Urteil des OLG Köln vom 28.01.2000

OLG Köln: verkehr, kennzeichnungskraft, zertifizierung, wortmarke, verwechslungsgefahr, unterscheidungskraft, beschreibende angabe, bildmarke, bestandteil, firma

Datum:

Gericht:

Spruchkörper:

Entscheidungsart:

Tenor:

Aktenzeichen:

Vorinstanz:

Oberlandesgericht Köln, 6 U 100/99

28.01.2000

Oberlandesgericht Köln

6. Zivilsenat

Urteil

6 U 100/99

Landgericht Köln, 84 O 70/98

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 29.04.1999 verkündete

Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O

70/98 - geändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des

Rechtsstreits tragen die Klägerinnen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerinnen dürfen die Zwangsvollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Höhe von 21.000,00 DM abwenden, wenn nicht

der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch

unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte Bürgschaft eines in der

Bundesrepublik Deutschland als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen

Kreditinstituts zu erbringen.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin zu 1), die Firma S. + Partner Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in E.,

befaßt sich mit der Zertifizierung von Qualitätssicherungs-/Qualitätsmanagementsystemen

und von Personal. Für diesen Bereich ist zu ihren Gunsten mit Priorität vom 25.05.1994 die

Wortmarke "EUROCERT" eingetragen. Die Klägerin zu 2), die Firma EUROCERT

Gesellschaft zur Zertifizierung von Personal und Qualitätsmanagementsystemen mbH,

wurde im August 1994 gegründet und ist seither unter ihrem Firmennamen "EUROCERT"

im geschäftlichen Verkehr tätig. Der Gegenstand des Unternehmens der Klägerin zu 2) ist

eine Dienstleistung, die darin besteht, Unternehmenspersonal, ggf. nach Beratung und

Schulung durch ein anderes Unternehmen, nach bestimmten DIN-Normen zu

bescheinigen, daß sie die Qualitätsanforderungen an ein Managementsystem erfüllen. Die

Klägerin zu 2) befaßt sich namentlich mit der Zertifizierung von Personal nach der

europäischen Norm EN 45013 und der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen

nach DIN ISO 9001 (EN 29001), DIN ISO 9002 (EN 29002) und DIN ISO 9003 (EN 29003).

Dabei benutzt sie nicht nur die Wortmarke 2 092 700 "EUROCERT", sondern auch die zu

Gunsten der Klägerin zu 1) für die Waren-/Dienstleistungen "Zertifizierung von

Qualitätsmanagement und Personal für Unternehmen gemäß EN 45012; Zertifizierung von

Personal gemäß EN 45013 (EN - Europäische Norm)" eingetragene Wort-/Bildmarke

"EUROCERT" mit der Nr. 2 068 500 (im folgenden: "EUROCERT im Sternenkranz"). Beide

Marken werde zur Verdeutlichung nachfolgend bildlich wiedergegeben:

Genügen die von den Klägerinnen geprüften Unternehmen bestimmten

Qualitätsanforderungen, stellt die Klägerin zu 2) dem Unternehmen und dem in ihm tätigen

Personal ein Zertifikat aus, aus dem ersichtlich ist, daß das Personal zum Beispiel die

Prüfung zum Erwerb des Zertifikats "Qualitätsmanagement-Beauftragter",

"Qualitätsmanagement-Fachkraft" oder "Qualitäts- management-Fachauditor" nach den

Zertifizierungsrichtlinien der Klägerin zu 2) bestanden hat. Das Unternehmen selbst erhält

ggf. ein Zertifikat der aus Blatt 89 d.A. ersichtlichen Art, mit dem ihm bescheinigt wird, daß

es ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und dieses anwendet. Muster solcher

von der Klägerin zu 2) vergebenen Zertifikate für ein Qualiätsmanagementsystem einerseits

und eine "Qualitätsmanagement-Beauftragte" andererseits, die allesamt die

Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und die Wort-/Bildmarke "EUROCERT im

Sternenkranz" tragen, werden nachfolgend zur Verdeutlichung bildlich in Schwarz/Weiß-

Kopie wiedergeben:

Soweit die Klägerin zu 2) die beiden Klagemarken bei der Zertifizierung von Personal und

der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen verwendet, ist sie aufgrund von

Nutzungsverträgen vom 16.08.1994 und 17.03.1995 Lizenznehmerin der Klägerin zu 1),

und zwar sowohl hinsichtlich der Wortmarke "EUROCERT" als auch hinsichtlich der Wort-

/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz". Die Klägerin zu 1) hat der Klägerin zu 2), die

die Bezeichnung "EUROCERT" seit Jahren nicht nur auf den von ihr erteilten Zertifikaten,

sondern auch in der Werbung, in Zeitschriften, im Internet und auch anläßlich des

Auftretens auf Veranstaltungen benutzt, ihre Zustimmung erteilt, die Rechte aus den zum

Gebrauch überlassenen Marken im eigenen Namen geltend zu machen.

Der Beklagte befaßt sich u.a. mit der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen und

Qualitätsmanagementsystemen sowie Entsorgungsfachbetrieben. Er tritt nach seinem

unbestrittenen Vortrag in der mündlichen Verhandlung vom 26.11.1999 im geschäftlichen

Verkehr seit Mai 1995 unter der Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." auf. Er ist Teil einer nach

seinem unstreitigen Vorbringen im Verkehr nur wenig bekannten Unternehmensgruppe, die

aus den Firmen Ö. C. GmbH, Ö. A. GmbH, Ö. E. GmbH, Ö. S. GmbH, Ö. A. GmbH und Ö.

EuroCert e.V. Zertifizierungsstelle besteht. Die Parteien streiten darüber, ob und inwieweit

der Beklagte die weitere Verwendung seines Namensbestandteils "EuroCert" zu

unterlassen und in die Löschung des Firmenbestandteils einzuwilligen hat. Außerdem

verlangen die Klägerinnen von dem Beklagten Auskunftserteilung und

Schadenersatzfeststellung. Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß im deutschsprachigen

Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) zahlreiche akkreditierte Zertifizierer für

Qualitätsmanagementsysteme tätig sind, die den Wortbestandteil "Zert" oder "Cert" in ihrem

Firmennamen verwenden. Zum Beispiel gibt es die "AdvoCert Zertifizierungsgesellschaft

für Rechtsanwälte mbH", die "BAYCERT Zertifizierungsgesellschaft", die "CERTQUA

GmbH", die "GlobalCert GmbH" oder z.B. die Zertifizierungsstelle des RWTÜV e.V., den

"TÜV Cert". Wegen der weiteren Einzelheiten der zahlreichen Gesellschaften pp., die die

Bestandteile "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen benutzen, wird auf die von den

Klägerinnen mit der Klageschrift vom 09.11.1998 als Anlage 1 zu den Akten gereichte Liste

der akkreditierten Zertifizierer sowie die aktualisierte Liste aus dem Internet verwiesen, die

die Klägerinnen als Anlage 12 zu ihrem erstinstanzlichen Schriftsatz vom 22.02.1999 zu

den Akten gereicht haben (Blatt 119 ff. d.A.).

Diesem Rechtsstreit vorausgegangen war eine zwischen den Parteien geführte

Korrespondenz, die im August 1995 begann und im Februar 1996 vorläufig endete, dann

aber ab Ende Mai 1998 erneut geführt wurde und sich bis Mitte September 1998 erstreckte.

Unter dem 14.08.1995 mahnte die Klägerin zu 2) den Beklagten wegen der von ihm

geführten Bezeichnung "EuroCert" unter Fristsetzung bis zum 20.09.1995 ab. Nach

Fristverlängerung antwortete der Beklagte unter dem 27.09.1995, äußerte u.a. Bedenken

hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit der Marken "EUROCERT" und "EUROCERT im

Sternenkranz" und drohte Löschungsantrag für den Fall an, dass eine einvernehmliche

außergerichtliche Klärung der Angelegenheit nicht herbeigeführt werden könne. Alsdann

schlug der Beklagte den Abschluss einer Koexistenzvereinbarung vor. Auf das nicht

vollständig bei den Akten befindliche Schreiben des damaligen Prozessbevollmächtigten

Rechtsanwalt M. der Klägerin zu 1) vom 21.12.1995 (Blatt 282 d.A.) antwortete der

Beklagte unter dem 26.01.1996 (Blatt 283 d.A.), das nunmehr vorliegende

Unterlassungsbegehren verstehe er in der Weise, dass es im wesentlichen um den

Firmenbestandteil "EURO" gehe und dass bei einer künftigen Firmierung "Ö.-... Cert e.V."

die Gefahr einer möglichen Verwechslung ausgeräumt sei. Alsdann bat der Beklagte um

Bestätigung, dass das Schreiben vom 21.12.1995 in dieser Hinsicht richtig interpretiert

worden sei. Dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996 sandte der

Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 1) seiner Mandantin am 29.01.1996 mit der Bitte

um Stellungnahme zu. Auf diesem Schreiben vom 29.01.1996 vermerkte die Klägerin zu 1)

unter dem 01.02.1996, sie sei mit dieser Regelung einverstanden. Daraufhin schrieb

Rechtsanwalt M. unter dem 06.02.1996 an die Prozessbevollmächtigten des Beklagten und

teilte diesen folgendes mit:

Betr.: Fa. EUROCERT GmbH ./. Ö. EuroCert e.V.

Bezug: Ihr Schreiben vom 26.1.96

Sehr geehrte Herren Kollegen,

auf Ihr o.a. Schreiben wird erwidert, daß meine Mandantin mit der von Ihnen

vorgeschlagenen Regelung einverstanden ist.

Insoweit bitte ich das entsprechende kurzfristig zu veranlassen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen"

Zwischen den Parteien ist streitig, ob dieses Schreiben vom 06.02.1996 den

Prozessbevollmächtigten des Beklagten zugegangen ist. Jedenfalls geschah in der

Folgezeit zunächst nichts, bis Patentanwalt Dr. M. der Klägerin zu 1) unter dem 25.05.1998

mitteilte, dass der Beklagte nach wie vor unter seinem Namen "Ö. EuroCert e.V." tätig sei

und aus der Abmahnung von Rechtsanwalt M. keinerlei Konsequenzen gezogen habe.

Daraufhin bat die Klägerin zu 1) Patentanwalt Dr. M. unter dem 03.06.1998, den Beklagten

abzumahnen. Die Abmahnung erfolgte noch am selben Tag. Sie wurde mit anwaltlichem

Schreiben des Beklagten vom 19.06.1998 zurückgewiesen. Schließlich erklärte der

Beklagte nach zwischenzeitlich erfolgter weiterer Korrespondenz mit Schreiben vom

11.09.1998 u.a., er sei bereit, die weitere Verwendung der Bezeichnung "EuroCert"

strafbewehrt zur Unterlassung zu erklären, allerdings erst mit Wirkung vom dem

01.09.2001. Dieses Angebot wies die Klägerin zu 1) wegen des beanspruchten

Weiterbenutzungszeitraums mit Schreiben vom 14.09.1998 als inakzeptabel zurück.

Die Klägerinnen haben die Auffassung vertreten, die Verwendung des Namensbestandteils

"EUROCERT" durch den Beklagten verletzte sie in ihren Firmen- und Markenrechten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des diesbezüglichen erstinstanzlichen Vorbringens der

Klägerinnen wird der Inhalt der Klageschrift vom 09.11.1998 sowie der Schriftsätze vom

28.01., 22.02. und 19.03.1999 (Blatt 1 ff., Blatt 58 ff., Blatt 68 ff. und Blatt 138 ff. d.A.) in

Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben beantragt,

##blob##nbsp;

I. den Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft,

oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit der

Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von

Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö. Eurocert e.V."

zu führen;

2. in die Löschung des Namens "Ö. EuroCert e.V." beim zuständigen Registergericht

einzuwilligen;

3. Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang seit dem 14. März 1995 er

Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen, insbesondere welche Umsätze er getätigt und

welche Werbemaßnahmen er veranlaßt hat, und zwar unter Darlegung der

Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach DM-Werten und Kalendermonaten.

II. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu

ersetzen, der diesen aus den in Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen seit dem 14. März

1995 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Der Beklagte hat beantragt,

##blob##nbsp;

die Klage abzuweisen.

Er hat die Auffassung vertreten, die Bezeichnung "EUROCERT" sei nicht schutzfähig, weil

sie aus zwei schutzunfähigen Begriffen gebildet sei, denen auch in ihrer Kombination eine

markenrechtliche Unterscheidungskraft nicht zukomme. Außerdem sei eine

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil in seinem - des Beklagten - Namen der

Bestandteil "EuroCert" einen rein beschreibenden Charakter habe, während der prägende

Namensbestandteil "Ö." sei. Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen

Sachvorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner Klageerwiderungsschrift vom

08.01.1999 und seines Schriftsatzes vom 09.03.1999 (Blatt 42 ff. und Blatt 131 ff. d.A.) in

Bezug genommen.

Durch das angefochtene Urteil, auf das wegen der Einzelheiten ebenfalls verwiesen wird

(Blatt 152 ff. d.A.), hat das Landgericht den Beklagten im wesentlichen den Klageanträgen

der Klägerinnen folgend zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und zur

Löschungsbewilligung verurteilt. Außerdem hat es die grundsätzliche

Schadenersatzverpflichtung des Beklagten festgestellt. Lediglich hinsichtlich des Umfangs

des geltend gemachten Auskunfts- und Schadenersatzfeststellungsanspruchs hat es die

Klage teilweise abgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im

wesentlichen ausgeführt, der Unterlassungsanspruch der Klägerinnen ergebe sich aus §§

4, 5, 14 Abs. 2 Nr. 1, 15 Abs. 2, 30 Abs. 3 Markengesetz, weil die Verwendung der

Bezeichnung "EUROCERT" in der Namensbezeichnung des Beklagten geeignet sei,

Verwechslungen mit der Marke der Klägerin zu 1) bzw. den von den Klägerinnen unter

dieser Marke angebotenen Dienstleistungen hervorzurufen oder den fälschlichen Eindruck

eines wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhangs zwischen dem Beklagten

und der Klägerin zu 2) zu erwecken. Der die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin zu 2)

prägende Firmenbestandteil "EUROCERT" besitze wenn auch nur schwache, so jedoch

originäre Unterscheidungskraft. Die für den Unterlassungsanspruch notwendige

Verwechslungsgefahr sei auch unter Berücksichtigung des Umstandes gegeben, daß der

Beklagte die Bezeichnung "EuroCert" nur in Verbindung mit "Ö." verwende.

Gegen das ihm am 27.05.1999 zugestellte Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des LG

Köln vom 29.04.1999 hat der Beklagte am Montag, dem 28.06.1999, Berufung eingelegt

und diese nach zweifacher Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum

06.09.1999 mit einem an diesem Tag bei Gericht eingegangenen Schriftsatz begründet.

Der Beklagte wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen zur Schutzfähigkeit

und zum Schutzumfang der Marken der Klägerin zu 1) und des Firmennamens der Klägerin

zu 2) und verweist darauf, er habe zwischenzeitlich unstreitig beim Deutschen Patent- und

Markenamt unter der Nr. 396.09.968 die Eintragung der Wortmarke "EUROCERT" für die

Dienstleistungen "Technische Beratung, Erstellung von technischen Gutachten" erreicht

(vgl. Blatt 221/22 d.A.). Die Marke "EUROCERT" sei unstreitig am 23.12.1988 von den P.-

Werken AG in Aarbergen für verschiedene Waren und u.a. die genannten Dienstleistungen

angemeldet und am 15.05.1990 unter der Nr. 1.157.050 in das Markenregister eingetragen

worden. Bereits 1995 - so behauptet der Beklagte unter Vorlage eines auf November 1995

datierten Vertrages (Blatt 299 d.A.) - habe sich die Firma P.-Werke AG ihm gegenüber

verpflichtet, die Nutzung der Bezeichnung "EUROCERT" durch ihn zu dulden, im

Dezember 1998 habe man sich darauf geeinigt, die Marke zu teilen und den die

Dienstleistungen betreffenden Teil auf ihn - den Beklagten - zu übertragen. Die Firma P.-

Werke AG habe die Marke "EUROCERT" sowohl für die geschützten Waren als auch für

die geschützten Dienstleistungen bis Dezember 1998 umfangreich benutzt. Wenngleich er

- der Beklagte - nicht die Absicht habe, gegen die Klägerinnen aus dieser Marke

hinsichtlich der Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und der zu Gunsten der Klägerin zu

1) eingetragenen Marken vorzugehen, könne - so meint der Beklagte - die Klage keinen

Erfolg mehr haben, weil ihm wegen des Markenerwerbs von der Firma P.-Werke AG die

älteren Rechte zustünden. Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen

Vorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner Berufungsschrift vom 06.09.1999 (Blatt

302 ff. d.A.) in Bezug genommen.

Der Beklagte beantragt,

##blob##nbsp;

das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln vom 29.04.1999 - 84

0 70/98 - zu ändern und die Klage abzuweisen,

##blob##nbsp;

hilfsweise für den Fall des Unterliegens,

##blob##nbsp;

das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären und ihm ggf. eine angemessene

Aufbrauchfrist zu gewähren.

Die Klägerinnen beantragen,

##blob##nbsp;

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Beklagte mit dem Klageantrag

zu 1. verurteilt werden soll,

es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder

Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr bei der

Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von

Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö. EuroCert e.V." zu

führen.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Beklagte sei ihnen gegenüber bereits aufgrund

der in den Jahren 1995 und 1996 geführten Korrespondenz aus Vertrag verpflichtet, die

weitere Verwendung der Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." zu unterlassen. Jedenfalls

bedeute die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT" durch den Beklagten, dessen

weiterer Firmenbestandteil vom Verkehr buchstabiert und nicht als Wort gelesen werde,

eine Marken- und Firmenrechtsverletzung, die hinzunehmen sie nicht verpflichtet seien.

Außerdem bestreiten die Klägerinnen die rechtserhaltende Benutzung der Marke

"EUROCERT" durch die Firma P.-Werke AG hinsichtlich der Dienstleistungen auf dem

Sektor "Technische Beratung, Technische Gutachten", und sind der Auffassung, die von

dem Beklagten erworbene Marke sei bereits im Dezember 1998 löschungsreif gewesen. Im

übrigen erweise sich das Verhalten des Beklagten als unlauterer Behinderungswettbewerb

im Sinne der "NEUTREX-" und "Analgin"- Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Der

Beklagte müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, die Marke zweckfremd als Mittel des

Wettbewerbskampfes einzusetzen. Etwaige Gegenansprüche des Beklagten aus der

erworbenen Marke seien überdies verwirkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den in der

mündlichen Verhandlung vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten

Schriftsätze nebst sämtlichen Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die nachgelassenen

Schriftsätze der Parteien vom 03.12.1999 (Blatt 331 f. d.A.) und 13.12.1999 (Blatt 329 ff.

d.A.) haben vorgelegen, ebenso der Schriftsatz des Beklagten vom 16.12.1999 (Blatt 534 f.

d.A.).

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Berufung des Beklagten hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Änderung

des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage. Der erhobene

Unterlassungsanspruch wie auch die geltend gemachten Folgeansprüche einschließlich

des Löschungsanspruchs stehen den Klägerinnen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt

zu.

Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch aus §§ 305, 241 BGB stünde den Klägerinnen

selbst dann nicht zu, wenn sie in der Lage wären, für ihre Behauptung, die

Prozessbevollmächtigten des Beklagten hätten ihr Schreiben vom 06.02.1996 erhalten,

geeigneten Beweis anzutreten und diesen Beweis alsdann zu führen. Denn auch dann,

wenn in tatsächlicher Hinsicht von einem Zugang des Schreibens vom 06.02.1996

ausgegangen werden könnte, wäre zwischen den Parteien ein

Unterlassungsverpflichtungsvertrag schon deshalb nicht wirksam zustandegekommen, weil

der Inhalt des Schreibens des Beklagten vom 26.01.1996 kein entsprechendes Angebot

beinhaltet. In diesem Schreiben wird den Klägerinnen nämlich nicht etwa angetragen, die

weitere Verwendung der Namensbezeichnung "Ö. EuroCert e.V." (strafbewehrt) zu

unterlassen. Das Schreiben vom 26.01.1996 beinhaltet vielmehr lediglich die Anfrage, ob

die Klägerinnen die Verwechslungsgefahr als ausgeräumt ansähen, wenn der Beklagte die

weitere Verwendung des seiner Ansicht nach freihaltebedürftigen Firmenbestandteils

"Euro" unterlasse. Dass die Klägerinnen dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996

selbst nicht als den Beklagten bindendes Angebot, sondern lediglich als Anfrage

verstanden haben, deren Beantwortung in bestimmter Weise den künftigen Abschluss

eines Unterlassungsverpflichtungsvertrages und gleichzeitiger Freizeichnung des

Firmennamens "Ö. ... Cert e.V." ermöglichen könnte, folgt aus dem Inhalt ihres Schreibens

vom 06.02.1996. Denn dort heißt es nach dem Hinweis, man sei mit der vorgeschlagenen

Regelung einverstanden, ausdrücklich, man bitte, "das entsprechende kurzfristig zu

veranlassen". Daraus folgt, dass auch die Klägerinnen seinerzeit nicht davon ausgingen,

ein den Beklagten bindendes Vertragsangebot in Händen zu halten.

Kann demnach von einer vertraglichen Unterlassungsverpflichtung des Beklagten keine

Rede sein, ergibt sich der Unterlassungsanspruch der Klägerinnen auch nicht aus Marken-

und/oder Firmenrecht.

Was einen möglichen Unterlassungsanspruch der Klägerinnen aus § 14 Abs. 5 in

Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr. 1 MarkenG angeht, kann die

Wort/-Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" bei der Prüfung der tatbestandlichen

Voraussetzungen der §§ 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr. 1

MarkenG außer Betracht bleiben, weil der Beklagte unstreitig nur den Wortbestandteil

"EUROCERT" in bestimmter Schreibweise verwendet und eine markenrechtswidrige

Verletzung der Wort/-Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" ersichtlich nicht in Betracht

kommt, wenn der Beklagte durch die Führung seines Namens schon die Rechte der

Klägerinnen aus der Wortmarke "EUROCERT" nicht verletzt. Genau das ist aber der Fall.

Nach § 14 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG

dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. Dritten ist es bei anderweitiger

Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5 MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches

Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,

für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder ein Zeichen zu benutzen,

wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität

oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder

Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich

der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (§ 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Da mangels Markenidentität nur ein Verstoß des Beklagten gegen §

14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt, kommt es entscheidend auf die Frage der

Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach allgemeiner Meinung eine reine

Rechtsfrage ist (siehe statt vieler nur BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin" m.w.N.).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. etwa: GRUR 1986, 775, 776

"Sali Toft" oder BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY") ist zur Beurteilung der

zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Bezeichnungen auf

den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen. An diesem das

Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz hat sich auch durch die Umsetzung der

Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts

geändert. Das hat der Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen (vgl. BGH a.a.O., "Sali

Toft" und "JOY" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; BGH GRUR

1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep"; BGH

GRUR 1996, 406 - "JUWEL"). Dieser in das Markenrecht übernommene Grundsatz, der

besagt, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen (Adäquates gilt, was mit Blick auf den

erhobenen firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits an dieser Stelle festgehalten

werden kann, für sich gegenüberstehende Firmenbezeichnungen) nur in ihrer Gesamtheit

betrachtet werden dürfen, gilt auch dann, wenn das ältere Zeichen sich in einem jüngeren

zusammengesetzten Zeichen (oder einer entsprechenden Firmenbezeichnung) identisch

wiederfindet (BGH, a.a.O., "JOY", "Blendax Pep" und "JUWEL"). Er schließt die Erkenntnis

ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen

prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann und daß deshalb bei einer

Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die

Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep").

Auf der Basis dieser Kriterien teilt der Senat die Auffassung des Landgerichts, dass der

Wortmarke "EUROCERT" von Haus aus eine gewisse Unterscheidungskraft zukommt,

dass diese jedoch gering ist. Die Kennzeichnungskraft des Begriffs "EUROCERT" ist als

gering einzustufen, weil nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Begriffen,

die sich erkennbar aus beschreibenden Elementen ableiten, regelmäßig nur eine

geringfügige Unterscheidungskraft beigemessen werden kann (BGH GRUR 1985, 808, 810

"P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). Die aus den Worten

"EURO" und "CERT" zusammengesetzte Wortmarke der Klägerin zu 1) beinhaltet zwar

keine glatt beschreibende Angabe in dem Sinne, dass jedermann der zusammengesetzten

Bezeichnung nur einen einzigen Wortsinn geben würde. Es kann jedoch nicht

unberücksichtigt bleiben, dass sich die Parteien und namentlich auch die Klägerin zu 1) in

einem ganz bestimmten Marktsegment bewegen, indem sie nämlich spezielle

Dienstleistungen anbieten, hier die Zertifizierung von Personal- und Qualitätsmanagement-

Systemen, wobei der Europabezug dieser Tätigkeit auf der Hand liegt und im übrigen von

keiner Partei in Abrede gestellt wird. Der von zahlreichen Wettbewerbern der Parteien

verwendete Zeichenbestandteil "Cert" wird vom angesprochenen Verkehr als bloßer

Hinweis auf die angebotenen Dienstleistungen der Zertifizierer und damit auch der

Klägerinnen verstanden. Dem Wortbestandteil "Euro" kommt eine Unterscheidungskraft

nicht zu. Andererseits handelt es sich bei den Wortbestandteilen der Marke "EUROCERT"

jeweils um abgekürzte Worte, die - würde man sie isoliert verwenden - für sich genommen

keinen eindeutigen Sinn ergäben. Wenn auch die Wortbestandteile "Euro" oder "Europa"

auf der einen Seite und auch das abgekürzte, der englischen Sprache entlehnte Wort "cert"

demnach jeweils für sich genommen nicht schutzfähig sein könnten, ist in der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedoch anerkannt, dass auch selbständig nicht

schutzfähige Bestandteile unter bestimmten Voraussetzungen durchaus geeignet sein

können, zur Prägung eines Gesamteindrucks beizutragen (BGH GRUR 1995, 808, 810 -

"P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung und der Literatur).

Ungeachtet der beschreibenden Anklänge des Begriffs "EUROCERT" als Hinweis auf

einen "EURO-Zertifizierer", eine "europäische Zertifizierung", eine "europaweite

Zertifizierung" oder auch eine "Zertifizierung nach europäischen Normen" kann deshalb der

Wortmarke "EUROCERT" zwar keine besonders hohe oder auch nur normale originäre

Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Andererseits ist sie trotz der beschreibenden

Anklänge aber nicht so gering, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen

werden könnte und sie deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht hätte in das

Markenregister eingetragen werden dürfen.

Ist deshalb davon auszugehen, dass der Wortmarke "EUROCERT" und auch - was schon

an dieser Stelle festgehalten werden kann - der Firmenbezeichnung "EUROCERT" der

Klägerin zu 2) eine gewisse Unterscheidungskraft zukommt, die aber wegen ihrer

beschreibenden Anklänge als gering zu bezeichnen ist, kann in tatsächlicher Hinsicht nicht

davon ausgegangen werden, dass der geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Marke

"EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit eine maßgebliche Stärkung erfahren haben

könnte. Zwar ist anerkannt, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke u.a. durch die

tatsächlichen Gegebenheiten im Markt dadurch eine Stärkung erfahren haben kann, dass

die Marke im Verkehr eine gewisse Bekanntheit erlangt. So, wie ein über eine

ursprüngliche, allerdings nur schwache Unterscheidungskraft verfügender

Firmenbestandteil durch seiner Bekanntheit in der Branche eine gestärkte

Kennzeichnungskraft erlangen kann (BGH GRUR 1997, 468, 469 "NetCom"), kann es auch

für die Unterscheidungskraft einer schwach kennzeichnenden Marke von Bedeutung sein,

ob und inwieweit die Marke in der Branche bekannt ist. Im Streitfall kann jedoch von einer

maßgeblichen Stärkung des geringen Grads der Kennzeichnungskraft der Marke

"EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit im vorbezeichneten Sinne nicht ausgegangen

werden. Abgesehen davon, dass sich die Klägerinnen nicht ausdrücklich darauf berufen

haben, die Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" einerseits und der

Firmenbezeichnung "EUROCERT" anderseits sei durch tatsächliche Gegebenheiten im

Markt nachhaltig gestärkt worden, haben die Klägerinnen zwar eine Reihe von

Zeitungsberichten und auch weitere Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass die

Klägerinnen, namentlich die Klägerin zu 2), im Markt durchaus geschäftliche Aktivitäten

entwickelt hat. Tatsachen, die Rückschlüsse auf eine Bekanntheit der Firmen- und

Markenbezeichnung "EUROCERT" im Zertifizierungswesen zuließen und die den

Rückschluss erlaubten, der nur geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung

"EUROCERT" habe eine maßgebliche Stärkung erfahren, sind jedoch nicht schlüssig

vorgetragen. Über erzielte Umsätze und die Marktbedeutung der Klägerin zu 2), aber auch

die der Markeninhaberin, der Klägerin zu 1), ist entsprechendes Tatsachenmaterial nicht

vorgetragen worden. Deshalb kommt es im übrigen für die Frage der Stärkung der

Kennzeichnungskraft durch Bekanntheit im Verkehr nicht entscheidend darauf an, dass die

Klägerinnen ihre Dienstleistungen unter der (Firmen-) Bezeichnung "EUROCERT" erst seit

wenigen Monate angeboten hatten, als sich die nach ihrer Auffassung

verwechslungsfähigen Bezeichnungen erstmals im Verkehr begegneten.

Die hiernach nur mit geringer Kennzeichnungskraft versehene Wortmarke "EUROCERT"

und die Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." stehen sich entgegen der Auffassung des

Landgerichts nicht verwechslungsfähig gegenüber. Dabei ist nochmals hervorzuheben,

dass die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen nach ständiger Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY", GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax

Pep" und BGH GRUR 1996, 406 "JUWEL") in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen,

so dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unzulässig ist, der Wortmarke

"EUROCERT" lediglich den Namensbestandteil "EuroCert" gegenüberzustellen. Die

Verwechslungsgefahr beurteilt sich folglich danach, ob die Wortmarke "EUROCERT" auf

der einen Seite und die Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." auf der anderen Seite miteinander

verwechslungsfähig sind. Dabei besteht die Besonderheit, dass es sich bei der

Bezeichnung "Ö.", den der Verkehr entgegen der Darstellung der Klägerinnen nicht nur

buchstabiert, sondern als zusammenhängendes Wort liest, um den Namen der

Firmengruppe handelt, zu der der Beklagte gehört. Das ist von Bedeutung, weil in der

Rechtsprechung zwar anerkannt ist, dass der Inhaber einer älteren eingetragenen

Wortmarke grundsätzlich davor geschützt werden können muss, dass sich ein anderer das

Markenwort durch bloße Voranstellung seines Firmennamens in sonst identischer Form

aneignet (vgl. z.B.: BPatG, GRUR 1996, 889, 890 "M.LIP marina"). Grundsätzlich ist dabei

zu berücksichtigen, dass der Firmenname im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund

tritt (BGH GRUR 1970, 314 "Gentry"). Der Bundesgerichtshof hat nicht nur in der genannten

Entscheidung, sondern in ständiger Rechtsprechung die Auffassung vertreten, dass einem

Zeichenbestandteil schon deshalb eine den Gesamteindruck prägende Kraft zukommen

kann, weil der andere Bestandteil in der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als

Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Als Beispiel für Fälle solcher Art hat

der Bundesgerichtshof insbesondere den Fall angeführt, dass in der Marke ein vom

Verkehr erkennbarer Name oder Firmenbestandteil verwendet wird. In einem solchen Fall

tritt die bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der

Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern

seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet

(vgl. nur BGH GRUR 1996, 404, 405 "Blendax Pep" mit zahlreichen weiteren Nachweisen).

Andererseits hat der Bundesgerichtshof aber auch betont, dass es verfehlt wäre, von einem

Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine

prägende Kraft für das Gesamtzeichen stets abzusprechen sei. Vielmehr muss es der

Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten bleiben, ob in der Sicht des Verkehrs die

Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist dem

Umstand Rechnung zu tragen, dass die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der

Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, insbesondere neben einem nur schwach

kennzeichnenden Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen kann, die

Herstellerangabe werde als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das

Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt (vgl. u.a. BGH a.a.O., "Blendax Pep", S. 405 am

Ende sowie BGH GRUR 1996, 406, 407 "JUWEL"). Insoweit kommt es maßgeblich darauf

an, welche besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche

Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor üblich sind. Namentlich

ist die Beurteilung, wie die Bedeutung der Herstellerangabe in einem Zeichen für den

Gesamteindruck des Zeichens zu werten ist, davon abhängig, ob die Herstellerangabe als

solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht. Grundsätzlich liegt nämlich nur bei der

Verwendung von Namen bekannter Produktionsunternehmen für den Verkehr die

Annahme nahe, das Unternehmen verwende die bekannte Herstellerangabe zusammen

mit zahlreichen produktbezogenen Sortennamen, weshalb dem anderen, neben dem

Unternehmensnamen verwendeten Zeichenbestandteil eine das Gesamtzeichen prägende,

ein bestimmtes Produkt des Unternehmens kennzeichnende Bedeutung zukomme (BGH

GRUR 1996, 404, 407 - "Blendax Pep"). Im Einzelfall kann bei der Verwendung des

Namens des Herstellers oder eines Firmenbestandteils im Warenzeichen/der Marke eine

Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht in dem

Unternehmensnamen bestehenden Bestandteil angenommen werden, weil - wie gesagt -

der Verkehr die Waren oft nicht nach dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern

seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet

(BGH, a.a.O., "Blendax Pep" und "JUWEL").

Für den Streitfall bedeuten diese Grundsätze: Der Beklagte hat bereits in erster Instanz,

und zwar auf Seite 4 seiner Klageerwiderung vom 08.01.1999 (Blatt 45 d.A.), von den

Klägerinnen unbestritten vorgetragen, die Bezeichnung "Ö." sei das Kennzeichen einer

gesamten Unternehmensgruppe, die Bezeichnung "Ö." sei im Verkehr nicht bekannt. Die

Klägerinnen haben das nicht in Abrede gestellt. Auch ihr Vortrag in ihrem nachgelassenen

Schriftsatz vom 14.12.1999, dort Seite 4 (Blatt 343 d.A.) stellt das nicht in Abrede, wenn dort

von einer "derzeit noch begrenzte(n) Bekanntheit" des Firmengruppenhinweises die Rede

ist. Die mangelnde Bekanntheit des Begriffs "Ö." beim angesprochenen Verkehr ist im

Streitfall insoweit von entscheidender Bedeutung, als der Bundesgerichtshof in seinen

vorgenannten Entscheidungen zwar immer wieder betont hat, im Einzelfall könne bei der

Verwendung des Namens des Herstellers oder eines Firmenbestandteils in einem

Gesamtzeichen eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht mit

dem Firmennamen übereinstimmenden Bestandteil angenommen werden, im Streitfall aber

wiederum Besonderheiten vorliegen, die die Annahme verbieten, der verbleibende Teil

"EuroCert" präge den Gesamteindruck. Hier ist nach Auffassung des Senats dem Umstand

maßgebliche Bedeutung beizumessen, dass Angaben mit deutlich erkennbaren

dienstleistungsbeschreibenden Bezügen wie hier "EuroCert" nur eine geringe

Kennzeichnungskraft haben und dass ihnen damit nur ein geringer Einfluss auf den

Gesamteindruck zukommen kann, der sich aus den beiden Bestandteilen "Ö." einerseits

und "EuroCert" andererseits ergibt. Da die Kennzeichnungskraft des Namensbestandteils

"EUROCERT" des Beklagten ebenso wie die Wortmarke der Klägerin zu 1) und die

Firmembezeichnung der Klägerin zu 2) nur als gering einzustufen ist, kann im Streitfall

anders als bei dem Lebenssachverhalt, der der Entscheidung "Blendax Pep" des

Bundesgerichtshofs zugrundegelegen hat, nicht davon ausgegangen werden, dass dem

weiteren Bezeichnungsbestandteil "Ö." als "Herstellerangabe" oder als Bezeichnung der

Dienstleistungsunternehmensgruppe eine mitprägende Bedeutung für den Gesamteindruck

von vornherein abzusprechen ist. In dieser Beurteilung sieht sich der Senat durch die

Entscheidung "IONOFIL" des Bundesgerichtshofs vom 10.07.1997 (GRUR 1997, 897 ff.)

bestätigt. Dort hat der Bundesgerichtshof nämlich in einem Fall, in dem das Wortzeichen

"IONOFIL" mit dem älteren Zeichen "VOCO Ionofil" kollidierte, zunächst den Grundsatz

betont, dass nach seiner ständigen Rechtsprechung eine bloße Herstellerangabe als

Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt, weil der

Verkehr die Waren, sofern es sich nicht um den Warenbereich der Bekleidung handelt,

meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit

auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Dann aber hat der

Bundesgerichtshof weiter ausgeführt, die Zeichen stünden sich verwechslungsfähig

gegenüber, weil "VOCO" eine Herstellerangabe sei, dass diese Herstellerangabe zwar

grundsätzlich als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen

prägenden Art eingesetzt werden könne, dass es im zu entscheidenden Fall jedoch anders

sei, weil der weitere Zeichenbestandteil "Ionofil" nicht nur eine schwach, sondern eine

normal kennzeichnungskräftige Wirkung habe. In diesem Punkt unterscheidet sich der

Streitfall namentlich von der Entscheidung "Ionofil" und der Entscheidung des

Bundespatentgerichts "M.LIP marina" (GRUR 1996, 889 ff.), auf die sich die Klägerinnen

zur Stützung ihrer Rechtsauffassung berufen haben.

Besteht demnach zwischen der Wortmarke "EUROCERT" und der Firmenkennzeichnung

des Beklagten entgegen der Auffassung der Klägerinnen und auch des Landgerichts keine

Verwechslungsgefahr, ist damit zugleich gesagt, dass die Klage auch nicht etwa deshalb

Erfolg haben kann, weil die Klägerin zu 1) Inhaber der Wort-Bildmarke "EUROCERT im

Sternenkranz" ist. Zwar entspricht es bezogen auf die Kennzeichnungskraft des

Wortbestandteils einer Wort-Bildmarke der vorliegenden Art der ständigen Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs, dass sich der Verkehr eher an dem Wort- als an dem

Bildbestandteil eines solchen kombinierten Wort-Bildzeichens zu orientieren pflegt (vgl.

nur: BGH GRUR 1996, 267, 269 "Aqua" mit weiteren Nachweisen). Soweit damit

entscheidend auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Marke "EUROCERT

im Sternenkranz" abzustellen ist, kann diese Kennzeichnungskraft im Streitfall aber nicht

weitergehen als die Kennzeichnungskraft der Wortmarke "EUROCERT".

Stehen die Unterlassungs- und die Folgeansprüche der Klägerin zu 1) deshalb aus

Markenrecht nicht zu, ohne dass es darauf ankäme, ob der Beklagte möglicherweise jetzt

über eine prioritätsältere Marke verfügt, aus der er ohne Verstoß gegen § 1 UWG ältere

Rechte herleiten könnte, folgt aus dem Gesagten zugleich, dass die Klägerin zu 2) den

geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg auf Firmenrecht stützen und

aus § 15 Abs. 4 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG herleiten kann. Denn auch hier gilt

das zu den beiden Marken der Klägerin zu 1) Gesagte entsprechend: Wenngleich der

Firmenbezeichnung "EUROCERT" eine gewisse, nicht durch Verkehrsbekanntheit

gestärkte Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, scheitert der firmenrechtliche

Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 2) an der gleich zu beurteilenden und damit

ebenfalls nicht gegebenen Verwechslungsgefahr.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige

Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Die gem. § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer der Klägerinnen übersteigt

60.000,00 DM.