Urteil des OLG Köln, Az. 6 U 62/09

OLG Köln (joint venture, zeichen, marke, verkehr, verwendung, lizenzvertrag, benutzung, konzern, lizenzgeber, vereinbarung)
Oberlandesgericht Köln, 6 U 62/09
Datum:
20.11.2009
Gericht:
Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper:
6. Zivilsenat
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
6 U 62/09
Vorinstanz:
Landgericht Köln, 31 O 577/07
Tenor:
1.) Die Berufung der Klägerin gegen das am 12. März 2009 verkündete
Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 577/07 - wird
zurückgewiesen.
2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann jedoch die
Voll-streckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des
aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die
Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages leistet.
4.) Die Revision wird nicht zugelassen.
G R Ü N D E :
1
I.
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Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke "P", die sie am 30.11.2006
angemeldet hat und die am 7.5.2007 eingetragen worden ist. Die Marke ist u.a. für
Maschinen für die Metallbearbeitung, Werkzeugmaschinen und Teile davon (Klasse 7)
geschützt. Aus dieser Marke geht sie gegen die Beklagte vor, die das Zeichen "P" zur
Kennzeichnung ihrer Maschinen im Bereich der Kegelradtechnik verwendet.
Kegelradmaschinen dienen der Herstellung von Kegelrädern, die in Kegelradgetrieben
die Drehbewegung zwischen sich schneidenden oder sich kreuzenden Achsen
übertragen; Kegelradgetriebe werden u.a. in Kraftfahrzeugen mit Hinterradantrieb und in
Helikoptern eingesetzt.
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Die Rechtsvorgängerin der Beklagten, das Unternehmen L Söhne aus Remscheid,
vereinbarte am 27.3.1991 mit der Werkzeugmaschinen P-C AG, einer 100-prozentigen
Tochter der damals als P-C Holding AG firmierenden Klägerin, ein Joint-Venture, das
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zur gemeinsamen Gründung der P H AG (im Folgenden: OGT) führte. In diese brachte
die Werkzeugmaschinen P-C AG den gesamten Geschäftsbetrieb ihres
Geschäftsbereichs "Maschinen" ein, einschließlich des alleinigen und
uneingeschränkten Rechts zur Herstellung, zum Anbieten und zum Vertrieb national wie
international des P-Verzahnungssystems sowie der P-Maag Schleifmaschinen (Art. 4.2).
In der Joint-Venture-Vereinbarung war bereits vorgesehen, dass die
Werkzeugmaschinen P-C AG ihre Anteile an der OGT zum 31.12.2003 an die
Rechtsvorgängerin der Beklagten übertragen würde (Art. 13). Zur Benutzung von
Zeichen ist in der Joint-Venture-Vereinbarung geregelt:
4.5 Alle Immaterialgüterrechte, über die der Geschäftsbereich "Maschinen" frei
verfügen kann, werden zusammen mit der Sacheinlage bzw. Sachübernahme an
OGT übertragen.
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6
4.8 … Soweit P und andere Gesellschaften der P-C Gruppe nicht durch Gesetz
oder die vertraglichen Verpflichtungen gemäß ANHANG K eingeschränkt sind,
erlaubt P folgendes:
7
a) …
8
b) Die Benützung durch OGT des Warenzeichens "P" und des Warenzeichens
"P/Lauf".
9
c) Den Gebrauch der Firmabezeichnung "P H AG".
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Am 30.4.1991 schlossen die Werkzeugmaschinen P-C AG und die OGT in Gründung
einen Lizenzvertrag, in dem die Werkzeugmaschinen P-C AG an die OGT zahlreiche
Marken, die jeweils nicht den Wortbestandteil "P" enthielten, übertrug sowie eine Lizenz
einräumte zur Benutzung mehrerer Wortmarken mit dem Bestandteil "P" sowie einer
Wort-/Bildmarke, die aus dem Wortbestandteil "P" und der Darstellung eines
Gewehrlaufs besteht. In dem Lizenzvertrag ist bestimmt, dass OGT die ausschließliche
Befugnis zur unentgeltlichen Benutzung der Marken erhielt (Art. 1.2) und diese Marken
nur in der Form, in der sie lizensiert werden, benutzen durfte (Art. 3.1). Der Lizenzvertrag
war bis zum 30.4.2001 befristet, OGT erhielt aber Verlängerungsoptionen für jeweils fünf
Jahre.
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OGT nahm gemeinsam mit der Beklagten die Geschäftstätigkeit auf und verwendete
anfangs die lizensierten Marken in der in dem Vertrag genannten Form. Ab Mitte der
1990-er Jahre begann OGT damit, die Bezeichnung der Maschinen zu variieren.
Zunächst fügte sie dem Wortbestandteil "P" eine Buchstaben-Zahlen-Kombination (z.B.
"P C 28"). Jedenfalls ab ungefähr 2004 verwendete die Beklagte das Zeichen "P" auch
in Alleinstellung, d.h. ohne Zusatz von Buchstaben/Zahlen oder der Darstellung eines
Gewehrlaufs. Die Einzelheiten der früheren Verwendung der Zeichen durch die
Beklagte sind streitig. Derzeit nutzt die Beklagte das Zeichen "P" in Prospekten und
ihrem Internetauftritt zur Kennzeichnung ihrer Maschinen, teilweise unter Hinzufügung
von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.
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Die Werkzeugmaschinen P-C AG wurde 1999, nachdem sie zwischenzeitlich in P D
umfirmiert hatte, von der P-C Holding AG an die S AG verkauft. Die P-C Holding AG
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firmierte im Jahr 2000 in V Holding AG um, seit Mai 2006 führt sie wieder den
Bestandteil "P" in ihrer Firma.
Im Jahr 2001 übte die OGT die Verlängerungsoption des Lizenzvertrages für den
Zeitraum 2001 bis 2006 gegenüber der P D AG fristgemäß aus. 2004 firmierte die OGT
in L AG um. Diese übte im Jahr 2005 die Verlängerungsoption für die Jahre 2006 bis
2011 aus. Anfang 2007 teilte die L AG der P D AG mit, sie benutze die lizensierten
Marken nicht mehr. Daraufhin beendeten die P D AG und die L AG den Lizenzvertrag
einvernehmlich. Auf die Ankündigung der L AG, sie werde das Kennzeichen "P" als
Wortmarke weiterverwenden, teilte die D AG mit, dieses Zeichen sei nicht Bestandteil
des Lizenzvertrages und die Verwendung dieses Zeichens liege daher im von der P D
AG unabhängigen Entscheidungsbereich der L AG.
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Mit der Klage begehrt die Klägerin von der Beklagten die Unterlassung des Zeichens
"P" für Kegelradmaschinen, die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
sowie Auskunft über die Verwendung des Zeichens durch die Beklagte. Das
Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihre
Anträge in vollem Umfang weiter. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil, einen
zunächst angekündigten Eventual-Widerklageantrag hat die Beklagte nicht
weiterverfolgt.
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Im Übrigen wird wegen des Sachverhalts gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf den
Tatbestand des angefochtenen Urteils und die Schriftsätze der Parteien Bezug
genommen.
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II.
17
Die Berufung hat keinen Erfolg.
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1. Ein vertraglicher Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung des
Zeichens "P" in Alleinstellung steht der Klägerin nicht zu, möglicherweise aber der P D
AG.
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a) Die Beklagte war nach dem Lizenzvertrag vom 30. April 1991 und der Joint-Venture-
Vereinbarung vom 27. März 1991 verpflichtet, das Zeichen "P" nicht in Alleinstellung zu
benutzen. Die insofern erforderliche Auslegung der Verträge zwischen der
Rechtsvorgängerin der Beklagten und der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG richtet
sich nach schweizerischem Recht. Es ist aber von den Parteien nicht vorgetragen oder
sonst ersichtlich, dass insofern andere Grundsätze anzuwenden wären als nach
deutschem Recht.
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Aus Art. 4.5 der Joint-Venture-Vereinbarung ergibt sich nicht das Recht der Beklagten,
das Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Diese Regelung betrifft die Übertragung
der Immaterialgüterrechte, über die der Geschäftsbereich "Maschinen" der
Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG, frei verfügen konnte. Hierzu gehörte nicht das von
dem gesamten "P-C"-Konzern verwendete Zeichen "P". Dem entspricht es, dass die
Präambel des Lizenzvertrags vom 30. April 1991 auf Art. 4.5 der Joint-Venture-
Vereinbarung verweist und dann die Erklärung enthält, die im Annex zu dem
Lizenzvertrag ohne die Bezeichnung "P" aufgeführten Marken würden an OGT verkauft.
Dies muss als Vollziehung des Art. 4.5 der Joint-Venture-Vereinbarung verstanden
werden. Dagegen ist über die die Bezeichnung "P" enthaltenden Marken der
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Lizenzvertrag geschlossen worden. Diese Marken sollten also nicht übertragen werden,
sondern durften von OGT nur in Lizenz verwendet werden.
b) Damit stellt sich der Lizenzvertrag – wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird –
als Umsetzung der Erlaubnis in Art. 4.8 lit. b) der Joint-Venture-Vereinbarung dar, nach
der die Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG der OGT die Benützung des Warenzeichens
"P" und des Warenzeichens "P/Lauf" gestattete. Bereits daraus folgt, dass OGT nur zur
Benutzung der Marken, die Gegenstand des Lizenzvertrages waren, also ausschließlich
eingetragener Marken, berechtigt sein sollte. Rechte an einer Benutzungsmarke "P" in
Alleinstellung hat OGT aber auch deshalb nicht erworben, weil nicht davon auszugehen
ist, dass die Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG zu den Zeitpunkten der
Vertragsabschlüsse eine solche innegehabt hätte. Insofern kann es dahinstehen, ob
nach schweizerischem Recht solche Rechte allein durch Benützung eines Zeichens
überhaupt entstehen konnten. Denn es ist nicht vorgetragen, dass die
Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG oder ein sonstiges Unternehmen der Firmengruppe
der Rechtsvorgängerin der Klägerin die Marke "P" in Alleinstellung benutzt hätten –
schon gar nicht in nennenswertem Ausmaß –.
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Die Berechtigung der OGT zur Benutzung der lizensierten Marken schloss die
Verpflichtung ein, die Marken ausschließlich in der Form zu benutzen, in der sie
lizensiert wurden, Art. 3.1 des Lizenzvertrages. Die OGT war daher nicht berechtigt, das
Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Die sich daraus etwa ergebenden
vertraglichen Ansprüche, die nunmehr gegen die Rechtsnachfolgerin der OGT, also die
Konzernmutter der Beklagten, gerichtet sind, stehen jedoch nicht der Klägerin zu, denn
diese ist nicht Vertragspartnerin der OGT gewesen; insoweit berechtigt ist vielmehr die
P D AG als Rechtsnachfolgerin der Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG, die inzwischen
aus dem Konzern der Klägerin ausgeschieden ist und nunmehr der S AG gehört.
23
2. Der Klägerin steht auch ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG nicht zu,
denn die Beklagte kann sich insoweit – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat –
auf eine prioritätsältere (deutsche) Benutzungsmarke berufen.
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a) Das Zeichen "P" wird von dem Konzern, dem die Beklagte angehört, seit 1996 in der
Weise verwendet, dass die Beklagte ihm lediglich Typenbezeichnungen hinzufügt.
Dabei handelte es sich, wie dies die Klägerin in der Berufungsbegründung (Bl. 951 ff.)
aufgelistet hat, im Jahr 1996 um die Typenbezeichnung "S 25 CD", in dem Jahren 1997
bis 1999 um die Typenbezeichnungen "C 28", "S 35", "B 22", "L 50" und "T 50". Einen
weiteren Wortbestandteil enthält in diesem Jahren allein das Zeichen "P profil B 5".
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Bereits durch die Verwendung des Zeichens "P" lediglich unter Hinzufügung
verschiedener Typenbezeichnungen hat der Konzern der Beklagten das Zeichen "P" in
einer Weise benutzt, die geeignet war, zu einer Verkehrsgeltung der Marke "P" in
Alleinstellung zu führen. Denn es können auch Bestandteile eines Zeichens
Verkehrsgeltung erlangen, wenn dieser Zeichenbestandteil als Hinweis auf eine
bestimmte Warenherkunft aufgefasst wird (BGH GRUR 1966, 30, 31
f."Konservenzeichen"; Ströbele/Hacker, § 4 MarkenG, Rdn. 23; Fezer, § 4 MarkenG,
Rdn. 118). Dies ist hinsichtlich des Bestandteils "P" der Fall, denn die genannten
Zusätze werden vom Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware
aufgefasst, sondern dienen erkennbar der Unterscheidung zwischen einzelnen Waren
mit gemeinsamer betrieblicher Herkunft.
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Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Stofffähnchen" (GRUR 2009, 766, 771,
Tz. 51) folgt nichts anderes. Dort hat der BGH, wie die Berufung zutreffend darlegt,
ausgeführt, es liege in der Regel nahe, dass der Verkehr, wenn zur Kennzeichnung
einer Ware zwei Zeichen verwendet werden, darin ein aus zwei Teilen bestehendes
zusammengesetztes Zeichen erblickt. Ebenso sei es möglich, dass der Verkehr in der
Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu
unterscheidende Zeichen sieht. Weiter hat der BGH in dieser Entscheidung ausgeführt,
einzelnen Gestaltungsmitteln könne eine eigenständige, von den anderen
Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommen (BGH, aaO., Tz.
47). Um all dass geht es hier nicht. Werden einer Marke ("P") verschiedene
Typenbezeichnungen hinzugesetzt, so handelt es sich nicht um die Verwendung
mehrerer Zeichen. Die Typenbezeichnung dient allein der Identifikation einer
bestimmten Produktgestaltung, nicht aber einem Herkunftshinweis.
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Jedenfalls seit 2004 verwendet der Konzern der Beklagten das Zeichen "P" in
Alleinstellung – auch ohne Hinzufügung von Typenbezeichnungen.
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b) Der Konzern der Beklagten hat das Zeichen "P" markenmäßig benutzt. Der Senat
schließt sich insoweit den Ausführungen des Landgerichts an. Im Hinblick auf das
Berufungsvorbringen ist auf Folgendes hinzuweisen:
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Einer markenmäßigen Benutzung steht nicht entgegen, dass "P" ein Herstellverfahren
bezeichnen würde. Die Klägerin räumt selbst ein, dass Angaben über eine
Herstellungsart eintragungsfähig sind, wenn sie auf den Geschäftsbetrieb des
Anmelders hinweisen (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 21.10.2009, Bl. 1058). Es gibt,
wie die Klägerin dort (S. 1057) ebenfalls ausgeführt hat, nur drei Herstellungsverfahren,
die die Bezeichnungen der (früheren) drei Hersteller von Kegelradmaschinen tragen.
Daraus folgt, dass der Hinweis auf den Hersteller als Beschreibung für das von ihm
entwickelte Herstellungsverfahren dient und nicht etwa ein Hersteller die Beschreibung
eines Herstellungsverfahrens monopolisieren würde. Schließlich beruht auch die Klage
darauf, dass die Klägerin der Beklagten vorwirft, unter dem fraglichen Zeichen ihre
Produkte zu vertreiben, es also markenmäßig zu benutzen; wäre dies deshalb nicht
möglich, weil die Bezeichnung "P" vom Verkehr rein beschreibend verstanden würde,
fehlte der Klage von vornherein die Grundlage.
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Soweit die Berufung meint, das Zeichen "P" werde in erster Linie mit der Klägerin in
Verbindung gebracht, so dürfte das für den Markt für Kegelradmaschinen, den die
Klägerin seit der Aufgabe ihrer Beteiligung an der OGT zum Ende des Jahres 1992 (vgl.
Art. 3.1 der Joint-Venture-Vereinbarung) auch mittelbar nicht mehr bedient, nicht gelten.
Der Konzern der Beklagten war dagegen unter der Geschäftsbezeichnung P H AG
durchgängig in diesem Markt präsent. Bereits deshalb ist es fernliegend, dass der
Verkehr das Zeichen "P" nicht als Hinweis auf den Konzern der Beklagten verstanden
hat. Zudem hat die Klägerin über einen größeren Anteil des in Rede stehenden
Zeitraums, nämlich von 2000 bis April 2006 (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom
21.10.2009, Bl. 1051), in dem die Beklagte unter dem Zeichen P Kegelradmaschinen
angeboten hat, das Zeichen "P" selbst nicht geschäftlich benutzt.
31
c) Bei dieser Sachlage ist eine Benutzungsmarke an dem Zeichen "P" in Alleinstellung
entstanden. Durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr entsteht
der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter
Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Dies setzt voraus, dass ein
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jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen
einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH GRUR 2008, 917,
920, Tz. 38 – EROS mwN.).
Die angesprochenen Verkehrskreise bestehen aus den Abnehmern der von der
Beklagten angebotenen Kegelradmaschinen. Es handelt sich dabei um einen sehr
begrenzten Markt von Unternehmen, insbesondere um Hersteller von Getrieben. Da
Kegelradmaschinen hochgradig spezialisierte und entsprechend teure Maschinen sind,
kann davon ausgegangen werden, dass die potentiellen Abnehmer den Markt
besonders sorgfältig und sachkundig beobachten. Es ist zwischen den Parteien
unstreitig, dass auf diesem Markt bis zu dem Joint-Venture im Jahr 1991 drei Anbieter
und seitdem neben der Firmengruppe der Beklagten nur noch das Unternehmer
Gleason tätig ist. Bereits dies legt es mehr als nahe, dass den beteiligten
Verkehrskreisen, auch wenn man nur auf den Zeitraum ab 2004 abstellt, das an
prominenter Stelle auf den Maschinen von der Beklagten aufgebrachte Zeichen als
Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus dem L-Konzern vertraut
geworden ist und dass dies auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung (§ 6 Abs. 2
MarkenG) am 30. November 2006 der Fall war. Erst recht gilt dies, weil aus den oben
unter a) dargelegten Gründen eine Benutzung des Zeichens P in Alleinstellung bereits
1996 begonnen hat. Zudem hat die Beklagte mit dem Zeichen in Alleinstellung in
diesem Zeitraum, wie dies das Landgericht festgestellt hat, ihre Waren in einem für die
Marktverhältnisse nicht unerheblichen Umfang beworben. Dass den beteiligten
Verkehrskreisen das Zeichen "P" als Hinweis auf die Beklagte vertraut ist, belegen die
von der Beklagten vorgelegten Schreiben (Anlagen rop 11 und 12, Bl. 235 ff., 245). Auf
eine Verkehrsgeltung deutet schließlich hin, dass das Zeichen zur Beschreibung eines
Herstellungsverfahrens verwendet wird (s. bereits oben a). Dabei betrifft dieses
Herstellungsverfahren allein den Bereich der Kegelradmaschinen, also den Bereich, in
dem die Beklagte tätig ist.
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Dem Entstehen der Benutzungsmarke steht auch nicht entgegen, dass der Verkehr das
Zeichen "P" mit der Klägerin anstatt mit der Beklagten verbinden würde. Denn die
Klägerin ist in diesem Marktsegment nicht mehr vertreten und war zu einem erheblichen
Anteil des hier in Frage stehenden Zeitraums auch nicht unter dem Zeichen P tätig. Es
ist daher fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen "P" mit der
Klägerin anstatt mit der Beklagten in Verbindung bringen. Dass der Verkehr das
Zeichen "P" mit dem L-Konzern verbindet, ergibt sich zudem aus den von der Beklagten
vorgelegten Schreiben verschiedenster Getriebehersteller.
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d) Auf diese Benutzungsmarke kann sich die Beklagte berufen. Dies gilt unabhängig
davon, in welchem Umfang sie selbst und inwieweit ihre Konzernmutter, die frühere
OGT, das Zeichen verwendet hat. Denn die Beklagte und die L AG treten einheitlich auf,
wie die vorgelegten Unterlagen belegen (vgl. etwa Anlage K 3, Bl. 19; Anlage rop 7, Bl.
210; Bl. 212, 219 ff., wobei die Konzernmutter der Beklagten zu diesem Zeitpunkt noch
als OGT firmierte; Anlage rop 9 Bl. 230); seit 2004 erscheinen sie dem Verkehr auch
deshalb als Einheit, weil sie sich in ihrer geschäftlichen Benennung allein in der
Bezeichnung der Rechtsform, in der sie geführt werden (AG bzw. GmbH),
unterscheiden. Fasst der Verkehr aber die Unternehmen – wie hier – als rechtlich und
wirtschaftlich verbundene Unternehmen auf, so erwerben die Benutzungsmarke alle an
der Benutzung beteiligten Angehörigen des Konzerns (vgl. BGH GRUR 2002, 616, 617
– Verbandsausstattungsrecht; BGH GRUR 1961, 347, 352 f. – Almglocke;
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Ströbele/Hacker, § 4 Rdn. 56; Fezer, § 4 MarkenG, Rdn. 149; Lange, Marken- und
Kennzeichenrecht, Rdn. 1369).
Zu einem anderen Ergebnis führt es nicht, dass die OGT Lizenznehmerin im Hinblick
auf Marken war, die den Wortbestandteil "P" enthalten. Wer Inhaber der Marke wird,
richtet sich, den allgemeinen Grundsätzen des § 4 Nr. 2 MarkenG folgend, nach der
Verkehrsanschauung (vgl. Ingerl/Rohnke, § 4 Rdn. 25; Fezer, § 4 Rdn. 146; vgl. auch
BGHZ 19, 89 – Wickelsterne – zum Ausstattungsschutz). Ist dem Verkehr die
Lizensierung von Markenrechten nicht bekannt – wofür auch vorliegend nichts
ersichtlich ist –, entsteht die Benutzungsmarke daher beim Lizenznehmer; dieser ist
allerdings nach Beendigung des Lizenzvertrages gegenüber dem Lizenzgeber zur
weiteren Verwendung der ihm zugewachsenen Rechte nicht mehr berechtigt (vgl. BGH
GRUR 2006, 56, 58, Tz. 26 – BOSS-Club; BGH GRUR 1959, 87, 90, unter III. 2 – Fischl;
ebenso Fezer, § 30 MarkenG Rdn. 52, 55).
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e) Dem Entstehen der Benutzungsmarke steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte
bösgläubig gewesen wäre. Zwar war die Beklagte – wie ausgeführt (s. oben 1.) – nicht
berechtigt, das Zeichen "P" in Alleinstellung zu benutzen. Dies führt aber nicht dazu,
dass eine Benutzungsmarke nicht entstehen würde.
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aa) Es liegt – entgegen der Auffassung der Klägerin – bereits kein dem § 8 Nr. 10
MarkenG vergleichbarer Fall vor. Gemäß § 8 Nr. 10 MarkenG sind Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, die bösgläubig angemeldet worden sind. Als "bösgläubig"
wird dabei insbesondere eine Anmeldung verstanden, mit der ein vom Markenrecht
nicht gedeckter Zweck verfolgt wird, weil der Anmelder die formale Rechtsstellung als
Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zwecke einer markenrechtlich nicht
gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen will, sog. Spekulationsmarken
(Ströbele/Hacker, § 8 MarkenG Rdn. 532). So liegt es hier nicht. Eine weitere Fallgruppe
ist die Störung eines fremden Besitzstandes (vgl. Ströbele/Hacker, aaO., Rdn. 547 ff.).
Dies kommt dann in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder
ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür
einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere
Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen
lassen. Solche Umstände können z.B. darin liegen, dass der Anmelder das erworbene
Zeichen benutzen will, um den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören (BGH GRUR
2009,3 992, 993 – Tz. 16 – Schuhverzierung; vgl. auch BGH GRUR 2009, 780 ff. –
Ivadal) oder dass der Anmelder die mit der Anmeldung der Marke verbundene
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen will (BGH GRUR 2008,
917, Tz. 20 – EROS mwN). Auch mit dieser Fallgruppe ist das Verhalten der Beklagten
nicht vergleichbar, denn die Beklagte hat das Zeichen P allein zur Kennzeichnung ihrer
Maschinen und damit dem einer Marke zukommenden Zweck entsprechend verwendet.
Für darüber hinausgehende Zwecke, die das Verhalten der Beklagten als
rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen, ist nichts ersichtlich. Es ist
schon fraglich, ob der Beklagten bewusst war, dass sie durch die Verwendung des
Zeichens "P" in Alleinstellung Rechte erwerben könnte. Darüber hinaus hat sie,
abgesehen von der letztlich nicht weiterverfolgten Hilfs-Widerklage, aus diesem Recht
keine Ansprüche hergeleitet, zumal gegen Dritte, die eigene, ältere Rechte an einem
Zeichen "P" innehaben. Der einzige Vorwurf, der die Beklagte trifft, liegt darin, dass sie
bzw. ihre Konzernmutter sich nicht an die vertraglichen Absprachen mit der
Werkzeugmaschinenfabrik P-C AG gehalten hat. Eine solche vertraglich begründete
Kompetenzüberschreitung allein kann jedoch nicht den Vorwurf der Sittenwidrigkeit
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oder des Rechtsmissbrauchs begründen, - erst recht nicht dann, wenn der
Vertragspartner (wie hier die D AG) ausdrücklich erklärt hat, die in Rede stehende
Zeichenbenutzung sei Angelegenheit der Beklagten.
bb) Selbst wenn man die Vertragsverletzung durch die Beklagte als "bösgläubig" im
Sinne des § 8 Nr. 10 MarkenG bewerten wollte, würde dies doch nicht dazu führen, dass
die Benutzungsmarke nicht entstanden wäre. Es ist vielmehr anerkannt, dass auch bei
einer Überschreitung der Kompetenzen durch den Lizenznehmer eine
Benutzungsmarke entstehen kann (vgl. BGH GRUR 1959, 87, 90 – Fischl;
Ströbele/Hacker, § 4 MarkenG Rdn. 54; Ingerl/Rohnke, § 4 Rdn. 25). Ein anderes
Ergebnis wäre auch nicht sachgerecht. Denn die neu entstandene Benutzungsmarke
kommt zunächst auch und später, nach Beendigung des Lizenzvertrages, regelmäßig
ausschließlich dem Lizenzgeber zugute, weil der Lizenznehmer verpflichtet ist, die
Marke auf den Lizenzgeber zu übertragen. Es entspräche daher nicht der Interessenlage
des Lizenzgebers, wenn das Entstehen einer Benutzungsmarke in einem solchen Fall
ausgeschlossen wäre. Aus § 21 MarkenG lässt sich keine abweichende Bewertung
entnehmen; vielmehr bestätigt die Formulierung des § 21 Abs. 2 MarkenG, dass ein
Markenwerb auch bösgläubig möglich ist – es sind lediglich die sich daraus ergebenden
Rechte eingeschränkt.
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f) Die von der Beklagten erworbene Benutzungsmarke ist nicht durch die Beendigung
des Lizenzvertrages eo ipso auf ihre Vertragspartnerin, die P D AG, übergegangen. Die
Annahme eines solchen Übergangs würde der dinglichen Rechtsnatur der Marke
widersprechen. Eine derartige Rechtsübertragung ist in § 27 MarkenG nicht vorgesehen;
aufgrund der sachenrechtlichen Grundsätze des Typenzwangs und der Bestimmtheit
(vgl. Staudinger/Seiler, 2007, Einleitung Sachenrecht Rdn. 54) kann eine
Rechtsänderung aber nur in der gesetzlich hierfür bestimmten Form erfolgen. Zudem
würde der Rechtsübergang von der im Einzelfall schwierig zu beantwortenden Frage
abhängen, ob der Lizenznehmer durch die Verwendung des zur Benutzungsmarke
erstarkten Zeichens den Lizenzvertrag verletzt hat; auch dies wäre mit dem
sachenrechtlichen Offenkundigkeitserfordernis nicht vereinbar. Soweit in der
Kommentierung teilweise formuliert wird, nach Beendigung des Lizenzvertrages
stünden die von dem Lizenznehmer erworbenen Rechte dem Lizenzgeber zu (etwa
Ströbele/Hacker, § 30 Rdn. 60), kann dies nur schuldrechtlich verstanden werden,
nämlich dahin, dass einerseits der Lizenznehmer aus dem so erworbenen Recht gegen
den Lizenzgeber nichts herleiten kann und andererseits der Lizenzgeber einen
Anspruch auf Übertragung dieser Rechte hat. Dem entspricht es, dass der
Bundesgerichtshof in der Entscheidung "BOSS-Club" (BGH GRUR 2006, 56, 58 – Tz.
26) formuliert (Unterstreichungen durch den Senat):
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"Entsprechend kann sich der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber auch
nicht darauf berufen, er hätte bei Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens
ohne Abschluss des Lizenzvertrags selbst ein Kennzeichenrecht erwerben können.
Die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung
des Lizenzvertrags ist insoweit nicht besser als diejenige eines Dritten, der
erstmals ein mit der lizenzierten Marke identisches oder ähnliches Zeichen
benutzt."
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g) Nach alledem wäre die Beklagte gemeinsam mit den anderen konzernangehörigen
Unternehmen zwar verpflichtet, die entstandene Benutzungsmarke an dem Zeichen "P"
in Alleinstellung an die P D AG zu übertragen. Diese hat jedoch einen entsprechenden
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Anspruch nicht geltend gemacht. Angesichts der Äußerungen der P D AG gegenüber
der L AG, dass die Verwendung dieses Zeichens allein in deren Entscheidungsbereich
falle, erscheint es auch nicht wahrscheinlich, dass ein solcher Anspruch noch geltend
gemacht wird. Auch insoweit kann der Beklagten daher nicht vorgeworfen werden, sich
auf eine lediglich formal ihr zustehende Rechtsposition zu berufen.
III.
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1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung zur
vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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2. Gründe, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor. Die Entscheidung beruht auf der
Anwendung der hinreichend geklärten Grundsätze zu § 4 Nr. 2 MarkenG auf einen
Einzelfall. Durch höchstrichterliche Rechtsprechung ist auch geklärt, dass die
Überschreitung der Kompetenzen aus einem Lizenzvertrag nicht das Entstehen einer
Benutzungsmarke generell ausschließt.
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3. Streitwert für das Berufungsverfahren: 300.000 €.
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