Urteil des OLG Karlsruhe vom 10.12.2003, 6 U 132/03

OLG Karlsruhe Urteil vom 10.12.2003, 6 U 132/03

Mittelbare Patentverletzung: Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers für eine Bremstrommel gegen die Herstellung und den Vertrieb passender Bremsbeläge

Tenor

A. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 8. Juni 2001 dahin abgeändert, dass die Verurteilung sich die Verurteilung zur Unterlassung und zur Auskunft sowie die Feststellung der Schadenersatzpflicht nur auf Bremsbeläge bezieht, die zusätzlich zu den im Tenor der angefochtenen Entscheidung wiedergegebenen Merkmalen in radialer Richtung eine Tiefe haben, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht. Im Umfang der Abänderung wird die Klage abgewiesen.

B. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

C. Auf die Anschlussberufung der Klägerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 8. Juni 2001 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

I.Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung überragen,

a) wenn dies mit dem Hinweis auf die Verwendung der Bremsbeläge in den so gestalteten Bremstrommeln der Klägerin, insbesondere mit der Angabe „passend für BPW Achsen Baureihe HSF 9010 ECO Bremsgröße: 420x180 mm“ geschieht;

und/oder

b) ohne

aa) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen,

und/oder

bb) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens EUR 5.001 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen,

dass die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1) bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

D. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.

E. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten dürfen die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500.000 abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

F. Die Revision wird zugelassen.

Gründe

1 Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 519 340 (im Folgenden: Klagepatent) betreffend eine Bremstrommel. Deutschland ist als Vertragsstaat in der Patentschrift benannt. Die Erteilung des Patents wurde am 13.07.94 veröffentlicht. Anspruch 1 des Klagepatents lautete (ohne Bezugsziffern) ursprünglich:

2 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, dadurch gekennzeichnet, dass an der Öffnung ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt.“

3 Anspruch 5 des Klagepatents lautete ursprünglich (ohne Bezugsziffern):

4 „Bremstrommel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.“

5 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt her und vertreibt Bremsbacken, darunter die „Winkler Komplett- Bremsbacken“ mit dem Belag TVS (im folgenden: angegriffene Beläge), die sie in dem als Anlage K 2 in Kopie vorgelegten Prospekt auf Seite 18 bewirbt. Die angegriffenen Beläge werden als Ersatzteile für die von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Achsen der Baureihe HSF 9010 ECO angeboten. Diese Achsen weisen Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung auf, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt. Die angegriffenen Bremsbeläge haben an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen, die nach Einbau in die Bremstrommel den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.

6 Die Klägerin hat vorgetragen,

7 die Aufgabe des Klagepatents bestehe darin, eine Kombination aus Bremstrommel und Bremsbelag zu schaffen, bei der der Verschleiß sowohl der Bremstrommel als auch der Bremsbeläge leicht erkennbar sei und beim Belagwechsel kein Nacharbeiten der Bremstrommel erfordere. Deshalb seien die angegriffenen Bremsbeläge ein wesentliches Element der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung oder bezögen sich jedenfalls auf ein wesentliches Element der Erfindung. Da die angegriffenen Bremsbeläge nach ihrem Einbau in die von der Klägerin hergestellten Bremstrommeln infolge ihrer Ausnehmungen eine Kontrolle sowohl des Bremstrommelverschleißes als auch des Bremsbelagverschleißes ermöglichten, handele es sich um ein wesentliches Element der Erfindung, da es sich dabei um den Kern der Erfindung handle. In der Patentschrift werde als wesentliche Aufgabe herausgestellt, dass diese Kontrolle gleichzeitig erfolgen könne, also gleichsam „mit

einem Blick“. Selbst wenn man annehme, dass der Kern der Erfindung darin bestehe, einen Falz in der Anlagefläche der Bremstrommel anzubringen, beziehe sich die Ausbildung des angegriffenen Bremsbelags auf dieses wesentliche Element der Erfindung, da für die Erfindung wesentlich sei, dass Bremstrommel und Bremsbelag aufeinander abgestimmt seien. Ohne die patentgemäße Ausgestaltung der Bremsbeläge entfalle der Vorteil der Erfindung, dass mit einem Blick festgestellt werden könne, ob ein Verschleißteil der Bremse ausgewechselt werden muss. Aus der Patentschrift werde deutlich, dass für die klagepatentgemäße Bremstrommel nur Bremsbeläge eingesetzt werden dürften, die in Ausgestaltung und Abmessung auf die Bremstrommel abgestimmt seien. Dies ergebe sich auch aus Anspruch 5, da dort nicht nur definiert sei, dass die klagepatentgemäßen Bremsbeläge an ihrem äußeren Rand Ausnehmungen, d.h. mehrere Ausnehmungen, aufweisen, sondern dass diese Ausnehmungen den radialen Schenkel des Falzes auch in axialer Richtung überragten. Würde die Ausnehmung in axialer Richtung ausgehend von dem Abdeckblech kürzer sein als der Falz, so bildete sich in Richtung des Abdeckblechs weisender „Überstand“ des Bremsbelags relativ zur Bremstrommel. Der Bremsbelag würde in dem Bereich verschleißen, in dem er an der Bremstrommel anliegt. Der „Überstand“ des Bremsbelags würde keinem Verschleiß unterliegen und so in den Falz „hineinwachsen“. Die Ausnehmung behielte so ihre ursprüngliche Höhe bei, wohingegen der Falz flacher erscheinen würde als er tatsächlich ist. Der Verschleiß des Bremsbelags würde so unter-, der Verschleiß der Bremstrommel jedoch überschätzt werden. Die Abnehmer der Beklagten seien zum Austausch der von der Klägerin gelieferten Bremsbeläge durch Bremsbeläge der Beklagten nicht berechtigt. Ein solcher Austausch liege nicht innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der von der Klägerin gelieferten Bremsen. Die Auswechslung eines Bremsbelags komme einer verbotenen Neuherstellung gleich. Wenn man den Austausch zuließe, würde man der Klägerin nur einen Bruchteil des Investitionsvolumens der geschützten Vorrichtung „Bremstrommel mit Bremsbelägen“ als Erfindungslohn zuweisen, obgleich die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung gerade darin liege, dass der Zustand aller Verschleißteile, also insbesondere auch der Bremsbeläge, einfach kontrolliert werden könne.

8 Die Klägerin hat beantragt:

9 I. Die Beklagten werden verurteilt,

10 1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00 ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen, insbesondere wenn dies mit dem Hinweis „passend für BPW Achsen Baureihe HSF 9010 ECO, Bremsengröße: 420X180mm“ geschieht.

11 2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar unter Angabe der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

12 II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

13 Hinsichtlich des Antrags Ziffer I. 1 hat die Klägerin hilfsweise beantragt,

14 1. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen, ohne im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, und/oder im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens DM 10.001,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen, dass die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.

15 Die Beklagten haben beantragt

16 die Klage abzuweisen.

17 Die Beklagten haben vorgetragen,

18 der Erfindung liege ausschließlich die Aufgabe zugrunde, eine bestimmte Art von Bremstrommeln zu schaffen. In Übereinstimmung mit dieser Aufgabe beziehe sich auch der Hauptanspruch lediglich auf eine Bremstrommel, und zwar unabhängig davon, wie die Bremsbeläge gestaltet seien. Die Aufgabe des Klagepatents sei bereits gelöst, wenn die Bremstrommel einen Falz aufweise und mit einem üblichen Bremsbelag zusammenwirke. Der fehlende Zusammenhang zwischen dem Falz in der Bremstrommel und der Tasche im Bremsbelag ergebe sich auch aus einer unter Anlage B 7 vorgelegten Serviceinformation über die Achsen der Klägerin. Diese Schrift sei zwar nachveröffentlicht, jedoch ließen sich hieraus sehr deutlich die fehlenden Zusammenhänge zwischen den beiden zur Diskussion stehenden Merkmalen erkennen. In erster Linie werde dort die Tasche im Bremsbelag angesprochen und erst in zweiter die Möglichkeit des Falzes in der Bremstrommel. Der Anspruch 5 sei zwar auf den Hauptanspruch zurückbezogen, jedoch liege kein Zusammenwirken des Falzes und der Ausnehmung vor, vielmehr ergäben sich für beide Konstruktionselemente gesonderte Vor- bzw. Nachteile. Infolgedessen müsse dieser Unteranspruch gesondert betrachtet und zumindest auf Neuheit geprüft werden. Dies gelte vor allem deshalb, weil die Beklagte unstreitig nur Bremsbeläge vertreibe, nicht aber Bremstrommeln mit entsprechenden Falzen. Bremsbeläge mit einer entsprechenden Ausnehmung seien gegenüber dem Klagepatent auch offenkundig vorbenutzt. Derartige Bremsbeläge seien von der Firma T. GmbH seit 1988 und von der Firma B. KG seit 1984 vertrieben worden. Auch die Firma D.-C. vertreibe schon seit 1988 einen Bremsbelag des Fabrikats JURID, der Verschlusstaschen aufweise. Ferner sei eine solche Ausnehmung im Bremsbelag bereits aus der Patentschrift US-PS 1,949,670 (Anlage B 2) bekannt. Die Bejahung einer mittelbaren Verletzung würde bedeuten, dass dem Inhaber des US-Patents, welcher bis zur Patenterteilung, also 60 Jahre lang, seine Bremsbeläge ungehindert an beliebige Dritte vertreiben konnte, nunmehr untersagt werde, seine Erfindung unbeschränkt weiter zu nutzen und seine Erzeugnisse beliebigen Dritten anzubieten. Die Beklagten erheben wegen fehlender Neuheit den „Formstein“-Einwand. Sie sind der Ansicht, dass eine mittelbare Patentverletzung nicht aus einem Merkmal abgeleitet werden könne, welches bereits zum allgemeinen Stand der Technik gehöre. Die Klägerin könne zwar gegen Dritte vorgehen, welche die geschützte Bremstrommel mit entsprechendem Bremsbelag als Erstausstattung vertreiben, nicht aber gegen das Ersatzteilgeschäft mit einem vorbekannten Ersatzteil. Die Beklagten sind der Ansicht, dass die Klägerin versuche, sich ein nicht gerechtfertigtes Reparaturmonopol zu sichern. Das Klagepatent sei durch eine Fiat-Bremstrommel aus dem Jahre 1981 (Anlage B 8) neuheitsschädlich vorweggenommen.

19 Die Klägerin hat dem entgegen gehalten,

20 die als Anlage B 8 vorgelegte Zeichnung enthalte einen Geheimhaltungsvermerk. Die Zeichnung zeige lediglich eine Bremstrommel, die auf ihrer Innenseite eine Durchmessererweiterung aufweise. Keinesfalls gehe jedoch aus dieser Zeichnung hervor, dass es sich bei dieser Durchmessererweiterung um einen erfindungsgemäßen Falz handele, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstrecke.

21 Das Landgericht hat der Klage nach dem Hilfsantrag und den darauf bezogenen weiteren Anträge stattgegeben und die Klage im Übrigen abgewiesen. Auf Tenor, Tatbestand und Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung wird wegen der Einzelheiten Bezug genommen. Gegen dieses Urteil wendet sich die Berufung der Beklagten.

22 Nach Erlass des angefochtenen Urteils hat das Deutsche Patent- und Markenamt am 17.10.01 auf Antrag der Klägerin im Wege der

Beschränkung des Patentgegenstands inzwischen bestandskräftig beschlossen, die ursprünglichen Ansprüche 1 und 5 des Klagepatents zu einem neuen Hauptanspruch zusammenzufassen (Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 12.12.01). Anspruch 1 des Klagepatents lautete seit dem (ohne Bezugsziffern):

23 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, dadurch gekennzeichnet, dass an der Öffnung ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und dass die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen .“

24 Im Verfahren über die Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 1 hat die Klägerin das Klagepatent demgegenüber nur noch weiter beschränkt mit folgendem Anspruch 1 verteidigt:

25 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, an der ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.“

26 Das Bundespatentgericht hat am 10.04.03 (inzwischen rechtskräftig) entschieden, dass das Klagepatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt wird, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten (ohne Bezugsziffern):

27 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, an der ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung überragen.“

28 Die Beklagten tragen vor,

29 die angegriffene Ausführungsform sei seit Jahren - auch von anderen Herstellern - vor der Anmeldung des Klagepatents gefertigt, vertrieben, als Ersatzteil angeboten und geliefert worden. Der Bremsbelag mit seinen Ausnehmungen dürfe im Interesse der Rechtssicherheit nicht auf dem Umweg über den Falz zu einem wesentlichen Mittel werden. An keiner Stelle werde in der Patentschrift gezeigt, dass die im ursprünglichen Anspruch 5 erwähnte Ausgestaltung wesentlich sein könnte. Das Landgericht habe für seine Auffassung keinen Standpunkt angeführt. Die Mitglieder der Kammer gehörten auch nicht zu den Verkehrskreisen, auf die es ankomme. Diese Verkehrskreise sähen - wie durch eine vorgelegte gutachterliche Äußerung des Deutschen Industrie- und Handelstags dargetan, das Wirtschafts- und Verkehrsleben als entschieden beeinträchtigt an, wenn ein Bremsbelag, dessen Kosten nur einen Bruchteil der Bremstrommel ausmachen, zwangsläufig beim Patentinhaber geordert werden müsse. Auch das Interesse des Erfinders könne ein solches Reparaturmonopol nicht rechtfertigen. Die Klägerin habe - wie man bei einem Stau auf der Autobahn unschwer beobachten könne - bei Bremstrommeln für Lastkraftwagen, insbesondere im Anhängerbereich, einen überragenden Anteil. Die Bremsbeläge kaufe die Klägerin selbst zu. Es gehe nicht an, dass im Gefolge des hohen Marktanteils bei Bremstrommeln jetzt auch das Ersatzteilgeschäft Dritter zurückgedrängt werde. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang auf ein im Auftrag des Gesamtverbands Autoteile-Handel erstelltes Rechtsgutachten verwiesen.

30 Die Beklagten beantragen,

31 das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen;

32 hilfsweise : die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft einer als Zollbürgen zugelassenen Bank abwenden zu dürfen;

33 Die Klägerin beantragt,

34 die Berufung zurückzuweisen und in Abänderung des angefochtenen Urteils zu erkennen:

35 I.Die Beklagten werden verurteilt,

36 1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen,

37 a) wenn dies mit dem Hinweis auf die Verwendung der Bremsbeläge in den so gestalteten Bremstrommeln der Klägerin, insbesondere mit der Angabe „passend für BPW Achsen Baureihe HSF 9010 ECO Bremsgröße: 420x180 mm“ geschieht;

38 und/oder

39 b) ohne

40 aa) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen,

41 und/oder

42 bb) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens EUR 5.001,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen,

43 dass die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.

44 2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1) bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar unter Angabe

45 a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

46 b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

47 c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

48 d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

49 II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

50 Die Klägerin trägt vor,

51 der Tenor des angefochtenen Urteils sei entsprechend der Neufassung des Patentanspruchs 1 neu zu fassen. Der Klägerin sei nichts davon bekannt, dass die streitigen Bremsbeläge schon vor Anmeldung des Klagepatents gefertigt und vertrieben worden seien. Sie bestreite dies daher. Nicht allein mit der patentgemäßen Ausgestaltung, sondern mit der beiderseitigen Anpassung von Bremstrommel und Bremsbelag würden die erfindungsgemäßen Vorteile der vereinfachten und zuverlässigen Ablesbarkeit des Verschleißgrades von Bremstrommel und

Bremsbelag sowie die Vermeidung einer spanabhebenden Nachbearbeitung der Bremstrommel erreicht. Mit der neuen Anspruchsfassung seinen letzte Zweifel hieran ausgeschlossen. Der Erfinder könne im vorliegenden Fall eine angemessene Vergütung nur über den Preis der Bremsbeläge erhalten, weil der Verkehr nur so bereit sei, den durch die Kombination von Bremstrommel und Bremsbelag entstehenden Mehrwert zu bezahlen.

52 Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

53 Die zulässige Berufung ist im wesentlichen unbegründet. Die zulässige Anschlussberufung ist begründet.

54 I. Zur Berufung

55 1. Das Klagepatent - in der Fassung, die es durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts erhalten hat - betrifft eine Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung. Solche Vorrichtungen waren bereits im Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt bekannt. Diese bekannten Vorrichtungen hatten den Nachteil, dass im Verlauf der Nutzung sich die Bremsbeläge so in die Anlagefläche der Bremstrommel eingravieren konnten, dass sich ein umlaufender Vorsprung im Bremsbelag bildete, der sowohl eine direkte Kontrolle der Dicke der Bremsbeläge sowie ein Erkennen des Verschleißes der Bremstrommel erschwerte. Bei einer anderen bekannten Vorrichtung war der Bremsbelagverschleiß durch bauartbedingt eintretende starke Verschmutzung der Bremsen praktisch nicht zu erkennen. Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent bei objektiver Betrachtung die „Aufgabe“ zu Grund, eine Bremstrommel zu schaffen, die beim Wechsel des Bremsbelages kein Nachbearbeiten erfordert und an deren Öffnung die erreichte und die maximale Verschleißtiefe abgelesen werden kann. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent folgende Vorrichtung vor:

56 Bremstrommel mit

57 1. einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge

58 2. mit einer kreisförmigen Öffnung

59 2.1. an der ein umlaufender Falz angeordnet ist

60 2.1.1. der Falz ist in die Anlagefläche eingelassen

61 2.1.2. der Falz erstreckt sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen

62 2.1.3. der Falz hat in radialer Richtung eine Tiefe, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht

63 3. die Bremsbeläge weisen Ausnehmungen auf

64 3.1. die Ausnehmungen sind an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand

65 3.2. die Ausnehmungen überragen den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung.

66 2. Die angegriffenen Bremsbeläge sind Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents beziehen, § 10 Abs. 1 PatG. Zwischen den Parteien steht mit Recht außer Streit, dass beim Einbau der angegriffenen Bremsbeläge in dafür vorgesehene Bremstrommeln aus der Herstellung der Klägerin Vorrichtungen entstehen, die sämtliche Merkmale des Klagepatents wortlautgemäß verwirklichen. Diese Auffassung der Parteien stimmt mit der Ansicht des Senats überein und beruht erkennbar nicht auf unrichtigen patentrechtlichen Anschauungen. Auf die in erster Instanz zwischen den Parteien umstrittene und auch noch in den Schriftsätzen in zweiter Instanz vor Erlass der Entscheidung des Bundespatentgerichts intensiv diskutierten Fragen, ob Merkmale aus Unteransprüchen zur Ermittlung dessen herangezogen werden können, was ein wesentliches Element der Erfindung darstellt, kommt es im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht mehr an. Das fach- und sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ausgeführt, dass es für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht nahegelegen habe, zur Feststellung des Verschleißes der Bremstrommel an dieser einen Falz vorzusehen, der einen radialen Schenkel aufweist und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleißes entspricht. Der Senat folgt diesen zutreffenden und überzeugenden Ausführungen des Bundespatentgerichts. Damit besteht aber zugleich fest, dass eine nach dem Klagepatent geschützte Vorrichtung sich gerade durch die Ausgestaltung des Falzes und die dem Falz zugeordneten Ausnehmungen in den Bremsbelägen in erfinderischerer Weise vom Stand der Technik unterscheidet. Deshalb steht jedenfalls heute fest, dass das Klagepatent, dessen Fassung des Bundespatentgericht mit Wirkung ex tunc bestimmt hat, wesentlich durch die Ausgestaltung des Falzes und der mit ihm korrespondierenden Bremsbeläge geprägt wird. Deshalb sind die angegriffenen, unstreitig die einschlägigen Merkmale des Klagepatents erfüllenden Bremsbeläge sogar im Sinne der alten Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung erfindungsfunktional individualisiert und deshalb ohne weiteres Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Bereits Angebot und Lieferung dieser erfindungsfunktional ausgestalteten Mittel können eine (mittelbare) Patentverletzung darstellen.

67 3. Die Beklagte liefert und bietet die angegriffenen Ausführungsformen zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentes an. Die Beklagte weiß oder es ist ihr zumindest auf Grund der Umstände offensichtlich, dass diese angegriffenen Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, § 10 Abs. 1 PatG. Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände offensichtlich, weil sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht bestehen. Dies gilt im vorliegenden Fall bereits deshalb, weil die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen unstreitig selbst mit dem Hinweis versieht, dass diese für von der Klägerin hergestellter Achsen mit bestimmter Bezeichnung „passend“ seien. Im Übrigen stellt die Beklagte selbst nicht in Frage, dass die von ihr hergestellten Bremsbeläge gerade dazu bestimmt sind, zusammen mit bereits vorhandenen Anlagen insgesamt eine Vorrichtung zu bilden, die von allen Merkmalen des Klagepatents in seiner derzeitigen Fassung wörtlich Gebrauch macht.

68 4. Dem steht nicht entgegen, dass die angegriffenen Bremsbeläge dem Ersatz von Verschleißteilen innerhalb einer wesentlich längerlebigen Bremstrommel dienen. Auch unter Abwägung des angemessenen Erfinderinteresses und der Bedürfnisse eines nicht unangemessen eingeschränkten Wirtschafts- und Verkehrslebens ergibt sich nach Überzeugung des Senats im vorliegenden Fall, dass hier den Interessen des Patentinhabers an einer Zuordnung zum durch das Patent gewährten Monopolbereich der Vorrang gegenüber dem Interesse der Beklagten an wirtschaftlich ungestörter Belieferung mit Verschleißteilen zu Reparatur- und Wartungszwecken einzuräumen ist, weil Bremstrommeln nach dem Klagepatent erst durch die streitgegenständlichen Bremsbeläge zu Vorrichtungen werden, die nach dem Klagepatent geschützt sind und in deren bestimmungsgemäßem Einsatz im Zusammenwirken mit dem Falz gerade erst der erfinderische Unterschied zu Vorrichtungen nach dem Stand der Technik liegt. Deshalb ist der Einbau der von dem Beklagten hergestellten und gelieferten Bremsbeläge bei wertender Betrachtung auch eher als (Wieder)-Herstellung einer nach dem Klagepatent geschützten Ausführungsform, denn als bloße Reparatur einer bereits vom Patentinhaber in das Klagepatent erschöpfender Weise gelieferten Bremstrommel zu verstehen. Denn durch die Auswechslung der Bremsbeläge entsteht insgesamt eine das Klagepatent verletzende Ausführungsform neu, deren für die Verwirklichung der Erfindung maßgebenden Teile gerade nicht vom Inhaber des Schutzrechts stammen. Der Erfinder würde nach Auffassung des Senats um seinen gerechten Lohn gebracht, wenn man die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Bremsbeläge zum Zwecke der Verwendung in patentgemäßen Bremstrommeln nicht seinem Ausschließlichkeitsrecht zuweisen würde, obgleich der eigentliche Gehalt der Erfindung gerade darin liegt, besonders ausgestaltete Verschleißteile zu verwenden, die nach ihrer mit den bereits vorhandenen Teilen der Bremstrommel zusammenwirkenden Konstruktion ein Ablesen des bereits erfolgten Verschleißes und der noch zur Verfügung stehenden Restdicke erlauben. Im Übrigen verweist der Senat in diesem Zusammenhang auf die weiteren zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung (LGU 24 - 26), die er sich zu eigen macht.

69 5. Auch den Umfang der aus der festgestellten Patentverletzung folgenden Ansprüche hat das Landgericht grundsätzlich zutreffend bemessen, sodass auch auf die Darlegungen in diesem Zusammenhang (LGU 27 - 29) zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden kann.

70 6. Die Berufung hat allerdings Erfolg, soweit das Klagepatent durch Aufnahme weiterer Merkmale in den Hauptanspruch durch das Bundespatentgericht eingeschränkt worden ist. Denn in diesem Umfang war auf die Berufung der Beklagten auch die dem Klagepatent nach seinen Merkmalen folgende Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform im Urteilstenor anzupassen, wenn dies auch wirtschaftlich von völlig untergeordnete Bedeutung sein dürfte, weil letztlich nur eine sprachlich andere Kennzeichnung der unstreitig identischen angegriffenen Ausführungsform erfolgt.

71 II. Zur Anschlussberufung

72 Die zulässige Anschlussberufung ist begründet.

73 1. Die Klägerin hat auch Anspruch darauf, dass es die Beklagten unterlassen, die angegriffenen Bremsbeläge anzubieten oder zu liefern, wenn dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf die Verwendung in so gestalteten Bremstrommel der Klägerin geschieht. Auch dieser Anspruch ergibt sich aus § 10 Abs. 1 PatG. Denn durch diesen Hinweis geben die Beklagten den Endkunden gerade eine Anleitung, die gelieferten oder angebotenen Bremsbeläge so einzusetzen, dass letztlich eine unmittelbar patentverletzende Ausführungsformen entsteht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die von der Klägerin hergestellten und gelieferten Bremstrommeln sogar nach Baureihe und Bremsgröße genau bezeichnet sind.

74 2. Die Klägerin hat auch Anspruch auf Auskunft über patentverletzende Handlungen, die die Beklagten nach der letzten mündlichen Verhandlung noch begehen werden. Der Anspruch kann als zukünftiger Anspruch gem. § 259 ZPO bereits in diesem Verfahren geltend gemacht werden. Wie die Verurteilung zur Unterlassung zeigt, besteht die Gefahr künftiger Patentverletzungen. Eine Zäsur tritt durch die mündliche Verhandlung vor dem Senat nicht ein (vgl. im einzelnen Senat, MittdtschPatAnw 2003, 309).

75 3. Die Abänderung des im Klageantrag genannten Betrages für die Vertragsstrafe, die sich die Beklagten von ihren Kunden versprechen lassen müssen, von DM 10.001 auf EUR 5.001, bedeutet lediglich eine der Währungsumstellung entsprechende Anpassung. Der Unterschied zwischen dem Klageantrag, der von dem radialen Schenkel „der Falz“ spricht, gegenüber dem Tenor, der die vom Bundespatentgericht gewählte Fassung „des Falzes“ verwendet, ist rein sprachlicher Natur.

76 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Soweit die Klage (durch Landgericht und Oberlandesgericht) abgewiesen worden ist betrifft das nur wirtschaftlich unwesentliche, gegenüber dem Unterliegen der Beklagten völlig nachrangige Punkte. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO. Dem Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten war nicht zu entsprechen. Die Voraussetzungen von § 712 ZPO sind weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Die Revision war zuzulassen. Die gesetzlichen Voraussetzungen gem. § 543 Abs. 2 ZPO liegen vor. Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtssprechung erfordern eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Denn zu dem in der Praxis in zahlreichen Fällen immer wieder auftretenden Problem der mittelbaren Patentverletzung gem. § 10 PatG durch Austausch von Verschleißteilen existiert bislang - soweit ersichtlich - keine höchstrichterliche Rechtssprechung und auch die Frage der über die letzte mündliche Verhandlung hinausreichenden Verurteilung zur Auskunft erscheint grundsätzlich klärungsbedürftig (vgl. Grosch/Schilling, Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung für die Zeit nach Schluss der mündlichen Verhandlung?, in Festschrift für Eisenführ, S. 131 ff.).