Urteil des OLG Karlsruhe, Az. 6 U 132/03
OLG Karlsruhe: stand der technik, erfindung, wirkung ex tunc, patentverletzung, unterlassen, anschlussberufung, versprechen, einbau, vertragsstrafe, kontrolle
OLG Karlsruhe Urteil vom 10.12.2003, 6 U 132/03
Mittelbare Patentverletzung: Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers für eine Bremstrommel gegen die Herstellung und den Vertrieb
passender Bremsbeläge
Tenor
A. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 8. Juni 2001 dahin abgeändert, dass die
Verurteilung sich die Verurteilung zur Unterlassung und zur Auskunft sowie die Feststellung der Schadenersatzpflicht nur auf Bremsbeläge bezieht,
die zusätzlich zu den im Tenor der angefochtenen Entscheidung wiedergegebenen Merkmalen in radialer Richtung eine Tiefe haben, die dem
maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht. Im Umfang der Abänderung wird die Klage abgewiesen.
B. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.
C. Auf die Anschlussberufung der Klägerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 8. Juni 2001 abgeändert und wie
folgt neu gefasst:
I.Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft oder
einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, im Geltungsbereich des
deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge
und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener,
umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat,
die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen
aufweisen, die den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung überragen,
a) wenn dies mit dem Hinweis auf die Verwendung der Bremsbeläge in den so gestalteten Bremstrommeln der Klägerin, insbesondere mit der
Angabe „passend für BPW Achsen Baureihe HSF 9010 ECO Bremsgröße: 420x180 mm“ geschieht;
und/oder
b) ohne
aa) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen,
und/oder
bb) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens
EUR 5.001 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen,
dass die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den
vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.
2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1)
bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar unter
Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer
I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
D. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
E. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten dürfen die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500.000 abwenden,
wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
F. Die Revision wird zugelassen.
Gründe
1
Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 519 340 (im Folgenden: Klagepatent) betreffend eine Bremstrommel. Deutschland ist als
Vertragsstaat in der Patentschrift benannt. Die Erteilung des Patents wurde am 13.07.94 veröffentlicht. Anspruch 1 des Klagepatents lautete
(ohne Bezugsziffern) ursprünglich:
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„Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Öffnung ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den
Bremsbelägen erstreckt.“
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Anspruch 5 des Klagepatents lautete ursprünglich (ohne Bezugsziffern):
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„Bremstrommel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand
Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.“
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Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt her und vertreibt Bremsbacken, darunter die „Winkler Komplett-
Bremsbacken“ mit dem Belag TVS (im folgenden: angegriffene Beläge), die sie in dem als Anlage K 2 in Kopie vorgelegten Prospekt auf Seite 18
bewirbt. Die angegriffenen Beläge werden als Ersatzteile für die von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Achsen der Baureihe HSF 9010
ECO angeboten. Diese Achsen weisen Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung
auf, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer
Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt. Die angegriffenen Bremsbeläge haben an dem der Öffnung zugewandten äußeren
Rand Ausnehmungen, die nach Einbau in die Bremstrommel den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.
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Die Klägerin hat vorgetragen,
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die Aufgabe des Klagepatents bestehe darin, eine Kombination aus Bremstrommel und Bremsbelag zu schaffen, bei der der Verschleiß sowohl
der Bremstrommel als auch der Bremsbeläge leicht erkennbar sei und beim Belagwechsel kein Nacharbeiten der Bremstrommel erfordere.
Deshalb seien die angegriffenen Bremsbeläge ein wesentliches Element der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung oder bezögen sich
jedenfalls auf ein wesentliches Element der Erfindung. Da die angegriffenen Bremsbeläge nach ihrem Einbau in die von der Klägerin
hergestellten Bremstrommeln infolge ihrer Ausnehmungen eine Kontrolle sowohl des Bremstrommelverschleißes als auch des
Bremsbelagverschleißes ermöglichten, handele es sich um ein wesentliches Element der Erfindung, da es sich dabei um den Kern der Erfindung
handle. In der Patentschrift werde als wesentliche Aufgabe herausgestellt, dass diese Kontrolle gleichzeitig erfolgen könne, also gleichsam „mit
einem Blick“. Selbst wenn man annehme, dass der Kern der Erfindung darin bestehe, einen Falz in der Anlagefläche der Bremstrommel
anzubringen, beziehe sich die Ausbildung des angegriffenen Bremsbelags auf dieses wesentliche Element der Erfindung, da für die Erfindung
wesentlich sei, dass Bremstrommel und Bremsbelag aufeinander abgestimmt seien. Ohne die patentgemäße Ausgestaltung der Bremsbeläge
entfalle der Vorteil der Erfindung, dass mit einem Blick festgestellt werden könne, ob ein Verschleißteil der Bremse ausgewechselt werden muss.
Aus der Patentschrift werde deutlich, dass für die klagepatentgemäße Bremstrommel nur Bremsbeläge eingesetzt werden dürften, die in
Ausgestaltung und Abmessung auf die Bremstrommel abgestimmt seien. Dies ergebe sich auch aus Anspruch 5, da dort nicht nur definiert sei,
dass die klagepatentgemäßen Bremsbeläge an ihrem äußeren Rand Ausnehmungen, d.h. mehrere Ausnehmungen, aufweisen, sondern dass
diese Ausnehmungen den radialen Schenkel des Falzes auch in axialer Richtung überragten. Würde die Ausnehmung in axialer Richtung
ausgehend von dem Abdeckblech kürzer sein als der Falz, so bildete sich in Richtung des Abdeckblechs weisender „Überstand“ des
Bremsbelags relativ zur Bremstrommel. Der Bremsbelag würde in dem Bereich verschleißen, in dem er an der Bremstrommel anliegt. Der
„Überstand“ des Bremsbelags würde keinem Verschleiß unterliegen und so in den Falz „hineinwachsen“. Die Ausnehmung behielte so ihre
ursprüngliche Höhe bei, wohingegen der Falz flacher erscheinen würde als er tatsächlich ist. Der Verschleiß des Bremsbelags würde so unter-,
der Verschleiß der Bremstrommel jedoch überschätzt werden. Die Abnehmer der Beklagten seien zum Austausch der von der Klägerin
gelieferten Bremsbeläge durch Bremsbeläge der Beklagten nicht berechtigt. Ein solcher Austausch liege nicht innerhalb des
bestimmungsgemäßen Gebrauchs der von der Klägerin gelieferten Bremsen. Die Auswechslung eines Bremsbelags komme einer verbotenen
Neuherstellung gleich. Wenn man den Austausch zuließe, würde man der Klägerin nur einen Bruchteil des Investitionsvolumens der geschützten
Vorrichtung „Bremstrommel mit Bremsbelägen“ als Erfindungslohn zuweisen, obgleich die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung gerade darin
liege, dass der Zustand aller Verschleißteile, also insbesondere auch der Bremsbeläge, einfach kontrolliert werden könne.
8
Die Klägerin hat beantragt:
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I. Die Beklagten werden verurteilt,
10 1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,00 ersatzweise
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu
unterlassen im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer
zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der
Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den
Bremsbelägen erstreckt und wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den
radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen, insbesondere wenn dies mit dem Hinweis „passend für BPW Achsen Baureihe HSF
9010 ECO, Bremsengröße: 420X180mm“ geschieht.
11 2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I.
bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar
unter Angabe der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen
und Anschriften der Abnehmer, der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen
sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns,
12 II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter
Ziffer I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
13 Hinsichtlich des Antrags Ziffer I. 1 hat die Klägerin hilfsweise beantragt,
14 1. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1
Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu
liefern, wobei an der Öffnung der Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer
Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand
Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen, ohne im Falle des Anbietens ausdrücklich und
unübersehbar darauf hinzuweisen, und/oder im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen
eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens DM 10.001,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen, dass
die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den
vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.
15 Die Beklagten haben beantragt
16 die Klage abzuweisen.
17 Die Beklagten haben vorgetragen,
18 der Erfindung liege ausschließlich die Aufgabe zugrunde, eine bestimmte Art von Bremstrommeln zu schaffen. In Übereinstimmung mit dieser
Aufgabe beziehe sich auch der Hauptanspruch lediglich auf eine Bremstrommel, und zwar unabhängig davon, wie die Bremsbeläge gestaltet
seien. Die Aufgabe des Klagepatents sei bereits gelöst, wenn die Bremstrommel einen Falz aufweise und mit einem üblichen Bremsbelag
zusammenwirke. Der fehlende Zusammenhang zwischen dem Falz in der Bremstrommel und der Tasche im Bremsbelag ergebe sich auch aus
einer unter Anlage B 7 vorgelegten Serviceinformation über die Achsen der Klägerin. Diese Schrift sei zwar nachveröffentlicht, jedoch ließen sich
hieraus sehr deutlich die fehlenden Zusammenhänge zwischen den beiden zur Diskussion stehenden Merkmalen erkennen. In erster Linie
werde dort die Tasche im Bremsbelag angesprochen und erst in zweiter die Möglichkeit des Falzes in der Bremstrommel. Der Anspruch 5 sei
zwar auf den Hauptanspruch zurückbezogen, jedoch liege kein Zusammenwirken des Falzes und der Ausnehmung vor, vielmehr ergäben sich
für beide Konstruktionselemente gesonderte Vor- bzw. Nachteile. Infolgedessen müsse dieser Unteranspruch gesondert betrachtet und
zumindest auf Neuheit geprüft werden. Dies gelte vor allem deshalb, weil die Beklagte unstreitig nur Bremsbeläge vertreibe, nicht aber
Bremstrommeln mit entsprechenden Falzen. Bremsbeläge mit einer entsprechenden Ausnehmung seien gegenüber dem Klagepatent auch
offenkundig vorbenutzt. Derartige Bremsbeläge seien von der Firma T. GmbH seit 1988 und von der Firma B. KG seit 1984 vertrieben worden.
Auch die Firma D.-C. vertreibe schon seit 1988 einen Bremsbelag des Fabrikats JURID, der Verschlusstaschen aufweise. Ferner sei eine solche
Ausnehmung im Bremsbelag bereits aus der Patentschrift US-PS 1,949,670 (Anlage B 2) bekannt. Die Bejahung einer mittelbaren Verletzung
würde bedeuten, dass dem Inhaber des US-Patents, welcher bis zur Patenterteilung, also 60 Jahre lang, seine Bremsbeläge ungehindert an
beliebige Dritte vertreiben konnte, nunmehr untersagt werde, seine Erfindung unbeschränkt weiter zu nutzen und seine Erzeugnisse beliebigen
Dritten anzubieten. Die Beklagten erheben wegen fehlender Neuheit den „Formstein“-Einwand. Sie sind der Ansicht, dass eine mittelbare
Patentverletzung nicht aus einem Merkmal abgeleitet werden könne, welches bereits zum allgemeinen Stand der Technik gehöre. Die Klägerin
könne zwar gegen Dritte vorgehen, welche die geschützte Bremstrommel mit entsprechendem Bremsbelag als Erstausstattung vertreiben, nicht
aber gegen das Ersatzteilgeschäft mit einem vorbekannten Ersatzteil. Die Beklagten sind der Ansicht, dass die Klägerin versuche, sich ein nicht
gerechtfertigtes Reparaturmonopol zu sichern. Das Klagepatent sei durch eine Fiat-Bremstrommel aus dem Jahre 1981 (Anlage B 8)
neuheitsschädlich vorweggenommen.
19 Die Klägerin hat dem entgegen gehalten,
20 die als Anlage B 8 vorgelegte Zeichnung enthalte einen Geheimhaltungsvermerk. Die Zeichnung zeige lediglich eine Bremstrommel, die auf ihrer
Innenseite eine Durchmessererweiterung aufweise. Keinesfalls gehe jedoch aus dieser Zeichnung hervor, dass es sich bei dieser
Durchmessererweiterung um einen erfindungsgemäßen Falz handele, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen
erstrecke.
21 Das Landgericht hat der Klage nach dem Hilfsantrag und den darauf bezogenen weiteren Anträge stattgegeben und die Klage im Übrigen
abgewiesen. Auf Tenor, Tatbestand und Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung wird wegen der Einzelheiten Bezug
genommen. Gegen dieses Urteil wendet sich die Berufung der Beklagten.
22 Nach Erlass des angefochtenen Urteils hat das Deutsche Patent- und Markenamt am 17.10.01 auf Antrag der Klägerin im Wege der
Beschränkung des Patentgegenstands inzwischen bestandskräftig beschlossen, die ursprünglichen Ansprüche 1 und 5 des Klagepatents zu
einem neuen Hauptanspruch zusammenzufassen (Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 12.12.01). Anspruch 1 des Klagepatents lautete
seit dem (ohne Bezugsziffern):
23 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Öffnung ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den
Bremsbelägen erstreckt und dass die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den
radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen .“
24 Im Verfahren über die Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 1 hat die Klägerin das Klagepatent demgegenüber nur noch weiter beschränkt mit
folgendem Anspruch 1 verteidigt:
25 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, an der ein in die Anlagefläche
eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer
Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten
äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen.“
26 Das Bundespatentgericht hat am 10.04.03 (inzwischen rechtskräftig) entschieden, dass das Klagepatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt wird, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten (ohne
Bezugsziffern):
27 „Bremstrommel mit einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung, an der ein in die Anlagefläche
eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen erstreckt und in radialer
Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge an dem der Öffnung zugewandten
äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung überragen.“
28 Die Beklagten tragen vor,
29 die angegriffene Ausführungsform sei seit Jahren - auch von anderen Herstellern - vor der Anmeldung des Klagepatents gefertigt, vertrieben, als
Ersatzteil angeboten und geliefert worden. Der Bremsbelag mit seinen Ausnehmungen dürfe im Interesse der Rechtssicherheit nicht auf dem
Umweg über den Falz zu einem wesentlichen Mittel werden. An keiner Stelle werde in der Patentschrift gezeigt, dass die im ursprünglichen
Anspruch 5 erwähnte Ausgestaltung wesentlich sein könnte. Das Landgericht habe für seine Auffassung keinen Standpunkt angeführt. Die
Mitglieder der Kammer gehörten auch nicht zu den Verkehrskreisen, auf die es ankomme. Diese Verkehrskreise sähen - wie durch eine
vorgelegte gutachterliche Äußerung des Deutschen Industrie- und Handelstags dargetan, das Wirtschafts- und Verkehrsleben als entschieden
beeinträchtigt an, wenn ein Bremsbelag, dessen Kosten nur einen Bruchteil der Bremstrommel ausmachen, zwangsläufig beim Patentinhaber
geordert werden müsse. Auch das Interesse des Erfinders könne ein solches Reparaturmonopol nicht rechtfertigen. Die Klägerin habe - wie man
bei einem Stau auf der Autobahn unschwer beobachten könne - bei Bremstrommeln für Lastkraftwagen, insbesondere im Anhängerbereich,
einen überragenden Anteil. Die Bremsbeläge kaufe die Klägerin selbst zu. Es gehe nicht an, dass im Gefolge des hohen Marktanteils bei
Bremstrommeln jetzt auch das Ersatzteilgeschäft Dritter zurückgedrängt werde. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang auf ein im Auftrag
des Gesamtverbands Autoteile-Handel erstelltes Rechtsgutachten verwiesen.
30 Die Beklagten beantragen,
31 das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen;
32 hilfsweise : die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft einer als Zollbürgen zugelassenen Bank abwenden zu
dürfen;
33 Die Klägerin beantragt,
34 die Berufung zurückzuweisen und in Abänderung des angefochtenen Urteils zu erkennen:
35 I.Die Beklagten werden verurteilt,
36 1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR
250.000, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren,
zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 B 1 Bremsbeläge für Bremstrommeln mit einer
zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung anzubieten oder zu liefern, wobei an der Öffnung der
Bremstrommel ein in die Anlagefläche eingelassener, umlaufender Falz angeordnet ist, der sich in axialer Richtung mindestens bis zu den
Bremsbelägen erstreckt und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht, wobei die Bremsbeläge
an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand Ausnehmungen aufweisen, die den radialen Schenkel der Falz in axialer Richtung überragen,
37 a) wenn dies mit dem Hinweis auf die Verwendung der Bremsbeläge in den so gestalteten Bremstrommeln der Klägerin, insbesondere mit der
Angabe „passend für BPW Achsen Baureihe HSF 9010 ECO Bremsgröße: 420x180 mm“ geschieht;
38 und/oder
39 b) ohne
40 aa) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen,
41 und/oder
42 bb) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen eine Vertragsstrafe in Höhe von
mindestens EUR 5.001,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen,
43 dass die Bremsbeläge nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 519 340 in den
vorbeschriebenen Bremstrommeln gebraucht werden dürfen.
44 2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1)
bezeichneten Handlungen seit dem 13.08.1994 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar
unter Angabe
45 a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der Abnehmer,
46 b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der Angebotsempfänger,
47 c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
48 d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
49 II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter
Ziffer I.1 bezeichneten seit dem 13.08.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
50 Die Klägerin trägt vor,
51 der Tenor des angefochtenen Urteils sei entsprechend der Neufassung des Patentanspruchs 1 neu zu fassen. Der Klägerin sei nichts davon
bekannt, dass die streitigen Bremsbeläge schon vor Anmeldung des Klagepatents gefertigt und vertrieben worden seien. Sie bestreite dies
daher. Nicht allein mit der patentgemäßen Ausgestaltung, sondern mit der beiderseitigen Anpassung von Bremstrommel und Bremsbelag
würden die erfindungsgemäßen Vorteile der vereinfachten und zuverlässigen Ablesbarkeit des Verschleißgrades von Bremstrommel und
Bremsbelag sowie die Vermeidung einer spanabhebenden Nachbearbeitung der Bremstrommel erreicht. Mit der neuen Anspruchsfassung
seinen letzte Zweifel hieran ausgeschlossen. Der Erfinder könne im vorliegenden Fall eine angemessene Vergütung nur über den Preis der
Bremsbeläge erhalten, weil der Verkehr nur so bereit sei, den durch die Kombination von Bremstrommel und Bremsbelag entstehenden
Mehrwert zu bezahlen.
52 Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
53 Die zulässige Berufung ist im wesentlichen unbegründet. Die zulässige Anschlussberufung ist begründet.
54 I. Zur Berufung
55 1. Das Klagepatent - in der Fassung, die es durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts erhalten hat - betrifft eine Bremstrommel mit einer
zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge und einer kreisförmigen Öffnung. Solche Vorrichtungen waren bereits im Stand der Technik zum
Prioritätszeitpunkt bekannt. Diese bekannten Vorrichtungen hatten den Nachteil, dass im Verlauf der Nutzung sich die Bremsbeläge so in die
Anlagefläche der Bremstrommel eingravieren konnten, dass sich ein umlaufender Vorsprung im Bremsbelag bildete, der sowohl eine direkte
Kontrolle der Dicke der Bremsbeläge sowie ein Erkennen des Verschleißes der Bremstrommel erschwerte. Bei einer anderen bekannten
Vorrichtung war der Bremsbelagverschleiß durch bauartbedingt eintretende starke Verschmutzung der Bremsen praktisch nicht zu erkennen. Vor
diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent bei objektiver Betrachtung die „Aufgabe“ zu Grund, eine Bremstrommel zu schaffen, die beim Wechsel
des Bremsbelages kein Nachbearbeiten erfordert und an deren Öffnung die erreichte und die maximale Verschleißtiefe abgelesen werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent folgende Vorrichtung vor:
56 Bremstrommel mit
57 1. einer zylindrischen Anlagefläche für Bremsbeläge
58 2. mit einer kreisförmigen Öffnung
59 2.1. an der ein umlaufender Falz angeordnet ist
60 2.1.1. der Falz ist in die Anlagefläche eingelassen
61 2.1.2. der Falz erstreckt sich in axialer Richtung mindestens bis zu den Bremsbelägen
62 2.1.3. der Falz hat in radialer Richtung eine Tiefe, die dem maximalen Bremstrommelverschleiß entspricht
63 3. die Bremsbeläge weisen Ausnehmungen auf
64 3.1. die Ausnehmungen sind an dem der Öffnung zugewandten äußeren Rand
65 3.2. die Ausnehmungen überragen den radialen Schenkel des Falzes in axialer Richtung.
66 2. Die angegriffenen Bremsbeläge sind Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents beziehen, § 10 Abs. 1 PatG.
Zwischen den Parteien steht mit Recht außer Streit, dass beim Einbau der angegriffenen Bremsbeläge in dafür vorgesehene Bremstrommeln aus
der Herstellung der Klägerin Vorrichtungen entstehen, die sämtliche Merkmale des Klagepatents wortlautgemäß verwirklichen. Diese Auffassung
der Parteien stimmt mit der Ansicht des Senats überein und beruht erkennbar nicht auf unrichtigen patentrechtlichen Anschauungen. Auf die in
erster Instanz zwischen den Parteien umstrittene und auch noch in den Schriftsätzen in zweiter Instanz vor Erlass der Entscheidung des
Bundespatentgerichts intensiv diskutierten Fragen, ob Merkmale aus Unteransprüchen zur Ermittlung dessen herangezogen werden können,
was ein wesentliches Element der Erfindung darstellt, kommt es im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht mehr an. Das fach- und
sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ausgeführt, dass es für den Fachmann im
Prioritätszeitpunkt nicht nahegelegen habe, zur Feststellung des Verschleißes der Bremstrommel an dieser einen Falz vorzusehen, der einen
radialen Schenkel aufweist und in radialer Richtung eine Tiefe hat, die dem maximalen Bremstrommelverschleißes entspricht. Der Senat folgt
diesen zutreffenden und überzeugenden Ausführungen des Bundespatentgerichts. Damit besteht aber zugleich fest, dass eine nach dem
Klagepatent geschützte Vorrichtung sich gerade durch die Ausgestaltung des Falzes und die dem Falz zugeordneten Ausnehmungen in den
Bremsbelägen in erfinderischerer Weise vom Stand der Technik unterscheidet. Deshalb steht jedenfalls heute fest, dass das Klagepatent, dessen
Fassung des Bundespatentgericht mit Wirkung ex tunc bestimmt hat, wesentlich durch die Ausgestaltung des Falzes und der mit ihm
korrespondierenden Bremsbeläge geprägt wird. Deshalb sind die angegriffenen, unstreitig die einschlägigen Merkmale des Klagepatents
erfüllenden Bremsbeläge sogar im Sinne der alten Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung erfindungsfunktional individualisiert und
deshalb ohne weiteres Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Bereits Angebot und Lieferung dieser erfindungsfunktional ausgestalteten Mittel
können eine (mittelbare) Patentverletzung darstellen.
67 3. Die Beklagte liefert und bietet die angegriffenen Ausführungsformen zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentes an. Die
Beklagte weiß oder es ist ihr zumindest auf Grund der Umstände offensichtlich, dass diese angegriffenen Mittel dazu geeignet und bestimmt sind,
für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, § 10 Abs. 1 PatG. Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die
Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände offensichtlich, weil sich dies für den unbefangenen Betrachter der
Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht
bestehen. Dies gilt im vorliegenden Fall bereits deshalb, weil die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen unstreitig selbst mit dem
Hinweis versieht, dass diese für von der Klägerin hergestellter Achsen mit bestimmter Bezeichnung „passend“ seien. Im Übrigen stellt die
Beklagte selbst nicht in Frage, dass die von ihr hergestellten Bremsbeläge gerade dazu bestimmt sind, zusammen mit bereits vorhandenen
Anlagen insgesamt eine Vorrichtung zu bilden, die von allen Merkmalen des Klagepatents in seiner derzeitigen Fassung wörtlich Gebrauch
macht.
68 4. Dem steht nicht entgegen, dass die angegriffenen Bremsbeläge dem Ersatz von Verschleißteilen innerhalb einer wesentlich längerlebigen
Bremstrommel dienen. Auch unter Abwägung des angemessenen Erfinderinteresses und der Bedürfnisse eines nicht unangemessen
eingeschränkten Wirtschafts- und Verkehrslebens ergibt sich nach Überzeugung des Senats im vorliegenden Fall, dass hier den Interessen des
Patentinhabers an einer Zuordnung zum durch das Patent gewährten Monopolbereich der Vorrang gegenüber dem Interesse der Beklagten an
wirtschaftlich ungestörter Belieferung mit Verschleißteilen zu Reparatur- und Wartungszwecken einzuräumen ist, weil Bremstrommeln nach dem
Klagepatent erst durch die streitgegenständlichen Bremsbeläge zu Vorrichtungen werden, die nach dem Klagepatent geschützt sind und in
deren bestimmungsgemäßem Einsatz im Zusammenwirken mit dem Falz gerade erst der erfinderische Unterschied zu Vorrichtungen nach dem
Stand der Technik liegt. Deshalb ist der Einbau der von dem Beklagten hergestellten und gelieferten Bremsbeläge bei wertender Betrachtung
auch eher als (Wieder)-Herstellung einer nach dem Klagepatent geschützten Ausführungsform, denn als bloße Reparatur einer bereits vom
Patentinhaber in das Klagepatent erschöpfender Weise gelieferten Bremstrommel zu verstehen. Denn durch die Auswechslung der Bremsbeläge
entsteht insgesamt eine das Klagepatent verletzende Ausführungsform neu, deren für die Verwirklichung der Erfindung maßgebenden Teile
gerade nicht vom Inhaber des Schutzrechts stammen. Der Erfinder würde nach Auffassung des Senats um seinen gerechten Lohn gebracht,
wenn man die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Bremsbeläge zum Zwecke der Verwendung in patentgemäßen Bremstrommeln
nicht seinem Ausschließlichkeitsrecht zuweisen würde, obgleich der eigentliche Gehalt der Erfindung gerade darin liegt, besonders ausgestaltete
Verschleißteile zu verwenden, die nach ihrer mit den bereits vorhandenen Teilen der Bremstrommel zusammenwirkenden Konstruktion ein
Ablesen des bereits erfolgten Verschleißes und der noch zur Verfügung stehenden Restdicke erlauben. Im Übrigen verweist der Senat in diesem
Zusammenhang auf die weiteren zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung (LGU 24 - 26), die er sich zu eigen macht.
69 5. Auch den Umfang der aus der festgestellten Patentverletzung folgenden Ansprüche hat das Landgericht grundsätzlich zutreffend bemessen,
sodass auch auf die Darlegungen in diesem Zusammenhang (LGU 27 - 29) zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden kann.
70 6. Die Berufung hat allerdings Erfolg, soweit das Klagepatent durch Aufnahme weiterer Merkmale in den Hauptanspruch durch das
Bundespatentgericht eingeschränkt worden ist. Denn in diesem Umfang war auf die Berufung der Beklagten auch die dem Klagepatent nach
seinen Merkmalen folgende Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform im Urteilstenor anzupassen, wenn dies auch wirtschaftlich von
völlig untergeordnete Bedeutung sein dürfte, weil letztlich nur eine sprachlich andere Kennzeichnung der unstreitig identischen angegriffenen
Ausführungsform erfolgt.
71 II. Zur Anschlussberufung
72 Die zulässige Anschlussberufung ist begründet.
73 1. Die Klägerin hat auch Anspruch darauf, dass es die Beklagten unterlassen, die angegriffenen Bremsbeläge anzubieten oder zu liefern, wenn
dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf die Verwendung in so gestalteten Bremstrommel der Klägerin geschieht. Auch dieser Anspruch ergibt sich
aus § 10 Abs. 1 PatG. Denn durch diesen Hinweis geben die Beklagten den Endkunden gerade eine Anleitung, die gelieferten oder
angebotenen Bremsbeläge so einzusetzen, dass letztlich eine unmittelbar patentverletzende Ausführungsformen entsteht. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die von der Klägerin hergestellten und gelieferten Bremstrommeln sogar nach Baureihe und Bremsgröße genau bezeichnet sind.
74 2. Die Klägerin hat auch Anspruch auf Auskunft über patentverletzende Handlungen, die die Beklagten nach der letzten mündlichen
Verhandlung noch begehen werden. Der Anspruch kann als zukünftiger Anspruch gem. § 259 ZPO bereits in diesem Verfahren geltend gemacht
werden. Wie die Verurteilung zur Unterlassung zeigt, besteht die Gefahr künftiger Patentverletzungen. Eine Zäsur tritt durch die mündliche
Verhandlung vor dem Senat nicht ein (vgl. im einzelnen Senat, MittdtschPatAnw 2003, 309).
75 3. Die Abänderung des im Klageantrag genannten Betrages für die Vertragsstrafe, die sich die Beklagten von ihren Kunden versprechen lassen
müssen, von DM 10.001 auf EUR 5.001, bedeutet lediglich eine der Währungsumstellung entsprechende Anpassung. Der Unterschied zwischen
dem Klageantrag, der von dem radialen Schenkel „der Falz“ spricht, gegenüber dem Tenor, der die vom Bundespatentgericht gewählte Fassung
„des Falzes“ verwendet, ist rein sprachlicher Natur.
76 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Soweit die Klage (durch Landgericht und Oberlandesgericht) abgewiesen worden ist betrifft
das nur wirtschaftlich unwesentliche, gegenüber dem Unterliegen der Beklagten völlig nachrangige Punkte. Die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO. Dem Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten war nicht zu entsprechen.
Die Voraussetzungen von § 712 ZPO sind weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Die Revision war zuzulassen. Die gesetzlichen
Voraussetzungen gem. § 543 Abs. 2 ZPO liegen vor. Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts und die
Sicherung einer einheitlichen Rechtssprechung erfordern eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Denn zu dem in der Praxis in zahlreichen
Fällen immer wieder auftretenden Problem der mittelbaren Patentverletzung gem. § 10 PatG durch Austausch von Verschleißteilen existiert
bislang - soweit ersichtlich - keine höchstrichterliche Rechtssprechung und auch die Frage der über die letzte mündliche Verhandlung
hinausreichenden Verurteilung zur Auskunft erscheint grundsätzlich klärungsbedürftig (vgl. Grosch/Schilling, Rechnungslegung und
Schadenersatzfeststellung für die Zeit nach Schluss der mündlichen Verhandlung?, in Festschrift für Eisenführ, S. 131 ff.).