Urteil des OLG Frankfurt, Az. 6 U 160/08

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Gericht:
OLG Frankfurt 6.
Zivilsenat
Entscheidungsdatum:
Aktenzeichen:
6 U 160/08
Dokumenttyp:
Urteil
Quelle:
Norm:
§ 24 Abs 2 MarkenG
Keine Erschöpfung bei nachträglicher Hinzufügung eines
Echtheitszertifikats (COAL)
Leitsatz
Der Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb von mit seiner Marke
gekennzeichneten Waren, die zunächst mit seiner Zustimmung in den Verkehr
gebracht worden sind, mit berechtigten Gründen widersetzen (§ 24 II MarkenG), wenn
ein Dritter diese Waren nachträglich mit einem Echtheitszertifikat (COAL) versehen hat,
das zwar als solches ebenfalls vom Markeninhaber stammt, jedoch nicht der
betreffenden Ware konkret zugeordnet war.
Tenor
Das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 23. Juli
2008 wird teilweise abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen, soweit das Landgericht die Beklagte zu 1) verurteilt
hat, die in ihrem Eigentum befindliche Folienschweißmaschine zum Zwecke der
Vernichtung an die Klägerin herauszugeben.
Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung
gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,- € abwenden, wenn nicht die
Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
I.
Die Parteien streiten nach vorangegangenem Eilverfahren (Az.: 2-6 O 78/07 und 6
U 97/07) um Ansprüche der Klägerin aus den für sie geschützten Wort- und
Wort/Bildmarken „B“ gemäß des Anlagenkonvoluts K 1. Die Klägerin möchte
erreichen, dass die Beklagte es unterlässt, Datenträger mit „B“ Betriebssystemen
für Computer zusammen mit Echtheitszertifikaten (CoA’s, das heißt Certificates of
Authenticity), die ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr
gebracht worden sind, zu vertreiben oder andere auf den Vertrieb gerichtete
Handlungen vorzunehmen. Darüber hinaus macht sie Ansprüche auf
Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend. Sie wirft
der Beklagten in diesem Zusammenhang vor, sie habe echte, dass heißt von der
Klägerin stammende Datenträger mit echten CoA‘s verkauft, die ursprünglich mit
anderen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden seien, und beruft sich dazu
auf eine Lieferung an die Firma A aus dem Jahre 2006. Gegenstand dieser
Lieferung waren nicht nur die in dem vorangegangenen Eilverfahren
streitgegenständlichen Datenträger, welche die Beklagte zu 1) ohne CoA‘s
ausgeliefert hatte, sondern zumindest auch jene, aus Anlage K 27 (Bl. 417 ff)
ersichtliche, sogenannte Recovery-CD’s, die nach dem Vorwurf der Klägerin mit
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ersichtliche, sogenannte Recovery-CD’s, die nach dem Vorwurf der Klägerin mit
anderen als den ursprünglich beigefügten CoA’s vertrieben wurden. Recovery-CD‘s
werden bei dem Vertrieb der B-Betriebssysteme als OEM-Versionen eingesetzt.
Dieser Vertriebsweg ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebssysteme von
den Computerherstellern, welche mit der Klägerin vertraglich verbunden sind (auch
OEM-Partner genannte) bereits auf den Festplatten der Computer installiert sind
und die Computer selbst mit den CoA‘s versehen sind. Die Recovery-CD‘s dienen
der Wiederherstellung verloren gegangener Daten auf den Festplatten und werden
entweder bereits bei Erstauslieferung mit dem Paket bestehend aus Computer,
aufgespieltem Betriebssystem, CoA und gegebenenfalls weiteren Bestandteilen
wie z.B. einem Handbuch ausgeliefert, oder können im Bedarfsfall bei dem OEM-
Partner angefordert werden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die
tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteils Bezug genommen (§ 540
Abs. 1, Satz 1 ZPO).
Nach teilweiser Klagerücknahme hat das Landgericht die Beklagten unter
Zurückweisung eines Teils des Auskunftsantrags wie folgt verurteilt:
I.
Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis EUR
250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu
vollstrecken hinsichtlich der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer, für jeden
Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne die
Einwilligung der Klägerin Datenträger mit „B“ Computerprogrammen, die mit dem
Zeichen „B“ versehen sind, insbesondere mit den Programmen „B1“ und/oder
„B2“ und/oder „B3“, zusammen mit solchen Echtheitszertifikaten (COALs), die
ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind,
anzubieten, feilzuhalten und/oder sonst wie in den Verkehr zu bringen,
insbesondere zu diesem Zweck zu besitzen und/oder in die Bundesrepublik
Deutschland einzuführen oder auszuführen.
II.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage gut lesbarer Belege wie
Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und unter
Nennung vollständiger Produktbezeichnungen, Namen und Anschriften Auskunft
darüber zu erteilen,
a) In welchem Umfang sie die in Ziffer I beschriebenen einzelnen Datenträger mit
„B“-Computerprogrammen zusammen mit nicht dazugehörigen
Echtheitszertifikaten angeboten, feilgehalten und/oder sonst wie in den Verkehr
gebracht sowie in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt oder ausgeführt oder
zum Zwecke des Anbietens und/oder Inverkehrbringens besessen haben;
b) Von wem sie die in Ziffer I. beschriebenen einzelnen Datenträger mit „B“-
Computerprogrammen mit nicht dazu gehörigen Echtheitszertifikaten
(Verletzungsgegenständen) in welchen Stückzahlen und zu welchen Preisen
erhalten haben.
III.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der
Klägerin eine angemessene Lizenzgebühr als Bereicherungsausgleich bzw. als
Ersatz des Schadens dafür zu zahlen, dass sie die in Ziffer I. beschriebenen
einzelnen Datenträger mit „B“-Computerprogrammen mit nicht dazugehörigen
Echtheitszertifikaten angeboten, in den Verkehr gebracht und/oder zu diesen
Zwecken besessen haben.
IV.
Die Beklagten werden verurteilt, sämtliche Verletzungsgegenstände gemäß Ziff. I
zum Zwecke der Vernichtung an die Klägerin herauszugeben.
V.
Die Beklagte zu 1) wird darüber hinaus verurteilt, die in ihrem Eigentum befindliche
Folienschweißmaschine an die Klägerin zum Zwecke der Vernichtung
herauszugeben.
Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Berufung. Sie beantragen,
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Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Berufung. Sie beantragen,
unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Frankfurt, Az. 2-06 O
439/07, vom 23.07.2008 zugestellt am 28.07.2008, wird die Klage in vollem
Umfang abgewiesen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
In der Berufungsinstanz wiederholen und vertiefen die Parteien ihren
erstinstanzlichen Vortrag. Wegen der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden
Ausführungen unter II. sowie die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen
verwiesen.
II.
Die zulässige Berufung ist im Wesentlichen unbegründet.
Der Unterlassungsanspruch gemäß Ziffer I. des landgerichtlichen Urteils ist aus §§
14 Abs. 1 Ziffer 1, Abs. 3 Ziff. 2 und 4 sowie Abs. 5 MarkenG begründet. Dabei trifft
die Unterlassungspflicht, wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, auch den
Beklagten zu 2), weil dieser als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) von der Art
und Weise des Vertriebs der „B“-Datenträger durch Beklagten zu 1) Kenntnis
hatte. Dies folgt bereits aus den im landgerichtlichen Urteil (S. 17)
wiedergegebenen Angaben des Beklagten zu 2) in der mündlichen Verhandlung
vor dem Landgericht.
Der Vertrieb der „B“-Betriebssysteme, unterliegt – unabhängig davon ob er mit
oder ohne die von der Klägerin verwendeten Echtheitszertifikate erfolgt – dem
Markenrecht der Klägerin. Dasselbe gilt für die im Tenor des landgerichtlichen
Urteils genannten und auf den Vertrieb solcher Ware gerichteten Handlungen.
Den Beklagten ist die Nutzung des Zeichens „B“ auch nicht deshalb
ausnahmsweise erlaubt, weil die von ihr vertriebenen Datenträger zuvor von der
Klägerin oder mit deren Zustimmung unter dieser Marke im Inland, in einem der
übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den
Verkehr gebracht worden sind (§ 24 MarkenG).
Die Regelung der Erschöpfung in § 24 MarkenG hat den Zweck, die Belange des
Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in Einklang zu bringen. Dem
Markeninhaber steht danach das ausschließliche Recht zu, das erste
Inverkehrbringen der Markenware in der Gemeinschaft zu kontrollieren. Dadurch
soll dem Markeninhaber die Möglichkeit eingeräumt werden, den wirtschaftlichen
Wert seiner Marke zu realisieren. Von einem Inverkehrbringen ist deshalb
auszugehen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die mit der
Marke versehenen Waren auf einen Dritten übertragen und dadurch den
wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert hat (BGH, Urt. v. 15.02.2007 - I ZR 63/04
- GRUR 2007, 882 Tz 14 - Parfümtester, m.w.Nachw.). Dabei handelt es sich bei
der Erschöpfung um einen Einwand; seine Voraussetzungen sind deshalb
grundsätzlich von dem „Verletzer“ darzulegen und zu beweisen, der sich darauf
beruft (BGH, Urt. v. 23.10.2003 - I ZR 193/97 - GRUR 2004, 156 juris-Tz 22 - Stussy
II).
In dem vorliegenden Fall sind die Markenrechte der Klägerin - wie das Landgericht
zutreffend festgestellt hat - nicht erschöpft. Denn die Klägerin kann sich aus
berechtigten Gründen im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG dem Vertrieb der
ursprünglich mit ihrem Einverständnis in den Verkehr gebrachten „B“-Datenträger
widersetzen.
Demgegenüber können sich die Beklagten nicht darauf berufen, Erschöpfung an
den CoA‘s sei schon dadurch eingetreten, dass diese von der Klägerin an die OEM-
Partner versandt wurden. Denn bei den CoA‘s handelt es sich - worauf die Klägerin
zutreffend hingewiesen hat - um Kennzeichnungsmittel im Sinne des § 14 Abs. 4
Ziff. 2 MarkenG an denen Erschöpfung nicht eintreten kann. In dem vorliegenden
Fall ist entscheidend ist vielmehr, ob die Datenträger selbst ursprünglich mit
Einwilligung der Klägerin in dem für § 24 MarkenG maßgeblichen Gebiet in den
Verkehr gebracht worden sind.
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Insoweit ist zwischen den Parteien unstreitig, dass es sich den von der Beklagten
zu 1) vertriebenen Datenträgern gemäß der Anlage K 27 um echte B-Produkte
handelt. Unstreitig ist auch die Echtheit sowohl der mit diesen Datenträgern
verbundenen CoA‘s. Nach den insoweit unbeanstandet gebliebenen Feststellungen
des Landgerichts bezieht die Beklagte zu 1) die von ihr weiterverkaufen
Datenträger (zum Teil) von sogenannten Remarketern; es handelt sich also um
„Gebrauchtsoftware“. Dass diese ursprünglich nicht mit Einwilligung der Klägerin
innerhalb des relevanten Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde, ist
nicht ersichtlich. Hinsichtlich dieser Datenträger ist der Tatbestand des § 24 Abs. 1
MarkenG somit erfüllt.
Auf Erschöpfung können sich die Beklagten gleichwohl nicht berufen, weil sich die
Klägerin der Benutzung ihrer Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb
der Datenträger widersetzen kann (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Es steht zur
Überzeugung des fest, dass die Beklagte zu 1) diesen Datenträgern vor
dem Weiterverkauf an die Firma A andere, ursprünglich nicht mit diesen CD‘s in
den Verkehr gebrachte CoA‘s beigefügt hat. Denn die Klägerin hat im Einzelnen
dargelegt, dass die aus den Kopien gemäß Anlage K 27 ersichtlichen CoA‘s für
Computer des Herstellers C und nicht für den Hersteller E - der auf den CD
angegeben ist - vorgesehen waren. Außerdem befanden sich ausweislich des
„Wegnahmeprotokolls“ gemäß der Anlage K 5 in den Geschäftsräumen der
Beklagten zu 1) eine Vielzahl von Revovery-Datenträgern und davon separat
gelagert ebenfalls eine größere Anzahl von CoA‘s. Dies lässt - wie das Landgericht
zutreffend festgestellt hat - nur den Schluss zu, dass die Beklagten diese
Datenträger und CoA‘s selbst neu zusammengefügt haben.
Dem sind die Beklagten auch in der Berufungsinstanz nicht substantiiert entgegen
getreten. Zuletzt in ihrem Schriftsatz vom 29. Oktober 2009 haben die Beklagten
zwar in Abrede gestellt, dass die Datenträger stets mit zugehörigen
Echtheitszertifikaten vertrieben werden; außerdem haben sie mit Schriftsatz vom
13. November 2009 den Vortrag der Beklagten zu Anlage K 27 erneut bestritten.
Dies entkräftet den Vortrag der „Entbundelung“ und Neuzusammenstellung von
Datenträgern und CoA‘s nicht.
Dazu hat der in seinem zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits
ergangenen Urteil vom Urteil in dem Eilverfahren 6 U 97/07 ausgeführt, dass die
Regelung des § 24 Abs. 2 MarkenG dem Markeninhaber zwar nicht generell die
Möglichkeit gibt, die Trennung von Einzelerzeugnissen, die er als „Paket“ unter
seiner Marke in den Verkehr gebracht hat, sowie den isolierten Weitervertrieb
dieser Einzelteile unter der Marke zu unterbinden (vgl. insbesondere zum
gespaltenen Absatz von OEM-Produkten BGH, Urt. v. 06.07.2000 - I ZR 244/97 -
GRUR 2001, 153, 155 – OEM-Version). Ob nach einer „Entbundelung“ die
Erschöpfungswirkung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG endet, kann vielmehr nur im
konkreten Fall unter Abwägung der beiderseitigen Interessen beurteilt werden (
, Urt. v. 19.07.2007, S. 4).
Weiter hat der Senat ausgeführt, die Klägerin habe ein schützenswertes Interesse
zum einen daran, dass „B“-Datenträger, die von ihr zusammen mit einem CoA-
Label in den Verkehr gebracht worden sind, nicht ohne dieses CoA-Label
weitervertrieben werden. Zum anderen liegt ein markenverletzender Weitervertrieb
dieser CD-Roms auch dann vor, wenn Datenträger nachträglich mit „neutralen“
CoA-Labels versehen und in den Verkehr gebracht werden. Denn es handelt sich
hierbei um ein Echtheitszertifikat, das ein effektives und auch für die beteiligten
Verkehrskreise wichtiges Mittel zur Unterscheidung echter Produkte von
gefälschten Produkten darstellt. Das markenrechtlich schützenswerte Interesse
der Klägerin erstreckt sich daher auch darauf, dass die Datenträger nur mit den
von ihr versehenen CoA‘s versehen werden ( , Urt. v. 19.07.2007, S. 5 f). Es
kommt deshalb entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht darauf an, wer
– die Klägerin selbst oder deren OEM-Partner im Auftrag oder mit Einwilligung der
Klägerin – die ursprüngliche Zuordnung von Datenträgern und CoA’s in jedem
Einzelfall vorgenommen hat.
An dieser Auffassung hält der Senat auch vor dem Hintergrund des
weitergehenden Vortrags der Parteien in dem vorliegenden Verfahren fest. Der
Unterlassungsantrag ist also begründet. Er ist entgegen der Auffassung der
Beklagten auch nicht deshalb zu weitgehend, weil er sich nicht auf OEM-Recovery
Datenträger beschränkt. Denn selbst dann, wenn es sich bei den an die Firma A
verkaufen Waren - wie von den Beklagten behauptet - nur um Recovery-CD‘s
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verkaufen Waren - wie von den Beklagten behauptet - nur um Recovery-CD‘s
gehandelt haben sollte, begründen die in ihren Geschäftsräumen vorgefundenen
weiteren B-Produkte zumindest eine hinreichende Erstbegehungsgefahr dafür,
dass die Beklagten auch sogenannte Retail- oder SB-Versionen ohne die
dazugehörigen CoA‘s vertreiben könnten.
Auch den Schadensersatzfeststellungsanspruch hat das Landgericht mit
zutreffenden Gründen aus § 14 Abs. 6 MarkenG zugesprochen. Der
Auskunftsanspruch II. a) steht der Klägerin zu, weil sie diese Angaben zur
Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs benötigt. Der vom Landgericht
lediglich „redaktionell“ angepasste Auskunftsanspruch zu II. b) besteht aus § 19
MarkenG.
Der Anspruch auf Herausgabe der Datenträger und CoA‘s besteht - wie vom
Landgerichtzutreffend festgestellt - aus § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG. Bedenken
gegen die Bestimmtheit des Anspruchs bestehen aus den zum
Unterlassungsanspruch dargelegten Gründen nicht.
Unbegründet ist die Klage jedoch, soweit die Klägerin auch die Herausgabe der
sichergestellten „Folienschweißmaschine“ beantragt hat. § 18 Abs. 1 Satz 2
MarkenG in der zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung geltenden Fassung
gewährt dem Markenrechtsinhaber zwar einen Anspruch auf Vernichtung von
Vorrichtungen, die im Eigentum des Verletzers stehen. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass diese ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur widerrechtlichen
Kennzeichnung von Waren gedient haben. Dies ist in dem vorliegenden Fall nicht
hinreichend dargetan. Es besteht zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die in
den Geschäftsräumen vorgefundenen Folienschweißmaschine (auch) dazu benutzt
wurde, die von der Beklagten neu zusammengestellten Pakete aus Recovery-CD’s
und CoA’s einzuschweißen. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass dieses Gerät
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu diesem Zweck verwendet wurde. Eine
solche Feststellung kann bereits deshalb nicht getroffen werden, weil nicht
ersichtlich ist, dass die Beklagte vorwiegend mit solchen Waren handelt, die gegen
Markenrechte der Klägerin oder Dritter verstoßen.
Insoweit hat die Berufung daher Erfolg.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO. Die Entscheidung
über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, da der Rechtsstreit weder grundsätzliche
Bedeutung hat noch eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Wahrung der
Einheitlichkeit der Rechtsprechung erforderlich ist, § 543 Abs. 2 ZPO.
Hinweis: Die Entscheidung wurde von den Dokumentationsstellen der hessischen Gerichte
ausgewählt und dokumentiert. Darüber hinaus ist eine ergänzende Dokumentation durch
die obersten Bundesgerichte erfolgt.