Urteil des OLG Düsseldorf vom 28.01.2010

OLG Düsseldorf (bundesrepublik deutschland, internationale zuständigkeit, deutschland, patg, daten, dvd, örtliche zuständigkeit, zuständigkeit, gericht erster instanz, gesellschaft mit beschränkter haftung)

Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 125/08

Datum:

28.01.2010

Gericht:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

2. Zivilsenat

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

I-2 U 125/08

Tenor:

Die Berufung gegen das am 7. Oktober 2008 verkündete Urteil der 4b

Zivil-kammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der

Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,-- Euro

abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe

leistet.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 255.000,-- €.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer japanischen

Unionspriorität vom November 1992 im November 1993 angemeldeten europäischen

Patents 0 599 xxx B 1 (im Folgenden: Klagepatent), dessen Erteilung im Oktober .2001

veröffentlicht worden ist. Als Vertragsstaat ist unter anderem die Bundesrepublik

Deutschland benannt.

Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent trägt die Bezeichnung

"Verfahren und Gerät zur Bildkodierung und Verfahren und Gerät zur Bilddekodierung".

Patentanspruch 11, der im Rechtsstreit allein interessiert, lautet in deutscher

Übersetzung wie folgt:

"Bilddecodierverfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals, das in einem

Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten, zusammengesetzt aus Vollbildern,

erzeugt worden ist, wobei jedes Vollbild zwei Halbbilder umfasst, wobei das

Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal, wobei das extrahierte

Signal anzeigt, ob die Vollbilder des codierten Bildsignals durch eine Vollbild-

Einheit-Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen

Blöcken des Vollbilds codiert worden ist, wobei jedes aus Pixeln beider der zwei

Halbbilder zusammengesetzt wird, die in dem Vollbild umfasst sind, und Codieren

jedes der kleinen Blöcke des Vollbilds, oder codiert durch eine Halbbild-Einheit-

Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken

des ersten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur einem der zwei Halbbilder

zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und in eine Vielzahl von

kleinen Blöcken des zweiten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur dem

anderen der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst

sind, und Codieren jedes kleinen Blocks des ersten und zweiten Halbbilds, und

Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals auf einer Basis Vollbild für

Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild in Abhängigkeit des extrahierten

Signals."

Die Klägerin hat das Klagepatent in einen Patentpool eingebracht, der von der A LA

L.L.C USA, einer US-amerikanischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem

Recht des Staates Delaware, verwaltet wird (nachfolgend A LA). Der Patentpool beruht

auf einer Vereinbarung betreffend die Erteilung von Lizenzen für Patente, die für die

Einführung einer ISO-Norm mit der Bezeichnung A-2 zur Übertragung und Speicherung

von Videosignalen notwendig sind. Die Vereinbarung wurde zwischen Inhabern von

Patenten, die für die Einhaltung der A-2-Norm (nach deren Ansicht) als notwendig

angesehen wurden, sowie der A LA und einer weiteren Gesellschaft geschlossen. Um

u.a. die Einführung der Norm zu beschleunigen, haben die Mitglieder der A LA eine

weltweite einfache Patentlizenz erteilt. A LA verpflichtete sich ihrerseits, jedem

Unternehmen, das die A-2-Norm einführen möchte, einfache (Unter-)Lizenzen zu

Standardbedingungen zu erteilen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben 25 Lizenzgeber

über 800 Patente für ca. 57 Länder in den A-2-Patentpool eingebracht. Mehr als 1.400

Lizenznehmer sind derzeit weltweit nach dem Standardvertrag lizenziert. Die A LA bietet

Unternehmen, die den A-2-Standard nutzen wollen, den Abschluss eines Standard-

Lizenzvertrages an.

Die Beklagte hat – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – vorsorglich ihr Interesse

am Erhalt einer Lizenz für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland bekundet

und erklärt, dass sie "eine Lizenz des A LA für Benutzungshandlungen in der

Bundesrepublik Deutschland zu den Konditionen des A LA Standardlizenzvertrages"

abschließen möchte.

Die in Griechenland ansässige Beklagte stellt her und vertreibt DVDs. Nach ihrem

eigenen zweitinstanzlichen Vorbringen ist sie der drittgrößte, nach den Angaben der

Klägerin der größte DVD-Hersteller in Griechenland. Unstreitig stellte sie jedenfalls im

Jahr 2007 insgesamt 28 Mio. und im Jahr 2008 ca. 29 Mio. DVDs her.

Die Beklagte lieferte am 30. März 2007 insgesamt 500 von ihr hergestellte DVDs mit

dem Titel "Erdbebenmessung in Deutschland" an eine Lieferadresse in Köln. Anlass für

diese Lieferung war eine von der Klägerin initiierte Bestellung einer Frau Manuela B.

Diese nahm erstmals am 9. Februar 2009 per Email unter der Bezeichnung "exC

manuela B" und Angabe einer Geschäftsadresse in Frankfurt/Main Kontakt mit der

Beklagten auf und bat diese um ein Angebot für die Herstellung von 500 DVDs. Frau B

teilte in diesem Zusammenhang mit, dass der Beklagten ein "DVD-Master auf einem

DLT-Tape Type IV" ("DVD Master on a DLT-Tape Type IV") zur Verfügung gestellt

werde, und bat um Information, ob das Format für die Produktion der Beklagten geeignet

sei. Dieses Email beantwortete die Beklagte am 12. Februar 2007 positiv. Weiterhin

heißt es in dem Email:

"The above prices are EX-WORKS and do not include any copyrights or royalty

fees for which you should secure us".

Daraufhin bestellte Frau B – wiederum unter der Bezeichnung "exC manuela B"– mit

Email vom 27. Februar 2007 die angefragten 500 DVDs bei der Beklagten, wobei sie

angab, dass die Video-Daten "GEMA-frei" seien. Außerdem teilte sie mit, die Druck- und

Videodaten unverzüglich nach Griechenland zu senden. Mit unter dem Briefkopf "ExC

Manuela B" verfasstem Schreiben vom 2. März 2007 wurden der Beklagten ein "DVD-

Master auf einem DLT-Tape TYP IV" sowie Printdaten im PDF-Format übersandt.

Gleichzeitig wurde die Beklagte darum gebeten, die DVDs an eine Adresse der "ExC

Manuela B" in Köln zu liefern. Zur Produktion der bestellten DVDs fertigte die Beklagte

zunächst einen so genannten Glassmaster an, auf den sie die bereits auf dem "DLT-

Tape" komprimierten Daten übertrug. Den "Glassmaster" benutzte sie anschließend als

Vorlage für die Herstellung eines so genannten Stampers (= Stempel), mit dessen Hilfe

die Dateninhalte der ursprünglichen Pressvorlage in das Kunststoff- bzw.

Polycarbonatscheiben der DVDs eingeprägt wurden. Die fertigen DVDs lieferte die

Beklagte auftragsgemäß an die angegebene Anschrift und stellte sie mit Schreiben vom

29. März 2007 in Rechnung.

Die Klägerin sieht in dem geschilderten Verhalten eine Verletzung des Klagepatents.

Mit ihrer Klage hat sie die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung,

Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in

Anspruch genommen. Einen ursprünglich ebenfalls erhobenen Vernichtungsanspruch

hat die Klägerin in erster Instanz zurückgenommen.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht: Die Beklagte sei der größte

DVD-Hersteller Griechenlands, zu deren Standardgeschäft die Belieferung

europäischer und mithin auch deutscher DVD-Kunden gehöre. Die von der Beklagten

hergestellten und nach Deutschland gelieferten DVDs verletzten das Klagepatent. Das

geschützte Decodierverfahren gehöre zum A-2-Standard und sei für die Einhaltung

dieses Standards essentiell. Bei den DVDs der Beklagten handele es sich um optische

Datenträger mit gemäß dem A-2-Standard decodierten Videoinhalten und somit um

unmittelbare Erzeugnisse des patentgeschützten Verfahrens (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat die internationale und örtliche

Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Düsseldorf gerügt und außerdem eine

Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht: Die Klägerin

habe die Lieferung der in Rede stehenden DVDs nach Köln allein zu dem Zweck

provoziert, sich den Gerichtsstand des Landgerichts Düsseldorf aus sachfremden

Erwägungen, nämlich allein deshalb zu erschleichen, weil sie das Klagepatent bereits

in der Vergangenheit erfolgreich vor dem angerufenen Gericht durchgesetzt habe. Es

sei ihr (der Beklagten) trotz intensiver Recherche nicht gelungen, die Firma ExC zu

ermitteln. Diese sei weder unter der Geschäftsanschrift in Frankfurt noch unter der in

Köln angegebenen Lieferanschrift bekannt gewesen. Sie (die Beklagte) unterhalte keine

geschäftlichen Beziehungen nach Deutschland. Bei dem in Rede stehenden Geschäft

habe es sich um die einzige Lieferung nach Deutschland seit Juni 1995 gehandelt. Es

seien in dieser Zeit auch keine Bestellungen akzeptiert worden. Nur aufgrund der mit

500 Stück als gering zu bezeichnenden Stückzahl der Bestellung sei es der Klägerin

gelungen, ihre internen Kontrollmechanismen zu umgehen. Die zuständige

Sachbearbeiterin hätte bei einem größeren Bestellvolumen Rücksprache mit einem

Vorgesetzten gehalten und sich danach erkundigt, ob eine Lieferung nach Deutschland

überhaupt ausgeführt werden dürfe. Die Klägerin handele außerdem

rechtsmissbräuchlich, wenn sie – ohne Anhaltspunkte für eine drohende

Verletzungshandlung – eine Lieferung patentverletzender DVDs nach Deutschland

provoziere, um sie (die Beklagte) "hereinzulegen". Aufgrund dessen sei die Klage auch

in der Sache unbegründet. Außerdem bestreite sie, dass sie das Klagepatent bei ihrer

Produktion einsetze.

Durch Urteil vom 7. Oktober 2008 hat das Landgericht dem Klagebegehren nach den

zuletzt gestellten Anträgen entsprochen und in der Sache wie folgt erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen

Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs

Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle

Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

optische Datenträger mit codierten Bilddaten eines Bildcodierverfahrens zum

Decodieren eines codierten Bildsignals

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu

gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu

besitzen,

das in einem Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten, zusammengesetzt

aus Vollbildern, erzeugt worden ist, wobei jedes Vollbild zwei Halbbilder

umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal, wobei das extrahierte

Signal anzeigt,

ob die Vollbilder des codierten Bildsignals durch eine Vollbild-Einheit-

Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen

Blöcken des Vollbilds codiert worden ist, wobei jedes aus Pixeln beider der

zwei Halbbilder zusammengesetzt wird, die in dem Vollbild umfasst sind, und

Codieren jedes der kleinen Blöcke des Vollbilds,

oder codiert durch eine Halbbild-Einheit-Codierung durch Dividieren eines

Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des ersten Halbbilds, wobei

jeder aus Pixeln von nur einem der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die

in dem Vollbild umfasst sind, und in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des

zweiten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur dem anderen der zwei

Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und

Codieren jedes kleinen Blockes des ersten und zweiten Halbbilds,

Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals auf einer Basis Vollbild für

Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild in Abhängigkeit des extrahierten

Signals;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die

Beklagte) die vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem

10.11.2001 begangen hat,

und zwar unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und

Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer unter Vorlage der

Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -

preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und

Anschriften der Abnehmer unter Vorlage der Liefer- und Rechnungsunterlagen in

Kopie,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -

preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und

Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren

Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und

des erzielten Gewinns,

w o b e i

der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht

gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem

von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit

verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik

Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn

ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein

bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden

zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 10.11.2001

begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Die Klage sei zulässig. Das Landgericht Düsseldorf sei für die Entscheidung des

Rechtsstreits nach Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 international und gemäß § 32 ZPO örtlich

zuständig. Sich auf diesen Gerichtsstand zu berufen, sei der Klägerin nicht wegen

rechtsmissbräuchlichen Verhaltens verwehrt. Ein Testkauf sei ein grundsätzlich

zulässiges Mittel im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Es sei auch nicht

rechtsmissbräuchlich, einen Testkauf durchzuführen, um hierdurch einen bestimmten

Gerichtsstand (hier: in Düsseldorf) zu begründen. Testkäufe seien nur bei Vorliegen

besonderer Umstände als sittenwidrig anzusehen, nämlich dann, wenn mit ihnen

lediglich die Absicht verfolgt werde, den Mitbewerber "hereinzulegen" oder wenn

verwerfliche Mittel angewandt würden, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen.

Solche Umstände lägen hier nicht vor. Es sei nicht ersichtlich, dass die Klägerin sich

durch die Beauftragung von Frau B in irgendeiner Weise verwerflicher Mittel bedient

habe oder dass Frau B selber solche Mittel angewandt habe. Auch sei nicht geltend

gemacht, dass der Klägerin oder Frau B bekannt gewesen sei, dass mit einer Bestellung

von "nur" 500 DVDs eine Bearbeitung des Auftrages wahrscheinlicher sei. Es sei ferner

auch nicht ersichtlich, dass der Testkauf nur dazu gedient habe, die Beklagte

hereinzulegen, ohne dass Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder drohende

Patentverletzung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland vorgelegen hätten. Die

Beklagte sei unstreitig ein auf dem betreffenden Markt bedeutendes Unternehmen in

Griechenland mit einer Produktion von 28 Mio. DVDs im Jahr 2007. Die Beklagte sei

dem Vortrag der Klägerin nicht entgegengetreten, dass die Belieferung europäischer

DVD-Kunden zu ihrem Standardgeschäft gehöre. Sie habe insoweit lediglich geltend

gemacht, dass der tatsächliche und strategische Schwerpunkt ihrer

Unternehmensaktivitäten in Griechenland liege. Bestritten habe die Beklagte lediglich,

dass sie seit Juni 1995 Bestellungen aus Deutschland akzeptiert oder Lieferungen nach

Deutschland vorgenommen habe. Zugestanden habe sie hingegen, dass sie

international tätig sei. Bereits dies spreche dafür, dass patentverletzende DVDs aus der

Produktion der Beklagten auch in Deutschland Verbreitung fänden, weil es sich hierbei

um eine flüchtige Ware handele. Hierfür sprächen im Übrigen auch die weiteren – durch

den Testkauf an den Tag getretenen – Umstände. Auch das von der Klägerin initiierte

Veranlassen einer Lieferung nach Köln, um eine für sie vermeintlich "günstige

Rechtsprechung" des Landgerichts Düsseldorf auszunutzen, führe nicht zu der

Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Vorgehensweise. Es sei grundsätzlich nicht zu

beanstanden, wenn der Kläger das ihm bequemste oder genehmste Gericht auswähle,

also beispielsweise sein Heimatgericht oder das Gericht mit der ihm am günstigsten

erscheinenden Rechtsprechung.

Die Klage sei auch begründet. Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen sei davon

auszugehen, dass die Beklagte bei ihrer DVD-Herstellung auf das dem Patent zugrunde

liegende Decodierverfahren zurückgreife. Nach dem unwidersprochenen Vorbringen

der Klägerin seien die DVDs der Beklagten auf gängigen DVD-Geräten abspielbar und

stelle der A-2-Standard das in der Praxis dominierende Codierverfahren dar. Der A-2-

Standard kenne ein Verfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals wie es das

Klagepatent lehre. Da der A-2-Standard das Klagepatent umfasse und außerdem

ausreichende Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Beklagte im Rahmen ihrer

Geschäftstätigkeit auch von den das Klagepatent betreffenden Optionen des Standards

Gebrauch gemacht habe, sei es Sache der Beklagten darzutun, dass und weshalb es

trotz Befolgung des A-2-Standards nicht zu einer patentgemäßen Verfahrensführung

gekommen sei. Dieser Darlegungslast sei die Beklagte nicht nachgekommen.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem

Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgt. Die

Beklagte macht geltend:

Sie habe nur ein Mal 500 DVDs nach Deutschland geliefert. Diese seien auf der

Grundlage bereits komprimierter Daten hergestellt und vervielfältigt worden, welche sie

von der Testkäuferin der Klägerin erhalten gehabt habe. Auf dem ihr zur Verfügung

gestellten "DLT-Tape-Typ IV" seien – was zwischen den Parteien unstreitig ist – bereits

nach dem A-2-Standard komprimierte Daten vorhanden gewesen. Sie habe die Daten

nicht verändert und damit kein einziges Patent aus dem A-2-Pool verwendet. Bei den

DVDs handele es sich im Übrigen nicht um unmittelbare Verfahrensprodukte im Sinne

von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Bei chronologischer Betrachtung seien die DVDs nicht mehr

das unmittelbare Produkt des patentierten Verfahrens. Die Anwendung des

patentgemäßen Verfahrens ende spätestens mit der Erstellung des "DLT-Tapes".

Außerdem wiesen DVDs auch andere charakteristische Eigenschaften auf als

komprimierte und dekomprimierte Daten; der Verkehr differenziere zwischen Daten und

handelsfähigen DVDs. Jedenfalls handele es sich bei den angegriffenen DVDs deshalb

um keine unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, weil sie diese nicht unter Anwendung

des klagepatentgemäßen Verfahrens hergestellt habe. Sie selbst habe lediglich bereits

komprimierte Daten kopiert.

Etwaige Verbietungsrechte der Klägerin seien im Übrigen erschöpft, weil nicht sie (die

Beklagte) die Decodierung vorgenommen habe, sondern Frau B, die für die Klägerin

das "DLT-Tape" hergestellt und sodann an sie verschickt habe. Frau B habe die Daten

mit der Software eines Unternehmens (der Apple Inc.) bearbeitet, das Lizenznehmerin

sämtlicher Patente aus dem A-2-Pool sei. Frau B sei daher durch einen Lizenzvertrag

der A LA mit diesem Unternehmen autorisiert gewesen, Daten in das A-2-Format zu

komprimieren und zu dekomprimieren. Die Erschöpfung gelte auch für das unmittelbare

Verfahrensprodukt, welches hier aus den komprimierten Daten auf dem "DLT-Tape"

bestehe. Für die rechtliche Beurteilung sei es unerheblich, ob sich die Daten auf einem

"DLT-Tape" befänden oder ob sie auf eine DVD übertragen werden würden. Die

Aufzeichnungsstruktur bleibe nämlich völlig identisch und es finde lediglich ein

schlichter Wechsel des Speichermediums statt.

Selbst wenn man jedoch zu der Ansicht gelange, dass eine Patentverletzung zu

bejahen sei, könne sich die Klägerin auf diese eine Patentverletzung nicht berufen, weil

sie sich selbst durch das Provozieren des Rechtsverstoßes rechtsmissbräuchlich

verhalten habe. Dies führe einerseits dazu, dass das angerufene Gericht nicht zuständig

sei, und andererseits dazu, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht

bestehe. Die Klägerin habe einen Testkauf fingiert, der aufgrund der ihn begleitenden

Umstände als unzulässig zu qualifizieren sei. Ein unzulässiger Testkauf liege immer

dann vor, wenn ein Wettbewerber ohne hinreichende Anhaltspunkte für bereits

begangene oder bevorstehende Rechtsverletzungen lediglich die Absicht verfolge, den

Mitbewerber "hereinzulegen". Das sei hier der Fall. Es hätten keine Anhaltspunkte für

eine Lieferbereitschaft nach Deutschland bestanden. Die Einzellieferung an Frau B

habe außerhalb ihres regelmäßigen Absatzgebiets stattgefunden, wobei die zu Grunde

liegende Bestellung unter Verstoß gegen eine interne Arbeitsanweisung ausgeführt

worden sei. Die betreffende Arbeitsanweisung habe sich auf alle Bestellungen über 400

Stück bezogen, und zwar unabhängig davon, ob die Bestellung DVDs oder CDs

betroffen habe. Sie (die Beklagte) habe alles getan, um in ihrem Betrieb Mechanismen

einzurichten, die sicherstellten, dass schutzrechtsverletzende Lieferungen nicht

ausgeführt würden. Unzutreffend sei, dass die Belieferung europäischer DVD-Kunden

ein Standardgeschäft von ihr sei. Den Großteil ihrer Produktion setze sie in

Griechenland ab; nur einen geringen Teil exportiere sie, und zwar überwiegend in das

arabische Ausland. Hätte die Klägerin tatsächlich einen regulären Testkauf durchführen

wollen, hätte diese ihr unkomprimierte Daten geliefert, um herauszufinden, ob sie (die

Beklagte) tatsächlich eine Codierung nach dem A-2-Standard wähle. In diesem Fall

wäre von ihr (der Beklagten) eines der anderen möglichen Codierungsverfahren

ausgewählt worden. Darüber hinaus habe die Klägerin auch verwerfliche Mittel

angewandt, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen. Die Übersendung des "DLT-

Tapes" mit der Aufforderung, auf dieser Grundlage DVDs zu reproduzieren und zu

liefern, sei als verwerflich zu qualifizieren. Sie sei in die Irre geführt und getäuscht

worden, da sie davon habe ausgehen müssen, dass die auf dem "DLT-Tape"

enthaltenen Daten problemlos in Deutschland verwendet werden könnten. Eine

Überprüfung des "DLT-Tapes" sei ihr nicht möglich gewesen und hierzu sei sie auch

nicht verpflichtet gewesen. Zudem habe Frau B versichert, die Reproduktion der bereits

komprimierten Daten sei bezüglich einer möglichen Rechtsverletzung unbedenklich.

Außerdem habe sie – um das Prozesskostenrisiko zu reduzieren – eine umfassende

Unterlassungserklärung abgegeben, welche insbesondere auch die Nutzung der

Technologie des Klagepatents umfasse. Die Unterlassungserklärung sei wirksam.

Überdies habe sie wirksame interne Maßnahmen ergriffen, um rechtswidrige Exporte

nach Deutschland zu unterbinden.

Darüber hinaus beruft sich die Beklagte auf den kartellrechtlichen Lizenzeinwand. Sie

trägt hierzu vor, dass sie sich für versehentliche Patentverletzungen in Deutschland

durch eine Lizenz absichern wolle. Dazu, ihr eine Poollizenz für Benutzungshandlungen

in Deutschland zu erteilen, bestehe jedoch keine Bereitschaft. Die A LA sei nur zur

Erteilung einer weltweiten Poollizenz bereit, welche auch Nutzungen in Ländern

umfasse, für die kein Patentschutz bestehe. Ein sachlicher Grund, warum ihr

entsprechendes Lizenzangebot abgelehnt worden sei, sei nicht ersichtlich. Das

Verlangen einer weltweiten Lizenz rechtfertige sich insbesondere nicht durch eine

Verwaltungsvereinfachung.

Die Beklagte beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und macht unter Wiederholung

und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags geltend:

Das Landgericht habe zu Recht seine Zuständigkeit angenommen, und zwar sowohl

seine internationale als auch seine örtliche Zuständigkeit. Darauf, dass das Gericht der

ersten Instanz seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen habe, könne die Berufung

ohnehin nicht gestützt werden. Sofern diejenigen Tatsachen, die die örtliche

Zuständigkeit begründeten mit denjenigen Umständen zusammenfielen, aus denen sich

die internationale Zuständigkeit ergebe, wie dies hier der Fall sei, gelte gleiches auch

hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit. Für die Annahme eines

rechtsmissbräuchlichen Verhaltens bestehe kein Anhaltspunkt. Es sei vorliegend

seitens eines für die Beklagte nicht bekannten Dritten eine Liefermöglichkeit angefragt

und nach Bejahen dieser Liefermöglichkeit eine Bestellung aufgegeben worden, die

sodann seitens der Beklagten durchgeführt worden sei. Soweit in der Korrespondenz

auf ein DVD-Master auf einem "DLT-Tape Typ IV" hingewiesen worden sei, sei es allein

darum gegangen herauszufinden, ob die Beklagte sich tatsächlich wie ein Replikator

verhalte und ob die Beklagte des weiteren auf jede beliebige Anfrage bereit sei, ihre

nach Maßgabe des A-2-Standards hergestellten DVDs in die Bundesrepublik

Deutschland zu liefern.

Dass von der Beklagten nicht sämtliche Handlungen in der Herstellungskette,

beginnend von der Filmaufzeichnung bis hin zur Herstellung der fertigen DVD, selbst

verwirklicht worden seien, habe rechtlich keine Bedeutung. Die Beklagte habe sich wie

in einer arbeitsteiligen Wirtschaft üblich verhalten, indem sie einzelne Stufen in dieser

Kette von anderen habe durchführen lassen, um sich deren Arbeitsergebnisse zu Nutze

zu machen. Insoweit ergebe sich die Haftung der Beklagten für die vorliegend

zugelieferte Herstellung und den Vertrieb von "DLT-Tapes" unter

Zurechnungsgesichtspunkten. Seitens der Beklagten habe Kenntnis darüber bestanden,

dass die von ihr herzustellenden und in die Bundesrepublik Deutschland zu liefernden

DVDs A-2-codierte Daten hätten aufweisen sollen. Dies habe sich schon daraus

ergeben, dass für die Tätigkeit der Beklagten ein "DVD-Master auf einem DLT-Tape Typ

IV" habe geliefert werden sollen.

Bei den von der Beklagten hergestellten DVDs handele es sich um unmittelbare

Verfahrenserzeugnisse. Das Klagepatent sei auf ein bestimmtes Verfahren der

Datendecodierung gerichtet, wobei sich das Ergebnis des Verfahrens in Form eines

optischen Datenträgers mit Audio- und/oder Videosignalen zur Übertragung von Audio-

und/oder Videosignalen widerspiegele.

Der von der Beklagten in zweiter Instanz erhobene Erschöpfungseinwand sei verspätet.

Abgesehen davon könne von einer Erschöpfung auch nicht die Rede sein. Die

Testbestellung sei gerade zu dem Zweck erfolgt zu überprüfen, ob die Beklagte DVD-

Herstellungsaufträge für Deutschland annehme. Die Testbestellerin verfüge über keine

Patentverwertungslizenzen der Klägerin und sei auch nicht Inhaberin einer A-2-Pool-

Lizenz. Frau B habe zu keiner Zeit die Befugnis gehabt, ihrerseits von den Lehren des

A-2-Standards Gebrauch zu machen. Es liege bei einem Testkauf auf der Hand, dass

derjenige, der ihn veranlasse, seinerseits mit dem Verhalten des Veranlassten von

vornherein nicht einverstanden sei. Im Übrigen sei der betreffende DVD-Master zu

keinem Zeitpunkt Gegenstand des Geschäftsverkehrs gewesen.

Die von der Beklagten abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung sei

unzureichend.

Auf eine auf Deutschland geographisch beschränkte A-2-Standard-Poollizenz habe die

Beklagte keinen Anspruch. Es bedeute insbesondere keine zu missbilligende

Diskriminierung der Beklagten, wenn seitens der A LA ein auf ein einzelnes territoriales

Gebiet (hier: Bundesrepublik Deutschland) bezogenes Poollizenzangebot

zurückgewiesen werde. Das Verlangen einer weltweiten Lizenz bedeute auch nicht,

dass Lizenzgebühren für Handlungen verlangt würden, die patentfrei seien. In

Griechenland bestünden nämlich eine Reihe von A-2-Pool-Patenten.

Es bestehe schließlich auch kein Anlass zu der Annahme, dass die

Wiederholungsgefahr durch Vorsichts- und Abwehrmaßnahmen der Beklagten

ausgeräumt worden sei. Die vermeintliche "Vorsichtsmaßnahme" habe schon den in

Rede stehenden Patentverletzungstatbestand nicht verhindert.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

A. Zulässigkeit der Klage:

Gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen keine durchgreifenden Bedenken.

Ob das Landgericht seine örtliche Zuständigkeit zu Recht bejaht hat, ist im

Rechtsmittelzug nicht mehr zu überprüfen. Nach § 513 Abs. 2 ZPO kann die Berufung

nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht erster Instanz seine Zuständigkeit zu

Unrecht angenommen hat. Selbst wenn die Klägerin die Zuständigkeit des Landgerichts

Düsseldorf für den vorliegenden Patentverletzungsrechtsstreit "erschlichen" hätte,

lassen sich daraus im zweiten Rechtszug im Hinblick auf § 513 Abs. 2 ZPO –

hinsichtlich der vom Landgericht bejahten örtlichen Zuständigkeit – keine prozessualen

Konsequenzen mehr ziehen. Die Vorschrift dient der Verfahrensbeschleunigung und

soll die Sacharbeit der ersten Instanz auch bei fehlerhafter Annahme der Zuständigkeit

erhalten (vgl. BT-Drs 14/4722 S. 94; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller, ZPO, 27. Aufl.,

§ 513 ZPO Rdnr. 6). Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Vorinstanz ihre

Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder ob der Kläger deren Zuständigkeit erschlichen hat

(vgl. OLG Düsseldorf [3. FamS], FamRZ 1987, 281;

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 67. Aufl., § 513 ZPO Rdnr. 4). § 513 Abs.

2 ZPO schließt die Nachprüfung der vom Gericht erster Instanz angenommenen

örtlichen Zuständigkeit durch das Berufungsgericht schlechthin, d.h. unter jedem

erdenklichen rechtlichen Gesichtspunkt aus.

Dagegen kann die Berufung darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten

Rechtszugs seine internationale Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Denn die

Vorschrift des § 513 Abs. 2 ZPO bezieht sich nicht auf die internationale Zuständigkeit

(BGH, NJW 2004, 1456; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller, a.a.O. § 513 ZPO Rdnr. 8;

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a.a.O., § 513 ZPO Rdnr. 5 m.w.N.). Die Rüge

der Beklagten, es fehle an der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte, ist

jedoch unbegründet. Wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, ist die

internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte für die von der Klägerin erhobene

Patentverletzungsklage nach Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 gegeben.

a) Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 bestimmt, dass ein Angehöriger eines Vertragsstaates

(Griechenland) vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaates (Deutschland) in

Anspruch genommen werden kann, wenn dieser dort eine unerlaubte Handlung

begangen hat. Es ist in diesem Zusammenhang ohne Belang, dass die Klägerin selbst

keinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft hat. Denn die

Zuständigkeitsverordnung gilt auch für Ausländer aus Drittstaaten, die ebenfalls einen

Anspruch auf Justizgewährung haben (vgl. Zöller, a.a.O., Art. 2 EuGVVO Rdnr. 13). Der

besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, der nach Wahl des Klägers zur

Anwendung kommt, verdankt seine Existenz dem Umstand, dass zwischen der

Streitigkeit und anderen Gerichten als denen des Staates, in dem der Beklagte seinen

Wohnsitz hat, eine besonders enge Beziehung besteht, die aus Gründen einer

geordneten Rechtspflege und einer sachgerechten Gestaltung des Prozesses eine

Zuständigkeit dieser sitzfremden Gerichte rechtfertigt (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int.

1999, 775, 776 f. – Impfstoff II, m. w. N.). Zuständigkeitsbegründend im Rahmen des Art.

5 Nr. 3 EG VO 44/2001 ist sowohl der Handlungs- wie auch der Erfolgsort des

Schadenseintritts, wobei für die Bejahung der internationalen Zuständigkeit die

Behauptung einer die Zuständigkeit hervorbringenden Verletzungshandlung durch den

Kläger genügt.

Vorliegend nimmt die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des

Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und

Schadensersatz in Anspruch. Anlass hierfür ist die unstreitige Lieferung der Beklagten

von 500 DVDs an einen vermeintlichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland.

Durch diese Lieferung hat die Beklagte die von der Klägerin als patentverletzend

angesehenen DVDs im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr

gebracht. Der Handlungsort liegt damit im Inland und hier liegt auch der Erfolgsort,

welcher sich bei einer Patentverletzung immer dort befindet, wo der mutmaßlich

verletzte nationale Schutzrechtsteil belegen ist. Ob die Beklagte das Klagepatent durch

die in Rede stehende inländische Begehungshandlung tatsächlich verletzt hat, ist allein

eine Frage der Begründetheit der Klage.

Die Beklagte kann gegen die Annahme des internationalen Gerichtsstands nicht mit

Erfolg den Arglisteinwand mit der Begründung erheben, die Klägerin habe den

Kompetenztatbestand arglistig herbeigeführt, indem sie die Bestellerin veranlasst habe,

sich die streitgegenständlichen DVDs nach Deutschland liefern zu lassen. Dieser

unstreitige Sachverhalt rechtfertigt es nicht, von einer unbeachtlichen

Provokationsbestellung zu sprechen, durch die der internationale Gerichtsstand nicht

begründet werden könne. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, zeigt die –

problemlose – Ausführung einer solchen Bestellung im Allgemeinen die grundsätzliche

Lieferbereitschaft der Beklagten (vgl. OLG München, GRUR 1990, 677 – Postervertrieb).

Für die Bejahung der internationalen Zuständigkeit reicht dies in der Regel – so auch

hier – aus.

Soweit das Oberlandesgericht München in der vom Landgericht in Bezug genommenen,

zum Urheberrecht ergangenen Entscheidung (GRUR 1990, 677 – Postervertrieb)

ausgeführt hat, dass eine solche Einzellieferung für die Annahme der "Verbreitung"

eines Werks im Sinne von § 17 Abs. 1 UrhG (nur) dann als unbeachtlich angesehen

werden könne, wenn sie außerhalb des regelmäßigen Absatzgebietes nur

ausnahmsweise aufgrund einer ausdrücklichen Bestellung vorgenommen worden sei,

lässt sich diese Betrachtung auf das Patentrecht nicht übertragen. Denn auch eine

einmalige und außerhalb des regelmäßigen Absatzgebietes aufgrund einer

ausdrücklichen Bestellung vorgenommene Lieferung von patentverletzenden

Erzeugnissen an einen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland stellt ein

Inverkehrbringen eines Erzeugnisses, das Gegenstand eines Patents ist, im Sinne des §

9 Satz 2 Nr. 1 PatG dar.

Davon abgesehen bestehen hier – wie noch ausgeführt wird – letztlich auch keine

Anhaltspunkte für ein unlauteres Verhalten der Klägerin bei der Testbestellung.

d) Die von der Beklagten in Bezug genommene Entscheidung des Oberlandesgerichts

Hamm (NJW 1987, 138) ist, was die hier allein zu prüfende internationale Zuständigkeit

der deutschen Gerichte anbelangt, ebenfalls nicht einschlägig. Im Streitfall besteht

zwischen der vorliegenden Patentverletzungsstreitigkeit und den angerufenen

deutschen Gerichten eine besonders enge Beziehung. Zu entscheiden ist nämlich über

die Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents durch eine bereits im

Inland begangene Handlung, wobei die Verletzungsfrage und die sich daraus

ergebenden Rechtsfolgen ausschließlich nach dem deutschen materiellen Recht zu

beurteilen sind. Die – vom Oberlandesgericht Hamm in dem von ihm entschiedenen Fall

vermisste – Sachnäche liegt hier unzweifelhaft vor.

e) Für die Prüfung der internationalen Zuständigkeit, also der Frage, ob die deutschen

oder ausländische Gerichte zuständig sind, gänzlich irrelevant ist der Umstand, dass die

Testkäuferin gegenüber der Beklagten eine Geschäftsadresse in Frankfurt angegeben,

dann aber veranlasst hat, dass die Lieferung der von ihr bestellten DVDs an eine

Adresse in Köln erfolgt. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte wäre

auch gegeben gewesen, wenn die Beklagte die angegriffenen DVDs an die

angegebene Geschäftsadresse in Frankfurt geliefert hätte. Unabhängig davon ist es aus

den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung ohnehin nicht als

missbräuchlich anzusehen ist, wenn der Kläger von mehreren möglichen Gerichten das

ihm genehmste auswählt, z. B. dasjenige Gericht, das mit dem Klagepatent und/oder

den sich mutmaßlich ergebenden Rechtsfragen bereits befasst war.

B. Das Klageschutzrecht:

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Bilddecodierung, insbesondere ein Verfahren

zur Bilddecodierung, das zum Übertragen und Aufzeichnen digitaler Bilder effektiv ist.

Ausgehend von der Ähnlichkeit aufeinanderfolgender Bilder beruht die

Datenkompression auf dem Prinzip, nicht jedes Videobild mit seiner gesamten

Datenmenge zu übertragen, sondern Einzelbilder im Bildstrom zur Kompression

anderer, ihm ähnlicher Bilder heranzuziehen. Dieses als "interframe-dropping"

bezeichnete Verfahren basiert auf drei Kategorien von Bildtypen, die verschiedene

Codierungsverfahren verwenden und einen variierenden Komprimierungsgrad

aufweisen. Zu unterscheiden sind intrarahmen-codierte Bilder (I-Bilder) von

interrahmen-codierten Bildern, wobei letztere wiederum P-Bilder oder B-Bilder sein

können. I-Bilder stellen Referenzbilder für die von ihnen abhängigen P- und B-Bilder

dar. Sie werden unter Verwendung von Informationen nur von sich selbst codiert und

stellen Zugriffspunkte auf die codierte Sequenz bereit, an denen die Decodierung

beginnen kann. Ihre Kompression ist gering. P-Bilder sind demgegenüber solche, die in

Anwendung bewegungskompensierter Prädiktion von einem vergangenen

Referenzvollbild oder -teilbild, und zwar einem I- oder einem P-Bild, codiert sind. Sie

ermöglichen im Vergleich zu I-Bildern eine deutlich höhere Kompressionsrate und

werden im Allgemeinen als Referenz für weitere Prädiktion verwendet. B-Bilder

schließlich sind unter Verwendung bewegungskompensierter Prädiktion aus einem

bzw. mehreren vergangenen und/oder zukünftigen Referenzvollbildern codiert. Sie

liefern – wegen ihres Rückgriffs auf mehrere Referenzbilder – den höchsten

Kompressionsgrad.

Dem Klagepatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine effektive Codierung zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck schlägt Patentanspruch 11 ein zum Codiervorgang reziprokes

Decodierverfahren vor, das sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

1. Bilddecodierverfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals.

2. Das codierte Bildsignal ist in einem Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten

erzeugt worden.

3. Die Bilddaten sind aus Vollbildern zusammengesetzt, wobei jedes Vollbild zwei

Halbbilder umfasst.

4. Das Bilddecodierverfahren weist die folgenden Schritte auf:

a. Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal;

b. Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals

auf einer Basis Vollbild für Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild

in Abhängigkeit von dem extrahierten Signal.

5. Das extrahierte Signal zeigt an, ob die Vollbilder des codierten Bildsignals

100

101

a. durch eine Vollbild-Einheit-Codierung

102

103

durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des Vollbilds

codiert worden ist,

104

105

106

wobei jeder Block aus Pixeln beider der zwei Halbbilder zusammengesetzt wird,

die in dem Vollbild umfasst sind,

107

108

und wobei jeder der kleinen Blöcke des Vollbilds codiert ist;

109

110

b. oder durch eine Halbbild-Einheit-Codierung

111

112

durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des ersten

Halbbilds und in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des zweiten Halbbilds codiert

worden ist,

113

114

wobei jeder Block des ersten Halbbildes aus Pixeln von nur einem der zwei

Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind,

115

116

jeder Block des zweiten Halbbildes aus Pixeln von nur dem anderen der zwei

Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind,

117

118

und jeder der kleinen Blöcke des ersten und zweiten Halbbilds codiert ist.

119

120

Der Durchschnittsfachmann versteht ohne weiteres, dass die Decodierung der

Bildsignale in derselben Weise vorgenommen werden muss wie die vorausgegangene

Codierung erfolgt ist. Wurde z.B. auf der Basis Vollbild für Vollbild codiert, ist es

notwendig, dass auch die Decodierung auf derselben Basis, d.h. Vollbild für Vollbild,

stattfindet. Weil dem so ist, muss für das Decodierverfahren bekannt sein, in welcher

Weise die zu decodierenden Bilddaten jeweils codiert worden sind. Nicht nur der die

eigentliche Codierung betreffende Patentanspruch 1 sieht aus diesem Grund vor, dass

die codierten Bilddaten mit einem ihre jeweilige Codierungsart – Vollbild für Vollbild

oder Teilbild für Teilbild – anzeigenden Signal (Kennzeichen) versehen werden.

Spiegelbildlich hierzu ordnet auch der das streitbefangene Decodierungsverfahren

beschreibende Nebenanspruch 11 an, dass die Bilddaten in Abhängigkeit von eben

diesem (die Codierungsart kennzeichnenden) Signal vorgenommen wird. Damit das

"Kennzeichnungssignal" - wie es seine Aufgabe ist - die Decodierung steuern kann,

muss es zu Beginn des Decodierungsverfahrens ausgelesen werden. Merkmal (4) sieht

dementsprechend vor, dass das die Codierungsart repräsentierende Signal vor der

Decodierung von dem codierten Bildsignal "extrahiert" wird. Das "Extrahieren" dient

ersichtlich dem Zweck, Aufschluss darüber zu erhalten, ob das zu decodierende Bild in

einer Vollbild-Einheit oder in einer Teilbild-Einheit codiert worden ist und demzufolge

auch auf derselben Basis decodiert werden muss.

121

Dem Fachmann ist dabei geläufig, dass die geschilderte Decodierung nicht nur in einem

Decodierer (der z.B. Teil eines DVD-Players ist) erfolgt, sondern dass es einer - lokalen

- Decodierung des gerade codierten Bildsignals auch im Zuge der Codierung

abhängiger (P- oder B-)Bilder bedarf. Sie ist notwendig, um das in Bezug genommene

(I- oder P-)Bild als Referenzobjekt für die abhängige Codierung zur Verfügung zu

haben.

122

Wegen der weiteren Einzelheiten der technischen Lehre des Klagepatents wird auf die

Ausführungen des Landgerichts im angefochtenen Urteil verwiesen, gegen die die

Berufung keine Einwände erhebt.

123

C. Patentbenutzung:

124

125

Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 ZPO) ist davon

auszugehen, dass die angegriffenen DVDs ihre Entstehung (u.a.) der Anwendung des

patentgemäßen Decodierfahrens verdanken.

126

1. Auf den angegriffenen DVDs sind unstreitig A-2-codierte Daten enthalten. Die

Beklagte, die den ihr von der Testkäuferin als Ausgangsmaterial zur Verfügung

gestellten "DVD-Master" in Form eines "DLT-Tapes Typ IV" zwischenzeitlich hat

untersuchen lassen, trägt in zweiter Instanz selbst vor, dass auf dem der Produktion der

angegriffenen DVDs zugrunde liegenden "DLT-Tape" nach dem A-2-Standard

komprimierte bzw. im A-2-Format codierte Daten vorhanden waren. Dieses "DLT-Tape"

bzw. dieser "Master" diente unstreitig – in üblicher Weise – als Pressvorlage für die von

der Beklagten vorgenommene Herstellung der DVDs. Die Beklagte verwendete den

"Master" zunächst zur Herstellung eines "Glassmasters", der wiederum die Vorlage für

die Herstellung eines "Stampers" (= Stempels) bildete, bei dem es sich – ähnlich einer

Matrize – um eine Negativabbildung der Dateninhalte des "DLT-Tapes" bzw. "Masters"

handelt. Mit Hilfe des "Stampers" wurden die Dateninhalte der ursprünglichen

Pressvorlage von der Beklagten in Kunststoff- bzw. Polycarbonatscheiben eingeprägt,

die als DVDs aus dem Produktionsprozess hervorgingen.

127

128

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts kennt der A-2-Standard ein

Verfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals wie es das Klagepatent lehrt.

Das greift die Berufung nicht an.

129

130

Das Landgericht ist aufgrund der festgestellten Befolgung des A-2-Standards mangels

gegenteiliger Anhaltspunkte davon ausgegangen, dass es bei der Codierung der Daten

jeweils zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen ist. Auch dies greift die

Berufung nicht konkret an. Dass es trotz Befolgung des A-2-Standards beim sog.

"Authoring" (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 83 Tz. 46 – Videosignal-Codierung I) nicht

zu einer patentgemäßen Decodierung gekommen ist, behauptet die Beklagte, die das

ihr als Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellte "DLT-Tape" überprüft hat, nicht. Sie

macht auch nicht geltend, dass sie trotz Untersuchung des "DLT-Tapes" hierzu keine

Angaben machen könne. Die Beklagte stellt eine Benutzung des Klagepatents vielmehr

nur mit der Begründung in Abrede, dass eine reine DVD-Vervielfältigung unter

Verwendung eines vorgegebenen "DLT-Tapes" keine patentverletzende

Verfahrensanwendung darstelle. Ist es jedoch bei der Datenkomprimierung zu einer

patentgemäßen Verfahrensführung gekommen, handelt es sich auch bei den Daten, die

sich auf den von der Beklagten unter Verwendung dieser Pressvorlage hergestellten

DVDs befinden, denknotwendig um solche Daten, die unter Anwendung des

klagepatentgemäßen Verfahrens erzeugt wurden. Denn die A-2-Daten werden bei allen

weiteren Verfahrensschritten unstreitig nicht mehr verändert.

131

132

D. Unmittelbares Verfahrenserzeugnis:

133

Die angegriffenen DVDs stellen entgegen der Auffassung der Beklagten unmittelbare

(körperliche) Erzeugnisse des durch Patentanspruch 11 des Klagepatents geschützten

Verfahrens dar (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

134

Nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ bzw. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG erstreckt sich der Patentschutz auf

die durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wenn Gegenstand des

europäischen Patents ein Verfahren ist. Hintergrund der in den besagten Vorschriften

enthaltenen Regelung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines

Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in

angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht auch der Handel mit den

durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (LG

Düsseldorf, InstGE 7, 70, 84 Tz. 59 – Videosignal-Codierung I, m. w. Nachw.).

135

1.)

136

Darauf, ob auch nichtkörperliche Verfahrenserzeugnisse unter den

Verfahrenserzeugnisschutz fallen (vgl. hierzu Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9

PatG Rdnr. 53; Mes, GRUR 2009, 305 f.), kommt es im vorliegenden Fall nicht an. Denn

mit der Klage werden optische Datenträger (DVDs) angegriffen, auf denen die Daten mit

Hilfe von entlang einer Aufzeichnungsspur vorgesehenen Vertiefungen und

Erhebungen gespeichert sind, d.h. körperliche Erzeugnisse gemäß § 9 Satz 2 Nr. 3

PatG (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 85 Tz. 60 – Videosignal-Codierung I; BPatG, Mitt

1969, 75; Bruchhausen, GRUR 1979, 743; Benkard, EPÜ, Art. 64 Rdnr. 25; Busse,

Patentgesetz, 6. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 100 ff.; Wolfram, Mitt 2003, 57; Mes, GRUR 2009,

305, 307). Hingegen stehen im Streitfall als Verfahrenserzeugnisse keine Videosignale

oder Daten als solche, d.h. ohne jegliche Materialisierung im Streit.

137

2.)

138

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bilddecodierung gemäß dem Klagepatent ist ein

Herstellungs-, und nicht bloß ein Arbeitsverfahren (zur Abgrenzung beider Verfahren

vgl. BGH, GRUR 1998, 130 – Handhabungsgerät; BGH, GRUR 1990, 508 –

Spreizdübel; BGH, GRUR 1986, 163 – Borhaltige Stähle; BGH, GRUR 1951, 314 –

Motorblock). Es lehrt, wie mittels der benannten Verfahrensschritte aus einem

bestimmten Ausgangsprodukt ein von diesem abweichendes Endprodukt entsteht (vgl.

LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 86 Tz. 64 – Videosignal-Codierung I). Gegenteiliges macht

die Beklagte auch nicht geltend.

139

3.)

140

Die angegriffenen DVDs sind "unmittelbare" Erzeugnisse des erfindungsgemäßen

Decodierverfahrens.

141

142

Eine "Unmittelbarkeit" zwischen Verfahren und Erzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3

143

PatG ist zunächst und ohne weiteres dann zu bejahen, wenn es sich bei dem

angegriffenen Produkt um einen Gegenstand handelt, der mit Abschluss des allerletzten

Schritts des geschützten Verfahrens erhalten wird (vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 –

SMD-Widerstand; Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 55; Busse, a.a.O., §

9 PatG Rdnr. 105; Kraßer, Patentrecht

8. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 84). Das patentierte Verfahren muss allerdings nicht in jedem

Fall der allerletzte Schritt in der zum angegriffenen Produkt führenden Herstellungskette

sein. Losgelöst von der vorstehenden, rein zeitlich-chronologischen Betrachtung ist eine

"Unmittelbarkeit" nach zutreffender Auffassung vielmehr auch dann gegeben, wenn sich

das angegriffene Erzeugnis zwar nicht als Resultat des zeitlich letzten

Verfahrensschritts darstellt, sondern als ein Zwischenprodukt, das im Anschluss an das

patentgeschützte Verfahren weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden ist,

sofern das patentierte Verfahren zur Hervorbringung des Erzeugnisses

bestimmungsgemäß und nach der Verkehrsanschauung wesentlich beigetragen hat und

das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften

und seine Selbständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht eingebüßt hat

(vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; LG Düsseldorf, Entscheidungen

1997, 31, 37 – Halbleiterbauelement; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 87 Tz. 69 –

Videosignal-Codierung I; Court of Appeal, GRUR Int. 1998, 718 – Pioneer

Electronics/Warner Music; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 55; Beier/Ohly, GRUR Int.

1996, 973 ff.; Busse, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 106 ff.; Kraßer, a.a.O., S. 774 ff.; Schulte,

a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 84 m.w.N.).

Ebenso wie Art. 64 Abs. 2 EPÜ verfolgt auch § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG die Aufgabe, das

Interesse des Patentinhabers an einem effektiven Schutz seiner Erfindung mit dem

Interesse der Allgemeinheit an Handlungsfreiheit im Wirtschaftsleben und an

Rechtssicherheit zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Der bezweckte Schutz des

Verfahrenserzeugnisses ist wirtschaftlich nur dann sinnvoll gewährleistet, wenn er das

Verfahrensprodukt in der Form erfasst, in der es verkehrsfähig ist. Diese

Verkehrsfähigkeit wird heutzutage, wo aufgrund der modernen industriellen Produktion

bei der Herstellung überwiegend mehrstufig und arbeitsteilig verfahren wird, oftmals erst

durch einen letzten Verfahrensschritt erreicht, mag dieser letzte Schritt im Vergleich zu

einem vorgelagerten innovativen Verfahrensschritt häufig auch relativ unbedeutend

sein. Bei der Anwendung eines streng chronologischen Ansatzes wäre der Erfinder

unter solchen Umständen schutzlos gestellt. Den Patentschutz nur bei einstufigen

Verfahren oder solchen, die den letzten Schritt eines mehrstufigen Verfahrens

darstellen, eingreifen zu lassen, ist sachlich nicht gerechtfertigt, wenn der

Erfindungsgedanke für das Wesen des Endprodukts charakteristisch bleibt. Derartiges

könnte auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, weil ein Erfinder anderenfalls

keinen Anreiz hätte, seine Erfindung preiszugeben und damit für die Gemeinschaft

verwertbar zu machen.

144

145

Wie das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung "Videosignal-Codierung I"

(InstGE 7, 70, 87 f. Tz. 69 – 74) zutreffend ausgeführt hat, sind bei Anwendung dieser

rechtlichen Grundsätze die zur Herstellung einer DVD benötigten "DLT-Tapes", "DVD-

Rs", "Master" sowie "Stamper" als unmittelbar durch das geschützte Decodierverfahren

hervorgebracht anzusehen.

146

Für die "Master" ist dabei entscheidend, dass nach Abschluss sämtlicher in

147

Patentanspruch 11 vorgesehenen Verfahrensschritte die Informations- und

Aufzeichnungsstrukturen im Arbeitsspeicher der Encodersteckkarten und danach auf

der Festplatte des Rechners gespeichert sind. Mittels dieser dem Ende des

Verfahrensablaufs folgenden Speicherung werden die A-2-Videodaten dauerhaft

materialisiert. Insoweit handelt es sich um das (erste) Zwischenprodukt, da die auf der

Festplatte gespeicherten Daten anschließend einer DVD-Formatierung und sodann

einer Aufzeichnung bzw. Speicherung auf einem anderen Aufzeichnungsträger, den

"DLT-Tapes", "DVD-Rs" bzw. "Mastern", unterzogen werden. Weil weder die

Transformierung in das DVD-Format noch die Speicherung auf den

Aufzeichnungsträgern zu einer weiteren Bearbeitung oder Veränderung der unter

Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens gewonnenen Daten führt, diese mithin

ihre durch das Verfahren hervorgerufenen charakteristischen Eigenschaften ohne

Einschränkung beibehalten, ist die mit dem Komprimierungsverfahren verbundene

Identität auch in den "Mastern" gewahrt. Die durch das Komprimieren gewonnene

Aufzeichnungsstruktur, die durch das erfindungsgemäße Verfahren erst ermöglicht wird,

geht nicht verloren; ein unabhängiges und selbständiges neues Produkt ist nicht zu

erkennen. Zwar erfolgt eine Übertragung und Speicherung der Daten von der Festplatte

auf verschiedene Aufzeichnungsträger. Dies geschieht jedoch ohne eine Veränderung

oder Bearbeitung der bereits gemäß dem A-2-Standard codierten Bilddaten; es handelt

sich um nichts anderes als den schlichten Wechsel eines Speichermediums. Die

Materialisierung der nach dem durchgeführten Verfahren gewonnenen Informations- und

Aufzeichnungsstruktur erfolgt - unter Beibehaltung dieser Strukturen - anstatt auf der

Festplatte nunmehr auf einer Kunststoff- bzw. Polycarbonatscheibe. Der Austausch des

Substrats ist lediglich als eine andere "Verpackung" anzusehen, die den hinreichenden

Zusammenhang zwischen dem patentgemäßen Verfahren und seinem Erzeugnis (einer

bestimmten Aufzeichnungsstruktur) nicht zerfallen lässt (vgl. BGH, GRUR 2004, 495 –

Signalfolge).

Die gleiche Beurteilung ist für die "Stamper" vorzunehmen. Auch wenn sie – ähnlich

einer Matrize – eine Negativabbildung der Dateninhalte der Master sind, bleiben die

ursprünglich mit dem klagepatentgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und

Aufzeichnungsstrukturen unverändert. Eine Bearbeitung oder Veränderung der dem A-

2-Standard entsprechenden Daten bei der Erstellung des "Stampers" erfolgt nicht,

weswegen es sich auch bei den "Stampern" um Erzeugnisse handelt, die unmittelbar

aus dem Übertragungsverfahren nach Patentanspruch 1 hervorgegangen sind.

148

Nichts anderes kann für das hier in Rede stehende Endprodukt, die DVD, gelten (vgl.

auch LG Düsseldorf, GRUR-RR 2009, 119 = NJOZ 2009, 930, 939; LG Düsseldorf,

InstGE 10, 66 – Videosignal-Codierung III). Auch sie sind ein unmittelbares

Verfahrenserzeugnis, weil die ursprünglich mit dem klagepatentgemäßen Verfahren

gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstrukturen auf ihnen unverändert

enthalten sind. Diese haben ihre charakteristischen Eigenschaften und ihre

Selbständigkeit nicht durch die weiteren Herstellungsschritte eingebüßt. Außerdem sind

die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und

Aufzeichnungsstrukturen für die DVD prägend, weil diese nur hierdurch mit nach dem A-

2-Standard arbeitenden Wiedergabegeräten abgespielt werden kann.

149

150

Für den von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG angeordneten Verfahrenserzeugnisschutz ist allein

entscheidend, dass das fragliche Produkt (DVDs) als unmittelbares Resultat des

151

patentgeschützten Herstellungsverfahrens anzusehen ist. Es bleibt den

Verbietungsrechten des Schutzrechtsinhabers auch dann ausgesetzt, wenn es sich

nicht mehr in der Hand desjenigen befindet, der das patentgemäße Verfahren

durchgeführt hat. Die Beklagte kann deswegen nicht entlasten, dass die in ihren DVDs

erhalten gebliebene Aufzeichnungsstruktur nicht von ihr selbst, sondern von dritter Seite

hervorgebracht worden ist.

E. Erschöpfung:

152

153

Die Verbietungsrechte aus dem Klagepatent sind nicht erschöpft, weder dadurch, dass

zur Herstellung des später von der Beklagten zur Produktion ihrer DVDs verwendeten

"DLT-Tapes" Codierungssoftware eines Anbieters (Apple Inc.) verwendet worden sein

soll, der eine Lizenzvereinbarung mit A LA getroffen haben soll, noch dadurch, dass die

im Auftrag der Patentinhaberin handelnde Testkäuferin der Beklagten ein "DLT-Tape"

mit den bereits erfindungsgemäß decodierten Daten zur Produktion überlassen hat.

154

155

Mit der Frage, ob eine Erschöpfung der Patentrechte eingetreten sein kann, weil die auf

"DLT-Tapes", "DVD-Rs" oder "Mastern" gespeicherten Daten bzw. Signale in einem

Codierer unter Einsatz von Codiergeräten (Codierungsvorrichtungen und

Codierungssoftware) codiert worden sind, für die die Anbieter der Codiergeräte eine

Lizenzvereinbarung mit A LA getroffen haben, hat sich das Landgericht bereits in seiner

Entscheidung "Videosignal-Codierung I" (InstGE 7, 70, 89 f. Tz. 75 – 79) befasst und im

dortigen Fall eine Erschöpfung zu Recht und mit zutreffender Begründung verneint.

156

157

Erschöpfung meint den Verbrauch des Patentrechts. Der Einwand ist begründet, wenn

die Partei, die sich darauf beruft, schlüssig darlegen kann, dass der Patentinhaber selbst

oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das

unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der

Europäischen Union in Verkehr gebracht hat (BGH, GRUR 1997, 116 – Prospekthalter;

BGH, GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 16

m.w.N.). Besonderheiten gelten allerdings für Verfahrenspatente. Das Inverkehrbringen

einer zur Ausübung eines Verfahrens geeigneten Vorrichtung durch den Patentinhaber

oder einen mit dessen Zustimmung handelnden Dritten hat regelmäßig keine

Erschöpfung des Verfahrenspatents zur Folge. Denn hierdurch wird nicht das Verfahren

selbst in den Verkehr gebracht, sondern nur die Vorrichtung (Benkard, a.a.O., § 9 PatG

Rdnr. 25). Demgemäß hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung

"Fullplastverfahren" (GRUR 1980, 38, 39) entschieden, dass durch die Veräußerung

einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein durch ein Patent geschütztes Verfahren ausgeübt

werden kann, eine Erschöpfung des Verfahrenspatents auch dann nicht eintritt, wenn

der Veräußerer zugleich Inhaber des Verfahrenspatents ist.

158

Das gilt nicht nur bei der Veräußerung einer ungeschützten Vorrichtung, mit deren Hilfe

ein geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann (BGH, GRUR 1980, 38, 39 –

Fullplastverfahren; BGH, GRUR 2001, 223, 224 - Bodenwaschanlage; Benkard, a.a.O.,

§ 9 PatG Rdnr. 25; Busse, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 152; Mes, Patentgesetz

Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 56; Schulte, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 24),

sondern gleichermaßen bei Veräußerung einer durch dasselbe oder ein anderes Patent

des Inhabers geschützten Vorrichtung (Kraßer, a.a.O., S. 803; Benkard, a.a.O., § 9 PatG

Rdnr. 25). Wenn auch die Vorrichtung patentiert ist, erschöpft sich mit deren Lieferung

nur die Befugnis, auf Grund des Sachpatents den Gebrauch der Vorrichtung zu

untersagen. Es tritt also Erschöpfung der Rechte aus dem Sachteil des Patents ein.

Sofern das geschützte Verfahren im bestimmungsgemäßen Gebrauch der Vorrichtung

besteht, gerät der bezüglich des Sachpatents anzuwendende Erschöpfungsgrundsatz

damit zwar in Konflikt mit den fortbestehenden Befugnissen aus dem Verfahrensteil

desselben (oder eines anderen) Patents (Kraßer, a.a.O., S. 803). Dieser Konflikt lässt

sich jedoch nicht dadurch lösen, dass sich die Befugnis des Patentinhabers, die

Anwendung des Verfahrens zu untersagen, in einem solchen Fall mit dem vom

Patentinhaber gebilligten Inverkehrbringen der Vorrichtung erschöpft. Denn es bleibt

auch unter den genannten Umständen dabei, dass das durch den Verfahrensanspruch

geschützte Verfahren selbst nicht in den Verkehr gebracht wird und dass auch keine

unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen

wird (vgl. Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25). Die Vorrichtung ist – was das

Verfahrenspatent anbelangt – eben nicht patentfrei, weshalb der Grundsatz von der

Erschöpfung – in Bezug auf den Verfahrensanspruch – keine Anwendung finden kann

(vgl. Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25).

159

160

Ob derjenige, der vom Inhaber des Patents eine zur Ausübung des geschützten

Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, zum Gebrauch der Vorrichtung und

infolgedessen zur Durchführung des patentgeschützten Verfahrens berechtigt ist,

beantwortet sich allein danach, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dem Erwerber

mit dem Verkauf der Vorrichtung eine stillschweigende Erlaubnis (einfache Lizenz) zur

Verfahrensbenutzung erteilt worden ist (Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25; Kraßer,

a.a.O., S. 803 f.). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bejaht eine konkludente

Lizenzerteilung, sofern nicht ausnahmsweise ausdrückliche entgegenstehende Abreden

bestehen (§§ 133, 157, 242 BGB; vgl. BGH, GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren;

BGH, GRUR 2001, 4097, 409 – Bauschuttsortieranlage; BGH, GRUR 2007, 773, 776 -

Rohrschweißverfahren; Senat, InstGE 9, 66, 73 – Trägerbahnöse).

161

Im Streitfall liegen solche Lizenzerteilungsverbote ausweislich des A-2-

Poollizenzvertrages vor. Die in Rede stehende Codierungssoftware gehört ebenso wie

das Codierungsgerät zu den in Artikel 2.3 angesprochenen

"Datenverschlüsselungsprodukten" oder "Datenverschlüsselungssoftware". Die

Bedingungen des Standard-Lizenzvertrages berechtigen gemäß Ziffer 2.3 (lediglich) zur

Herstellung, zum Verkauf, zum Angebot und zum sonstigen Vertrieb von

Codierungsprodukten, Übertragungscodierungsprodukten, Codierungssoftware und

gebündelter Codierungssoftware, wohingegen der Gebrauch der lizenzierten Produkte

nur zu anderen Zwecken als der Codierung eines A-2-Videoereignisses auf einem A-2-

gepackten Medium erlaubt ist. Ausdrücklich beinhaltet die Lizenz nicht die Erlaubnis zur

Codierung eines oder mehrerer A-2-Videoereignisse zur Aufnahme auf einem A-2-

gepackten Medium durch gewerbliche Kunden der Codiergeräte-Lizenznehmer. Vor

162

dem Hintergrund dieser Beschränkungsregelung verbietet sich die Annahme, die den

Codiergeräteherstellern bzw. Codiersoftwareproduzenten eingeräumte Lizenz umfasse

auch den Gebrauch der lizenzierten Geräte auf der Abnehmerstufe, weil der Verkauf

eines Codiergerätes bzw. der Codiersoftware wirtschaftlich nur Sinn mache, wenn die

veräußerte Vorrichtung auch in Betrieb genommen werden dürfe. Abgesehen davon,

dass in dem genannten Lizenzvertrag etwas anderes vereinbart wurde, kann sich die

Benutzungserlaubnis auf der Stufe der Codiergeräteabnehmer selbstverständlich aus

einer eigenen Lizenznahme an dem Klagepatent ergeben (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7,

70, 89 f. Tz. 79 – Videosignal-Codierung I). Nach dem Vorbringen der Klägerin

entspricht es auch der Praxis, dass an den Schutzrechten des A-2-Standards eine auf

die Benutzung der Codiergeräte begrenzte Lizenz erteilt wird.

Gegen die Zulässigkeit und Wirksamkeit der vertraglichen Lizenzbeschränkung sind

rechtliche Bedenken nicht zu erheben (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 89 f. Tz. 79 –

Videosignal-Codierung I). Grundsätzlich steht es dem Patentinhaber als Ausfluss seiner

alleinigen Verfügungsmacht über den Erfindungsgegenstand frei, den Inhalt der

Lizenzgewährung nach seinem Ermessen zu bestimmen. Eine Beschränkung der

Erlaubnis auf eine bestimmte Art der Benutzung ist grundsätzlich zulässig. Denn eine

Lizenz kann auf einzelne der dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten

beschränkt werden. Die Beschränkung grenzt die Benutzungserlaubnis hinsichtlich

lizenzierter Benutzungshandlungen von anderen, die nicht lizenziert werden, ab. Die

Handlungen, welche die Beschränkung dem Lizenznehmer wie auch sonstigen Dritten

verwehrt, sind diesen schon auf Grund der grundsätzlichen Ausschlusswirkung des

Patents untersagt. Wegen der fehlenden Einräumung der Benutzungserlaubnis muss

der Lizenznehmer ihm nicht vorbehaltene Handlungen unterlassen. Die Erschöpfung

reicht infolge dessen nur so weit wie die von der Lizenzerteilung erfassten

Benutzungshandlungen (Benkard, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 72). Erzeugnisse, die unter

Missachtung der eingeräumten Lizenzbefugnisse in den Verkehr gelangt sind, verletzen

das Patent. Sie werden nicht gemeinfrei, so dass auch der Abnehmer des

Lizenznehmers durch das Gebrauchen solcher Gegenstände eine Patentverletzung

begeht (vgl. Benkard, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 73).

163

164

An dem bisherigen Ergebnis ändert sich nichts dadurch, dass der Beklagten das "DLT-

Tape" zur Anfertigung der in Auftrag gegebenen DVDs mit Billigung der Patentinhaberin

überlassen worden ist.

165

166

Zugunsten der Beklagten kann angenommen werden, dass ihr das "DLT-Tape"

übereignet und zum endgültigen Verbleib bei ihr übergeben worden ist. Eine

Erschöpfung der Verbietungsrechte scheidet auch unter diesen Umständen aus. Sie

scheitert bereits daran, dass das "DLT-Tape" nicht in einer das Klagepatent

konsumierenden Weise in Verkehr gelangt ist. Nach gefestigter Rechtsprechung (vgl.

nur BGH, GRUR 2007, 882 – Parfümtester) liegt ein zur Erschöpfung führendes

"Inverkehrbringen

Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer

anderen Person übergeht und wenn der Schutzrechtsinhaber dadurch den

wirtschaftlichen Wert der Erfindung realisiert hat. Zwar ist hierzu nicht unbedingt ein

Absatzgeschäft im Rahmen des regulären Handelsverkehrs notwendig; vielmehr ist ein

167

"Inverkehrbringen" auch dann anzunehmen, wenn der Gegenstand vom Hersteller als

Anschauungs- und Testgerät zur Absatzförderung an einen Vertreiber geliefert wird

ohne die Pflicht, den Gegenstand nach Gebrauch an den Hersteller zurückzugeben

(BGH, GRUR 2007, 882 – Parfumtester; OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 355 –

Parfumtester). Vorliegend ist der Beklagten die Verfügungsgewalt an dem "DLT-Tape"

jedoch im Zusammenhang und zu dem ausschließlich Zweck eines Testkaufs

übertragen worden, welcher dazu diente, die Rechtstreue der Beklagten im Hinblick auf

die Beachtung des Klagepatents zu verifizieren. Bei dieser Zielsetzung geschah die

Überlassung nicht unter Umständen, bei denen die Klägerin als Patentinhaberin ihren

wirtschaftlichen Nutzen aus der patentierten Erfindung gezogen hat.

168

Eine (stillschweigende) Erlaubnis zur Herstellung und/oder zum Vertrieb der

angegriffenen DVDs ist der Beklagten mit der Übersendung des "DLT-Tapes" ebenfalls

nicht eingeräumt worden. Auch für die Beurteilung einer konkludenten Lizenzerteilung

ist ein objektiver Maßstab anzulegen. Es ist danach zu fragen, ob der gegebene

Sachverhalt für einen unbefangenen, mit allen Umständen des Falles vertrauten

Beobachter die Annahme gerechtfertigt hätte, dass der Beklagten mit der Übergabe des

"DLT-Tapes" von der Patentinhaberin die Erlaubnis erteilt wird, das Klagepatent zu

benutzen. Dies ist zu verneinen. Die Beklagte wusste bei Auftragserteilung nicht (und für

sie sollte auch nicht erkennbar sein), dass die Bestellerin B auf Veranlassung der

Klägerin tätig wird. Ebenso wie beim bloßen Kauf eines patentverletzenden

Gegenstandes durch einen Testkäufer verbietet sich deshalb auch im Streitfall die

Annahme, die Patentinhaberin sei mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb der

patentverletzenden DVDs einverstanden gewesen. Bei einem Testkauf liegt es – ganz

im Gegenteil - auf der Hand, dass derjenige, der ihn veranlasst, mit dem Verhalten des

Veranlassten von vornherein nicht einverstanden ist. Denn der Patentinhaber, der einen

Testkauf in Gang setzt, will bloß in Erfahrung bringen, ob der "Testverkäufer"

Patentverletzungshandlungen begeht, und bejahendenfalls die sich daraus ergebenden

Verbietungsrechte geltend machen, die gerade ein rechtswidriges Tun voraussetzen.

169

F. Testkauf:

170

171

Ohne Erfolg macht die Berufung geltend, das Landgericht habe die von der Klägerin

erhobenen Klageansprüche deshalb verneinen müssen, weil das zugrunde liegende

Testgeschäft unzulässig bzw. rechtsmissbräuchlich gewesen sei.

172

173

Die Zulässigkeit von Testkäufen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes richtet

nach den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Grundsätzen (BGH, GRUR

1992, 612, 614 – Nicola). Danach sind Testkäufe grundsätzlich zulässig (vgl. BGH,

GRUR 1965, 612, 615 – Warnschild; BGH, GRUR 1965, 607, 609 – Funkmietwagen;

BGH, GRUR 1981, 827, 828 – Vertragswidriger Testkauf; BGH, GRUR 1989, 113, 114 –

174

Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; OLG Hamm, Urt. v.

13.07.2004 – 4 U 48/04, BeckRS 2005 03659; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 75 –

Provozierter Verstoß; OLG Karlsruhe, GRUR 1994, 130, 131 – Testpatient; LG

Düsseldorf, InstGE 10, 193, 197 – Geogitter; Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm,

Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., § 11 UWG Rdnr. 2.41; Ahrens/Bähr, Der

Wettbewerbsprozess, 6. Aufl., Kap. 27 Rdnr. 26; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche

Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 47 Rdnr. 29). Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat,

sind Testkäufe ein weithin unentbehrliches Mittel zur Überprüfung des

Wettbewerbsverhaltens von Mitbewerbern. Für ihren Erfolg ist es unvermeidlich, den

Zweck zu verbergen (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; BGH, GRUR 1999,

1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung; Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm,

a.a.O., § 11 UWG Rdnr. 2.41). Es ist rechtlich grundsätzlich auch unbedenklich, wenn

Testkäufe nicht von dem Wettbewerber selbst, sondern von seinem anwaltlichen

Vertreter oder einem sonstigen Dritten durchgeführt werden (vgl. BGH, GRUR 1999,

1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung). Nichts anderes gilt, wenn die Klägerin oder

ihr Anwalt einen Dritten mit der Durchführung des Testkaufs beauftragt. Lediglich bei

Vorliegen besonderer Umstände sind solche Testkäufe als sittenwidrig anzusehen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann dies insbesondere der Fall

sein, wenn mit ihnen lediglich die Absicht verfolgt wird, den Mitbewerber

"hereinzulegen" (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; GRUR 1989, 113, 114

– Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; GRUR 1999, 1017, 1018

– Kontrollnummernbeseitigung; Baumbach/Hefermerhl/Köhler/Bornkamm, a.a.O. § 11

UWG Rdnr. 2.41) oder wenn verwerfliche Mittel angewandt werden, um ein

unzulässiges Geschäft herbeizuführen (vgl. BGH, GRUR 1965, 607, 609, 607 –

Funkmietwagen; BGH, GRUR 1989, 113, 114 – Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR

1992, 612, 614 – Nicola). Hierunter fallen insbesondere die in den Bereich der

Strafbarkeit reichenden oder anderweitig verwerflichen Mittel, u.a. die Anwendung

besonderer Verführungskunst. Verwerfliche Mittel sind auch rechtswidrige Handlungen

des testenden Mitbewerbers, und zwar nicht nur Straftaten, sondern auch sonstige von

der Rechtsordnung verbotene Handlungen, weil grundsätzlich Rechtsverletzungen nicht

deshalb hingenommen werden können, damit konkurrierende Unternehmen ihre

wettbewerblichen Interessen besser verfolgen können (BGH, GRUR 1989, 113, 114 –

Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; vgl. auch BGH, GRUR

1965, 612 – Warnschild; BGH, GRUR 1965, 607, 609 – Funkmietwagen; BGH, GRUR

1985, 447, 450 – Provisionsweitergabe).

175

Diese im Wettbewerbsrecht entwickelten Grundsätze finden auch im Patentrecht

Anwendung. Ob die Wettbewerber bestehende Patente beachten, ist auch im Bereich

der technischen Schutzrechte oftmals nur anhand von Testkäufen gerichtsverwertbar

festzustellen. Dabei geht es nicht nur um die Beweisbarkeit eines bereits anderweitig

festgestellten Verstoßes, sondern nicht selten gerade darum, dass überhaupt erst mit

Hilfe des Testkaufes verlässliche Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, ob

der ins Auge gefasste Wettbewerber zu patentverletzenden Handlungen bereit ist

und/oder solche wahrscheinlich und vom Schutzrechtsinhaber unbemerkt bereits

begangen hat. Zu denken ist an technische Erfindungen, deren Benutzung

typischerweise in einem dem Schutzrechtsinhaber nicht zugänglichen Raum stattfindet.

Neben Verfahrenserfindungen gehört hierzu auch das vorliegend streitbefangene

Klagepatent, weil die unter Verwendung des A-2-Standards hergestellten DVDs eine

außerordentlich flüchtige Ware darstellen, deren betriebliche Herkunft für den

176

Patentinhaber ggf. nur aufwändig nachzuvollziehen ist. Überwachungsmaßnahmen des

Patentinhabers durch Testkäufe sind vor diesem Hintergrund auch und speziell im

Bereich des Patentrechts bisweilen absolut notwendig, jedenfalls zur Rechtsverfolgung

sinnvoll, deshalb grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. zum Sortenschutzrecht BGH,

GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; vgl. auch LG Düsseldorf, InstGE 10, 193, 197 –

Geogitter) und nur bei Vorliegen besonderer Umstände als rechtsmissbräuchlich

anzusehen.

177

Im Streitfall liegen solche besonderen Umstände nicht vor.

178

a) Dass die von der Klägerin bzw. ihren Patentanwälten veranlasste Testbestellung nur

dazu dienen sollte, die Beklagte in unzulässiger Weise "hereinzulegen", um sie mit

einem Patentverletzungsrechtsstreit überziehen zu können, vermag der Senat nicht

festzustellen.

179

Zutreffend ist, dass der Bundesgerichtshof eine Sittenwidrigkeit des Testkaufs unter dem

Gesichtspunkt des "Hereinlegens" eines Mitbewerbers in Betracht zieht, wenn

hinreichende Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder bevorstehende

Rechtsverletzung fehlen (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; BGH, GRUR

1999, 1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung; vgl. auch

Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O. § 11 UWG Rdnr. 2.41). Näher präzisiert

hat der Bundesgerichtshof dieses Erfordernis allerdings nicht und er hat – soweit

ersichtlich – eine derartige Fallgestaltung bisher auch noch nicht als gegeben

angesehen. Nach Auffassung des Senats sind an das Vorliegen des

Ausnahmetatbestandes strenge Anforderungen zu stellen. Es kann namentlich nicht

verlangt werden, dass – im Sinne einer Erstbegehungsgefahr – konkrete Tatsachen

vorgelegen haben, die die greifbare und unmittelbar bevorstehende Besorgnis von

Verletzungshandlungen gerechtfertigt haben. Es genügt vielmehr, dass die generelle

Gefahr einer Patentverletzung bestand; diese darf nur nicht völlig fern gelegen haben,

also praktisch "aus der Luft gegriffen" sein.

180

Letzteres war hier nicht der Fall. Die Beklagte gehört ihren eigenen Angaben zufolge zu

den größten DVD-Herstellern in Griechenland. Nach ihrem Vorbringen ist sie der

drittgrößte griechische Produzent. Die von der Klägerin überreichten Unterlagen

sprechen sogar dafür, dass die Beklagte der größte DVD-Hersteller in Griechenland ist.

Unstreitig hat die Beklagte jedenfalls im Jahr 2007 insgesamt 28 Mio. DVDs und im Jahr

2008 sogar 29 Mio. DVDs produziert. Diesen von der Klägerin vorgetragenen Zahlen ist

die Beklagte auch in der Berufungsinstanz nicht substanziell entgegen getreten. Die

damit als unstreitig zu behandelnde jährliche Produktionsmenge der Beklagten ist

beträchtlich. Angesichts einer Einwohnerzahl Griechenlands von ca. 10,5 Mio. ergibt

sich daraus schlüssig, dass die DVD-Produktion der Beklagten nicht allein für den

griechischen Markt vorgesehen ist, womit übereinstimmt, dass die Beklagte unstreitig

DVDs ins Ausland liefert. Sie räumt in zweiter Instanz einen Export ihrer Waren

ausdrücklich ein und hat bereits in erster Instanz zugestanden, dass sie international

tätig ist. Zwar behauptet die Beklagte, dass der Export nur einen geringen Teil ihrer

Produktion umfasse und "überwiegend in das arabische Ausland" erfolge. Allein die

Tatsache der Exportorientierung lässt es aber als hinreichend möglich erscheinen, dass

die Beklagte die von ihr produzierten DVDs bei entsprechender Nachfrage auch in

andere Länder - und damit auch nach Deutschland - liefert. Das gilt umso mehr, als die

181

Beklagte nach ihrem eigenen Vorbringen bloß "überwiegend in das arabische Ausland"

exportiert, was zwingend bedeutet, dass sie zu irgendeinem Teil eben auch in andere

Länder liefert. Ist dem aber so, besteht nach der eigenen Einlassung der Beklagten die

potentielle Gefahr von Exporten auch in die Bundesrepublik Deutschland. Wie die

Klägerin in erster Instanz unwidersprochen vorgetragen hat, stehen die europäischen

DVD-Hersteller in einem regen Wettbewerb zueinander, wobei sie DVDs regelmäßig

nicht nur für den jeweiligen Heimatmarkt, sondern auch und gerade für die

Bundesrepublik Deutschland als den größten Absatzmarkt in Europa herstellen. Als

Beispiele hat die Klägerin in diesem Zusammenhang auf Hersteller in Österreich,

Frankreich, Italien und Spanien ansässige DVD-Hersteller verwiesen.

Das alles sprach und spricht dafür, dass patentverletzende DVDs aus der Produktion

der Beklagten in Deutschland Verbreitung finden konnten und auch künftig noch finden

können. Bei DVDs handelt es sich um äußerst flüchtige Ware, deren Vertrieb von der

Beklagten nicht gesteuert werden muss und der in Abhängigkeit vom Zielland auch

keine besondere Vertriebsstruktur erfordert, erst recht keine solche, die eine bisher nicht

ausführbare Lieferung nach Deutschland erst möglich machen würde. Auch die

Beklagte zeigt nicht auf, inwiefern es einen logistischen, spezielle Vorkehrungen

betrieblicher Art erfordernden Unterschied machen soll, ob patentgemäße DVDs z.B.

nach Dubai oder nach Deutschland ausgeliefert werden. Wie einfach eine Bestellung

von der Beklagten hergestellter DVDs durch einen in Deutschland ansässigen Kunden

möglich ist, hat die von der Klägerin veranlasste Testbestellung exemplarisch gezeigt.

Die von der Testkäuferin aufgegebene Bestellung ist von der Beklagten ohne Weiteres

entgegengenommen und problemlos ausgeführt worden.

182

Ob der Prozessbevollmächtigte der Klägerin im Verhandlungstermin vor dem

Landgericht nachträglich davon gesprochen hat, die Beklagte sei wohl in diese Falle

"hineingetappt", spielt für die rechtliche Bewertung des Verhaltens der Klägerin bzw. der

Testkäuferin keine Rolle. Letztlich ist jedes Testgeschäft im weitesten Sinne eine Art

"Falle", in welche der Betroffene, wenn er den Abschluss des Geschäfts nicht ablehnt,

"hineintappt".

183

b) Die Klägerin hat auch keine verwerflichen Mittel angewandt, um das Geschäft

herbeizuführen.

184

aa)

185

Die Testkäuferin B ist gegenüber der Beklagten wie ein normaler Kunde aufgetreten.

Dass sie der Beklagten einen "DVD-Master auf einem DLT-Tape Type IV" als

Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellt hat, ändert daran nichts. "Master" werden von

einem Authoring-Studio üblicherweise entweder an den Kunden oder direkt an ein

Presswerk ausgeliefert (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 843 4. Tz. 52 – Videosignal-

Codierung I; Berufungsbegründung, Seite 9). Im Falle der Auslieferung an den Kunden

obliegt es diesem, den "Master" dem Presswerk zur Verfügung zu stellen. Genau so ist

hier verfahren worden. Hat sich aber der Testkäufer genauso verhalten, wie sich

Verkehrsteilnehmer in derartigen Fällen zu benehmen pflegen, scheidet die Annahme,

die Testperson habe mit verwerflichen Mitteln auf einen Verstoß bzw. eine

Rechtsverletzung hingewirkt, grundsätzlich aus (vgl. z.B. BGH, GRUR 1965, 607, 609 –

Funkmietwagen; BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; OLG Karlsruhe, GRUR

1984, 75 – Provozierter Verstoß; OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2004 – 4 U 48/04, BeckRS

2005 03659; Ahrens/Bähr, a.a.O., Kap. 27 Rdnr. 26 m.w.N.). Erst wenn der Testkäufer

186

den Verletzer – anders als ein normaler Kunde – gewissermaßen in den Verstoß bzw.

die Rechtsverletzung treibt, kann ein solcher Testkauf nicht mehr als Beleg für die

Rechtstreue des Verletzers dienen (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2004 – 4 U 48/04,

BeckRS 2005 03659 m.w.N.). Dafür fehlen im Streitfall jegliche Anhaltspunkte.

bb)

187

Die Testkäuferin musste die Beklagte des Weiteren nicht zur Annahme und

Durchführung der Bestellung überreden bzw. sonstwie nachhaltig auf die Beklagte

einwirken. Das in Rede stehende Geschäft ist ohne Schwierigkeiten zustande

gekommen und von der Beklagten auch ohne Weiteres ausgeführt worden.

188

cc) Da die Übersendung eines "Masters" nichts Ungewöhnliches ist, sondern der

Üblichkeit entspricht, kann auch nicht vom Einsatz besonderer Verführungskunst oder

unfairer Mittel seitens der Testkäuferin die Rede sein. Die Testkäuferin hat die Beklagte

nicht darüber getäuscht, dass es sich bei dem übersandten "DLT-Tape" um ein im A-2-

Standard codiertes "DLT-Tape" handelt. Über die Codierung bzw. das Daten-Format hat

sie gegenüber der Beklagten weder unzutreffende noch irreführende Angaben gemacht.

Über die Codierung bzw. das Daten-Format ist die Testkäuferin von der Beklagten auch

nicht befragt worden.

189

Soweit die Beklagte geltend macht, sie habe keine Möglichkeit gehabt, eine

Überprüfung des "DLT-Tapes" vorzunehmen, mag dahinstehen, ob dies im

Tatsächlichen zutrifft. Zumindest hätte die Beklagte – die spätestens auf Grund der

vorangegangenen Korrespondenz mit der A LA wusste, dass es A-2-Poolpatente gab –

sich bei der Testkäuferin erkundigen können und müssen, ob das ihr zur Verfügung

gestellte "DLT-Tape" im A-2-Format codierte Daten enthält. Diese Nachfrage, welche

die Beklagte unstreitig nicht gestellt hat, war umso angebrachter und notwendiger, als

der A-2-Standard nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts das in der

Praxis dominierende Codierverfahren darstellt und es sich deswegen für die Beklagte

geradezu aufdrängen musste, dass es sich bei dem ihr überlassenen Tape um ein im A-

2-Standard codiertes "DLT-Tape" handeln kann. In Anbetracht dessen kommt es nicht

mehr darauf an, ob sich – wie die Klägerin behauptet – für die fachkundige Beklagte

ohnehin aus der Angabe "DVD Master on a DLT-Tape Type IV" ergab, dass die zu

liefernden DVDs im A-2-Format codierte Daten aufweisen sollten.

190

dd) Dass die Testkäuferin der Beklagten "versichert" hat, die Reproduktion der bereits

komprimierten und codierten Daten sei bezüglich einer möglichen Rechtsverletzung

unbedenklich, trifft nicht zu. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der

Hinweis der Beklagten in ihrem Email vom 12. Februar 2007 auf "copyrights or royalty

fees” aus der maßgeblichen Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers nur auf

urheberrechtliche Belange bezogen, also auf Urheberrechte und zugehörige

Lizenzgebühren. Denn insoweit trägt der Besteller die Verantwortung für die Inhalte, die

von dem Replikator lediglich in seinem Auftrag vervielfältigt werden. Dementsprechend

hat die Testkäuferin das besagte Schreiben der Beklagten mit Email vom 27. Februar

2007 auch dahingehend beantwortet, dass die Video-Daten "GEMA-frei" seien. Diese

Erklärung war auch aus Sicht der Beklagten völlig ausreichend, wie daran deutlich wird,

dass die Beklagte keinen Anlass gesehen hat, weitere Nachfragen bzw. Rückfragen an

die Testkäuferin B zu richten. Solche wären jedoch unbedingt zu erwarten gewesen,

wenn es der Beklagten tatsächlich um Lizenzgebühren "für sämtliche möglicherweise

bestehenden Rechte, einschließlich gewerblicher Schutzrechte", gegangen wäre, zu

191

denen sich die Testkäuferin in ihrem Antwort-Email zweifelsfrei nicht geäußert hatte. Die

Beklagte konnte und durfte hiernach nicht davon ausgehen – und sie ist bei

lebensnaher Betrachtung der Umstände seinerzeit selbstverständlich auch nicht davon

ausgegangen -, dass die Bestellerin etwaige Lizenzgebühren für gewerbliche

Schutzrechte, insbesondere für einschlägige Patente, abgeführt hatte und als

Lizenznehmerin zur Benutzung solcher Schutzrechte berechtigt war.

ee)

192

Dem Umstand, dass die Bestellung der Testkäuferin ein Volumen von lediglich 500

Stück umfasste, kommt keine Bedeutung zu. Soweit die Beklagte unter Hinweis auf ein

Email vom 4. Juli 2006 eine angeblich interne "Arbeitsanweisung" geltend macht,

wonach erst die besagte geringe Stückzahl es ermöglicht habe, ihre betrieblichen

Kontrollmechanismen zu umgehen, vermag dies nicht zu überzeugen. In dem von der

Beklagten angesprochenen Schriftstück heißt es sinngemäß, dass alle Bestellungen mit

einem Volumen von über 400 Stück DVDs/CDs mit allen erforderlichen Informationen

Herrn Ioannidis vorzulegen sind und nur nach Erteilung seiner schriftlichen Bestätigung

ausgeführt werden dürfen, und dass die Mitarbeiter in allen Fällen zwingend vor der

Ausführung eines Auftrages sicherstellen sollen, dass alle Lizenzen und Gebühren in

Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte geklärt sind und allein von den

Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt werden. Eine Vorlagepflicht an

den General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung der Beklagten bestand demnach

bei Bestellungen ab 400 Stück (vgl. auch Berufungsbegründung, Seiten 19 und 20). Ist

dem aber so, ist schon im Ansatz nicht nachvollziehbar, wie die "Kontrollmechanismen"

der Beklagten mit einer Bestellmenge von 500 Stück gezielt hätten umgangen werden

können. Darüber hinaus behauptet die Beklagte – wie das Landgericht zutreffend

ausgeführt hat – auch selbst nicht, dass der Klägerin oder der Testkäuferin bekannt

gewesen sei, dass mit einer Bestellung von "nur" 500 Stück eine positive Bearbeitung

des Auftrages wahrscheinlicher sei. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, dass und auf

welchem Wege die Klägerin, ihre Patentanwälte oder die Testkäuferin Kenntnis von der

im Prozess vorgelegten "Arbeitsanweisung" erhalten haben könnten.

193

ff) Daraus, dass die Testkäuferin gegenüber der Beklagten eine Lieferanschrift

angegeben hat, die von ihrer Geschäftsanschrift abwich und unter welcher Anschrift

nach den Angaben der Beklagten ein Geschäftsbetrieb oder ein Hinweis auf die Firma

der Testkäuferin nicht zu finden ist, kann die Beklagte nichts herleiten. Das Geschäft ist

ordnungsgemäß abgewickelt worden. Die DVDs sind an die angegebene

Empfängeradresse geliefert worden. Die Rechnung ist von der Testkäuferin auch

bezahlt worden. Irgendein rechtserheblicher Nachteil ist der Beklagten durch die

Angabe der Kölner Lieferanschrift nicht entstanden.

194

gg) Ohne Erfolg macht die Beklagte schließlich geltend, die Testkäuferin habe eine

Geheimhaltungspflicht sowie Interessenwahrungspflicht aus dem Kaufvertrag mit der

Beklagten verletzt, indem sie "belastende" Dokumente an Dritte, nämlich die Klägerin,

weitergegeben habe. Wie bereits ausgeführt, ist es für den Erfolg von Testkäufen

unvermeidlich, den Zweck zu verbergen, und ist es grundsätzlich unbedenklich, den

Testkauf von einem Dritten als Strohmann durchführen zu lassen. In einem solchen Fall

liegt es auf der Hand, dass der Dritte den Rechtsinhaber über die Einzelheiten des

Geschäfts informiert. Nichts anderes ist hier geschehen. Eine Geheimhaltungspflicht ist

weder vereinbart worden noch ist ersichtlich, dass hier Geschäftsgeheimnisse der

Beklagten in Rede stehen.

195

G. Zwangslizenzeinwand:

196

Ob die Beklagte aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften – anstelle einer weltweiten

Poollizenz oder einer Einzellizenz – als dritte Option eine auf Deutschland beschränkte

Poollizenz beanspruchen kann, bedarf keiner Erörterung. Der Einwand der Beklagten,

die Klägerin sei aufgrund der Standardbindung des Klagepatents als Inhaberin einer

marktbeherrschenden Stellung verpflichtet, ihr eine Lizenz an dem Klagepatent

einzuräumen, wobei der Lizenzierungsanspruch auch den Verbietungsrechten aus dem

Patent entgegen gehalten werden könne, schlägt schon deshalb fehl, weil es Sache der

Beklagten gewesen wäre, ihren Lizenzanspruch durch die Vorlage eines spezifizierten

Lizenzangebotes geltend zu machen und die sich daraus für die Vergangenheit

(zumindest für die im Zusammenhang mit dem Testkauf bereits vorgefallenen

Benutzungshandlungen) ergebenden Vertragspflichten angebotsgerecht zu erfüllen

(BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). Da die Benutzung eines Patents

regelmäßig nicht unentgeltlich verlangt werden kann und der Gestattungseinwand des

Benutzers infolgedessen lediglich dahin geht, dass ihm die Benutzung der Erfindung

gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr erlaubt wird, hat der Beklagte ein

konkretes,

Lizenzangebot zu unterbreiten (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard; OLG

Düsseldorf, InstGE 10, 129 – Druckerpatrone II). Das gilt nicht nur dann, wenn der

Patentinhaber zwar grundsätzlich zur Lizenzierung bereit ist, die Parteien jedoch über

die nähere Ausgestaltung der Lizenzvereinbarung (d.h. über einzelne Klauseln) streiten,

sondern gleichermaßen dann, wenn der Patentinhaber die Einräumung eines

Benutzungsrechtes in der vom Beklagten gewünschten Art (z.B. in Gestalt einer

territorial beschränkten Poollizenz) kategorisch ablehnt. Denn auch in diesem Fall kann

dem Lizenzsucher ein Benutzungsrecht regelmäßig nur gegen Entgelt zustehen, das

demgemäß offeriert werden muss. Die unberechtigte Weigerung des Patentinhabers

über die vom Beklagten gewünschte Lizenzierung zu verhandeln, hat lediglich zur

Folge, dass mangels konkreter anderslautender Formulierungsvorschläge des

Patentinhabers prima facie von der Angemessenheit des vom Lizenzsucher

unterbreiteten Angebotes auszugehen ist.

197

Vorliegend hat es die Beklagte versäumt, einen von ihr für angemessen gehaltenen, aus

sich heraus annahmefähigen Lizenzvertragstext vorzulegen. Soweit sie sich auf die

"Konditionen des A LA-Standardlizenzvertrages" bezieht, genügt dies nicht. Der

Standardvertrag liegt zwar vor; es fehlt aber jeglicher Sachvortrag dazu, ob in ihm das

Lizenzgebiet auf Deutschland einfach begrenzt werden kann, ohne dass es hierdurch zu

irgendwelchen Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten kommt, die die Klägerin nicht

hinnehmen muss, weil sie dem Angebot seine Annahmefähigkeit nehmen. Schon die

Frage, an welchen (in Deutschland geltenden) Schutzrechten überhaupt eine Lizenz

nachgefragt wird, ist nicht mit der gebotenen, einen vernünftigen Zweifel

ausschließenden Klarheit ersichtlich. Die Offerte der Beklagten lässt nicht eindeutig

erkennen, ob eine Lizenznahme nur an den mit einer Verletzungsklage verfolgten

Standard-Schutzrechten gewollt ist oder auch an denjenigen, die in Deutschland gelten

aber nicht Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzung sind. Abgesehen davon

ist das Lizenzverlangen auch an den falschen Adressaten, nämlich den

Prozessbevollmächtigten der Klägerin gerichtet. In Bezug auf ihn ist nichts dafür

ersichtlich, dass er alle diejenigen Schutzrechtsinhaber vertritt, die Pool-Patente in

Deutschland halten, an denen die Beklagte eine gebündelte Benutzungsgestattung

erhalten will. Die Beklagte ist weiterhin nicht ihrer Pflicht nachgekommen, für die

198

Vergangenheit vertragsgerecht, d.h. wahrheitsgemäß und vollständig, über ihre

lizenzpflichtigen Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und entsprechende

Lizenzgebühren zu zahlen. Weder hat die Beklagte zum Zwecke der Auskunftserteilung

eine Erklärung dazu abgegeben, ob es außer dem Testkauf weitere Benutzungen des

Klagepatents gegeben hat, noch hat sie irgendwelche Vergütungszahlungen

vorgenommen, die jedenfalls im Hinblick auf den Testkauf geschuldet waren.

H. Rechtsfolgen:

199

200

Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte Schutzrechtsverletzung zur

Unterlassung und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum

Schadenersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um ihr die Berechnung ihrer Ansprüche

auf Schadenersatz zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen

Rechnung zu legen hat, ist vom Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend

dargelegt worden. Auf diese Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen

Bezug genommen. Im Hinblick auf das Berufungsvorbringen der Beklagten sind

lediglich die nachfolgenden Hinweise veranlasst:

201

1. Da die Beklagte, wie vorstehend ausgeführt, entgegen § 9 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 PatG

eine patentierte Erfindung benutzt hat, kann die Klägerin als Inhaberin des benutzten

Klagepatents sie nach § 139 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 EPÜ auf

Unterlassung in Anspruch nehmen. Die Gefahr weiterer künftiger Rechtsverletzungen

ergibt sich daraus, dass die Beklagte im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit die

angegriffenen Handlungen bereits vorgenommen hat und deshalb vermutet wird, dass

sie dieses Verhalten auch in Zukunft wiederholen wird.

202

203

Eine – auch nur einmalige – Schutzrechtsverletzung begründet die auf Lebenserfahrung

beruhende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenen

rechtswidrigen Handlung (vgl. BGH, GRUR 1992, 612, 614– Nicola; BGH, GRUR 2003,

1031, 1033 - Kupplung für optische Geräte). Nur ausnahmsweise ist die

Wiederholungsgefahr bei besonderen Umständen trotz geschehener Verletzung zu

verneinen, wofür der Verletzer darlegungs- und beweispflichtig ist (Benkard, a.a.O.,

§ 139 PatG Rdnr. 29 f.).

204

Solche Umstände sind hier nicht feststellbar. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend,

dass die in Rede stehende Bestellung lediglich unter Verstoß gegen eine interne

"Arbeitsanweisung" ausgeführt worden sei. Insoweit kann dahinstehen, ob die

betreffende "Arbeitsanweisung" im fraglichen Zeitraum bereits bestand. Zur wirksamen

Unterbindung weiterer Lieferungen patentverletzender DVDs in die Bundesrepublik

Deutschland ist sie schon deshalb nicht geeignet, weil danach nur Bestellungen von

über 400 Stück DVDs anzeige- und genehmigungspflichtig sind. Die Beklagte trägt

selbst vor, dass nur ihr General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung im jeweiligen

Einzelfall prüfen könne, welche Schutzrechtssituation bestehe (vgl.

205

Berufungsbegründung, Seite 20). Die weitere Anweisung, die Mitarbeiter sollten in allen

Fällen zwingend vor der Ausführung eines Auftrags sicherstellen, dass alle Lizenzen

und Gebühren in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte geklärt seien

und allein von den Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt würden, ist

erkennbar unzureichend. Weder wird den Sachbearbeitern erläutert, in welcher Weise

dies geschehen soll, noch wird ihnen mitgeteilt, welche konkreten Rechte jeweils

betroffen sein können und unter welchen Bedingungen von einer hinreichenden Klärung

der Schutzrechtslage auszugehen ist. Letztlich zeigt die Beklagte auch nicht auf, wie ihr

General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung die Schutzrechtssituation

üblicherweise prüft. Weitere "Vorsichtsmaßnahmen" hat die Beklagte nach derm in

Rede stehenden Lieferfall patentverletzender DVDs nach Deutschland nicht getroffen.

Jedenfalls trägt die Beklagte in dieser Hinsicht nichts Konkretes vor.

206

Die damit wegen der begangenen Rechtsverletzung zu vermutende

Wiederholungsgefahr ist nicht entfallen. An die Beseitigung der Wiederholungsgefahr

sind strenge Anforderungen zu stellen (Benkard, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 30 m.w.N.).

Eine Wiederholungsgefahr kann grundsätzlich nur durch die Abgabe einer

strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR

1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; BGH, GRUR 1999, 1017, 1019 –

Kontrollnummernbeseitigung; BGH, GRUR 2001, 453, 455 – TCM-Zentrum; BGH,

GRUR 2008, 996, 999 – Clone-CD; BGH, GRUR 2008, 1108, 1110 – Haus & Grund III;

BGH, WM 2009, 2026 – DAX; BGH, GRUR 2009, 845, 849 – Internet-Videorecorder).

Hingegen genügen grundsätzlich weder das bloße Versprechen, die angegriffene

Handlung nicht erneut zu begehen, noch die Aufgabe der Betätigung, in deren Rahmen

die Verletzung erfolgt ist, um die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer

Wiederholungsgefahr zu widerlegen (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2000, 605, 608 -

comtes/ComTel; BGH, WM 2009, 2026 – DAX; BGH, GRUR 2009, 845, 849 – Internet-

Videorecorder). Regelmäßig kann die durch die Rechtsverletzung begründete

Wiederholungsgefahr auch in solchen Fällen nur durch die Abgabe einer strafbewehrten

Unterlassungserklärung – das heißt durch eine uneingeschränkte, bedingungslose und

unwiderrufliche Unterwerfungserklärung unter Übernahme einer angemessenen

Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung (vgl. BGH, GRUR 1996, 290, 291 –

Wegfall der Wiederholungsgefahr I; BGH, GRUR 1997, 379, 380 – Wegfall der

Wiederholungsgefahr II) – ausgeräumt werden. Diese muss eindeutig und hinreichend

bestimmt sein sowie den ernstlichen Willen erkennen lassen, die fragliche Handlung

nicht (mehr) zu begehen.

207

Vorliegend hat die Beklagte, vertreten durch Herrn C, dem Leiter der Finanzen, zwar in

seiner in Kopie überreichten eidesstattlichen Versicherung eine Unterlassungserklärung

des Inhalts abgegeben, dass sie keine "DVDs, die die streitgegenständlichen Patente"

verwirklichen, nach Deutschland liefert, wobei sie sich für den Fall der Zuwiderhandlung

verpflichtet hat, eine Vertragsstrafe in einer angemessenen, von der Klägerin

festzusetzenden, im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Höhe zu

zahlen. Diese Erklärung hat sie im Berufungsrechtszug durch ihren

Prozessbevollmächtigten bekräftigen und wiederholen lassen (Schriftsatz v. 28.08.2009,

Seite 20). Beide Erklärungen sind jedoch unzureichend. Eine Unterlassungserklärung

muss nach Inhalt und Umfang dem entsprechen, was auch Inhalt eines entsprechenden

Unterlassungsantrages und der Urteilsformel wäre (vgl. BGH, GRUR 1997, 379, 380 –

Wegfall der Wiederholungsgefahr II; Senat, Mitt. 2003, 264, 267 –

208

Antriebsscheibenaufzug; Teplitzky, a.a.O., Kap. 8 Rdnr. 16 m.w.N.). Dem wird das

Unterlassungsversprechen, das die Beklagte abgegeben hat, ersichtlich nicht gerecht.

Denn die Formulierung "DVDs, die die streitgegenständlichen Patente verwirklichen" ist

zu unbestimmt. Weder werden die betreffenden DVDs nach dem Wortlaut der verletzten

Patentansprüche beschrieben, noch wird das vorliegende Klagepatent überhaupt

bezeichnet. Dass hier in mehreren Verfahren Unterlassungserklärungen verschiedenen

Inhalts abgegeben werden müssten, was mit einem gewissen Aufwand verbunden sein

mag, befreit die Beklagte nicht davon, eine hinreichend bestimmte

Unterlassungserklärung zu formulieren. Auch die Klägerin muss in den einzelnen

Verfahren jeweils bestimmte Klageanträge stellen. Außerdem werden die zu

unterlassenden Begehungshandlungen in der vorliegenden Unterlassungserklärung

nicht konkret bezeichnet und es werden auch nicht alle zu unterlassenden Handlungen

aufgeführt. Angesprochen ist lediglich die "Lieferung". Diese Formulierung kennt weder

§ 9 Satz 2 Nr. 1 noch § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Auch wenn Unterwerfungserklärungen wie

andere Willenserklärungen der Auslegung nach den allgemeinen Regeln zugänglich

sind (vgl. BGH, GRUR 1996, 290, 291 – Wegfall der Wiederholungsgefahr I), muss sich

der Patentinhaber mit einer derart unbestimmten, möglicherweise

Auslegungsschwierigkeiten hervorrufenden Unterwerfungserklärung nicht zufrieden

geben.

2. Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte der Klägerin außerdem

allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen

entstanden ist und noch entstehen wird. Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten

Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276

Abs. 1 Satz 2 BGB.

209

210

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276

Abs. 2 BGB). Der Vorwurf der Fahrlässigkeit setzt voraus, dass der objektiv

patentverletzend Handelnde den patentverletzenden Charakter seines Verhaltens bei

Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden

können. Die Sorgfaltsanforderungen, die zur Vermeidung des Fahrlässigkeitsvorwurfs

erfüllt sein müssen, sind hoch. Da sich grundsätzlich jeder Gewerbetreibende vor

Aufnahme einer Benutzungshandlung nach etwa entgegenstehenden Schutzrechten

Dritter zu vergewissern hat und die erfolgte Patenterteilung in allgemein zugänglichen

Quellen bekannt gemacht wird, kann aus dem Vorliegen einer rechtswidrigen

Benutzung des Patents in aller Regel auf ein (zumindest fahrlässiges) Verschulden des

Benutzers geschlossen werden (vgl. BGH, GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil

I; BGH, GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer). Das gilt nicht nur für ein herstellendes

Unternehmen, sondern prinzipiell in gleicher Weise für ein lediglich vertreibendes

Unternehmen. Von Gewerbetreibenden wird generell erwartet, dass sie sich über

fremde Schutzrechte informieren, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen, und dass sie

auch deren Schutzbereich prüfen, sofern die Art ihrer gewerblichen Tätigkeit es nicht als

ausgeschlossen erscheinen lässt, dass von geschützten Gegenständen oder Verfahren

Gebrauch gemacht wird (vgl. LG Mannheim, InstGE 7, 14, 16 – Halbleiterbaugruppe).

Sofern eine eigene Schutzrechtsprüfung mit besonderem Aufwand verbunden ist,

besteht zumindest die Verpflichtung, sich bei seinem Vorlieferanten zu vergewissern, ob

die notwendige Überprüfung von diesem oder einem früheren Glied in der Vertriebskette

mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt worden ist (BGH, GRUR 2006, 575, 577 –

Melanie).

211

212

Nach diesen Rechtsgrundsätzen hat die Beklagte fahrlässig gehandelt. Selbst wenn die

im Ausland ansässige Beklagte als Replikator zu einer eigenen Untersuchung des ihr

vom Besteller zur Verfügung gestellten "DLT-Tapes" im Hinblick auf eine mögliche

Schutzrechtsverletzung nicht verpflichtet gewesen sein sollte, hat die Beklagte ihre

Sorgfaltspflichten jedenfalls dadurch verletzt, dass sie sich vor der Lieferung der DVDs

nicht einmal bei der Bestellerin in verlässlicher Weise darüber vergewissert hat, ob

diese bereits mit der gebotenen Sorgfalt geprüft hat, ob die anhand des "DLT-Tapes"

anzufertigenden DVDs Schutzrechte in der Bundesrepublik Deutschland verletzen. Eine

solche Nachfrage war für die Beklagte leicht durchzuführen und von ihr als Exporteur

selbst produzierter DVDs unbedingt zu verlangen.

213

III.

214

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

215

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711,

108 ZPO.

216

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine

Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine

entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den

Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung erforderlich wäre.

217