Urteil des OLG Düsseldorf vom 12.02.2009
OLG Düsseldorf: lizenznehmer, entgangener gewinn, verwarnung, lizenzvertrag, form, marke, rechtshängigkeit, klageänderung, gestaltung, genehmigung
Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 108/07
Datum:
12.02.2009
Gericht:
Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper:
2. Zivilsenat
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
I-2 U 108/07
Tenor:
Die Berufung der Klägerin gegen das am 9. Oktober 2007 verkündete
Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Mönchengladbach wird
zurückgewie-sen.
Die Klage wird zudem abgewiesen, soweit die Klägerin hilfsweise aus
abgetretenem Recht die Zahlung von 46.960,95 EUR nebst Zinsen
begehrt.
Die Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen,
die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch
Sicherheits-leistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise
durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor
Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 104.648,55, EUR
festge-setzt.
G r ü n d e:
1
I.
2
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung auf
Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten und Schadensersatz in Anspruch.
3
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, unter den
Registernummern 973 XXX und 1 101 YYY u.a. für Sportbekleidung eingetragenen
deutschen Wortbildmarken (Verwarnungsmarken).
4
Die Klägerin hat Lizenzen an den Verwarnungsmarken vergeben, über die unter den
5
Verwarnungsmarken u.a. Sportbekleidung vertrieben wird.
Die Klägerin, ein Großhandelsunternehmen, beliefert Einzelhändler mit Sportartikeln
verschiedener Hersteller. Im Juni 2005 bestellte die A-Warenhaus GmbH (nachfolgend
A) bei der Klägerin 22.032 Kapuzen-Sweatshirts "B", von denen die Klägerin zunächst
eine Teilmenge von 16.164 lieferte und die A in einem Prospekt für eine viertägige
Sonderveranstaltung vom 4. bis 8. Oktober 2005 bewarb. Anschließend gelangte die
Ware zu einem Preis von 19,99,-- EUR in den Verkauf. Zum Nachweis der
Kennzeichnung der Sweatshirts hat die Beklagte das nachfolgend wiedergegebene
Lichtbild zur Akte gereicht.
6
Mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 17. Oktober 2005 (Anlage K 3)
forderte die Beklagte A zur Unterlassung des Verkaufs mit der Begründung auf, A
verletze ihre Rechte aus der Verwarnungsmarke, da die Sweatshirts weder von ihr, der
Beklagten, noch einem ihrer Lizenznehmer hergestellt und in Verkehr gebracht worden
seien. A nahm daraufhin die Sweatshirts aus dem Verkauf. Der Prozessbevollmächtigte
der Klägerin wandte sich in der Folgezeit gegen die Verwarnung ihrer Abnehmerin mit
dem Vortrag, dass die Sweatshirts von einer Lizenznehmerin der Beklagten, der C Ltd.,
hergestellt und in Verkehr gebracht und über deren Tochterfirma D bezogen worden
seien. Unter dem 4. November 2005 erklärte die Beklagte durch ihren
Prozessbevollmächtigten, dem Abverkauf der Sweatshirts stehe nichts mehr im Wege
(Anlage K 10). Die restlichen 4.400 Sweatshirts nahm A der Klägerin dennoch nicht
mehr ab.
7
Die Klägerin verlangt von der Beklagten auf Grundlage eines Gegenstandswerts von
250.000,-- EUR Erstattung ihrer Anwaltskosten in Höhe von 2.687,60 EUR sowie
Schadensersatz in Höhe von 55.000,-- EUR, der sich daraus ergebe, dass sie die
Sweatshirt zu einem Einkaufspreis von umgerechnet 8,76 EUR pro Stück erworben (=
38.544,-- EUR für 4.400 Stück) und diese an A zu einem Stückpreis von 12,50 EUR
hätte verkaufen können (= 16.456,-- EUR entgangener Gewinn). Hilfsweise hat die
Klägerin Schadensersatzansprüche aus abgetretenem Recht von A in Höhe von
46.960,95 EUR geltend gemacht, die A aufgrund der Abmahnung zustünden.
8
Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird auf
die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs.
1 Nr. 1 ZPO).
9
Die Klägerin hat beantragt,
10
die Beklagte zu verurteilen,
11
1. an sie 55.000,-- EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. sie von der gegen sie bestehenden Gebührenforderung ihrer
Prozessbevollmächtigten in Höhe von 2.687,60 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8
Prozentpunkten seit dem 1. Dezember 2005 freizustellen.
12
13
Die Beklagte hat beantragt,
14
die Klage abzuweisen.
15
Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Verwarnung sei
nicht unberechtigt erfolgt. Zwischen den in der beanstandeten Weise gekennzeichneten
Sweatshirts und der Verwarnungsmarke bestehe Verwechselungsgefahr. Auf die
Behauptung der Klägerin, die Sweatshirts seien von einem Lizenznehmer der Beklagten
in Verkehr gebracht worden, komme es nicht an, da diese nicht (identisch) der
Verwarnungsmarke entsprächen und es fernliegend erscheine und von der Beklagten in
dieser Form auch nicht behauptet worden sei, dass die Beklagte ihren Lizenznehmer
eine derartige Benutzung erlaubt habe. Soweit die Klägerin ihren Zahlungsanspruch
hilfsweise auf abgetretenes Recht von A stützt, handele es sich um eine
Klageänderung, deren Zulassung nicht sachdienlich sei.
16
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung unter Bezugnahme und Vertiefung
ihres erstinstanzlichen Vorbringens und macht im Wesentlichen geltend: Das
Landgericht habe nicht davon ausgehen dürfen, dass die Lizenznehmerin der Beklagten
nicht zur Verwendung der Verwarnungsmarke in der beanstandeten Weise berechtigt
gewesen sei. Die von der Beklagten erteilte Erlaubnis zum Abverkauf der
streitgegenständlichen Sweatshirts stelle darüber hinaus eine nachträgliche
Genehmigung dar, die die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung rückwirkend
entfallen lasse. Ihren hilfsweise auf abgetretenes Recht von A gestützten
Schadensersatzanspruch habe das Landgericht nicht als unzulässige Klageänderung
behandeln dürfen.
17
Die Klägerin beantragt,
18
das angefochtene Urteil abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an sie (aus
eigenem Recht) 57.687,60 EUR nebst 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
aus 2.687,60 EUR seit dem 1. Dezember 2005 sowie aus dem verbleibenden Rest
seit Rechtshängigkeit zu zahlen; hilfsweise an sie (aus abgetretenem Recht)
46.960,95 EUR nebst 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
Rechtshängigkeit sowie (aus eigenem Recht) 2.687,60 EUR nebst 8
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Dezember 2005 zu zahlen.
19
Die Beklagte beantragt,
20
die Berufung zurückzuweisen.
21
Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme und Vertiefung ihres
erstinstanzlichen Vorbringens und macht unter Bezugnahme auf den von ihr mit
Schriftsatz vom 19. Januar 2009 (auszugsweise) vorgelegten Lizenzvertrag mit der C
Ltd. geltend, dass ihre Lizenznehmerin zu der vorliegend beanstandeten Benutzung der
Verwarnungsmarken nicht berechtigt gewesen sei.
22
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der
Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
23
II.
24
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten
Schadensersatzansprüche weder aus eigenem noch (hilfsweise) aus abgetretenem
Recht zu.
25
1. Die unberechtigte Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GSZ, GRUR 2005, 882 – unberechtigte
Schutzrechtsverwarnung) unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und
schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten. Einbezogen in diesen
Schutz ist nicht nur der verwarnte Abnehmer, sondern auch der Lieferant, in dessen
Kundenbeziehung die Verwarnung eingreift.
26
Mit Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass es sich bei dem an A
gerichteten Schreiben vom 17. Oktober 2005 (Anlage K 3) um eine Verwarnung aus
einem Schutzrecht handelt. Die Verwarnung erweist sich als unberechtigt, wenn die
angegriffene Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des Verwarnungsschutzrechts
fällt oder wenn der Verwarnte zur Benutzung des Schutzrechts berechtigt ist (vgl. BGH
GSZ, GRUR 2005, 882, 884 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Schulte/Kühnen,
PatG, 8. Aufl., § 139 Rdn. 196 m.w.N.). Beides ist vorliegend zu verneinen.
27
a) Das angegriffene Wortbildzeichen, wie es sich aus obiger Abbildung ergibt, fällt in
den Schutzbereich der – zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft
aufweisenden – Verwarnungsmarken. Es unterscheidet sich insbesondere von der
Verwarnungsmarke mit der Registernummer 1 101 YYY lediglich dadurch, dass der
Schriftzug "B" im Verhältnis zum Dreieck größer gestaltet ist und nicht mit der Basislinie
endet, sondern sie an beiden Enden ca. um drei Buchstaben überschreitet und dass die
Hahnenfigur dunkel und das Dreieck und die Schriftzeichen hell sind. Soweit die
Klägerin die Gestaltung des Wortbildzeichens, mit dem die von ihr vertriebenen
Sweatshirts versehen waren, mit Nichtwissen bestreitet, ist dieses Bestreiten, wie das
Landgericht zutreffend ausgeführt hat, gemäß § 138 Abs. 4 ZPO unbeachtlich, da es
einen Gegenstand betrifft, der der eigenen Wahrnehmung der Klägerin unterlag.
28
Der Unterschied in Größe und Länge des Schriftzugs "B" und dem (inversen) Hell-
Dunkel-Kontrast ist aufgrund der sonstigen Zeichenidentität und der Verwendung für
identische Waren derart geringfügig, dass das Landgericht mit Recht angenommen hat,
dass zu den Verwarnungsmarken Verwechselungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG besteht. Das wird von der Klägerin in der Berufung auch nicht (mehr)
angegriffen, so dass zur Vermeidung von Wiederholung auf die entsprechenden
Darlegungen des Landgerichts Bezug genommen werden kann.
29
b) Die Klägerin war zur Benutzung der Verwarnungsmarken nicht berechtigt.
30
aa) Nur wenn die streitgegenständlichen Sweatshirts mit Zustimmung der Beklagten
durch einen ihrer Lizenznehmer in Verkehr gelangt sind, sind die Rechte der Beklagten
aus der Verwarnungsmarke erschöpft (§ 24 Abs. 1 MarkenG) mit der Folge, dass die
Klägerin und ihre Abnehmerin (A) zum Vertrieb der mit dem beanstandeten Zeichen
versehenen Sweatshirts berechtigt waren. Erschöpfung tritt nicht ein, wenn der
Lizenznehmer gegen die Bestimmungen des Lizenzvertrages im Sinne des § 30 Abs. 2
Nr. 1 bis 5 MarkenG verstößt. Im Falle einer derartigen Verletzung des Lizenzrechts
31
stellt auch der Weitervertrieb von Ware, die der Lizenznehmer in Verkehr gebracht hat,
durch Dritte eine Markenverletzung dar (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 86; Fezer,
MarkenG, 3. Aufl., § 30 Rdn. 26; Ekey/Klippel, MarkenG, 2003, § 30 Rdn. 38). Gemäß §
30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann eine Markenverletzung insbesondere dann vorliegen,
wenn der Lizenznehmer von der (von der Eintragung erfassten) Form abweicht, in der er
die Marke benutzen darf. D.h. verwendet der Lizenznehmer eine von der Marke
abweichende Gestaltung, die noch in den Schutzbereich der Marke fällt, zu deren
Benutzung er nach dem Lizenzvertrag aber nicht berechtigt ist, stehen dem
Schutzrechtsinhaber sowohl gegen den Lizenznehmer als auch seine Abnehmer
Ansprüche wegen Markenverletzung zu (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auf., § 30 Rdn.
67/68; Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 8. Aufl., § 30 Rdn. 33).
Vor diesem Hintergrund ist der Vortrag der Klägerin, dass die streitgegenständlichen
Sweatshirts von einer Lizenznehmerin der Beklagten, der C Ltd., hergestellt und in
Verkehr gebracht wurden, dann nicht entscheidungserheblich, wenn die
Lizenznehmerin mit der Verwendung des beanstandeten Wortbildzeichens von der
Form abgewichen ist, die sie nach dem Lizenzvertrag benutzen darf. Nach dem von der
Beklagten mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 vorgelegten Lizenzvertrag gelten nur
solche Lizenzprodukte als lizenziert, die von der Klägerin abgenommen wurden und
deren Vertrieb von der Beklagten damit genehmigt wurde (vgl. Art. 2.2.b). Dass es sich
entgegen dem Vortrag der Beklagten bei den beanstandeten Sweatshirts um ein von ihr
genehmigtes Lizenzprodukt handelt, ist weder ersichtlich noch von der Klägerin in
substantiierter Weise behauptet und unter Beweis gestellt worden. Die Abweichungen
zwischen den Verwarnungsmarken und dem beanstandeten Zeichen sind auch nicht
derart geringfügig, dass die Klägerin berechtigter Weise darauf vertrauen durfte, dass es
sich um ein genehmigtes Lizenzprodukt handelt. Denn durch die Vergrößerung des
Schriftzugs "B" in einer Weise, dass die Basislinie des Dreiecks den Schriftzug nicht
einmal mehr annähernd begrenzt, wird die einheitliche Symmetrie der
Verwarnungsmarken deutlich und in einer Weise verlassen, die die Gefahr einer
unerwünschten Verwässerung der Verwarnungsmarken begründet. Davon, dass eine
derartige Verwendung nicht unter eine Lizenz an den Verwarnungsmarken fällt, wäre
danach selbst dann auszugehen, wenn der Lizenzvertrag einen
Genehmigungsvorbehalt nicht enthalten würde.
32
Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erstmals Zweifel
daran geäußert hat, dass die Beklagte eingetragene Inhaberin der Verwarnungsmarken
ist, liegt hierin noch kein Bestreiten dieser erstinstanzlich unstreitigen Tatsache. Der
Vortrag der Beklagten zur Inhaberschaft ist auch nicht unschlüssig. Denn soweit in den
zu den Verwarnungsmarken vorgelegten Verlängerungsbestätigungen (Anlagen zum
Schriftsatz vom 19. Januar 2009) als Inhaber die "LCS E." genannt wird, ist die Klägerin
(B E.) hier ersichtlich nur in abgekürzter Form bezeichnet worden.
33
bb) Mit Schreiben vom 4. November 2005 (Anlage K 10) hat die Beklagte zwar die
Erlaubnis zum Abverkauf der (restlichen) Sweatshirts erteilt. Hierin liegt entgegen der
Ansicht der Klägerin jedoch keine Genehmigung, mit der die Beklagte rückwirkend ihre
Zustimmung zum Inverkehrbringen der markenverletzenden Ware erteilt hat. Aus dem
maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont hat die Beklagte mit der Erlaubnis des
Abverkaufs lediglich zum Ausdruck gebracht, darauf zu verzichten, die ihr wegen
Verletzung der Verwarnungsmarken zustehenden Ansprüche gegen A weiter
durchzusetzen. Dafür, dass die Beklagte die von ihr ausgesprochene Verwarnung durch
eine rückwirkende Zustimmung die rechtliche Grundlage entziehen und sich damit
34
Schadensersatzansprüchen der Klägerin und von A aussetzen wollte, bietet die
Erklärung der Beklagten keinen Anhaltspunkt.
2. Da die Schutzrechtsverwarnung berechtigt war, scheiden auch
Schadensersatzansprüche auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage oder aus § 826 Abs. 1
BGB aus.
35
3. Soweit die Klägerin hilfsweise Schadensersatz aus abgetretenem Recht von A
verlangt, lässt der Senat die hierin liegende Klageänderung als sachdienlich zu. Denn
die Klage ist auch insoweit entscheidungsreif und in der Sache abzuweisen.
36
III.
37
Da die Berufung der Klägerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach § 97 ZPO auch die
Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Die Entscheidung zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO.
38
Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. Als Einzelfallentscheidung hat die
Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung, noch fordern die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche
Entscheidung.
39