Urteil des OLG Düsseldorf vom 20.08.2009

OLG Düsseldorf (bundesrepublik deutschland, anlage, internationale zuständigkeit, zeuge, lizenzvertrag, gutachten, common law, kündigung, lizenz, vertrag)

Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 6/04

Datum:

20.08.2009

Gericht:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

2. Zivilsenat

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

I-2 U 6/04

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 18. November 2003

verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird

zurückgewiesen.

II.

Die Beklagte hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der

Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,-- Euro

abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe

leistet.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 750.000,-- Euro.

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus dem eine Vorrichtung zur Befestigung eines

Stützelements an einem Drahtgitter betreffenden, auch mit Wirkung für die

Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent 0 780 xxx (Klagepatent,

Anlage L1) auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung

zum Schadenersatz in Anspruch. Eingetragener Inhaber des Klagepatentes ist der

Zeuge Jörg A aus B; durch Vertrag vom 10. Mai 2002 räumte er der Klägerin eine

ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatentes ein und trat ihr

entstandene und noch entstehende Ansprüche auf Schadenersatz ab (vgl. Anlage L2).

Das in deutscher Verfahrenssprache erteilte Klagepatent beruht auf einer im Dezember

1995 eingereichten und im. Juni 1997 veröffentlichten Anmeldung; der Hinweis auf die

Patenterteilung ist im. Juni 1999 im Patentblatt bekannt gemacht worden. Der im

vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte Patentanspruch 2 lautet wie folgt:

Vorrichtung zur Befestigung eines Stützelementes (14) an einem Drahtgitter (12)

eines Sitzes, mit Klemmnuten (56), in denen jeweils zumindest ein Draht (20, 22;

24, 26) des Drahtgitters verrastet ist,

dadurch gekennzeichnet

Klemmnut durch eine parallel zu deren Längsrichtung verlaufende, vom Boden der

Klemmnut aufragende elastische Zunge (58) in zwei Schächte (60, 62) unterteilt ist,

die jeweils einen der Drähte (20, 22; 24, 26) aufnehmen, wobei die Drähte in der

Klemmnut (56) nebeneinander liegen, und dass die lichte Weite (W1 + W2) der

Öffnung der Klemmnut (56) kleiner ist als die Summe der Durchmesser der beiden

Drähte.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 4 der Klagepatentschrift zeigen ein

Ausführungsbeispiel der Erfindung, und zwar Figur 1 die vom Benutzer abgewandte

Seite einer Lordosenstütze, die Figuren 2 und 3 die durch eine elastische Zunge in zwei

Schächte unterteilte Klemmnut am oberen Ende des Stützelementes, wobei in Figur 2

die Drähte in den Schächten der Klemmnut eingerastet sind, während in Figur 3 einer

der Drähte in die Öffnung eingerastet bzw. aus ihr herausgezogen wird; Figur 4 zeigt die

ebenfalls unterteilte Klemmnut am unteren Ende des Stützelementes mit den beiden

eingerasteten Drähten.

Vor der Lizenzvergabe an die Klägerin hatte der Zeuge A durch schriftlichen

Lizenzvertrag vom 23. März/4. Mai 2000 (Anlage B1) der D of North America Ltd. aus E,

Ontario/Kanada und der D Gerätebau J aus F in Österreich (nachfolgend: D Gerätebau)

die Benutzung des Klagepatentes gestattet. Für letztere unterzeichnete ihr damaliger

Geschäftsführer, der Zeuge Rudolf G, die Vereinbarung; er war seinerzeit auch

Geschäftsführer der Beklagten, die eine Tochtergesellschaft der beiden

Lizenznehmerinnen ist. Die Lizenznehmerinnen gehören inzwischen wie die Beklagte

zum US-amerikanischen H – Konzern. Vereinbarungsgemäß wurde der Vertrag dem

Recht der Provinz Ontario, Dominion Kanada, unterstellt; für Streitfälle, streitige

Angelegenheiten oder Fragen, die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dieser

Vereinbarung oder ihrer Auslegung oder der Rechte, Verpflichtungen und

Obliegenheiten und Verbindlichkeiten jeder der Parteien entstehen, wurde die

Zuständigkeit eines Schiedsgerichts vereinbart.

Die in Ausübung der der D Gerätebau eingeräumten Lizenz hergestellten

Lordosenstützen wurden von der ebenfalls in Österreich geschäftsansässigen

Beklagten gefertigt und in die Bundesrepublik Deutschland geliefert. Die Ausführung

entsprach der als Anlage B4 vorgelegten Konstruktionszeichnung und machte von der

in Anspruch 2 des Klagepatentes beschriebenen technischen Lehre Gebrauch. Hierfür

wurden an den Zeugen A Lizenzgebühren entrichtet; dieser widersprach der Nutzung

durch die Beklagte nicht.

Der Zeuge A beanstandete, die Lizenznehmerin habe die Produktion des – ebenfalls

lizenzierten und durch ein weiteres Patent für ihn geschützten – Spannschlosses bis

zum 29. September 2000 vereinbarungswidrig noch nicht auf die I Deutschland GmbH &

Co. KG übertragen, deren Alleingesellschafter er war, und habe Einspruch gegen

dieses Patent eingelegt; rückwirkend zum 1. Juli 2000 wollte er die Lizenzgebühren für

das Spannschloss erhöhen. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2000 (Anlage L3) kündigte

der Zeuge A den Lizenzvertrag gegenüber D Gerätebau fristlos mit der Begründung, sie

habe eine von ihm gesetzte Frist zur Klärung einer noch offenen Angelegenheit – damit

war die vorbezeichnete gemeint – nicht eingehalten. Die inzwischen an die Stelle der

bisherigen J getretene D Gerätebau AG (nachfolgend ebenfalls: D Gerätebau)

widersprach dieser Kündigung u.a. mit Schreiben vom 30. August 2001 (Anlage L5/1),

erklärte gleichzeitig, sie wolle die Patente noch bis längstens März 2002 benutzen und

bat den Zeugen A um Bestätigung. Mit Schreiben vom 9. Oktober 2001 (Anlagen L 4/1

und 2) bat dieser seinerseits die Beklagte um schriftliche Bestätigung, dass sie das

Klagepatent nur noch bis Ende März 2002 für die K-Variante benötige; D-Gerätebau

erklärte daraufhin mit Schreiben vom 18. Oktober 2001 (Anlage L 5/2), entsprechend

ihrem Schreiben vom 30. August 2001 wolle sie das Klagepatent bis längstens Ende

März 2002 nutzen. Die Korrespondenz für die D-Unternehmen führte jeweils der Zeuge

G. Seit April 2002 haben die Lizenznehmer keine Lizenzgebühren mehr gezahlt.

Nachdem der Senat in seinem Hinweisbeschluss vom 18. August 2005 (Bl. 242 ff. d.A.)

Bedenken gegen die Wirksamkeit der Kündigung geäußert hatte, erklärte der Zeuge A

mit Anwaltsschreiben vom 18. Januar 2006 (Anlage BK10) gegenüber beiden im

Lizenzvertrag genannten D-Gesellschaften nochmals die außerordentliche, hilfsweise

die ordentliche Kündigung des Lizenzvertrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Seit April 2002 vertreibt die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland geänderte

Lordosenstützen (Ausführungsform I), die den als Anlagen L11 (Muster 1) und L12

(Muster 2) vorgelegten Musterstücken, den als Anlagen B6 und B7 vorgelegten

Fotografien und der Konstruktionszeichnung Anlage B5 entsprechen, aus der der

nachstehende die obere Halterung betreffende Ausschnitt stammt (vgl. auch Anlage

L15).

Hierfür entrichtete die Beklagte keine Lizenzgebühren mit der Begründung, diese

Lordosenstütze entspreche nicht der Lehre des Klagepatentes. Seit 2003 stellt die

Beklagte in Österreich eine weitere Ausführungsform entsprechend dem als Anlage L17

vorgelegten Muster her (Muster 3, Ausführungsform II) und liefert sie nach

Großbritannien an die Abnehmer L und M.

Die Klägerin meint, auch diese beiden Ausführungen entsprächen wortsinngemäß den

Merkmalen des Klagepatentanspruches 2. Die Beklagte ist dem entgegengetreten und

hat geltend gemacht, die Klage sei unzulässig; ihr stehe die Einrede des

Schiedsvertrages entgegen. Auch sei sie – die Beklagte – in die Lizenz gemäß Anlage

B1 einbezogen; die in der Vertragsurkunde aufgeführten D-Unternehmen hätten ihr die

Benutzung im Wege einer Unterlizenz gestattet. Das ergebe sich daraus, dass der

Zeuge G den Lizenzvertrag auch als ihr Geschäftsführer unterzeichnet habe, sie auch

zur im Vertragsrubrum als Lizenznehmer angegebenen D-Gruppe gehöre und der

Zeuge A gewusst und gebilligt habe, dass auch sie – die Beklagte – den Gegenstand

des Klagepatentes nutze. Dementsprechend sei sie es gewesen, die für die bis Ende

März 2002 benutzte Ausführungsform Lizenzgebühren an ihn entrichtet habe. Diese

gegenüber dem Inhaber des Klagepatentes bestehenden Einwendungen müsse die

Klägerin gegen sich gelten lassen. Hilfsweise macht die Beklagte geltend, dem

erstinstanzlich angerufenen Landgericht Düsseldorf fehle die internationale

Zuständigkeit; mit der Geltung des kanadischen Rechts sei zugleich die ausschließliche

Zuständigkeit der kanadischen Gerichte vereinbart worden. Hinsichtlich der an M und L

gelieferten Gegenstände fehle die internationale Zuständigkeit, weil sie – die Beklagte –

in Deutschland keine Patentverletzung begehe.

Die angegriffenen Gegenstände entsprächen auch nicht der patentgeschützten Lehre.

Erfindungsgemäß müsse die die Klemmnut in zwei Schächte bzw. Kanäle unterteilende

Zunge nachgiebiger sein als die Seitenwände. Das Klagepatent erreiche dies durch

eine Ausbildung der Zunge mit geringerer Wandstärke als die Seitenwände. Die

angegriffenen Gegenstände hätten demgegenüber statt einer elastischen Zunge einen

festen Mittelsteg, der mit über 2 mm und im Querschnitt pilzförmigen Verdickungen am

äußeren freien Ende eine mehr als doppelte Wandstärke gegenüber dem unteren

Bereich der Seitenwände aufweise. Hierdurch könne dieser Mittelsteg beim Einrasten

und Herausziehen der Drähte nicht nachgeben und auch nicht durch den daneben

liegenden eingerasteten zweiten Draht blockiert werden; nachgiebig seien nur die

Seitenwände. Hierdurch entstünden zwei Klemmnuten zur Halterung je eines Drahtes,

während das Klagepatent für beide Drähte eine einzige durch die elastische Zunge in

zwei Schächte unterteilte Klemmnut lehre. Eine Verwirklichung der erfindungsgemäßen

Lehre mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln scheitere daran, dass die angegriffenen

Ausführungsformen gegenüber dem Klagepatent neu und erfinderisch seien;

dementsprechend sei ihr – der Beklagten – für diese Ausführungsformen das

österreichische Patent 408 yyx (Anlage B8) erteilt worden.

Im Übrigen gestatte ihr der Lizenzvertrag die Benutzung des Klagepatentes noch immer.

Die Kündigung durch den Zeugen A sei unwirksam. Hilfsweise berufe sie sich auf ein

privates Vorbenutzungsrecht.

Durch Urteil vom 18. November 2003 hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang

entsprochen und wie folgt erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden

Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs

Monaten, oder Ordnungshaft bsi zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu

zwei Jahren, zu unterlassen,

Vorrichtungen zur Befestigung eines Stützelementes an einem Drahtgitter eines

Sitzes, mit Klemmnuten, in denen jeweils zumindest ein Draht des Drahtgitters

verrastet ist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu

gebrauchen,

wobei eine einzelne Klemmnut durch eine parallel zu deren Längsrichtung

verlaufende, vom Boden der Klemmnut aufragende elastische Zunge in zwei

Schächte unterteilt ist, die jeweils einen der Drähte aufnehmen, wobei die Drähte in

der Klemmnut nebeneinander liegen und die lichte Weite der Öffnung der

Klemmnut kleiner ist als die Summe der Durchmesser der beiden Drähte;

der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziff. I.1.

bezeichneten Handlungen seit dem 1. April 2002 begangen hat, und zwar unter

Angabe

der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und

Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten,

-preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der

jeweiligen Angebotsempfänger,

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren

Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und

des erzielten Gewinns,

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden

zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziff. I.1. bezeichneten, seit dem 1. April 2002

begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Zur Begründung hat es ausgeführt, die Einrede der Schiedsvereinbarung stehe seiner

Entscheidung nicht entgegen, da die Beklagte weder Partei der zwischen dem Inhaber

des Klagepatents und der D-Gruppe getroffenen Schiedsvereinbarung sei noch die

Schiedsvereinbarung Fälle wie den vorliegenden Patentverletzungsstreit betreffe.

Die angegriffenen Gegenstände machten von der Lehre des Klagepatentes

wortsinngemäß Gebrauch. Eine parallel zu deren Längsrichtung verlaufende vom

Boden der Klemmnut aufragende elastische Zunge unterteile die einzelne Klemmnut

der Muster 1 und 2 der Ausführungsform I in zwei Schächte, die jeweils einen der Drähte

aufnähmen. Hierzu genüge es, dass die Zunge beim Herausziehen eines einzelnen

Drahtes ausweiche und beide Drähte bei gleichzeitigem Herausziehen verkeile.

Dementsprechend habe in den in Anlage L13 dokumentierten Versuchen das

gleichzeitige Herausziehen beider Drähte deutlich mehr Kraft erfordert als die Summe

der Kräfte zum Ausrasten jedes einzelnen Drahtes. Dass beim Herausziehen eines

einzelnen Drahtes auch die Seitenwände in gewissem Umfang nachgäben, stehe der

Verwirklichung nicht entgegen, solange die vorbeschriebene Wirkung erhalten bleibe.

Auf ein privates Vorbenutzungsrecht könne die Beklagte sich nicht berufen, weil sich

aus der zum Beleg der Vorbenutzungshandlungen vorgelegten Konstruktionszeichnung

nicht zweifelsfrei ergebe, dass die Beklagte vor dem Prioritätszeitpunkt bereits im

Erfindungsbesitz gewesen sei, die Skizze aus deren Betrieb stamme und der mittlere

Steg der dort gezeigten Halterung elastisch ausgebildet sei. Abgesehen davon habe die

Beklagte nicht konkret vorgetragen, die dort dargestellten Stützen vor dem

Anmeldedatum des Klagepatents im Inland benutzt zu haben.

Das Muster 3 (Ausführungsform II) mache von der geschützten Lehre unstreitig

wortsinngemäß Gebrauch; die Störereigenschaft der Beklagten ergebe sich daraus,

dass sie die schutzrechtsverletzenden Gegenstände an M und L nach England geliefert

habe, obwohl sie das Klageschutzrecht gekannt und auch gewusst habe, dass die

Abnehmer mit den angegriffenen Gegenständen ausgerüstete Fahrzeuge in die

Bundesrepublik Deutschland lieferten.

Der Lizenzvertrag gemäß Anlage B1 berechtige die Beklagte mangels Parteieigenschaft

nicht zur Nutzung. Soweit sie sich auf eine von der D-Gruppe konkludent eingeräumte

Unterlizenz berufen habe, sei das Vorbringen unsubstantiiert, und es seien auch keine

Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die D-Gruppe zur Vergabe von Unterlizenzen

berechtigt gewesen sei. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das Urteil des

Landgerichts Bezug genommen.

Mit ihrer gegen dieses Urteil gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte ihr

Klageabweisungsbegehren weiter. Sie wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und

führt ergänzend aus: Im vorliegenden Rechtsstreit müsse darüber befunden werden, ob

der Lizenzvertrag beendet sei oder fortbestehe. Da diese Frage der Schiedsklausel

unterfalle, bestehe sie unabhängig von einer Beendigung des Lizenzvertrages fort. Auch

der Zeuge A sei bei Vertragsschluss davon ausgegangen, dass die Beklagte zur D-

Gruppe im Sinne des Lizenzvertrages gehöre. Sie – die Beklagte – sei das einzige D-

Unternehmen, das als Hersteller in Betracht gekommen sei. D of North America sei nur

dort tätig und D Gerätebau habe nur Büromöbel bzw. Lordosenstützen für Bürostühle

hergestellt und vertrieben, bei denen das Klagepatent keine Rolle gespielt habe.

Letztere sei im Vertragsrubrum als Lizenznehmerin benannt worden, weil der Zeuge A

auch ein europäisches Unternehmen als Schuldner in den Vertrag habe aufnehmen

wollen und die D Gerätebau das wichtigste und größte europäische Unternehmen der

D-Gruppe sei. Ihr Name stehe im Lizenzvertrag für alle Unternehmen der D-Gruppe.

Auch während der Dauer des Lizenzvertrages seien die Vertragsparteien

übereinstimmend davon ausgegangen, dass sie – die Beklagte – ebenfalls

Lizenznehmerin sei. Der Zeuge A habe mit ihr – und nicht mit D-Gerätebau – über den

Vertrag korrespondiert und ihr das Angebot zu einer befristeten Weitergeltung mit

anschließender Vertragsaufhebung unterbreitet. Er habe auch gewusst, dass sie den

Gegenstand des Klageschutzrechtes genutzt habe und die von ihr gezahlten

Lizenzgebühren ohne Beanstandungen entgegengenommen. Letzteres habe jedenfalls

zu einer konkludenten Einbeziehung der Beklagten als Lizenznehmer geführt.

Unzutreffend sei das Landgericht auch zu dem Ergebnis gekommen, dass die

angegriffenen Gegenstände der Lehre des Klageschutzrechtes entsprächen. Bei den

Mustern 1 und 2 verlaufe der vom Landgericht als elastische Zunge angesehene starre

Mittelsteg nur teilweise parallel zu den Seitenwänden, da die Seitenwände über den

Mittelsteg an dessen Enden um etwa 0,5 cm überstünden; die überstehenden Enden der

Seitenwände seien aufeinander zu gebogen. Der Mittelsteg sei auch deshalb starr, weil

er nicht freistehe, sondern durch eine durchgehende Wand mit den am selben Ende des

Kunststoffteils befindlichen Mittelstegen anderer Halterungen verbunden und seine

Wandstärke doppelt so dick wie die der Seitenwände sei; außerdem stehe die

Verdickung mit ihrer Unterkante um 90° ab und bilde beim Herausziehen des

eingelegten Drahtes eine schwer überwindbare Kante. Die Befestigung des Drahtes

beruhe wesentlich auf seiner Biegsamkeit. Die zum Einsetzen bzw. Herausziehen des

Drahtes notwendige Kraft führe zu einem Durchbiegen des Drahtes in die

entsprechende Form und nur in geringem Umfang auch zu einem Ausweichen der

Seitenwände. Auch bei dieser Funktionsweise könne die aufzuwendende Kraft beim

gleichzeitigen Entfernen beider Drähte größer sein als bei einem aufeinander folgenden

Ziehen. Die Drähte verkeilten sich nicht zwischen patentgemäß vorausgesetzten starren

Seitenwänden und einer elastischen Zunge. Ihre Herausnehmbarkeit beruhe auf dem

pilzförmig konfigurierten Querschnitt des freien Zungenendes, mit dessen gerundeten

Kanten die ebenfalls mit rundem Querschnitt ausgebildeten Drähte zusammenwirkten.

Das Gutachten Anlage L13 sei nicht aussagekräftig, weil die Elastizität der Zunge nicht

gemessen und auch andere Versuchsparameter nicht offen gelegt worden seien. Auch

sei die Versuchsanordnung fehlerhaft, und gemessen worden sei nur der Kraftaufwand

für das Herausziehen und nicht auch derjenige für das Einlegen der Drähte. Darüber

hinaus seien die Messergebnisse nicht repräsentativ, weil jeweils statt mehrerer nur ein

Messvorgang vorgenommen worden sei.

Da der Lizenzvertrag fortbestehe, sei sie auch zur Vornahme der angegriffenen

Handlungen berechtigt. Die vom Zeugen A erklärte Kündigung sei unwirksam, weil der

Lizenzvertrag hierzu keine Regelung enthalte und die gesetzlichen Regeln des

kanadischen Rechts eingriffen. Dass eine Kündigungserklärung und ein

Kündigungsgrund bestünden, die diesen Bestimmungen entsprächen, habe die

Klägerin nicht dargelegt. Der Lizenzvertrag sei auch nicht einvernehmlich aufgehoben

worden, weil die Lizenznehmerin stets geltend gemacht habe, er bestehe fort. Ihre

Erklärung, das Klagepatent nur noch bis März 2002 nutzen zu wollen, sei kein

Einverständnis mit einer endgültigen Vertragsauflösung, sondern liege darin begründet,

dass sie auf die jetzt angegriffenen patentfreien Ausführungen umgestiegen sei. Dass

sie hierfür keine Lizenzgebühren bezahle, verstoße daher nicht gegen den

Lizenzvertrag. Ein Grund zur Kündigung vom 13. Oktober 2000 könne das nicht sein, da

die Einstellung der Zahlungen der Kündigung zeitlich nachfolge; diejenige vom 18.

Januar 2006 könne sie nicht rechtfertigen, weil seit der Einstellung mehrere Jahre

vergangen seien.

Darüber hinaus sei die Korrespondenz über die Befristung des Lizenzvertrages

zwischen Personen geführt worden, die nicht Vertragspartei gewesen seien. Die

Kündigungserklärung vom 13. Oktober 2000 habe der Zeuge A als Lizenzgeber im

eigenen Namen abgegeben, die Schreiben vom 9. und 15. Oktober 2001 (Anlage L4/1

und 4/2) habe er jedoch im Namen der I GmbH & Co. verfasst und diese auch nicht an

die D Gerätebau, sondern an die Beklagte gerichtet.

Zumindest habe sie – die Beklagte – von der D Gerätebau eine Unterlizenz erhalten.

Diese Unterlizenz habe der Zeuge A gebilligt, indem er bewusst und beanstandungslos

hingenommen habe, dass sie den Gegenstand des Klageschutzrechtes benutzt, mit ihr

die Korrespondenz betreffend den Lizenzvertrag geführt und mit ihr Lizenzgebühren auf

der Basis des Lizenzvertrages abgerechnet habe. Da der Zeuge A den Lizenzvertrag

ungeachtet seiner Kündigungserklärung fortgesetzt habe, sei ein Recht zur Kündigung

in jedem Fall verwirkt.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts seien auch die Voraussetzungen eines

privaten Vorbenutzungsrechtes gegeben. Die der Zeichnung gemäß Anlage B10

vorausgehende ursprüngliche Konstruktionszeichnung sei zwar nicht mehr vorhanden,

habe aber ebenfalls schon Klemmnuten in der in Anlage B10 dargestellten

Ausführungsform aufgewiesen. Entsprechende Prototypen habe sie im April 1995

Kunden angeboten und zu Testzwecken übergeben. Die Vorbenutzung werde weiter

belegt durch ihre Lizenzgebührenzahlungen. Dass sie diese trotz ihres

Vorbenutzungsrechts geleistet habe, liege daran, dass der Zeuge G als ihr damaliger

Geschäftsführer die Vorbenutzung bei Abschluss des Lizenzvertrages nicht gekannt

habe.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter

Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen.

Insbesondere hält sie daran fest, der Zeuge A habe nicht gewusst, dass die Beklagte die

lizenzierten Lordosenstützen habe herstellen sollen. Der Zeuge habe zwar im Juni 1998

die Fertigungsstätte der Beklagten besucht und sich bei dieser Gelegenheit in der

Produktionshalle aufgehalten, ihm sei aber nicht aufgefallen, dass die Beklagte dort

klagepatentverletzende Lordosen herstelle.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Beide Parteien haben zur Frage der Patentverletzung Gutachten vorgelegt, und zwar die

Klägerin das Gutachten von Professor Dr.-Ing. Helmut N, Institut für Kunststofftechnik der

Universität O (Anlage L13) und die Beklagte das Gutachten von Professor Dr. Dietrich P,

Deutsches Kunststoff-Institut Q (Anlage B12).

Dr. Alexander

Steuerrecht hat im Auftrag des Senates unter dem 11. September 2006 ein schriftliches

Gutachten zum Kanadischen Recht der Provinz Ontario erstattet (Bl. 333 – 386 d.A.).

Der Senat hat außerdem zur Beweisaufnahme Zeugen vernommen. Wegen des

Ergebnisses wird auf die Niederschriften der Sitzungen vom 19. April 2007 (S. 1 – 15;

Bl. 439 – 452 d.A. [Aussage Sven

der Osten

2007 (S. 2 – 16; Bl. 496 – 510 d.A. [Aussage Rudolf

d.A. [Aussage Karl

Eicke

(Bl. 649 – 665 d.A. [Aussage Anton

Das vom Senat ersuchte Bezirksgericht Urfahr-Umgebung/Österreich hat als

Rechtshilfegericht den Zeugen Dr. Knud

Ergebnisses wird auf die Niederschrift der dortigen Sitzung vom 27. August 2008 (Bl.

708 – 718 d.A.) verwiesen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht hat das

Landgericht die Klage für zulässig und begründet erachtet. Die angegriffenen

Lordosenstützen stimmen in allen hier in Rede stehenden Ausführungsformen mit der im

Klagepatent unter Schutz gestellten technischen Lehre überein, zu deren Benutzung die

Beklagte weder durch den Lizenzvertrag vom 23. März/4. Mai 2000 (Anlage B1) noch

durch ein privates Vorbenutzungsrecht berechtigt ist.

Die Klage ist zulässig.

Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist gegeben. Sie ist in jedem

Verfahrensstadium von Amts wegen zu prüfen, und zwar im Berufungsverfahren auch

dann, wenn das erstinstanzliche Gericht sie zu Unrecht angenommen hat (BGH, NJW

2003, 426; MDR 2004, 707; Zöller/Heßler, ZPO, 27. Auflage, § 513 Rdnr. 8 m.w.N.). §

513 Abs. 2 ZPO betrifft die internationale Zuständigkeit nicht. Hier ergibt sich die

internationale Zuständigkeit im Verhältnis der Klägerin zur in Österreich

geschäftsansässigen Beklagten aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO, wozu es genügt, dass die

Klägerin der Beklagten – wie es hinsichtlich der Lordosenstützen der Ausführungsform I

der Fall ist - eine Patentverletzung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland vorwirft,

ohne dass es darauf ankommt, ob diese Patentverletzung auch tatsächlich vorliegt.

Nichts anderes gilt für die Ausführungsform II, die von der Beklagten an die Abnehmer M

und L in Großbritannien geliefert wird; in bezug auf diese Handlungen geht der Vorwurf

dahin, dass diese Abnehmer mit den betreffenden Lordosenstützen ausgestattete

Fahrzeuge mit Wissen und Wollen der Beklagten in die Bundesrepublik Deutschland

exportieren, wobei solche Fahrzeuge in sämtliche Bundesländer und damit auch in den

Bezirk des erstinstanzlich angerufenen Landgerichts Düsseldorf gelangen.

Die Einrede des Schiedsvertrages hat schon deshalb keinen Erfolg, weil die Klägerin

weder Partei des Lizenzvertrages gemäß Anlage B1 noch der

Schiedsgerichtsvereinbarung ist. Dass die Klägerin die vor der Vergabe der

ausschließlichen Nutzungsrechte an sie der D-Gruppe erteilte Lizenz, sollte sie noch

fortbestehen und auch die Beklagte einbeziehen, nach § 15 Abs. 3 PatG gegen sich

gelten lassen müsste, ändert daran nichts. Die Bestimmung erfasst zwar auch einfache

Lizenzen und Unterlizenzen und verleiht ein positives Benutzungsrecht gegenüber

Dritten (vgl. RGZ 155, 306, 310; Benkard/Ullmann, PatG GbMG, 10. Aufl. § 15 PatG

Rdn. 111, 113), macht aber den Inhaber der späteren Lizenz nicht zur Partei des älteren

Lizenzvertrages.

Auch mit Hilfe der §§ 398, 404 BGB kann die Beklagte die Klägerin nicht in die

Schiedsklausel einbeziehen. Einwendungen der Beklagten gegen den Zeugen A wäre

sie nur ausgesetzt, wenn dieser ihr eine gegen die Beklagte gerichtete Forderung aus

dem älteren Vertrag abgetreten hätte. Das ist indessen nicht der Fall. Die Klägerin ist

weder an Stelle des Zeugen A Lizenzgeberin der Beklagten bzw. der D-Gruppe

geworden noch sind ihr die Ansprüche des Zeugen A auf Zahlung der Lizenzgebühren

oder andere Forderungen aus dem damaligen Lizenzvertrag übertragen worden.

Dementsprechend sind auch die von der Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit geltend

gemachten Unterlassungsansprüche originär in ihrer Person entstanden; nichts anderes

gilt für die nach Abschluss der ausschließlichen Lizenzverträge vom 1. April und 10. Mai

2002 (Anlage L 2) mit der Klägerin entstandenen Ansprüche auf Schadenersatz.

Ansprüche aus der Zeit vor dem Abschluss dieser Lizenzverträge macht die Klägerin

nicht geltend.

Aus den vorstehenden Gründen ist auch die Konstruktion einer konkludent vereinbarten

von der D Gerätebau abgeleiteten Unterlizenz nicht geeignet, der Schiedsklausel im

Verhältnis zur Klägerin Geltung zu verschaffen. Dass der Lizenzgeber in dem Vertrag

gemäß Anlage B 1 auf Schadenersatzansprüche gegen mit der D-Gruppe verbundene

Unternehmen verzichtet hat, mag zwar die Beklagte begünstigen, macht sie aber nicht

zur Vertragspartei, sondern ist insoweit ein Vertrag zugunsten Dritter.

Die Entscheidung des Landgerichts B vom 10. September 2002 (Anlage L 14) und das

dazu ergangene Berufungsurteil des Oberlandesgerichtes Hamm vom 1. April 2003

(Anlage B 14) erfordern keine andere Beurteilung, weil der dort entschiedene

Sachverhalt mit dem hier zu beurteilenden nicht übereinstimmt; im dortigen Verfahren ist

die – mit der hiesigen Klägerin nicht identische – I GmbH & Co KG, mit ihren gegen die

Beklagte erhobenen Ansprüchen auf Zahlung des Kaufpreises für die Lieferung von

Lordosenstützen nicht durchgedrungen, weil sie im Gegensatz zur Klägerin des

vorliegenden Verfahrens an der Schiedsvereinbarung beteiligt war und diese gegen

sich gelten lassen musste.

Die angegriffenen Gegenstände machen von der Lehre des Klagepatentanspruches 2

wortsinngemäß Gebrauch.

Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Befestigung eines Stützelements an einem

Drahtgitter eines Sitzes, wobei das Stützelement Klemmnuten aufweist, in denen jeweils

zumindest ein Draht des Drahtgitters verrastet wird.

Wie die Klagepatentschrift einleitend ausführt (Abs. [0002]), werden solche

Stützelemente insbesondere in den Rückenlehnen von Kraftfahrzeugsitzen unter der

Polsterung in Form einer Lordosenstütze vorgesehen, wobei das Stützelement mit Hilfe

einer Spannvorrichtung aufgewölbt werden kann, um dem Benutzer im

Lendenwirbelbereich einen besseren Halt zu geben. Das Stützelement hat zumeist die

Form einer länglichen Platte aus Kunststoff, die mit Hilfe eines Bowdenzuges in

vertikaler Richtung zusammengezogen werden kann, so dass sie sich nach vorn wölbt.

Diese Kunststoffplatte ist an einem Drahtgitter festgeklemmt, das seinerseits mit Federn

nachgiebig im Rahmen der Rückenlehne aufgehängt wird. Ist die Verbindung zum

Festklemmen der Platte an dem Drahtgitter nur als einfache Rastverbindung

ausgebildet, kann sich das Stützelement bei mechanischen Beanspruchungen, etwa

während der Montage des Sitzes oder aufgrund der bei der Wölbung auftretenden

Zugkräfte, leicht vom Drahtgitter ablösen. Erhöht man zur sichereren Befestigung des

Stützelementes an dem Drahtgitter die Klemmkraft, wird das Einrasten der Drähte in die

Klemmnuten zunehmend schwieriger und erhöht den Arbeitsaufwand beim

Zusammenbau der Lordosenstütze (Klagepatentschrift, Abs. [0003]).

Nach den weiteren Ausführungen der Klagepatentschrift ist aus der PCT-Anmeldung

95/19zzz (Anlagen B 3/L9) eine Vorrichtung zur Befestigung eines Stützelements an

einem Drahtgitter bekannt, das die den Oberbegriff der Klagepatentansprüche 1 und 2

bildenden Merkmale 1 und 2 der nachstehenden Merkmalsgliederung aufweist. Wie die

nachfolgend wiedergegebene Figur 10 dieser Druckschrift zeigt, sind zwei Klemmnuten

(35, Bezugszeichen entsprechen dieser Zeichnung) dicht nebeneinander liegend in

einem gemeinsamen Kunststoffteil (36) ausgebildet; in jede der beiden Klemmnuten

rastet jeweils ein Draht ein, dessen lichte Weite kleiner als der jeweilige Durchmesser

ist. Beide Klemmnuten sind durch einen starren Mittelsteg voneinander getrennt, so

dass beim Ein- und Ausrasten des Drahtes nicht dieser, sondern die gegenüber

liegende Seitenwand nachgibt. Unabhängig davon, ob beide Klemmnuten oder nur eine

von ihnen mit einem Draht belegt ist, ist zum einzelnen oder gemeinsamen

Herausziehen des Drahtes immer der gleiche Kraftaufwand erforderlich und

ausreichend (vgl. Klagepatentbeschreibung, Abs. [0011]), und es bedarf einer

zusätzlichen Sicherung der beiden nebeneinander liegenden Drähte gegen ein

unbeabsichtigtes Herausziehen aus ihrer Nut.

Als Aufgabe (technisches Problem) der Erfindung gibt die Klagepatentschrift an, eine

Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die einerseits ein einfaches und

mit geringem Arbeitsaufwand verbundenes Verrasten des Stützelementes an dem

Drahtgitter ermöglicht, andererseits aber so stabil ist, dass das Stützelement nach dem

Einrasten der beiden Drähte auch bei größerer mechanischer Beanspruchung nicht

wieder vom Drahtgitter abgerissen werden kann (Abs. [0004]).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der in diesem Rechtsstreit geltend gemachte

Anspruch 2 des Klagepatentes eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

Es handelt sich um eine Vorrichtung zur Befestigung eines Stützelementes an

einem Drahtgitter eines Sitzes.

Die Vorrichtung besitzt Klemmnuten, in denen jeweils zumindest ein Draht des

Drahtgitters verrastet ist.

Eine einzelne Klemmnut ist durch eine parallel zu deren Längsrichtung

verlaufende, vom Boden der Klemmnut aufragende elastische Zunge (58) in zwei

Schächte (60, 62) unterteilt, die jeweils einen der Drähte (20, 22; 24, 26)

aufnehmen.

Die Drähte liegen in der Klemmnut nebeneinander.

Die lichte Weite (W1 + W2) der Öffnung der Klemmnut (56) ist kleiner als die

Summe der Durchmesser der beiden Drähte.

Kern der unter Schutz gestellten Erfindung ist die in den Merkmalen 3, 4 und 5

beschriebene Ausgestaltung der einzelnen in Merkmal 2 vorausgesetzten und nur nach

ihrer Funktion beschriebenen Klemmnuten, insbesondere das Zusammenwirken der

Merkmale 3 und 5. Die in Merkmal 3 erwähnte vom Boden der Klemmnut aufragende

elastische Zunge unterteilt die Nut in zwei Schächte und soll, wenn ein einzelner Draht

die Verengung in der Nutöffnung passiert, anders als bei der vorbekannten Vorrichtung

mit starrem Mittelsteg seitlich ausweichen können, so dass die beiden Drähte zwar

nacheinander mit wenig Kraftaufwand in die Schächte ein- und aus ihnen ausrasten

(Klagepatentschrift, Abs. [0007], [0010] und [0024]), aber zusammen nur noch schwer

herausgezogen werden können. Sind beide Drähte bestrebt, gleichzeitig aus der Nut

auszutreten, drücken sie von beiden Seiten mit im wesentlichen gleicher Kraft gegen die

Zunge, die hierdurch nicht mehr seitlich ausweichen kann und in ihrer mittleren beide

Drähte sperrenden Stellung festgehalten wird (Klagepatentschrift, Abs. [0007], [0010]

und [0023]). Voraussetzung für den Eintritt dieser Wirkungen ist, dass die lichte Weite

der Öffnung der Klemmnut kleiner ist als die Summe der Durchmesser beider Drähte.

Dann können beide Drähte gleichzeitig diese Öffnung nur noch passieren, wenn der –

größere – Widerstand der Nutseitenwände überwunden wird, die durch die fehlende

Nachgiebigkeit der festgehaltenen Zunge entsprechend weiter ausweichen müssen.

Klar ist dem angesprochenen Durchschnittsfachmann, dass die Klemmnut nicht in ihrer

gesamten Tiefe enger sein kann und darf als die Summe der Durchmesser beider

Drähte, denn dann könnte sie die beiden Drähte allenfalls dann noch gemeinsam

aufnehmen, wenn sie nicht gleich tief in die Nut hineingelangten. Dann wäre jedoch die

erfindungsgemäß angestrebte Sicherung der beiden eingelegten Drähte gegen ein

unbeabsichtigtes Austreten bei mechanischen Beanspruchungen in Frage gestellt, weil

eine unterschiedliche Einlegetiefe bei gleichbleibender Nutweite ein Austreten der

Drähte in umgekehrter Reihenfolge nacheinander begünstigt, die so die elastische

Zunge nicht in ihrer Mittelstellung festhalten können. Zumindest dort, wo die Drähte

nach dem Einrasten zu liegen kommen, muss die Klemmnut weit genug sein, um beide

Drähte nebeneinander aufzunehmen. Dem trägt Anspruch 2 Rechnung, indem nur die

Öffnung, also der äußere Teil der Nut, die in Merkmal 5 beschriebene verringerte lichte

Weite aufweisen soll. Wie diese Anweisung im Einzelfall umgesetzt wird, überlässt

Anspruch 2 dem Fachmann. Besondere Ausführungsformen wie wulstförmige

Verdickungen am freien Ende der Zunge und/oder an den Innenseiten der

Nutwandungen sind erst Gegenstand bevorzugter Ausführungsformen (vgl.

Unteranspruch 3, Klagepatentbeschreibung Abs. [0021] a.E., [0022], [0023], [0026] und

[0027] sowie Figuren 2 bis 4). Sofern der Mittelsteg elastisch ist und beim Einlegen oder

Herausnehmen eines einzelnen Drahtes seitlich ausweichen kann, wäre es auch

möglich, eine Ausgestaltung entsprechend Figur 10 der vorbekannten PCT-Anmeldung

WO-A 95/19zzz zu wählen.

Entgegen der Ansicht der Beklagten lehrt das Klagepatent auch keine allmähliche

Verringerung der lichten Weite der Klemmnutöffnung. Auch eine solche Ausgestaltung

entspricht nur der in den Figurendarstellungen gezeigten bevorzugten Ausführungsform,

die sich in der Fassung des Patentanspruches 2 jedoch nicht niedergeschlagen hat. Ein

"Verkeilen" der beiden gleichzeitig nach außen strebenden Drähte in der Nut, von dem

die Beschreibung spricht (vgl. Abs. [0023] a.E. und [0026]), ist zwar bei streng

wörtlichem Verständnis nur bei einer etwa keilförmigen Verjüngung des

Schachtquerschnittes nach außen möglich. In der Klagepatentschrift ist mit "Verkeilen"

jedoch ersichtlich gemeint, dass die beiden Drähte, die die Verringerung der lichten

Weite der Nutöffnung nicht gleichzeitig überwinden können, an den Verdickungen

gewissermaßen "hängen bleiben" und mit einer Erhöhung der Zugkräfte noch fester

gegen diese Verdickungen gezogen werden, die sich durch das Blockieren der Zunge

in der Mittelstellung als im wesentlichen verformungssteif erweisen. Diese Wirkung kann

auch eintreten, wenn die Verdickung vom Inneren der Nut aus gesehen als Stufe

ausgebildet ist. Bei einer solchen Ausgestaltung wird auch das Herausziehen des

einzelnen Drahtes nicht notwendigerweise behindert. Die Drähte haben in der Regel

einen kreisförmigen Querschnitt und können sich mit dieser Querschnittsform auch bei

stufenförmiger Verdickung allmählich in die verengte Öffnung der Nut hineinschieben

und bei dieser Bewegung die elastische Zunge seitlich ausbiegen. Es mag sein, dass

hierzu mehr Kraft benötigt wird als bei einer allmählichen Verengung der Öffnung. Das

Klagepatent macht aber keine Vorgaben über die im konkreten Einzelfall

aufzuwendenden Kräfte für das Einlegen oder Herausnehmen des einzelnen Drahtes;

es verlangt nur, dass der für das Spreizen der Öffnung durch Ausbiegen der Zunge

erforderliche Kraftaufwand noch problemlos überwindbar ist und so eine einfache

Montage ermöglicht (Klagepatentschrift, Abs. [0007]), wobei auch hier keine konkreten

Werte angegeben werden.

Auch für das Maß der Elastizität der Zunge enthält Anspruch 2 keine konkreten

Vorgaben. Die Zunge ist elastisch im Sinne der Erfindung, wenn sie beim Einlegen oder

Herausnehmen eines einzelnen Drahtes ausweicht und der Draht hierdurch die Öffnung

der Klemmnut vorübergehend aufweiten kann. Es ist auch nicht erforderlich, dass beim

Einlegen bzw. Herausnehmen eines einzelnen Drahtes nur die Zunge und nicht auch

die jeweilige Seitenwand nachgibt. Über die Ausbildung der Nutwände enthält

Anspruch 2 ebenfalls keine Vorgaben. Aus der Beschreibung ergibt sich lediglich, dass

die Zunge nicht starr ausgebildet sein darf, wie das bei der aus der PCT-Anmeldung

WO-A 95/19zzz bekannten Vorrichtung der Fall ist, an der nicht bemängelt wird, dass

die Seitenwände überhaupt nachgiebig sind, sondern, dass beim Einlegen eines

Drahtes nur sie (und nicht der Mittelsteg) ausweichen (Klagepatentschrift, Abs. [0011]),

weil durch diese Ausgestaltung zwei nebeneinander liegende Drähte zusammen

ebenso leicht aus ihren Klemmnuten herausgelöst werden können wie ein einzelner von

ihnen und somit keine besondere Sicherung gegen ein Herauslösen der beiden

eingelegten Drähte bei mechanischen Beanspruchungen besteht. Solange auch die

Zunge ausweicht, ist der erfindungsgemäße Erfolg gegeben, auch wenn die

Seitenwände ebenfalls nachgiebig sind. Die Nutwände dürfen nur nicht ein solches

Maß an Elastizität entfalten, dass sie beim Ein- oder Ausrasten eines einzelnen Drahtes

im Wesentlichen die gesamte Verformungsarbeit leisten und die Zunge praktisch

verformungsfrei bleibt.

Weitere Vorgaben zur Elastizität enthält das Klagepatent nicht. Insbesondere wird nicht

gefordert, dass die Zunge frei stehen muss und nicht als durchgehende sich durch

mehrere Klemmnutabschnitte erstreckende Wand ausgebildet sein darf. Ebenso ist es

erfindungsgemäß möglich, dass die Drähte die verengte Öffnung nicht nur durch ein

Ausweichen der Zunge und gegebenenfalls auch der Seitenwände passieren können,

sondern dass neben der Spreizung der Nutöffnung auch die Drähte selbst gebogen

werden müssen. Ausgeschlossen ist nach dem Wortsinn des Merkmals 3 lediglich, dass

die Entnahme des Drahtes allein durch dessen Biegen möglich wird, ohne dass die

Zunge an der Öffnung gespreizt werden muss.

Die Vorgabe in Merkmal 3, dass sich die Zunge parallel zur Längsrichtung der

Klemmnut erstrecken und vom Boden der Nut aufragen soll, besagt, dass sie zur

Bildung der beiden Schächte Abstand von den Nutseitenwandungen haben muss und

nicht oberhalb des Bodens mit ihnen verbunden sein darf. Dagegen schließt das

Merkmal nicht aus, dass die Nutwandungen selbst einen vor- und rückspringenden

Verlauf haben, so lange sich daraus noch immer ein Schacht ergibt, der den einzelnen

Draht aufnimmt; an der Verlaufsrichtung der Nut ändert das nichts. Merkmal 3 verlangt

dementsprechend keine exakte Parallele des Zungenverlaufs zum Verlauf der

Wandungen, sondern eine Parallele zur Längsrichtung der Nut.

Von dieser technischen Lehre machen die angegriffenen Gegenstände wortsinngemäß

Gebrauch. Das ist hinsichtlich der Ausführungsform II auch im Berufungsverfahren

unstreitig und bedarf daher keiner vertiefenden Ausführungen mehr.

Entgegen der Ansicht der Beklagten verwirklicht auch die Ausführungsform I die

Merkmale des Klagepatentanspruches 2 wortsinngemäß, wobei auch hier die

Verwirklichung der Merkmale 1, 2 und 5 zu Recht unstreitig ist und nur über das

Vorliegen der Merkmale 3 und 4 Streit besteht. Entgegen der Ansicht der Beklagten sind

auch diese Merkmale bei der angegriffenen Ausführungsform erfüllt. Das Landgericht

hat zutreffend festgestellt, dass die angegriffenen Gegenstände – wie zur Verwirklichung

der Merkmale 3 und 4 erforderlich – zwischen den Nutwandungen eine vom Boden

aufragende elastische Zunge aufweisen. Das von der Klägerin als Anlage L13

vorgelegte Gutachten Prof. Dr. N zeigt, dass zum gleichzeitigen Herausziehen beider

Drähte eine Kraft erforderlich war, die an 10 von 12 gemessenen Klemmstellen deutlich

höher war als die Summe der zum Herausziehen eines einzelnen Drahtes

erforderlichen Kräfte. Dass beim Muster gemäß Anlage L11 die mittlere und hintere

Klemmstelle des Korbes nur zu Messwerten etwa in Höhe der Summe der zum

einzelnen Herausziehen beider Drähte erforderlichen Kräfte geführt hat, kann auf

fertigungstoleranzbedingten Schwankungen beruhen.

Die Einwände der Beklagten gegen dieses Gutachten greifen nicht durch. Sie macht

nicht geltend, die angegriffenen Gegenstände ebenfalls Messungen unterzogen zu

haben, die zu signifikant anderen Ergebnissen geführt hätten. Dass die zum

gleichzeitigen Herausziehen beider Drähte aus der Klemmnut erforderlichen Kräfte

höher sind als die Summe der zum einzelnen Herausziehen der Drähte erforderlichen

Kräfte, ist in der Tat nur dadurch zu erklären, dass die Zunge beim gleichzeitigen

Herausziehen beider Drähte in ihrer Mittelstellung blockiert wird, beim Herausziehen der

einzelnen Drähte aber seitlich nachgibt. Würde die Verformungsarbeit, wie die Beklagte

behauptet, ausschließlich von den Seitenwänden geleistet, müssten die Kräfte in beiden

Fällen gleich sein. Dass die Zunge beim Einlegen und Herausnehmen eines einzelnen

Drahtes nachgibt, lässt sich auch beim Selbstversuch anhand der dem Senat

vorliegenden Muster ohne weiteres erkennen; die Ausweichbewegung der Zunge lässt

sich mit bloßem Auge verfolgen. Damit erweist sich auch der Einwand der Beklagten als

unbegründet, bei der angegriffenen Vorrichtung werde der Draht im wesentlichen durch

die stufenförmige Verdickung der Zunge unterhalb der Öffnung festgehalten (vgl. auch

Gutachten Professor Dr. P [Anlage B12, S. 8 unten]). Dass das Durchbiegen der Drähte

für sich allein nicht ausreicht, um sie einzeln in die Klemmnut einzulegen oder

herauszunehmen, sondern hierzu auch die Nut selbst verformt werden muss, trägt die

Beklagte selbst vor (S. 24 ihrer Berufungsbegründung vom 19. Mai 2004, Bl. 175 d.A.).

Dem lässt sich auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, die Materialbeanspruchung, die

aus dem häufigen Einklipsen und Herausziehen der Drähte aus der Nut der

Musterstücke zur Beobachtung der Funktionsweise resultiere, habe Mittelsteg und

Seitenwände weicher und nachgiebiger gemacht als im Auslieferungszustand und lasse

keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Funktionsweise mehr zu. Denn nach wie vor

erweist sich bei den Mustern der zum gleichzeitigen Herausziehen beider Drähte

nebeneinander erforderliche Kraftaufwand als wesentlich höher als zum einzelnen

Herausziehen nacheinander. Es hätte der Beklagten freigestanden, anhand weiterer

dem Auslieferungszustand entsprechender Muster die Unterschiede im Einzelnen

aufzuzeigen; von dieser Möglichkeit hat sie jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Der Hinzuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen bedarf es nicht, auch wenn die

Beklagte als Anlage B12 das Gutachten eines einschlägig tätigen Fachmannes

vorgelegt hat und dieser zum Teil zu Ergebnissen gekommen ist, die nach dem ersten

Anschein den Resultaten des Gutachtens gemäß Anlage L13 widersprechen. Der

Gutachter der Beklagten hat die angegriffenen Muster, obwohl sie ihm vorlagen,

offensichtlich nicht im Original untersucht, sondern ist lediglich von den aus den

Zeichnungen gemäß Anlage B 5 ersichtlichen Abmessungen ausgegangen und

argumentiert im wesentlichen, der "Mittelsteg" (die Zunge) könne schon wegen seiner

gegenüber den Seitenwänden größeren Wandstärke nicht elastisch sein. Ob ein

Gegenstand elastisch ist oder nicht, ist aber nicht nur eine Frage der Dimensionierung,

sondern auch eine Frage der Materialwahl und bei einer Vorrichtung der hier in Rede

stehenden Art auch eine Frage der Dimensionierung des Nutbodens. Hätte der

Gutachter die Gegenstände im Original untersucht, hätte auch er beim einzelnen

Entfernen und Einlegen der Drähte von Hand ohne Schwierigkeiten mit dem Auge

verfolgen können, dass der "Mittelsteg" der angegriffenen Gegenstände elastisch ist und

zur Seite ausweicht. Das Gutachten erweist sich letztlich als theoretische Abhandlung,

die im übrigen zur Auslegung des Klagepatentes ohne eigene kritische

Auseinandersetzung mit Gegenargumenten den Standpunkt der Beklagten übernimmt,

den diese in ihrer erstinstanzlichen Klageerwiderung vom 6. Mai 2003 vorgetragen

hatte.

Die Patentbenutzungshandlungen der Beklagten sind rechtswidrig.

Sie ist, auch wenn sie zunächst in die Nutzungserlaubnis aus dem Lizenzvertrag gemäß

Anlage B1 einbezogen gewesen sein sollte, jedenfalls seit dem 1. April 2002 nicht mehr

100

berechtigt, die Erfindung weiterhin zu benutzen. Zu diesem Zeitpunkt haben die

Lizenzvertragsparteien die Nutzungsberechtigung einvernehmlich vertraglich

aufgehoben.

aa)

101

Die Beendigung des Lizenzvertrages Anlage B 1 unterliegt nach dessen Ziffer 4. dem

Recht der kanadischen Provinz Ontario. Die einschlägigen Rechtssätze des

ausländischen Rechts hat das Gutachten Dr. R zutreffend zusammengestellt; das zieht

auch keine Partei in Zweifel. Die vom Gutachter herausgearbeiteten Regeln betreffen

zwar die einseitige Kündigung eines Patentlizenzvertrages; der Senat hat jedoch keinen

Zweifel, dass unter den Voraussetzungen einer solchen Kündigung ein

Patentlizenzvertrag erst recht auch einvernehmlich aufgehoben werden kann.

102

Das hier anzuwendende ausländische Vertragsrecht unterliegt dem common law; dort

entscheiden die Gerichte selbständig, wenn es – wie das in der Frage der

Vertragspflichten unter Beendigung von Lizenzverträgen der Fall ist – keine

gesetzlichen Regelungen gibt, und sind bei übereinstimmendem Sachverhalt an ältere

Entscheidungen gebunden (Gutachten S. 3-4, Bl. 335-336 d.A.). Zu diesen

Entscheidungen gehören neben denjenigen kanadischer auch diejenigen englischer

Gerichte, weil das englische Zivilrecht durch Gesetz vom 15. Oktober 1792 für die

Provinz Ontario übernommen worden ist. Nach den dortigen Rechtsgrundsätzen

entfalten Lizenzverträge mit gebührenpflichtiger Erlaubnis zur Nutzung einer

patentierten Erfindung, zu denen der Sachverständige zutreffend auch die hier in Rede

stehende Vereinbarung zählt (Gutachten S. 7, Bl. 339 d.A.), ausschließlich

schuldrechtliche Wirkung; enthält der Vertrag zur Beendigung – wie hier – keine

besonderen Vereinbarungen, muss durch – ergänzende – Auslegung ermittelt werden,

ob und unter welchen Voraussetzungen der Lizenzgeber ihn kündigen kann (Gutachten

S. 11-12, Bl. 343-344 d.A.). Die Kriterien, die sich insoweit in der Rechtsprechung

herausgebildet haben, unterscheiden zwischen befristeten und unbefristeten

Lizenzverträgen. Unbefristete Verträge sind bei Vertragsverletzung fristlos (Gutachten S.

19, Bl. 351 d.A.) und unabhängig von einer Vertragsverletzung mit angemessener Frist

kündbar (Gutachten S. 11-13, Bl. 343-345 d.A. u. S. 15 ff., Bl. 347 ff. d.A.), wobei bisher

eine Frist von 12 Jahren als angemessen angesehen wurde (Gutachten S. 18, 20; Bl.

350, 352 d.A.), damit der andere Vertragsteil sich auf die neue Situation einstellen kann

(Gutachten S. 20-21, Bl. 352-353 d.A.). Die vorzeitige Beendigung befristeter Verträge

setzt dagegen eine wesentliche Vertragsverletzung voraus (Gutachten S. 11-13, Bl. 343-

345 d.A.); auch die Einordnung des Lizenzvertrages in eine dieser beiden Kategorien ist

eine Frage der ergänzenden Auslegung (Gutachten S. 12, Bl. 344 d.A.). Diese führt hier

zu einer Einordnung des Lizenzvertrages als befristetet.

103

(1)

104

Dass das Gutachten diese Frage nicht eindeutig beantwortet, steht dieser Einordnung

nicht entgegen, denn die Zuordnung gehört zur Anwendung der einschlägigen

Rechtsgrundsätze auf den zur Entscheidung stehenden konkreten Streitfall, die der

Senat in eigener Verantwortung leisten muss. Unter Berücksichtigung aller

maßgeblichen Umstände kommt er zu dem Ergebnis, dass der Vertrag auf die Dauer

des längst laufenden Schutzrechtes befristet war. Soweit der Sachverständige der

gegenteiligen Auffassung zuneigt, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Der

Sachverständige verweist in diesem Zusammenhang auf einzelne Bestimmungen des

105

streitgegenständlichen Lizenzvertrages, nämlich die Lizenzierung zweier Schutzrechte,

das Zugriffsrecht des Lizenznehmers auf weitere schutzfähige Neuentwicklungen, das

mögliche dauerhafte Interesse des Lizenznehmers an der lizenzierten Technologie und

den Umstand, dass erst nach Vertragsschluss – im Zusammenhang mit der fristlosen

Kündigung – über eine Befristung verhandelt wurde (Gutachten S. 13, 14 u. 24, Bl. 345,

346 u. 346 d.A.). Hier wird jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, dass nach Ablauf

des Schutzrechtes die Erfindung von jedermann frei genutzt werden kann und eine

weitere Bindung des Lizenznehmers einen zusätzlichen Grund voraussetzt, der es

rechtfertigt, die lizenzgebührenpflichtige Vertragsbindung aufrecht zu erhalten. Ein

solcher könnte die Mitlizenzierung zusätzlichen besonderen technischen Wissens sein;

dafür ist hier aber nichts ersichtlich. Das Zugriffsrecht des Lizenznehmers auf weitere

Entwicklungen des Zeugen A besagt nichts Gegenteiliges, weil über solche

Erfindungen vereinbarungsgemäß ein eigener Lizenzvertrag hätte geschlossen werden

müssen, und die nach der Kündigungserklärung des Zeugen A begonnene Diskussion

über eine befristete Lizenz bis zum 31. März 2002 beruht auf Umständen, die bei

Abschluss des ursprünglichen Lizenzvertrages in März/Mai 2000 noch nicht absehbar

waren. Sie hatten erkennbar das Ziel, einvernehmlich eine vorzeitige Beendigung

herbeizuführen zu einem Zeitpunkt vor Ablauf des Schutzrechtes, auf den die

Lizenznehmerin sich einstellen konnte und den sie selbst in die Diskussion gebracht

hatte. Die vom Sachverständigen zitierten Gerichtsurteile, insbesondere die Martin-

Baker-Entscheidung, stehen dem nicht entgegen – davon geht auch der

Sachverständige aus (Gutachten S. 17, Bl. 349 d.A.) – , insbesondere weil es im

Streitfall anders als seinerzeit nicht um eine ausschließliche Lizenz geht und auch

eindeutig – und nicht nur – wie in der genannten Entscheidung – möglicherweise – eine

Patentlizenz erteilt worden ist, ohne zusätzliches technisches Wissen zu transferieren.

Der hier in Rede stehende Vertrag ist daher ein auf die Dauer des Schutzrechtes

befristeter Lizenzvertrag, auch wenn die Vertragsurkunde das nicht ausdrücklich

erwähnt. Dass keine Ausübungspflicht festgeschrieben war, ist ebenfalls unschädlich.

Der Grund für den Abschluss der Vereinbarung lag gerade darin, dass ein Unternehmen

des D-Konzerns das Patent benutzt hatte, die Identität dieses Unternehmens nicht

feststellbar war und diese Benutzung durch den Lizenzvertrag legitimiert werden sollte;

insofern gingen beide Vertragsparteien selbstverständlich davon aus, dass die D-

Gruppe die Lizenz ausüben werde. Davon, dass auch ohne ausdrückliche Regelung ein

Vertrag im Wege der Auslegung auf die Schutzdauer des Lizenzpatentes befristet sein

kann, geht zu Recht auch der Sachverständige aus (Gutachten S. 24, Bl. 356 d.A.).

Dementsprechend kann nach dem common law der Vertrag B1 nur aus wichtigem

Grund gekündigt werden. Als solcher kommen nur Verstöße gegen wesentliche

Vertragspflichten in Betracht, die nicht durch Schadenersatz oder andere Rechtsbehelfe

unter Aufrechterhaltung der Vertragsbeziehung angemessen ausgeglichen werden

können. Hierzu gehören insbesondere die Nichtzahlung der Lizenzgebühren, aber auch

die Verletzung einer anderen Hauptleistungspflicht, die den Vertrag im Kern in Frage

stellt (Gutachten S. 25, 26; Bl. 357, 358 d.A.).

106

(2)

107

Geht man hiervon aus, kann es fraglich sein, ob dasjenige, was der Zeuge A zum

Anlass genommen hat, den Lizenzvertrag fristlos zu kündigen, dazu ausreicht.

Einerseits betrafen die zu dieser Kündigung führenden Meinungsverschiedenheiten das

"kurze Schloss" und nicht das Klagepatent, für das ordnungsgemäß Lizenzgebühren

entrichtet wurden. Andererseits war, was das kurze Schloss betrifft, insofern eine

108

wesentliche Vertragspflicht verletzt, als sich die Lizenznehmerin darüber hinweggesetzt

hatte, dass vereinbarungsgemäß die Lizenz bis längstens zum 1. September 2000

befristet war und danach die Produktion auf den Lizenzgeber und Zeugen A übergehen

sollte, und sie hatte sich zu Bereinigungsvorschlägen des Zeugen A nicht geäußert.

Außerdem hatte sie gegen das Spannschloss-Patent Einspruch erhoben.

bb)

109

Ob diese Gründe auf den gesamten Lizenzvertrag durchschlagen und auch die

Fortsetzung in Bezug auf das Klagepatent für den Zeugen A unzumutbar machten,

110

kann aber letztlich auf sich beruhen, weil die Parteien sich in der anschließenden

Korrespondenz darauf verständigt haben, der Lizenznehmerin unabhängig von der

Wirksamkeit der Kündigung noch bis zum 31. März 2002 die Benutzung des

Klagepatents zu gestatten und die Klägerin Schadenersatzansprüche für die Zeit dieser

Gestattung nicht geltend macht. Darin eine Bestätigung des Lizenzvertrages zu sehen,

wie sie der gerichtliche Sachverständige für möglich hält (Gutachten S. 26, Bl. 358 d.A.),

wird dem nicht gerecht. Der Zeuge A hat mit Faxschreiben vom 9. Oktober 2001 (Anlage

L4/1) eindeutig erklärt, er werde über den 31. März 2002 hinaus eine Nutzung des

Klageschutzrechtes nicht gestatten. Die Lizenznehmerin hatte in ihrem Schreiben vom

18. Oktober 2001 (Anlage L5/2) der Kündigung zwar widersprochen, aber in Bezug auf

die Benutzung des Klagepatentes erklärt, sie beabsichtigte eine Ausübung "bis

längstens Ende März 2002". Auch wenn keine Ausübungspflicht bestand, hatte die

Lizenznehmerin damit dem Verlangen des Zeugen A entsprechend verbindlich

zugesagt, ab 1. April 2002 von der Lizenz keinen Gebrauch mehr zu machen. Das gilt

umso mehr, als es die D Gerätebau war, die in ihrem Schreiben vom 18. Oktober 2001

(Anlage L5/2) ungeachtet der von ihr verfochtenen Unwirksamkeit der

Vertragskündigung den Wunsch geäußert hatte, die Lizenzschutzrechte nur noch bis

Ende März 2002 zu nutzen und den Zeugen A hierzu um Bestätigung gebeten hatte.

Damit war eine Einigung darüber zustande gekommen, die von beiden Seiten

folgerichtig als "stille Vereinbarung" bezeichnet wird (vgl. Anlagen L4/1 und L5/2) und

darauf gerichtet ist, die Lizenzvereinbarung jedenfalls in Bezug auf den Lizenznehmer D

Gerätebau mit Ablauf des 31. März 2002 einvernehmlich aufzuheben. Mit der Aufhebung

des Lizenzvertrages zwischen dem Zeugen A und der europäischen Lizenznehmerin ist

auch die Benutzungsberechtigung der Beklagten zu Ende gegangen, unabhängig

davon, ob sie bei Abschluss des Lizenzvertrages gemäß Anlage B1 von Anfang an als

Herstellerin der lizenzierten Lordosenstützen vorgesehen war oder ob sie aufgrund

einer von der D Gerätebau abgeleiteten Unterlizenz gehandelt hat. Dies alles

berücksichtigt der Hinweisbeschluss des Senats vom 18. Mai 2005 in seinen

Ausführungen im Brückenabsatz auf S. 4/5) nicht hinreichend. An ihm hält der Senat

insoweit nicht mehr fest, worauf die Parteien im Beschluss vom 22. Juni 2009 (Bl. 773,

774 d.A.) auch hingewiesen worden sind. Die dortigen Ausführungen hätten zur Folge,

dass der Zeuge A der Klägerin keine ausschließliche Lizenz erteilen könnte und

jedenfalls bis zur Kündigung aus dem Jahre 2006 an die alte Vereinbarung gebunden

gewesen wäre, obwohl die Lizenznehmerin verbindlich zugesagt hat, das Klagepatent

nicht mehr zu benutzen und überdies für die gegebene Benutzung durch die jetzt

angegriffenen Gegenstände keine Lizenzgebühren zahlt.

111

cc)

112

Dass die Vereinbarung nur mit der europäischen und nicht auch mit der

113

nordamerikanischen Lizenznehmerin aufgehoben worden ist, steht der Wirksamkeit der

Vertragsbeendigung ebenfalls nicht entgegen. Da auch eine Kündigung unter den hier

gegebenen Umständen auch nur gegenüber der D Gerätebau möglich gewesen wäre,

muss eine einvernehmliche Beendigung nur mit diesem Lizenznehmer erst recht

möglich sein.

Nach dem einschlägigen common law kann ein Lizenzvertrag, wenn es mehrere

gemeinsam berechtigte und verpflichtete Lizenznehmer gibt, grundsätzlich nur

gegenüber allen gemeinsam gekündigt werden (Gutachten S. 22, 23; Bl. 354, 355 d.A.).

Soweit der Sachverständige dazu neigt, das auch für den Lizenzvertrag (B1) zu bejahen

(Gutachten S. 23, Bl. 355 d.A.), weil der Lizenzvertrag im Rubrum beide Lizenznehmer

zur D-Gruppe zusammenfasse, die Rechte und Pflichten der Parteien nicht differenziert

seien und die von der österreichischen Lizenznehmerin gezahlten Entgelte auch die

Verpflichtungen der nordamerikanischen Lizenznehmerin erfüllt hätten, hält der Senat

diese Bewertung für nicht zutreffend; sie berücksichtigt nicht alle relevanten Umstände.

Entgegen der Einschätzung des Sachverständigen wurden die Rechte und Pflichten

durchaus differenziert, weil nur die österreichische Lizenznehmerin das kurze Schloss

benutzen durfte. Die europäische und die amerikanische Lizenznehmerin waren

überdies in unterschiedlichen Staaten tätig, die amerikanische Lizenznehmerin D of

North America auf dem nordamerikanischen Kontinent und die europäische D

Gerätebau in Europa; dass einer oder beide auch das jeweils andere Gebiet bedienen

sollten, war ersichtlich nicht vorgesehen, auch wenn im Vertrag dazu keine

ausdrückliche Regelung enthalten ist, und es ist auch nicht erfolgt. Unstreitig hat die

nordamerikanische D die Erfindung nicht benutzt. In beiden Gebieten konnte die

Schutzrechtslage unterschiedlich sein, wobei nicht aktenkundig ist, ob es in den USA

oder Kanada überhaupt parallele Schutzrechte gibt. Daher sind letztlich zwei räumlich

getrennte Lizenzen gegeben worden, die dann auch einzeln kündbar und aufhebbar

waren. Dass der Zeuge A neben den aus Europa erhaltenen Zahlungen aus

Nordamerika keine zusätzlichen Lizenzgebühren gefordert hat und auch nicht hätte

fordern können, lag nicht an einer Erfüllungswirkung der aus Europa zugeflossenen

Entgelte für Nordamerika, sondern daran, dass in Nordamerika mangels Nutzung keine

Gebühren angefallen waren. Dass der Zeuge A nur mit dem Zeugen G korrespondiert

hat und dem Zeugen Karl U als Geschäftsführer der nordamerikanischen

Lizenznehmerin die Schreiben nur zur Kenntnis gebracht worden sind, steht daher der

Wirksamkeit der Aufhebungsvereinbarung nicht entgegen. Insoweit ist auch über den

bereits erteilten Hinweis betreffend die Aufhebungsvereinbarung kein erneuter Hinweis

an die Parteien notwendig, denn erkennbar hatte der Senat in seinem

Hinweisbeschluss die Lage nach deutschem Recht referiert und Sachvortrag dazu

erbeten, wie sich die Rechtslage in Kanada darstellt und hat auch diese Frage dem

gerichtlichen Sachverständigen vorgelegt.

114

dd)

115

Erfolglos bleibt auch der in der mündlichen Verhandlung vom 2. Juli 2009 vorgetragene

Einwand der Beklagten, da der Zeuge A die im Zusammenhang mit der "stillen

Vereinbarung" stehenden Erklärungen im Namen der I GmbH & Co. abgegebenen und

jedenfalls zum Teil statt an die D Gerätebau an die Beklagte gerichtet habe und I nicht

Partei des Lizenzvertrages sei, habe diese Übereinkunft den Bestand des

Lizenzvertrages nicht berührt. Der Zeuge A hat, auch wenn er die Erklärungen gemäß

Anlage L4/1 und 4/2 anders als seine Vertragskündigung vom 13. Oktober 2000 auf

Geschäftspapier der I abgegeben und der Zeuge G seine Bestätigung gemäß Anlage

116

L5/2 ebenfalls an I gerichtet hatte, auch insoweit für den Zeugen G eindeutig erkennbar

in eigenem Namen und nicht als Vertreter von I gehandelt. Das ergibt sich schon

daraus, dass es in diesem Schreiben um den befristeten Fortbestand der Lizenz an dem

Klagepatent ging, über den nicht die I GmbH & Co., sondern nur der Zeuge A als

Inhaber des Klageschutzrechtes entscheiden konnte. Dementsprechend hat sich der

Zeuge A auch an seine Erklärungen gehalten und diese gegen sich gelten lassen, was

sich nicht zuletzt daran zeigt, dass die Klägerin auf der Grundlage der vom Zeugen A

erklärten Abtretung seiner Ansprüche aus dem Klagepatent (vgl. Anlage L2) für die

Laufzeit der stillen Vereinbarung gegen die Beklagte keine Schadenersatzansprüche

erhebt und die Abtretung, auch wenn sie insoweit keine konkreten Angaben enthält, nur

Ansprüche nach Ablauf der stillen Vereinbarung umfasst. Von einer Beendigung ist im

Übrigen auch die Beklagte ausgegangen, wenn sie – wie im Verhandlungstermin vor

dem Senat vom 2. Juli 2007 geschehen – vorträgt, sie habe die Zahlung der

Lizenzgebühren eingestellt, weil aus ihrer Sicht die neuen Lordosen der jetzt

angegriffenen Ausführungsformen von der unter Schutz gestellten technischen Lehre

keinen Gebrauch mehr machten. Da die Beklagte sich die weitere Benutzung nicht

vorbehalten hat und auch keine weiteren patentgemäßen Ausführungsformen mehr

vertrieben hat, konnte auch ihr Verhalten nicht anders verstanden werden, als betrachte

sie die Lizenz als mit dem Ablauf der stillen Vereinbarung beendet.

ee)

117

Auch der Zeuge G hat das entscheidende Bestätigungsschreiben im Namen der im

Lizenzvertrag genannten D Gerätebau verfasst und nicht im Namen der Beklagten. Ob

er die Erklärung in dem Schreiben, wie auf Geschäftspapier der Beklagten niedergelegt

worden sind, in deren Namen abgeben hat, oder ob aufgrund der Gesamtumstände

davon ausgegangen werden muss, dass er auch insoweit im Namen der D Gerätebau

gehandelt hat, kann aber offen bleiben. Denn auch die Beklagte ist in die

Nutzungsbefugnis an dem Klagepatent einbezogen worden. Daran können nach dem

Ergebnis der Beweisaufnahme keine vernünftigen Zweifel mehr bestehen. So ergibt

sich aus den glaubhaften und insoweit übereinstimmenden Aussagen der Zeugen Sven

S, Dr. T von der Osten, G, U und Dr. Y, dass die Beklagte zwar nicht im Rubrum des

Lizenzvertrages gemäß Anlage B1 als Lizenznehmerin angegeben worden ist, sondern

nur die D Gerätebau, dass dies aber nur deshalb geschehen ist, weil der Zeuge A Wert

darauf gelegt hatte, dass im Lizenzvertrag ein Lizenznehmer ausdrücklich benannt wird,

der ihm gegenüber für die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag

einsteht; damit sollte die vor dem Abschluss des Lizenzvertrages entstandene Situation

vermieden werden, dass der Zeuge A bei einem Autositzhersteller im

Unternehmensverbund D gefertigte Lordosenstützen vorfand, die sich keinem

Unternehmen zuordnen ließen. Insoweit stimmt auch die Aussage des Zeugen A mit

den Angaben der anderen Zeugen überein. Wie der Zeuge Dr. Y weiter ausgesagt hat,

war für die Partner des Lizenzvertrages und damit auch für den Zeugen A klar, dass die

jeweiligen Produkte immer von der dahinter stehenden Tochterfirma produziert wurden

und für die Produktion der Lordosenstützen die Beklagte zuständig sein sollte und die

im Lizenzvertrag genannte D Gerätebau auch nicht über die dazu benötigten

Produktionsmittel verfügte. Dass der Zeuge A wusste, dass bei der Beklagten

Lordosenstützen für Autositze gefertigt wurden, ergibt sich daraus, dass er im Juni 1998

die Fertigungsstätte der Beklagten besuchte und anlässlich dieses Besuches in der

Werkshalle die Fertigung von Lordosenstützen gesehen hat. Hierzu haben die Zeugen

U, W und X übereinstimmend bekundet, der Zeuge A habe, um in die Büros gelangen

zu können, durch die Fertigungshalle gehen müssen, weil die Büros keine eigenen

118

Außeneingänge besessen hätten. Die gegenteilige Aussage des Zeugen A, er habe

nicht gewusst, was die Beklagte produziert und habe auch deren Produktionsstätte nicht

gesehen, hat sich selbst die Klägerin nicht zueigen gemacht, denn in ihrem Schriftsatz

vom 15. August 2008 (Bl. 683 d.A.) räumt sie selbst ein, dass der Zeuge A im Juni 1998

die Fertigungsstätte der Beklagten besuchte und anlässlich dieses Besuchs die

Produktion elektrisch angetriebener Lordosenstützen gesehen hat, wobei der Zeuge A

u.a. vom Zeugen X begleitet den Hauptgang der Halle entlanggegangen ist und hierbei

einen Blick auf die Lordosenproduktion werfen konnte, auch wenn diese Führung nur

maximal 5 Minuten gedauert haben mag. Dies alles ist infolgedessen unstreitig

geworden. Dass der Zeuge A nicht die Produktion erfindungsgemäßer Lordosenstützen

gesehen hat, ist unerheblich. Aus dem Umstand, dass in der Fertigungshalle der

Beklagten überhaupt Lordosenstützen hergestellt wurden, musste sich für den Zeugen A

zwingend ergeben, dass jedenfalls auch bei der Beklagten die lizenzierten

Gegenstände gefertigt werden würden. Im Verlauf der Korrespondenz vor dem

Zustandekommen der stillen Vereinbarung hat er auch nicht bemängelt, dass einzelne

Erklärungen des Zeugen G auf Geschäftspapier der Beklagten dokumentiert waren, und

er hat auch die Nutzung des Klagepatentes durch die Beklagte nicht beanstandet und

die hierfür erfolgten Lizenzgebührenzahlungen der D Gerätebau entgegengenommen.

Die von der Klägerin aufgestellte Berechnung, bei der sie zu dem Ergebnis kommt, die

von der Beklagten hergestellten Lordosenstützen benötigten nicht einmal eine volle

Arbeitskraft, ist kein Indiz dafür, dass die Lordosenfertigung in der Werkshalle der

Beklagten nicht sichtbar war. Die Frage der Sichtbarkeit hängt von der Größe der hierfür

benötigten Produktionsanlagen ab, die nichts mit der Zahl der zu ihrer Bedienung

benötigten Mitarbeiter zu tun hat. Im übrigen musste dem Zeugen A beim Anblick

dessen, dass in dieser Werkshalle überhaupt Lordosen in größerer Stückzahl gefertigt

wurden, klar sein, dass auch die später lizenzierten Lordosenstützen jedenfalls zum Teil

auch hier gefertigt würden. Dementsprechend hatte der Zeuge A während der Dauer

des Lizenzvertrages die Nutzung durch die Beklagte auch nicht beanstandet.

119

Der Beklagten steht auch kein privates Vorbenutzungsrecht zu. Hinsichtlich der Muster

der angegriffenen Ausführungsform I ergibt sich das schon daraus, dass der in der

Zeichnung gemäß Anlage B 10 dargestellte Gegenstand nach dem eigenen Vorbringen

der Beklagten (S. 26 ihrer Berufungsbegründung vom 19. Mai 2004, Bl. 177 d.A.) erst

um 1999 entwickelt worden ist und somit eine andere Ausgestaltung aufwies. Diese

Änderung betrifft gerade die Ausgestaltung der Klemmnuten, weil die Dimensionierung

der Seitenwände verringert und diejenige der mittleren Zunge vergrößert wurde. Da das

Vorbenutzungsrecht nur dem am Prioritätstag vorhandenen Besitzstand des

Vorbenutzers erhalten will, ist seine ausnahmsweise vom Patentinhaber

hinzunehmende Benutzung auf den damals vorhandenen Besitzstand beschränkt.

Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm

verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen.

Anderenfalls würde nicht nur der bei der Anmeldung des Patentes vorhandene

Besitzstand geschützt, sondern dieser unter gleichzeitiger weiterer Einschränkung des

Rechts an dem Patent auf ursprünglich nicht Vorhandenes erweitert (BGH, GRUR 2002,

231, 233/34 – Biegevorrichtung).

120

Hinsichtlich der Ausführungsform II gilt nichts anderes. Die Zeichnung gemäß Anlage B

10 stammt jedoch erst vom 21. August 1996 und ist damit nach dem Prioritätstag des

Klagepatentes entstanden. Da die Originalzeichnung aus dem Jahre 1995 nicht mehr

121

vorhanden ist, kann nicht nachvollzogen werden, ob die auf der Zeichnung selbst

angegebenen Änderungen auch die Klemmnuten betrafen, insbesondere ob auch bei

der jetzt nicht mehr vorhandenen Zeichnung schon eine Klemmnut mit einer elastischen

Zunge vorhanden war. Die Änderungsliste auf der Zeichnung betrifft auch den

Haltedraht, so dass es nahe liegt, dass, da die Klemmnut mit dem Haltedraht zusammen

wirken muss, auch insoweit Änderungen vorgenommen worden sind. Darüber hinaus

stammt die Zeichnung von der D Nürnberg und nicht von der Beklagten. Vor allem aber

spricht der Umstand, dass die D Gerätebau für die angeblich vorbenutzte

Ausführungsform eine Lizenz an dem Klagepatent nahm, eindeutig gegen den

Erfindungsbesitz zum Prioritätszeitpunkt; die Erklärung der Beklagten hierzu (S. 26 der

Berufungsbegründung, Bl. 177 d.A.), ihr Geschäftsführer, der Zeuge G habe seinerzeit

die Vorbenutzung nicht gekannt, überzeugt nicht, zumal sich weder die Beklagte noch

die D Gerätebau während der Dauer des Lizenzvertrages B1 und auch im

Zusammenhang mit dessen Kündigung darauf berufen haben, wegen ihrer

Vorbenutzungshandlungen seien sie auf eine Nutzungserlaubnis durch den

Patentinhaber nicht angewiesen, sondern sich statt dessen bemüht haben, die ihnen

vom Zeugen A durch seine Vertragskündigung entzogene Nutzungserlaubnis noch bis

zum 31. März 2002 aufrecht zu erhalten.

122

Dass die Beklagte, weil sie entgegen § 9 PatG eine patentierte Erfindung benutzt hat,

der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin an dem Gegenstand des

Klageschutzrechtes zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz

verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt; auf

diese Darlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

123

III.

124

Als unterlegene Partei hat die Beklagte nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten ihres

erfolglosen Rechtsmittels zu tragen; die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit

ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

125

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Als reine

Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne

des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des

Revisionsgerichts nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

126

X Y Z

127