Urteil des LG Düsseldorf vom 07.10.2008

LG Düsseldorf: neue tatsächliche vorbringen, stand der technik, video, treu und glauben, dvd, internationale zuständigkeit, gerichtsstand, patentverletzung, örtliche zuständigkeit, unerlaubte handlung

Landgericht Düsseldorf, 4a O 93/07

Datum:

07.10.2008

Gericht:

Landgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

4a. Zivilkammer

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

4a O 93/07

Sachgebiet:

Recht (allgemein - und (Rechts-) Wissenschaften PatG

Tenor:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen

Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im

Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

optische Datenträger als Verfahrenserzeugnis eines Verfahrens zur

Erzeugung eines lokalen, decodierten Signals

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen

oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder ein-

zuführen oder zu besitzen,

wobei das genannte lokale, decodierte Signal durch das Zusammen-

fügen eines decodierten Fehlersignals mit einem bewegungskompen-

sierten Vorhersagesignal erzeugt wird, und das genannte decodierte

Fehlersignal durch Decodieren eines codierten Datums, das ein co-

diertes Vorhersagefehlersignal, das aus einer Differenz zwischen ei-nem

ersten Videobild und einem zweiten Videobild eines Bewegtvi-deo-

Signales, das für erste und zweite Videobilder umfassende se-quentielle

Videobilder repräsentativ ist, gewonnen wurde, ist, erzeugt wird, mit

folgenden Verfahrensschritten:

- Speichern des lokalen, decodierten Signals als vielfache gerade und

ungerade Halbbilder in einem Halbbildspeicher;

- Erzeugen von vielfachen Vorhersagesignalen aus den genannten

vielfachen im genannten Halbbildspeicher gespeicherten Halbbil-dern

durch funktionelles Verbinden des genannten Halbbildspei-chers;

- Erzeugen eines interpolierten Vorhersagesignals, das sich von je-dem

der Vielzahl der Vorhersagesignale unterscheidet, indem die genannte

Vielzahl von Vorhersagesignalen interpoliert wird;

- wobei das genannte bewegungskompensierte Vorhersagesignal aus

der Vielzahl der Vorhersagesignale und dem interpolierten

Vorhersagesignal erhalten wird;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die

Beklagte) die vorstehend zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem

02.05.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der

Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer

Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -

zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie

der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -

zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie

der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren

Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsge-biet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Geste-

hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

hinsichtlich der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und

Verkaufsbelege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie vorzu-legen

sind,

der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht

gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin

einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Ver-

schwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der

Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte des-sen

Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf

konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder An-

gebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin

allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend zu I. 1.

bezeichneten, seit dem 02.05.2003 begangenen Handlungen

entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten zu 94 % und der

Klägerin zu 6 % auferlegt.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen

Sicherheits-leistung in Höhe von 2.000.000,00 EUR. Die Klägerin darf

die Zwangs-vollstreckung durch die Beklagte durch Sicherheitsleistung

in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages

abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Zwangsvollstreckung

Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

leistet.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche,

unbeding-te, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in

der Europä-ischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank

oder Spar-kasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des

europäischen Patents X (Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und

Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in

Anspruch. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am

21.10.1992 unter Inanspruchnahme zweier japanischer Prioritäten vom 22.10.1991 und

vom 02.04.1992 angemeldet wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents

wurde am 02.04.2003 veröffentlicht. Das Patent steht in Kraft.

Das Klagepatent bezieht sich auf Systeme und Verfahren zur Kodierung alternierender

Halbbilder in Zeilensprungbildsequenzen. Der von der Klägerin geltend gemachte

Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, lautet in

der veröffentlichten deutschen Übersetzung wie folgt:

1. Verfahren zur Erzeugung eines lokalen, dekodierten Signals, wobei das

genannte lokale, dekodierte Signal durch das Zusammenfügen eines

dekodierten Fehlersignals (207) mit einem bewegungskompensierten

Vorhersagesignal (210) erzeugt wird, und das genannte dekodierte

Fehlersignal (207) durch Dekodieren von eines kodierten Datums (206), das

ein kodiertes Vorhersagefehlersignal, das aus einer Differenz zwischen einem

ersten Videobild und einem zweiten Videobild eines Bewegtvideo-Signales

(201), das für erste und zweite Videobilder umfassende sequentielle

Videobilder repräsentativ ist, gewonnen wurde, ist, erzeugt wird,

durch die Verfahrensschritte gekennzeichnet:

Speichern des lokalen, dekodierten Signals als vielfache gerade und

ungerade Halbbilder in einem Halbbildspeicher (28, 29);

Erzeugen von vielfachen Vorhersagesignalen (204a, 204b) aus den

genannten vielfachen im genannten Halbbildspeicher gespeicherten

Halbbildern durch funktionelles Verbinden des genannten Halbbildspeichers;

Erzeugen eines interpolierten Vorhersagesignals (204c), das sich von jedem

der Vielzahl der Vorhersagesignale (204a, 204b) unterscheidet, indem die

genannte Vielzahl von Vorhersagesignalen interpoliert wird;

wobei das genannte bewegungskompensierte Vorhersagesignal (210) aus

der Vielzahl der Vorhersagesignale (204a, 204b) und dem interpolierten

Vorhersagesignal (204c) erhalten wird.

X ist die 1988 im Rahmen der International Organisation for Standards (ISO) gegründete

X (X). Sie beschäftigt sich mit Kompressions- und Dekompressionsstandards in der

digitalen Übertragungstechnik und entwickelte unter anderem den X-2-Standard, der

insbesondere im Zusammenhang mit der (De-)Komprimierung bei der Speicherung oder

Übertragung von Bilddaten Anwendung findet. Der X-2-Standard trägt die Bezeichnung

X "Systems" für die Kombination eines oder mehrerer Datenströme zwecks Speicherung

und Übertragung ("System-Teil") und X "Video" für (De-)Komprimierung von Video-

Daten ("Video-Teil"). Die für die Verwirklichung dieser beiden X-2-Standards

maßgeblichen Patente wurden von den jeweiligen Patentinhabern in einen Patentpool

eingebracht, der von der X LA LLC, X USA (nachfolgend X) verwaltet wird. Aufgabe der

X LLC ist es unter anderem, Unterlizenzen an den Patenten aus diesem Pool zu

erteilen. Sie hat sich verpflichtet, jedem Interessierten an dem Patentpool eine Lizenz zu

festgelegten und jeweils gleichen Bedingungen zu erteilen. Unter den 25

Patentinhabern, deren insgesamt über 800 Patente aus 57 Ländern Bestandteil des

Patentpools sind, befindet sich auch die Klägerin, die das Klagepatent in den

Patentpool einbrachte. Die Nutzung des X-2-Standards setzt die Benutzung des

Klagepatents zwingend voraus.

Die Beklagte stellt her und vertreibt optische Datenträger mit Videoinhalten, die nach

dem X-2-Standard codiert wurden. Sie ist die größte Produzentin von DVDs in

Griechenland mit einer Produktion von 28 Mio. Stück im Jahr 2007. Die DVDs werden

schwerpunktmäßig in Griechenland, aber auch im europäischen Ausland und an

arabische Kunden vertrieben.

Am 09.02.2007 nahm eine Frau X für das Unternehmen "X" per Email Kontakt zur

Beklagten auf und bat um Abgabe eines Angebots zur Lieferung von 500 DVDs. Sie gab

als Geschäftsanschrift eine Anschrift in Frankfurt an. Eine Mitarbeiterin der Beklagten

wickelte die Anfrage ab. Sie wies in der ersten Email darauf hin, dass die Preise keine

seien GEMA-frei. Sie bestellte 500 DVDs und verlangte Lieferung an ein Lager mit einer

Anschrift in Köln. In der Folgezeit stellte sich heraus, dass die angegebene

Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht mit der "X" übereinstimmte. Frau X wies

darauf hin, dass sich die USt.-ID auf ihre Wohnanschrift in X beziehe. Am 26.04.2007

bestätigte X den Erhalt der Lieferung in X. Anschließend war es der Beklagten nicht

mehr möglich, Kontakt zu Frau X aufzunehmen. Die Geschäftsadresse in X hat keinen

Briefkasten und keine Klingel. In X ist Frau X nicht ansässig und betreibt dort auch kein

Gewerbe.

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre

des Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch. Aufgrund der

Produktionskapazitäten der Beklagten und des gesamten Bestell- und Liefervorgangs

sei erkennbar, dass die Beklagte DVDs nicht nur für den griechischen Markt produziere,

sondern auch ins Ausland, unter anderem in die Bundesrepublik Deutschland liefere.

Daher sei die Beklagte durch die Bestellung seitens der "X" nicht in

rechtsmissbräuchlicher Weise hereingelegt worden. Ebenso werde der Gerichtsstand

beim Landgericht Düsseldorf zu Recht in Anspruch genommen.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt zu entscheiden und darüber hinaus unter Ziffer

III. die Beklagte zu verurteilen, die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren

Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen unter I. 1. beschriebenen

Erzeugnisse zu vernichten,

hilfsweise ihr nachzulassen, im Falle des Unterliegens die

Zwangsvollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung (Bank- oder

Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt das Fehlen der internationalen und örtlichen Zuständigkeit des

angerufenen Gerichts. Sie behauptet dazu, sie vertreibe die von ihr hergestellten DVDs

nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Sie unterhalte auch keine geschäftlichen

Beziehungen in Deutschland und beabsichtige auch keine Ausweitung der Tätigkeit

nach Deutschland. Bei der Lieferung an "X" habe es sich um die einzige Lieferung nach

Deutschland im Zeitraum seit Juni 1995 gehandelt. Es seien in dieser Zeit keine

Bestellungen aus Deutschland akzeptiert worden. Die Mitarbeiter würden

dementsprechend unterrichtet und instruiert.

Die Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin habe sich die Zuständigkeit des

Landgerichts Düsseldorf rechtsmissbräuchlich erschlichen, indem sie den Sachverhalt

manipuliert habe. Bei der "X" handele es sich um eine Scheinfirma. Durch eine

Bestellung von nur 500 DVDs habe die Klägerin die betriebsinternen

Kontrollmechanismen der Klägerin umgangen. Eine Lieferung nach Köln sei nur

verlangt worden, um einen Gerichtsstand beim Landgericht Düsseldorf begründen und

dadurch ein Gericht anrufen zu können, bei dem die Klägerin ihr Schutzrecht bereits

erfolgreich habe durchsetzen können. Auf solche sachfremden Erwägungen können die

Zuständigkeit des Gerichts nicht gestützt werden.

Die Beklagte hält die Klage außerdem für unbegründet. Die geltend gemachten

Ansprüche seien wegen Rechtsmissbrauchs zu verneinen. Der einzige Zweck der

Bestellung sei es gewesen, einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten zu provozieren

und die Beklagte hereinzulegen. Im Übrigen werde das Klagepatent durch die

angegriffene Ausführungsform nicht wortsinngemäß verletzt. Die Beklagte bestreitet

insofern eine Verletzung des Klagepatents.

Mit Schriftsatz vom 17.09.2008 hat die Beklagte erstmals die Ansicht vertreten, dass im

Falle einer Benutzung der technischen Lehre die Rechte aus dem Klagepatent

zumindest erschöpft seien. Dazu hat die Beklagte schriftsätzlich vorgetragen, die

Maschine zur Herstellung der DVDs sei mit Zustimmung der Klägerin von der in der

Schweiz ansässigen X International GmbH an die Beklagte veräußert worden. Bei der

Herstellung der DVDs kämen alle streitgegenständlichen Patente zum Einsatz. Da es

sich um Verfahrensansprüche handele, trete mit der Veräußerung Erschöpfung ein.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.

Die Klage ist zulässig.

Das Landgericht Düsseldorf ist für die Entscheidung über das Klagebegehren

international und örtlich zuständig.

1. Die internationale Zuständigkeit eines deutschen Gerichts ergibt sich aus Art. 5 Nr. 3

EuGVVO. Die Beklagte als Unternehmen mit Sitz in Griechenland wird vor einem

deutschen Gericht in Anspruch genommen. Die Klägerin macht Ansprüche wegen

Patentverletzung, mithin deliktische Ansprüche geltend. Ein Gerichtsstand ist gemäß

Art. 5 Nr. 3 EuGVVO dort eröffnet, wo das schädigende Ereignis eingetreten ist. Das ist

sowohl der Ort, an dem der Schaden entstanden ist, als auch der Ort des ursächlichen

Geschehens. Im vorliegenden Fall ist zumindest der Schaden in der Bundesrepublik

Deutschland eingetreten, weil die Beklagte nach dem Vortrag der Klägerin DVDs, die

von dem durch das Klagepatent geschützten Verfahren Gebrauch machen, in die

Bundesrepublik Deutschland lieferte. Dass die Klägerin selbst keinen Sitz in einem

Mitgliedsstaat der EG hat, ist unbeachtlich. Die Zuständigkeitsverordnung gilt auch für

Ausländer aus Drittstaaten, die ebenfalls einen Anspruch auf Justizgewährung haben

(vgl. Zöller/Geimer, ZPO, 26. Aufl.: Art. 2 EuGVVO Rn 13).

2. Das Landgericht Düsseldorf ist gemäß § 32 ZPO i.V.m. § 143 PatG und der VO des

Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.01.1998 (GV NW S. 106) örtlich zuständig, da der

Erfolgsort der von der Klägerin vorgetragenen Patentverletzungshandlung in Nordrhein

Westfalen liegt. Nach der Regelung in § 32 ZPO ist das Gericht zuständig, in dessen

Bezirk die schädigende Handlung begangen wurde, also eines der wesentlichen

Tatbestandsmerkmale verwirklicht wurde. Im vorliegenden Fall liegt der Erfolgsort der

Handlung in Köln, weil die Beklagte die streitgegenständlichen DVDs unstreitig an eine

Lieferanschrift in Köln sandte, wo sie auch ausgeliefert wurden. Die ausschließliche

örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf in Patentstreitigkeiten für das Land

Nordrhein-Westfalen ergibt sich aus der entsprechenden Verordnung vom 31.01.1998

(GV NW S. 106).

3. Die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf kann nicht mit der Begründung

verneint werden, die Klägerin habe sich rechtsmissbräuchlich verhalten, indem sie über

Dritte die Beklagte veranlasst habe, die streitgegenständlichen DVDs nach X in die

Bundesrepublik Deutschland zu liefern. Es ist anerkannt, dass auch das Prozessrecht

und damit die Gerichtsstandsregelungen dem Grundsatz von Treu und Glauben

unterliegen, wie er für das materielle Recht in § 242 BGB seinen Ausdruck gefunden

hat. Danach kann einer Klage, die formal gesehen alle Zuständigkeitsvoraussetzungen

erfüllt, gleichwohl der gerichtliche Rechtsschutz versagt werden, weil der Kläger

treuwidrig oder missbräuchlich handelt, wenn er formal gegebene

Zulässigkeitsvoraussetzungen zu seinen Gunsten ausnutzt (OLG Hamm NJW 1987,

138).

a) Ein Kläger handelt in Fällen treuwidrig oder rechtsmissbräuchlich, in denen er die

tatsächlichen Voraussetzungen für seine Klage gewissermaßen manipuliert, um eine

gerichtliche Zuständigkeit zu erreichen, die ihm sonst verschlossen wäre. (vgl.

Zöller/Vollkommer, ZPO 26. Aufl.: § 12 Rn 19 m.w.N.). Ebenso ist anerkannt, dass sich

ein Kläger nicht auf § 32 ZPO berufen kann, wenn er eine unerlaubte Handlung

provoziert hat. (OLG München NJW 1990, 3097, 3098). Von einer solchen

Provokationsbestellung, durch die eine Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf nicht

begründet werden könnte, kann im vorliegenden Fall jedoch keine Rede sein.

aa) Es ist bereits unklar, ob die Klägerin überhaupt Frau X veranlasste, die

streitgegenständlichen DVDs bei der Beklagten zu bestellen und nach Deutschland

liefern zu lassen. Allein aus dem Umstand, dass die Klägerin im Besitz von DVDs und

der zugehörigen Rechnung ist, kann nicht zwingend geschlossen werden, dass Frau X

für die Beklagte tätig wurde und das Geschehen anlässlich der Bestellung der DVDs der

Klägerin zugerechnet werden kann. Selbst wenn aber die angegriffenen

Ausführungsformen auf Veranlassung der Klägerin bestellt wurden, handelt es sich nicht

um eine unbeachtliche Provokationsbestellung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

Testkäufe und -bestellungen ein weithin unentbehrliches Mittel zur Überprüfung des

Wettbewerbsverhaltens von Mitbewerbern sind (BGH GRUR 1999, 1017, 1019 -

Kontrollnummernbeseitigung). Die Ausführung einer Bestellung, wie sie im

vorliegenden Fall vorgenommen wurde, zeigt im Allgemeinen die grundsätzliche

Lieferbereitschaft des Anbieters. Als unbeachtlich könnte allenfalls eine Einzellieferung

angesehen werden, die außerhalb des regelmäßigen Absatzgebietes nur

ausnahmsweise aufgrund einer ausdrücklichen Bestellung vorgenommen worden wäre

(vgl. auch BGH GRUR 1980, 227, 229 – Monumenta Germaniae Historica). Davon kann

im vorliegenden Fall jedoch nicht ausgegangen werden. Vielmehr durfte die Klägerin in

zulässiger Weise von einer allgemeinen Lieferbereitschaft der Beklagten ins Ausland

und insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland ausgehen, die sich in der

streitgegenständlichen Lieferung lediglich manifestierte. Dass es sich dabei

gegebenenfalls um die erste Lieferung der Beklagten nach Deutschland handelte, ist

unbeachtlich. Für die Zulässigkeit eines Testkaufs und die wirksame Begründung eines

internationalen Gerichtsstandes in der Bundesrepublik Deutschland sind frühere

Lieferungen seitens der Beklagten nach Deutschland grundsätzlich nicht erforderlich.

Vielmehr genügt die allgemeine Lieferbereitschaft.

bb) Der Erfolg des Testkaufs zeigt, dass die Beklagte durchaus gewillt und in der Lage

ist, Geschäfte mit deutschen Kunden abzuschließen. Darüber hinaus hat die Klägerin

zutreffend darauf hingewiesen, dass die Beklagte mit einer Produktion von 28 Mio.

DVDs im Jahr 2007 und einer Produktionskapazität von 29 Mio. DVDs im Jahr 2008 zu

den größeren DVD-Herstellern Europas gehört. Aufgrund der Menge der hergestellten

DVDs ist nicht anzunehmen, dass die Beklagte allein für den griechischen Markt

produziert. Vielmehr haben auch der Leiter der Finanzen und der General Manager bei

der Beklagten in ihren Erklärungen lediglich mitgeteilt, dass der Schwerpunkt der

Unternehmensaktivitäten in Griechenland liege. Dies schließt Lieferungen ins Ausland

nicht aus. Für solche Lieferungen ins Ausland spricht zudem der Ablauf des Auftrags-

und Liefervorgangs. Ausgangspunkt des Liefergeschäfts war keine ausdrückliche

Bestellung, sondern lediglich eine Bitte um die Erstellung eines Angebots. Auf diese

Anfrage einer ihr unbekannten Person aus dem deutschen Ausland reagierte die

Beklagte durch ihre Sachbearbeiterin X mit einer Selbstverständlichkeit, die eine

Auslandstätigkeit der Beklagten nahe legt. Die Sachbearbeiterin erteilte der

anfragenden Frau X per Email in englischer Sprache alle erbetenen Informationen. Der

Auftrag von Frau X wurde anstandslos angenommen. Der Umgang der Beklagten mit

dem Erfordernis der Umsatzsteueridentifikationsnummer zeigt Erfahrungen im

internationalen Geschäft. Auf ein internationales Tagesgeschäft weisen auch die

standardmäßig zweisprachig gehaltenen Geschäftspapiere hin, die zudem alle

Angaben für den internationalen Bankenverkehr enthalten. Schließlich schließt auch die

Art der von der Beklagten angebotenen Leistung – also die Herstellung von DVDs – die

Bereitschaft für Lieferungen nach Deutschland nicht aus. Vielmehr können DVDs ohne

Einschränkung für den internationalen Markt hergestellt werden. Vielmehr hängt allein

vom Inhalt der DVD ab, ob sie auf dem griechischen oder dem deutschen Markt

angeboten wird. Die Leistung der Beklagten beschränkt sich jedoch auf die Herstellung

von DVDs mit vorgegebenen Inhalten.

cc) Soweit die Beklagte vorträgt, sie habe kein Interesse und keine Absicht, in der

Bundesrepublik Deutschland geschäftlich tätig zu werden, und instruiere

dementsprechend ihre Mitarbeiter, greift dies nicht durch. Betriebsinterne

Kontrollmechanismen, die in zuverlässiger Weise eine Lieferung der

streitgegenständlichen Produkte in die Bundesrepublik verhindern könnten, hat die

Beklagte nicht im Einzelnen vorgetragen. Sie hat lediglich eine von X, dem General

Manager der DVD-Produktionsanlage der Beklagten, an Mitarbeiter der Beklagten

versandte Email vom 04.07.2006 vorgelegt (Anlage B23). Darin heißt es sinngemäß,

dass alle Aufträge mit einem Volumen von über 400 Stück DVDs/CDs mit allen

erforderlichen Informationen Herrn X vorzulegen sind und nur nach Erteilung seiner

schriftlichen Bestätigung ausgeführt werden dürfen. In allen Fällen sollen die Mitarbeiter

zwingend vor der Ausführung eines Auftrags sicherstellen, dass alle Lizenzen und

Gebühren in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urherberrechte geklärt sind und

allein von den Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt werden ("(...) that all

licenses and royalties in relation to intellectual and industrial property rights (copyrights,

neighbouring rights, patents, trademarks etc.) shall be cleared and paid (...) by our

clients" – Anlage B 23).

Aus der vorstehend wiedergegebenen Mitteilung an die Mitarbeiter der Beklagten geht

nicht hervor, dass seitens der Beklagten kein Interesse an Lieferungen von DVDs in die

Bundesrepublik Deutschland besteht und solche Lieferungen nicht gewollt sind. Der

Sinn und Zweck der Regelung, Auftragsvolumina von über 400 DVDs/CDs dem General

Manager mitzuteilen und erst nach schriftlicher Genehmigung ausführen zu dürfen,

erschließt sich aus der Email nicht. Es ist beispielsweise auch möglich, dass diese

Mitteilungspflicht lediglich dazu dient, die Auslastung der Anlage besser zu koordinieren

oder die Bonität der Kunden überprüfen zu können. Es ist aber fernliegend

anzunehmen, der General Manager werde in jedem Einzelfall prüfen, ob es sich um

eine Lieferung nach Deutschland handelt. Denn es wäre einfacher, den Mitarbeitern

eine Weisung zu erteilen, Aufträge aus Deutschland zurückzuweisen.

Hinsichtlich der weiteren Weisung, Aufträge erst nach Klärung der gewerblichen

Schutzrechte und Urheberrechte auszuführen, bestehen Zweifel, ob mit den genannten

Immaterialgüterrechten auch die mit der technischen Herstellung von DVDs

verbundenen Schutzrechte – also nicht solche Schutzrechte, die auf den Content der

DVD bezogen sind – gemeint sind. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, geht aus

der Weisung nicht hervor, dass Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland weder

gewollt, noch beabsichtigt sind. Vielmehr zeigt diese Email eine allgemeine

Lieferbereitschaft der Beklagten in das Ausland, darunter auch die Bundesrepublik

Deutschland. Die Auftragserfüllung soll lediglich davon abhängig gemacht werden, dass

die Schutzrechtslage geklärt ist und etwaige Lizenzzahlungen von den Kunden der

Beklagten geleistet werden. Im Übrigen handelt es sich bei der Weisung des General

Manager nicht um einen wirksamen Kontrollmechanismus, um Patentverletzungen im

Ausland zu vermeiden, weil den Mitarbeitern nicht mitgeteilt wird, welche konkreten

Rechte betroffen sein können und unter welchen Bedingungen von einer Klärung der

Schutzrechtslage auszugehen ist. Darüber hinaus ist auch nichts dazu vorgetragen, ob

die Weisungen im Einzelnen überwacht werden.

dd) Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt das Verhalten der Klägerin

beziehungsweise von Frau X keine Manipulation des Sachverhalts dar. Dies gilt auch

im Hinblick auf den Umstand, dass für die Wohnanschrift der Frau X kein Gewerbe

angemeldet ist und für die angegebenen Anschriften in X und X nicht festgestellt werden

kann, ob dort von Frau X überhaupt ein Gewerbe betrieben wird. Denn für den Erfolg

von Testkäufen ist es regelmäßig unerlässlich, dass ihr Zweck verheimlicht wird (BGH

GRUR 1999, 1017, 1019 - Kontrollnummernbeseitigung). In dieser Hinsicht macht es

keinen Unterschied, ob der Testkauf durch die Klägerin selbst, ihren Rechtsanwalt oder

durch Dritte erfolgt (vgl. auch BGH a.a.O.; OLG Karlsruhe GRUR 1994, 130 131 –

Testpatient). Schließlich kann die Beklagte der Klägerin auch nicht vorwerfen, sie habe

die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf erschlichen, indem sie nur 500 DVDs

bestellt habe und infolgedessen keine Rücksprache mit Vorgesetzten erfolgt sei. Es ist

nicht ersichtlich, woher die Klägerin oder Frau X Kenntnis von den internen

Genehmigungs- und Zustimmungserfordernissen der Beklagten haben sollte. Von einer

Umgehung von Kontrollmechanismen kann ohne deren Kenntnis keine Rede sein.

b) Die Beklagte trägt vor, der Klägerin sei es mit dem Testkauf und dem Verlangen, die

streitgegenständlichen DVDs an eine Anschrift in X statt an die Gewerbeniederlassung

in X liefern zu lassen, allein darum gegangen, die Zuständigkeit des Landgerichts

Düsseldorf zu begründen, weil sich dieses Gericht bereits in anderen Fällen mit dem

Klagepatent befasst habe und die Rechtsprechung für die Klägerin vorteilhaft sei. Sie ist

der Ansicht, dieses Verhalten sei rechtsmissbräuchlich, und beruft sich auf eine

Entscheidung des OLG Hamm vom 15.05.1986 (NJW 1987, 138). Die vom OLG Hamm

angestellten Erwägungen sind auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. Der

Besteller ist im Rahmen eines Testkaufs grundsätzlich frei, an welchen Ort er sich die

bestellte Ware liefern lässt. Dementsprechend wurde der Gerichtsstand beim LG

Düsseldorf erst durch die freiwillige Lieferung der streitgegenständlichen DVDs durch

die Beklagte nach Köln eröffnet. Infolgedessen standen der Klägerin aufgrund des

ersten Angebots und die Lieferung der DVDs allenfalls die Gerichtsstände beim

Landgericht Frankfurt und beim Landgericht Düsseldorf zur Verfügung.

Die Wahl zwischen den beiden Gerichtsständen erfolgte nicht in rechtsmissbräuchlicher

Weise. Insofern kann den vom OLG Hamm in der Entscheidung vom 15.05.1986 (NJW

1987, 138) aufgestellten Grundsätzen nicht gefolgt werden. Soweit der Kläger zwischen

mehreren Gerichtsständen gemäß § 35 ZPO die Wahl hat, kommt eine Einschränkung

der Wahlmöglichkeit nach dem Schutzzweck der Gerichtsstandsregelungen nicht in

Betracht (so aber OLG Hamm NJW 1987, 138). Vielmehr kann die Wahl eines

bestimmten Gerichtsstands nur dann als rechtsmissbräuchlich angesehen werden,

wenn sie aus sachfremden Erwägungen erfolgt (so auch KG Berlin GRUR 2008, 212 –

Fliegender Gerichtsstand). Demnach ist es grundsätzlich nicht als missbräuchlich

anzusehen, wenn der Kläger das ihm bequemste oder genehmste Gericht auswählt,

also beispielsweise sein Heimatgericht oder das Gericht mit der ihm am günstigsten

erscheinenden Rechtsprechung. Insbesondere ist es dem Kläger im

Patentverletzungsprozess unbenommen, dasjenige Gericht auszuwählen, das aus

seiner Sicht über eine besondere Sachkunde und Erfahrung in der Beurteilung

patentrechtlicher Streitigkeiten verfügt und bei dem entsprechend spezialisierte und

qualifizierte Anwälte zugelassen sind. War ein bestimmtes Gericht in der Vergangenheit

bereits mit dem fraglichen Schutzrecht befasst, kann es sich schließlich anbieten, auch

weitere Rechtsstreitigkeiten gegen andere Verletzer vor diesem Gericht auszutragen,

dessen Auffassung vom Inhalt und der Reichweite des Patents dem Kläger aus dem

Vorprozess bereits bekannt ist (Kühnen: Kann der Entschädigungsanspruch im

besonderen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung geltend gemacht werden? In:

GRUR 1997, 19, 20). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall ein

missbräuchliches Verhalten der Klägerin zu verneinen. Es ist nicht als

rechtsmissbräuchlich anzusehen, wenn sie den Gerichtsstand beim Landgericht

Düsseldorf allein deswegen wählte, weil sie das Klagepatent bei diesem Gerichtsstand

bereits früher erfolgreich durchgesetzt hatte. Andere Anhaltspunkte für ein

rechtsmissbräuchliches Verhalten hat die Beklagte nicht dargelegt.

Die Klage ist bis auf den Antrag zu III. begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und

Rechnungslegung und Schadensersatz dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m.

§§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 und 2 PatG, §§ 242, 259 BGB. Durch die Herstellung

und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform wurde das Klagepatent verletzt.

Die Beklagte kann sich nicht darauf berufen, die Klägerin mache die Ansprüche in

rechtsmissbräuchlicher Weise geltend. Auch der Erschöpfungseinwand greift nicht

durch.

Das Klagepatent betrifft ein Codiersystem zum Codieren eines Signals mit hoher

Effizienz. Wie die Klagepatentschrift ausführt, ist es bereits im Stand der Technik

bekannt, zum Codieren eines Bildsignals redundante Komponenten, die in einem

Bildsignal enthalten sind, zu eliminieren. Ein typischer Ansatz zum Codieren eines

Bildes sei die Transformations-Codierungsmethode, bei der ein Bild in Blöcke unterteilt,

eine orthogonale Transformation für jeden dieser Blöcke durchgeführt werde und die

Transformationskoeffizienten codiert würden (Übersetzung der europäischen

Patentschrift 0 984 635 B1, DE 692 32 993 T2, Anlage K2, Abschnitt [0002]).

So würden im Falle von Fernsehsignalen Zeilensprungverfahren verwendet, wobei das

Bildsignal eines Vollbildes zwei Mal abgetastet werde, einmal im ungeraden Halbbild,

das andere Mal in dem geraden Halbbild, so dass die beiden Halbbilder verschiedene,

aber komplementäre Räume eines Bildes abtasteten (Abschnitt [0003]). Die Halbbilder

enthielten Bildinformationen zu verschiedenen Zeitpunkten, wobei es jedoch eine starke

Korrelation zwischen ihnen gebe, weil die abgetasteten Zeilen der beiden Halbbilder

alternierend und benachbart seien. Es gebe bereits eine Technik zum Codieren eines

durch Zeilensprungverfahren erzeugten Bildsignals, bei der das Codieren nach dem

Kombinieren der Halbbilder und deren Unterteilung in Blöcke durchgeführt werde

(Anlage K2, Abschnitt [0004]).

Bei der in der Klagepatentbeschreibung gewürdigten vorbekannten Codiertechnik wird

die Bewegung eines Objektes zwischen dem gegenwärtigen Halbbild und dem Halbbild

des gleichen Typs des vorangehenden Vollbildes Block für Block ermittelt. Ein

interpoliertes Vorhersagesignal kennt der Stand der Technik nicht. Beide Halbbilder

werden zwingend und ausschließlich aus dem entsprechenden (geraden oder

ungeraden) Halbbild des bereits codierten Vollbildes vorhergesagt und das lokale

decodierte Signal konnte ausschließlich aus dem einen oder dem anderen

Vorhersagesignal gewonnen werden. Daran rügt die Klagepatentschrift die geringe

Codierungseffizienz; das bekannte System nutze die zwischen zwei Feldern

existierende räumliche Korrelation, die durch das Zeilensprungverfahren produziert

werde, nicht (Anlage K2, Abschnitt [0010]).

Das Klagepatent bezeichnet es als Ziel der ihm zugrunde liegenden Erfindung, eine

Methode zur Verfügung zu stellen, die Verschlüsselung mit einer höheren

Vorhersageeffizienz zu ermöglichen (Anlage K2, Abschnitt 0012]).

In seinem der vorliegenden Verletzungsklage zugrunde liegenden Anspruch 1 schlägt

das Klagepatent ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Verfahren zur Erzeugung eines lokalen, decodierten Signals;

2. das genannte lokale, decodierte Signal wird durch das Zusammenfügen eines

decodierten Fehlersignals (207) mit einem bewegungskompensierten

Vorhersagesignal (210) erzeugt;

3. das genannte decodierte Fehlersignal (207) wird erzeugt durch Decodieren eines

codierten Datums (206), das ein codiertes Vorhersagefehlersignal ist, welches aus

einer Differenz zwischen einem ersten Videobild und einem zweiten Videobild

eines Bewegtvideo-Signals (201), das für erste und zweite Videobilder

umfassende sequentielle Videobilder repräsentativ ist, gewonnen wurde,

umfassend die weiteren Schritte:

4. Speichern des lokalen, decodierten Signals als vielfache gerade und ungerade

Halbbilder in einem Halbbildspeicher (28, 29);

5. Erzeugen von vielfachen Vorhersagesignalen (204a, 204b) aus den genannten

vielfachen im genannten Halbbildspeicher gespeicherten Halbbildern durch

funktionelles Verbinden des genannten Halbbildspeichers;

6. Erzeugen eines interpolierten Vorhersagesignals (204c), das sich von jedem der

Vielzahl der Vorhersagesignale (204a, 204b) unterscheidet, indem die genannte

Vielzahl von Vorhersagesignalen interpoliert wird,

7. wobei das genannte bewegungskompensierte Vorhersagesignal (210) aus der

Vielzahl der Vorhersagesignale (204a, 204b) und dem interpolierten

Vorhersagesignal (204c) erhalten wird.

Wie die Klagepatentschrift als wesentlich hervorhebt, kann das beanspruchte Verfahren

eine stabilisierte Vorhersageeffizienz unabhängig von der Bewegung eines Objektes

dadurch zur Verfügung stellen, dass es sich zur Vorhersage auf beide Halbbilder des

bereits codierten Vollbildes bezieht (vgl. Anlage K2, Abschnitt [0015]). Dadurch, dass

das patentgemäße Verfahren ein Vorhersagesignal benutzt, das durch Interpolation der

Vorhersagesignale beider Halbbilder des bereits codierten Vollbildes erzeugt wird, kann

Bewegung an dem Punkt zwischen Raum und Zeit der beiden zur Vorhersage

verwendeten Halbbilder berücksichtigt werden (vgl. Anlage K2, Abschnitt [0016]).

Die erstrebte höhere Vorhersageeffizienz erreicht die technische Lehre des

Klagepatents dadurch, dass den bewegungskompensierten Vorhersagesignalen, die

aus dem geraden und dem ungeraden Halbbild gewonnen werden, ein interpoliertes

Vorhersagesignal hinzugefügt wird, das sich von den beiden halbbildbasierten

Vorhersagesignalen, aus denen es erzeugt wird, unterscheidet (Merkmal 6). Merkmal 7

verlangt dann lediglich, dass dieses interpolierte Vorhersagesignal für die Erzeugung

des bewegungskompensierten Vorhersagesignals muss herangezogen werden können

(dass dieses also auch unter Einschluss des interpolierten Vorhersagesignals "erhalten

wird"), weil sich das interpolierte Vorhersagesignal nur dann im erstrebten Endsubstrat

des Verfahrens, einem lokalen, decodierten Signal mit höherer Vorhersageeffizienz,

niederschlagen kann. Eine freie Auswahl zwischen allen drei Signalen als gleichzeitig

nebeneinander vorliegenden Entscheidungsalternativen verlangt die

klagepatentgemäße Lehre hingegen nicht. Anspruchsgemäß und zur Erreichung des mit

dem patentgemäßen Verfahren erstrebten Vorteils ausreichend ist es vielmehr, wenn es

für das Verfahren zur Erzeugung eines lokalen, decodierten Signals zu dem Zeitpunkt,

wo es aus den halbbildbasierten Vorhersagesignalen ein interpoliertes

Vorhersagesignal bildet, bereits feststeht, dass das interpolierte Vorhersagesignal

anschließend automatisch als bewegungskompensiertes Vorhersagesignal verwendet

wird.

II.

Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 ZPO) ist davon

auszugehen, dass die angegriffenen DVDs ihre Entstehung (u.a.) der Anwendung des

patentgemäßen Codierverfahrens verdanken. Bei dem Klagepatent handelt es sich um

ein für den X-2-Standard wesentliches Patent und es ist angesichts des Umfangs der

Geschäftstätigkeit der Beklagten nicht davon auszugehen, dass die Beklagte in keinem

einzelnen Fall von den Optionen, durch die der Standard die technische Lehre des

Klagepatents benutzt, Gebrauch gemacht hat.

1. Der von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) ausgearbeitete X-

2-Standard befasst sich u.a. mit der Kombination eines oder mehrerer Datenströme zum

Zwecke der Speicherung oder Übertragung (X "Systems"). Speziell für die Verarbeitung

von Videosignalen enthält er darüber hinaus technische Vorschriften für die

Bildkomprimierung und -dekomprimierung (X "Video"). Die Vorgaben des X-2-

Standards sind zwar nicht in dem Sinne zwingend, dass sie stets lediglich eine einzige

Vorgehensweise - unter Ausschluss aller anderen - tolerieren. Im Gegenteil enthält der

Standard an verschiedenen Stellen Optionen, von denen im Einzelfall (d.h. bei der

Codierung konkreter Videodaten) Gebrauch gemacht werden kann oder nicht bzw. die

nur unter speziellen Anwendungsbedingungen bedeutsam sind, unter anderen

hingegen nicht.

Dass die dem Anwender im Standard zur Verfügung gestellten Verhaltensoptionen - d.h.

einzelne von ihnen - rein theoretischer Natur wären und in der Praxis keine Anwendung

fänden, trägt auch die Beklagte nicht vor. Wenn aber von dem gesamten Standard

(einschließlich seiner Optionen) bei der Datencodierung Gebrauch gemacht wird, so ist

grundsätzlich auch der Standard mit seinem gesamten Inhalt (einschließlich der

Optionen) geeignet, eine Aussage darüber zu treffen, in welcher technischen Weise bei

Einhaltung des X-2-Standards verfahren wird. Steht - wie hier - fest, dass ein Benutzer

den X-2-Standard beachtet, und ist des weiteren gesichert, dass eine mögliche, dem

Standard entsprechende Vorgehensweise zur (wortsinngemäßen oder äquivalenten)

Benutzung des Klagepatents führt, so ist deshalb von einer Patentverletzung

auszugehen, wenn der Umfang der Geschäftstätigkeit des Beklagten (oder sonstige vom

Kläger darzulegende Umstände) den sicheren Schluss zulassen, dass die Vorgaben

des Standards bei Ausübung der Geschäftstätigkeit in ihrer gesamten Breite

ausgeschöpft worden sind. Dem Beklagten obliegt unter solchen Umständen der

konkrete Vortrag dazu, dass und weshalb er bei der Befolgung des Standards die zur

Merkmalsverwirklichung führende Option keinesfalls angewandt hat (LG Düsseldorf,

Urteil vom 30. November 2006, Az. 4b O 508/05, InstGE 7, 70, 79, Rn. 26 – Videosignal-

Codierung I).

2. Das Verfahren zur Erzeugung eines lokalen, decodierten Signals gemäß Anspruch 1

des Klagepatents ist zwingender Bestandteil des X-2-Video-Standards. Dieser

verwirklicht die Merkmale des Anspruchs 1 durch den Prädiktionsmodus des "Dual

Prime", wie er in Abschnitt 7.6.1 des X-2-Video-Standards geregelt ist.

Das Codierungsverfahren nach dem X-2-Video-Standard beinhaltet als einzelnen

Verfahrensschritt auch ein Verfahren zum Erzeugen eines lokalen, decodierten Signals

(Merkmal (1), vgl. Abschnitt 3.86 des Standards, wo die lokale Decodierung erwähnt

wird). Das lokale, decodierte Signal nach Merkmal 1, das nach den weiteren Merkmalen

(4) bis (7) zur Referenzbildung dient, wird durch Decodierung eines vorher codierten

Signals gewonnen. Er wird ferner im Sinne des Merkmals (2) erzeugt durch das

Zusammenfügen eines decodierten Fehlersignals mit einem bewegungskompensierten

Vorhersagesignal, wenn als Referenzbilder P-Bilder eingesetzt werden. Zur Gewinnung

dieser Referenzbilder ist es erforderlich, dass der Prädiktionsfehler als decodiertes

Fehlersignal und ein bewegungskompensiertes I- oder P-Bild als Vorhersagesignal

zusammengefügt werden (vgl. Intro 4.1.1 des X-2-Video-Standards). Das decodierte

Fehlersignal wird auch nach dem X-2-Video-Standard im Sinne des Merkmals (3)

erzeugt durch Decodieren eines Datums in Gestalt eines codierten

Vorhersagefehlersignals, das gewonnen wurde aus einer Differenz zwischen einem

ersten und einem zweiten Videobild eines Bewegtvideo-Signals. Das decodierte

Fehlersignal entspricht dem Vorhersage- oder Prädiktionsfehler nach dem X-2-Video-

Standard. Der Prädiktionsfehler wird für ein P-Bild dadurch erzeugt, dass eine Differenz

gebildet wird zwischen einem ersten und einem zweiten Videobild eines Bewegtvideo-

Signals im Sinne des Merkmals (3) (vgl. Abschnitt 3.100 des X-2-Video-Standards),

wobei die Prädiktionen aus dem zuletzt codierten oberen und dem zuletzt codierten

unteren Referenzhalbbild gewonnen werden (vgl. Abschnitt 7.6.2.1 des X-2-Video-

Standards).

Jedenfalls bei einer Halbbild-Prädiktion gemäß Abschnitt 7.6.2.1 des X-2-Video-

Standards wird das lokale, decodierte Signal als vielfache gerade und ungerade

Halbbilder in einem Halbbildspeicher gespeichert (Merkmal (4)). Es ist seitens der

Beklagten nicht dargetan, dass bei dem bei der Herstellung der angegriffenen optischen

Datenträger verwendeten Codierungsverfahren ausschließlich die Vollbild-Prädiktion

mit einem Referenzvollbild, das aus einem einzelnen Vollbild rekonstruiert wurde, zur

Anwendung gekommen ist und kommt. Im Rahmen der Prädiktion nach dem X-2-Video-

Standard werden die vielfachen Vorhersagesignale aus den vielfachen im

Halbbildspeicher gespeicherten Halbbildern durch funktionelles Verbinden des

Halbbildspeichers erzeugt (Merkmal (5)), wie sich aus Figur 7-5 des Standards

entnehmen lässt. Im Rahmen des "Dual Prime"-Prädiktionsmodus (vgl. Abschnitt 7.6.1

des X-2-Video-Standatds) wird zudem Merkmal (6) verwirklicht, wonach durch

Interpolieren der Vielzahl von Vorhersagesignalen gemäß Merkmal 5 ein interpoliertes

Vorhersagesignal erzeugt wird, das sich von jedem der Vielzahl der Vorhersagesignale

unterscheidet. In diesem Prädiktionsmodus wird aus den Prädiktionen aus zwei

Referenzhalbbildern (einem oberen und einem unteren) ein Mittel gebildet, um die

endgültige Prädiktion zu erhalten (Interpolation), was sicherstellt, dass sich die so

ermittelte (endgültige) Prädiktion von einer jeden der beiden verwendeten Prädiktionen

unterscheidet. Schließlich wird das bewegungskompensierte Vorhersagesignal auch

gemäß Merkmal (7) aus der Vielzahl der (halbbildbasierten) Vorhersagesignale und

dem interpolierten Vorhersagesignal erhalten. Dass im Rahmen des "Dual Prime"-

Modus schon bei der Bildung des interpolierten Vorhersagesignals festliegen mag, dass

dieses auch die endgültige Prädiktion darstellt, steht der Verwirklichung des Merkmals

(7) nicht entgegen, weil dieses - wie ausgeführt - eine "ergebnisoffene" Auswahl aus

mehreren Entscheidungsalternativen nicht voraussetzt.

3. Die Benutzung der im Klagepatentanspruch 1 beschriebenen Erfindung ist unstreitig.

Die Beklagte hat eine Benutzung der unter Schutz gestellten Lehre nicht substantiiert

bestritten, so dass die Klägerin eines weiteren Tatsachenvortrags enthoben und eine

Beweisaufnahme nicht erforderlich war.

Da der X-2-Standard das Klagepatent umfasst und ausreichende Anhaltspunkte dafür

bestehen, dass die Beklagte im Rahmen ihrer umfangreichen Geschäftstätigkeit von der

technischen Lehre des Klagepatents und insbesondere auch von den das Klagepatent

betreffenden Optionen des Standards Gebrauch gemacht hat, wäre es Sache der

Beklagten gewesen, darzutun, dass es trotz Befolgung des X-2-Standards nicht zu einer

patentgemäßen Verfahrensführung gekommen ist. Dieser Darlegungslast ist die

Beklagte nicht nachgekommen.

Die Beklagte hat sich darauf beschränkt, einfach zu bestreiten, dass sie die

streitgegenständlichen Patente bei der Produktion ihrer DVDs einsetzt. Dieses einfache

Bestreiten ist nicht ausreichend. Nachdem feststeht, dass die Anwendung des X-2-

Standards die Benutzung des Klagepatents voraussetzt, und nachdem die Klägerin in

der Klageschrift konkret vorgetragen hat, dass die angegriffene Ausführungsform von

jedem Merkmal der geltend gemachten Patentansprüche Gebrauch macht, war es

Aufgabe der Beklagten darzulegen, ob und gegebenenfalls welches Anspruchsmerkmal

von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht worden sein soll. Nur wenn

die Beklagte sich in diesem Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag

streitig, so dass die Klägerin erst dann ihre Behauptung weiter ausführen, d.h. mitteilen

müsste, aufgrund welcher Untersuchungen sie zu welchen die Patentverletzung

bestätigenden Ergebnissen gelangt ist.

III.

Die Beklagte hat von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß

Gebrauch gemacht. Die angegriffenen optischen Datenträger stellen unmittelbare

(körperliche) Erzeugnisse des durch Klagepatentanspruch 1 geschützten Verfahrens (§

9 Satz 2 Nr. 3 PatG) dar. Aufgrund der Benutzung des Klagepatents ergeben sich die

nachstehend dargestellten Rechtsfolgen.

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Unterlassungsanspruch aus Art. 64 Abs. 1

EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, weil die Beklagte nicht berechtigt ist, das im

Klagepatentanspruch 1 beschriebenen Verfahren zur Herstellung der angegriffenen

Ausführungsform zu benutzen.

Das Verhalten der Beklagten wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass die Beklagte im

Rahmen des Bestellvorganges in einer Email vom 12.02.2007 an die "X" (Anlage B5)

darauf hinwies, dass die genannten Preise keine Urheberrechte oder

Nutzungsgebühren umfassten ("... do not include any copyrights or royalty fees, for

which you should secure us."). Denn eine zwischen dem Hersteller oder Lieferanten

einerseits und dem Abnehmer andererseits getroffene Abrede ist nicht geeignet, die

Haftung des Herstellers oder Lieferanten für die Verletzung von Schutzrechten Dritter

auszuschließen.

2. Weiterhin steht der Klägerin gegen die Beklagte ein Schadensersatzanspruch dem

Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG zu.

a) Die Beklagte hat die Patentverletzung schuldhaft begangen. Als Fachunternehmen

hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen

Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Die Beklagte kann sich nicht dadurch

vom Schuldvorwurf befreien, dass sie alles ihr mögliche getan habe, um sicherzustellen,

dass durch die Lieferung keine Schutzrechte verletzt werden. Sie macht insoweit

geltend, dass sie in der Email vom 12.02.2007 an die "X" darauf hingewiesen habe,

dass die genannten Preise keine Urheberrechte oder Nutzungsgebühren umfassen ("...

do not include any copyrights or royalty fees, for which you should secure us"). Die in

diesem Vortrag zu Tage tretende Ansicht der Beklagten, sie habe durch diese Mitteilung

der Bestellerin die Verantwortung für die Wahrung gewerblicher Schutzrechte

übertragen, so dass sie kein Verschuldensvorwurf treffe, greift nicht durch. Denn die

Erklärung betrifft erkennbar lediglich die Rechte an den audiovisuellen Inhalten der

DVD (hier: Erdbebenmessungen), nicht aber die Rechte an dem zur Herstellung der

DVD genutzten Verfahren und Vorrichtungen. Dies folgt aus der gemäß §§ 133, 157

BGB vorzunehmenden Auslegung der Erklärung.

Aus der Sicht eines objektiven Dritten an der Stelle des Emailempfängers spricht schon

der Wortlaut der Erklärung ("copyrights") dafür, dass lediglich Nutzungsrechte an den

auf die DVD gepressten Inhalten betroffen sind. Der Geschäftsverkehr wird im

Allgemeinen erwarten, dass der tatsächliche Hersteller der DVD die für die technische

Herstellung einer DVD erforderlichen technischen Schutzrechte klärt, weil der

Auftraggeber nicht mit dem Herstellungsvorgang vertraut ist und in der Regel nicht weiß,

welche Programmschritte für die einem Standard entsprechende Codierung von Daten

erforderlich sind. Andererseits wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass für die

auf die DVD zu brennenden Inhalte der Auftraggeber verantwortlich zeichnet, weil der

Hersteller keine Verantwortung für die audiovisuellen Inhalte der DVD übernehmen will,

die er nur im Auftrag des Bestellers vervielfältigt. In diesem Sinne hat auch die "X" die

Email der Beklagten verstanden und per Email vom 27.02.2007 geantwortet (Anlage

B6), dass die Video-Daten GEMA-frei seien ("above video data is GEMA-free"). Da die

GEMA nur Verwertungsrechte aus Urheberrechten und verwandten Schutzrechten

verwaltet, war aus der Antwort auch für die Beklagte ersichtlich, dass keine technischen

Schutzrechte gemeint waren. Selbst wenn daher die Beklagte mit der Email vom

12.02.2007 die Verantwortung für die Einhaltung technischer Schutzrecht auf die

Bestellerin übertragen wollte, musste sie anhand der Antwort in der Email vom

27.02.2007 erkennen, dass ein Missverständnis vorlag, das von ihr hätte aufgeklärt

werden müssen.

b) Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Patentverletzung ein

Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags erforderliche

Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist,

den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der

Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

3. Schließlich hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf

Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 und 2 PatG, §§

242, 259 BGB, damit sie in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden

Schadensersatzanspruch beziffern zu können.

Die vorstehend genannten Ansprüche sind nicht aufgrund der Umstände, unter denen

die Bestellung und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform erfolgte,

ausgeschlossen. Ebenso wenig greift der Einwand der Erschöpfung durch.

1. Die Beklagte vertritt die Auffassung, die Klägerin habe in unlauterer Weise die

Patentverletzung veranlasst und verhalte sich nun durch die Geltendmachung von

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen rechtsmissbräuchlich. Dem kann nicht

gefolgt werden, weil der Klägerin ein unlauteres Verhalten nicht vorgeworfen werden

kann.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass sich rechtsmissbräuchlich verhält, wer

Unterlassung eines auf unlautere Weise veranlassten fremden Wettbewerbsverstoßes

begehrt (BGH GRUR 1985, 447, 450 – Provisionsweitergabe; GRUR 1992, 612, 614 –

Nicola). Allerdings liegt ein unlauteres oder sonst gesetzwidriges Verhalten nicht schon

bei einem normalen Testkauf durch einen Mitbewerber oder einen von ihm Beauftragten

vor (BGH GRUR 1992, 612, 614 – Nicola). Denn Testkäufe sind ein weithin

unentbehrliches Mittel zur Überprüfung des Wettbewerbsverhaltens von Mitbewerbern

und für ihren Erfolg ist es unvermeidlich, den Zweck zu verheimlichen (BGH GRUR

1999, 1017, 1019 - Kontrollnummernbeseitigung). Unzulässig ist ein Testkauf jedoch

dann, wenn für einen begangenen oder drohenden Wettbewerbsverstoß keine

Anhaltspunkte vorliegen und er nur dazu dient, einen Mitbewerber "hereinzulegen"

(BGH GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; GRUR

1999, 1017, 1019 - Kontrollnummernbeseitigung). Ebenso ist ein Testkauf unzulässig,

wenn verwerfliche, insbesondere rechtswidrige oder strafbare Mittel angewandt werden,

um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen (BGH GRUR 1992, 612, 614 – Nicola;

OLG Karlsruhe GRUR 1994, 130, 131 – Testpatient). Beide Fallgruppen sind im

vorliegenden Rechtsstreit nicht einschlägig.

a) Die Unzulässigkeit des Testkaufs kann nicht damit begründet werden, für einen

drohenden Wettbewerbsverstoß habe es keinen Anhalt gegeben; der Testkauf habe nur

dazu gedient, die Beklagte hereinzulegen. Insofern kann dahinstehen, ob die "X" auf

Veranlassung der Klägerin tätig wurde und ihr Verhalten der Klägerin zugerechnet

werden kann. Denn auch wenn dies der Fall ist, durfte die Klägerin aufgrund der

Produktionszahlen der Beklagten davon ausgehen, dass die Beklagte nicht nur für den

griechischen Markt produziert, sondern auch ins Ausland, unter Umständen nach

Deutschland liefert. Letztlich hat sich diese Annahme in der anstandslosen

Entgegennahme der Bestellung und Auslieferung der Ware durch die Beklagte

bewahrheitet. Das gesamte Geschehen ausgehend von der Bestellung bis zur

Auslieferung macht deutlich, dass eine grundsätzliche Lieferbereitschaft der Beklagten

vorhanden war und die Klägerin zu Recht von einer drohenden Patentverletzung

ausgehen durfte. Zur näheren Begründung wird im Übrigen ohne Einschränkung auf die

vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit der internationalen und örtlichen

Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf (Abschnitt A I. 3.) Bezug genommen werden.

b) Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, die Klägerin habe verwerfliche,

insbesondere rechtswidrige oder strafbare Mittel angewandt, um ein unzulässiges

Geschäft herbeizuführen. Der bloße Umstand, dass der Testkauf geheim gehalten

wurde, ist unbeachtlich, weil eine Mitteilung des Kaufzwecks den Erfolg des Testkaufs

vereiteln würde. Infolgedessen ist es auch nicht zu beanstanden, dass gegebenenfalls

aus Geheimhaltungszwecken eine Scheinfirma tätig wird, die tatsächlich keine

Niederlassung an der angegebenen Anschrift hat. Solange ein solches Vorgehen

keinen anderen Zweck als die berechtigte Geheimhaltung – solche anderen Zwecke

sind von der Beklagten nicht vorgetragen – hat, handelt es sich nicht um ein unlauteres

Verhalten. Ebenso wenig begegnet es Bedenken, wenn für die

Umsatzsteueridentifikationsnummer die Wohnanschrift des vermeintlichen

Firmeninhabers angegeben wird. Weiterhin ist die Weitergabe von Bestellunterlagen,

Rechnungen und Lieferscheinen rechtlich nicht zu beanstanden. Ohne eine

entsprechende Vereinbarung handelt es sich bei diesen Unterlagen grundsätzlich nicht

um vertrauliche Dokumente.

2. Die Beklagte hat weiterhin vorgetragen, die Rechte aus dem Klagepatent seien

erschöpft, weil die Klägerin – so die Beklagte – die Maschine "X" zur Herstellung der

DVDs in den Verkehr gebracht habe beziehungsweise zugestimmt habe, dass die

Maschine von X International GmbH hergestellt und veräußert wurde. Abgesehen

davon, dass der Erschöpfungseinwand verspätet ist, greift er auch in der Sache nicht

durch.

a) Der von der Beklagten erhobene Einwand der Erschöpfung ist gemäß § 296a ZPO

verspätet, weil zur Erschöpfung erstmals im Schriftsatz vom 17.09.2008 und damit nach

Schluss der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden ist. Die letzte mündliche

Verhandlung fand am 21.08.2008 statt. Der Beklagten war zwar in der Verhandlung eine

Schriftsatzfrist anlässlich des Schriftsatzes der Klägerin vom 18.08.2008 eingeräumt

worden. Der Schriftsatznachlass bezog sich jedoch nur auf das neue tatsächliche

Vorbringen der Klägerin in diesem Schriftsatz. Da Fragen der Erschöpfung des

Patentrechts im Schriftsatz vom 18.08.2008 nicht angesprochen wurden, gab es auch für

die Beklagte keinen Anlass, nunmehr den Erschöpfungseinwand zu erheben.

b) Unabhängig von der Verspätung des Vortrags zur Erschöpfung greift der Einwand

auch in der Sache nicht durch. Erschöpfung meint den Verbrauch des Patentrechts. Der

Einwand ist dann begründet, wenn die Partei, die sich darauf beruft, schlüssig darlegen

kann, dass der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter

das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten

Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der EU bzw. des EWR in Verkehr gebracht hat

(BGH, GRUR 1997, 116 – Prospekthalter; GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage;

Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn. 16 m.w.N.). Besonderheiten gelten allerdings

für Verfahrenspatente. Das Recht an einem patentgeschützten Verfahren wird

grundsätzlich nicht dadurch verbraucht, dass die zur Durchführung des Verfahrens

erforderliche Vorrichtung mit Zustimmung des Patentinhabers in den Handelsverkehr

gelangt (BGH, GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren; a.a.O. – Bodenwaschanlage).

Durch das Inverkehrbringen der zur Ausübung eines Verfahrens erforderlichen

Vorrichtung wird weder das Verfahren selbst in Verkehr gebracht, noch wird eine

unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen

(Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn 25).

Allerdings gehen in Rechtsprechung und Literatur die Ansichten darüber auseinander,

ob die Rechte aus einem Sachpatent und einem Verfahrenspatent erschöpft sind, wenn

eine patentgeschützte Vorrichtung, das sich zur Ausübung eines ebenfalls

patentgeschützten Verfahrens eignet, durch den Patentinhaber oder mit dessen

Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde (BGH GRUR 1998, 130 –

Handhabungsgerät; GRUR 2001, 407, 409 – Bauschuttsortieranlage; LG Düsseldorf

Entscheidungen 1998, 115 – Levitationsmaschine; LG Hamburg Urteil vom 27.07.2000,

Az. 315 O 645/99; ablehnend: Kraßer, Patentrecht 5. Aufl., S. 829 m.w.N.). Es kann

jedoch dahinstehen, welcher Auffassung zu folgen ist, da in beiden Fällen eine

Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent durch ein Inverkehrbringen des "X" nicht

bejaht werden kann.

aa) Die Beklagte hat bereits nicht substantiiert dargelegt, in welcher Weise die Klägerin

der X International GmbH beziehungsweise der X International GmbH ihre Zustimmung

erteilte, das "X" in den Verkehr zu bringen. Der diesbezüglich Vortrag der Beklagten ist

nicht hinreichend substantiiert. Sie hat lediglich dargelegt, dass die Maschine von dem

in der X ansässigen Unternehmen X International GmbH – derzeit unter X International

GmbH firmierend – hergestellt und nach X an die Beklagte veräußert worden sei, ohne

dass sie – die Beklagte – auf bestehende Patente oder erforderliche Lizenzzahlungen

hingewiesen worden sei. Das "X" sei mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr

gebracht worden. Dieser Vortrag genügt nicht für eine schlüssige Darlegung einer

Zustimmung der Klägerin zum Inverkehrbringen des "X". Es ist nicht nachvollziehbar, in

welcher Weise die Klägerin Lizenzen oder sonstige Berechtigungen für das

Inverkehrbringen oder die Nutzung des "X" erteilt haben soll. Unklar ist auch, in

welchem Land die Maschine erstmals in Verkehr gebracht worden ist. Dies ist jedoch

wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung des Erschöpfungseinwands. Es hätte der

Beklagten oblegen, ihren Vortrag daraufhin näher zu konkretisieren, was sie jedoch

nicht getan hat.

bb) Darüber hinaus greift der Erschöpfungseinwand auch deswegen nicht durch, weil

nicht nachvollziehbar ist, dass mit dem "X" das durch das Klagepatent geschützten

Verfahren ausgeübt werden kann. Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass gerade durch

das "X" das durch das Klagepatent geschützte Verfahren nach Patentanspruch 1

angewandt wird. Vielmehr hat die Beklagte mit gleichlautendem Wortlaut in allen sie

betreffenden parallelen Verfahren vor dieser Kammer (4a O 93/07, 4a O 94/07 und 4a O

95/07) lediglich vorgetragen, dass die Maschine "X" alle streitgegenständlichen Patente

enthalte beziehungsweise verwirkliche. Mit diesem Vortrag hat die Beklagte lediglich

das Ergebnis einer rechtlichen Bewertung wiedergegeben. Erforderlich ist jedoch die

konkrete Darlegung, inwiefern das "X" die in im Klagepatentanspruch 1 genannten

Merkmale verwirklicht. Daran fehlt es im vorliegenden Fall.

c) Das Vorbringen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 29.09.2008

rechtfertigt keine andere Entscheidung in der Sache. In dem Schriftsatz nimmt die

Beklagte zu Fragen einer möglichen Verspätung ihres Vorbringens Stellung. Soweit sie

dabei auf die Verspätungsrüge des Klägervertreters in einer mündlichen Verhandlung

abstellt (Ziffer 3), bezieht sich dieser Vortrag erkennbar nicht auf das vorliegende

Verfahren, weil nach dem 21.08.2008 keine weitere mündliche Verhandlung mehr

stattfand. Soweit die Beklagte gleichwohl die Auffassung vertritt, der von ihr

vorgebrachte Einwand der Erschöpfung sei nicht verspätet, verkennt sie, dass ihr ein

Schriftsatznachlass nur im Hinblick auf das neue tatsächliche Vorbringen der Klägerin in

ihrem Schriftsatz vom 18.08.2008 gewährt worden war. Da dieser Schriftsatz sich nicht

zu Fragen der Erschöpfung verhielt, war es der Beklagten verwehrt, neue

Verteidigungsmittel in Form des Erschöpfungseinwands vorzutragen.

Die Klage ist hinsichtlich des Antrags zu III. unbegründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Vernichtung von DVDs aus §

140a PatG. Sie hat nicht dargelegt, dass die Beklagte als im Ausland ansässiges

Unernehmen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland DVDs im Besitz oder

Eigentum hat, die unmittelbar durch das geschützte Verfahren hergestellt wurden (OLG

Düsseldorf InstGE 7, 139 – Thermocycler). Dazu hat die Klägerin nichts vorgetragen. Es

ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte Betriebsstätten oder Lager in Deutschland

unterhält.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1

und 2, 711 ZPO. Dem von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten

Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des §

712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

Streitwert: 2.000.000,00 EUR

Antrag zu I. 1.: 1.320.000,00 EUR

Antrag zu I. 2.: 120.000,00 EUR

Antrag zu II.: 440.000,00 EUR

Antrag zu III.: 120.000,00 EUR

100