Urteil des LG Düsseldorf, Az. 4 O 108/99

LG Düsseldorf (negative feststellungsklage, bezeichnung, feststellungsklage, verfügung, zeichen, gerichtshof der europäischen gemeinschaften, harmonisierungsamt für den binnenmarkt, leistungsklage, gesellschaft mit beschränkter haftung, hauptsache)
Landgericht Düsseldorf, 4 O 108/99
Datum:
20.04.1999
Gericht:
Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:
4. Zivilkammer
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
4 O 108/99
Tenor:
I.
Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung
aufgegeben, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung
vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM -
ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei
Jahren, zu unterlassen,
das Zeichen L. U.
zur Kennzeichnung von Schuhwaren zu benutzen, insbesondere unter
dem Zeichen Schuhwaren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder
zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen in
Geschäftspapieren oder in der Werbung für solche Waren zu benutzen.
II.
Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.
T a t b e s t a n d :
1
Die Antragstellerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin der am 2. Februar 1994
angemeldeten deutschen Wortmarke 2 913 871 "U. " (nachfolgend: Verfügungsmarke),
die eine Priorität vom 23. August 1993 in Anspruch nimmt und die am 29. Oktober 1997
beim Deutschen Patent- und Markenamt für Schuhwaren eingetragen worden ist. Sie
habe ursprünglich unter der geschäftlichen Bezeichnung "A." firmiert, für die die Marke
eingetragen ist. Die Antragstellerin hat ihren Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich.
Die Antragsgegnerin ist eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in Neumünster hat. Sie vertreibt
ebenfalls Schuhwaren unter der Bezeichnung "L. U. " in der Ausgestaltung, wie sie sich
aus nachfolgend wiedergegebenen Anlage Js2 ergibt.
2
Das Rondell ist zugunsten der L. Regional Transport als Bildmarke 299206 mit der
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Anmeldepriorität vom 25. Juni 1996 unter anderem für "B." als Gemeinschaftsmarke
geschützt. Auch die Bezeichnungen "U. " und "L. U. " sind beim Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt mit Anmeldeprioritäten vom 25. Juni 1996 und 13. Januar 1997 zum
Markenschutz angemeldet. Das Rondell mit der Bezeichnung "U. " ist am 27. April 1998
u.a. für "c." zum Gemeinschaftsmarkenschutz angemeldet, eine weitere Marke ist für die
L. er Verkehrsbetriebe mit Priorität vom 25. April 1978 im Markenregister des britischen
Patentamts eingetragen.
Auf der diesjährigen Messe GDS in Düsseldorf vom 11. bis 14. März 1999 war die
Antragsgegnerin mit einem Stand vertreten, der im Standverzeichnis der Messe
Düsseldorf mit der Bezeichnung "L. U. " gekennzeichnet war, ohne daß die
Antragsgegnerin als Ausstellerin namentlich genannt war.
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Die Antragstellerin erhielt über die Tatsache, daß ein Stand unter der Bezeichnung "L.
U. " auf der Messe vertreten ist, am 7. Januar 1999 Kenntnis. Da sie annahm, daß es
sich bei dem Aussteller um die ihr aus früheren Auseinandersetzungen bekannten
Herren William A. D. und Edward C. F. als Inhaber der deutschen Marke 396 42 504 "L.
U. " handele, mahnte sie diese mit Schreiben vom 7. Januar 1999 unter Fristsetzung bis
zum 14. Januar 1999 ab.
5
Mit Schreiben ihrer Prozeßbevollmächtigten teilten die Abgemahnten mit, daß sie nicht
beabsichtigen, auf der GDS-Messe Schuhwaren unter der Bezeichnung "L. U. "
auszustellen.
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Nachdem die Antragstellerin erfahren hatte, daß es sich möglicherweise bei dem
Aussteller um die Antragsgegnerin handeln könne, mahnte sie diese mit Schreiben vom
20. Januar 1999 unter Fristsetzung bis zum 27. Januar 1999 ab. Eine Reaktion der
Antragsgegnerin erfolgte nicht.
7
Um Gewißheit über die Identität des Ausstellers zu erlangen, fragte die Antragstellerin
daher mit Schreiben vom 4. Februar 1999 bei der K GmbH.an, welches Unternehmen
auf dem Stand 12C65 unter der Bezeichnung "L. U. " vertreten sein werde. Der Name
und die Anschrift der Antragsgegnerin wurden der Antragstellerin von der Messe
Düsseldorf mit Email vom 5. Februar 1999 mitgeteilt.
8
Die Antragsgegnerin hat mit Klageschrift vom 25. Januar 1999 beim Landgericht
Hamburg negative Feststellungsklage unter dem Az.: 315 0 45/99 erhoben, die der
Antragstellerin im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht zugestellt war.
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Die Antragsgegnerin begehrt die Feststellung, daß ein Unterlassungsanspruch der
Beklagten, - der Antragstellerin dieses Verfahrens - gegen sie, die Klägerin, "es ab
sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung "L. U. ' oder
sonstige Kennzeichnungen mit "U. ' zu verwenden", nicht besteht.
10
Die Antragstellerin ist der Auffassung, die Antragsgegnerin verletze durch die
Verwendung der Bezeichnung "L. U. " ihre Verfügungsmarke. Es bestehe eine
Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Kennzeichnungen, denn der Bestandteil
"U. " sei allein prägend gegenüber der Ortsangabe "L. ".
11
Auch die Tatsache, daß die Antragsgegnerin diese Zeichen in Kombination mit dem
Rondell der L. er Verkehrsbetriebe benutze, rechtfertige keine andere Beurteilung der
12
bestehenden Verwechslungsgefahr. Bei Kombinationszeichen komme dem
Wortbestandteil gegenüber dem Bildbestandteil prägende Bedeutung zu, denn der
Verkehr beziehe sich zur Bezeichnung der Kennzeichnung auf den Wortbestandteil und
präge sich diesen ein.
Mit ihrem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung vom 3. März 1999 beantragt
die Antragstellerin,
13
wie erkannt.
14
Die Antragsgegnerin beantragt,
15
den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.
16
Sie rügt die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf. Dieses
sei nicht Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO, sondern das Landgericht
Hamburg, vor dem die Feststellungsklage anhängig sei.
17
Sie macht geltend, sie sei auf Grund einer Lizenzvereinbarung mit den L. er
Verkehrsbetrieben zur Benutzung der Bezeichnung "L. U. " berechtigt, wie im
wesentlichen unstreitig ist.
18
Im übrigen besitze die Bezeichnung "U. " nur schwache Kennzeichnungskraft. Eine.
Verwechslungsgefahr scheide aus, da der Bezeichnung "L. U." eine stärkere
Kennzeichnungskraft zukomme als der Verfügungsmarke, denn der Verkehr verbinde
mit diesem Namen den Hinweis auf das weltberühmte L. er Verkehrssystem. Die
Verfügungsmarke sei demgegenüber eher in Verbindung mit einer Subkultur oder
subkulturellen Strukturen in Verbindung zu bringen, insbesondere in Ansehung dessen,
daß sich die Schuhe der Antragstellerin an ein modisch orientiertes Publikum richteten.
Gegen die Annahme der Verwechslungsgefahr spreche zudem, daß die gesamte
Verwendung des Zeichens L. U. auf die Assoziation zu dem U-Bahnsystem der
englischen Hauptstadt zugeschnitten sei. Dahinter verblasse das diffus wirkende
Verfügungszeichen.
19
Es fehle dem Antrag im übrigen an der erforderlichen Dringlichkeit im Sinne des § 25
UWG. Die Vermutung der Dringlichkeit sei widerlegt, da die Antragstellerin sie -die
Antragsgegnerin - bereits am 20. 1. 1999 abgemahnt habe. Die Antragstellerin hätte sich
über die Internet-Seite der Messe Düsseldorf über die Identität- des Ausstellers "L. U. "
bereits zu einem früheren Zeitpunkt unterrichten können.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten und
zu den Akten gereichten
21
Schriftsätze nebst Anlagen mit Ausnahme des nicht nachgelassenen Schriftsatzes vom
30. März 1999 Bezug genommen.
22
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
23
Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und in der Sache
begründet.
24
I.
25
Das Landgericht Düsseldorf ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung
als eines der Gerichte der Hauptsache im Sinne des § 937 Abs. 1 Zivilprozeßordnung
ausschließlich zuständig im Sinne des § 802 ZPO.
26
Nach § 937 Abs. 1 ZPO ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung das
Gericht der Hauptsache zuständig. Gericht der Hauptsache im Sinne dieser Vorschrift ist
jedes Gericht, vor dem die Antragstellerin die auf Unterlassung gerichtete
Leistungsklage anhängig machen kann, also neben dem Landgericht Hamburg auch
das Landgericht Düsseldorf und jedes andere nach § 32 Zivil-, Prozeßordnung örtlich
zuständige Landgericht. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage durch die
Antragsgegnerin vor dem Landgericht Hamburg begründet nicht dessen Zuständigkeit
als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 Zivilprozeßordnung. Grundsätzlich
genügt zwar die Anhängigkeit, nicht erst die durch Zustellung der Klage begründete
Rechtshängigkeit der Hauptsache, um die Zuständigkeit des Hauptsachegerichtes für
den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zu begründen. Nicht die negative
Feststellungsklage ist jedoch die Klage zur Hauptsache, sondern die auf Unterlassung
gerichtete Leistungsklage.
27
In der Literatur und vereinzelt auch in der Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten
(vgl. OLG Frankfurt WRP 1996, 27 unter Berufung auf Teplitzky, Wettbewerbs-rechtliche
Ansprüche, 6. Aufl., Kap. 54 Rdn. 3; UWG Groß-komm/Schultz-Süchting, § 25 Rdn. 177
m.w.N.; OLG Hamm, Urteil vom 10. Oktober 1995, 4 U 76/95; nicht veröffentlicht) , daß
das Gericht, vor dem die negative Feststellungsklage anhängig ist, als Gericht der
Hauptsache für den Erlaß der einstweiligen Verfügung zuständig ist. Zur Begründung
wird darauf verwiesen, daß Hauptsache nicht nur das dem Verfügungsantrag
entsprechende Klagebegehren sei, sondern auch das negative Feststellungsbegehren
mit umgekehrten Hauptrollen. Der Streitgegenstand des Eilverfahrens sei mit dem
Streitgegenstand der negativen Fest-stellungsklage identisch. In beiden Fällen gehe es
im Kern um dasselbe Unterlassungsbegehren, weshalb eine Identität der
Streitgegenstände anzunehmen sei.
28
Diese Auffassung widerspricht dem Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO. Sinn und
Zweck dieser Vorschrift ist es, zu gewährleisten, daß das Gericht, das über eine bei ihm
anhängige Klage zu entscheiden hat und daher die Sache schon kennt, auch im
Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entscheidet, wodurch die Gefahr
unterschiedlicher Entscheidungen vermieden werden soll. Dieses Ziel wird jedoch mit
der zitierten Auffassung nicht erreicht bzw. in das Gegenteil verkehrt, da der Verletzte,
hier die Antragstellerin, grundsätzlich die Möglichkeit hat, die positive Leistungsklage
vor dem Gericht seiner Wahl zu erheben. Der Bundesgerichtshof hat in seiner
Entscheidung vom 7. Juli 1994, GRUR 1994, 846 - Parallelverfahren - festgestellt, daß
keine Identität der Streitgegenstände zwischen einer negativen Feststellungsklage und
der späteren Leistungsklage auf Unterlassung besteht, denn das durch den Klageantrag
bestimmte Rechtsschutzziel der Leistungsklage (Ausspruch eines
Unterlassungsgebotes in vollstreckungsfähiger Form) gehe über den Streitgegenstand
der Feststellungsklage hinaus. Der Einwand der entgegenstehenden Rechtshängigkeit
des gleichen prozessualen Anspruches kann daher nicht erhoben werden, wenn die
Leistungsklage nicht im Wege der Widerklage vor dem Gericht der Feststellungsklage,
sondern vor einem anderen zuständigen Gericht erhoben wird.
29
Nichts anderes kann aber für den hier vorliegenden Fall gelten, daß die
Antragsgegnerin nach erfolgter Abmahnung sofort negative Feststellungsklage erhebt,
um das ihr genehme Gericht der Hauptsache festzulegen, zumal das Ziel des § 937
Abs. 1 ZPO, die Gefahr divergierender Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte zu
vermeiden, nicht vermieden werden kann, da es nach der oben zitierten Entscheidung
des Bundesgerichtshofes. dem Verletzten freisteht, die wettbewerbsrechtliche
Leistungsklage vor einem von ihm ausgewählten zuständigen Gericht zu erheben und
nicht vor dem Gericht, bei dem die negative Feststellungsklage anhängig ist. Der
Bundesgerichtshof stellt, ausdrücklich fest, daß es weder einen Vorrang der Fest-
stellungsklage vor der Leistungsklage gibt, noch dieses Vorgehen dem Gläubiger als.
rechtsmißbräuchliches Verhalten zur Last gelegt werden darf. Der Leistungsklage ist
vielmehr der Vorrang vor der Feststellungsklage zu geben, denn nur die durch die
Erhebung der Leistungsklage kann die Unterbrechung der Verjährung bewirkt werden.
Zu Recht weist der Bundesgerichtshof daraufhin, daß eine Bindung der Leistungsklage
des Verletzten an dem vom Verletzer mit der Erhebung der negativen
Feststellungsklage gewählten Gerichtsstand zu einer Entwertung des im
Wettbewerbsrecht entwickelten Rechtsinstitutes der Abmahnung führt, weil der
Gläubiger versucht sein wird, die Festlegung des Gerichtsstandes durch den Schuldner
dadurch zu vermeiden, daß er auf eine Abmahnung verzichtet, mit der Folge, daß er die
später die Kostenlast des Verfahrens trägt. Dies ist aber mit dem Sinn und Zweck des
Rechtsinstitutes der außergerichtlichen Abmahnpflicht, nämlich der Vermeidung der
gerichtlichen Auseinandersetzung durch außergerichtliche Unterwerfung oder
außergerichtliche Abwehr des vermeintlichen Anspruches, nicht zu vereinbaren.
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Die gleiche Situation träte, folgte man dem OLG Frankfurt, für den Verletzten auch in
einem Fall wie dem vorliegenden ein. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage
nach erfolgter Abmahnung durch den Verletzer und späteren Antragsgegner vor einem
ihm wegen seiner Rechtsprechung vorteilhafter erscheinenden Gericht brächte den
Verletzten, den Antragsteller, in der mündlichen Verhandlung über den Erlaß einer
einstweiligen Verfügung in die Lage, die Verweisung des Verfahrens an das von dem
Verletzer durch die Erhebung der negativen Feststellungsklage angerufene Gericht
nach § 281 ZPO beantragen zu müssen, wollte er nicht die Abweisung seines Antrages
in Kauf nehmen. Die Möglichkeit für den als Verletzer in Anspruch Genommenen, nach
erfolgter Abmahnung negative Feststellungsklage vor einem von ihm ausgewählten
Gericht zu erheben, um für die erwartete einstweilige Verfügung das Gericht der
Hauptsache festzulegen, wird in der Literatur zu Recht dahingehend, kritisiert, daß der
Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO unterlaufen wird (vgl. Fritze GRUR 1996, 573,
der diese Praxis als "forum Shopping" bezeichnet, da sie dem Verletzten dem vom
Verletzer gewählten Gerichtstand aufzwingt, und jetzt auch Teplitzky,
Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 54, Rdn.3). Die Folge der oben zitierten
Rechtsprechung, daß die Erhebung der negativen Feststellungsklage für das
einstweilige Verfügungsverfahren die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes als das
Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO begründe, ist diejenige, daß mit der
Leistungsklage einerseits und dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung und
der negativen Feststellungsklage andererseits zwei unterschiedliche Gerichte befaßt
sind. Diese Situation wird insbesondere dann eintreten, wenn das von dem Antragsteller
ausgewählte Gericht dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung stattgegeben
hat. Der Antragsteller wird dann regelmäßig auch die Leistungsklage bei diesem Gericht
erheben. Sobald über die Leistungsklage verhandelt worden ist, wird die negative
Feststellungsklage unzulässig, da das erforderliche Rechtsschutzinteresse nicht länger
besteht. Im Regelfall werden die Parteien die Feststellungsklage daher in der
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Hauptsache für erledigt erklären. Die Gefahr divergierender Entscheidungen
unterschiedlicher Gericht, nämlich über den Erlaß der einstweiligen Verfügung und die
Leistungsklage, wird somit nicht dadurch begegnet, daß das Gericht der negativen
Feststellungsklage als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO angesehen
wird.
Auch diese aufgezeigten Konsequenzen für das einstweilige Verfügungsverfahren sind
eine Folge der im Wettbewerbsrecht und im gewerblichen Rechtsschutz bestehende
Abmahnlast des anspruchsberechtigten Gläubigers vor Einleitung eines gerichtlichen
Verfahrens, die es dem durch die Abmahnung gewarnten Schuldner möglich ist, durch
die sofortige Erhebung der negativen Feststellungsklage den ihm genehmen
Gerichtsstand für das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung festzulegen.
Die Erwägungen des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung "Parallelverfahrens"
zum Verhältnis von negativer Feststellungsklage zur Leistungsklage
(Unterlassungsklage) müssen aber uneingeschränkt erst recht im vorliegenden Fall
gelten, der das einstweilige Verfügungsverfahren und die negative Feststellungsklage
betrifft.
32
II.
33
Die Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung
hinreichenden Sicherheit ihre Aktivlegitimation dargelegt und glaubhaft gemacht. Daß
die Antragstellerin ursprünglich unter der Bezeichnung "A." firmierte, für die ausweislich
der Ablichtung der Markenurkunde nach Anlage Ast lb beim Deutschen Patent- und
Markenamt die Marke "U. " eingetragen ist, ergibt sich aus der Ablichtung des
"Certificates of Incorporation on Change of Name" des Registrar of Companies for
England and Wales vom 4. November 1997. Die Antragstellerin hat zuvor in der
mündlichen Verhandlung nicht die Urkunden vorlegen können, was jedoch keinen
(vernünftigen) Zweifel an der Rechtsinhaberschaft der Antragstellerin an der
Klagemarke zu begründen vermag. Die Vorlage der bei den Ablichtungen der Urkunde
reicht der Kammer zur Glaubhaftmachung der Aktivlegitimation aus.
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Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß ihr gegen die
Antragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch zusteht, dessen Sicherung durch den
Erlaß einer einstweiligen Verfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteile für die
Antragstellerin nach § 940 der Zivilprozeßordnung (ZPO) nötig erscheint. Die
Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung hinreichenden
Sicherheit dargelegt, daß die Antragsgegnerin die angegriffene Bezeichnung "L. U. " im
geschäftlichen Verkehr benutzt, nämlich zur Kennzeichnung von Schuhen und sie
hiermit auf der B-Messe Schuhwaren in Düsseldorf mit einem eigenem Stand vertreten
war, und damit die Gefahr von Verwechslungen mit der Verfügungsmarke "U. " gegeben
ist, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Markengesetz (MarkenG).
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Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst, b MarkenRL durch die Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 387, 389 =
WRP 1998, 39, 41 - Sabel/Puma; GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 -CANON,
Tz. 16 f.), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung
erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wie für die Auslegung von § 14 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der
Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend
zu-beurteilen. Hierzu gehören, wie sich aus der zehnten Begründungserwägung ergibt,
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insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung,
die das angegriffene Zeichen zu ihr hervorrufen kann,1 sowie der Grad der Ähnlichkeit
zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der
Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen,
wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden (prägenden)
Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die
Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt.
Darüber hinaus besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden
Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der
damit gekennzeichneten Waren, indem ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 - CANON, Tz. 17). Das
entspricht der Rechtsprechung zum -Markengesetz, nach der bei der Anwendung dieser
Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum
Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (BGH, GRUR
1995, 216, 219 = WRP 1995, 320 -Oxygenol II; GRUR 1998, 924 = WRP 1998, 875 -
Salvent /Sälventerol; GRUR 1999, 241 = MarkenR 1999, 57 - Lions) .
Dem Wortzeichen "U. " kommt normale Kennzeichnungskraft zu. Diese Bezeichnung ist
für Schuhe hinreichend originell. Der Begriff "U. ", der aus der englischen Sprache
stammt, wird ins Deutsche mit "U" oder aber auch adverbial mit "u" übersetzt. Er steht
auch als Synonym für eine Untergrundbewegung oder eine Subkultur. Außerdem kommt
dem Begriff sowohl in Alieinstellung als auch in Kombination mit den Begriffen "R" oder
"r" im englischsprachigen Raum der Bedeutungsgehalt für eine U-Bahn oder
Untergrundbahn zu. Diese Wortbedeutungen stehen in keinem Zusammenhang mit dem
gekennzeichneten Produkt, nämlich Schuhen. Der Begriff ist daher auch nicht
freihaltebedürftig.
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Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, bietet die Antragsgegnerin ebenfalls Schuhe
unter der Bezeichnung "L. U. " an, und identische Waren.
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Neben der Warenidentität besteht auch eine Teilidentität zwischen dem
Verfügungskennzeichen und dem angegriffenen Kennzeichen hinsichtlich des
Bestandteils "U. ". Diese Teilidentiät der angegriffenen Kennzeichnung und der
Verfügungsmarke reicht jedoch als solche nicht aus, um eine relevante
markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn es geht nicht an, aus dem
angegriffenen Zeichen, welches ein Wort-Bild-Zeichen mit mehreren Wortbestandteilen
darstellt, den Wortbestandteil "U. " herauszulösen und dem Klagezeichen, das ein Ein-
Wort-Zeichen ist, isoliert gegenüberzustellen. Es ist vielmehr von dem das
Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der
zeichen-rechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüber-stehenden
Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st. Rspr.,
vgl. aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR
1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996,
406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774 -falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali
Toft; GRUR 1996, 777, 778 - Joy; GRUR 1996, 977, 978 -DRANO/P3-drano; BGH,
GRUR 1997, 897 - Ionofil). Denn nur aufgrund des Gesamteindrucks der jeweiligen
Bezeichnung kann die Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden
Kennzeichen verläßlich beurteilt werden. An diesem Grundsatz hat sich, wie der
39
Bundesgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen hat, durch die Umsetzung der
Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Marken durch das Markengesetz nichts
geändert (vgl. BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. Innovadiclophlont; a.a.O. -
Blendax Pep; a.a.O. JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - Joy;
Mitt. 1996, 354 - DRANO/P3-drano; BGH, a.a.O. - Ionofil). Es -ist deshalb auch weiterhin
nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dieses
allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Für den
Fall, daß es sich bei dem älteren Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen handelt,
beruht dies auf der Erwägung, daß markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der
Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer anderen
Marke nur in der konkreten Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus
einem Kombinationszeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd
(BGH, GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; a.a.O. -
Springende Raubkätze; a.a.O. - Sali Toft; BGH, a.a.O. - Ionofil). Dieser Grundsatz gilt
gleichermaßen, wenn sich - wie hier - ein älteres Ein-Wort-Zeichen und ein jüngeres
zusammengesetztes Zeichen gegenüberstehen. Auch in einem solchen Fall ist es
verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen
Übereinstimmung mit dem Klage- bzw. Verfügungszeichen festzustellen (BGH, a.a.O. -
Springende Raubkatze; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O - Juwel). Dies gilt im übrigen auch
dann, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen für identische Waren eingesetzt
werden (vgl. BGH, a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. -DRANO/P3-drano).
Der vorgenannte Grundsatz verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil
eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft
zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so
geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne
zu bejahen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. -
Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O. falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O.
DRANO/P3-dra-no; BGH, a.a.O. - Ionofil) . Eine Prägung des Gesamteindruckes des
kombinierten Zeichens durch einen Bestandteil kann sich dabei aus dessen
Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft und/oder daraus ergeben, daß ein oder
auch mehrere weitere Bestandteile aufgrund besonderer Umstände gegenüber einem
Zeichenbestandteil zurücktreten.
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Der Bestandteil "L. " tritt gegenüber dem Bestandteil U. deshalb zurück, weil es sich
hierbei um eine Ortsangabe handelt, nämlich um den Namen der Hauptstadt des
Vereinigten Königreiches, und sie vom Verkehr nur als Herkunftshinweis der Modelinie
"U. " verstanden wird. Gerade auf dem Mode- und Bekleidungsmarkt, auf dem der
Verkehr sich im Sinne eines gesteigerten Markenbewußtseins häufig an den Namen
von Modeschöpfern und -herstellern orientiert, mißt der Verkehr einer Ortsangabe, auch
wenn sie mit einer Phantasie- oder Namensbezeichnung einer Modelinie kombiniert
wird, wie beispielsweise Paris, New York, Rom oder L. , keine andere Bedeutung als
die eines Hinweises auf den Sitz oder die Herkunft des Unternehmens oder des
Modedesigners zu. Dabei ist gleichgültig, ob diese Ortsangabe einer. Weiteren
Bezeichnung voran- oder nachgestellt wird. Derartige Angaben sind in der
Modebranche üblich und auch allgegenwärtig. Die Hauptstadt des Vereinigten
Königreiches ist zudem als Modetrends kreierende Metropole in Europa insbesondere
bei modebewußtem jungem Publikum bekannt. Entgegen der Auffassung der
Antragsgegnerin kommt diesem Bestandteil der angegriffenen Kennzeichnung keine
(mit-) prägende Bedeutung zu im dem Sinne, daß der Verkehr diese Kennzeichnung in
41
Verbindung mit den L. er Verkehrsbetrieben bringen wird. Eine solche Verbindung wird
allenfalls derjenige Teil der Verbraucher ziehen, dem das Signet der L. er
Untergrundbahn bekannt und gut vertraut ist. Andernfalls drängt sich eine solche
Verbindung keineswegs auf, weil zwischen den gekennzeichneten Waren -Schuhen -
und den L. er Verkehrsbetrieben kein greifbarer Zusammenhang besteht. Selbst wenn
die Verbindung gezogen wird, ändert dies nichts daran, daß dem Verbraucher -
bezogen auf die Ware Schuh - in dem mit dem Signet der L. er U-Bahn
übereinstimmenden Zeichen als unterscheidungskräftiger Teil der Bezeichnung das mit
der Ortsangabe "L. " verbundene Wort "U. " gegenübertritt. Das ist nicht anders als bei
der Verfügungsmarke, die - wie dargelegt .- gleichfalls im Sinne von Untergrundbahn
verstanden werden kann, ohne damit den Charakter einer Phantasiebezeichnung für
Schuhwerk zu verlieren.
Die Verwechslungsgefahr ist insbesondere vor dem Hintergrund zu bejahen, daß es
sich bei Schuhen um Waren des täglichen Bedarfs handelt, bei denen der Verbraucher
den jeweiligen Kennzeichnungen keine besondere Bedeutung zumißt. Daß es sich bei
den unter dieser Kennzeichnung angebotenen Schuhen um besonders hochwertige
Bekleidungsstücke handelt, hat die Antragsgegnerin nicht geltend gemacht. Wie die in
der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schuhe zeigten, handelte es sich bei den so
gekennzeichneten Schuhen in erster Linie um Gummistiefel.
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Zu berücksichtigen ist schließlich auch, daß der Verkehr die Marken im Regelfall nicht
gleichmäßig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern nur ein undeutliches
Erinnerungsbild an die Marke haben wird. Die Übereinstimmungen sind dabei stärker
prägend als die Unterschiede.
43
Der Annahme der Verwechslungsgefahr steht auch nicht entgegen, daß die
Antragsgegnerin die Bezeichnung "L. U. " auch als Wort-/Bildmarke im geschäftlichen
Verkehr verwendet. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen mißt der
Verkehr im Regelfall dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine
prägende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1996, 267,269 - Springende Raubkatze -;
GRUR 1996, 895, 896 - rote Kreisfläche) . Zwar kann ein Bildbestandteil auch neben
einem nicht völlig zurücktretenden Wortbestandteil eine den Gesamteindruck (mit-
)prägende Bedeutung entfalten, wenn es jedenfalls von einem beträchtlichen Teil des
Verkehrs als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefaßt wird. Die graphische
Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist jedoch nicht so auffällig, daß dem
Bildbestandteil (mit-) prägende Bedeutung zukäme. Das Rondell besteht aus einem rot
umrandeten Kreis, dessen Inneres weiß' gehalten ist und einem blauen Querbalken, in
dem mit weißen Großbuchstaben das Wort "L. U. " geschrieben steht.
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Konkrete Anhaltspunkte, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen
würden, hat die Antragsgegnerin nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht.
45
Ein prioritätsälteres Recht steht der Antragsgegnerin nicht zu. Die zugunsten ihrer
Lizenzgeberin eingetragenen Schutzrechte vermögen solche prioritätsälteren
inländischen Rechte, von denen die Antragsgegnerin ihre Berechtigung zur Benutzung
der Bezeichnung "L. U. " ableiten könnte, nicht zu begründen.
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III.
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Zur Abwendung der Antragstellerin drohender wesentlicher Nachteile ist der Erlaß einer
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einstweiligen Verfügung erforderlich (§ 940 ZPO).
Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer (NJWE-WettbR 1999, 63 - TDI) wird
der Verfügungsgrund in Kennzeichenstreitsachen nach der entsprechend anwendbaren
Vorschrift des § 25 UWG vermutet. Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf
kennzeichenrechtliche Ansprüche war schon unter der Geltung des
Warenzeichengesetzes anerkannt; das Markengesetz hat hieran nichts geändert (vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl. § 25 UWG Rdn. 5).
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Die Dringlichkeitsvermutung ist auch nicht dadurch entfallen, wie die Antragsgegnerin
meint, daß die Antragstellerin sie bereits mit Schreiben vom 25. Januar 1999 abgemahnt
hat, den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung aber erst am 3. März 1999 bei
Gericht eingereicht hat. Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß sie
erst am 5. Februar 1999 zuverlässige Kenntnis über die Identität der Antragsgegnerin
durch eine entsprechende Email der K GmbH erlangt hat. Es war der Antragstellerin
aber nicht zuzumuten, die Antragsgegnerin, nachdem diese auf die Abmahnung vom 20.
Januar 1999 hin nicht reagiert hatte, ins Blaue hinein mit einer einstweiligen Verfügung
in Anspruch zu nehmen. Auch wenn sie sich unter der Internet Adresse der Messe
Düsseldorf, die notwendigen Informationen über die Antragsgegnerin hätte beschaffen
können, so bestand die einzige sichere Informationsquelle doch darin, die
Messegesellschaft selbst um eine Auskunft zu ersuchen.
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Im übrigen besteht auch dann ein Verfügungsgrund im Sinne des § 940 ZPO, wenn man
die Dringlichkeitsvermutung, einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 1997 (20 ü
38/97, nicht veröffentlicht, vgl. aber hierzu Peters, Mitt. 1999, 48) folgend, nicht
anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem
Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil schon darin zu sehen, daß der
Unterlassungsanspruch für einen be-stimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er
nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit einen durch eine
Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der
Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein unzulänglicher Ersatz. Die
Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht
ist, im allgemeinen nur dann versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers
zumindest gleichwertiges .Interesse des Antragsgegners entgegensteht. Auch im
Streitfall gebietet daher das überwiegende Interesse der Antragstellerin die Sicherung
ihrer Rechte im Verfügungsverfahren.
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Die Antragsgegnerin hat auch keine eigenen schutzwürdigen Interessen vorgetragen
und glaubhaft gemacht, die ein Absehen vom Erlaß der einstweiligen Verfügung als
gerechtfertigt erscheinen ließen.
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IV.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
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Der Streitwert beträgt 200.000,— DM.
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