Urteil des LG Düsseldorf vom 20.04.1999

LG Düsseldorf (negative feststellungsklage, bezeichnung, feststellungsklage, verfügung, zeichen, gerichtshof der europäischen gemeinschaften, harmonisierungsamt für den binnenmarkt, leistungsklage, gesellschaft mit beschränkter haftung, hauptsache)

Landgericht Düsseldorf, 4 O 108/99

Datum:

20.04.1999

Gericht:

Landgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

4. Zivilkammer

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

4 O 108/99

Tenor:

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung

aufgegeben, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung

vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM -

ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs

Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei

Jahren, zu unterlassen,

das Zeichen L. U.

zur Kennzeichnung von Schuhwaren zu benutzen, insbesondere unter

dem Zeichen Schuhwaren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder

zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen in

Geschäftspapieren oder in der Werbung für solche Waren zu benutzen.

II.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

T a t b e s t a n d :

Die Antragstellerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin der am 2. Februar 1994

angemeldeten deutschen Wortmarke 2 913 871 "U. " (nachfolgend: Verfügungsmarke),

die eine Priorität vom 23. August 1993 in Anspruch nimmt und die am 29. Oktober 1997

beim Deutschen Patent- und Markenamt für Schuhwaren eingetragen worden ist. Sie

habe ursprünglich unter der geschäftlichen Bezeichnung "A." firmiert, für die die Marke

eingetragen ist. Die Antragstellerin hat ihren Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich.

Die Antragsgegnerin ist eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in Neumünster hat. Sie vertreibt

ebenfalls Schuhwaren unter der Bezeichnung "L. U. " in der Ausgestaltung, wie sie sich

aus nachfolgend wiedergegebenen Anlage Js2 ergibt.

Das Rondell ist zugunsten der L. Regional Transport als Bildmarke 299206 mit der

Anmeldepriorität vom 25. Juni 1996 unter anderem für "B." als Gemeinschaftsmarke

geschützt. Auch die Bezeichnungen "U. " und "L. U. " sind beim Harmonisierungsamt für

den Binnenmarkt mit Anmeldeprioritäten vom 25. Juni 1996 und 13. Januar 1997 zum

Markenschutz angemeldet. Das Rondell mit der Bezeichnung "U. " ist am 27. April 1998

u.a. für "c." zum Gemeinschaftsmarkenschutz angemeldet, eine weitere Marke ist für die

L. er Verkehrsbetriebe mit Priorität vom 25. April 1978 im Markenregister des britischen

Patentamts eingetragen.

Auf der diesjährigen Messe GDS in Düsseldorf vom 11. bis 14. März 1999 war die

Antragsgegnerin mit einem Stand vertreten, der im Standverzeichnis der Messe

Düsseldorf mit der Bezeichnung "L. U. " gekennzeichnet war, ohne daß die

Antragsgegnerin als Ausstellerin namentlich genannt war.

Die Antragstellerin erhielt über die Tatsache, daß ein Stand unter der Bezeichnung "L.

U. " auf der Messe vertreten ist, am 7. Januar 1999 Kenntnis. Da sie annahm, daß es

sich bei dem Aussteller um die ihr aus früheren Auseinandersetzungen bekannten

Herren William A. D. und Edward C. F. als Inhaber der deutschen Marke 396 42 504 "L.

U. " handele, mahnte sie diese mit Schreiben vom 7. Januar 1999 unter Fristsetzung bis

zum 14. Januar 1999 ab.

Mit Schreiben ihrer Prozeßbevollmächtigten teilten die Abgemahnten mit, daß sie nicht

beabsichtigen, auf der GDS-Messe Schuhwaren unter der Bezeichnung "L. U. "

auszustellen.

Nachdem die Antragstellerin erfahren hatte, daß es sich möglicherweise bei dem

Aussteller um die Antragsgegnerin handeln könne, mahnte sie diese mit Schreiben vom

20. Januar 1999 unter Fristsetzung bis zum 27. Januar 1999 ab. Eine Reaktion der

Antragsgegnerin erfolgte nicht.

Um Gewißheit über die Identität des Ausstellers zu erlangen, fragte die Antragstellerin

daher mit Schreiben vom 4. Februar 1999 bei der K GmbH.an, welches Unternehmen

auf dem Stand 12C65 unter der Bezeichnung "L. U. " vertreten sein werde. Der Name

und die Anschrift der Antragsgegnerin wurden der Antragstellerin von der Messe

Düsseldorf mit Email vom 5. Februar 1999 mitgeteilt.

Die Antragsgegnerin hat mit Klageschrift vom 25. Januar 1999 beim Landgericht

Hamburg negative Feststellungsklage unter dem Az.: 315 0 45/99 erhoben, die der

Antragstellerin im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht zugestellt war.

Die Antragsgegnerin begehrt die Feststellung, daß ein Unterlassungsanspruch der

Beklagten, - der Antragstellerin dieses Verfahrens - gegen sie, die Klägerin, "es ab

sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung "L. U. ' oder

sonstige Kennzeichnungen mit "U. ' zu verwenden", nicht besteht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, die Antragsgegnerin verletze durch die

Verwendung der Bezeichnung "L. U. " ihre Verfügungsmarke. Es bestehe eine

Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Kennzeichnungen, denn der Bestandteil

"U. " sei allein prägend gegenüber der Ortsangabe "L. ".

Auch die Tatsache, daß die Antragsgegnerin diese Zeichen in Kombination mit dem

Rondell der L. er Verkehrsbetriebe benutze, rechtfertige keine andere Beurteilung der

bestehenden Verwechslungsgefahr. Bei Kombinationszeichen komme dem

Wortbestandteil gegenüber dem Bildbestandteil prägende Bedeutung zu, denn der

Verkehr beziehe sich zur Bezeichnung der Kennzeichnung auf den Wortbestandteil und

präge sich diesen ein.

Mit ihrem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung vom 3. März 1999 beantragt

die Antragstellerin,

wie erkannt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie rügt die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf. Dieses

sei nicht Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO, sondern das Landgericht

Hamburg, vor dem die Feststellungsklage anhängig sei.

Sie macht geltend, sie sei auf Grund einer Lizenzvereinbarung mit den L. er

Verkehrsbetrieben zur Benutzung der Bezeichnung "L. U. " berechtigt, wie im

wesentlichen unstreitig ist.

Im übrigen besitze die Bezeichnung "U. " nur schwache Kennzeichnungskraft. Eine.

Verwechslungsgefahr scheide aus, da der Bezeichnung "L. U." eine stärkere

Kennzeichnungskraft zukomme als der Verfügungsmarke, denn der Verkehr verbinde

mit diesem Namen den Hinweis auf das weltberühmte L. er Verkehrssystem. Die

Verfügungsmarke sei demgegenüber eher in Verbindung mit einer Subkultur oder

subkulturellen Strukturen in Verbindung zu bringen, insbesondere in Ansehung dessen,

daß sich die Schuhe der Antragstellerin an ein modisch orientiertes Publikum richteten.

Gegen die Annahme der Verwechslungsgefahr spreche zudem, daß die gesamte

Verwendung des Zeichens L. U. auf die Assoziation zu dem U-Bahnsystem der

englischen Hauptstadt zugeschnitten sei. Dahinter verblasse das diffus wirkende

Verfügungszeichen.

Es fehle dem Antrag im übrigen an der erforderlichen Dringlichkeit im Sinne des § 25

UWG. Die Vermutung der Dringlichkeit sei widerlegt, da die Antragstellerin sie -die

Antragsgegnerin - bereits am 20. 1. 1999 abgemahnt habe. Die Antragstellerin hätte sich

über die Internet-Seite der Messe Düsseldorf über die Identität- des Ausstellers "L. U. "

bereits zu einem früheren Zeitpunkt unterrichten können.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten und

zu den Akten gereichten

Schriftsätze nebst Anlagen mit Ausnahme des nicht nachgelassenen Schriftsatzes vom

30. März 1999 Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und in der Sache

begründet.

Das Landgericht Düsseldorf ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung

als eines der Gerichte der Hauptsache im Sinne des § 937 Abs. 1 Zivilprozeßordnung

ausschließlich zuständig im Sinne des § 802 ZPO.

Nach § 937 Abs. 1 ZPO ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung das

Gericht der Hauptsache zuständig. Gericht der Hauptsache im Sinne dieser Vorschrift ist

jedes Gericht, vor dem die Antragstellerin die auf Unterlassung gerichtete

Leistungsklage anhängig machen kann, also neben dem Landgericht Hamburg auch

das Landgericht Düsseldorf und jedes andere nach § 32 Zivil-, Prozeßordnung örtlich

zuständige Landgericht. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage durch die

Antragsgegnerin vor dem Landgericht Hamburg begründet nicht dessen Zuständigkeit

als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 Zivilprozeßordnung. Grundsätzlich

genügt zwar die Anhängigkeit, nicht erst die durch Zustellung der Klage begründete

Rechtshängigkeit der Hauptsache, um die Zuständigkeit des Hauptsachegerichtes für

den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zu begründen. Nicht die negative

Feststellungsklage ist jedoch die Klage zur Hauptsache, sondern die auf Unterlassung

gerichtete Leistungsklage.

In der Literatur und vereinzelt auch in der Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten

(vgl. OLG Frankfurt WRP 1996, 27 unter Berufung auf Teplitzky, Wettbewerbs-rechtliche

Ansprüche, 6. Aufl., Kap. 54 Rdn. 3; UWG Groß-komm/Schultz-Süchting, § 25 Rdn. 177

m.w.N.; OLG Hamm, Urteil vom 10. Oktober 1995, 4 U 76/95; nicht veröffentlicht) , daß

das Gericht, vor dem die negative Feststellungsklage anhängig ist, als Gericht der

Hauptsache für den Erlaß der einstweiligen Verfügung zuständig ist. Zur Begründung

wird darauf verwiesen, daß Hauptsache nicht nur das dem Verfügungsantrag

entsprechende Klagebegehren sei, sondern auch das negative Feststellungsbegehren

mit umgekehrten Hauptrollen. Der Streitgegenstand des Eilverfahrens sei mit dem

Streitgegenstand der negativen Fest-stellungsklage identisch. In beiden Fällen gehe es

im Kern um dasselbe Unterlassungsbegehren, weshalb eine Identität der

Streitgegenstände anzunehmen sei.

Diese Auffassung widerspricht dem Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO. Sinn und

Zweck dieser Vorschrift ist es, zu gewährleisten, daß das Gericht, das über eine bei ihm

anhängige Klage zu entscheiden hat und daher die Sache schon kennt, auch im

Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entscheidet, wodurch die Gefahr

unterschiedlicher Entscheidungen vermieden werden soll. Dieses Ziel wird jedoch mit

der zitierten Auffassung nicht erreicht bzw. in das Gegenteil verkehrt, da der Verletzte,

hier die Antragstellerin, grundsätzlich die Möglichkeit hat, die positive Leistungsklage

vor dem Gericht seiner Wahl zu erheben. Der Bundesgerichtshof hat in seiner

Entscheidung vom 7. Juli 1994, GRUR 1994, 846 - Parallelverfahren - festgestellt, daß

keine Identität der Streitgegenstände zwischen einer negativen Feststellungsklage und

der späteren Leistungsklage auf Unterlassung besteht, denn das durch den Klageantrag

bestimmte Rechtsschutzziel der Leistungsklage (Ausspruch eines

Unterlassungsgebotes in vollstreckungsfähiger Form) gehe über den Streitgegenstand

der Feststellungsklage hinaus. Der Einwand der entgegenstehenden Rechtshängigkeit

des gleichen prozessualen Anspruches kann daher nicht erhoben werden, wenn die

Leistungsklage nicht im Wege der Widerklage vor dem Gericht der Feststellungsklage,

sondern vor einem anderen zuständigen Gericht erhoben wird.

Nichts anderes kann aber für den hier vorliegenden Fall gelten, daß die

Antragsgegnerin nach erfolgter Abmahnung sofort negative Feststellungsklage erhebt,

um das ihr genehme Gericht der Hauptsache festzulegen, zumal das Ziel des § 937

Abs. 1 ZPO, die Gefahr divergierender Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte zu

vermeiden, nicht vermieden werden kann, da es nach der oben zitierten Entscheidung

des Bundesgerichtshofes. dem Verletzten freisteht, die wettbewerbsrechtliche

Leistungsklage vor einem von ihm ausgewählten zuständigen Gericht zu erheben und

nicht vor dem Gericht, bei dem die negative Feststellungsklage anhängig ist. Der

Bundesgerichtshof stellt, ausdrücklich fest, daß es weder einen Vorrang der Fest-

stellungsklage vor der Leistungsklage gibt, noch dieses Vorgehen dem Gläubiger als.

rechtsmißbräuchliches Verhalten zur Last gelegt werden darf. Der Leistungsklage ist

vielmehr der Vorrang vor der Feststellungsklage zu geben, denn nur die durch die

Erhebung der Leistungsklage kann die Unterbrechung der Verjährung bewirkt werden.

Zu Recht weist der Bundesgerichtshof daraufhin, daß eine Bindung der Leistungsklage

des Verletzten an dem vom Verletzer mit der Erhebung der negativen

Feststellungsklage gewählten Gerichtsstand zu einer Entwertung des im

Wettbewerbsrecht entwickelten Rechtsinstitutes der Abmahnung führt, weil der

Gläubiger versucht sein wird, die Festlegung des Gerichtsstandes durch den Schuldner

dadurch zu vermeiden, daß er auf eine Abmahnung verzichtet, mit der Folge, daß er die

später die Kostenlast des Verfahrens trägt. Dies ist aber mit dem Sinn und Zweck des

Rechtsinstitutes der außergerichtlichen Abmahnpflicht, nämlich der Vermeidung der

gerichtlichen Auseinandersetzung durch außergerichtliche Unterwerfung oder

außergerichtliche Abwehr des vermeintlichen Anspruches, nicht zu vereinbaren.

Die gleiche Situation träte, folgte man dem OLG Frankfurt, für den Verletzten auch in

einem Fall wie dem vorliegenden ein. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage

nach erfolgter Abmahnung durch den Verletzer und späteren Antragsgegner vor einem

ihm wegen seiner Rechtsprechung vorteilhafter erscheinenden Gericht brächte den

Verletzten, den Antragsteller, in der mündlichen Verhandlung über den Erlaß einer

einstweiligen Verfügung in die Lage, die Verweisung des Verfahrens an das von dem

Verletzer durch die Erhebung der negativen Feststellungsklage angerufene Gericht

nach § 281 ZPO beantragen zu müssen, wollte er nicht die Abweisung seines Antrages

in Kauf nehmen. Die Möglichkeit für den als Verletzer in Anspruch Genommenen, nach

erfolgter Abmahnung negative Feststellungsklage vor einem von ihm ausgewählten

Gericht zu erheben, um für die erwartete einstweilige Verfügung das Gericht der

Hauptsache festzulegen, wird in der Literatur zu Recht dahingehend, kritisiert, daß der

Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO unterlaufen wird (vgl. Fritze GRUR 1996, 573,

der diese Praxis als "forum Shopping" bezeichnet, da sie dem Verletzten dem vom

Verletzer gewählten Gerichtstand aufzwingt, und jetzt auch Teplitzky,

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 54, Rdn.3). Die Folge der oben zitierten

Rechtsprechung, daß die Erhebung der negativen Feststellungsklage für das

einstweilige Verfügungsverfahren die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes als das

Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO begründe, ist diejenige, daß mit der

Leistungsklage einerseits und dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung und

der negativen Feststellungsklage andererseits zwei unterschiedliche Gerichte befaßt

sind. Diese Situation wird insbesondere dann eintreten, wenn das von dem Antragsteller

ausgewählte Gericht dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung stattgegeben

hat. Der Antragsteller wird dann regelmäßig auch die Leistungsklage bei diesem Gericht

erheben. Sobald über die Leistungsklage verhandelt worden ist, wird die negative

Feststellungsklage unzulässig, da das erforderliche Rechtsschutzinteresse nicht länger

besteht. Im Regelfall werden die Parteien die Feststellungsklage daher in der

Hauptsache für erledigt erklären. Die Gefahr divergierender Entscheidungen

unterschiedlicher Gericht, nämlich über den Erlaß der einstweiligen Verfügung und die

Leistungsklage, wird somit nicht dadurch begegnet, daß das Gericht der negativen

Feststellungsklage als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO angesehen

wird.

Auch diese aufgezeigten Konsequenzen für das einstweilige Verfügungsverfahren sind

eine Folge der im Wettbewerbsrecht und im gewerblichen Rechtsschutz bestehende

Abmahnlast des anspruchsberechtigten Gläubigers vor Einleitung eines gerichtlichen

Verfahrens, die es dem durch die Abmahnung gewarnten Schuldner möglich ist, durch

die sofortige Erhebung der negativen Feststellungsklage den ihm genehmen

Gerichtsstand für das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung festzulegen.

Die Erwägungen des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung "Parallelverfahrens"

zum Verhältnis von negativer Feststellungsklage zur Leistungsklage

(Unterlassungsklage) müssen aber uneingeschränkt erst recht im vorliegenden Fall

gelten, der das einstweilige Verfügungsverfahren und die negative Feststellungsklage

betrifft.

II.

Die Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung

hinreichenden Sicherheit ihre Aktivlegitimation dargelegt und glaubhaft gemacht. Daß

die Antragstellerin ursprünglich unter der Bezeichnung "A." firmierte, für die ausweislich

der Ablichtung der Markenurkunde nach Anlage Ast lb beim Deutschen Patent- und

Markenamt die Marke "U. " eingetragen ist, ergibt sich aus der Ablichtung des

"Certificates of Incorporation on Change of Name" des Registrar of Companies for

England and Wales vom 4. November 1997. Die Antragstellerin hat zuvor in der

mündlichen Verhandlung nicht die Urkunden vorlegen können, was jedoch keinen

(vernünftigen) Zweifel an der Rechtsinhaberschaft der Antragstellerin an der

Klagemarke zu begründen vermag. Die Vorlage der bei den Ablichtungen der Urkunde

reicht der Kammer zur Glaubhaftmachung der Aktivlegitimation aus.

Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß ihr gegen die

Antragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch zusteht, dessen Sicherung durch den

Erlaß einer einstweiligen Verfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteile für die

Antragstellerin nach § 940 der Zivilprozeßordnung (ZPO) nötig erscheint. Die

Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung hinreichenden

Sicherheit dargelegt, daß die Antragsgegnerin die angegriffene Bezeichnung "L. U. " im

geschäftlichen Verkehr benutzt, nämlich zur Kennzeichnung von Schuhen und sie

hiermit auf der B-Messe Schuhwaren in Düsseldorf mit einem eigenem Stand vertreten

war, und damit die Gefahr von Verwechslungen mit der Verfügungsmarke "U. " gegeben

ist, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Markengesetz (MarkenG).

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst, b MarkenRL durch die Rechtsprechung

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 387, 389 =

WRP 1998, 39, 41 - Sabel/Puma; GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 -CANON,

Tz. 16 f.), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung

erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wie für die Auslegung von § 14 Abs.

2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der

Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend

zu-beurteilen. Hierzu gehören, wie sich aus der zehnten Begründungserwägung ergibt,

insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung,

die das angegriffene Zeichen zu ihr hervorrufen kann,1 sowie der Grad der Ähnlichkeit

zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten

Waren oder Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof

der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der

Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen,

wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden (prägenden)

Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die

Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt.

Darüber hinaus besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden

Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der

damit gekennzeichneten Waren, indem ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 - CANON, Tz. 17). Das

entspricht der Rechtsprechung zum -Markengesetz, nach der bei der Anwendung dieser

Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum

Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (BGH, GRUR

1995, 216, 219 = WRP 1995, 320 -Oxygenol II; GRUR 1998, 924 = WRP 1998, 875 -

Salvent /Sälventerol; GRUR 1999, 241 = MarkenR 1999, 57 - Lions) .

Dem Wortzeichen "U. " kommt normale Kennzeichnungskraft zu. Diese Bezeichnung ist

für Schuhe hinreichend originell. Der Begriff "U. ", der aus der englischen Sprache

stammt, wird ins Deutsche mit "U" oder aber auch adverbial mit "u" übersetzt. Er steht

auch als Synonym für eine Untergrundbewegung oder eine Subkultur. Außerdem kommt

dem Begriff sowohl in Alieinstellung als auch in Kombination mit den Begriffen "R" oder

"r" im englischsprachigen Raum der Bedeutungsgehalt für eine U-Bahn oder

Untergrundbahn zu. Diese Wortbedeutungen stehen in keinem Zusammenhang mit dem

gekennzeichneten Produkt, nämlich Schuhen. Der Begriff ist daher auch nicht

freihaltebedürftig.

Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, bietet die Antragsgegnerin ebenfalls Schuhe

unter der Bezeichnung "L. U. " an, und identische Waren.

Neben der Warenidentität besteht auch eine Teilidentität zwischen dem

Verfügungskennzeichen und dem angegriffenen Kennzeichen hinsichtlich des

Bestandteils "U. ". Diese Teilidentiät der angegriffenen Kennzeichnung und der

Verfügungsmarke reicht jedoch als solche nicht aus, um eine relevante

markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn es geht nicht an, aus dem

angegriffenen Zeichen, welches ein Wort-Bild-Zeichen mit mehreren Wortbestandteilen

darstellt, den Wortbestandteil "U. " herauszulösen und dem Klagezeichen, das ein Ein-

Wort-Zeichen ist, isoliert gegenüberzustellen. Es ist vielmehr von dem das

Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der

zeichen-rechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüber-stehenden

Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st. Rspr.,

vgl. aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR

1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996,

406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774 -falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali

Toft; GRUR 1996, 777, 778 - Joy; GRUR 1996, 977, 978 -DRANO/P3-drano; BGH,

GRUR 1997, 897 - Ionofil). Denn nur aufgrund des Gesamteindrucks der jeweiligen

Bezeichnung kann die Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden

Kennzeichen verläßlich beurteilt werden. An diesem Grundsatz hat sich, wie der

Bundesgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen hat, durch die Umsetzung der

Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Marken durch das Markengesetz nichts

geändert (vgl. BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. Innovadiclophlont; a.a.O. -

Blendax Pep; a.a.O. JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - Joy;

Mitt. 1996, 354 - DRANO/P3-drano; BGH, a.a.O. - Ionofil). Es -ist deshalb auch weiterhin

nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dieses

allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Für den

Fall, daß es sich bei dem älteren Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen handelt,

beruht dies auf der Erwägung, daß markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der

Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer anderen

Marke nur in der konkreten Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus

einem Kombinationszeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd

(BGH, GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; a.a.O. -

Springende Raubkätze; a.a.O. - Sali Toft; BGH, a.a.O. - Ionofil). Dieser Grundsatz gilt

gleichermaßen, wenn sich - wie hier - ein älteres Ein-Wort-Zeichen und ein jüngeres

zusammengesetztes Zeichen gegenüberstehen. Auch in einem solchen Fall ist es

verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen

Übereinstimmung mit dem Klage- bzw. Verfügungszeichen festzustellen (BGH, a.a.O. -

Springende Raubkatze; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O - Juwel). Dies gilt im übrigen auch

dann, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen für identische Waren eingesetzt

werden (vgl. BGH, a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. -DRANO/P3-drano).

Der vorgenannte Grundsatz verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil

eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft

zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so

geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne

zu bejahen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. -

Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O. falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O.

DRANO/P3-dra-no; BGH, a.a.O. - Ionofil) . Eine Prägung des Gesamteindruckes des

kombinierten Zeichens durch einen Bestandteil kann sich dabei aus dessen

Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft und/oder daraus ergeben, daß ein oder

auch mehrere weitere Bestandteile aufgrund besonderer Umstände gegenüber einem

Zeichenbestandteil zurücktreten.

Der Bestandteil "L. " tritt gegenüber dem Bestandteil U. deshalb zurück, weil es sich

hierbei um eine Ortsangabe handelt, nämlich um den Namen der Hauptstadt des

Vereinigten Königreiches, und sie vom Verkehr nur als Herkunftshinweis der Modelinie

"U. " verstanden wird. Gerade auf dem Mode- und Bekleidungsmarkt, auf dem der

Verkehr sich im Sinne eines gesteigerten Markenbewußtseins häufig an den Namen

von Modeschöpfern und -herstellern orientiert, mißt der Verkehr einer Ortsangabe, auch

wenn sie mit einer Phantasie- oder Namensbezeichnung einer Modelinie kombiniert

wird, wie beispielsweise Paris, New York, Rom oder L. , keine andere Bedeutung als

die eines Hinweises auf den Sitz oder die Herkunft des Unternehmens oder des

Modedesigners zu. Dabei ist gleichgültig, ob diese Ortsangabe einer. Weiteren

Bezeichnung voran- oder nachgestellt wird. Derartige Angaben sind in der

Modebranche üblich und auch allgegenwärtig. Die Hauptstadt des Vereinigten

Königreiches ist zudem als Modetrends kreierende Metropole in Europa insbesondere

bei modebewußtem jungem Publikum bekannt. Entgegen der Auffassung der

Antragsgegnerin kommt diesem Bestandteil der angegriffenen Kennzeichnung keine

(mit-) prägende Bedeutung zu im dem Sinne, daß der Verkehr diese Kennzeichnung in

Verbindung mit den L. er Verkehrsbetrieben bringen wird. Eine solche Verbindung wird

allenfalls derjenige Teil der Verbraucher ziehen, dem das Signet der L. er

Untergrundbahn bekannt und gut vertraut ist. Andernfalls drängt sich eine solche

Verbindung keineswegs auf, weil zwischen den gekennzeichneten Waren -Schuhen -

und den L. er Verkehrsbetrieben kein greifbarer Zusammenhang besteht. Selbst wenn

die Verbindung gezogen wird, ändert dies nichts daran, daß dem Verbraucher -

bezogen auf die Ware Schuh - in dem mit dem Signet der L. er U-Bahn

übereinstimmenden Zeichen als unterscheidungskräftiger Teil der Bezeichnung das mit

der Ortsangabe "L. " verbundene Wort "U. " gegenübertritt. Das ist nicht anders als bei

der Verfügungsmarke, die - wie dargelegt .- gleichfalls im Sinne von Untergrundbahn

verstanden werden kann, ohne damit den Charakter einer Phantasiebezeichnung für

Schuhwerk zu verlieren.

Die Verwechslungsgefahr ist insbesondere vor dem Hintergrund zu bejahen, daß es

sich bei Schuhen um Waren des täglichen Bedarfs handelt, bei denen der Verbraucher

den jeweiligen Kennzeichnungen keine besondere Bedeutung zumißt. Daß es sich bei

den unter dieser Kennzeichnung angebotenen Schuhen um besonders hochwertige

Bekleidungsstücke handelt, hat die Antragsgegnerin nicht geltend gemacht. Wie die in

der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schuhe zeigten, handelte es sich bei den so

gekennzeichneten Schuhen in erster Linie um Gummistiefel.

Zu berücksichtigen ist schließlich auch, daß der Verkehr die Marken im Regelfall nicht

gleichmäßig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern nur ein undeutliches

Erinnerungsbild an die Marke haben wird. Die Übereinstimmungen sind dabei stärker

prägend als die Unterschiede.

Der Annahme der Verwechslungsgefahr steht auch nicht entgegen, daß die

Antragsgegnerin die Bezeichnung "L. U. " auch als Wort-/Bildmarke im geschäftlichen

Verkehr verwendet. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen mißt der

Verkehr im Regelfall dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine

prägende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1996, 267,269 - Springende Raubkatze -;

GRUR 1996, 895, 896 - rote Kreisfläche) . Zwar kann ein Bildbestandteil auch neben

einem nicht völlig zurücktretenden Wortbestandteil eine den Gesamteindruck (mit-

)prägende Bedeutung entfalten, wenn es jedenfalls von einem beträchtlichen Teil des

Verkehrs als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefaßt wird. Die graphische

Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist jedoch nicht so auffällig, daß dem

Bildbestandteil (mit-) prägende Bedeutung zukäme. Das Rondell besteht aus einem rot

umrandeten Kreis, dessen Inneres weiß' gehalten ist und einem blauen Querbalken, in

dem mit weißen Großbuchstaben das Wort "L. U. " geschrieben steht.

Konkrete Anhaltspunkte, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen

würden, hat die Antragsgegnerin nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht.

Ein prioritätsälteres Recht steht der Antragsgegnerin nicht zu. Die zugunsten ihrer

Lizenzgeberin eingetragenen Schutzrechte vermögen solche prioritätsälteren

inländischen Rechte, von denen die Antragsgegnerin ihre Berechtigung zur Benutzung

der Bezeichnung "L. U. " ableiten könnte, nicht zu begründen.

III.

Zur Abwendung der Antragstellerin drohender wesentlicher Nachteile ist der Erlaß einer

einstweiligen Verfügung erforderlich (§ 940 ZPO).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer (NJWE-WettbR 1999, 63 - TDI) wird

der Verfügungsgrund in Kennzeichenstreitsachen nach der entsprechend anwendbaren

Vorschrift des § 25 UWG vermutet. Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf

kennzeichenrechtliche Ansprüche war schon unter der Geltung des

Warenzeichengesetzes anerkannt; das Markengesetz hat hieran nichts geändert (vgl.

Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl. § 25 UWG Rdn. 5).

Die Dringlichkeitsvermutung ist auch nicht dadurch entfallen, wie die Antragsgegnerin

meint, daß die Antragstellerin sie bereits mit Schreiben vom 25. Januar 1999 abgemahnt

hat, den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung aber erst am 3. März 1999 bei

Gericht eingereicht hat. Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß sie

erst am 5. Februar 1999 zuverlässige Kenntnis über die Identität der Antragsgegnerin

durch eine entsprechende Email der K GmbH erlangt hat. Es war der Antragstellerin

aber nicht zuzumuten, die Antragsgegnerin, nachdem diese auf die Abmahnung vom 20.

Januar 1999 hin nicht reagiert hatte, ins Blaue hinein mit einer einstweiligen Verfügung

in Anspruch zu nehmen. Auch wenn sie sich unter der Internet Adresse der Messe

Düsseldorf, die notwendigen Informationen über die Antragsgegnerin hätte beschaffen

können, so bestand die einzige sichere Informationsquelle doch darin, die

Messegesellschaft selbst um eine Auskunft zu ersuchen.

Im übrigen besteht auch dann ein Verfügungsgrund im Sinne des § 940 ZPO, wenn man

die Dringlichkeitsvermutung, einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 1997 (20 ü

38/97, nicht veröffentlicht, vgl. aber hierzu Peters, Mitt. 1999, 48) folgend, nicht

anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem

Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil schon darin zu sehen, daß der

Unterlassungsanspruch für einen be-stimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er

nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit einen durch eine

Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der

Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein unzulänglicher Ersatz. Die

Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht

ist, im allgemeinen nur dann versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers

zumindest gleichwertiges .Interesse des Antragsgegners entgegensteht. Auch im

Streitfall gebietet daher das überwiegende Interesse der Antragstellerin die Sicherung

ihrer Rechte im Verfügungsverfahren.

Die Antragsgegnerin hat auch keine eigenen schutzwürdigen Interessen vorgetragen

und glaubhaft gemacht, die ein Absehen vom Erlaß der einstweiligen Verfügung als

gerechtfertigt erscheinen ließen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Streitwert beträgt 200.000,— DM.