Urteil des LG Düsseldorf vom 14.08.2007
LG Düsseldorf: angemessene entschädigung, eigenes verschulden, endprodukt, zwischenprodukt, rechnungslegung, nichtigkeitsklage, zusammensetzung, patentverletzung, aussetzung, sicherheitsleistung
Landgericht Düsseldorf, 4a O 202/06
Datum:
14.08.2007
Gericht:
Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:
4a. Zivilkammer
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
4a O 202/06
Tenor:
I.
Die Beklagte zu 1) wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung
festzu¬setzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle
wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen erhalten durch
Umsetzung von 20-80 Gew.-% einer Additionsverbindung (A) hergestellt
aus einer Polyepoxidverbindung und einem Polyalkylenpolyetherpolyol
mit 80-20 Gew.-% einer Aminverbindung (B),
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder
zu besitzen,
bei denen die Additionsverbindung (A) mit einem Polyamin (B)
ausgewählt aus aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen,
heterocyclischen Polyaminen oder Mischungen hiervon bei
Raumtemperaturen bis 150° C umgesetzt und das überschüssige Amin
(B) entfernt und das entstehende Addukt (C) isoliert wird, wobei die
Aminverbindung (B) so ausgewählt ist, dass ihr Siedepunkt 350° C nicht
überschreitet und dass sie mindestens drei Aminogruppen aufweist;
2.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zu
Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 20. Mai 2000 begangen
worden sind, und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der
Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -
zeiten und –preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -
zeiten und –preisen,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten
Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 2. September 2001 zu
machen sind.
II.
Es wird festgestellt,
1.
dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin für die in Ziffer I. 1.
bezeichneten, in der Zeit vom 20. Mai 2000 bis zum 1. November 2002
begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
2.
dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu
ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. 1. bezeich¬neten und seit dem 2.
September 2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch
entstehen wird.
III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV.
Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin
tragen die Beklagte zu 1) zu 50 %, die Klägerin zu 45 % und die
Beklagte zu 2) zu 5 %
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) trägt diese selbst.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2) tragen zu 90 % die
Klägerin und zu 10 % die Beklagte zu 2) selbst.
V.
Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen
Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 €. Die Klägerin darf die
Zwangsvollstreckung der Beklagten zu 2) gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages
abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in
Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Sicherheit kann jeweils auch durch eine unwiderrufliche,
unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in
der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank
oder Sparkasse erbracht werden.
Tatbestand:
1
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Patents X
(Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und
Schadensersatz in Anspruch. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents,
das am 19.10.1998 angemeldet wurde. Die Anmeldung wurde am 20.04.2000 offen
gelegt. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 02.08.2001 veröffentlicht.
Das Patent steht in Kraft. Das Klagepatent bezieht sich auf ein Härtungsmittel für
wässrige Epoxidharzdispersionen.
2
Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen
Verfahrenssprache Deutsch ist, lautet wie folgt:
3
Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen erhalten durch Umsetzung
von 20-80 Gew.-% einer Additionsverbindung (A) hergestellt aus einer
Polyepoxidverbindung und einem Polyalkylenpolyetherpolyol mit 80-20 Gew.-%
einer Aminverbindung (B), dadurch gekennzeichnet, dass die Additionsverbindung
(A) mit einem Polyamin (B) ausgewählt aus aliphatischen, cycloaliphatischen,
araliphatischen, heterocyclischen Polyaminen oder Mischungen hiervon bei
Raumtemperaturen bis 150° C umgesetzt und das überschüssige Amin (B) entfernt
und das entstehende Addukt (C) isoliert wird, wobei die Aminverbindung (B) so
ausgewählt ist, dass ihr Siedepunkt 350° C nicht überschreitet und dass sie
mindestens drei Aminogruppen aufweist.
4
Wegen des lediglich "insbesondere" geltend gemachten Unteranspruchs 3 wird auf die
Klagepatentschrift (Anlage K 1) verwiesen.
5
Die Beklagte zu 1) stellt in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Bezeichnung
"X" Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen her. Nach der Behauptung der
Klägerin vertreibt die Beklagte zu 1) diese Härtungsmittel über die Beklagte zu 2) in
Deutschland. Nachfolgend wiedergegeben ist eine von der Beklagten zu 1) auf ihrer
Internet-Seite X herausgegebene Produktbeschreibung.
6
X
7
Daraus ergibt sich, dass es sich bei X um ein Härtungsmittel auf Wasserbasis handelt,
8
das die Fähigkeit hat, Epoxidharze zu emulgieren.
Bei der Herstellung von X bei der Beklagten zu 1) wird das nachfolgend schematisch
abgebildete Herstellungsverfahren benutzt (wobei nach dem von der Beklagten zu 1)
unwidersprochenen Vortrag der Klägerin in dem Schema versehentlich die
Bezeichnung X der falschen Reagenz zugeordnet wurde. Nachfolgend abgebildet ist
ein korrigiertes Schema:
9
X
10
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Zwischenprodukt X sämtliche Merkmale
des Klagepatents verwirklicht. Bei dem Herstellungsverfahren der Beklagten zu 1) wird
nach Herstellung des Zwischenprodukts X in einem nächsten Schritt das X mit "X",
einem Reaktionsprodukt von Phenylgeycidylether und Diethylentriamin (DETA), von
dem der Überschuss von eingesetztem DETA durch Destillation entfernt worden ist,
vermischt. Dabei beträgt der Anteil des Zwischenprodukts X an der Mischung 90 % und
der Anteil des X 10 %. Im Schritt 3 des Herstellungsverfahrens wird ein flüssiges
Bisphenol-A-Diglycidlether ("X") addiert, und schließlich findet eine Endcapping-Stufe
mit Cresylglycidylether ("X") statt.
11
Nachdem die Klageschrift der Beklagten zu 2) am 28.06.2007 zugestellt wurde, hat sich
mit im frühen ersten Termin am 01.08.2006 überreichten Schriftsatz vom 01.08.2006 der
Prozessbevollmächtigte der Beklagten zu 2) für diese bestellt und erklärt, die Beklagte
zu 2) erkenne die Klageforderung an. Daraufhin ist am 01.08.2006 ein Teil-
Anerkenntnisurteil gegen die Beklagte zu 2) ergangen.
12
Die Klägerin meint, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent
wortsinngemäß. Die angegriffene Ausführungsform werde in den vom Klagepatent
genannten Verfahrensschritten hergestellt. Zwar werde das dadurch erzielte
Zwischenerzeugnis X noch weiteren Verfahrensschritten unterzogen. Dies ändere aber
nichts daran, dass im Endprodukt "X" das patentgemäße Zwischenerzeugnis X noch in
großen Teilen vorhanden sei, was durch das Gutachten der X vom 26.03.2007 (Anlage
K 12) nachgewiesen sei. Die weiteren Substanzen, die sich noch im Endprodukt
befänden, stellten lediglich den "Feinschliff" dar. Zudem weise das Endprodukt "X" im
wesentlichen dieselben Eigenschaften auf wie das Zwischenerzeugnis X, wie eine
anwendungstechnische Untersuchung (Anlage K 8) zeige. Schließlich sei auch aus
dem Klagepatent zu erkennen, dass dieses es als eine nur unwesentliche und damit
nicht aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs 1 heraus führende
Weiterverarbeitung ansehe, wenn Glycidether wie X oder X hinzugefügt werde. Dies
ergebe sich daraus, dass im Ausführungsbeispiel 2D des Klagepatents ausdrücklich
vorgesehen sei, dass dem Härtungsmittel Fettalkoholglycidether hinzugefügt werde.
13
Nachdem die Klägerin die Klage zunächst gegen beide Beklagten gerichtet hat,
beantragt sie nunmehr – nachdem gegen die Beklagte zu 2) ein Teil-Anerkenntnisurteils
erlassen wurde – gegenüber der Beklagten zu 1),
14
wie erkannt,
15
wobei sie unter Ziffer I. 2. zusätzlich Auskunft und Rechnungslegung über die
Herstellungsmengen und –zeiten verlangt.
16
Die Beklagte zu 1) beantragt,
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die Klage abzuweisen,
18
hilfsweise,
19
der Beklagten zu 1) nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften
der Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der
Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten
Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt,
der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein
bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter
Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
20
die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine
Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
21
Weiterhin beantragt die Beklagte zu 1),
22
den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die von
der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage
auszusetzen.
23
Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.
24
Die Beklagte zu 2) beantragt,
25
die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 93 ZPO der Klägerin aufzuerlegen.
26
Die Beklagte zu 1) bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin. Weiter bestreitet sie,
dass sie die angegriffene Ausführungsform in Deutschland vertreibe. Sie meint, die im
schematisch dargestellten Herstellungsverfahren (Anlage B 1) als Schritte 2 und 3
bezeichneten, folgenden Verfahrensschritte, bewirkten, dass eine neue chemische und
stoffliche Identität erzeugt und eine veränderte Qualität des Endprodukts erreicht werde.
Das Endprodukt X verletze das Klagepatent daher nicht. Aufgrund der
Verfahrensschritte 2 und 3 sei das Zwischenprodukt X in dem Endprodukt - wenn
überhaupt – nur noch in Spuren vorhanden. Im Übrigen sei das Klagepatent wegen
widerrechtlicher Entnahme gemäß §§ 21, 22 Abs. 1 PatG nichtig, weshalb das
Verfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen sei.
27
Die Beklagte zu 2) macht geltend, sie habe vor Klageerhebung von den geltend
gemachten Ansprüchen keine Kenntnis gehabt und habe zur Klageerhebung keinen
Anlass gegeben. Die von der Klägerin geforderte Auskunft habe sie, die Beklagte zu 2),
innerhalb der von der Klägerin mit der Aufforderung vom 29.08.2007 gesetzten Frist bis
zum 08.09.2006 erteilt. Außerdem ergebe sich aus den außergerichtlich gewechselten
Schreiben vom 26.09.2006 (Anlage TW 5) und vom 24.10.2006 (Anlage TW 6), auf
deren Inhalt Bezug genommen wird, dass sich die Parteien darauf geeinigt hätten, dass
die Klägerin dem Beklagten zu 2) seine Kosten zu erstatten habe.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
29
Entscheidungsgründe:
30
Die Klage ist zulässig und mit Ausnahme des sich auch auf Herstellungsmengen und –
zeiten beziehenden Auskunftsanspruch begründet.
31
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft,
Entschädigung und Schadensersatz aus Artikel 64 Absatz 1 des Übereinkommens über
die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) in Verbindung mit §§ 139 Absatz 1 und 2,
140b Absatz 1, 33 Absatz 1 Patentgesetz (PatG); Artikel II § 1 Satz 1 des Gesetzes über
internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG); §§ 242, 259 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) verlangen. Die angegriffene Ausführungsform macht vom
Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagte zu 1)
dazu berechtigt sind (§ 9 Nr. 1 PatG).
32
I.
33
Das Klagepatent bezieht sich auf ein Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-
Dispersionen. Epoxidharze werden in der Industrie insbesondere für Lacke,
Beschichtungen und Beläge und Klebstoffe für Kunststoffe und Metalle sowie als
Laminate im Flugzeug- und Fahrzeugbau verwendet. Um das Epoxidharz auszuhärten,
ist - so das Klagepatent in der Beschreibung - bekannt, dass Polyamidoamine
verwendet werden, die freie Aminogruppen enthalten.
34
In der EP X wird ein Härtungsmittel für wässrige Epoxidharzdispersionen beschrieben,
das durch Umsetzung von 20-80 Gew.-% eines Adduktes aus einer
Polyepoxidverbindung und
35
einem Polyalkylenpolyetherpolyol mit einer Aminverbindung gebildet wird. Das
Klagepatent kritisiert an dieser Zusammensetzung, dass sie bei höheren Temperaturen
nur stark eingeschränkt einsetzbar sei. Dies sei dadurch bedingt, dass an der
Aminverbindung ungesättigte Verbindungen addiert würden, die insbesondere bei
höheren Temperaturen freigesetzt werden könnten.
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In weiteren Druckschriften wurde nach Wegen gesucht, um diesen Nachteil zu
vermeiden. Die Klagepatentschrift erwähnt insoweit die EP X, die DE X und die DE X,
bezeichnet die dort beschriebenen Härtungsmittel jedoch in Bezug auf ihre
toxikologischen Eigenschaften als unbefriedigend.
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Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund das Problem zu Grunde, ein
verbessertes Härtungsmittel anzugeben, das zum einen toxikologisch unbedenklich ist
und das über die gesamte Applikationsbreite ein einwandfreies Härtungssystem bildet.
38
Dies soll durch den Patentanspruch 1 erreicht werden, der folgende Merkmale aufweist:
39
1. Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen;
2. das Härtungsmittel wird erhalten durch Umsetzung einer Additionsverbindung (A)
mit einer Aminverbindung (B);
40
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2.1 bei Raumtemperaturen bis 150° C;
42
3. die Additionsverbindung ist aus einer Polyepoxidverbindung und einem
Polyalkylenpolyetherpolyol hergestellt;
4. das überschüssige Amin (B) wird entfernt und das entstehende Addukt (C) isoliert;
5. die Additionsverbindung (A) hat 20 bis 80 Gewichts-% und die Aminverbindung 80
bis 20 Gewichts-%;
6. die Aminverbindung (B) ist ein Polyamin (B)
43
1. aus aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen, heterocyclischen
Polyaminen oder Mischungen hiervon,
2. dessen Siedepunkt 350° C nicht überschreitet
3. und das mindestens drei Aminogruppen aufweist.
44
45
46
II.
47
1.
48
Die Klägerin ist zur Geltendmachung der Rechte aus dem Klagepatent berechtigt. Sie
hat ihre Aktivlegitimation durch die Anlagen K 6 und K 7 nachgewiesen. Daraus ergibt
sich, dass die Klägerin durch Umwandlung aus der zunächst in der Patentrolle
eingetragenen X hervorgegangen ist.
49
2.
50
Die Beklagte zu 1) hat nicht substantiiert bestritten, dass sie die angegriffene
Ausführungsform in der Bundesrepublik über die Beklagte zu 2) Deutschland vertreibt.
Sie hat lediglich bemängelt, dass sich dies nicht aus dem von der Klägerin in diesem
Zusammenhang vorgelegten "X" ergebe und dass ein Beweisangebot für die
Verletzungshandlung fehle. Wenn die Beklagte zu 1) aber zugleich ausführt, "die
Klägerin werde diese Einwendung sicherlich noch entkräften", dann kann dieser Vortrag
der Beklagten nicht als ein ernsthaftes und substantiiertes Bestreiten des Vertriebs
angesehen werden. Im Übrigen hat die Klägerin durch die Anlage K 14 belegt, dass die
Beklagte zu 1) das Produkt "X" auf einer Internet-Seite, die unter anderem in
Deutschland abrufbar ist und sich damit – trotz der englischen Sprache – auch an ein
deutsches Fachpublikum richtet, unter anderem in Europa und damit auch in
Deutschland anbietet.
51
3.
52
Die angegriffene Ausführungsform ist eine wässrige Epoxidharz-Dispersion im Sinne
des Merkmals 1 der Merkmalsgliederung. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die
Beklagte zu 1) zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform – zumindest bis zu
dem Zwischenprodukt "X" - das in der Anlage B 1 dargestellte Herstellungsverfahren
einsetzt. Danach wird in Schritt 1 des Verfahrens eine katalytische Reaktion von
Polyethylenglycol und einem Überschuss an X durchgeführt. Dies entspricht nach dem
übereinstimmenden Verständnis der Parteien dem Herstellungsverfahren, das in dem
Merkmal 3 zur Herstellung der Additionsverbindung (A) beschrieben wird. In einem
Schritt 2 wird sodann die Additionsverbindung mit Triethylentetramin (TETA) bei einer
Raumtemperatur von bis zu 150° C umgesetzt gemäß der Merkmalsgruppe 2. Da es
sich bei TETA unstreitig um ein aliphatisches Polyamin handelt, dessen Siedepunkt bei
267° C liegt und das vier Aminogruppen enthält, ist die Merkmalsgruppe 6 ebenfalls
erfüllt. Darüber hinaus bestreitet die Beklagte zu 1) auch nicht, dass die Verbindung
zwischen der Additionsverbindung, die im Schritt 1 hergestellt wird und der
Aminverbindung TETA nach den in Merkmal 5 des Klagepatents genannten
Gewichtsverhältnissen zusammengesetzt ist. Schließlich wird bei dem
Herstellungsverfahren der Beklagten zu 1) das überschüssige Amin
53
entfernt und damit das Addukt isoliert gemäß Merkmal 4. Das von der Beklagten zu 1)
als "X" bezeichnete Produkt erfüllt damit unstreitig sämtliche Merkmale des
Klagepatents.
54
Die Parteien streiten jedoch darüber, ob auch das Endprodukt X, das letztlich von den
Beklagten auf dem Markt angeboten wird, noch unter den Patentanspruch fällt.
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Bei einer chemischen Umsetzung unterliegt das Verarbeitungsprodukt jedenfalls dann
dem Patentschutz, wenn das geschützte Zwischenprodukt im Endprodukt unverändert
enthalten ist (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 9 Rn. 58; Benkard/Scharen, PatG,
10. Aufl. 2006, § 9 Rn. 30). Dabei darf allerdings nicht nur ein funktionsloser Rest des
geschützten Zwischenprodukts im Endprodukt vorhanden sein. Der geschützte Stoff
muss als solcher noch vorhanden sein; durch die chemische Umsetzung darf er nicht in
einen neuen Stoff umgewandelt worden sein, dessen physikalische Eigenschaften und
dessen technische Verwertbarkeit andere als diejenigen des Ausgangsstoffes sind (LG
Düsseldorf GRUR 1987, 896, 898 – Grasherbizid; v. Pechmann, GRUR 1977, 377, 383).
56
Diese Voraussetzung, dass das geschützte Zwischenprodukt (X) noch unverändert
vorhanden sein muss, ist jedenfalls noch zu dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem der
Verfahrensschritt 2 des Herstellungsverfahrens gemäß B 1 abgeschlossen ist. Denn im
Verfahrensschritt 2 wird das Zwischenprodukt X unstreitig noch nicht chemisch
verändert. 90 % des X werden mit 10 % des Produkts X lediglich vermischt. Die
Beklagte zu 1) hat nicht dargetan, dass diese beiden Stoffe eine chemische Reaktion
miteinander eingehen.
57
Die Beklagte zu 1) stützt ihre Argumentation vielmehr darauf, dass im Schritt 3 ihres
Herstellungsverfahrens ein neuer Stoff entstehe; das Zwischenprodukt X werde in den
"Endcappingschritten", also in der Zugabe von X und X verbraucht. Ob das
Zwischenprodukt X noch in nennenswertem Umfang im Endprodukt X unverändert
enthalten ist, ist zwischen den Parteien streitig. Während die Klägerin den Nachweis,
dass letzteres tatsächlich der Fall ist, insbesondere durch das
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Sachverständigengutachten der X zu erbringen versucht, hat sie sich – insbesondere in
der mündlichen Verhandlung - darüber hinaus darauf berufen, dass eine
Patentverletzung schon deshalb zu bejahen sei, weil die vorteilhaften Eigenschaften
des X – betreffend die Topfzeit, Filmbildung, Pendelhärte und die toxikologische
Eigenschaften der Dispersion – auch im Endprodukt X noch bestünden. Eine
Patentverletzung sei aber schon dann anzunehmen, wenn das Endprodukt in
erheblichem Maße die vorteilhaften Eigenschaften und Wirkungen des geschützten
Stoffes aufweise – selbst wenn es das geschützte Zwischenprodukt nicht mehr
unverändert enthalte (dabei beruft sich die Klägerin insbesondere auf
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 9 Rn. 58). Ähnlich wie bei einer
patentverletzenden mechanischen Vorrichtung, die selbstverständlich auch dann noch
das Patent verletze, wenn
lediglich ein weiteres Bauteil angefügt werde, könne es auch im vorliegenden Fall nicht
aus dem Patentschutz herausführen, wenn durch eine chemische Reaktion Substanzen
an die chemische Verbindung des Zwischenprodukts X angelagert würden, die zwar die
Identität der betroffenen Moleküle, nicht aber deren chemische Eigenschaften
wesentlich verändere.
59
Ob diesem Ansatz in derart weitgehendem Umfang gefolgt werden kann, dass eine
Patentverletzung durch ein Endprodukt im Allgemeinen immer schon dann zu bejahen
ist, wenn das Endprodukt in erheblichem Maße die vorteilhaften Eigenschaften und
Wirkungen des geschützten Stoffes aufweist, solange der geschützte Stoff nicht seine
technische Bedeutung verliert, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Denn jedenfalls
ist ein Endprodukt, das das Ergebnis einer chemischen Weiterverarbeitung ist, dann
vom Schutzbereich eines Patents erfasst, wenn das Patent selbst die fragliche
Weiterverarbeitung anspricht. Denn damit verdeutlicht das Patent dem Fachmann, dass
die fragliche Weiterverarbeitung jedenfalls nach dem Verständnis des Patents das
Produkt in seinen Eigenschaften nicht wesentlich verändert.
60
Dieser Fall ist vorliegend gegeben. Das Klagepatent erläutert in den
Ausführungsbeispielen 1A bis 2D, wie das erfindungsgemäße Härtungsmittel hergestellt
werden kann. Dabei wird im Beispiel 1B erläutert, wie die Additionsverbindung (A),
deren Zusammensetzung im Beispiel 1A erläutert ist, mit der Aminverbindung TETA
kombiniert wird und dass das überschüssige TETA gemäß Merkmal 4 abdestilliert wird.
Im Ausführungsbeispiel 1C wird die Additionsverbindung gemäß 1A mit der
Aminverbindung DETA kombiniert. Im Beispiel 2A wird eine andere Zusammensetzung
der Additionsverbindung vorgeschlagen, die dann im Ausführungsbeispiel 2B mit TETA
und im Ausführungsbeispiel 2C mit DETA kombiniert wird. Schließlich wird unter dem
Ausführungsbeispiel 2D beschrieben, dass die Verbindung gemäß Beispiel 2C erwärmt
wird und dahingehend weiterbehandelt wird, dass 38%-ige Formaldehyd-Lösung und
21,75g C12-14 Fettalkoholgycidether hinzugefügt wird. Zwischen den Parteien ist
unstreitig, dass ebenso wie das C12-14 Fettalkoholgycidether auch die Reagenzien X
(Cresylglycidether) und X (Bisphenol-A-Diglycidether) Glycidether sind. Damit ist bereits
im Klagepatent beispielhaft aufgeführt, dass die erfindungsgemäße Verbindung mit den
von der Beklagten verwendeten Reagenzien weiterverarbeitet werden kann. Entgegen
der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht wird der
Fachmann das Ausführungsbeispiel 2D auch als patentgemäß ansehen; er wird mithin
davon ausgehen, dass das Klagepatent das durch die Weiterverarbeitung entstehende
Produkt als ein Produkt mit nicht wesentlich abweichenden Eigenschaften einstuft.
Dieser Schluss liegt für den Fachmann insbesondere aufgrund der Tabelle 1 der
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Klagepatentschrift nahe. Dort werden die Eigenschaften all derjenigen Verbindungen
gemäß den Ausführungsbeispielen 1A bis 2D aufgeführt, die als patentgemäß
angesehen werden. Der Umstand, dass in der Tabelle nur patentgemäße Verbindungen
aufgeführt sind, ergibt sich daraus, dass die Beispiele 1A und 2A nicht in der Tabelle
enthalten
sind, denn diese beschreiben lediglich die Zusammensetzung der ersten Komponente
der patentgemäßen Verbindung, d.h. die Zusammensetzung der Additionsverbindung
(A). Aus der Tabelle ergibt sich für den Fachmann, dass die Eigenschaften des
Produkts, das in dem Ausführungsbeispiel 2D hergestellt wurde, vergleichbar sind mit
den Eigenschaften der Produkte gemäß den übrigen aufgeführten
Ausführungsbeispielen. So weist das Beispiel 2D eine einwandfreie Filmbildung auf,
was – jedenfalls bei einer Vorreaktionszeit von 60 Minuten - auch bei allen übrigen
Beispielen der Fall ist. Auch bei einer Vorreaktionszeit von 15 Minuten weisen alle
übrigen Beispiele – mit Ausnahme des Beispiels 2C – eine einwandfreie Filmbildung
auf. Auch die Pendelhärte ist mit den übrigen Ausführungsbeispielen vergleichbar. So
ähneln etwa die Werte des Beispiels 2D denen des Beispiels 1B.
62
Vor dem Hintergrund dieses Ausführungsbeispiels ist damit eine Ausführungsform, die
dadurch entsteht, dass die patentgemäße Verbindung eine Reaktion mit Glycidether-
Reagenzien eingeht, als eine Ausführungsform anzusehen, deren Eigenschaften auf der
Basis der patentgemäßen Ausführung nur unwesentlich verändert wurden. X verletzt
damit das Klagepatent.
63
4.
64
Aus der Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 ergeben sich die
tenorierten Rechtsfolgen. Da die Beklagte zu 1) in der Bundesrepublik Deutschland
widerrechtlich ein Produkt vertreibt, das von der technischen Lehre des Klagepatents
Gebrauch macht, ist sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet (§ 139 Abs. 1 PatG).
Die Beklagte zu 1) hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2
PatG). Denn als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1) die Patentverletzung durch
die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr
erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für den
Offenlegungszeitraum schuldet die Beklagte zu 1) als tatsächliche Benutzerin der
Klägerin außerdem eine angemessene Entschädigung (Artikel II Paragraf 1 Absatz 1
Satz 1 IntPatÜG). Nach dieser Vorschrift kann die Klägerin für Benutzungshandlungen
der Beklagten zu 1), die von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht haben
und die in der Zeit vom 20. Mai 2000 (d.h. ab einem Monat nach Veröffentlichung der
Anmeldung des Klagepatents) bis zum 01. September 2001 (entsprechend einem Monat
nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents) vorgenommen
worden sind, eine angemessene Entschädigung verlangen.
65
Die genaue Höhe der Entschädigung und des Schadensersatzes steht derzeit noch
nicht fest. Da jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die
rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) ein Schaden entstanden ist und
dieser von der Klägerin
66
lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in
Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein
rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der
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Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden
Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte zu 1) im zuerkannten Umfang zur
Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Soweit die Klägerin über die
tenorierte Rechnungslegungsverpflichtung hinaus auch Auskunft über die
Herstellungsmengen und –zeiten verlangt hat, war die Klage abzuweisen. Denn die
Klägerin hat selbst vorgetragen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene
Ausführungsform nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern in den
Vereinigten Staaten von Amerika herstellt. Mangels einer patentverletzenden
Herstellung in der Bundesrepublik Deutschland hat die Klägerin ihren
Unterlassungsantrag auch nicht auf die Benutzungshandlung des Herstellens erstreckt.
Dementsprechend kann sich auch die Verpflichtung zur Rechnungslegung nicht auf
Herstellungshandlungen beziehen.
Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes
Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte zu 1) wird durch die von ihr verlangten
Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte zu 1) hat schließlich über Herkunft
und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b
PatG.
68
Der von der Beklagten zu 1) begehrte Wirtschaftsprüfervorbehalt war dieser nicht
einzuräumen. Denn ein Wirtschaftsprüfervorbehalt kann nur für die nicht gewerblichen
Abnehmer und Angebotsempfänger eingeräumt werden (Kühnen/Geschke, Die
Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 2. Aufl. 2005, Rn. 288f). Vorliegend hat aber
die Klägerin von vornherein weder Auskunft über gewerbliche Abnehmer noch die
Offenlegung der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger verlangt, so dass ein
Anwendungsbereich für den Wirtschaftsprüfervorbehalt nicht verbleibt.
69
III.
70
Eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts
über die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage ist nicht angezeigt. Nach
ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung;
BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf
(GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 -
Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die
Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den
Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem
Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende
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Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der
Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse
des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die
Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten
ist.
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Aus dem Vorbringen der Beklagten zu 1) in der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage
ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit,
dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen widerrechtlicher Entnahme gemäß
§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG für nichtig erklärt werden wird.
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Die Beklagte zu 1), die sich sämtliche Rechte, die die dem Klagepatent zu Grunde
liegenden Erfindung betreffen, von Frau X und Herrn X hat abtreten lassen, macht in der
Nichtigkeitsklage (Anlage B 2) geltend, in Wahrheit seien Frau X und Herr X Erfinder der
patentgemäßen Lehre. Unstreitig ist in diesem Zusammenhang: Frau X und Herr X
waren bei der X als Chemiker angestellt. Die X wurde im Juni 1995 von der Klägerin
übernommen. Frau X schied daraufhin Mitte des Jahres 1995 aus dem Unternehmen
aus. Herr X – der als Erfinder im Klagepatent angegeben ist - war als Abteilungsleiter
mit der Leitung der Entwicklung und Produktion von Epoxidharzen betraut. Er schied am
31.08.1996 aus dem von der Klägerin übernommenen Unternehmen aus. Mit Memo vom
20.10.1994 (Anlage NiKl. K 3) hatte Herr X unter anderem seinen Mitarbeitern X und X
vorgegeben, dass zwei neue wasserverdünnbare Härter entwickelt werden sollten: zum
einen ein Härter, der zur Lackbeschichtung auf Stahl geeignet ist und zum anderen ein
Härter, der auf Beton einsetzbar ist. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass
bestehende Patente der X nicht verletzt werden.
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Nach mehreren Laborversuchen fasste Frau X ihre Entwicklungsvorschläge in einem
Memo vom 09.03.1995 (Anlage NiKl. 4) zusammen. In dem Memo waren insgesamt
sieben "mögliche Ansatzpunkte" genannt, wie außerhalb des Schutzbereiches der X-
Patente das Problem gelöst werden könnte. Als ein Ansatzpunkt (Punkt 4) war genannt:
Mischung einer Additionsverbindung und einem Polyamin, dann Abdestillation des
überschüssigen Amins. Weiter war dort vermerkt, dass bei dieser Lösung das Ende der
Verarbeitungszeit sichtbar werde ("noch zu prüfen").
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Aus diesem unstreitigen Sachverhalt ergibt sich jedoch nicht mit der für eine Aussetzung
erforderlichen Sicherheit, dass eine widerrechtliche Entnahme, die zur Nichtigkeit des
Klagepatents führen würde, vorliegt. Denn aus den Unterlagen (Memo der Frau X und
Memo des Herrn X) folgt jedenfalls nicht, dass der Gegenstand der Erfindung vollständig
widerrechtlich entnommen wurde. Denn das Klagepatent macht – im Gegensatz zu dem
im
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Memo der Frau X geschilderten "Ansatzpunkt" – ganz konkrete Angaben zur
Zusammensetzung und Herstellung des Härtungsmittels. Es ist vorgegeben, welche
Gewichtsanteile jeweils für die Additionsverbindung und für das Polyamin zu wählen
sind (20-80/80-20), bei welcher Temperatur beide Stoffe miteinander umgesetzt werden
sollen (bis 150°C) und wie die Aminverbindung konkret aussehen soll (drei
Aminogruppen, Siedepunkt ≤ 350° C). Derartige Vorgaben fehlen bei dem von Frau X
geschilderten Ansatzpunkt. Diese konkreten Merkmale sind aber erforderlich, um
sicherzustellen, dass das Härtungsmittel die gewünschten Eigenschaften (toxikologisch
unbedenklich, temperaturunempfindlich) aufweist. Sie sind daher untrennbar mit der
Grundidee, überschüssiges Amin abzudestillieren, verbunden. Selbst wenn daher diese
Grundidee widerrechtlich entnommen worden wäre, würde dies keinen Grund für eine
Nichtigkeitserklärung bilden. Vielmehr würde dem Verletzten – das heisst Frau X
beziehungsweise, nachdem die Ansprüche auf die Klägerin abgetreten worden sind, der
Beklagten zu 1) - in diesem Fall lediglich der Weg einer Übertragungsklage nach § 8
PatG auf Einräumung des Miteigentums bleiben (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.
2006, § 21 Rn. 25).
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IV.
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 93 ZPO. Die Beklagte zu
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1) unterliegt im Verhältnis zur Klägerin vollständig, da der Umstand, dass der
Rechnungslegungsanspruch in geringem Umfang zu weitgehend gefasst war, bei der
Kostenverteilung nicht ins Gewicht fällt. Im Hinblick auf die Beklagte zu 2) gilt
Folgendes: Die Beklagte zu 2) hat die Klageforderung anerkannt, woraufhin ein Teil-
Anerkenntnisurteil ergangen ist. Da die Beklagte zu 2) das Anerkenntnis im frühen
ersten Termin noch vor dem Verlesen eines Sachantrags erklärt hat, handelt es sich um
ein sofortiges Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO (Zöller/Herget, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 93
Rn. 6). Allerdings gilt dies nur insoweit, als sich das Anerkenntnis auf den mit der Klage
geltend gemachten Unterlassungsanspruch und den Anspruch auf Feststellung der
Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht bezieht. Dagegen kann das Anerkenntnis
nicht als "sofortig" im Sinne des § 93 ZPO angesehen werden, soweit es den mit der
Klage geltend gemachten Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung betrifft. Denn
bei Auskunftsklagen ist ein "sofortiges Anerkenntnis" im Sinne des § 93 ZPO nur dann
gegeben, wenn der Beklagte die Auskunftspflicht nicht nur anerkennt, sondern die
Auskunft auch kurzfristig erteilt (Zöller/Herget, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 93 Rn. 6
"Auskunftsklage"; Musielak/Wolst, ZPO, 5. Aufl. 2007, § 93 Rn. 13). Das bedeutet, dass
zusammen mit dem Anerkenntnis die Auskunft entweder erteilt werden muss oder aber
dass die Auskunft binnen einer kurzen erbetenen und bewilligten Frist erteilt werden
muss (OLG Nürnberg NJW-RR 2003,
352). Diese Voraussetzungen liegen vorliegend nicht vor. Die Beklagte zu 2) hätte,
nachdem ihm die Klageschrift am 28.06.2006 zugestellt wurde, schon vor dem frühen
ersten Termin am 01.08.2006 fast fünf Wochen Gelegenheit gehabt, die
Auskunftserteilung vorzubereiten, um sie im Termin zu überreichen. Statt dessen hat die
Beklagte zu 2) die Auskunft weder im frühen ersten Termin vorgelegt noch die Klägerin
in diesem Termin um die Einräumung einer Nachfrist gebeten. Die Beklagte zu 2) ist
auch nach dem Erlass des Teil-Anerkenntnisurteils nicht von sich aus tätig geworden,
sondern hat erst auf die Aufforderung der Klägerin vom 29.08.2007 (Anlage TW 1), vier
Wochen nach Urteilserlass, eine Auskunft erteilt. Eine unverzügliche Auskunftserteilung
ist darin nicht zu sehen.
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Auch der Einwand der Beklagten zu 2), man habe sich in den Schreiben der Beklagten
zu 2) vom 26.09.2006 (Anlage TW 5) und der Klägerin vom 24.10.2006 (Anlage TW 6)
darauf geeinigt, dass die Klägerin dem Beklagten zu 2) seine Kosten zu erstatten habe,
führt insoweit nicht zu einer Auferlegung der Kosten an die Klägerin. Denn die
behauptete Kostenregelung lässt sich den Formulierungen der Schreiben nicht
entnehmen. Die Parteien einigten sich lediglich darauf, ein Betrag von 300,00 € mit den
"von der Klägerin der Beklagten zu 2) zu erstattenden Kosten des Rechtsstreits"
verrechnet werden sollen. Daraus ergibt sich aber nur, dass die Parteien davon
ausgingen, dass es grundsätzlich zu einer Kostenerstattungspflicht der Klägerin
gegenüber der Beklagten zu 2) kommen wird. Ob sich diese Kostenerstattungspflicht
aber auf die gesamten Rechtsverfolgungskosten der Beklagten zu 2) erstreckt oder nur
auf einen Teil – wie vorliegend tenoriert -, lässt sich der zwischen den Parteien
getroffenen Absprache nicht entnehmen. Der Wert des Unterlassungsanspruchs war
angesichts der beträchtlichen Restlaufzeit des Klagepatents mit 70 % zu bemessen, der
Wert des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs war mit 10 % und der Wert des
Schadensersatz- und Entschädigungsanspruchs mit 20 % anzusetzen.
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Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711,
709, 108 ZPO. Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO ist – entgegen dem Hilfsantrag
der Beklagten zu 1) – nicht anzuordnen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen weder
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dargetan noch glaubhaft gemacht worden sind.
Streitwert: 200.000,00 €
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