Urteil des LG Düsseldorf vom 27.02.2007, 4a O 281/05

Entschieden
27.02.2007
Schlagworte
Maschine, Stand der technik, Rfid, Kopie, Inverkehrbringen, Allgemeine geschäftsbedingungen, Smart card, Geschäftsbetrieb, Unternehmen, Kaufvertrag
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Landgericht Düsseldorf, 4a O 281/05

Datum: 27.02.2007

Gericht: Landgericht Düsseldorf

Spruchkörper: 4a. Zivilkammer

Entscheidungsart: Urteil

Aktenzeichen: 4a O 281/05

Sachgebiet: Recht (allgemein - und (Rechts-) Wissenschaften

Tenor: I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden den Klägern auferlegt.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand: 1

2Der Kläger zu 1) ist Mitinhaber des deutschen Teils des europäischen Patents X (nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 12. Februar 1997 unter Inanspruchnahme dreier Prioritäten vom 12. Februar 1996, 17. Mai 1996 und 20. Mai 1996 angemeldet, die Patentanmeldung am 02. Dezember 1998 veröffentlicht. Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 17. Mai 2000. Das Klagepatent, dessen deutscher Teil unter dem Aktenzeichen X des Deutschen Patent- und Markenamtes geführt wird, steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

3Neben dem Kläger zu 1) Miterfinder ist und ursprünglicher Mitinhaber des Klagepatents war Herr X. Seit dem 07. November 2005 ist neben dem Kläger zu 1) eingetragene Mitinhaberin des deutschen Teils des Klagepatents die X, ein schwedisches Unternehmen. Von dieser erwarb die Muttergesellschaft der Klägerin zu 2), die X mit Sitz in den Niederlanden, gemäß Vertrag vom 29./30. Dezember 2006 unter anderem den hälftigen Anteil am Klagepatent. Diesen Anteil erwarb wiederum die Klägerin zu 2) von der niederländischen X mit Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 18. Januar 2007. Zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung war noch die X im Patent- und Gebrauchsmusterregister

des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragene Mitinhaberin des deutschen Teils des Klagepatents, wobei ein Antrag auf Umschreibung gestellt wurde.

4Die Kläger nehmen die Beklagten, von denen die Beklagte zu 1) ein Unternehmen mit Sitz in Irland ist und die Beklagten zu 2) und 3) deren Geschäftsführer sind, wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Schadensersatz sowie Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch.

5Mit Schriftsatz vom 04. Januar 2007 (Anlage B17) hat die Beklagte zu 1) bei dem Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent eingereicht, mit der sie die Nichtigerklärung des Klagepatents im Umfang sämtlicher Ansprüche (mit Ausnahme der Ansprüche 14, 15, 19, 20, 21 und 22) beantragt. Über die Nichtigkeitsklage ist bislang nicht entschieden worden.

6Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Kontaktierung eines auf einem Substrat angeordneten Drahtleiters mit den Anschlussflächen einer Chipeinheit bei der Herstellung einer die Chipeinheit und eine Drahtspule aufweisenden Transpondereinheit. Dabei handelt es sich um Maßnahmen bei der Herstellung so genannter RFID-Karten ("RFID" für Radiofrequenzidentifizierung), die auch als "Smart-Cards" bezeichnet werden und drahtlos und durch zahlreiche Materialien hindurch von einer externen Sende- und Empfangseinheit geortet werden können. RFID-Karten werden zu vielfältigen Zwecken eingesetzt, etwa zur automatischen Personenerkennung oder im Rahmen der elektronischen Warensicherung.

7Die im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie geltend gemachten Ansprüche 1, 4 und 10 des Klagepatents haben folgenden Wortlaut:

81. Verfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) angeordneten Drahtleiters (113) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chipeinheit (115) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118, 119) der Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur Anschlussfläche (118, 119) bzw. dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung des Drahtleiters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137) erfolgt.

94. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung der Drahtspule auf dem Substrat des Drahtleiters mittels einer als Ultraschalleinrichtung ausgebildeten Verlegevorrichtung erfolgt, derart, dass der Drahtleiter (20) in einer Richtung quer zur Verlegeebene (28) mit Ultraschall beaufschlagt wird, und die durch die Ultraschallbeaufschlagung erzeugte Querbewegung (24) der Verlegevorrichtung (22) der in der Verlegeebene (28) verlaufenden Verlegebewegung (29) überlagert wird.

1010. Anwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 9 zur Herstellung eines Kartenmoduls (64) mit einem Substrat (55), einer auf dem Substrat verlegten Spule (50) und einer mit der Spule (50)

verbundenen Chipeinheit (58), wobei in einer Verlegephase mittels der Verlegevorrichtung (22) eine Spule (50) mit einem Spulenanfangsbereich (51) und einem Spulenendbereich (52) auf dem Substrat (55) ausgebildet wird und in einer nachfolgenden Verbindungsphase mittels einer Verbindungsvorrichtung (60) eine Verbindung zwischen dem Spulenanfangsbereich (51) und dem Spulenendbereich (52) mit Anschlussflächen (59) der Chipeinheit (58) durchgeführt wird.

11Wegen der im Rahmen von "Insbesondere"-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 12 und 25 wird auf die vorgelegte Klagepatentschrift (Anlage advotec.1) Bezug genommen.

12Die Beklagte zu 1) mit Sitz in Irland und den Beklagten zu 2) und 3) als ihren Geschäftsführern bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Transpondereinheiten und Kartenmodule, die vom Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. der kombinierten Ansprüche 1, 4 und 10 des Klagepatents wie zwischen den Parteien unstreitig ist wortsinngemäß Gebrauch machen und nachfolgend als angegriffene Ausführungsformen bezeichnet werden. Die Beklagten lieferten am 12. September 2003 insgesamt 101 als "P-Lam" bezeichnete Nutzenbögen (jeweils umfassend 3 x 7 Karteninlets, die als Muster in Anlage advotec.9 vorliegen) als kostenlose Muster an die X in X. Des Weiteren stellen die Beklagten auf ihrer Internetseite die Produktbeschreibung der "Pre-Laminated RFID Inlays" bzw. der "Contactless Smart Cards" zur Verfügung, wozu im Einzelnen auf die als Anlagen advotec.11 bis advotec.16 vorgelegten Ausdrucke Bezug genommen wird. Die Beklagten berufen sich zur Rechtfertigung ihrer Benutzung des klagepatentgemäßen Verfahrens auf eine ihnen gegenüber eingetretene Erschöpfung der Verbietungsrechte aus dem Klagepatent.

13Die Verwertung der technischen Lehre unter anderem des Klagepatents erfolgte ursprünglich durch Unternehmen der X. Sowohl die X als auch die X waren hundertprozentige Tochterunternehmen der X. Während sich die erstgenannte Gesellschaft mit der Herstellung der für die Produktion von RFID-Karten benötigten automatischen Produktionsmaschinen befasste, die von der X vertrieben wurden, stellte die zweitgenannte Gesellschaft die RFID-Karten selbst her. Unter dem 30. Mai 2000 schlossen die Miterfinder und damaligen Mitinhaber des Klagepatents, der Kläger zu 1) und Herr X, mit der X eine Lizenzvereinbarung, die in Kopie als Anlage advotec.B sowie als Anlage B1 vorliegt.

14Unter Ziffer 1. der Lizenzvereinbarung vom 30. Mai 2000, welche die damaligen Mitinhaber (unter anderem) des Klagepatents, die Herren X und X, als "F" und "M" sowie die X

15"F und R erteilen A eine einfache Lizenz zur Benutzung der durch die Vertragsschutzrechte definierten Gegenstände. F und R verpflichten sich, ihr Recht zur Vergabe weiterer einfacher Lizenzen auf die Vergabe einer weiteren Lizenz an die X, zu beschränken. Weiterhin verpflichten sich F und R keine ausschließliche Lizenz betreffend die Vertragsschutzrechte zu erteilen. Eine Benutzung eines von einem Vertragsschutzrecht definierten Gegenstands durch F und R selbst kann nur mit Zustimmung von A erfolgen."

Gemäß Ziffer 2. der Lizenzvereinbarung vom 30. Mai 2000 (Anlage advotec.B / 16

Anlage B1) ist die X berechtigt, im Rahmen der ihr erteilten Lizenz Unterlizenzen zu vergeben, soweit dem nicht bereits bestehende Verträge entgegenstehen.

17Als die Gesellschaften der X in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, wurde Mitte des Jahres 2001 das Geschäftsfeld der Herstellung von automatischen Produktionsmaschinen zur Fabrikation von RFID-Karten ausgegliedert und auf die zu diesem Zweck neu gegründete X übertragen, deren alleiniger Gesellschafter der Miterfinder X war und die ihren Sitz ebenfalls in X hatte. Mit Lizenzvereinbarung vom 06. Juni 2001 (vorgelegt als Anlage B2) wurde der X von der X eine Unterlizenz unter anderem am Klagepatent erteilt. In § 1 (Lizenzvergabe) dieser Lizenzvereinbarung heißt es wörtlich:

18"Die Lizenzgeberin erteilt der Lizenznehmerin eine zeitlich unbeschränkte, exklusive Lizenz zur Nutzung dieser Technologien mit der Einschränkung, dass diese Technologien nur in denjenigen Ländern vertrieben werden dürfen, in denen für die entsprechende Technologie kein Schutzrecht vorliegt."

19Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die als Anlage B2 zu den Akten gereichte Kopie Bezug genommen. Mit Zusatzvertrag vom 20. Dezember 2001 (vorgelegt als Anlage B3) wurde die der X bereits erteilte Lizenz dahin erweitert, dass sie die lizenzierten Technologien auch in Japan vertreiben dürfe, obwohl dort ein entsprechendes Schutzrecht vorliegt.

20Vor dem Hintergrund aufgelaufener Rückstände der X gegenüber der X schlossen diese beiden Unternehmen unter dem 02. Mai 2002 eine weitere Vereinbarung, die von der Beklagten in Kopie als Anlage B4 vorgelegt wurde und deren Abschluss die Kläger ursprünglich bestritten haben. In der Vorbemerkung dieser Vereinbarung verweisen die Vertragsparteien auf erhebliche Zahlungsrückstände von "X" gegenüber der X und auf Verzug der "X auch in Ansehung einer "Promissory-Note vom 31.10.01". Nachdem sich "X" in § 1 zu einer vollständigen Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten gegenüber der Excenga technologies GmbH verpflichtet hatte, sieht § 2 unter Verweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen einen Eigentumsvorbehalt folgenden Inhalts vor:

2 Eigentumsvorbehalt 21

22Wie in den AGB´s als Vertragsbestandteil aufgeführt ist, bleiben sämtliche Maschinen, Maschinenteile etc. bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum der Excenga."

23Gemäß § 3 werden die Produktionsmaschinen erst nach vollständiger Bezahlung ausgeliefert. Unter Ziffer 4. der in Kopie als Anlage B4 vorgelegten Vereinbarung vom 02. Mai 2002 heißt es wörtlich:

4 Rechte 24

25Sollte sich X weiterhin in Verzug befinden und seinen Zahlungsverpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommen, hat X mit sofortiger Wirkung folgende Rechte:

a) X kann alle betroffenen Systeme verkaufen und zwar weltweit an alle 26

potentiellen Käufer.

27b) X kann alle auf diesen Maschinen zu fertigenden Produkte selbst herstellen und ebenfalls weltweit an alle potentiellen Käufer verkaufen. In diesem Fall fallen weder Lizenzgebühren noch sonstige Kosten an."

28Nachdem sich die wirtschaftlichen Umstände der Unternehmen der X weiter verschlechtert hatten, mussten sie im Juli 2002 Insolvenz anmelden. Die Insolvenzverfahren sind unter den Aktenzeichen X bis X bei dem Amtsgericht X anhängig. Am 13. September 2002 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der X eröffnet und Rechtsanwalt X aus München zum Insolvenzverwalter bestellt.

29In der Folge musste auch die X Insolvenz anmelden. Das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen wurde am 01. Dezember 2002 eröffnet und Rechtsanwalt X aus München zum Insolvenzverwalter bestellt. Diesem gelang es, den Geschäftsbetrieb bis zum 30. April 2003 aufrecht zu erhalten. Mit Unternehmenskaufvertrag vom 29. April 2003 veräußerte der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt X mit Wirkung ab dem 01. Mai 2003 den Geschäftsbetrieb der X an eine Auffanggesellschaft, die von der X gegründet worden war. Da die Auffanggesellschaft auch die Namensrechte der Gemeinschuldnerin erworben hatte, firmierte sie ebenfalls als X", während die Gemeinschuldnerin nunmehr als "X." firmierte. Im Folgenden wird die ursprüngliche X auch als "X die Auffanggesellschaft als "X" bezeichnet. Die Auffanggesellschaft (d.h. die X) meldete im Herbst 2003 ebenfalls Insolvenz an.

30Die Beklagte zu 1) ist Eigentümerin zweier Produktionsmaschinen, auf denen sie die streitgegenständlichen RFID-Cards nach der technischen Lehre des Klagepatents herstellt. Diese Maschinen tragen die Seriennummern 100-027 und 100-022.

31Die Maschine mit der Seriennummer 100-027 wurde im Jahre 2002 als Gebrauchtmaschine von der X an die X verkauft und übereignet. Die Beklagte legt hierzu als Anlage B9 die Kopie eines "Richtangebots" der X vom 07. Februar 2002 über zwei "AEC-HV Verlegelinien" vor, das mit der (X-) Seriennummer "100-011" - wie zwischen den Parteien unstreitig ist - die Maschine mit der späteren (X Seriennummer 100-027 bezeichnet. Mit Bestellung vom 11. Februar 2002 (Anlage B10) erteilte die X den Lieferauftrag, der mit Rechnung der X vom 16. April 2002 (Anlage B11) abgerechnet wurde. Von der X wurde diese Maschine mit Vertrag vom 21./22. Mai 2003 (in Kopie vorgelegt als Anlage B6/6a) an die Beklagte zu 1) veräußert.

32Die Maschine mit der Seriennummer 100-022 wurde von der X hergestellt. Auf wessen Auftrag und mit welcher ursprünglichen Bestimmung dies geschah, ist zwischen den Parteien umstritten. Nach der Insolvenz auch der Auffanggesellschaft (X) veräußerte Rechtsanwalt Dr. X, der auch zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der X bestellt worden war, die Maschine mit der Seriennummer 100-022 gemäß Kaufvertrag vom 23. Dezember 2003 bzw. 15. Januar 2004 (in Kopie vorgelegt als Anlage B7) an die Beklagte zu 1). Ob Verkauf und Veräußerung in der Eigenschaft des Rechtsanwalts X als Insolvenzverwalter der ersten oder der zweiten Excenga erfolgt sind, ist auch nach dem Sachvortrag der Beklagten offen.

Nach Eröffnung der Insolvenz über das Vermögen der X am 13. September 2002 schloss deren Insolvenzverwalter Rechtsanwalt X am 07. Oktober 2002 einen Kaufvertrag über betriebliches Anlage- und Umlaufvermögen mit der Klägerin zu 2), der in Kopie als Anlage advotec.18 vorliegt. In den Vorbemerkungen dieses Vertrags heißt es betreffend die X (Schuldnerin) wörtlich:

34"Das Unternehmen verfügt über eigene gewerbliche Schutzrechte, welche der Verkäufer zu übertragen beabsichtigt.

35Weiterhin ist die Schuldnerin Inhaberin verschiedener einfacher Lizenzen an Schutzrechten der Herren X und X. Diesbezüglich beabsichtigt der Verkäufer, Unterlizenzen zu vergeben. Hinsichtlich dieser Schutzrechte verpflichten sich die Inhaber, weder ausschließliche noch weitere einfache Lizenzen zu vergeben. Ausgenommen hiervon ist lediglich die X der ebenfalls eine einfache Lizenz eingeräumt wurde."

36§ 1 Ziffer 1 (Anlagevermögen) lit. b) (Unterlizenzen) des Kaufvertrags unter Ziffer II. lautet in den Absätzen 2 bis 4 (Anlage advotec.18, Seite 3/4) wie folgt:

37"Der Verkäufer erteilt der Käuferin die einfache Lizenz zur Benutzung der durch die Vertragsschutzrechte definierten Gegenstände. Die Lizenz gilt für alle Länder, in denen die Patente gemäß Anlage 2 durch Registrierung zu Gunsten der Inhaber geschützt sind.

38Die Käuferin ist berechtigt, im Rahmen der ihr erteilten Unterlizenz weitere, eigene Unterlizenzen zu vergeben, soweit dem nicht bereits bestehende Verträge entgegenstehen. Die Erlöse aus der Vergabe von Unterlizenzen kommt der Käuferin zu.

39Die Käuferin erhält die Befugnis, gerichtlich gegen Schutzrechtsverletzungen vorzugehen. Die Kosten der Rechtsverfolgung sind von der Käuferin zu tragen."

40In der von den Klägern als Anlage advotec.A vorgelegten notariellen Urkunde vom 16. September 2003, die sich auf eine "Fassung vom 13. August 2003" bezieht, unterbreitet der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt X der X als Verkäufer gegenüber der Klägerin zu 2) als Käuferin das Angebot zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der X. Zugleich werden in dieser Urkunde "Klarstellungen" hinsichtlich des Kaufvertrags vom 07. Oktober 2002 (Anlage advotec.18) vorgenommen. So seien sich die Vertragsparteien darüber einig, dass sich "aus dem Normenkontext" der Lizenzvereinbarung vom 30. Mai 2000 (Anlage advotec.B und Anlage B1), "der tatsächlichen Sachlage sowie der Aussage des Patentinhabers X" ergebe, dass es sich faktisch um eine ausschließliche Lizenz handele. Gemäß Ziffer II. Absatz 4 der notariellen Urkunde gemäß Anlage advotec.A erteilt der Insolvenzverwalter der Klägerin zu 2) "die ausschließliche Lizenz zur Benutzung der durch die Vertragsschutzrechte definierten Gegenstände". Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf Anlage advotec.A Bezug genommen.

41

Die Klägerin zu 2) hält sich für aktivlegitimiert, die Klageansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung gerichtlich geltend zu machen. Vorrangig ergebe sich dies aus dem Erwerb des deutschen Teils des Klagepatents gemäß den Erwerbsvorgängen vom 29./30. Dezember 2006 und 18. 33

Januar 2007. Des Weiteren handele es sich entgegen dem Wortlaut des Kaufvertrags vom 07. Oktober 2002 (Anlage advotec.18) und entsprechend der "Klarstellung" in der notariellen Urkunde vom 16. September 2003 (Anlage advotec.A) bei der ihr von dem Insolvenzverwalter der X eingeräumten Lizenz nicht lediglich um eine einfache, sondern der Sache nach um eine "faktische ausschließliche Lizenz", aus der die Klägerin zu 2) ihre Aktivlegitimation herleiten könne.

42Die Kläger behaupten, die Maschine mit der Seriennummer 100-022 sei nicht im Auftrag der X, sondern im Auftrag der X hergestellt worden. Sie sind der Ansicht, aus diesem Grunde unterfalle sie nicht der Klausel in § 4 der Vereinbarung vom 02. Mai 2002 (Anlage B4); die X sei daher nicht zu einer Veräußerung nach Irland (wo unstreitig ein dem Klagepatent entsprechender Patentschutz bestand) berechtigt gewesen. § 4 lit. a) der Vereinbarung nach Anlage B4 meine mit dem Bezugsobjekt "alle betroffenen Systeme" nur diejenigen, die dem Eigentumsvorbehalt nach dem vorangehenden § 2 dieser Vereinbarung unterfallen, also von der X aufgrund einer vertraglichen Beziehung zur X gefertigt und von der X an die X geliefert wurden. Auf die Maschine 100-022 treffe § 4 der Vereinbarung nach Anlage B4 daher ebenso wenig zu wie auf die Maschine 100-027. Eine Erschöpfung der Verbietungsrechte der Patentinhaber aus dem Klagepatent sei hinsichtlich keiner der beiden Maschinen eingetreten. Die Beklagten könnten daher keine Erlaubnis zum Vertrieb der auf diesen Maschinen hergestellten Transpondereinheiten nach Deutschland geltend machen.

Die Kläger beantragen, 43

I. die Beklagten zu verurteilen, 44

451. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 50.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,

zu unterlassen, 46

im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents X 47

48auf einem Substrat angeordnete, eine Drahtspule und eine Chipeinheit aufweisende Transpondereinheiten anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

49bei deren Herstellung die Kontaktierung des auf dem Substrat angeordneten Drahtleiters mit einer Anschlussfläche der Chipeinheit derart erfolgt, dass zur Kontaktierung eines auf dem Substrat angeordneten Drahtleiters bei der Herstellung einer auf dem Substrat angeordneten, die Drahtspule und die Chipeinheit aufweisenden Transpondereinheit in einer ersten Phase der Drahtleiter über eine Anschlussfläche der Chipeinheit hinweggeführt und relativ zur Anschlussfläche auf dem Substrat fixiert wird, und in einer zweiten

Phase die Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlussfläche mittels der Verbindungseinrichtung erfolgt

oder 50

51Kartenmodule mit einem Substrat, einer auf dem Substrat verlegten Spule und einer mit der Spule verbundenen Chipeinheit anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

52bei denen in einer Verlegephase mittels einer Verlegevorrichtung eine Spule mit einem Spulenanfangsbereich und einem Spulenendbereich auf dem Substrat ausgebildet wird,

53derart, dass in der Verlegephase die Anordnung der Drahtspule auf dem Substrat eines Drahtleiters mittels der als Ultraschalleinrichtung ausgebildeten Verlegevorrichtung erfolgt, mittels der Verlegevorrichtung der Drahtleiter in einer Richtung quer zur Verlegeebene mit Ultraschall beaufschlagt wird, und die durch die Ultraschallbeaufschlagung erzeugte Querbewegung der Verlegevorrichtung der in der Verlegeebene verlaufenden Verlegebewegung überlagert wird,

54und in einer nachfolgenden Verbindungsphase mittels einer Verbindungsvorrichtung eine Verbindung zwischen dem Spulenanfangsbereich und dem Spulenendbereich mit Anschlussflächen der Chipeinheit durchgeführt wird,

55derart, dass zur Kontaktierung eines auf dem Substrat angeordneten Drahtleiters bei der Herstellung einer auf dem Substrat angeordneten, die Drahtspule und die Chipeinheit aufweisenden Transpondereinheit in einer ersten Phase der Drahtleiter über eine Anschlussfläche der Chipeinheit hinwegführt und relativ zur Anschlussfläche auf dem Substrat fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlussfläche mittels der Verbindungseinrichtung erfolgt;

562. den Klägern unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 02. Januar 1999 (einschließlich der Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung) begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten, 57

58b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, - zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

59c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, - zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

60d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

61e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

62wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht gewerblichen Abnehmer und ihrer Angebotsempfänger einem von den Klägern zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber den Klägern verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie diesen ermächtigen, den Klägern darüber Auskunft zu geben, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

63II. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 02. Januar 1999 begangenen Handlungen bereits entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen, 64

die Klage abzuweisen, 65

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss der gegen das Klagepatent gerichteten Nichtigkeitsklage auszusetzen,

67weiter hilfsweise, den Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft) abzuwenden.

68Die Beklagten stellen die Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) unter jedem der klägerseits vorgetragenen Gesichtspunkte in Abrede. Sie halten die Verbietungsrechte der Kläger aus dem Klagepatent für erschöpft, weil die vorbehaltlosen Veräußerungsvorgänge beide Maschinen mit den Seriennummern 100-027 und 100-022 hätten patentfrei werden lassen. Aus diesem Grunde seien auch die Verbietungsrechte der Patentinhaber im Hinblick auf die auf diesen Maschinen hergestellten Transpondereinheiten und Kartenmodule erschöpft. Unabhängig von einer Erschöpfung hinsichtlich der Maschine 100-022 sei die Klage schon wegen des Verkaufs der Maschine 100-027 von der X an die erste Excenga unbegründet. Da die im September 2003 als Muster an die X gelieferten Transpondereinheiten auf der Maschine 100-027 hergestellt worden und damit patentfrei gewesen seien, fehle es sowohl an einer Wiederholungs- als auch an einer Erstbegehungsgefahr. Denn die Beklagten beabsichtigten nicht, auf der Maschine 100-022 hergestellte Transpondereinheiten nach Deutschland zu liefern, bevor die Rechtmäßigkeit dieses Verhaltens durch den vorliegenden Rechtsstreit verbindlich geklärt sei.

69

Die Beklagten tragen mit dem ihnen im Termin vom 23. Januar 2007 nachgelassenen Schriftsatz vom 02. Februar 2007 in Erwiderung auf den Triplikschriftsatz der Kläger vom 22. Januar 2007 vor, die Maschine 100-022 sei zwar an die erst am 22. April 2002 von Mitarbeitern der X gegründete X am 08. 66

August 2002 geliefert worden. Von dort sei sie (wie als solches zwischen den Parteien nicht in Streit steht) aufgrund eines Eigentumsvorbehalts an die X zurückgefallen. Die Herstellung dieser Maschine durch die X habe aber noch auf einem Auftrag der X beruht. Dieser sei der X nach Einstellung des Geschäftsbetriebs durch die X zum 30. Juni 2001 und Gründung der X zum 01. Juli 2001 erteilt worden. Erst als die von der X in den Blick genommene Weiterveräußerung der Maschine 100-022 gescheitert sei, sei diese Maschine bis zur Veräußerung an die X auf dem Lager der X verblieben. Die Beklagten meinen, deshalb unterfalle auch die Maschine 100-022 der Regelung in § 4 lit. a) der Vereinbarung vom 02. Mai 2002 (Anlage B4) und habe daher patentfrei an die Beklagte zu 1) veräußert werden können.

70Jedenfalls sei die Verhandlung in dem vorliegenden Rechtsstreit auszusetzen, weil die technische Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich vorweggenommen sei, es ihr zumindest an der erforderlichen Erfindungshöhe fehle. Insoweit nehmen die Beklagten auf den Vortrag der Beklagten zu 1) im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (Anlage B17 nebst Anlagen NK01 bis NK05) Bezug.

71

Dem treten die Kläger entgegen. Sie stellen in Abrede, dass sowohl hinsichtlich der Maschine 100-027 als auch der Maschine 100-022 sowie der auf ihnen hergestellten Transpondereinheiten und Kartenmodule Erschöpfung eingetreten sei. Die von berechtigter Seite erfolgte Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, führe bereits aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zur Erschöpfung des betroffenen Verfahrenspatents. Einfache Lizenzen, wie sie die Vereinbarungen nach Anlagen B2, B3 und B4 darstellten, seien nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers, hier der X übertragbar, zumal ein Übergang der Lizenzverträge nach Anlagen B2, B3 und B4 von der X auf die Auffanggesellschaft (X) von den Beklagten nicht dargetan sei. Die Kläger vermissen einen Nachweis der Beklagten, dass die Maschine mit der Seriennummer 100-027 wirksam auf die X übergegangen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Den Klägern stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung aus Art. 64 EPÜ in Verbindung mit §§ 139 Abs. 1 und 2; 140b Abs. 1 und 2 PatG; §§ 242; 259 BGB nicht zu.

Soweit die Herstellung von Transpondereinheiten und Kartenmodulen auf der Maschine 100-027 vorgenommen wird, erfolgt die Benutzung des von den Ansprüchen 1, 4 und 10 des Klagepatents geschützten Verfahrens unter Ausnutzung eines bereits bei Veräußerung der Maschine von der X an die X konkludent eingeräumten Benutzungsrechts am Verfahrenspatent, auf das sich die Beklagten berufen können. Dieses Benutzungsrecht steht einer von den Klägern hier geltend gemachten Verletzung des Klagepatents nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG entgegen. Ob den Beklagten auch hinsichtlich der Maschine 100-022 ein Benutzungsrecht am klagepatentgemäßen Verfahren zur Herstellung von Transpondereinheiten und Kartenmodulen zusteht, kann für die vorliegende Entscheidung offen bleiben. Denn für Benutzungshandlungen durch

auf dieser zweiten Maschine hergestellte Kartenmodule bzw. Transpondereinheiten fehlt es sowohl an einer Wiederholungs- als auch an einer Erstbegehungsgefahr.

Im Einzelnen:

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Kontaktieren eines auf einem Substrat angeordneten Drahtleiters mit den Kontaktflächen einer Chipeinheit bei der Herstellung einer so genannten Transpondereinheit, wobei die Transpondereinheit eine Drahtspule und eine Chipeinheit aufweist ("Transponder" für engl. "transmitter" = Sender und "responder" = Antworter). Eine solche auf einem Substrat angeordnete Transpondereinheit mit zumindest einer Chipeinheit und einer Drahtspule vermag mit einer anderen elektrischen Einheit ohne mechanische Kontaktierung durch Strominduktion zusammenzuwirken. Die Drahtspule - bestehend aus einer Mehrzahl von Windungen eines elektrischen Leiterdrahts - dient der Erzeugung von Induktionsstrom und fungiert als Sende- und Empfangsantenne.

Bei der Herstellung der Transpondereinheiten erweist sich die erforderliche Kontaktierung der Spulenenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit als besonderes Problem, weil die miteinander zu verbindenden Komponenten sehr kleine Abmessungen aufweisen. Die Klagepatentschrift nennt für die in der Regel quadratisch ausgebildeten Anschlussflächen der Chipeinheit Kantenlängen von 10 bis 15 Hundertstel Millimetern, für den Spulendraht beispielhaft einen Durchmesser von üblicherweise 5 Hundertstel Millimetern (Anlage advotec.1, Abschnitt [0002]).

Aus dem Stand der Technik kennt die Klagepatentschrift ein Verfahren (nach der WO 91/16718; Anlage advotec.2, zugleich Anlage NK05 zu Anlage B17), bei dem eine direkte Kontaktierung der Spulenenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit dadurch umgangen wird, dass ein Kopplungselement zwischen den Spulendrahtenden einer auf einem Spulensubstrat angeordneten Drahtspule und den Anschlussflächen der Chipeinheit angeordnet wird. Als Kopplungselement wird, wie die Klagepatentschrift beschreibt, nach dieser Lösung ein Kontaktsubstrat verwendet, das im Vergleich zum Spulendrahtdurchmesser sehr groß bemessene Anschlussflächen aufweist, auf denen eine Kontaktierung ohne große Anforderungen an die Genauigkeit der Relativpositionierung zwischen den Spulendrahtenden und den Kontaktflächen erfolgen könne. An diesem Verfahren kritisiert es die Klagepatentschrift als nachteilig, dass die vergrößerten Anschlussflächen ihrerseits mit zusätzlichen Kontaktleitern versehen werden müssen, so dass insgesamt mindestens drei Kontaktierungsschritte erforderlich seien, um schließlich einen elektrisch leitenden Kontakt zwischen den Anschlussflächen der Chipeinheit und der Drahtspule herzustellen (Anlage advotec.1, Abschnitt [0003]).

Nach dem weiteren vorbekannten Verfahren aus der X (Anlage advotec.3, zugleich Anlage NK02 zu Anlage B17) erfolge die Ausbildung und Fixierung der Spule sowie die Verbindung der Spulendrähte mit den Anschlussflächen eines Chips ineinander übergehend. Bei diesem Verfahren wird der Chip vor der Kontaktierung mit den Spulendrahtenden auf dem Substrat angeordnet; die Kontaktierung erfolgt dann in einem gemeinsamen Verfahrensschritt mit der Ausbildung und Fixierung der Spule auf dem Spulensubstrat (Anlage advotec.1, Abschnitt [0004]), so dass zunächst ein Spulendrahtende mit der ersten Anschlussfläche verbunden, sodann die Drahtspule auf dem Spulensubstrat ausgebildet und schließlich das laufende (andere) Spulendrahtende mit der zweiten Anschlussfläche der Chipeinheit verbunden wird.

Davon ausgehend liegt der technischen Lehre des Klagepatents die Aufgabe ("das technische Problem") zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung vorzuschlagen,

die die unmittelbare Kontaktierung von Drahtenden auf den Anschlussflächen einer Chipeinheit ermöglichen (Anlage advotec.1, Abschnitt [0005]) und es zugleich vermeiden, die Ausbildung und Fixierung der Drahtspule sowie die Verbindung der Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit in einem unmittelbar ineinander übergehenden Vorgang durchzuführen.

Zur Lösung schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit, die eine Drahtspule und eine Chipeinheit aufweist, mit folgenden Merkmalen vor:

1.1 Verfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) angeordneten Drahtleiters (20, 113) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chipeinheit (115) aufweisenden Transpondereinheit mit folgenden Schritten:

1.2 In einer ersten Phase wird der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118, 119) der Chipeinheit bzw. über einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und

1.3 relativ zur Anschlussfläche (118, 119) bzw. relativ zu dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (111) fixiert;

1.4 in einer zweiten Phase erfolgt die Verbindung des Drahtleiters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137).

Der unter anderem auf Patentanspruch 4 und dadurch auf Anspruch 1 rückbezogene Anspruch 10 schützt ein Verfahren zur Herstellung eines Kartenmoduls. Das Spulensubstrat dient als Substrat zur Aufnahme der Drahtspule im Zusammenhang mit der Herstellung einer Chipkarte. Spulensubstrate, die in ihren Dimensionen dem Format einer Chipkarte entsprechen, werden in Kombination mit der darauf angeordneten Transpondereinheit auch als "Kartenmodule" (oder "Karteninlets") bezeichnet, die zur Fertigstellung der Chipkarte in der Regel beidseitig mit Decklaminatschichten versehen werden. Insoweit sieht Anspruch 10, rückbezogen auf Ansprüche 4 und 1, die Kombination folgender Merkmale vor, wobei die nachfolgende Gliederung die Herkunft der einzelnen Merkmale deutlich werden lässt:

10.1 Verfahren zur Herstellung eines Kartenmoduls (64) mit einem Substrat (55), einer auf dem Substrat verlegten Spule (50) und einer mit der Spule verbundenen Chipeinheit (58);

10.2 in einer Verlegephase wird mittels einer Verlegevorrichtung (22) eine Spule (50) mit einem Spulenanfangsbereich (51) und einem Spulenendbereich (52) auf dem Substrat (55) ausgebildet;

4.1 in der Verlegephase erfolgt die Anordnung der Drahtspule auf dem Substrat des Drahtleiters mittels der als Ultraschalleinrichtung ausgebildeten Verlegevorrichtung;

4.2 mittels der Verlegevorrichtung wird der Drahtleiter (20) in einer Richtung quer zur Verlegeebene (28) mit Ultraschall beaufschlagt;

4.3 die durch die Ultraschallbeaufschlagung erzeugte Querbewegung (24) der Verlegevorrichtung (22) wird der in der Verlegeebene (28) verlaufenden Verlegebewegung (29) überlagert;

10.3 in einer nachfolgenden Verbindungsphase wird mittels einer Verbindungsvorrichtung (60) eine Verbindung zwischen dem Spulenanfangsbereich (51) und dem Spulenendbereich (52) mit Anschlussflächen (59) der Chipeinheit (58) durchgeführt;

1.1 zur Kontaktierung des auf dem Substrat (111) angeordneten Drahtleiters (113) bei der Herstellung einer auf dem Substrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chipeinheit (115) aufweisenden Transpondereinheit wird

1.2 in einer ersten Phase der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118, 119) der Chipeinheit bzw. über einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt

1.3 und relativ zur Anschlussfläche (118, 119) bzw. relativ zu dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (111) fixiert;

1.4 in einer zweiten Phase erfolgt die Verbindung des Drahtleiters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137).

II. Da bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen unstreitig von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht wird, handelt es sich - wie von den Beklagten zu Recht nicht in Abrede gestellt wird - um unmittelbare Erzeugnisse des patentgemäßen Verfahrens in Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Für die Frage der Verwirklichung der geltend gemachten Patentansprüche bedarf es der näheren Auslegung des Anspruchswortlauts daher nicht.

Auch im Hinblick auf den mit Rücksicht auf die gegen das Klagepatent angestrengte Nichtigkeitsklage gestellten Aussetzungsantrag der Beklagten ist keine weitere

72Auslegung der Ansprüche 1, 4 und 10 des Klagepatents vorzunehmen, weil die vorliegende Klage mangels Verletzung abgewiesen wird. Es kann daher an dieser Stelle ausdrücklich dahin gestellt bleiben, ob den Beklagten in ihrer Auslegung des Merkmalsbestandteils "Substrat" dahin gefolgt werden kann, "Substrat" im klagepatentgemäßen Sinne sei nicht nur ein dauerhaft vorhandenes Substrat, sondern auch jede nur vorübergehende Unterlage, die dazu bestimmt und geeignet sei, den Spulendraht und den Chip zumindest vorübergehend, nämlich für die Dauer des beanspruchten Verfahrens zur Kontaktierung gemäß Anspruch 1, in einer definierten Position relativ zueinander zu halten.

73III. Des Weiteren kann die Frage der Aktivlegitimation für die zu treffende Entscheidung im Ergebnis dahin stehen, wobei die Klägerin zu 2) ihre Aktivlegitimation mangels ihrer Eintragung als Mitinhaberin des deutschen Teils des Klagepatents im Patentregister zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung (vgl. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG) allenfalls aus einer vermeintlich ausschließlichen Lizenz kraft des Vertrags vom 07. Oktober 2002 (Anlage advotec.18) ableiten könnte. Ob ihr in der Annahme, die ihr an sich nur als einfache Lizenz eingeräumte Benutzungserlaubnis stelle sich in Wahrheit als eine "faktisch ausschließliche Lizenz" dar, zu folgen ist, bedarf hier keiner Klärung, weil die Klägerin zu 2) selbst bejahendenfalls weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche geltend machen noch vorbereitende Auskunft und Rechnungslegung verlangen könnte.

74Denn zumindest hinsichtlich der auf der Maschine mit der Seriennummer 100-027 hergestellten Transpondereinheiten und Kartenmodule handelt die Beklagte zu 1), vertreten durch die Beklagten zu 2) und 3), als zur Benutzung der geltend gemachten Verfahrensansprüche Berechtigte (vgl. nachfolgend unter 1.). Eine für das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs erforderliche Wiederholungs- oder

Erstbegehungsgefahr im Hinblick auf Transpondereinheiten und Kartenmodule, die unter Benutzung des patentgemäßen Verfahrens auf der zweiten Maschine mit der Seriennummer 100-022 hergestellt wurden, ist nicht zu erkennen (vgl. 2.).

1. Im Tatsächlichen ist zwischen den Parteien in Bezug auf die Maschine mit der Seriennummer 100-027 unstreitig, dass diese in der ersten Hälfte des Jahres 2002 von der X an die X (die erste Excenga) verkauft und übereignet wurde. Dies belegen die als Anlagen B9 bis B12 in Kopie vorgelegten Dokumente, einschließlich der gegenständlichen Identität der Einbettungsmaschine, die in den Unterlagen über den Verkaufsvorgang (Anlagen B9 bis B11) als zweite dort jeweils genannte "AEC- HV Verlegelinie" mit der (X Seriennummer "100.011" bezeichnet wird, mit der Maschine, die von der Erwerberin (X) sodann mit der eigenen Seriennummer "100- 027" versehen und schließlich weiterveräußert wurde. Diesem insbesondere durch die Anlage B12 substantiierten Vorbringen der Beklagten sind die Kläger weder im Triplikschriftsatz vom 22. Januar 2007 noch in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten.

76Mit dieser Veräußerung von der X an die X und dem Inverkehrbringen durch die X als am Klagepatent Berechtigte war unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH, GRUR 1980, 38-40 Fullplastverfahren) die konkludente Einräumung eines Benutzungsrechts an dem klagepatentgemäßen Verfahren nach den Ansprüchen 1, 4 und 10, das mit der veräußerten Maschine unstreitig ausgeführt werden kann, verbunden. Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Fullplastverfahren" ausgesprochen hat, tritt durch die Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, eine Erschöpfung des Verfahrenspatents auch dann nicht ein, wenn der Veräußerer zugleich Inhaber des Verfahrenspatents ist. Erschöpfung bezeichnet den Verbrauch des Patentrechts hinsichtlich eines bestimmten patentgemäßen Erzeugnisses (BGH, GRUR 1997, 116-118 Prospekthalter; Benkard/Scharen, PatG, GebrMG, 10. Auflage 2006, § 9 PatG Rn. 16 m.w.N.) und ist Rechtsfolge der Tatsache, dass der Patentinhaber oder ein mit seiner Zustimmung handelnder Dritter den betreffenden patentgeschützten Gegenstand (oder ein bestimmtes unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der EU oder des EWR in den Verkehr gebracht hat (BGH, GRUR 1997, 116ff. Prospekthalter; GRUR 2001, 223-226 Bodenwaschanlage). Allerdings wird durch das Inverkehrbringen einer zur Ausübung eines geschützten Verfahrens erforderlichen Vorrichtung das Verfahren selbst nicht in den Verkehr gebracht und es wird auch keine unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen. Aus diesem Grund hat das Inverkehrbringen der zur Verfahrensausübung geeigneten Vorrichtung durch den Patentinhaber oder einen berechtigten Dritten keine Erschöpfung des Verfahrenspatents zur Folge, soweit das Verfahren mit dieser Vorrichtung ausgeübt wird. Der Grundsatz von der Erschöpfung des Patentrechts findet daher hinsichtlich des Verfahrenspatents keine Anwendung (BGH, GRUR 1980, 38, 39 Fullplastverfahren).

77

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob derjenige, der von einem Berechtigten eine zur Ausübung des geschützten Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese bestimmungsgemäß benutzen darf. Dies ist mangels abweichender ausdrücklicher Abreden regelmäßig der Fall, was auf eine stillschweigende Lizenzerteilung am Verfahrenspatent gestützt werden kann (vgl. Benkard/Scharen, 75

a.a.O., § 9 PatG Rn. 25). Es entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1980, 38, 39 Fullplastverfahren), dass es bei der Veräußerung einer Vorrichtung, die nach dem Vertragszweck zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmt ist, dem Sinn des Vertrags widersprechen würde, wenn der Veräußerer nunmehr dem Erwerber der Vorrichtung deren bestimmungsgemäße Benutzung unter Berufung auf sein Verfahrenspatent verbieten könnte. Nach dem Zweck eines solchen Veräußerungsvertrags sei deshalb regelmäßig anzunehmen, dass der Veräußerer den Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt hat, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind. Diese Rechtsfolge beruhe allerdings allein auf den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten und habe mit einer Erschöpfung der das Verfahren betreffenden Schutzrechte nichts zu tun.

78Legt man diese Grundsätze für die Veräußerung der Maschine 100-027 von der X an die X zugrunde, so ist dieser von der X stillschweigend eine Benutzungserlaubnis an dem Verfahrenspatent eingeräumt worden, wobei die X kraft der Lizenzvereinbarung mit den damaligen Inhabern des Klagepatents vom 30. Mai 2000 (Anlage advotec.B / Anlage B1) zur Nutzung unter anderem des Klagepatents berechtigt war. Denn nur in Verbindung mit einer Benutzungserlaubnis betreffend die klagepatentgemäßen Verfahrensansprüche machte eine Veräußerung der zu ihrer Durchführung erforderlichen Vorrichtung an die X Sinn. Dem stehen auch nicht die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens zwischen der X und der X bestehenden Lizenzvereinbarungen vom 06. Juli 2001 (Anlage B2) und vom 20. Dezember 2001 (Anlage B3) mit ihrer territorialen Einschränkungen entgegen. Die genannten Vereinbarungen sind erkennbar nicht auf eine etwaige Weiterveräußerung durch die X von der X erworbener Gebrauchtmaschinen zugeschnitten, sondern betreffen allein die "Nutzung" der lizenzierten Technologien durch Herstellung patentgemäßer Vorrichtungen durch die X und den anschließenden Vertrieb dieser von der X selbst hergestellten Maschinen. Denn wie zwischen den Parteien unstreitig ist, wurde die X eigens zu dem Zweck gegründet, den Geschäftsbetrieb der X d.h. die Herstellung von patentgemäßen Einbettungsmaschinen, fortzuführen, während die X zugleich ihren Geschäftsbetrieb einstellte. Auf den Erwerb und die Weiterveräußerung von Gebrauchtmaschinen sind diese Lizenzvereinbarungen daher nicht gerichtet. Dies gestehen die Kläger im Ergebnis selbst zu, wenn sie angesichts der weiteren Vereinbarung vom 02. Mai 2002 (Anlage B4), welche die territorialen Beschränkungen der vorangegangenen Lizenzvereinbarungen aufhob, zu § 4 lit. a) eine Vertragsauslegung vertreten, nach der die territorial uneingeschränkte Vertriebslizenz nur für solche Maschinen gelten soll, die dem Eigentumsvorbehalt nach § 2 unterfallen und folglich von der X an die X geliefert worden sind. Nach Auffassung der Kläger unterfalle die Maschine 100- 027 der Vereinbarung nach Anlage B4 gerade deshalb nicht, weil sie im Gegensatz zum Verständnis der Vertragsparteien von X an die X - und damit "in anderer Richtung" als von der Vereinbarung nach Anlage B4 vorausgesetzt - geliefert wurde. Wenn folglich die Vereinbarungen nach Anlagen B2 und B3 der X keine Benutzungserlaubnis an der Maschine 100-027 im Hinblick auf die Verfahrensansprüche vermitteln konnten, bedurfte es der konkludenten Einräumung einer Benutzungserlaubnis bei Inverkehrbringen der Maschine 100-027 durch die X als Berechtigte gegenüber der X.

Zwischen den Parteien steht hinsichtlich der Maschine 100-027 lediglich in Streit, 79

ob diese im Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens - wie die Beklagten behaupten - ausschließlich dazu ausgebildet war, RFID-Karten nach dem klagepatentgemäßen Verfahren zur Kontaktierung eines Drahtleiters (Anspruch 1) bzw. dem Verfahren zur Herstellung eines Kartenmoduls (Ansprüche 10, 4 und 1) herzustellen, oder ob die Maschine nicht "in zwingend patentverletzender Ausführungsform" - wie die Kläger vortragen - veräußert und in Verkehr gebracht wurde, also nicht ausschließlich zur Herstellung von RFID-Karten nach dem durch das Klagepatent geschützten Verfahren geeignet war. Diese Unterscheidung ist für die rechtliche Beurteilung, ob mit dem Inverkehrbringen die konkludente Einräumung einer Benutzungsbefugnis verknüpft war, jedoch nicht von Relevanz. Denn selbst wenn die Behauptung der Beklagten nicht zuträfe, die Maschine also auch zur Ausübung anderer Verfahren, die das Klagepatent nicht benutzen, geeignet gewesen wäre, ist nicht erkennbar, dass die Veräußerung an die X unter Beschränkung auf die Benutzung bestimmter Verfahren beschränkt gewesen wäre. Wenn die X die (nach dem Vorbringen der Kläger: lediglich alternative) Benutzung des klagepatentgemäßen Verfahrens mit der veräußerten Maschine 100-027 hätte ausschließen wollen, wäre ihr dies ohne weiteres möglich gewesen. Dass eine solche Beschränkung vorgenommen worden wäre, haben die Kläger jedoch selbst nicht behauptet. Es genügt für die konkludente Einräumung einer Benutzungserlaubnis im Hinblick auf das klagepatentgemäße Verfahren, dass die ohne Einschränkungen in Verkehr gebrachte Maschine zu diesem Zeitpunkt auch zur Ausübung des geschützten Verfahrens in der Lage war, was zwischen den Parteien nicht umstritten ist.

80Es kann damit für die vorliegende Entscheidung dahin stehen, ob der Ansicht der Beklagten zu folgen ist, im vorliegenden Fall sei es (über die Entscheidung "Fullplastverfahren" hinaus) zu einer Erschöpfung auch der Verfahrensansprüche gekommen, weil den Inhabern des Klagepatents hier - anders als im vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall - in Gestalt des Patentanspruchs 29 auch ein Vorrichtungsanspruch zustehe, der im Ergebnis vollumfänglich eine Vorrichtung betreffe, die zur Durchführung des Verfahrens nach einem der patentgemäßen Verfahrensansprüche geeignet ist. Im Fall "Fullplastverfahren" sei der Bundesgerichtshof für einen patentgeschützten Teil der Anlage davon ausgegangen, dass dieser gemeinfrei geworden sei. Die Beklagten meinen, dies auf den vorliegenden Fall, in dem für die gesamte Vorrichtung Sachschutz bestehe, übertragen zu können, weshalb hier die gesamte Vorrichtung gemeinfrei geworden sei. Dies müsse wiederum auf den Verfahrensanspruch durchschlagen, um die durch das Inverkehrbringen bereits in vollem Umfang eingetretene Erschöpfung der Vorrichtung nicht durch den Verfahrensanspruch wieder zu konterkarieren. Dabei übersehen die Beklagten aber zum einen, dass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Fullplastverfahren" für den sachgeschützten Teil der Anlage nur davon spricht, dass dieser "gegebenenfalls" gemeinfrei geworden sei (BGH, GRUR 1980, 38, 39 im viertletzten Absatz der Entscheidungsgründe unter II.). Zum anderen wird das von den Beklagten postulierte Ziel, die eingetretene Erschöpfung des Vorrichtungsanspruchs dürfe nicht durch den Verfahrensanspruch wieder rückgängig gemacht werden, auch mit der hier im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung angenommenen konkludenten Benutzungserlaubnis im Hinblick auf das parallel geschützte Verfahren erreicht. Das von den Beklagten angenommene Bedürfnis nach einer "Erschöpfung" (auch) des Verfahrenspatents besteht daher in Wahrheit gar nicht.

Ob die X die ihrerseits von der X als der Berechtigten erworbene Maschine 100-027 81

zugleich mit der konkludent eingeräumten Erlaubnis zur Benutzung des Verfahrens weiterveräußern durfte, ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 25 mit Verweis auf RGZ 142, 168, 169f.). Diese Frage ist im vorliegenden Fall nach dem Zweck des Veräußerungsgeschäfts zwischen der X und der X und zwar unabhängig von der Auslegung des § 4 lit. a) der Vereinbarung vom 02. Mai 2002 (Anlage B4) - zu bejahen. Die zur Fortführung des Geschäftsbetriebs der X eigens gegründete X war, wie den auf Seiten der Verkäuferin verantwortlich Handelnden bekannt sein musste, ihrem Geschäftszweck nach ausschließlich mit der Herstellung und der Veräußerung von Fertigungsmaschinen für Transpondereinheiten und Kartenmodule befasst. Sie setzte mit dieser Tätigkeit den Geschäftsbetrieb der Verkäuferin inhaltlich fort. Die Benutzung der herzustellenden Maschinen zur Herstellung der Karten selbst - d.h. die Tätigkeit der X - gehörte hingegen nicht zu den Aufgaben der Erwerberin X. Der Erwerb der Gebrauchtmaschine 100-027 von der X im Frühjahr 2002 konnte daher in für beide Vertragsparteien erkennbarer Weise allein zu dem Zweck erfolgen, die Maschine weiter zu veräußern. Um der Erwerberin eine sachgemäße Nutzung der erworbenen Maschine durch Weiterveräußerung zu ermöglichen, musste die Benutzungserlaubnis daher an die Maschine geknüpft sein und mit dieser weiter veräußert werden können. Andernfalls wäre die von der X zu einem für eine Gebrauchtmaschine angemessenen Preis erworbene Vorrichtung schlechthin unverkäuflich gewesen. Der an die X gezahlte Preis von 269.338,30 (vgl. Anlage B11) spricht daher neben dem Geschäftszweck der X weiter dafür, dass seitens der Erwerberin (allein) eine Weiterveräußerung beabsichtigt war, weil eine Investition dieser Größenordnung sinnvoller Weise nur vor dem Hintergrund eines beabsichtigten Weiterverkaufs getätigt werden konnte. Zugleich musste der X die Absicht der Weiterveräußerung durch die Erwerberin bekannt sein.

82Die Weiterveräußerung der Maschine in das nicht patentfreie Ausland umfasst bei interessengerechter Auslegung der konkludent eingeräumten Benutzungserlaubnis auch das weitergehende Recht, im Ausland patentgemäß hergestellte Produkte nach Deutschland zu vertreiben, weil es sich bei dem deutschen Markt um einen potentiell bedeutsamen Absatzmarkt handelt, an dessen Belieferung etwaige Abnehmer der Maschine ein legitimes Interesse haben konnten. Zugleich hatte damit die X gegenüber der X ein schützenswertes Interesse daran, eine Benutzungserlaubnis für weitere Erwerber eingeräumt zu bekommen, die auch eine Belieferung des deutschen Marktes mit im Ausland hergestellten Karteninlets einschließt, um bei der Weiterveräußerung der Maschine in das Ausland einen ihrem Einkaufspreis angemessenen Verkaufspreis erzielen zu können. Territoriale Beschränkungen analog den zum damaligen Zeitpunkt für von der X selbst hergestellte Maschinen bestehenden Vereinbarungen gemäß Anlagen B2 und B3 wären deshalb im Hinblick auf die Gebrauchtmaschine 100-027 nicht interessengerecht gewesen. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Weiterveräußerung nach Irland und ein Vertrieb dort hergestellter Produkte nach Deutschland von dem eingeräumten Recht zur Benutzung des Verfahrenspatents ausgenommen sein sollte.

83Schon der Verkauf der Maschine 100-027 von der X an die X und das mit dieser Veräußerung verbundene Inverkehrbringen durch eine Berechtigte führte damit zu einer konkludenten Einräumung eines Benutzungsrechts an den mit der vorliegenden Klage geltend gemachten Verfahrensansprüchen, soweit diese Verfahren mit der Maschine 100-027 ausgeübt werden. Dieses Benutzungsrecht

war nach den Umständen der Veräußerung nicht auf die erste Erwerberin, die X, beschränkt, sondern konnte