Urteil des LG Düsseldorf vom 03.07.1998

LG Düsseldorf (bundesrepublik deutschland, bezeichnung, negative feststellungsklage, einstweilige verfügung, marke, deutschland, geschäftliche tätigkeit, firma, zeichen, widerklage)

Landgericht Düsseldorf, 38 O 65/97

Datum:

03.07.1998

Gericht:

Landgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

8. Kammer für Handelssachen

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

38 O 65/97

Tenor:

Auf die Widerklage werden die Klägerinnen verurteilt,

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,--, ersatzweise

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs

Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland für Brillengestelle (Brillenfassungen)

eine der nachstehenden Bezeichnungen

oder

U ®

oder

U M

zu benutzen,

insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in

Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestellen

oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der

Bezeichnungen Brillengestelle anbieten, in den Verkehr zu bringen oder

zu den genannten Zwecken besitzen, unter einer der Bezeichnungen

Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen, unter einer

der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen und/oder

eine der Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für

Brillengestelle benutzen;

der Beklagten und Widerklägerin Auskunft darüber zu erteilen, in

welchem Umfang die Klägerinnen und Widerbeklagten die im

Widerklageantrag I. 1. bezeichneten Handlungen begangen haben, und

zwar aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und unter Angabe

- der Umsätze (Menge und Verkaufspreise)

- der betriebenen Werbung, die ihrerseits nach Werbeträgern, deren

Auflage und deren Verbreitungsgebiet auszugliedern sind.

II.

Auf die Widerklage wird festgestellt, dass die Klägerinnen

(Widerbeklagten) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der

Widerklägerin (Beklagten) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die

im Klageantrag I. 1. Bezeichneten Handlungen der Klägerinnen

(Widerbeklagten) entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen.

IV.

Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,-- DM

vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch

selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik

Deutschland ansässigen Großbank oder öffentlichen Sparkasse

beizubringen.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eine Kapitalgesellschaft nach dem Recht des Staates O. Sie vertreibt

weltweit Schmuckwaren und ist nach ihrem Vorbingen ein weltberühmtes Unternehmen

mit hervorragendem Ruf. Sie wurde XXX in O gegründet. In Deutschland wurde am XXX

eine Firma U & Co. GmbH in das Handelsregister bei dem Amtsgericht N eingetragen;

als Gegenstand des Unternehmens ist im Handelsregister angegeben: "Vertrieb von

Schmuckartikeln und anderen Produkten aller Art, insbesondere unter dem

Warenzeichen "U & Co.". Aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung

vom XXX wurde die Firma in "U & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH" und der

Gegenstand des Unternehmens in "Vertrieb von Schmuckartikeln und anderen

Produkten aller Art, insbesondere unter dem Warenzeichen "U & Co.", sowie

Verwaltung von Beteiligungsunternehmen" geändert. Ferner wurde am XXX in das

Handelsregister beim Amtsgericht N die "U & Co., Niederlassung Deutschland" – seit

dem XXX: "U & Co, Niederlassung N" – eingetragen. Eine weitere Zweigniederlassung

unterhält die Beklagte in G.

Die Beklagte ist Inhaberin der am XXX für "Bijouterierwaren und Schmucksachen"

eingetragenen Marke (WZ-Nr.XXXXXX):

U & Co.

Ferner wurde am XXX mit Priorität zum XXX für die Beklagte die Marke "U" mit dem

nachfolgenden Warenverzeichnis wir folgt eingetragen (WZ-Nr.: XXXXXX):

, U and Company, O, N. Y. (V.St.A).

Vertr. X Pat.-Anwälte,

Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Juwelierwaren aller Art, Uhren, Bestecken sowie

Porzellan und Steingut.

Waren: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände

und plattierte Gegenstände, nämlich Becher, Schalen, Tabletts, Teller, Kaffe- und

Teeservices, Aschenbecher, Leuchter, Feuerzeuge; Juwelierwaren, echte und unechte

Schmuckwaren. Gold- und Silberschmiedewaren, Edelsteine, Uhren und andere

Zeitmeßinstrumente; Messerschmiedewaren, Bestecke, insbesondere Gabeln, Messer

und Löffel: Waren aus Glas, Porzellan und Steingut (soweit sie in Klasse 2 l enthalten

sind), insbesondere Figuren und Geschirr. GK. 14, 8, 21, 34.

Für die U & Co. GmbH, N, S-straße, wurde sodann aufgrund einer Anmeldung vom XXX

das Wortzeichen "U & Co." (WZ-Nr.: X) mit dem nachfolgend wiedergegebenen

Warenverzeichnis wie folgt eingetragen:

U & Co.

X U & Co. GmbH, N 1, S-str..

Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Luxus-, Geschenk- und Gebrauchsgütern.

Waren/Dienstleistungen: Seifen, Parfümerie, insbesondere Parfüm und Gesichtswasser,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Körperlotion Badegel, Körper- und

Gesichtspuder; Kerzen, Wachslichte; Messerschmiedewaren, einschließlich solcher aus

Edelmetallen, Rasiermesser und –apparate, Essbesteck, Messer, Gabeln und Löffel,

Auflegebesteck, Kinderbesteck, Maniküretuis, Nagelfeilen, Nagelscheren,

Taschenmesser, Gartenschaufeln, Flaschenöffner; Rechenmaschinen, Kaleidoskope;

Beißringe und –ketten zum Erleichtern des Zahnens; Lampen und Windlichter, Leuchter;

Juwelierwaren aus oder unter Verwendung von Edelmetall, Edelsteinen,

Halbedelsteinen, Perlen, Zuchtperlen, Uhren und Wecker, Dekorations- oder

Kunstgegenstände aus oder unter Verwendung von Edelmetallen oder Bronze,

Trophäen, Pokale, Medaillen und Gedenktafeln, Manschettenknöpfe, Zigaretten- und

Zigarrenetuis bzw. –behälter, Kästchen, Aschenbecher Schnapsflaschen, Tischglocken,

Kartenhalter, Messerbänkchen, Schlüssel, Schlüsselringe, Schlüsselketten,

Geldklammern, Buchzeichen, Schuhlöffeln, sämtliche vorgenannten Waren aus oder

unter Verwendung von Edelmetallen, Parfümbehälter, Lippenstifthülsen und –pinsel,

Puderdosen, Frisierborge, Haarschmuck, Geldtaschen, Gürtel und Gürtelschnallen aus

oder unter Verwendung von Edelmetallen, Tischgeschirr, Tafelaufsätze, Untersetzer,

Tabletts, Zucker- und Sahnekännchen, Kaffee- und Teekännchen, Salz- und

Pfefferstreuer, Vasen, Servierbesteck, Gewürzstreuer, Obstschalen, Serviettenringe,

Becher, Humpen, Suppenschüsseln, Kerzenhalter und Leuchter, Sekquirle, Kragen- und

Krawattennadeln, Zahnstocher, Hausbar-Geräte, nämlich Eiszangen, Schüttelflaschen,

Korkenzieher aus oder unter Verwendung von Edelmetallen, Kästchen für Spielkarten;

Musikspielapparate, Glockenspiele; Papierwaren, nämlich Zettelkästchen, Einladungs-

und Glückwunschkarten, Platzkarten, Geschäftskarten, Adressbücher, Merkbücher,

Kalender; Bücher aller Art, Buchhüllen, Schreibtischzubehör, insbesondere

Schreibfedern, Schreib- und Bleistifte, Rechenschieber, Zeichendreiecke, Hefter,

Vergrößerungsgläser, Brieföffner, Schreibgeräthalter, Briefbeschwerer,

Briefmarkenkästchen, Spielkarten; Lederwaren, nämlich Gürtel, Handtaschen,

Brieftaschen, Scheckbuchtaschen, Brillenetuis, Handkoffer, Aktentaschen,

Schmuckkästchen, Reisetaschen. Reise- und Handkoffer, Regenschirme,

Spazierstöcke, Peitschen. Bilderrahmen aus Leder; Spiegel, Rahmen, insbesondere für

Fotografien und Kalender; Kämme, Bürsten, Parfümflaschen, Dekorationsgegenstände,

Flaschenöffner, Geschirr, Waren aus Porzellan, Steingut und Glas, Servierplatten und –

teller, Kompottschüsseln, Eisbecher, Gewürzbehälter, Aschenbecher, kleine Behälter für

Haus und Küche, Eimer, Körbe, Schmuckfiguren, Vasen, Kannen, Karaffen, Urnen,

Kaffee- und Teesets, Zucker/Sahnesets, Salz/Pfeffersets, Leuchter und Kerzenhalter,

Tischsets, insbesondere für Kinder; Tischtücher und Servietten; Bekleidungsstücke,

Schals, Pullover, Taschentücher, Krawatten, Schuhe und Hausschuhe; Bänder, Knöpfe,

Nadeln, Nähetuis, Fingerhüte, künstliche Blumen; Spiele und Spielzeug, insbesondere

Schach- und Backgammon-Spiele, Legespiele, Puzzles, Christbaumschmuck;

Raucherartikel, auch aus Edelmetall, nämlich Zigarren- und Zigarettenhalter,

Zigarrenabschneider, Feuerzeuge, Zigarren- und Zigarettenkästen, Aschenbecher. GK.

14, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34.

Diese Marke (X) wurde nach einer Mitteilung des Deutschen Patenamtes vom XXX am

XXX auf "U & Co., Niederlassung Deutschland, N 2, S-straße umgeschrieben.

Die in H ansässige Klägerin zu 1. wurde am XXX gegründet. Sie befasst sich mit dem

Vertrieb von hochwertigen modischen Brillen, die von der Klägerin zu 2. Hergestellt

werden. Sie ist Inhaberin der im Internationalen Register für die Waren optische Geräte,

Brillen, Brillengläser, Brillengestelle und Brillenetuis am XXX registrierten Wort-

/Bildmarke:

Im Januar X schloß die Klägerin zu 1. Mit einer deutschen Firma "Q GmbH" einen

Vertriebsvertrag, durch den der deutschen Vertragspartei u.a. das Recht eingeräumt

wurde, mit der Bezeichnung "U" versehene Brillen in Deutschland zu vertreiben.

Im Januar X nahm die Beklagte eine deutsche Vertriebsfirma der Klägerin zu 2., nämlich

die Firma U GmbH, M, vor dem Landgericht Hamburg im Wege der einstweiligen

Verfügung auf Unterlassung, Auskunft und Versendung eines Informationsschreibens in

Anspruch. Die daraufhin erlassene einstweilige Verfügung (315 O 59/97 LG Hamburg)

wurde hinsichtlich des Unterlassungstenors nach erhobenem Widerspruch durch Urteil

vom 19. Februar 1997 bestätigt. Die Firma U GmbH hat daraufhin durch ihre

Rechtsanwälte eine Abschlusserklärung abgegeben (Anlage B 26).

Aus Anlass dieses Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Hamburg haben die

Klägerinnen im vorliegenden Rechtsstreit negative Feststellungsklage erhoben und

hierfür die Anträge angekündigt,

festzustellen, dass die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. keine Rechte der

Beklagten verletzen, wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in Deutschland

für Brillengestelle (Brillenfassungen) eine der nachstehenden Bezeichnungen

oder

U ®

oder

zu benutzen, insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in

Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestelle oder ihre

Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen

Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen, unter einer der

Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen und/oder eine der

Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Brillengestelle benutzen;

festzustellen, dass die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. Gegenüber der

Beklagten aufgrund des Gebrauchs einer oder mehrerer der vorgenannten

Bezeichnungen für Brillengestelle gemäß der vorstehend unter Ziffer 1 angegebenen

Handlungen nicht schadensersatzpflichtig und/oder auskunftspflichtig und/oder

rechnungslegungspflichtig sind.

Nachdem die Beklagte Widerklage auf Unterlassung der Bezeichnung "U" für

Brillengestelle sowie auf Auskunft und Feststellung einer Schadensersatzpflicht der

Klägerinnen erhoben hatte, haben die Klägerinnen ihre negative Feststellungsklage in

der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Beklagte trägt zur Begründung ihrer Widerklage im wesentlichen vor:

Sie, die Beklagte, sei weltweit bekannt. Diese Bekanntheit habe sie nicht nur durch ihre

eigenen geschäftlichen Aktivitäten erlangt, sonder auch durch den zur Weltliteratur

gehörenden Roman "G c U" und den gleichnamigen Film. Die Weltbekanntheit des

Namens "U" sei auch wiederholt in Gerichtsentscheidungen – etwa in der Volksrepublik

China, Österreich, Großbritannien und Norwegen – bestätigt worden. Auch das

Bundespatentgericht habe durch einen Beschluss aus dem Jahre 1996 zum Ausdruck

gebracht, dass der Wortbestandteil "U" eine nahezu weltweit bekannte und eingeführte

Unternehmensbezeichnungen und Produktmarke bilde. Diesem hohen

Bekanntheitsgrad könnten die Klägerinnen nicht entgegenhalten, dass die Bezeichnung

"U" von Dritten für Milcherzeugnisse und andere fernliegende Waren oder auch für

Leuchten verwendet werde. Eine Fremdbenutzung könne nur dort zur Schwächung

einer Kennzeichnung führen, wo der Schutzberechtigte auch die rechtlichen

Möglichkeiten habe, sich gegenüber den Drittbenutzungen zur Weh zu setzen. Hier

liege die Drittbenutzung aber auf Warengebieten, die jenseits der Grenzen lägen, die

das Kennzeichnungsrecht der Durchsetzung von Ansprüchen des Zeicheninhabers

ziehe.

Darüber hinaus sei sie, die Beklagte, Inhaberin von Marken, die sämtlich prioritätsälter

als die geschäftlichen Tätigkeiten der Klägerinnen sei. Dies gelte vor allem für die

Marke mit der WZ-Nr. X, deren Benutzungsschonfrist erst am 13. des Jahres X ablaufe.

Diese Marke genieße insbesondere auch für die Waren "Vergrößerungsgläser" und

"Brillenetuis" Schutz. Sie sei zwar ursprünglich auf die Firma "U & Co. GmbH"

eingetragen, dann aber auf die Beklagte umgeschrieben worden. Der Geschäftsbetrieb

der "U & Co. GmbH" sei durch einen Vertrag vom 1. Januar 1990 mit allen Aktiva

einschließlich der Markenrechte und dem Recht der Unternehmensbezeichnung auf sie,

die Beklagte, übertragen worden. Das Deutsche Patentamt habe sich von der Erfüllung

aller Voraussetzungen für die Umschreibung der Marke überzeugt und die

Umschreibung sodann verfügt.

Zwischen den in den Warenverzeichnissen der Beklagten aufgeführten Waren und den

von den Klägerinnen hergestellten bzw. vertriebenen Brillengestelle, für die die

Bezeichnung "U" verwendet werde, bestehe auch Warenähnlichkeit. Dies gelte ganz

besonders für diejenigen Brillenfassungen der Klägerinnen, die wie Schmuckwaren

gestaltet seien und wie ein kostbares Dekor getragen würden. Diese Brillengestelle der

Klägerinnen wiesen unmittelbare Berührungspunkte mit den im Warenverzeichnis der

Widerklagenden aufgeführten Schmuck- und Bijouterierwaren auf.

Darüber hinaus verfüge sie, die Beklagte, über Schutz an der

Unternehmenskennzeichnung "U" und entsprechenden Namensschutz. Ihre

geschäftliche Tätigkeit unter dem Firmennamen "U & Co." gehe mindestens bis in das

Jahr X zurück. In diesem Jahre habe sie mit einem in Q ansässigen Unternehmen einen

Vertrag geschlossen, durch welchen dieses Unternehmen als Einkaufagent der

Beklagten für Deutschland und Österreich bestellt worden sei; die Geschäftsverbindung

habe bis zum Jahre X bestanden. In den Jahren X bis X habe sie bei diesem

Unternehmen Juwelierwaren und andere Erzeugnisse im Werte von 4,3 Mio. US-Dollar

eingekauft. Seit dem Jahre X habe sie bei einer in T ansässigen Firma regelmäßig

Silberwaren in einem Auftragsvolumen von jährlich etwa 2. Mio. US-Dollar eingekauft.

Diese in Deutschland eingekauften Waren seien mit der Bezeichnung "U" oder "U &

Co." Versehen worden. Die Benutzung der Bezeichnung "U & Co." sei niemals

unterbrochen worden und dauere bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Die in N

errichtete Zweigniederlassung habe ihre geschäftliche Tätigkeit schon vor ihrer

Eintragung, nämlich im Jahre X aufgenommen. Folglich sei ihre Geschäftstätigkeit in

Deutschland älter als die der Klägerinnen mit der Folge, dass sie Priorität genieße.

Die Beklagte beantragt,

die Klägerinnen zu verurteilen

es bei Meidung eines vom Gericht für den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden

Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten,

oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Widerholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu

unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland für Brillengestelle (Brillenfassungen) eine der

nachstehenden Bezeichnungen

oder

U ®

oder

zu benutzen, insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in

Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestellen oder ihrer

Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen

Brillengestelle anbieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken

besitzen, unter einer der Bezeichnungen Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten

oder erbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen

und/oder eine der Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für

Brillengestelle benutzen;

der Beklagten und Widerklägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die

Klägerinnen und Widerbeklagten die im Widerklageantrag I. 1. bezeichneten

Handlungen begangen haben, und zwar aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und

unter Angabe

- der Umsätze (Menge und Verkaufspreise)

- der betriebenen Werbung, die ihrerseits nach Werbeträgern, deren Auflage und deren

Verbreitungsgebiet auszugliedern sind.

II.

festzustellen, dass die Klägerinnen (Widerbeklagten) als Gesamtschuldner verpflichtet

sind, der Widerklägerin (Beklagten) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im

Klageantrag I. 1. bezeichneten Handlungen der Klägerinnen (Widerbeklagten)

entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Klägerinnen beantragen,

die Widerklage abzuweisen.

Die Klägerinnen tragen im wesentliche vor:

Bei der Bezeichnung "U" handele es sich nicht um eine berühmte Marke im Sinne der

hierzu entwickelten Rechtsprechung. Hierfür sei eine Alleinstellung oder Einmaligkeit

der Kennzeichnung erforderlich. In der Bundesrepublik Deutschland seien indessen

mehrere Unternehmen handelsregisterlich registriert, welche die Bezeichnung "U" in

ihrer Geschäftsbezeichnung führten. Außerdem sei die Bezeichnung "U" als

Gattungsbezeichnung für Lampenschirme aus buntem Glas und darüber hinaus

allgemein für buntes Glas als Gattungsbezeichnung bekannt. Außerdem sei "U" ein

auch in Deutschland gebräuchlicher weiblicher Vorname. Es handele sich mithin um

eine abgenutzte und abgegriffene Bezeichnung.

Die Beklagte genieße aber auch an der Bezeichnung "U" keinen Markenschutz. So

handele es sich bei der seit dem X unter der Nummer X registrierten Marke "U & Co."

Um eine Marke, die einer Bildmarke nahestehe. Die einzelnen Buchstaben des

Bestandteils "U" seien nämlich auf einer gekrümmten Linie angeordnet, welche die

zusätzliche Angabe "& Co." Übergriffen, so dass die Gestalt der Marke an die

Punzierung eines Schmuckstückes erinnere. Die für die Beklagte unter der Nummer X

am X eingetragene Marke "U" sei nicht für optische Apparate, Brillen, Brillengläser,

Brillenfassungen oder Brillenetuis registriert. Die unter der Nummer X registrierte Marke

"U & Co." Sei nicht wirksam auf die Beklagte übergegangen. Die ursprüngliche

Inhaberin dieser Marke, die Firma "U & Co. GmbH" existiere weiterhin, so dass diese

Marke ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Eine derartige

Leerübertragung sei gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 des insoweit anzuwendenden

Warenzeichengesetz unwirksam. Im übrigen seien auch für diese Marke die Waren

Brillen, Brillengläser und/oder Brillenfassungen im Warenverzeichnis nicht genannt.

Zwischen den Marken der Beklagten und der von ihnen, den Klägerinnen, benutzten

Bezeichnung "U M" bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr. Der Bestandteil "M"

sei phantasievoll und kennzeichnungskräftig. Zudem würden die Marken der Parteien

nicht in Bereichen verwendet, die als ähnlich bezeichnet werden könnten. Insbesondere

seien Brillen mit Schmuckwaren nicht gleichartig oder ähnlich. Vielmehr seien Brillen

einerseits und Schmuckwaren andererseits Produkte deutlich unterschiedlicher

Technologien.

Etwaige Namensrechte der Beklagten hätten gegenüber dem im Herbst erworbenen

Namensrecht der Klägerin keine Priorität. Es sei nicht die Beklagte gewesen, die Ende

der 80er Jahre in N eine Geschäftstätigkeit aufgenommen habe, sondern eine von der

Beklagten verschiedene GmbH deutschen Rechts. Das Namensrecht habe auch nicht

ohne das hinter dem Namen stehende Unternehmen übertragen werden können. Die

Beklagte habe von der "U & Co. GmbH" deshalb keine Namensrecht erworben. Die

spätere Firma "U & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH" sei im Geschäftsverkehr nicht in

Erscheinung getreten. Auf die Registrierung ihrer ersten deutschen Zweigniederlassung

in N könne sich die Beklagte nicht mit Erfolg berufen, da diese Registrierung erst am X

erfolgt sei und folglich vor der von ihnen, den Klägerinnen, benutzten Bezeichnung

keine Priorität genieße. Im übrigen fehle es auch hinsichtlich der

Geschäftsbezeichnungen an einer Verwechslungsgefahr, zumal die Beklagte den

Zusatz "& Co." Benutze.

Darüber hinaus habe die Beklagte etwaige Ansprüche aus der Bezeichnung "U" gegen

sie, die Klägerinnen, verwirkt. Die Beklagte habe von der Vertriebstätigkeit der Kläger in

Deutschland gewusst. So hätten die Parteien in derselben Ausgabe von Zeitschriften

geworben und seien sich auf Messen begegnet. Die Beklagte habe seit vielen Jahren

Kenntnis davon, dass sie, die Klägerinnen, in Deutschland Brillen unter der

Bezeichnung "U" auf den Markt brächten. Sie, die Klägerinnen, hätten im Vertrauen

darauf, dass die Beklagte wegen der Benutzung der Bezeichnung "U" nicht gegen sie

einschreite, auch einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt.

In Erwiderung auf den Verwirkungseinwand der Klägerinnen trägt die Beklagte vor, sie

sei in verschiedenen Teilen der Welt gegen den missbräuchliche Bezeichnung der

Kennzeichnung "U" vorgegangen. So habe sie in der Bundesrepublik Deutschland vor

dem Landgericht Hamburg gegen die Vertriebsfirma der Klägerinnen, die Firma U

GmbH im Februar 1997 eine einstweilige Verfügung erwirkt. Im Übrigen habe selbst ein

Großunternehmen wie sie, die Beklagte, nicht die personelle Kapazität, um allen

Verletzungen ihrer Namens- und Markenrechte weltweit gleichzeitig nachzugehen.

Darüber hinaus fehle es aber auch an einem schutzwürdigen Besitzstand der

Klägerinnen. Während des gesamten Zeitraumes ihres Vertriebs in Deutschland hätten

die Klägerinnen immer nur einen einzigen Abnehmer gehabt. Die Firma U GmbH müsse

die Benutzung der Bezeichnung "U" aufgrund der gegen sie ergangenen einstweiligen

Verfügung des Landgerichts Hamburg aufgeben, so dass sich die Klägerinnen ohnehin

eine neue Vertriebsfirma suchen müssten. Unter diesen Umständen sei es den

Klägerinnen auch zumutbar, sich eine neue Kennzeichnung, die mit dem Kennzeichen

der Beklagten nicht verwechslungsfähig sei, zu suchen.

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird gemäß § 313 Abs. 2 ZPO auf die

vorbereitenden Schriftsätze und die mit ihnen überreichten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Widerklage ist in vollem Umfang begründet. Dies ergibt sich aus der nachfolgenden

gemäß § 313 Abs. 3 ZPO gebotenen kurzen Zusammenfassung der Erwägungen, auf

denen die Entscheidung beruht:

Der Beklagten steht gegen die Klägerinnen der geltend gemachte

Unterlassungsanspruch jedenfalls aus § 14 Abs. 5 MarkenG in Verbindung mit dem

unter der WZ-NR.: X beim Deutschen Patentamt registrierten Wortmarke "U & Co." zu.

Ob sich der Anspruch daneben auch aus § 14 Abs. 5 MarkenG in Verbindung mit der

Markennummer X oder X oder als bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG oder aus der Benutzung einer Geschäftsbezeichnung (§15 Abs. 5 MarkenG)

ergibt, mag auf sich beruhen.

Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "U& Co." (WZ-NR.: 1.128.006), die mit Priorität

zum X in das Register des Deutschen Patentamtes eingetragen worden ist. Zwar ist die

Eintragung dieser Marke seinerzeit zugunsten der "U & Co. GmbH, N", erfolgt. Jedoch

ist das Zeichen im April X auf die Beklagte übertragen worden.

Die Wirksamkeit dieser Übertragung richtet sich freilich nach dem damals geltenden

Warenzeichengesetz. Wegen der Herkunftsfunktion, die mit dem Warenzeichen alten

Rechts verbunden war, konnte das Warenzeichen nach § 8 WZG nur zusammen mit

dem Geschäftsbetrieb übertragen werden. Es soll auch nicht verkannt werden, dass die

förmliche Umschreibung durch das Patentamt nicht zwingend den Nachweis ergibt,

dass mit dem Zeichen auch der Geschäftsbetrieb übertragen worden ist, da insoweit

dem Patentamt nur eingeschränkte Nachprüfmöglichkeiten zur Verfügung standen (vgl.

Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Auflage, Rdnr. 33 zu § 8 WZG).

Indessen stellt der Umschreibungsvermerk durch das Patentamt (Anlage B 35; Bl. 175

GA) ein starkes Indiz dafür dar, dass seinerzeit auch der Geschäftsbetrieb mitübertragen

worden ist.

Hinzu kommt, dass im Herbst des Jahres 1990 die Firma und der

Unternehmensgegenstand der U & Co GmbH geändert und diese Gesellschaft als

Verwaltungsgesellschaft fortgeführt wurde. Es spricht alles dafür, dass die – etwas

zeitgleich – im selben Hause in N eingerichtete Filiale nunmehr die werbende Tätigkeit

der GmbH und die hierfür erforderlichen sachlichen Mittel einschließlich des

Markenrechts übernommen hat. Eine Motivation für eine Leerübertragung der Marke von

einer Tochtergesellschaft auf eine Filiale eine und desselben Hauptunternehmens ist

nicht ersichtlich. Es spricht vielmehr alles dafür, dass die mit dem Zeichen verbundene

Geschäftstradition fortgesetzt wird und damit die Gefahr von Irreführungen

ausgeschlossen ist. Jedenfalls erscheint unter den gegebenen Umständen eine

Leerübertragung – also eine Übertragung des Zeichens ohne den dazu gehörenden

Geschäftsbetrieb – so unwahrscheinlich, dass es Sache der Klägerinnen gewesen wäre

hierfür konkrete Anhaltspunkte vorzutragen und zu beweisen.

Das von den Klägerinnen benutzte Zeichen "U M" ist dem für die Beklagten geschützten

Zeichen auch ähnlich. Diese Ähnlichkeit wird durch die schriftbildliche und phonetische

Übereinstimmung des Bestandteils "U", der den Gesamteindruck beider Zeichen prägt,

begründet. Im Zeichen der Beklagten ist der Bestandteil "& Co." Ohne jede

Eigentümlichkeit und ohne jede Bedeutung für den Gesamteindruck. Diese Bestandteil

trifft lediglich eine Aussage über die Gesellschaftsform, wie er für

Personalgesellschaften nach dem Firmenrecht (noch: § 19 HGB) vorgeschrieben ist. Im

Zeichen der Klägerinnen ist der Bestandteil "M" nur von geringer Kennzeichnungskraft.

Es handelt sich hierbei um ein Wort aus der französischen Sprache, das aber auch im

Deutschen zur Bezeichnung eines halbkreisförmigen Feldes über Fenstern und Türen

bekannt ist (vgl. z. B.: Wahrig, Deutsches Wörterbuch).

Von wesentlicher Bedeutung für die Feststellung, dass die Bezeichnung "U" im

Verhältnis zum Bestandteil "M" prägende Bedeutung hat, ist aber vor allem der relativ

hohe Bekanntheitsgrad des Wortes "U".

Dieser Bekanntheitsgrad ergibt sich selbst aus dem von den Klägerinnen vorgelegten

Gutachten des Umfrageinstituts F (Anlage K 27), das auf einer im Januar 1998

durchgeführten demoskopischen Untersuchung beruht. Danach war 70 % der befragten

Personen das Wort "U" - in welchem Zusammenhang auch immer - jedenfalls bekannt.

Hieraus folgt - ohne dass es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, ob der für eine

"bekannte Marke" erforderliche Bekanntheitsgrad erreicht ist -, dass der Wortbestandteil

"U" auffällig und einprägsam ist hierin den Bestandteil "M" überragt.

Die mithin vorhandene Ähnlichkeit beider Zeichen begründet auch eine

Verwechslungsgefahr. In diesem Zusammenhang spielt auch die Nähe der Waren, für

die beide Zeichen benutzt werden, eine Rolle (vgl. BGH GRUR 95, 213 – Oxygenol II).

Diese Warennähe und die sich daraus ergebende Verwechslungsgefahr wurde zum

einen schon dadurch begründet, dass das Widerklagezeichen auch für "Brillenetuis"

eingetragen ist. Darüber hinaus stehen die von den Klägerinnen hergestellten bzw.

vertriebenen Brillen Schmuckwaren recht nahe. Dies ergibt sich insbesondere aus dem

von der Beklagten vorgelegten Originalkatalog der Klägerinnen. Auf den letzten beiden

Seiten dieses Kataloges werden sogar Brillen angeboten, deren Gestelle aus Gold

gefertigt sind und die deshalb schon dem Bereich Schmuckwaren zuzuordnen sind.

Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang auch von Bedeutung, dass die

Klägerinnen für ihren Katalog diejenigen Zeichen verwenden, die einen stilisierten

Brillanten enthalten. Hierdurch wird in starkem Maße die gedankliche Verbindung zu

Schmuckwaren suggeriert und die Verwechslungsgefahr mit den Waren der Beklagten

erhöht. Dies gilt umso mehr, als nach dem vorgelegten F-Gutachten immerhin 18,2 %

der befragten Personen das Wort "U" mit "Schmuckwaren, Juwelen" verbinden.

Die Beklagte hat ihre Rechte aus der Marke auch nicht im Verhältnis zu den

Klägerinnen verwirkt. Der Verwirkungseinwand setzt nach § 21 MarkenG voraus, dass

der Inhaber der Marke die Benutzung während eines Zeitraumes von fünf aufeinander

folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Es lässt sich indessen

dem eigenen Vortrag der Klägerinnen nicht entnehmen, dass diese mit Brillen unter der

Bezeichnung "U" schon vor fünf Jahren auf dem deutschen Markt in Erscheinung

getreten ist und die Beklagte hiervon positive Kenntnis hatte; eine bloß fahrlässige

Unkenntnis der Beklagten reicht nicht aus (vgl. z. B. Althamer/Ströbel/Klaka,

Markengesetz, 5. Auflage, Rdnr. 5 zu § 21 MarkenG). Insbesondere konnte die Beklagte

dem im September 1991 erschienen und auf Uhren ausgerichteten italienischen

Magazin "P" nicht entnehmen, dass die Klägerinnen mit Brillen unter der

Kennzeichnung "U" auf dem deutschen Markt in Erscheinung treten wollten. Auch die im

April 1993 in der Zeitschrift "O" veröffentlichte Anzeige ergibt nicht das konkrete

Vorhaben der Klägerinnen, den deutschen Markt mit Brillen unter der Bezeichnung "U"

zu beliefern. Ebenso wenig sind hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte

davon wusste, dass die Klägerin zu 1. seit X die deutsche Vertriebsfirma "P O" mit

Brillen unter der Bezeichnung "U" beliefert hat. Jedenfalls hat die Beklagte, nachdem

sie von dem M, erfahren hat, diese Vertriebsfirma unverzüglich im Verfügungsverfahren

vor dem Landgericht Hamburg auf Unterlassung in Anspruch genommen und eine

einstweilige Verfügung gegen diese Vertriebsfirma, die inzwischen rechtsbeständig

geworden ist, erwirkt. Unter diesen Umständen kommt es nicht einmal darauf an, ob die

Klägerinnen, wie die Beklagte vorträgt, bei Ingebrauchnahme der Bezeichnung "U"

bösgläubig gewesen ist.

II.

Der Antrag auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht der Klägerinnen ist zulässig.

Das nach § 256 ZPO erforderliche Rechtsschutzinteresse ergibt sich aus dem Umstand,

dass die Beklagte zur Zeit einen Leistungsantrag nicht beziffern kann, andererseits aber

Verjährung droht.

In der Sache folgt der Schadensersatzanspruch der Beklagten aus § 14 Abs. 6

MarkenG. Die Klägerinnen haben die Verletzungshandlung fahrlässig begangen, da sie

die Markenverletzung hätten erkennen können und müssen. Dies ergibt sich im

vorliegenden Fall bereits aus dem relativ hohen Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "U".

Die gesamtschuldnerische Haftung beider Klägerinnen ergibt sich aus § 840 Abs. 1

BGB.

Der mit dem Widerklageantrag zu I. 2. Geltend gemachte Anspruch auf Auskunft hat

seine Rechtsgrundlage in den §§ 19 MarkenG, 242 BGB. Die Beklagte kann ohne die

begehrte Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen einen

Schadenersatzanspruch nicht beziffern. Andererseits ist es den Klägerinnen zumutbar,

die für die Erteilung der Auskunft erforderlichen Aufwendungen zu erbringen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreit haben gemäß § 91 ZPO die Klägerinnen zu tragen. Soweit

die von ihnen ursprünglich erhobene negative Feststellungsklage durch die Widerklage

auf Leistung in der Hauptsache erledigt ist, sind keine weiteren Kosten entstanden; der

Gegenstandswert der ursprünglichen Klage ist im Gegenstandswert der Widerklage

aufgegangen.

Gemäß § 709 Satz 1 ZPO war das Urteil gegen Sicherheitsleistung für vorläufig

vollstreckbar zu erklären. Nach § 108 ZPO konnte der Beklagten gestattet werden, die

Sicherheitsleistung auch durch Bank- oder Sparkassenbürgschaft zu erbringen.

Streitwert (für Klage und Widerklage zusammen): 500.000,-- DM