Urteil des LG Düsseldorf, Az. 2a O 302/03

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Landgericht Düsseldorf, 2a O 302/03
Datum:
14.04.2004
Gericht:
Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:
2a. Zivilkammer
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
2a O 302/03
Tenor:
In dem Rechtsstreit
hat die 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche
Verhandlung vom 17. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin am
Landgericht Dr. Fudickar, die Richterin am Landgericht Schuh-
Offermanns und die Richterin Schuster
für Recht erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Das Urteil ist für die Beklagte wegen ihrer Kosten gegen
Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der für die
Beklagte beim Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend: DPMA) eingetragenen
Wortmarke "YOGHURTGUMS" wegen Verfalls.
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Die Parteien sind unmittelbare Mitbewerber und bekannte Hersteller von Fruchtgummi-
und Lakritzprodukten, die sie auf dem deutschen Markt vertreiben.
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Die Beklagte ist Inhaberin der beim DPMA seit dem 10. Januar 1997 unter der Register-
Nr. 396 13 490.4 für die Klasse 30 (Zuckerwaren mit Beimischung von Yoghurt, auch in
Verbindung mit Weingummi und/oder Fruchtgummi und/oder Lakritz, der
Warenbestandteil Lakritz nicht für pharmazeutische Zwecke) eingetragenen Wortmarke
"YOGHURTGUMS". Auf den in Kopie zur Akte gereichten Registerauszug wird Bezug
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"YOGHURTGUMS". Auf den in Kopie zur Akte gereichten Registerauszug wird Bezug
genommen (Anlage K 11). Seit der Eintragung dieser Marke versieht die Klägerin
ununterbrochen blickfangmäßig die Verpackung der von ihr vertriebenen
Fruchtgummiprodukte mit dem Zeichen "Yoghurt-Gums", neben das seit einiger Zeit
zusätzlich ein (r) gedruckt ist.
Ausgangspunkt dieses Verfahrens war ein von der Beklagten gegen die Klägerin vor
dem DPMA betriebenes Widerspruchsverfahren, dem folgender Sachverhalt zugrunde
lag:
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Die Klägerin hatte beim DPMA eine Wortmarke "Pocket Joghurt" angemeldet, wogegen
die Beklagte unter Berufung auf ihre, hier streitgegenständliche Marke
"YOGHURTGUMS" Widerspruch einlegte. In dem auf den Widerspruch folgenden
Schriftsatzwechsel der teilweise durch ihre Prozeßbevollmächtigten vertretenen
Parteien stritten diese vorrangig um die Frage, ob die Bezeichnung "YOGHURTGUMS"
nur rein beschreibend ist, ob die Marke "YOGHURTGUMS" der Beklagten
rechtserhaltend benutzt wird und ob zwischen dieser Bezeichnung und der von der
Klägerin angemeldeten Marke "Pocket Joghurt" Verwechslungsgefahr besteht.
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Nachdem die Parteien keine Einigung herbeiführen konnten, stellte die Klägerin am 20.
März 2003 beim DPMA einen Antrag auf Löschung der Marke "YOGHURTGUMS"
wegen Verfalls gem. §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG. Diesem Antrag widersprach die
Beklagte mit Schriftsatz vom 4. Juni 2003. Am 24. Juli 2003 stellte das DPMA der
Klägerin die Geltendmachung der Löschung im Klagewege anheim, die die Klägerin mit
dieser Klage verfolgt.
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Mit Schreiben vom 22. Oktober 2003 richtete die Klägerin einen weiteren
Löschungsantrag wegen des angeblichen Bestehens absoluter Schutzhindernisse,
insbesondere wegen angeblich fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden
Freihaltebedürfnisses betreffend die Marke "YOGHURTGUMS" bei dem DPMA ein.
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Die Klägerin trägt vor, die Zulässigkeit der von ihr betriebenen Verfallsklage ergebe sich
bereits daraus, daß diese an eigenständige Voraussetzungen gebunden sei und
unabhängig von einem sonstigen Löschungsverfahren vor dem DPMA erhoben werden
könne. Es bestehe aufgrund der gesetzlichen Zulässigkeit des vorliegenden
Löschungsverfahrens wegen Verfalls gerade kein irgendwie geartetes
Ausschlußverhältnis zu den patentamtlichen Verfahren.
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Die Wortmarke "YOGHURTGUMS" der Beklagten stelle eine rein inhaltsbeschreibende
Angabe dar und sei nicht als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen
rechtserhaltend benutzt worden; sie sei damit löschungsreif wegen Verfalls.
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Die beanstandete Marke beschreibe lediglich den konkret angemeldeten Warenbereich.
Der Wortmarkenbestandteil "YOGHURT" kennzeichne den Inhalt sowie den
Geschmack des Produkts. Der Schutzbereich sei insoweit eindeutig klassifiziert als
"Zuckerwaren mit Beimischung von Yoghurt". Auch der Markenbestandteil "GUMS" sei
als Synonym für das mit dem benannten Geschmack vertriebene kaubare Fruchtgummi-
bzw. Weingummi-Produkt rein beschreibend.
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Wie ein Vergleich über die Art und Weise der Nutzung von Marken und
inhaltsbeschreibenden Sachhinweisen im Lebensmittelsektor allgemein und
insbesondere im Bereich der Süßwarenbranche zeige, verstehe der Verkehr die Art und
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Weise der Nutzung der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" nicht als markenmäßigen
Hinweis, sondern als Sachhinweis auf die Beschaffenheit der angebotenen Ware.
Da der Verkehr die streitgegenständliche Marke gerade nicht als Herkunftshinweis
auffasse, scheide auch ein Markenschutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung aus.
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Eine Schutzwirkung der Marke könne aufgrund des rein beschreibenden Charakters
allenfalls durch die Darstellung in Großbuchstaben und einem Wort, mithin aufgrund
ihrer Kombinationswirkung begründet werden. Da die Beklagte die Marke jedoch nicht
in der angemeldeten Schreibweise "YOGHURTGUMS" benutzt, sondern in der
normalen Schreibweise mit Bindestrich "Yoghurt-Gums", mithin durch die Trennung
gerade die schutzbegründende Kombinationswirkung der Marke verändert werde, sei
zumindest der von der Beklagten gewählten Benutzungsform die Anerkennung als
rechtserhaltende Benutzung der Marke zu versagen.
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Die Klägerin beantragt,
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die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Reg.-Nr. 396 13 490 eingetragenen deutschen Wortmarke
"YOGHURTGUMS" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt
einzuwilligen.
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Der Beklagte beantragt,
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die Klage abzuweisen.
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Die Beklagte rügt die Unzulässigkeit der Klage und trägt hierzu vor, die Klägerin
handele mit ihrem Vorhaben rechts- und verfahrensmißbräuchlich. Die
Verletzungsgerichte seien an die sich in der Eintragung ausdrückende Entscheidung
des DPMA zur Eintragungsfähigkeit der streitgegenständlichen Marke gebunden und
müßten die Unterscheidungskraft der Marke unterstellen. Berufe sich eine Partei - wie
vorliegend - auf die fehlende Unterscheidungskraft einer Marke, sei sie auf das
Verfahren nach § 50 MarkenG zu verweisen. Die Klägerin trage vorliegend auch nur das
vor, was sie im Löschungsverfahren geltend machen würde: die absolute
Schutzunfähigkeit der Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.
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Die Marke sei auch unterscheidungskräftig. Das Wort "YOGHURTGUMS" gebe es
weder in der deutschen, noch in der englischen Sprache. Auch bei einer Übersetzung
des englischsprachigen Begriffs ins Deutsche: "Yoghurtgummis" bleibe die Bedeutung
des Gesamtbegriffs offen. Es handele sich daher um einen Phantasiebegriff.
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Die Bezeichnung sei mehrdeutig, da der Begriff "Gum" für verschiedene Prudukte stehe,
wie sich aus den von der Klägerin vorgelegten Anlagen ergebe (Gummi-Bonbons,
Weingummi, Kaugummi). Jedenfalls habe sich die Marke, nicht zuletzt durch die
Werbung, im Verkehr durchgesetzt.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten
gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe
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Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
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I.
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Die Klage ist zunächst entgegen der von der Beklagten vertetenen Auffassung zulässig.
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Insbesondere fehlt der Klage nicht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.
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Die von der Klägerin geltend gemachte Verfallsklage gem. §§ 26, 49 Abs. 1, 55
MarkenG ist an eigenständige Voraussetzungen gebunden und kann unabhängig von
einem Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gem. § 54 MarkenG vor
den ordentlichen Gerichten erhoben werden. Da die Klägerin sich in ihrer Klageschrift
darauf beruft, daß die angeblich beschreibende Bezeichnung "Yoghurt-Gums" in der
von der Beklagten gewählten konkreten Verwendungsweise nicht als Marke genutzt
werde, trägt sie auch Gründe vor, die im Falle ihres Vorliegens einen
Löschungsanspruch wegen Verfalls begründen könnten.
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Aus dem gleichen Grunde handelt die Klägerin mit der Einreichung der Verfallsklage
auch nicht verfahrens- oder rechtsmißbräuchlich.
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II.
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Die Klage ist jedoch nicht begründet.
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Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung
der beim DPMA zugunsten der Beklagten unter der Reg.-Nr. 396 13 490 eingetragenen
Wortmarke "YOGHURTGUMS" aus §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG als einzig in Betracht
kommender Anspruchsgrundlage zu.
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Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung lag kein Verfallsgrund nach § 49
MarkenG vor, der die Löschung der streitgegenständlichen Marke "YOGHURTGUMS"
der Beklagten rechtfertigt.
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Die Klägerin beruft sich auf den Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke gem. § 26
MarkenG, § 49 Abs. 1 MarkenG, in dem sie vorträgt, die Wortmarke "YOGHURTGUMS"
stelle eine rein inhaltsbeschreibende Angabe dar und sei nicht als
produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen rechtserhaltend benutzt worden.
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Gem. § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke wegen Verfalls
gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gem. § 26 MarkenG benutzt worden
ist.
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Ein Zeichen wird nach der Rechtsprechung des BGH dann rechtserhaltend benutzt,
wenn es "als Marke verwendet wird, und zwar in einer Form, die der Verkehr aufgrund
der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf
die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ansieht" (BGH GRUR 2002, 1072 -
SYLT-Kuh; Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2. Auflage 2003, § 26 Rz. 17).
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Es kommt mithin darauf an, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren und
Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens benutzt wird.
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Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
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Die Kammer geht unter Berücksichtigung dieser Ausführungen davon aus, daß die
Beklagte die unter der Register-Nr. 396 13 490.4 eingetragene Wortmarke
"YOGHURTGUMS" beginnend mit ihrer Eintragung am 10. Januar 1997 rechtserhaltend
im Sinne des § 26 MarkenG benutzt hat, in dem sie die Bezeichnung
"YOGHURTGUMS", wie zwischen den Parteien unstreitig ist, seit diesem Zeitpunkt auf
ihrer Fruchtgummiverpackung (wie in Anlage K 13 abgebildet) abdruckt.
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Zutreffend ist zwar, daß eine zur Rechtserhaltung geeignete Benutzung dann nicht mehr
vorliegt, wenn Zeichen verwendet werden, die einen rein beschreibenden Sinngehalt
vermitteln, in dem sie durch die Art und Weise ihrer Wiedergabe oder durch die
Verbindung mit anderen Angaben als glatt beschreibende Angaben wirken. Ungeachtet
ihrer Eintragung als Marke kann bei solchen Zeichen nach Ablauf der in § 26 Abs. 1
MarkenG genannten Frist von 5 Jahren Löschungsreife wegen Verfalls eintreten
(Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rz. 61).
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Erforderlich für die Annahme einer fehlenden rechtserhaltenden Benutzung ist jedoch
die sichere Feststellung, daß nicht einmal mehr ein Teil des Verkehrs eine nicht glatt
beschreibende Verwendung annimmt (Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rz. 62). Die
Rechtsprechung erkennt an, daß selbst glatt beschreibende Angaben vom Verkehr als
Herkunftshinweis bzw. Unterscheidungshinweis verstanden werden können, wenn sie
hervorgehoben nach Art einer Marke verwendet werden (BGH GRUR 1993, 972, 974 -
Sana/Schosana) und läßt insgesamt Zurückhaltung walten. Durch die Eintragung als
Marke ist die grundsätzliche Eignung des Zeichens für eine kennzeichenmäßige
Verwendung anerkannt worden. Es ist nicht Aufgabe des Benutzungszwangs, die
Eintragungsentscheidung dadurch zu korrigieren, daß ein Zeichen allein wegen seines
Sinngehalts als nicht rechtserhaltend benutzt und damit überhaupt nicht rechtserhaltend
benutzbar eingestuft wird. Es müssen vielmehr ganz besondere, zusätzliche Umstände
der konkreten Verwendungsweise hinzutreten, um einer Marke ausnahmsweise den
Rechtserhalt versagen zu können.
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Auf die Frage, ob es sich bei dem Zeichen "YOGHURTGUMS" um eine rein
beschreibende Angabe handelt, kommt es vorliegend nicht an. Selbst wenn man der
streitgegenständlichen Klagemarke nur einen rein beschreibenden Sinngehalt
zuerkennen wollte und ein absolutes Schutzhindernis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
MarkenG annähme, kann die Kammer jedenfalls vorliegend nicht die für eine Löschung
wegen Verfalls gem. § 49 Abs. 1, 26 MarkenG erforderliche sichere Feststellung treffen,
daß nicht einmal mehr ein Teil des Verkehrs die auf der Fruchtgummiverpackung
verwendete Bezeichnung "Yoghurt-Gums" für eine nicht glatt beschreibende Angabe
hält.
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Die Bezeichnung "YOGHURTGUMS" wird von der Beklagten seit vielen Jahren
hervorgehoben auf der Ware verwendet.
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Die Anbringung einer Bezeichnung unmittelbar auf der Ware spricht jedenfalls dann,
wenn sie in irgendwie hervorgehobener Form nach Art einer Marke erfolgt, grundsätzlich
für eine kennzeichenmäßige Benutzung (vgl. auch BGH GRUR 1993, 974 - Sana /
Schosana).
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Zudem wird die Marke "YOGHURTGUMS" durch das blaue/weiße Schriftbild vor
überwiegend rosa-, rot-, grün-farbenem Hintergrund blickfangmäßig herausgestellt. Sie
ist direkt auf der Verpackungsmitte angebracht und nimmt mindestens 1/4 der vorderen
Verpackungsfläche sein. Weiterhin hat die Beklagte seit einiger Zeit hinter dem
streitgegenständlichen Zeichen zusätzlich ein (r) angebracht. Ein solches R im Kreis
erweckt bei einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs den Eindruck einer
eingetragenen Marke (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 3 Rz. 167 mit
Verweis auf OLG Hamburg, WRP 1986, 290; OLG Stuttgart, WRP 1994, 136; OLG
Düsseldorf NJWE-WettbR 1997, 5 ff).
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Eine sichere Feststellung dahingehend, daß nicht einmal mehr ein Teil der
angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung "Yoghurt-Gums" als
Herkunftshinweis auf die Beklagte versteht, kann auch nicht damit begründet werden,
daß die Beklagte neben der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" auch ihre Marke "Katjes"
verwendet. Zweitmarken sind, wie der BGH festgestellt hat, weithin üblich, was auch
dem Verkehr bekannt ist (vgl. BGH GRUR 1993, 974 - Sana / Schosana).
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Insoweit kann auch beispielhaft auf die von der Klägerin selbst vorgelegten
Produktbeschreibungen für "nimm2: Herstellerbezeichnung/Marke: ("nimm 2"), weitere
Marke ("Lachgummi") sowie auf die Produktgestaltung der Klägerin selbst:
Herstellerbezeichnung: ("Haribo"), Produktmarke ("Color-Rado" oder "Goldbären")
Bezug genommen werden.
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Eine fehlende rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke kann auch nicht damit
begründet werden, daß die Beklagte die eingetragene Marke auf der Verpackung der
von ihr vertriebenen Ware in abgewandelter Form (getrennte Schreibweise in Groß- und
Kleinbuchstaben) verwendet.
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Vielmehr kommt es in solchen Fällen der Abweichung der eingetragenen von der
verwendeten Form entscheidend darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er
die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kennt, in der benutzten Form noch
dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2000, 1039).
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Die Kammer vertritt die Auffassung, daß in der Veränderung der Schreibweise der
angegriffenen Marke (zwei Worte mit Bindestrich an Stelle eines Wortes gegenüber der
Eintragungsform und Beachtung der Groß- und Kleinschreibung an Stelle der
ausschließlichen Verwendung von Großbuchstaben) keine Veränderung des
kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke zu sehen ist. Die
unterschiedliche Schreibweise verändert den Begriffsinhalt der angegriffenen Marke
nicht. Hinzu kommt, dass das auf der Ware abgedruckte Zeichen aufgrund der konkreten
Verwendung durchaus als ein Wort verstanden werden kann: das Zeichen "Yoghurt-
Gums" ist in zwei Zeilen aufgeteilt und der Bindestrich am Ende des Wortes in der
ersten Zeile "Yoghurt-" kann auch als Silbentrennstrich gelesen werden.
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III.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.
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Streitwert: 150.000,00 EUR
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