Urteil des EuGH vom 21.10.2004

EuGH: harmonisierungsamt für den binnenmarkt, unterscheidungskraft, muster und modelle, marke, verordnung, form der ware, beschwerdekammer, verkehr, vereinigtes königreich, beschreibende angabe

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS:

und Urheberrechtsschutz.

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Zweite Kammer)

21. Oktober 200

„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Absolutes

Eintragungshindernis – Unterscheidungskraft – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG)

Nr. 40/94“

In der Rechtssache C-64/02 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Artikel 49 der EG‑Satzung des Gerichtshofes, eingegangen am 27. Februar

2002,

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle),

Mühlendahl und G. Schneider als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Rechtsmittelführer,

unterstützt durch

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,

M. Bethell und M. Tappin als Bevollmächtigte im Beistand von D. Alexander, Barrister, Zustellungsanschrift in

Luxemburg,

Streithelfer im Rechtsmittelverfahren,

andere Verfahrensbeteiligte:

Erpo Möbelwerk GmbH,

Patentanwalt H. von Rohr, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans (Berichterstatter) sowie der Richter

C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen und J. N. Cunha Rodrigues,

Generalanwalt: M. Poiares Maduro,

Kanzler: M. Múgica Arzamendi, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2004,

unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beteiligten,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Juni 2004,

folgendes

Urteil

Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und

Modelle) (im Folgenden: HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen

Gemeinschaften vom 11. Dezember 2001 in der Rechtssache T‑138/00 (Erpo Möbelwerk/HABM [DAS PRINZIP

DER BEQUEMLICHKEIT], Slg. 2001, II-3739, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem die Entscheidung

der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 23. März 2000 (Sache R 392/1999-3) (im Folgenden: streitige

Entscheidung) über die Zurückweisung der Beschwerde der Erpo Möbelwerk GmbH (im Folgenden: Erpo)

gegen die Entscheidung der Prüferin des HABM aufgehoben wurde, mit der diese die Eintragung der

Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als Gemeinschaftsmarke für verschiedene

Warenklassen, darunter Möbel, abgelehnt hatte.

Rechtlicher Rahmen

Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke

(ABl. 1994, L 11, S. 1) sieht vor:

„(1)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung

der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft

oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung

sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung

bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen

Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind,

...

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für

die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung

Unterscheidungskraft erlangt hat.“

Unter der Überschrift „Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke“ bestimmt Artikel 12 der

Verordnung Nr. 40/94:

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische

Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über

andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe

oder Handel entspricht.“

Dem Rechtsstreit zugrunde liegender Sachverhalt

Mit Schreiben vom 23. April 1998 beantragte Erpo beim HABM die Eintragung der Wortzusammenstellung

DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 8 (Handbetätigte

Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), 12 (Landfahrzeuge und deren Teile) und 20

(Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel sowie Büromöbel) im Sinne

des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.

Nachdem die Prüferin des HABM diese Anmeldung mit Entscheidung vom 4. Juni 1999 mit der Begründung

zurückgewiesen hatte, die Wortzusammenstellung bezeichne ein Merkmal der betroffenen Waren und

entbehre jeder Unterscheidungskraft, legte Erpo gegen die Entscheidung Beschwerde ein.

Mit der streitigen Entscheidung hob die Dritte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Prüferin

insoweit auf, als darin die Anmeldung für die Waren der Klasse 8 zurückgewiesen wurde. Im Übrigen wies die

Beschwerdekammer die Beschwerde im Wesentlichen deshalb zurück, weil die in Rede stehende

Wortzusammenstellung nicht den Anforderungen des Artikels 7 Absätze 1 Buchstaben b und c und 2 der

Verordnung Nr. 40/94 genüge.

Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil

Mit am 23. Mai 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Erpo Klage auf

Aufhebung der streitigen Entscheidung. Das Gericht gab der Klage mit dem angefochtenen Urteil statt.

Das Gericht entschied in den Randnummern 22 bis 29 des angefochtenen Urteils, dass der erste

Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 gerügt

wurde, begründet sei, da die Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, selbst wenn man

davon ausgehe, dass der Bestandteil „Bequemlichkeit“ für sich genommen eine Beschaffenheit der

betroffenen Waren bezeichne, die bei der Kaufentscheidung der angesprochenen Verkehrskreise

berücksichtigt werden könne, aufgrund ihrer sämtlichen Bestandteile und als Ganzes betrachtet, nicht als

ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehend angesehen werden könne, die zur Bezeichnung der

Beschaffenheit der betreffenden Waren dienen könnten.

Sodann prüfte das Gericht den zweiten Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe

b der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wurde.

Das Gericht entschied in den Randnummern 41 und 42 des angefochtenen Urteils, dass auch dieser

Klagegrund durchgreife, da die Beschwerdekammer die fehlende Unterscheidungskraft des betreffenden

Begriffes im Wesentlichen aus dessen beschreibendem Charakter abgeleitet habe, aus den Randnummern

22 bis 29 des angefochtenen Urteils zum ersten Klagegrund aber hervorgehe, dass die streitige

Entscheidung in diesem Punkt rechtsfehlerhaft sei.

In den Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils entschied das Gericht, dass der zweite

Klagegrund aus folgenden Gründen ebenfalls begründet sei:

„43

Ferner hat die Beschwerdekammer in Nummer 30 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass

die Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT durch das Fehlen eines

‚Phantasieüberschusses‘ gekennzeichnet sei. Außerdem hat das Amt in seiner Klagebeantwortung

vorgetragen, dass ‚Slogans ... um als Marke dienen zu können, etwas Zusätzliches ... [nämlich]

´Originalität´ [brauchen]‘ und dass dem betreffenden Zeichen eine solche Originalität fehle.

Nach der Rechtsprechung des Gerichts lässt sich das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht damit

begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehlt (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in

den Rechtssachen T-135/99, Taurus-Film/HABM [CINE ACTION], Slg. 2001, II-379, Randnr. 31, und T-

136/99, Taurus-Film/HABM [CINE COMEDY], Slg. 2001, II-397, Randnr. 31, und vom 5. April 2001 in der

Rechtssache T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM [EASYBANK], Slg. 2001, II-1259, Randnrn.

39 und 40). Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von

Zeichen.

Soweit die Beschwerdekammer in Nummer 31 der angefochtenen Entscheidung ferner ausgeführt hat,

dass ‚kein begriffliches Spannungsfeld zu entdecken [ist], das einen Überraschungs- und damit

Merkeffekt zur Folge hätte‘, so stellt dieser Gesichtspunkt in Wahrheit nur eine Umschreibung der

Feststellung der Beschwerdekammer zum Fehlen eines ‚Phantasieüberschusses‘ dar.

Die Zurückweisung der bei der Beschwerdekammer eingereichten Beschwerde auf der Grundlage von

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 wäre aber nur gerechtfertigt gewesen, falls

der Nachweis erbracht worden wäre, dass die Kombination der alleinigen Wortzusammenstellung ‚das

Prinzip der ...‘ mit einem Wort, das eine Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen

bezeichnet, bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin

verwendet wird. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keine dahin gehende Feststellung

und das Amt hat weder in seinen Schriftsätzen noch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht,

dass es eine solche Verwendung gibt.“

Aus diesen Gründen hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben.

Das Rechtsmittel

In seiner Rechtsmittelschrift beantragt das HABM,

–

das angefochtene Urteil aufzuheben;

–

die Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 23. März 2000 in der

Sache R 392/1999-3 abzuweisen, hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen;

–

der anderen Verfahrensbeteiligten die Kosten sowohl des Verfahrens im ersten Rechtszug als auch

des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.

Erpo beantragt,

–

das Rechtsmittel zurückzuweisen;

–

das angefochtene Urteil zu bestätigen;

–

dem HABM auch die im Rechtsmittelverfahren erstattungsfähigen Kosten aufzuerlegen.

Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 9. September 2002 ist das Vereinigte Königreich

Großbritannien und Nordirland als Streithelfer zur Unterstützung der Anträge des HABM zugelassen worden.

Mit seinem einzigen Rechtsmittelgrund macht das HABM geltend, das Gericht habe mit der Feststellung in

Randnummer 46 des angefochtenen Urteils, dass die Eintragung einer Marke wegen fehlender

Unterscheidungskraft nur in Fällen abgelehnt werden könne, in denen der Nachweis erbracht worden sei,

dass es sich um ein in den angesprochenen Verkehrskreisen allgemein verwendetes Zeichen handele,

gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

Das HABM trägt hierzu vor, die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke müsse aus einer Prognose

in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit hervorgehen, dass die Marke es den beteiligten Verkehrskreisen konkret

ermögliche, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet werde, als aus einer bestimmten Quelle

stammend oder jedenfalls unter einheitlicher Verantwortung des Markeninhabers hergestellt oder vertrieben

zu erkennen.

Wie bei Farb- oder dreidimensionalen Marken und anders als bei reinen Wort- oder Bildmarken müsse bei

aus Slogans gebildeten Marken wie der hier streitigen etwas zur Gestaltung hinzukommen, was ihnen

Unterscheidungskraft verleihe. Der Grund hierfür sei, dass es sich um Zeichen handele, die meist eine reine

Werbefunktion und keine Herkunftsfunktion ausübten.

Außerdem dürfe die Unterscheidungskraft einer Marke nicht unter Berücksichtigung ihrer Benutzung auf

dem Markt beurteilt werden. Zwar sei die Anmeldung auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1

Buchstaben b und d der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen, wenn das betreffende Zeichen von

vornherein zur Unterscheidung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen geeignet sei, die Verwendung

dieses Zeichens oder gleichartiger Begriffe in den beteiligten Verkehrskreisen aber üblich sei. Wenn jedoch

wie im vorliegenden Fall das betreffende Zeichen nicht von vornherein für die Unterscheidung der

betreffenden Waren oder Dienstleistungen geeignet sei, müsse seine Eintragung als Marke auf der

Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 versagt werden, ohne dass es

eines weiteren Nachweises der Üblichkeit seiner Verwendung im geschäftlichen Verkehr bedürfe.

Erpo macht dagegen geltend, dass der Rechtsmittelgrund, mit dem das HABM die Randnummer 46 des

angefochtenen Urteils rüge, nicht begründet sei. Aus den Randnummern 28 und 42 des angefochtenen

Urteils ergebe sich, dass das Gericht die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke in der

Kombination der Wortzusammenstellung „das Prinzip der …“ mit der beschreibenden Angabe

„Bequemlichkeit“ gesehen habe. Das Gericht habe jedoch nicht den Nachweis einer allgemeinen

Verwendung der gesamten Wortzusammenstellung verlangt. Es habe nicht festgestellt, dass die

Verwendung der Wortzusammenstellung „Das Prinzip der …“ die beschreibende Angabe verstärke. Es habe

daraus geschlossen, dass die streitige Entscheidung keine objektive Begründung für die Zurückweisung

wegen fehlender Unterscheidungskraft enthalte.

Die Eintragung des in Rede stehenden Slogans als Marke führe im Übrigen nicht dazu, dass Wettbewerber

an einer Verwendung der Wörter „Prinzip“ und „Bequemlichkeit“ gehindert würden. Dem stehe u. a. Artikel

12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entgegen. Mit dieser Vorschrift sei ein so hinreichender Schutz

des Wettbewerbers eingeführt worden, dass eine großzügige, den Schutz der angemeldeten Marke im

Zweifel zulassende Eintragungspraxis gerechtfertigt erscheine.

Erpo bestreitet ferner, dass Sloganmarken nur dann Unterscheidungskraft besäßen, wenn zusätzlich zur

Werbefunktion eines solchen Zeichens ein „Etwas“ zu der Gestaltung hinzukomme. Nach der

Rechtsprechung des Gerichts wie auch der Praxis des HABM schließe die Werbefunktion von Slogans ihre

Unterscheidungskraft nicht aus.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs macht geltend, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft im

angefochtenen Urteil im Widerspruch zur Rechtsprechung sowohl des Gerichtshofes als auch des Gerichts

stehe. Im vorliegenden Fall habe das Gericht das Gemeinschaftsrecht, wonach die Art des Zeichens bei der

Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen sei, falsch angewandt. Ferner sei es bei der

Bestimmung der Unterscheidungskraft nicht richtig vorgegangen.

Nach ständiger Rechtsprechung müsse eine eingetragene Marke die betriebliche Herkunft der betreffenden

Waren und Dienstleistungen eindeutig bezeichnen. Ein Zeichen könne die betriebliche Herkunft nicht

garantieren, wenn nach den Erwartungen des Durchschnittsverbrauchers bei der betreffenden Art von

Waren oder Dienstleistungen Zweifel an dieser Herkunft bestünden.

Zwar seien bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Arten von Marken die gleichen rechtlichen

Grundsätze anzuwenden. Doch müssten bei der Art und Weise der Anwendung dieser Grundsätze der

Zusammenhang und die Natur der angemeldeten Marke berücksichtigt werden, wie die Rechtsprechung zu

dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestünden, belege (Urteile des Gerichts vom

19. September 2001 in der Rechtssache T‑119/00, Procter & Gamble/HABM [quadratische weiße Tablette mit

gelben und blauen Sprenkeln], Slg. 2001, II‑2761, Randnrn. 53 bis 55, und vom 7. Februar 2002 in der

Rechtssache T‑88/00, Mag Instrument/HABM, Slg. 2002, II‑467, Randnrn. 33 bis 35, sowie Nr. 12 der

Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in den Rechtssachen C‑53/01 bis C‑55/01, Linde

u. a. [Urteil vom 8. April 2003, Slg. 2003, I‑3161]).

Bei der in der vorliegenden Rechtssache streitigen Marke handele es sich im Wesentlichen um einen

Werbeslogan, mit dem ausgesagt werden solle, nach welchen Grundsätzen die betreffenden Waren

hergestellt worden seien. Es sei daher weniger wahrscheinlich, dass der Durchschnittsverbraucher einen

solchen Werbeslogan, besonders wenn dieser sich auf bestimmte Merkmale der Waren oder

Dienstleistungen beziehe, als ein Herkunftszeichen ansehe, das allein das für die Waren oder

Dienstleistungen verantwortliche Unternehmen kennzeichne. Löse ein Slogan jedoch einen Merkeffekt aus,

weil seine Verwendung im Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen ungewöhnlich

sei, so könne der Durchschnittsverbraucher allmählich dazu gelangen, in ihm neben dem Werbezweck einen

Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu sehen.

Die Beschwerdekammer des HABM habe dies zu Recht berücksichtigt. Jedoch habe das Gericht im

angefochtenen Urteil der Natur der Marke bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft nicht oder nicht

ausreichend Rechnung getragen.

Ferner habe das Gericht insoweit, als es in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils davon ausgehe,

dass die Eintragung des betreffenden Zeichens wegen mangelnder Unterscheidungskraft nur dann

abgelehnt werden dürfe, wenn die Wortzusammenstellung „Das Prinzip der …“ im geschäftlichen Verkehr und

in der Werbung gemeinhin verwendet werde, gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung

Nr. 40/94 verstoßen.

Das Gericht habe die Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr.

40/94 mit denen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d verwechselt. Denn das Erfordernis, für die Ablehnung

der Eintragung nachzuweisen, dass das Zeichen in den Verkehrsgepflogenheiten für die betreffenden

Waren und Dienstleistungen üblich geworden sei, gelte nur für die letztgenannte Bestimmung und nicht für

die erstgenannten (Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C‑517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I‑6959,

Randnr. 35). Die Bestimmungen der Buchstaben b und c des Artikels 7 Absatz 1 enthielten voneinander

unabhängige Grundlagen für die Ablehnung der Eintragung, obwohl sich ihre Anwendungsbereiche

offensichtlich überschnitten.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der die Unterscheidungskraft der Marke betreffende einzige

Rechtsmittelgrund des HABM, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung

Nr. 40/94 gerügt wird, nur auf Randnummer 46 des angefochtenen Urteils ausdrücklich Bezug nimmt. Diese

Randnummer ist jedoch untrennbar mit den ihr unmittelbar vorausgehenden Randnummern 43 bis 45

verbunden, so dass der Rechtsmittelgrund des HABM anhand der gesamten, in diesen Randnummern

angeführten Begründung zu prüfen ist. In diesem Sinne haben im Übrigen die Parteien und der Streithelfer

den Gegenstand des Rechtsmittels bei der Behandlung der Randnummern 43 bis 46 in ihren Schriftsätzen

verstanden.

Die Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils beziehen sich auf die Nummern 30 und 31 der

streitigen Entscheidung, nach denen ein Slogan nur dann über das nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der

Verordnung Nr. 40/94 erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft verfüge, wenn er „phantasievoll“ sei

und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[be]“,

aufweise.

Das Gericht hat ein solches Erfordernis in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils zu Recht

abgelehnt, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, dass an Slogans keine strengeren Maßstäbe

anzulegen seien als an sonstige Arten von Zeichen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist nämlich für die Unterscheidungskraft jeder Marke, gleich

welcher Kategorie, erforderlich, dass sie geeignet ist, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen

stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in

diesem Sinne zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.

Dezember 1988 zur Angleichung der der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989,

L 40, S. 1], der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, Urteil Linde u. a.,

Randnrn. 42 und 47).

Der Gerichtshof hat ferner entschieden, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar

für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser

Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig

in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft

der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (Urteile vom 29. April 2004 in den Rechtssachen

C‑456/01 P und C‑457/01 P, Henkel/HABM, Slg. 2004, I-0000, Randnr. 38, in den Rechtssachen C‑468/01 P bis

C‑472/01 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-0000, Randnr. 36, und in den Rechtssachen C‑473/01 P

und C‑474/01 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-0000, Randnr. 36).

Es ist nicht auszuschließen, dass die in der vorstehenden Randnummer angeführte Rechtsprechung auch

für Wortmarken in Form von Werbeslogans wie die hier vorliegende maßgeblich ist. Das könnte insbesondere

dann der Fall sein, wenn bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke festgestellt

wird, dass sie eine Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Ware zu

preisen, und dass diese Funktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Funktion als Marke, d. h. der

Herkunftsfunktion, nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist. Denn in einem solchen Fall

können die Behörden dem Umstand Rechnung tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen

Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen (in diesem Sinne Urteile Procter &

Gamble/HABM, Randnr. 36).

Die Schwierigkeiten, die wegen der Natur bestimmter Kategorien von Marken, wie den aus Werbeslogans

bestehenden, möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft solcher Marken verbunden sind

und deren Berücksichtigung zulässig ist, rechtfertigen es jedoch nicht, besondere Kriterien aufzustellen, die

das Kriterium der Unterscheidungskraft, wie es in der in den Randnummern 32 bis 34 des vorliegenden

Urteils angeführten Rechtsprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder von ihm abweichen. Das Gericht

hat die streitige Entscheidung folglich zu Recht aufgehoben, weil sie ein anderes, strengeres Kriterium für

die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken, die aus Werbeslogans bestehen, aufgestellt hat.

Nachdem das Gericht in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils das in der streitigen

Entscheidung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke verwendete Kriterium zu Recht

verworfen hatte, hat es in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils ein anderes Kriterium angewandt,

wonach eine Marke nur dann keine Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der

Verordnung Nr. 40/94 habe, wenn der Nachweis erbracht werde, dass die betreffende

Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin

verwendet werde, was in der angefochtenen Entscheidung nicht überprüft worden sei.

Zwar folgt aus dem Nachweis, dass die betreffende Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen

Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet wird, wie in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der

Verordnung Nr. 40/94 vorgesehen ist, dass dieses Zeichen nicht geeignet ist, die Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und dass es

daher nicht die Hauptfunktion einer Marke erfüllt, es sei denn, dieses Zeichen oder diese Angabe hat

infolge Benutzung eine Unterscheidungskraft erworben, die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr.

40/94 anerkannt werden kann (vgl. in diesem Sinne zum gleichlautenden Artikel 3 Absätze 1 Buchstaben b

und d und Absatz 3 der Richtlinie 89/104, Urteil Merz & Krell, Randnr. 37).

Jedoch ist jedes der in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse von

den anderen unabhängig und muss getrennt geprüft werden (u. a. Urteil Henkel/HABM, Randnr. 45 und die

zitierte Rechtsprechung).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist daher nicht auf die Marken zu beschränken, die

nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung nicht eingetragen werden können, weil sie bei

Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werden.

Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben

besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder

Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen einer solchen

Verwendung ausgeschlossen ist (Urteil Merz & Krell, Randnr. 40).

Darüber hinaus bedeutet Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der

Verordnung Nr. 40/94 nach der Rechtsprechung, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die

Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie

somit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, und dass sie folglich die Hauptfunktion einer

Marke erfüllen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 32 und die zitierte

Rechtsprechung, sowie zum gleichlautenden Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 Urteile Merz

& Krell, Randnr. 37, und Linde u. a., Randnr. 40 und die zitierte Rechtsprechung).

Nach der Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft zum einen im Hinblick auf die Waren oder

Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung

des maßgeblichen Publikums zu beurteilen, das aus den normal informierten und angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen besteht

(u. a. Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 33 und die zitierte Rechtsprechung).

Die Unterscheidungskraft einer Marke wie der hier in Rede stehenden, die aus Zeichen oder Angaben

besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder

Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist daher anhand der in den

Randnummern 42 und 43 des vorliegenden Urteils genannten Grundsätze zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne

in Bezug auf solche Marken auch Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T‑130/01,

Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], Slg. 2002, II-5179, Randnr. 20, und vom 3. Juli 2003

in der Rechtssache T‑122/01, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], Slg. 2003, II-2235, Randnr. 21).

In diesem Zusammenhang ist im Übrigen das von Erpo vorgebrachte Argument zurückzuweisen, wonach

Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 den Wettbewerb so hinreichend schütze, dass eine

großzügige, den Schutz der angemeldeten Marke im Zweifel zulassende Eintragungspraxis gerechtfertigt

erscheine. Dieses Argument ist nämlich vom Gerichtshof bereits mit der Begründung zurückgewiesen

worden, dass sich die Prüfung der Anmeldungen nicht auf ein Mindestmaß beschränken dürfe, sondern

streng und umfassend sein müsse, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus

Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren

Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (in diesem

Sinne Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C‑104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 58 und 59).

Mit der Entscheidung in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils, dass eine Marke nur dann keine

Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 habe, wenn

der Nachweis erbracht werde, dass die betreffende Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen

Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werde, was in der angefochtenen

Entscheidung nicht überprüft worden sei, hat das Gericht daher ein anderes als das in Artikel 7 Absatz 1

Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 festgelegte Kriterium angewandt.

In diesem Punkt hat das Gericht somit die Tragweite dieses Artikels verkannt.

Folglich macht das HABM zu Recht geltend, dass das angefochtene Urteil in diesem Punkt rechtsfehlerhaft

ist.

Dieser Rechtsfehler hat jedoch keinen Einfluss auf die Entscheidung des Rechtsstreits.

Wie sich nämlich aus Randnummer 37 des vorliegenden Urteils ergibt, ist die streitige Entscheidung auf der

Grundlage der Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils zu Recht mit der Begründung aufgehoben

worden, dass die Eintragung der Marke unter Anwendung des in den Nummern 30 und 31 dieser

Entscheidung angeführten unzutreffenden Kriteriums in Bezug auf die Unterscheidungskraft im Sinne des

Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, nämlich des Fehlens eines

Phantasieüberschusses, abgelehnt worden ist.

Trotz des in Randnummer 48 des vorliegenden Urteils festgestellten Rechtsfehlers bleibt die Urteilsformel

des angefochtenen Urteils daher richtig.

Nach ständiger Rechtsprechung ist das Rechtsmittel zurückzuweisen, wenn die Gründe eines Urteils des

Gerichts zwar eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts erkennen lassen, sich die Urteilsformel aus anderen

Rechtsgründen aber als richtig darstellt (u. a. Urteil vom 30. März 2000 in der Rechtssache C‑265/97 P,

VBA/Florimex u. a., Slg. 2000, I-2061, Randnr. 121 und die zitierte Rechtsprechung).

Infolgedessen greift der Rechtsmittelgrund nicht durch, und das Rechtsmittel ist zurückzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes, der gemäß ihrem Artikel 118 auf das

Rechtsmittelverfahren anwendbar ist, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu

verurteilen. Da Erpo die Verurteilung des HABM beantragt hat und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen

ist, sind ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach Artikel 69 § 4 Absatz 1 der Verfahrensordnung trägt das Vereinigte Königreich seine eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) trägt die

Kosten des Verfahrens.

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt seine eigenen Kosten.

Unterschriften.

–

Verfahrenssprache: Deutsch.