Urteil des EuG vom 28.01.2009

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URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

28. Januar 2009)

„Gemeinschaftsmarke – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke TDI – Absolute

Eintragungshindernisse – Beschreibender Charakter – Keine durch Benutzung erworbene

Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 62

Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 – Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94“

In der Rechtssache T‑174/07

Volkswagen AG

S. Risthaus, H.‑P. Schrammek, C. Drzymalla und R. Jepsen,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,

Beklagter,

betreﬀend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 7. März

2007 (Sache R 1479/2005‑1) über die Anmeldung des Wortzeichens TDI als Gemeinschaftsmarke

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten O. Czúcz (Berichterstatter), der Richterin I. Labucka und des Richters

S. Papasavvas,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 21. Mai 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 5. September 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2008

folgendes

Urteil

Sachverhalt

1 Am 4. Juni 1998 meldete die Klägerin, die Volkswagen AG, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des

Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter

Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) das

Wortzeichen TDI als Gemeinschaftsmarke an.

2 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 4, 7 und 37 des

Abkommens von Nizza über die internationale Klassiﬁkation von Waren und Dienstleistungen für die

Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

– Klasse 4: „technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorentreibstoffe“;

– Klasse 7: „Motoren (soweit in Klasse 7 enthalten); Kupplungen und Vorrichtungen zur

Kraftübertragung (soweit in Klasse 7 enthalten)“;

– Klasse 37: „Reparaturwesen; insbesondere Reparatur, Wartung und Pﬂege von Motoren

einschließlich Pannenhilfe (Reparatur von Motoren im Rahmen der Pannenhilfe)“.

3 Nach dem Nizzaer Abkommen umfasst die Klasse 7 u. a. „Motoren (ausgenommen Motoren für

Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für

Landfahrzeuge)“.

4 Mit Entscheidung vom 16. November 2001 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Art. 7 Abs. 1

Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass in der Automobilbranche

Buchstabengruppen zur Beschreibung technischer Merkmale traditionell verwendet würden und dass

der Verkehr die Abkürzung TDI als Hinweis auf „Turbo Diesel Injection“ verstehe (im Folgenden: erste

Entscheidung des Prüfers).

5 Mit Entscheidung vom 12. Mai 2003 hob die Vierte Beschwerdekammer des HABM die erste

Entscheidung des Prüfers mit der Begründung auf, dass seine Argumentation, die sich allein auf

Landfahrzeuge beziehe, eine Zurückweisung der Anmeldung hinsichtlich nicht für Landfahrzeuge

vorgesehener Motoren nicht trage (im Folgenden: Aufhebungsentscheidung).

6 Mit Entscheidung vom 25. November 2005 wies ein anderer Prüfer die Anmeldung erneut auf der

Grundlage des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 zurück (im Folgenden: zweite

Entscheidung des Prüfers).

7 Am 6. Dezember 2005 legte die Klägerin beim HABM gegen die zweite Entscheidung des Prüfers

Beschwerde ein.

8 Mit Entscheidung vom 7. März 2007 wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zurück (im

Folgenden: angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdekammer führte zunächst aus, dass die

Aufhebungsentscheidung die erste Entscheidung des Prüfers wegen eines Verfahrensfehlers

aufgehoben und keine Feststellungen zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke enthalten

habe. Die Beschwerdekammer hob sodann hervor, dass nach dem Urteil des Gerichts vom 3.

Dezember 2003, Audi/HABM (TDI) (T‑16/02, Slg. 2003, II‑5167), die Anmeldemarke im Hinblick auf

Landfahrzeuge (Kraftfahrzeuge) eine klare und bestimmte Aussage über die Merkmale des Motors

enthalte, da sie auf die Ausdrücke „Turbo Diesel Injection“ oder „Turbo Direct Injection“ hinweise. Die

Beschwerdekammer stellte klar, dass sich der beschreibende Gehalt nicht nur auf Automobile beziehe,

sondern auf Motoren im Allgemeinen. Es spiele keine Rolle, ob die Abkürzung „TDI“ bereits für die

Beschreibung dieser Merkmale verwendet werde; es sei ausreichend, dass sie für eine beschreibende

Verwendung geeignet sei. Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Ergebnis, dass die angemeldete

Marke für die von der Anmeldung erfassten Motoren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der

Verordnung Nr. 40/94 beschreibend sei. Sie stellte ferner fest, dass die Anmeldemarke auch für die

anderen in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und dass

der beschreibende Charakter der Anmeldemarke angesichts des Fehlens jedes – insbesondere

graﬁschen – Zusatzes dazu führe, dass der Marke auch die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7

Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehle. Abschließend bemerkte die Beschwerdekammer,

dass die Klägerin eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der

Verordnung Nr. 40/94 nicht ausdrücklich geltend gemacht habe.

Anträge der Parteien

9 Die Klägerin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

10 Das HABM beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

11 Die Klägerin stützt ihren Aufhebungsantrag auf fünf Klagegründe, mit denen sie jeweils einen Verstoß

gegen Art. 62 Abs. 2, gegen Art. 74 Abs. 1, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, gegen Art. 7 Abs. 1

Buchst. c und gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 rügt.

12 Es ist zunächst der vierte Klagegrund zu prüfen.

Vorbringen der Parteien

13 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer durch die Annahme, das Zeichen TDI sei

eine ausschließlich beschreibende Angabe, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94

verstoßen habe.

14 Für die Anwendung des Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94

sei es erforderlich, dass die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die bestimmte

Eigenschaften oder die Art der Produkte bezeichneten oder zur Bezeichnung solcher Eigenschaften

dienen könnten, d. h., dass sich die Funktion des angemeldeten Zeichens darin erschöpfen müsse,

dass der Verkehr ihm Informationen zur Art und/oder zu den Eigenschaften der mit der Marke

versehenen Produkte entnehmen könne. Dabei sei dem Urteil des Gerichts vom 14. April 2005,

Celltech/HABM (CELLTECH) (T‑260/03, Slg. 2005, II‑1215, Randnr. 39), zu entnehmen, dass das HABM

verpﬂichtet sei, gegenüber dem Anmelder nachzuweisen, dass die Grundlagen, aus denen sich

ergebe, dass das fragliche Zeichen ausschließlich eine beschreibende Angabe darstellen könne,

zutreffend seien.

15 Sodann sei nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-

363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 77), bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses eines

beschreibenden Charakters die Wahrnehmung der maßgeblichen Käufer der in der Anmeldung

aufgeführten Waren und Dienstleistungen entscheidend, während das Verkehrsverständnis im Hinblick

auf andere Waren und Dienstleistungen unerheblich sei.

16 Folglich seien die Umstände im Bereich der Kraftfahrzeugindustrie, auf die sich die

Beschwerdekammer beziehe, für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen, die

nicht zu diesem Bereich gehörten, nicht relevant. Anhand dieser Materialien habe die

Beschwerdekammer daher nicht nachzuweisen vermocht, dass die angemeldete Marke für die von der

Anmeldung erfassten Waren eine ausschließlich beschreibende Funktion habe.

17 Jedenfalls stelle sich die Bezeichnung TDI im Bereich der Landfahrzeuge nicht ausschließlich als eine

zur Beschreibung der Merkmale dieser Fahrzeuge geeignete Angabe dar. Sie gebe auch einen Hinweis

auf die Herkunft der Produkte aus dem Unternehmen der Klägerin. Dies ergebe sich aus dem

Umstand, dass es im Automobilbereich üblich sei, die Herkunft von Produkten aus einem bestimmten

Unternehmen durch aus drei Buchstaben bestehende Zeichen anzuzeigen, selbst wenn diese zugleich

bestimmte Eigenschaften der bezeichneten Produkte suggerierten. Nach dem Urteil des Gerichtshofs

vom 16. September 2004, SAT.1/HABM (C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 28), komme es auf das

Zeichen in seiner Gesamtheit an, womit eine möglicherweise theoretisch beschreibende Funktion der

einzelnen Buchstaben, also der Buchstaben „T“, „D“ oder „I“, nicht relevant sei.

18 Der einzige Nachweis für den beschreibenden Charakter des streitigen Zeichens außerhalb des

Kraftfahrzeugbereichs, auf den sich die Beschwerdekammer stütze, sei in folgendem Satz von der

Internetseite eines Motorenherstellers enthalten: „direct injection, turbo and charge air cooling make

it the perfect choice for sport boats, leisure ﬁshing boats and many other types“ („Direkteinspritzung,

Turbo und Ladeluftkühler machen ihn zur idealen Wahl für Sportboote, Freizeitﬁscherboote und viele

andere Bootstypen“).

19 Die Abkürzung „TDI“ werde aber auf dieser Internetseite nicht verwendet. Es würden lediglich die

einzelnen Begriﬀe verwendet, die nach Auﬀassung der Beschwerdekammer den Buchstaben, aus

denen sich das Zeichen TDI zusammensetze, unterlegt werden könnten, nämlich die Begriﬀe „direct

injection“ und „turbo“. Diese würden weder im unmittelbaren Zusammenhang noch in der Reihenfolge

der Buchstaben verwendet, die sich bei einer Abkürzung durch die Anfangsbuchstaben ergäbe. Die

Aufzählung der Eigenschaften „direct injection, turbo and charge air cooling“ habe keinerlei Bezug zu

dem Zeichen TDI.

20 Darüber hinaus gebe es auf der Internetseite des oben in Randnr. 18 erwähnten Motorenherstellers

keinen Anhaltspunkt dafür, dass es üblich sei, die Ausstattungsmerkmale von Bootsmotoren durch

Einzelbuchstaben oder Buchstabenkombination in beschreibender Weise abzukürzen. Die

Beschwerdekammer habe auch nicht nachgewiesen, dass die Verkehrskreise bei Bootsmotoren

derartige Bezeichnungen ausschließlich als einen Hinweis auf Produkteigenschaften, nicht aber auf

den Hersteller verstünden und dass sich aus drei Buchstaben bestehende Zeichen in einer Funktion

der Informationsvermittlung erschöpfen könnten.

21 Daher habe die Beschwerdekammer, indem sie zur Bejahung des ausschließlich beschreibenden

Charakters des streitigen Zeichens für andere Motoren als die von Landfahrzeugen lediglich auf die

Verwendung von Begriﬀen wie „charge air cooling“, „direct injection“ oder „turbo“ verwiesen habe,

gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

22 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

23 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind von der Eintragung Marken

„ausgeschlossen …, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaﬀenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geograﬁschen

Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur

Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“. Nach Abs. 2 dieses

Artikels ﬁnden „die Vorschriften des Absatzes 1 … auch dann Anwendung, wenn die

Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.

24 Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

für die die Eintragung beantragt wird, dienen können, werden gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der

Verordnung Nr. 40/94 als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen,

nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identiﬁzieren, um es dem

Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu

ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute

oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. November 2003, Quick/HABM

[Quick], T‑348/02, Slg. 2003, II‑5071, Randnrn. 28, und vom 2. April 2008, Eurocopter/HABM

[STEADYCONTROL], T‑181/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35).

25 Unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fallen nämlich diejenigen Zeichen und

Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die

Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, entweder unmittelbar oder durch

Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteile des Gerichts vom 22. Juni

2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T‑19/04, Slg. 2005, II‑2383, Randnr. 24, und vom 14.

Juni 2007, Europig/HABM [EUROPIG], T‑207/06, Slg. 2007, II‑1961, Randnr. 26).

26 Der beschreibende Charakter einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder

Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, und zum anderen im Hinblick auf ihre

Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (Urteile TDI, oben in Randnr. 8

angeführt, Randnr. 27, und CELLTECH, oben in Randnr. 14 angeführt, Randnr. 28).

27 Ferner bedeutet das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegende

Allgemeininteresse, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche

im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen

können, von jedermann frei verwendet werden können und nicht eintragbar sind. Bei der Anwendung

von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ist daher nur zu prüfen, ob hinsichtlich einer

bestimmten Bedeutung des fraglichen Wortzeichens aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise

ein hinreichend unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den

Merkmalen der Kategorien von Waren und Dienstleistungen besteht, für die die Eintragung begehrt

wird (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 29).

28 Es ist zu berücksichtigen, dass das Gericht im Zusammenhang mit einer Anmeldung der Marke TDI für

Waren der Klasse 12, nämlich „Kraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundene Teile“, sowie

Dienstleistungen der Klasse 37, nämlich „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“, entschieden

hat, dass dieses Wortzeichen die Abkürzung für die Ausdrücke „Turbo Diesel Injection“ oder „Turbo

Direct Injection“ bildete, die für diese Waren und Dienstleistungen eine klare und bestimmte Aussage

hatten (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 31).

29 Das Gericht stellte sodann fest, dass dieses Wortzeichen im Hinblick auf Kraftfahrzeuge deren

Beschaﬀenheit bezeichnete, da die Ausrüstung mit einem „Turbo Diesel Injection“- oder „Turbo Direct

Injection“-Motor ein wesentliches Merkmal eines Kraftfahrzeugs sei. Das Gericht hielt es zudem für

unbeachtlich, dass das Wortzeichen TDI zwei verschiedene Bedeutungen haben könne. Denn aus der

Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise bezeichne es in beiden potenziellen Bedeutungen ein Merkmal

der betreﬀenden Waren und Dienstleistungen, das für ihre Kaufentscheidung von Bedeutung sein

könne (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnrn. 34 und 36).

30 Im vorliegenden Fall ging die Beschwerdekammer davon aus, dass die in Frage stehenden Waren und

Dienstleistungen sowohl für die Durchschnittsverbraucher als auch für Fachkreise bestimmt seien;

dies ist von der Klägerin nicht bestritten worden. Dabei sind die Durchschnittsverbraucher als normal

informiert und angemessen aufmerksam und verständig anzusehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des

Gerichts vom 7. Juni 2001, DKV/HABM [EuroHealth], T‑359/99, Slg. 2001, II‑1645, Randnr. 27).

31 Als ein erster Aspekt ist zu beachten, dass die Beschwerdekammer zu den Auswirkungen, die das

Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) auf die im vorliegenden Fall fragliche Anmeldung hat, und zum

beschreibenden Charakter der Anmeldemarke für Motoren im Allgemeinen ausführte:

„49 Die Feststellungen des [Gerichts], die sich auf die Warengruppe der Kraftfahrzeuge und deren

konstruktionsgebundenen Teile in Klasse 12 und die Dienstleistungen der Reparatur und

Wartung von Kraftfahrzeugen in Klasse 37 beziehen, gelten nach Erkenntnis der Kammer

entsprechend auch für die im hiesigen Verfahren relevanten Waren und Dienstleistungen, die

sich – teilweise – ausdrücklich nicht auf Landfahrzeuge beziehen. …

50 Zum einen ergibt sich bereits aus dem Urteil [TDI, oben in Randnr. 8 angeführt], … dass der

beanspruchte Begriﬀ ‚TDI‘ mit seinem Bedeutungsgehalt von ‚Turbo Diesel Injection‘

(Turbodieseleinspritzung) oder ‚Turbo Direct Injection‘ (Turbodirekteinspritzung) sich in seinem

beschreibenden Sinngehalt nicht nur auf Automobile und Landfahrzeuge bezieht, was auch der

zitierte Artikel der Süddeutschen Zeitung bestätigt, sondern gerade und insbesondere auf

‚Turbo Diesel Injection‘‑ oder ‚Turbo Direct Injection‘‑Motoren …

52 Zum anderen hat der Prüfer durch eine Fundstelle nachgewiesen, dass TDI‑Motoren … bei

Motorbooten … zum Einsatz kommen, nämlich [bei einem Motortyp des oben in Randnr. 18

erwähnten Herstellers], wo von ‚Direct injection, turbo‘ gesprochen wird. Da die TDI‑Technik eine

für besonders leistungsfähige Motoren beschreibende Angabe von deren Beschaﬀenheit

darstellt, gilt dies weit über den Bereich der Landfahrzeuge hinaus auch für Motoren bei Schiﬀen

und Flugzeugen oder anderen Spezialmotoren, die zur hier beanspruchten Klasse 7 gehören.“

32 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Begriﬀe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“, wie

bereits im Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 34) im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen

entschieden wurde, einen bestimmten Typ von Motoren durch den Hinweis auf den Dieseltreibstoﬀ und

die der Konstruktion dieser Motoren zugrunde liegenden Techniken, d. h. die Direkteinspritzung und

die Verwendung eines Turboladers, bezeichnen. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die

Beschwerdekammer auf einen von dem oben in Randnr. 18 erwähnten Hersteller stammenden

Motortyp für Boote bezog, aus dessen Beschreibung hervorgeht, dass für ihn das Vorhandensein einer

„Direkteinspritzung“ und eines „Turboladers“ sowie die Verwendung von Dieseltreibstoﬀ

kennzeichnend sind.

33 Daraus folgt, dass die Begriﬀe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ einen bestimmten

Typ von Motoren im Allgemeinen, unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen beschreiben, in die

diese Motoren eingebaut sind, und dass dieser Motortyp deshalb auch die Motoren einschließt, die

von der Klasse 7 und damit von der Anmeldung erfasst werden.

34 Als ein zweiter Aspekt ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht annahm, dass die

betroﬀenen Verkehrskreise im vorliegenden Fall zwischen dem Zeichen TDI und dem nicht für

Landfahrzeuge bestimmten Motortyp „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ einen

hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang herstellen können.

35 In seinem Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) hat das Gericht bereits festgestellt, dass der

Durchschnittsabnehmer von Kraftfahrzeugen (in Klasse 12) und Dienstleistungen der Reparatur und

Wartung von Kraftfahrzeugen (in Klasse 37) das Zeichen TDI als für diese Waren und Dienstleistungen

beschreibend wahrnimmt, da es aus den Anfangsbuchstaben der Begriﬀe „Turbo Direct Injection“ oder

„Turbo Diesel Injection“ zusammengesetzt ist, die auf ihre Beschaﬀenheit (Klasse 12) oder ihre

Bestimmung (Klasse 37) hinweisen.

36 Insoweit beanstandet die Klägerin erstens, dass die Beschwerdekammer mit der Heranziehung des

Urteils TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) die Wahrnehmung des Zeichens TDI durch die Verbraucher

anderer als der in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt habe.

Zur Stützung dieses Vorbringens beruft sie sich auf Randnr. 77 des Urteils Koninklijke KPN Nederland

(oben in Randnr. 15 angeführt), wonach es unerheblich sei, dass der normal informierte und

angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher anderer Waren oder Dienstleistungen dieselbe

Marke als die Merkmale dieser anderen Waren oder Dienstleistungen beschreibend im Sinne von Art. 3

Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) ansehe.

37 Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der Gerichtshof im Anschluss an diese Feststellung klarstellte,

dass eine Marke, die im Sinne von Buchst. c der genannten Vorschrift die Merkmale bestimmter Waren

oder Dienstleistungen, nicht aber die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibt,

nicht zwangsläuﬁg als unterscheidungskräftig im Sinne von Buchst. b dieser Vorschrift hinsichtlich

dieser anderen Waren oder Dienstleistungen angesehen werden kann (Urteil Koninklijke KPN

Nederland, oben in Randnr. 15 angeführt, Randnr. 79).

38 Es ist deshalb darauf hinzuweisen, dass im Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15

angeführt) den beiden vom Gerichtshof berücksichtigten Warengruppen das Merkmal, für das das

fragliche Zeichen beschreibend war, nicht gemeinsam war. Im vorliegenden Fall bezeichnen die

Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ hingegen die Beschaﬀenheit von

Motoren im Allgemeinen und beschreiben somit ein Merkmal sowohl der im Urteil TDI (oben in Randnr.

8 angeführt) fraglichen Motoren (der Klasse 12) als auch der im vorliegenden Fall betroﬀenen Motoren

(der Klasse 7).

39 Überdies ging es in dem Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15 angeführt) um die

Frage, ob aus dem beschreibenden Charakter der Marke für eine Gruppe von Waren und

Dienstleistungen auf die Unterscheidungskraft dieser Marke im Hinblick auf in derselben Anmeldung

beanspruchte andere Waren und Dienstleistungen geschlossen werden kann. In diesem speziellen

Kontext, der sich von der vorliegenden Rechtssache unterscheidet, stellte der Gerichtshof fest, dass

die Wahrnehmung des Zeichens als beschreibend für die erste Gruppe von Waren und

Dienstleistungen keine Auswirkungen auf die Prüfung seiner Unterscheidungskraft im Hinblick auf die

zweite Gruppe von Waren und Dienstleistungen haben kann.

40 Angesichts der speziﬁschen Umstände der dem Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15

angeführt) zugrunde liegenden Sache sowohl nach ihrem tatsächlichen Kontext als auch nach ihrem

Gegenstand, die sie von der vorliegenden Rechtssache unterscheiden, sind die vorgenannten

Argumente, die die Klägerin aus diesem Urteil herleitet, zurückzuweisen.

41 Zweitens ist indessen zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Schluss gelangen

konnte, dass die angesprochenen Verkehrskreise das fragliche Zeichen als Abkürzung der Ausdrücke

„Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ wahrnehmen könnten.

42 Insoweit macht die Klägerin geltend, dass die Verwendung der Abkürzung „TDI“ außerhalb des

Bereichs der Landfahrzeuge nicht gängig sei, worin im Übrigen ein Unterschied zu dem vom Gericht im

Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) festgestellten Sachverhalt liege.

43 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Zurückweisung einer Anmeldung nach

Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM nicht voraussetzt, dass die in diesem

Artikel genannten Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung

tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale

beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut dieser Vorschrift ergibt,

dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen ist

daher nach dieser Vorschrift von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner

möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet

(vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C‑191/01 P, Slg. 2003, I‑12447,

Randnr. 32).

44 Der auf die Zukunft bezogene Charakter der Prüfung ergibt sich auch aus der Rechtsprechung, nach

der Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt,

das verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der für

die Anmeldemarke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, von jedermann frei

verwendet werden können. Diese Vorschrift schließt es daher aus, dass solche Zeichen oder Angaben

aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. Urteile des

Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Randnr.

62, und vom 19. April 2007, HABM/Celltech, C‑273/05 P, Slg. 2007, I‑2883, Randnr. 75).

45 Folglich stellt die Frage, ob das in Rede stehende Zeichen zum Zeitpunkt des Erlasses der

Entscheidung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird, gemeinhin verwendet wird, um Merkmale

der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, unter dem Blickwinkel der Feststellung

eines beschreibenden Charakters keinen entscheidenden Faktor dar.

46 Da das Gericht bereits befunden hat, dass das Zeichen TDI im Bereich von Automobilen auf die

„Turbo Direct Injection“- oder „Turbo Diesel Injection“-Technik hinweist, da ferner oben in Randnr. 33

festgestellt worden ist, dass die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“

Merkmale bezeichnen, die einen bestimmten Typ von Motoren unabhängig von der Kategorie von

Fahrzeugen, in die sie eingebaut sind, gemeinsam sind, und da jedenfalls das Zeichen TDI der

Abkürzung dieser Worte entspricht, ist zu konstatieren, dass die Anmeldemarke die Merkmale dieses

Typs von Motoren im Allgemeinen bezeichnen kann.

47 Es ist daher davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen hinreichend

unmittelbaren und konkreten Zusammenhang zwischen dem Zeichen TDI und den Merkmalen eines

bestimmten Typs von Motoren im Allgemeinen herstellen können, so dass das Zeichen für die in die

Klasse 7 fallenden Motoren beschreibend ist, deren Beschaffenheit es bezeichnet.

48 Was die übrigen in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen angeht, so trägt die

Klägerin zu ihnen keine speziellen Argumente vor.

49 Es ist festzustellen, dass aus im Wesentlichen den gleichen Gründen wie den im Hinblick auf die

Motoren der Klasse 7 genannten der beschreibende Charakter auch für „Kupplungen und

Vorrichtungen zur Kraftübertragung“ besteht, da diese wesentliche Bestandteile der Motoren sind

oder zumindest unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Motoren, für die sie bestimmt sind,

konstruiert werden müssen, so insbesondere der Eigenschaft von Motoren, dem Typ „Turbo Direct

Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ anzugehören, so dass die Anmeldemarke ihre Beschaﬀenheit

oder Bestimmung angibt.

50 Ebenso ist die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dies bestritten hätte, davon

ausgegangen, dass die Waren der Klasse 4, also technische Öle und Fette, Schmiermittel und

Motortreibstoﬀe, die im Übrigen auch Motoren von Landfahrzeugen betreﬀen können, speziell so

aufbereitet sein können, dass sie den Anforderungen von Motoren des Typs „Turbo Direct Injection“

oder „Turbo Diesel Injection“ genügen. Es ist daher festzustellen, dass das Zeichen TDI auch für die

Waren der Klasse 4 beschreibend ist, deren Bestimmung es angibt.

51 Sodann hat die Klägerin auch nicht die von der Beschwerdekammer getroﬀene Feststellung

bestritten, dass die in der Anmeldung genannten Dienstleistungen der Klasse 37, nämlich

Reparaturwesen, insbesondere Reparatur, Wartung und Pﬂege von Motoren einschließlich

Pannenhilfe, (Reparatur von Motoren im Rahmen der Pannenhilfe), gerade die spezielle Technik von

Motoren des Typs „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ betreﬀen können. Unter

Berücksichtigung auch des Umstands, dass in Randnr. 35 des Urteils TDI (oben in Randnr. 8

angeführt) im Hinblick auf „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“ in Klasse 37 bereits

entschieden wurde, dass das Zeichen TDI deren Bestimmung bezeichnet, ist zu konstatieren, dass die

Anmeldemarke für diese Dienstleistungen beschreibend ist, deren Bestimmung sie bezeichnet.

52 Es ist daher festzustellen, dass die Anmeldemarke für alle von der Anmeldung erfassten Waren und

Dienstleistungen beschreibend ist.

53 Diese Feststellung kann nicht durch das Argument der Klägerin in Frage gestellt werden, dass das

angemeldete Zeichen, um unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zu fallen, eine

ausschließlich beschreibende Funktion haben müsse.

54 Der Gerichtshof hat nämlich in seinem Urteil HABM//Wrigley (oben in Randnr. 43 angeführt, Randnrn.

33 und 34) darauf hingewiesen, dass es für die Prüfung im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der

Verordnung Nr. 40/94 unerheblich ist, dass ein Zeichen nicht ausschließlich beschreibend ist, da nach

dem Wortlaut dieser Vorschrift von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen sind, die

ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zu beschreibenden Zwecken dienen

können.

55 Da die Anmeldemarke ausschließlich aus dem Zeichen TDI besteht, das beschreibend ist und dem

daher gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 der Gemeinschaftsmarken gewährte

Schutz nicht zuteil werden kann, ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen.

56 Ebenso wenig kann sich die Klägerin mit Erfolg auf Randnr. 28 des Urteils SAT.1/HABM (oben in

Randnr. 17 angeführt) berufen, wonach im Fall einer aus Wörtern oder aus einem Wort und einer Zahl

zusammengesetzten Marke eine etwaige Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriﬀe oder

Bestandteile getrennt geprüft werden kann, aber auf jeden Fall von einer Prüfung der von diesen

gebildeten Gesamtheit abhängen muss, da der Umstand allein, dass jeder dieser Bestandteile für sich

genommen

nicht

unterscheidungskräftig

ist,

nicht

ausschließt,

dass

ihre

Kombination

unterscheidungskräftig sein kann.

57 Insoweit genügt der Hinweis, dass im vorliegenden Fall die von der Beschwerdekammer

vorgenommene Prüfung vollständig auf einer Betrachtung der angemeldeten Marke in ihrer

Gesamtheit beruhte, die jedenfalls nur einen Bestandteil enthält.

58 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei befunden hat, dass die

angemeldete Marke für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend

ist. Folglich ist der vierte Klagegrund zurückzuweisen.

59 Nach Auﬀassung der Klägerin hat die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr.

40/94 fehlerhaft angewandt, indem sie dem Zeichen TDI für die Waren und Dienstleistungen der

Klassen 4, 7 und 37 die Unterscheidungskraft abgesprochen hat.

60 Das HABM tritt diesem Vorbringen der Klägerin entgegen.

61 Es ist daran zu erinnern, dass, wie aus Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 hervorgeht, ein

Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines

der absoluten Eintragungshindernisse eingreift (Urteil des Gerichtshofs vom 19. September 2002,

DKV/HABM, C‑104/00 P, Slg. 2002, I‑7561, Randnr. 29, und Urteil des Gerichts vom 20. November 2007,

Tegometall International/HABM – Wuppermann [TEK], T‑458/05, Slg. 2007, II‑0000, Randnr. 98).

62 Der dritte Klagegrund ist daher als ins Leere gehend zurückzuweisen.

Vorbringen der Parteien

63 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer dadurch gegen Art. 7 Abs. 3 der

Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, dass sie die Nachweise für die Benutzung der angemeldeten

Marke zurückgewiesen habe, mit denen habe belegt werden sollen, dass die Marke

Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe.

64 Die Klägerin rügt erstens, dass die Beschwerdekammer unzutreﬀend davon ausgegangen sei, dass

die Materialien, die sie zur Benutzung der Marke TDI durch sie selbst und die ihr verbundenen

Unternehmen vorgelegt habe, unerheblich seien, weil sie sich auf den Kraftfahrzeugbereich bezögen.

65 Zwar sei der Auﬀassung der Beschwerdekammer zuzustimmen, dass die Verkehrsvorstellungen im

Kraftfahrzeugbereich für die Beurteilung der Verkehrsvorstellungen im Bereich der übrigen Motoren

und Techniken keine Bedeutung haben sollten. Das HABM habe jedoch seine gesamte Argumentation

auf den Umstand gestützt, dass die Verkehrsvorstellungen im Kraftfahrzeugbereich relevant seien.

Wenn es aber um die Frage gehe, ob die Verkehrsvorstellungen im Kraftfahrzeugbereich Bedeutung

hätten, sei nicht nur die originäre Unterscheidungskraft des betreﬀenden Zeichens in diesem Bereich

relevant, sondern auch die Verkehrsdurchsetzung in diesem Bereich. Die Beschwerdekammer habe

daher gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie die Verkehrsdurchsetzung

des Zeichens im Kraftfahrzeugbereich nicht geprüft habe, obwohl sie die Verkehrsvorstellungen im

Kraftfahrzeugbereich als relevant ansehe.

66 Zweitens habe die Beschwerdekammer dadurch gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94

verstoßen, dass sie die von der Klägerin vorgelegten Beweismaterialien als zu abstrakte und generelle

Aussagen zurückgewiesen habe.

67 Dazu führt die Klägerin aus, dass sie mit ihrem Schriftsatz vom 13. Juni 2001 umfangreiche Materialien

zu der Dauer, der Intensität, der geograﬁschen Verbreitung und den von ihr getätigten

Werbeaufwendungen in Bezug auf Kraftfahrzeuge mit der Marke TDI vorgelegt habe. Mit der

eidesstattlichen Versicherung und den Beispielen für Werbeanzeigen sei der Nachweis für eine

Benutzung in allen europäischen Ländern vor dem Tag der Anmeldung erbracht worden. Sie habe

damit diejenigen Umstände dargelegt und bewiesen, die nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juni

2002, Philips (C‑299/99, Slg. 2002, I‑5475, Randnr. 60), für die Prüfung der durch Benutzung erlangten

Unterscheidungskraft zu berücksichtigen seien.

68 Drittens habe die Beschwerdekammer dadurch gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94

verstoßen, dass sie angenommen habe, dass die Unterscheidungskraft für das gesamte Gebiet der

Gemeinschaft nachzuweisen sei. Der Nachweis einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft

sei jedoch nur dort notwendig, wo bei der Prüfung der originären Schutzfähigkeit des Zeichens ein

Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 festgestellt werden könne.

69 Das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung sei,

wenn es sich um ein Wortzeichen handele, für jeden Mitgliedstaat gesondert zu prüfen.

70 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

71 Nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 stehen die absoluten Eintragungshindernisse gemäß

Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung einer Marke nicht entgegen,

wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge

ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dass das die fragliche Marke bildende Zeichen in

den Fällen, die unter Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 fallen, von den maßgeblichen

Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer Ware oder einer

Dienstleistung aufgefasst wird, ist nämlich das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des

Anmelders. Dies rechtfertigt es, die Art. 7 Abs. 1 Buchstaben b bis d der Verordnung Nr. 40/94

zugrunde liegenden Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, aus denen die von diesen

Bestimmungen erfassten Marken, um einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zugunsten eines

bestimmten Wirtschaftsteilnehmers zu vermeiden, für jedermann frei verfügbar sein müssen (Urteil TDI,

oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 50).

72 Nach der Rechtsprechung setzt der Erwerb von Unterscheidungskraft durch die Benutzung der Marke

voraus, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreﬀenden Waren

oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend

erkennt (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 51 und die dort angeführte

Rechtsprechung).

73 Vorab ist zu bemerken, dass aus der oben in Randnr. 72 angeführten Rechtsprechung klar

hervorgeht, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Hinblick auf die von der

Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen darzutun ist. Es ist jedoch unstreitig, dass die von

der Klägerin in diesem Zusammenhang im Verwaltungsverfahren eingereichten Unterlagen

ausschließlich Kraftfahrzeuge betreﬀen, die nicht zu den von der Anmeldung erfassten Waren und

Dienstleistungen gehören.

74 Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens TDI als

Hinweis auf die Herkunft der von ihr hergestellten Automobile zu berücksichtigen gewesen wäre, da die

Beschwerdekammer ihre gesamte Analyse darauf gestützt habe, dass die Wahrnehmung des

Publikums im Bereich der Automobile relevant sei.

75 Dazu ist von vornherein zu bemerken, dass die Beschwerdekammer nicht ihre gesamte Prüfung auf

die Wahrnehmung des Zeichens TDI durch die Abnehmer von Landfahrzeugen stützte. Wie bei der

Prüfung des dritten Klagegrundes dargelegt, berücksichtigte die Beschwerdekammer auch den

Umstand, dass „Turbo Direct Injection“- oder „Turbo Diesel Injection“-Motoren ebenfalls außerhalb des

Bereichs der Automobile verwendet werden, und verwies insoweit auf die vom Prüfer angeführten

Nachweise.

76 So übernahm die Beschwerdekammer aus dem Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) die

Erwägungen, dass es die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ gibt und

dass sie Merkmale eines bestimmten Typs von Motoren beschreiben. Insoweit hat das Gericht bereits

oben in Randnr. 33 festgestellt, dass die Kombination der Techniken, auf die sich diese Worte

beziehen, auch im Fall von nicht für Landfahrzeuge bestimmten Motoren verwendet wird, so dass die

Beschwerdekammer zu Recht, ohne sich auf die Wahrnehmung der Abnehmer von Kraftfahrzeugen zu

stützen, den Schluss ziehen konnte, dass diese Worte einen bestimmten Typ von Motoren im

Allgemeinen, unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen beschreiben, in die diese Motoren

eingebaut sind.

77 Im Übrigen bediente sich die Beschwerdekammer bei ihrer Argumentation der Analogie mit dem

Automobilsektor nur anlässlich der Feststellung, dass das Zeichen TDI von den maßgeblichen

Verkehrskreisen als Abkürzung der Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“

verstanden werden könne.

78 Nach ihren Feststellungen, dass, erstens, das mit diesen Ausdrücken bezeichnete Merkmal einem

bestimmten Typ von Motoren unabhängig von seiner Bestimmung gemeinsam sei, dass daher,

zweitens, diese Ausdrücke im Hinblick auf Motoren im Allgemeinen verwendet werden könnten und

dass, drittens, das Zeichen TDI vom Durchschnittsabnehmer der mit solchen Motoren ausgerüsteten

Automobile tatsächlich als Abkürzung dieser Ausdrücke verstanden werde, jedoch konnte die

Beschwerdekammer unter Einhaltung der Kriterien, die in der oben in den Randnrn. 43 und 44

angeführten Rechtsprechung aufgestellt worden sind, und unter Berücksichtigung auch des

Umstands, dass das Zeichen TDI aus den Anfangsbuchstaben dieser Ausdrücke besteht, zu dem

Schluss gelangen, dass dieses Zeichen dazu geeignet sei, ebenfalls für die in der Anmeldung

aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend verwendet zu werden.

79 Hingegen kann die Klägerin der Beschwerdekammer nicht vorwerfen, dass sie nicht auf der Grundlage

der von der Klägerin beigebrachten Unterlagen, die sich ausschließlich auf die Benutzung der

Anmeldemarke im Automobilsektor beziehen, den Erwerb von Unterscheidungskraft des Zeichens

durch Benutzung feststellte. Wie oben in Randnr. 72 dargelegt, setzt eine solche Feststellung nach der

Rechtsprechung, die die Beschwerdekammer ordnungsgemäß berücksichtigte, voraus, dass die

Nachweise für die Anwendung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die in der

Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beigebracht werden.

80 Es ist daher festzustellen, dass die Beschwerdekammer nicht gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr.

40/94 verstieß. Der fünfte Klagegrund ist damit zurückzuweisen.

Vorbringen der Parteien

81 Die Klägerin macht geltend, dass nach Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 der Prüfer, wenn die

Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an ihn zurückverweise, durch die

rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liege, und deren Tenor

gebunden sei.

82 In der Aufhebungsentscheidung sei festgestellt worden, dass der vermeintlich beschreibende

Charakter der Marke für Landfahrzeuge und Motoren nicht als Begründung für die Zurückweisung der

Anmeldung in Bezug auf nicht für Landfahrzeuge vorgesehene Waren dienen könne.

83 Da die zweite Entscheidung des Prüfers, um die Zurückweisung der angemeldeten Marke für die

Produkte und Dienstleistungen der Klassen 7, 4 und 37 zu begründen, erneut auf die Besonderheiten

des Kraftfahrzeugmarkts gestützt worden sei, obwohl die Kraftfahrzeug-Produkte nicht Gegenstand der

Anmeldung seien, habe der Prüfer gegen die Bindungswirkung der Aufhebungsentscheidung

verstoßen. Indem die Beschwerdekammer mit der angefochtenen Entscheidung die zweite

Entscheidung des Prüfers bestätigt habe, habe sie ebenfalls gegen die Bindungswirkung des Art. 62

Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

84 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

85 Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle

zurück, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche

Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrundegelegt ist, gebunden, soweit der

Tatbestand derselbe ist.“

86 Der Aufhebungsentscheidung ist zu entnehmen, dass die Vierte Beschwerdekammer die erste

Entscheidung des Prüfers mit der Begründung aufhob, dass dieser den beschreibenden Charakter der

angemeldeten Marke im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen

allein aufgrund des Umstands bejaht habe, dass die Anmeldemarke beschreibend für Landfahrzeuge

sei, die nicht zu diesen Waren und Dienstleistungen gehörten.

87 Tatsächlich führte der Prüfer, nachdem das Verfahren wiederaufgenommen worden war, in seiner

Beanstandung der Anmeldung vom 6. Juni 2005 Nachweise dafür an, dass Motoren, die einen

Turbolader besäßen und mittels Direkteinspritzung von Dieseltreibstoﬀ arbeiteten, auch bei Booten

üblich seien. Hierfür zitierte er einen Passus von der Internetseite des oben in Randnr. 18 erwähnten

Motorenherstellers. Ferner zitierte er von einer Internetseite einen Satz, wonach „Rovan Diesel … für

Turbo Diesel Injection (TDI) ein führender Anbieter von Einstellungs- und Reparaturleistungen für

Dieselmotoren [ist], die das Robert-Bosch-TDI‑System verwenden“.

88 Daraus folgt, dass der Prüfer die Aufhebungsentscheidung berücksichtigte und eine Recherche über

die Verwendung des Zeichens TDI außerhalb des Automobilsektors durchführte, so dass ihm die

Klägerin nicht einen Verstoß gegen Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 anlasten kann.

89 Jedenfalls ist die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der zweiten Entscheidung des Prüfers nicht

Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits, der ausschließlich die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der

angefochtenen Entscheidung betriﬀt. Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 begründet jedoch keine

Pflicht der Beschwerdekammer.

90 Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

Vorbringen der Parteien

91 Die Klägerin macht geltend, dass nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 das HABM den

Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln habe.

92 Sie trägt vor, dass das HABM, um den Anforderungen dieser Bestimmung zu genügen, verpﬂichtet sei,

alle relevanten Sachverhaltsumstände zu ermitteln. Es sei nicht ausreichend, pauschal, lediglich

punktuell und ohne Bezug zur angemeldeten Marke die vorgetragenen Argumente des Anmelders

zurückzuweisen. Insoweit sei auf das Urteil HABM/Celltech (oben in Randnr. 44 angeführt,

Randnr. 37 ﬀ.) zu verweisen. Auch wenn von der Beschwerdekammer keine vollständige, intensive

Recherche und Sachverhaltsaufklärung verlangt werden könne, sei eine oberﬂächliche und punktuelle

Recherche in unzuverlässigen Medien wie dem Internet unzureichend.

93 In der angefochtenen Entscheidung habe die Beschwerdekammer nicht ausreichend berücksichtigt,

dass es der Prüfer versäumt habe, den Sachverhalt in Bezug auf die Anmeldung hinreichend zu

ermitteln. Gegenstand der Anmeldung seien Motoren und Einrichtungen der Kraftübertragung

außerhalb des Bereichs von Landfahrzeugen. Der Prüfer habe jedoch lediglich auf eine einzige

Fundstelle aus dem Internet zu Bootsmotoren des oben in Randnr. 18 erwähnten Motorenherstellers

verwiesen und sich im Übrigen unter Bezugnahme auf das Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt)

sowie

Internet-Fundstellen

Bereich

der

Motorräder

auf

Tatsachenfeststellungen

Kraftfahrzeugbereich berufen.

94 Eine ernsthafte Sachverhaltsermittlung im Hinblick auf die Wahrnehmung der Marken im Bereich der

Schiﬀs-, Hubschrauber- und anderen Motoren sei nicht erfolgt, obwohl die Klägerin ausführlich

dargelegt habe, dass die im Kraftfahrzeugbereich angeblich bestehenden Verkehrsvorstellungen nicht

einfach auf andere Bereiche übertragbar seien. Insoweit seien die Stellungnahme vom 14. Juni 2006

und Randnr. 9 der Aufhebungsentscheidung zu berücksichtigen.

95 Hinsichtlich der Nachweise zur Verwendung der Abkürzung „TDI“ für verschiedene Motoren für nicht

landgebundene Fahrzeuge, die das HABM als Anlage zu seiner Klagebeantwortung eingereicht habe,

sei zu beachten, dass diese Unterlagen vom Gericht nicht berücksichtigt werden dürften, da sie nicht

in das Verwaltungsverfahren eingeführt worden seien und daher nicht zum Gegenstand des

Rechtsstreits gehörten.

96 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

97 Nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ermittelt das HABM „in dem Verfahren vor dem Amt …

den Sachverhalt von Amts wegen.“

98 Nach der Rechtsprechung haben gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Prüfer des HABM

und, auf Beschwerde, seine Beschwerdekammern den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, um

festzustellen, ob die angemeldete Marke unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 7 der

Verordnung fällt. Infolgedessen können sich die zuständigen Stellen des HABM veranlasst sehen, ihre

Entscheidungen auf Tatsachen zu stützen, die vom Anmelder nicht angeführt worden sind (Urteile des

Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C‑25/05 P, Slg. 2006, I‑5719, Randnr. 50, und

HABM/Celltech, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 38). Wenn diese Stellen auch grundsätzlich in

ihren Entscheidungen belegen müssen, dass diese Tatsachen richtig sind, gilt dies doch nicht, soweit

sie allgemein bekannte Tatsachen anführen (Urteile Storck/HABM, Randnr. 51, und HABM/Celltech,

oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 39).

99 Ferner hat das Gericht bereits entschieden, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

insbesondere Marken erfasst, die aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen

Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreﬀenden Waren oder Dienstleistungen verwendet

werden oder von denen zumindest aufgrund konkreter Hinweise anzunehmen ist, dass sie in dieser

Weise verwendet werden können (Urteil des Gerichts vom 5. März 2003, Unilever/HABM [Ovoide

Tablette], T‑194/01, Slg. 2003, II‑383, Randnr. 39).

100 Der Randnr. 48 des Urteils Ovoide Tablette (oben in Randnr. 99 angeführt) kann weiter entnommen

werden, dass das Amt gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht verpﬂichtet ist,

wirtschaftliche Analysen oder Verbraucherumfragen durchzuführen, um die Richtigkeit der Elemente,

die es berücksichtigen will, nachzuweisen, wenn es konkrete Hinweise gibt, die klar dafür sprechen.

Der Anmelder der Marke ist angesichts seiner eingehenden Marktkenntnis besser dazu in der Lage,

konkrete und fundierte Angaben für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des angemeldeten

Zeichens zu machen.

101 Im vorliegenden Fall wirft die Klägerin dem HABM vor, dass weder der Prüfer noch die

Beschwerdekammer eingehend die Gepﬂogenheiten geprüft hätten, die hinsichtlich der Verwendung

von Marken im Bereich von Booten, Hubschraubern und sonstigen für den Einsatz von Motoren

geeigneten Beförderungsmitteln bestehen.

102 Dazu ist zu bemerken, dass nach der vorstehend in den Randnrn. 98 bis 100 genannten

Rechtsprechung vom HABM eine solche eingehende Recherche und Analyse der Gepﬂogenheiten der

Markenverwendung nicht verlangt werden kann.

103 Wie bereits bei der Prüfung des vierten Klagegrundes dargelegt wurde, haben der Prüfer und die

Beschwerdekammer nämlich genügend Nachweise dafür angeführt, dass Motoren, die sich durch das

Vorhandensein eines Turboladers für die Direkteinspritzung auszeichnen und Dieseltreibstoﬀe

verbrauchen, außerhalb des Bereichs der Landfahrzeuge eingesetzt werden und dass die Ausdrücke

„Turbo Direct Injection“ und „Turbo Diesel Injection“ Merkmale eines bestimmten Typs von Motoren im

Allgemeinen beschreiben. Im Übrigen wird die Feststellung, dass das Zeichen TDI zur Bezeichnung

dieser Ausdrücke auch im Bereich von nicht für Landfahrzeuge bestimmten Motoren geeignet ist,

hinreichend durch die Tatsache gestützt, dass die Abkürzung „TDI“ aus den Anfangsbuchstaben dieser

Ausdrücke gebildet ist und dass das Zeichen für die Beschreibung der fraglichen Merkmale im

Automobilsektor tatsächlich benutzt wird, so dass die Beschwerdekammer zur Stützung dieser

Feststellung keinerlei besonderen Beweis anführen musste.

104 Im Übrigen kann es die Klägerin der Beschwerdekammer auch nicht anlasten, dass sie nicht die von

der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 14. Juni 2006 vorgebrachten Gesichtspunkte berücksichtigt

habe. Insoweit genügt der Hinweis, dass diese Gesichtspunkte ausschließlich die Praxis der Benutzung

verschiedener Abkürzung im Automobilsektor betrafen. Sie konnten der Beschwerdekammer daher

keinen Anlass geben, ihre Position zu ändern, da das Gericht in seinem Urteil TDI (oben in Randnr. 8

angeführt) bereits entschieden hatte, dass sich das Zeichen TDI auf die Ausdrücke „Turbo Direct

Injection“ und „Turbo Diesel Injection“ im Automobilsektor bezieht und daher beschreibend ist.

105 Folglich ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen und, auf der Grundlage der Gesamtheit der

vorstehenden Erwägungen, die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

106 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur

Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr, wie vom HABM beantragt,

dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Volkswagen AG trägt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des

Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).

Czúcz

Labucka

Papasavvas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. Januar 2009.

Unterschriften

Verfahrenssprache: Deutsch.