Urteil des EuG vom 08.07.2004

EuG: ältere marke, verordnung, beschwerdekammer, harmonisierungsamt für den binnenmarkt, muster und modelle, gericht erster instanz, beweismittel, inhaber, vereinigte staaten, klagegrund

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

8. Juli 2004

„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Ältere Wortmarke VITAFRUT – Anmeldung des Wortzeichens

VITAFRUIT als Gemeinschaftsmarke – Ernsthafte Benutzung der älteren Marke – Ähnlichkeit der Waren –

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 15 und Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94“

In der Rechtssache T-203/02

The Sunrider Corp.

Rechtsanwalt A. Kockläuner,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM),

S. Laitinen als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Juan Espadafor Caba,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 8. April 2002

(Sache R 1046/2000-1) in Bezug auf ein Widerspruchsverfahren zwischen Juan Espadafor Caba und The

Sunrider Corp.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und N. J. Forwood,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund der Klageschrift und der Erwiderung, bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen am 2. Juli 2002

beziehungsweise am 27. März 2003,

aufgrund der Klagebeantwortung und der Gegenerwiderung des HABM, bei der Kanzlei des Gerichts

eingegangen am 23. Oktober 2002 beziehungsweise am 23. Juni 2003,

auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2003,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 1. April 1996 meldete die Klägerin nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember

1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke

an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VITAFRUIT.

Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 5, 29 und 32 im Sinne

des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung; die

Waren entsprechen, nachdem die Markenanmeldung durch Schreiben der Klägerin vom 30. Juli und 14.

Dezember 1998 nachträglich geändert wurde, für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:

–

Klasse 5: „Medikamente, pharmazeutische Präparate und chemische Hygienepräparate; diätetische

Substanzen und Nahrungsersatzstoffe für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf der Basis von

Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralstoffen für diätetische Zwecke oder als

Nahrungsergänzungsstoffe; Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsstoffe auf der Basis von

Kräutern, Kräutertees, alle für Gesundheitszwecke“;

–

Klasse 29: „Fleisch, Fisch, nichtlebende Mollusken und Schalentiere, Geflügel und Wild; Fleisch- und

Wurstwaren, Meeresfrüchte, Geflügel und Wild, auch konserviert oder tiefgefroren; Obst und Gemüse

(einschließlich Pilze und Kartoffeln, insbesondere Pommes frites und andere Kartoffelerzeugnisse)

konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder für den unmittelbaren Verzehr zubereitet; Suppen

oder Suppenkonserven; Delikatessensalate; Gerichte aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse,

auch tiefgefroren; Eier; Fleisch- und Bouillonextrakte; Gemüseextrakte und konservierte

Küchenkräuter; nichtmedizinische Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsstoffe auf

Kräuterbasis, Lebensmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Snackriegeln“;

–

Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke;

Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von

Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“

Am 5. Januar 1998 wurde die Markenanmeldung im Nr. 2/98 veröffentlicht.

Am 1. April 1998 erhob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte nach Artikel 42

Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle von

der Anmeldung erfassten Waren. Der Widerspruch wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem

Prioritätstag 19. Oktober 1960 gestützt. Diese aus dem Wortzeichen VITAFRUT bestehende Marke (im

Folgenden: ältere Marke) ist für Waren der Klassen 30 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza

eingetragen worden, die folgender Beschreibung entsprechen: „Alkoholfreie und nichttherapeutische

kohlensäurehaltige Getränke, nichttherapeutische Kaltgetränke aller Art, mit Kohlensäure versetzt, körnig

sprudelnd; Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation (ausgenommen Most), Limonaden, Orangeaden,

Kaltgetränke (ausgenommen Mandelmilchgetränke), Sodawasser, Seidlitzwasser und künstliches Eis.“

Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte machte zur Begründung seines

Widerspruchs das relative Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr.

40/94 geltend.

Mit Schreiben vom 21. Oktober 1998 verlangte die Klägerin, dass der andere am Verfahren vor der

Beschwerdekammer Beteiligte gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis

erbringt, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der

Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in dem Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschützt ist, ernsthaft

benutzt hat. Mit Mitteilung vom 26. November 1998 forderte die Widerspruchsabteilung des HABM (im

Folgenden: Widerspruchsabteilung) den anderen am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten auf,

diesen Nachweis binnen zwei Monaten zu erbringen.

Am 22. Januar 1999 übermittelte der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte dem HABM

erstens sechs Flaschenetiketten, auf denen die ältere Marke abgebildet war, und zweitens vierzehn

Rechnungen und Bestellungen, von denen zehn aus der Zeit vor dem 5. Januar 1998 stammten.

Mit Entscheidung vom 23. August 2000 wies die Widerspruchsabteilung die Markenanmeldung nach Artikel

43 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 für folgende Waren zurück: „Mineralwässer und

kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte;

Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“ Soweit sie

die Markenanmeldung zurückwies, ging sie erstens davon aus, dass die Beweismittel, die der andere am

Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hatte, zeigten, dass er die ältere Marke für die

Waren „Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation, Limonaden, Orangeaden“ ernsthaft benutzt habe im

Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94. Zweitens seien diese Waren den in der

Markenanmeldung genannten Waren mit der Bezeichnung „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer

und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate

für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke“ teilweise ähnlich und teilweise mit ihnen

identisch, und es bestehe zwischen den fraglichen Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

Am 23. Oktober 2000 legte die Klägerin beim HABM nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde

gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Sie beantragte Teilaufhebung dieser Entscheidung,

soweit die Markenanmeldung zurückgewiesen wurde, hilfsweise Teilaufhebung, soweit die Markenanmeldung

für Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ zurückgewiesen wurde.

Mit Entscheidung vom 8. April 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste

Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie bestätigte im Wesentlichen die in der

Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene Beurteilung, wobei sie allerdings feststellte, dass die

Benutzung der älteren Marke nur für Waren mit der Bezeichnung „Saftkonzentrat“ („juice concentrate“)

nachgewiesen worden sei.

Anträge der Parteien

Die Klägerin beantragt,

–

die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

–

hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als ihre Beschwerde zurückgewiesen

wurde, soweit diese darauf gerichtet war, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf

Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ aufzuheben;

–

dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Das HABM beantragt,

–

die Klage abzuweisen;

–

der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Mit dem ersten Klagegrund macht sie für ihren

Hauptantrag einen Verstoß gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Klagegrund

ist in zwei Teile unterteilt, wobei mit dem ersten Teil gerügt wird, dass das HABM die Benutzung durch einen

Dritten ohne den Nachweis der Zustimmung des Inhabers der Marke als ernsthafte Benutzung

berücksichtigt habe, und mit dem zweiten Teil, dass das HABM den Begriff der ernsthaften Benutzung

verkannt habe. Mit dem zweiten Klagegrund macht die Klägerin für ihren Hilfsantrag einen Verstoß gegen

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Zum ersten Teil des Klagegrundes: Zu Unrecht erfolgte Berücksichtigung der Benutzung der Marke durch

einen Dritten

– Vorbringen der Parteien

Die Klägerin trägt vor, aus den Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer

Beteiligte vorgelegt habe, ergebe sich, dass die ältere Marke von der Gesellschaft Industrias Espadafor, SA,

und nicht vom Inhaber dieser Marke, Herrn Juan Espadafor Caba selbst, verwertet worden sei. Der andere

am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte sei eine natürliche Person, während die Person, die die

ältere Marke verwertet habe, eine Gesellschaft sei. Außerdem habe der andere am Verfahren vor der

Beschwerdekammer Beteiligte nicht dargetan, dass die Benutzung der älteren Marke gemäß Artikel 15

Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 mit der von ihm als Inhaber dieser Marke erteilten Zustimmung erfolgt

sei.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, sie habe in ihren Schriftsätzen, die sie in den

Verfahren vor dem HABM am 22. September 1999 und 22. Dezember 2000 eingereicht habe, darauf

hingewiesen, dass der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte mit den von ihm vorgelegten

Beweismitteln nicht nachgewiesen habe, dass er die ältere Marke ernsthaft benutzt habe. Infolgedessen sei

dieser Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt werde,

nicht verspätet geltend gemacht worden.

Das HABM trägt vor, dass der erste Teil des Klagegrundes nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des

Gerichts unzulässig sei, weil er weder im Widerspruchsverfahren noch vor der Beschwerdekammer geltend

gemacht worden sei.

In der Sache vertritt das HABM die Auffassung, aus dem Umstand, dass der Widersprechende im

Widerspruchsverfahren in der Lage sei, Beweismittel für die Verwertung der älteren Marke vorzulegen, könne

gefolgert werden, dass die Marke mit Zustimmung des Inhabers benutzt worden sei. Diese Schlussfolgerung

könne nur dann entkräftet werden, wenn der Markenanmelder sie ausdrücklich bestreite.

– Würdigung durch das Gericht

Nach Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 wird ein Widerspruch

gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen, wenn der widersprechende Inhaber der

betreffenden älteren Marke nicht den Nachweis erbringt, dass er sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der

Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt hat. Gelingt ihm dagegen dieser

Nachweis, prüft das HABM die vom Widersprechenden geltend gemachten Eintragungshindernisse.

Nach Artikel 15 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 gilt die Benutzung

einer älteren nationalen Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den

Inhaber.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass der Umfang, in dem die

Beschwerdekammer des HABM die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung – im vorliegenden Fall

die Entscheidung der Widerspruchabteilung – zu prüfen hat, nicht davon abhängt, ob der Beschwerdeführer

einen bestimmten Beschwerdegrund gegenüber dieser Entscheidung geltend gemacht hat, mit dem er die

Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm durch die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden

hat, oder die von ihr vorgenommene Würdigung eines Beweismittels gerügt hat (in diesem Sinne Urteil des

Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM – LHS [UK] [KLEENCARE], noch

nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32). Daher hat die Beschwerdekammer des HABM,

auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, gleichwohl im

Licht aller verfügbaren relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen, ob in dem

Zeitpunkt, in dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor

wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht (Urteil

KLEENCARE, Randnr. 29). Zu dieser Prüfung gehört auch die Frage, ob der andere am Verfahren vor der

Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht der von ihm vorgebrachten Tatsachen und Beweise eine

ernsthafte Benutzung durch den Inhaber der älteren Marke oder einen ermächtigten Dritten im Sinne von

Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nachgewiesen hat. Daraus

folgt, dass der erste Teil dieses Klagegrundes zulässig ist.

Inwieweit das Vorbringen, die Klägerin habe weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der

Beschwerdekammer das Vorliegen einer Zustimmung des Inhabers der älteren Marke bestritten, relevant ist,

ist dagegen eine Frage der Begründetheit.

Wie aus den Rechnungen hervorgeht, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte

vorgelegt hat, erfolgte der Verkauf von Waren unter der älteren Marke durch die Gesellschaft Industrias

Espadafor, SA und nicht durch den Inhaber der Marke, auch wenn dessen Name im Namen dieser

Gesellschaft enthalten ist.

Macht ein Widersprechender Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf die ältere Marke

vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr.

40/94 geltend, behauptet er damit implizit, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.

Was die Richtigkeit dieser impliziten Behauptung angeht, so ist anzunehmen, dass die Gesellschaft

Industrias Espadafor, SA, wenn die Benutzung der älteren Marke, wie sie sich aus den beim HABM

vorgelegten Rechnungen ergibt, ohne Zustimmung des Inhabers und damit unter Verletzung von dessen

Markenrecht erfolgt wäre, normalerweise ein Interesse daran gehabt hätte, die Beweise für eine solche

Benutzung gegenüber dem Markeninhaber nicht aufzudecken. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich,

dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke

vorlegen kann.

Das HABM konnte sich umso mehr auf diese Annahme stützen, als die Klägerin nicht bestritten hat, dass die

Benutzung der älteren Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA mit Zustimmung des

Widersprechenden erfolgt war. Es reicht nicht aus, dass die Klägerin im Verfahren vor dem HABM allgemein

geltend gemacht hat, dass die vom Widersprechenden vorgelegten Beweise nicht ausreichten, um eine

ernsthafte Benutzung durch ihn darzutun.

Aus den Akten ergibt sich, dass die Klägerin sehr detailliert das angeblich zu geringe Handelsvolumen der

nachgewiesenen Benutzung und die Qualität der vorgelegten Beweismittel gerügt hat. Dagegen bietet der

Wortlaut der von ihr im Verfahren vor dem HABM eingereichten Schriftsätze keinen Anhaltspunkt dafür, dass

sie die Aufmerksamkeit des HABM auf die Tatsache gelenkt hätte, dass es sich um die Benutzung durch

einen Dritten handelte, oder dass sie Zweifel an der Zustimmung des Markeninhabers zu dieser Benutzung

geäußert hätte.

All dies stellte für die Beschwerdekammer eine hinreichend tragfähige Grundlage für die Schlussfolgerung

dar, dass die Benutzung der älteren Marke mit Zustimmung ihres Inhabers erfolgt war.

Daraus folgt, dass der erste Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3

der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird, als unbegründet zurückzuweisen ist.

Zum zweiten Teil des Klagegrundes: Falsche Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung durch die

Beschwerdekammer

– Vorbringen der Parteien

Die Klägerin trägt erstens vor, dass die Etiketten, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer

Beteiligte vorgelegt hat, nicht als Beweismittel hätten berücksichtigt werden dürfen, weil sie keine

Datumsangabe enthielten. Außerdem habe er keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass die Etiketten

tatsächlich für die Vermarktung der von der älteren Marke bezeichneten Waren im maßgebenden Zeitraum

in Spanien benutzt worden seien. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, dass der

andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte die vorgelegten Beweismittel durch eine

eidesstattliche Versicherung hätte ergänzen müssen, dass die Etiketten im maßgebenden Zeitraum auf dem

spanischen Markt benutzt worden seien.

Zweitens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der Umfang der Benutzung der

älteren Marke, wie er sich nach den Beweismitteln, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer

Beteiligte vorgelegt hat, dargestellt habe, ausreiche, um von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von

Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ausgehen zu können. Die Klägerin bemerkt insoweit, dass der

andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt

habe, in der der Jahresumsatz angegeben sei, der mit den Verkäufen von Waren unter der älteren Marke

erzielt worden sei. Außerdem bezögen sich die von ihm vorgelegten Rechnungen für den gesamten

maßgebenden Zeitraum nur auf Verkäufe von Waren unter dieser Marke im Gesamtwert von ungefähr 5 400

Euro. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin diese Zahl dahin berichtigt, dass sich das Volumen

der betreffenden Waren 1996 auf ungefähr 3 500 Euro und 1997 auf 1 300 Euro belaufen habe.

Drittens enthielten die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte

vorgelegt hat, keine Angabe dazu, in welcher Form die ältere Marke benutzt worden sei.

Schließlich vertritt die Klägerin die Auffassung, dass die angefochtene Entscheidung im Widerspruch zur

Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 26. September 2001 in der Sache R 578/2000-

4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) stehe, in der das Verhältnis zwischen dem mit Verkäufen unter der älteren Marke

erzielten Umsatz und dem gesamten Jahresumsatz des Unternehmens, das die Marke verwertet habe,

berücksichtigt worden sei.

Das HABM entgegnet zu Art und Ort der Benutzung der älteren Marke, dass sich aus den Akten ergebe, dass

diese Marke im maßgebenden Gebiet, also in Spanien, als Wortmarke und damit in der Form benutzt worden

sei, in der sie eingetragen worden sei.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke räumt das HABM ein, dass das Volumen der

Verkäufe unter der älteren Marke im gesamten maßgebenden Zeitraum nicht hoch gewesen sei und dass

sich die vorgelegten Rechnungen außerdem nur auf Verkäufe an einen einzigen Kunden bezögen. Die

Benutzung der älteren Marke sei jedoch so bedeutend gewesen, dass sie als ernsthaft hätte eingestuft

werden können.

– Würdigung durch das Gericht

Wie sich aus der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ist der Gesetzgeber

davon ausgegangen, dass der Schutz einer älteren Marke nur insoweit berechtigt ist, als sie tatsächlich

benutzt worden ist. Im Einklang mit dieser Begründungserwägung sieht Artikel 43 Absätze 2 und 3 der

Verordnung Nr. 40/94 vor, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen kann,

dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Marke,

gegen die Widerspruch erhoben wird, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt wurde (Urteil des Gerichts vom

12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM – Harrison [HIWATT], Slg.

2002, II-5233, Randnr. 34).

Nach Regel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur

Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) hat sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit,

Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke zu beziehen. Nicht verlangt wird dagegen, dass der

Widersprechende eine schriftliche Erklärung zu dem Umsatz vorlegt, den er durch die Verwertung der älteren

Marke erzielt hat. Nach den Artikeln 43 Absatz 2 und 76 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der Regel 22 Absatz

3 der Verordnung Nr. 2868/95 kann der Widersprechende die Beweismittel wählen, die er für angemessen

hält, um darzutun, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat. Die Rüge der

Klägerin, dass keine eidesstattliche Versicherung über den mit dem Verkauf von Waren unter der älteren

Marke erzielten Gesamtumsatz vorgelegt worden sei, ist daher zurückzuweisen.

Bei der Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung ist zu berücksichtigen, dass der Normzweck des

Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer

Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu können, darin besteht, Markenkonflikte zu

begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsächlichen Funktion der

Marke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. März 2003 in der Rechtssache T-174/01,

Goulbourn/HABM – Redcats [Silk Cocoon], Slg. 2003, II-789, Randnr. 38). Dagegen zielt diese Bestimmung

weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolges noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie

eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken

vorzubehalten.

Wie sich aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. März 2003 in der Rechtssache C-40/01 (Ansul, Slg. 2003,

I-2439) zur Auslegung von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) – dessen

normativer Inhalt im Wesentlichen dem des Artikels 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 entspricht –

ergibt, wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die

Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt

wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter

Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte

dienen (Urteil Ansul, Randnr. 43). Mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird deswegen

verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen

benutzt wird (Urteile Ansul, Randnr. 37, und Silk Cocoon, Randnr. 39).

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die

die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere

Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile

für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art

dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der

Benutzung der Marke (Urteil Ansul, Randnr. 43).

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller

Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die

Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen.

Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke im konkreten Fall ist eine umfassende

Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine

gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen

von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der

Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Außerdem können der erzielte

Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern

müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den

Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die

Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem

betreffenden Markt gesehen werden. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass die Benutzung der

älteren Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als ernsthaft eingestuft zu werden (Urteil Ansul,

Randnr. 39).

Im Licht dessen ist zu prüfen, ob das HABM zutreffend der Auffassung war, dass mit den Beweismitteln, die

der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hatte, der Nachweis einer ernsthafte Benutzung

der älteren Marke erbracht sei.

Da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin am 5. Januar 1998 veröffentlicht wurde, erstreckt sich

der in Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 genannte Zeitraum von fünf Jahren vom 5. Januar 1993

bis 4. Januar 1998 (im Folgenden: maßgebender Zeitraum).

Wie sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, werden von den in dieser Verordnung

vorgesehenen Sanktionen nur Marken erfasst, deren ernsthafte Benutzung während eines

ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde. Einer Marke drohen diese Sanktionen daher

schon dann nicht mehr, wenn sie während eines Teils des maßgebenden Zeitraums ernsthaft benutzt

wurde.

Die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hat, zeigen, dass die

Marke von Ende Mai1996 bis Mitte Mai 1997, also während elfeinhalb Monaten, Gegenstand von

Benutzungshandlungen war.

Außerdem ergibt sich aus diesen Rechnungen, dass die durchgeführten Lieferungen für einen Kunden in

Spanien bestimmt waren und in spanischen Peseten in Rechnung gestellt wurden. Daraus folgt, dass die

Waren für den spanischen Markt bestimmt waren, der der relevante Markt war.

Was das Volumen der vermarkteten Waren angeht, so beläuft sich deren Wert auf maximal 4 800 Euro, was

bei einem Stückpreis ohne Mehrwertsteuer von 227 spanische Peseten (1,36 Euro) einem Absatz von 293 in

den Rechnungen als „cajas“ (Kisten) bezeichneten Einheiten mit je zwölf Stück, also insgesamt 3 516 Stück

entspricht. Auch wenn dieses Volumen relativ gering ist, erlauben die vorgelegten Rechnungen die

Schlussfolgerung, dass die Waren, für die sie ausgestellt wurden, über mehr als elf Monate hinweg relativ

konstant vermarktet wurden; dieser Zeitraum ist weder besonders kurz, noch liegt er besonders nahe an

der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin.

Die getätigten Verkäufe stellen Benutzungshandlungen dar, die objektiv geeignet sind, für die fraglichen

Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; das Handelsvolumen dieser Waren ist gemessen

an der Dauer und der Häufigkeit der Benutzung nicht so gering, dass daraus zu folgern wäre, dass es sich

um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts

an der Marke diente.

Nichts anderes gilt hinsichtlich der Tatsache, dass die Rechnungen an einen einzigen Kunden adressiert

waren. Es genügt, dass die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das

Inhaber der älteren Marke ist, oder innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten

Vertriebsnetzes – benutzt wird. Die Klägerin hat nicht geltend gemacht, dass der Adressat der Rechnungen

zu dem anderen am Verfahren vor dem HABM Beteiligten gehört, und kein Umstand des vorliegenden Falles

weist in diese Richtung. Daher ist es nicht erforderlich, das in der mündlichen Verhandlung vorgetragene

Argument des HABM heranzuziehen, dass der Kunde ein Großlieferant spanischer Supermärkte sei.

Was die Art der Benutzung der älteren Marke anbelangt, so werden die in den Rechnungen genannten

Waren als „concentrado“ (konzentriert) bezeichnet, worauf erstens eine Angabe des Aromas („kiwi“,

„menta“ [Minze], „granadina“ [Grenadine], „maracuya“, „lima“ [Limette] oder „azul trop.“) und zweitens das

in Klammern gesetzte Wort „vitafrut“ folgen. Aus dieser Bezeichnung kann darauf geschlossen werden, dass

es sich bei den fraglichen Waren um konzentrierte Fruchtsäfte oder um Konzentrate verschiedener

Fruchtsäfte handelt.

Außerdem ergibt sich aus den Etiketten, die der andere am Verfahren Beteiligte vorgelegt hat, dass es sich

um für den Endverbraucher bestimmte konzentrierte Säfte verschiedener Früchte handelt, und nicht um

Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie. So enthalten die Etiketten die Angabe „bebida concentrada

para diluir 1 + 3“ (konzentriertes Getränk zur Verdünnung im Verhältnis 1 : 3), die offensichtlich für den

Endverbraucher bestimmt ist.

Wie die Klägerin vorgetragen hat, enthalten die Etiketten kein Datum. Damit ist die Frage, ob sie

normalerweise – wie von der Klägerin behauptet und vom HABM bestritten – Datumsangaben enthalten,

irrelevant. Die Etiketten können aber, auch wenn sie allein nicht beweiskräftig sind, die anderen im

Verfahren vor dem HABM vorgelegten Beweismittel untermauern.

Daraus folgt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte den Nachweis erbracht

hat, dass in der Zeit von Mai 1996 bis Mai 1997 mit seiner Zustimmung an einen spanischen Kunden

ungefähr 300 Einheiten mit je zwölf Stück konzentrierte Säfte verschiedener Früchte verkauft wurden, was

einem Umsatz von annähernd 4 800 Euro entspricht. Auch wenn der Umfang der Benutzung der älteren

Marke begrenzt ist und es vorzuziehen wäre, wenn mehr Beweismittel zur Art der Benutzung im maßgebenden

Zeitraum zur Verfügung stünden, reichen die Tatsachen und Beweise, die der andere am Verfahren

Beteiligte beigebracht hat, aus, um eine ernsthafte Benutzung festzustellen. Daher war das HABM in der

angefochtenen Entscheidung zutreffend der Auffassung, dass die ältere Marke für einen Teil der Waren, für

die sie eingetragen war, nämlich für Fruchtsäfte, ernsthaft benutzt worden sei.

Zum angeblichen Widerspruch zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Entscheidung der Vierten

Beschwerdekammer des HABM in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) ist darauf hinzuweisen, dass

die letztgenannte Entscheidung durch das Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01

(MFE Marienfelde/HABM – Vetoquinol [HIPOVITON], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht)

aufgehoben wurde.

Nach alledem ist der zweite Teil dieses Klagegrundes nicht begründet. Daher ist der auf Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung gerichtete Hauptantrag zurückzuweisen.

Da der erste Klagegrund nicht durchgreift, ist der auf teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

wegen Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerichtete Hilfsantrag zu

prüfen.

Vorbringen der Parteien

Die Klägerin macht geltend, es bestehe allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zwischen den Waren, für die die

ältere Marke ernsthaft benutzt worden sei, also den „Saftkonzentraten“, und den von der Markenanmeldung

erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“.

Erstens gebe es Unterschiede in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Waren, da Saftkonzentrate auf

Fruchtbasis hergestellt würden, während bei den „Kräuter- und Vitamingetränken“ Wasser und Kräuter oder

synthetische Stoffe die Grundstoffe seien. Außerdem seien für die Herstellung dieser unterschiedlichen

Waren andere Maschinen und Einrichtungen sowie ein spezifisches Know-how erforderlich.

Zweitens hätten die in Rede stehenden Waren einen unterschiedlichen Verwendungszweck, da

Saftkonzentrate zur Herstellung von Erfrischungsgetränken bestimmt seien, während Kräuter- und

Vitamingetränke hauptsächlich zu diätetischen, kosmetischen und/oder medizinischen Zwecken konsumiert

würden.

Die Unterschiede zwischen den fraglichen Waren zeigten sich darin, dass diese für unterschiedliche Käufer

bestimmt seien, nämlich im Fall der Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie und im Fall der Kräuter- und

Vitamingetränke für Endverbraucher. Soweit jedoch Saftkonzentrate auch von Endverbrauchern gekauft

würden, seien die Vertriebswege dieser Erzeugnisse auf der einen und der Kräuter- und Vitamingetränke auf

der anderen Seite verschieden. Die Erstgenannten würden in Supermärkten verkauft, während die

Letztgenannten eher in Drogerien oder Reformhäusern erhältlich seien. Selbst wenn diese beiden

Kategorien von Waren in ein und demselben Ladengeschäft verkauft würden, würden sie in verschiedenen

Abteilungen angeboten.

Für das HABM sind Saftkonzentrate bzw. Fruchtsäfte und die von der Markenanmeldung erfassten „Kräuter-

und Vitamingetränke“ ähnliche Waren.

Würdigung durch das Gericht

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf Widerspruch des Inhabers

der älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für

die ihre Eintragung beantragt worden ist, und den Waren oder Dienstleistungen, für die eine ältere Marke

eingetragen ist, Identität oder Ähnlichkeit besteht und der Grad der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden

Marken so groß ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass für das Publikum die Gefahr von

Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Außerdem sind unter dem

Begriff der älteren Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 in einem

Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der

Gemeinschaftsmarke zu verstehen.

Die Klägerin beanstandet die Feststellungen der Beschwerdekammer nur hinsichtlich der Frage, ob zwischen

den von der Markenanmeldung erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ und

den Waren, für die die ältere Marke ernsthaft benutzt worden ist, also den „Fruchtsäften“, Identität oder

Ähnlichkeit besteht (Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung).

Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren

oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren

oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre

Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil des

Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 23).

Wie oben in Randnummer 52 festgestellt wurde, ist die ältere Marke für konzentrierte Fruchtsäfte, die für

den Endverbraucher bestimmt waren, und nicht für Fruchtsaftkonzentrate, die für die Fruchtsaftindustrie

bestimmt sind, benutzt worden. Daher ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die in Rede

stehenden Waren für unterschiedliche Käufer – im Fall der Saftkonzentrate für die Industrie und im Fall der

Kräuter- und Vitamingetränke für den Endverbraucher – bestimmt seien.

Die Beschwerdekammer hat auch zutreffend ausgeführt, dass die in Rede stehenden Waren denselben

Verwendungszweck haben, nämlich den Durst zu stillen, und in hohem Maße miteinander konkurrieren. Was

Art und Nutzung dieser Waren anbelangt, so handelt es sich in beiden Fällen um normalerweise kalt

konsumierte, alkoholfreie Getränke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist unterschiedlich ist. Die

unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren ändert jedoch nichts an der Feststellung, dass sie

austauschbar sind, weil sie dazu bestimmt sind, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen.

Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer frei von Beurteilungsfehlern angenommen hat, dass die in Rede

stehenden Waren einander ähnlich sind. Der Klagegrund ist daher nicht begründet; demzufolge ist auch der

Hilfsantrag zurückzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu

verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die

diesem entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Pirrung

Meij

Forwood

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.

H. Jung

J. Pirrung

–

Verfahrenssprache: Englisch.