Urteil des BPatG vom 10.11.2004, 28 W (pat) 249/03

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 249/03

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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

BPatG 152

10.99

betreffend die Marke 399 05 857

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 10. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Der Gegenstandswert wird auf 10.000,-- € festgesetzt.

Gründe

I.

Gegen die für Waren der Klassen 21, 29 und 30 eingetragene und am 6. Mai 1999

veröffentlichte Wortmarke „DACAPO“ ist Widerspruch erhoben worden aus der

Wortmarke 677 406 „Dacapo“, die seit dem 11. Juni 1955 für eine Vielzahl von

Waren der Klassen 29 und 30 eingetragen ist. Die Markenstelle für Klasse 29 des

Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch zunächst die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, auf die Erinnerung der

Markeninhaberin mit Beschluss vom 24. März 2003 den Widerspruch aber mangels Glaubhaftmachung der Benutzung insgesamt zurückgewiesen, weil auf die

von der Markeninhaberin zulässigerweise erhobene Einrede der Nichtbenutzung

keine Unterlagen für den insoweit entscheidungserheblichen zweiten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG vorgelegt worden seien.

Hiergegen hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 5. Juni 2003 Beschwerde

erhoben, die sie jedoch trotz einer im Schriftsatz geäußerten Absicht bisher nicht

begründet hat. Ebensowenig hat sie weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung

der Benutzung eingereicht. Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren

ebenfalls nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben. Der Widerspruch ist schon

deshalb zurückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die

Widersprechende die Benutzung ihrer Marke im entscheidungserheblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat, so dass sich die Frage der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Marken nicht mehr stellt.

Die Widersprechende hätte auf die zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin vortragen und glaubhaft machen müssen, dass sie

ihre Marke innerhalb der in § 43 Abs. 1 MarkenG festgelegten Zeiträume benutzt

hat, was nur hinsichtlich des Zeitraums nach § 43 Abs. 1 S.1 MarkenG geschehen

ist, nicht jedoch, wie die Markenstelle mit Recht ausgeführt hat, hinsichtlich des

Fünfjahreszeitraumes vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs.1

S. 2 MarkenG), d. h. von 1998 bis 2003; denn die vorgelegten Unterlagen reichen

nur bis in das Jahr 1997.

Für einen entsprechenden Sachvortrag und der Einreichung von weiteren

Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch

das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich

aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen, insbesondere

nachdem die Markenstelle den Widerspruch mangels dieser Unterlagen

zurückgewiesen hat. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende

Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem

1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende

auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,

982 - ESTAVITAL mwN zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht

des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat

aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts

führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde

und zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Einreichung der Beschwerde ist

weit mehr als ein Jahr vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses

Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist vom Senat

daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach § 138 Abs 3 ZPO zu

werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke im streitigen

Zeitraum auszugehen ist.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Kostenauferlegung findet sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren allerdings nur statt, wenn der Grundsatz, wonach im registerrechtlichen Markenverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, der Billigkeit widersprechen würde (§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Dazu bedarf es

stets besonderer Umstände, die beispielsweise dann vorliegen können, wenn das

Verhalten eines an einem patentamtlichen Markenverfahren Beteiligten derart in

Widerspruch zu dessen prozessualen Sorgfaltspflichten steht, dass es unbillig

wäre, den anderen Beteiligten mit dessen eigenen Kosten zu belasten. Prozessuale Sorgfaltspflichten dienen dem Schutz des Gegners vor rechtsmissbräuchlichen Angriffen. Bis an diese Grenze ist es jeder Partei erlaubt, unter Ausschöpfung aller vom Gesetz eröffneten Rechtswege ihre - auch vermeintlichen -

Ansprüche durchzusetzen. Erst wenn dies in einer Weise geschieht, die deutlich

von der Norm abweicht und den Gegner nicht mehr vertretbar mit einem Verfahren

belastet - z.B. weil ein Obsiegen der Partei von Anfang an ausgeschlossen erscheint, letztlich also die Verfolgung verfahrensfremder Ziele im Raume steht -,

kann eine einseitige Kostenüberbürdung geboten (und nicht nur erlaubt) sein, weil

andernfalls die nach dem Gesetz vorgesehene Kostentragung beider Parteien

dem Rechtsempfinden deutlich widersprechen würde. So liegt der Fall hier, denn

nach der Sachlage ist davon auszugehen, dass die Widersprechende ihr Recht

aus einer nicht mehr benutzten Marke verfolgt und die Beschwerde mithin von

vornherein keinerlei Aussicht auf Erfolg haben konnte. Wenn die Widersprechende

in dieser Situation dennoch Beschwerde eingelegt hat, obwohl diese jedenfalls

ohne jeglichen Versuch einer Glaubhaftmachung erkennbar aussichtslos war, ist

dieses Verhalten nicht mehr mit der allgemeinen prozessualen Sorgfaltspflicht zu

vereinbaren, so dass es der Billigkeit entspricht, der Widersprechenden die Kosten

des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Gegenstandswert war entsprechend dem Regelstreitwert auf 10.000,-- € festzusetzen, da keine Umstände ersichtlich sind, die seine Erhöhung bzw.

Herabsetzung rechtfertigen könnten.

Stoppel Schwarz-Angele Paetzold

Bb