Urteil des BPatG, Az. 21 W (pat) 53/06

BPatG: stand der technik, rechtliches gehör, patentanspruch, anhörung, neuheit, kennzeichen, implantat, prüfer, patentfähigkeit, kausalität
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
17. Juli 2008
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 42 30 009.6-23
21 W (pat) 53/06
Verkündet am
dt sowie der Richter Kätker,
Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller
hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys.
Dr.
Winterfel
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beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Juni 2006 aufgehoben und das Patent er-
teilt.
B e z e i c h n u n g : Vorrichtung zur Rekonstruktion von Zähnen
A n m e l d e t a g : 8. September 1992
Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 18. Septem-
ber 1991 ist in Anspruch genommen.
(Aktenzeichen der Erstanmeldung: CH-02757/91-4)
Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentansprüche 1-5, überreicht in der mündlichen Verhandlung
vom 17. Juli 2008,
Beschreibung Seiten 4, 5, 8, überreicht in der mündlichen Ver-
handlung vom 17. Juli 2008,
Beschreibung Seiten 1, 1a, eingegangen am 5. Oktober 2006,
Beschreibung Seiten 2, 3, 6, 7 und 9, eingegangen am Anmelde-
tag,
3 Blatt Zeichnungen Figur 1-3, eingegangen am Anmeldetag.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.
- 3 -
G r ü n d e
I
Die Patentanmeldung wurde am 8. September 1992 unter der Bezeichnung "Vor-
richtung zur Rekonstruktion von Zähnen" beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 1. April 1993.
Im Prüfungsverfahren sind die Entgegenhaltungen
D1:
EP 0 320 024 A1
D2:
EP 0 477 644 A1
D3:
DE 2 157 139 A
D4:
DE 38 39 837 A1
D5:
DE 38 29 576 A1
D6:
DE 38 25 601 A1
D7:
DE 41 27 839 A1
D8:
US 4 575 340
D9:
US 4 681 542
D10: DE 87 17 235 U1
D11: DE 37 23 643 A1
in Betracht gezogen worden.
Dabei sind die Druckschriften D2 und D7 jeweils nicht vorveröffentlichte ältere An-
meldungen, die nur zur Prüfung der Neuheit heranzuziehen sind.
Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 C hat mit Beschluss vom 7. Juni 2006 die Pa-
tentanmeldung zurückgewiesen. In diesem Beschluss hat die Prüfungsstelle man-
gelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Patentan-
spruchs 1 vom 24. August 2005 geltend gemacht und hinsichtlich der drei im An-
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spruch 1 beanspruchten Ausführungsformen auf die Druckschrift D1 in Verbindung
mit den Druckschriften D2, D3 und D4 hingewiesen. Außerdem hat sie noch auf
die Druckschrift D5 hingewiesen.
Eine mit Einreichung des Patentanspruchs 1 am 24. August 2005 beantragte An-
hörung hat die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss abgelehnt.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Die Patentanmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage der in der
mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 weiter.
Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene gel-
tende Patentanspruch 1 lautet:
M1
gegangenen Zähnen,
M2
baren und im gingivalen Bereich endenden Implantat,
M3
Implantatskörper (3) und einem zahnfleischseitigen Implan-
tatskopf (4) als Verankerungssitz für ein Abutment (7) be-
steht, das den Aufnahmesitz eines zu rekonstruierenden
Zahnes (11) bildet,
M4
mikwerkstoff aufweist,
- 5 -
M5
festigbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
M6
Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwie-
sen.
Die Anmelderin beantragt,
1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit
den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentan-
sprüchen 1 bis 5,
den am 5.
Oktober
2006 eingegangenen Beschreibungssei-
ten 1 und 1a, den in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Beschreibungsseiten 4, 5 und 8,
im Übrigen mit den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibungs-
seiten 2, 3, 6, 7 und 9, Figuren 1 bis 3)
zu erteilen,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Patentanmelderin die Teilung
der Anmeldung erklärt.
II
Die Beschwerde ist zulässig und hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung des Patentes sowie zur Zurück-
zahlung der Beschwerdegebühr führt.
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1. Auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentan-
sprüche 1-5 und den neuen Beschreibungsunterlagen war der angefochtene Be-
schluss aufzuheben und das Patent zu erteilen.
Die Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig, denn sie sind in den am Anmeldetag
eingereichten Unterlagen offenbart.
Der neue Patentanspruch 1 geht auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7
bzw. die ursprüngliche Beschreibung Seite 4, Absatz A.a), und Seite 7, zwei-
ter Absatz, zurück. Der Patentanspruch 2 geht auf die ursprüngliche Beschreibung
Seite 8, Zeilen 1 bis 5 zurück. Der Patentanspruch 3 geht auf die ursprüngliche
Beschreibung Seite 8, Zeilen 5 bis 8 zurück. Die Patentansprüche 4 und 5 gehen
auf den ursprünglichen Patentanspruch 8 zurück.
Gemäß Seite 3, zweiter Absatz, der Beschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, bei einer Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren-
gegangenen Zähnen eine optimale Gestaltung der zu rekonstruierenden Zähne zu
erreichen.
Der hier zuständige Fachmann ist ein auf dem Gebiet der Implantologie tätiger be-
rufserfahrener Zahnarzt.
Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfah-
ren befindlichen Stand der Technik neu, denn keine der entgegengehaltenen
Druckschriften offenbart eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder
verlorenen gegangenen Zähnen mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemäß
dem Patentanspruch 1.
So ist aus der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden, nicht vor-
veröffentlichten älteren Anmeldung Druckschrift D2 (vgl. die Figuren 1, 5 und 9 mit
Beschreibung) eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren
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gegangenen Zähnen bekannt, die alle im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 an-
M1
M6
aufweist, da dieses support post 28 bei der Druckschrift D2 (vgl. Spalte 3, letzter
Absatz) aus Keramikmaterial besteht.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nach dem Ergebnis der mündli-
chen Verhandlung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fach-
manns.
Aus der Druckschrift D1 (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung) ist eine Vorrichtung zur
Rekonstruktion von fehlenden oder verlorengegangenen Zähnen (vgl. Spalte 1, 1.
M1
Kieferknochen (vgl. Spalte 1, 1., 4. und 5. Absatz, bone tissue) biologisch fest ver-
bindbaren und im gingivalen Bereich endenden Implantat (dental implants, vgl. Fi-
M2
aus einem im Knochen verankerbaren Implantatskörper (vgl. Figur 1, Spalte 3,
Zeilen 10 bis 22, screw 1) und einem zahnfleischseitigen Implantatskopf (upper
portion 3) als Verankerungssitz für ein Abutment (spacer element 4) besteht, das
M3
Das Abutment (vgl. Spalte 3, Zeilen 16 bis 18, spacer element 4 of titanium) weist
M6
te 4, Zeile 15, spacer element 4) eine Umhüllung (Spalte 4, Zeile 3, sleeve 12 of
M4
M5
gur 3 und Beschreibung Spalte 3, Zeilen 29 bis 39) am Metallkern (cylindrical por-
tion 9, joint surface 11) und nicht an der Umhüllung (sleeve 12) befestigt. Wegen
der Zerbrechlichkeit des Keramikwerkstoffs der Umhüllung (vgl. Spalte 3, Zei-
len 57 und 58, "Because of the fragibility of such materials, the sleeve should not
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be subjected to any loading") wird außerdem ausdrücklich vor einer Belastung des
Keramikwerkstoffs gewarnt. Eine Befestigung eines rekonstruierten Zahns an der
aus Keramik bestehenden Umhüllung ist somit für den Fachmann auch nicht na-
hegelegt.
Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und können
die Patentfähigkeit des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 auch nicht in
Frage stellen. Sie haben dementsprechend in der mündlichen Verhandlung keine
Rolle gespielt.
Die Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit
zurückzuzahlen, denn der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör ist ver-
letzt worden.
Bei ihrer Begründung zur Ablehnung der beantragten Anhörung führt die Prü-
fungsstelle aus, dass abschließend entschieden werden konnte, da der am
24. August 2005 vorgelegte Anspruch 1 in seinem Kennzeichen lediglich die Vari-
anten der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 zusammenfasse, zu denen bereits im
ersten Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2001 Stellung genommen worden
sei. Diese Argumentation verkennt aber, dass die Beschlussbegründung ganz we-
sentlich auf die Entgegenhaltung D1 = EP 0 320 024 A1 abstellt, die die Prüfungs-
stelle im Zurückweisungsbeschluss als nächstkommenden Stand der Technik an-
sieht; vgl. den Beschluss auf Seite 4 im zweiten Absatz. Diese Entgegenhal-
tung D1 hatte die Prüfungsstelle im Erstbescheid vom 18. Dezember 2001 aber
noch gar nicht berücksichtigt, sie wurde vielmehr erst im zweiten Prüfungsbe-
scheid vom 24. Mai 2005 genannt. In diesem Zweitbescheid wird dann im Wesent-
lichen argumentiert, dass der von der Anmelderin vorgelegte neue Anspruch 1 un-
zulässig erweitert sei und nur am Rande darauf hingewiesen, dass der geltende
Anspruch 1 durch die neu in das Verfahren eingeführte D1 neuheitsschädlich ge-
troffen sei, d. h. die Entgegenhaltung D1 wurde im zweiten Prüfungsbescheid aus-
schließlich zur Neuheit genannt und nicht zur erfinderischen Tätigkeit, so dass
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sich schon dadurch die Frage nach der Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt.
Im Zurückweisungsbeschluss erkennt die Prüfungsstelle die Neuheit gegenüber
der D1 dann an (vgl. den Zurückweisungsbeschluss auf Seite 4 im vierten Absatz)
und macht erstmals geltend, dass der Anspruch 1 ausgehend von der Vorrichtung
nach der D1 bei zusätzlicher Berücksichtigung von weiterem Stand der Technik
wegen fehlender Tätigkeit nicht gewährbar sei. Diese Interpretation war für die An-
melderin nicht nur überraschend und somit nicht vorhersehbar, sondern sie ist da-
rüber hinaus rechtsfehlerhaft, weil die Entgegenhaltung D1 nicht vorveröffentlicht
ist. Sie stellt lediglich eine ältere Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 2 PatG dar, die
gemäß § 4 Satz 2 PatG bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in
Betracht gezogen werden durfte. Wie sich aus dem dritten Absatz der Beschwer-
debegründung vom 2. Oktober 2006 ergibt, hätte die Anmelderin dieses Argument
mit Sicherheit in der Anhörung vorgetragen.
Somit wurde der Anmelderin durch den ablehnenden Zurückweisungsbeschluss
vom 7. Juni 2006 das rechtliche Gehör verweigert. Auch die für die Rückzahlungs-
anordnung erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Be-
schwerdeeinlegung liegt vor.
Hätte der Prüfer die beantragte Anhörung durchgeführt, so hätte die Anmelderin
Gelegenheit gehabt, auf die fehlerhafte Beurteilung der ersten beanspruchten Va-
riante hinzuweisen und ein Patentbegehren darauf zu richten. Diese Möglichkeit
wurde ihr jedoch durch den Zurückweisungsbeschluss genommen. Es ist vorlie-
gend nicht auszuschließen, dass die Entscheidung bei zutreffender Sachbehand-
lung durch den Prüfer anders ausgefallen und der Zurückweisungsbeschluss nicht
ergangen wäre, so dass die Beschwerde nicht eingelegt hätte werden müssen.
Dr. Winterfeldt
Kätker
Bernhart
Dr. Müller