Urteil des BPatG, Az. 30 W (pat) 52/07

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BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 52/07
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
29. Januar 2010
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend das Löschungsverfahren der Marke 305 01 870
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters
Schell
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
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bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG -
am 18. Juli 2006 unter der Nr. 305 01 870 für die Waren und Dienstleistungen
„Computer-Software (gespeichert), Computer-Programme, Design von Computer-
Software“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register ein-
getragen worden.
Der Antragsteller hat am 14. September 2006 die Löschung der Marke 305 01 870
wegen Bösgläubigkeit beantragt. Dazu hat er unter anderem ausgeführt, dass er
My-
Engines
durch diese Eintragung sei er gehindert, diese Bezeichnung weiterhin einzuset-
zen.
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Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 10. Oktober 2006 zugestellten Löschungsan-
trag am 18. Oktober 2006 widersprochen. Der Antragsteller hat mit Schriftsatz
vom 23. Oktober 2006 die Löschung „wegen absoluter Schutzhindernisse und
Bösgläubigkeit“ beantragt.
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 23. Mai 2007 die Marke 305 01 870 gelöscht, weil sie entgegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Begründend ist im We-
sentlichen ausgeführt, dass zur Nutzung des Internets sogenannte „search-engi-
nes“ (Suchmaschinen) ein unverzichtbares Hilfsmittel seien, wobei dieser Begriff
üblicherweise auf „engines“ verkürzt werde. Die Hinzufügung des Wortes „My“
(mein, meine) sei ein werbeübliches Stilmittel, durch das auf die Möglichkeit einer
Personalisierung bzw. einer speziellen Anpassung hingewiesen werde. Die Be-
MyEngines
hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewesen. Die Schutz-
hindernisse seien auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag
noch gegeben. Die Frage, ob die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig
gewesen sei, könne unter diesen Umständen dahinstehen.
Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält die angegriffene Marke
mit näheren Ausführungen nicht für eine beschreibende Angabe und verweist auf
Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „My“.
Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungs-
antrag zurückzuweisen.
Der Antragsteller beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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für löschungsreif und verweist darauf, dass das Patentamt Anmeldungen mit dem
Bestandteil „My“ zurückgewiesen habe.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung
sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig; insbesondere ist sie - entgegen
der Auffassung des Antragstellers - innerhalb der Frist des § 66 Abs. 2 MarkenG
eingelegt worden: der Beschluss der Markenabteilung vom 23. Mai 2007 wurde
den Vertretern der Antragsgegnerin am 5. Juni 2007 zugestellt; die Beschwerde
ging am 29. Juni 2007 beim Patentamt ein.
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache indessen keinen
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§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Da das
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft insoweit noch fortbesteht (§ 50
Abs. 2 Satz 1 MarkenG), hat die Markenabteilung auf den nach §§ 50 Abs. 1, 54
Abs. 1 MarkenG zulässigen Löschungsantrag die Marke zu Recht wegen Nichtig-
keit gelöscht.
Dieser Löschungsgrund ist vom Antragsteller - wenn nicht schon konkludent mit
dem Löschungsantrag - jedenfalls mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2006 geltend
gemacht worden. Eine Erweiterung des mit dem Löschungsantrag eingeführten
Löschungsgrundes der Bösgläubigkeit ist gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m.
§ 263 ZPO als sachdienlich anzusehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.
§ 54 Rdn. 4).
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Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne-
wohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in
Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel eines
Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.
Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH
MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) - Orange; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30,
31) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) - SAT.2; BGH GRUR 2006, 850,
854 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach
der Rechtsprechung insbesondere solche Wortmarken, denen die maßgeblichen
Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH
GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKalk; a. a. O.
(Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86)
MyEngines
chen Waren und Dienstleistungen - bezogen sowohl auf die Zeit ihrer Eintragung
als auch auf den aktuellen Entscheidungszeitpunkt - auszugehen. Ihr fehlte und
fehlt jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG, da erhebliche
Teile des Verkehrs wegen des beschreibenden Inhalts der Bezeichnung darin eine
Sachangabe sehen werden, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der damit
gekennzeichneten Erzeugnisse und Dienstleistungen aus einem bestimmten Ge-
schäftsbetrieb.
Das in der Marke enthaltene englische Wort „engine“ (Plural: „engines“) bedeutet
im Deutschen ganz allgemein „Maschine“ (vgl. Langenscheidt, Muret-Sanders,
Großwörterbuch Englisch, 2001 S. 386; Langenscheidts Fachwörterbuch Technik
und angewandte Wissenschaften, 1. Aufl. 2002 S. 664). Maschinen wurden als
technische Hilfsmittel ursprünglich mechanisch betrieben; insbesondere mit Ein-
zug der Automatisierung bahnte die Computertechnologie spätestens seit den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine technologische Entwicklung, die den Ma-
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schinen zu sogenannter „künstlicher Intelligenz“ verhalfen, die durch Computer-
programme (Software) gesteuert wird (vgl. online-Lexikon Wikipedia, Stichwort
„Maschine“). Bereits in dieser allgemeinen Bedeutung ist das in der Marke ent-
haltene Wort „Engines“ zum Zeitpunkt der Eintragung im Sinne einer Bestim-
mungsangabe als beschreibend für die im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis
oberbegrifflich enthaltenen Produkte und Dienstleistungen dem Markenschutz
nicht zugänglich gewesen.
Im Bereich der Computertechnologie bezeichnet „engine“ ferner einen Teil eines
Programms, der für die Verwaltung und Manipulierung der Daten maßgebend ist
(vgl. Microsoft Press, Computerlexikon Ausgabe 2001 S. 255, Ausgabe 2005
S. 245). Auch in dieser Bedeutung ist „Engines“ bereits zum Zeitpunkt der Eintra-
gung im Sinne einer Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe als beschreibend
von der Eintragung als Marke ausgeschlossen gewesen.
Ob darüber hinaus dem Wort „engines“ bereits im Eintragungszeitpunkt die Be-
deutung als Abkürzung von „search engines“ (Suchmaschinen) zukam, wie die
Markenstelle bereits im Beanstandungsbescheid ausgeführt hatte, bedarf hier kei-
ner Entscheidung, denn auf die von der Markeninhaberin speziell angebotene
Suchmaschinen-Software ist das oberbegrifflich gefasste Warenverzeichnis nicht
beschränkt.
An den genannten beschreibenden Begriffsgehalten des Wortes „engines“ hat sich
nichts geändert. Hinzu kommt, dass „engine“ heute lexikalisch ganz allgemein als
Bezeichnung für einen eigenständigen Teil eines Computer-Programms verzeich-
net ist (vgl. Winkler, Computer Lexikon 2007, S. 294).
Die Bedeutung des Begriffs „Engines“ als Sachaussage über Bestimmung und
Einsatzbereich der Waren und Dienstleistungen wird durch das vorangestellte
englische Personalpronomen „my“ („mein, meine“) nicht ausgeräumt, sondern im
Gegenteil besonders hervorgehoben. Als Indiz für die Gebräuchlichkeit des Wor-
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tes „My“ als beschreibende Angabe schon vor dem maßgeblichen Eintragungs-
zeitpunkt kann die Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts herangezogen
werden. Zumindest seit 1996 sind die Senate davon ausgegangen, dass „My“ den
Verbraucher als Individuum in den Mittelpunkt stellt und die Ware als speziell für
ihn bzw. seine Bedürfnisse bestimmt anpreist, es sich um eine den modernen
Zeitgeist widerspiegelnde sprachliche Ausdrucksweise handele, die sich einge-
bürgert habe und in der Werbung sehr beliebt sei, um auf ein auf die Bedürfnisse
des Nutzers zugeschnittenes Waren- oder Dienstleistungsangebot hinzuweisen
(so bereits BPatG 24 W (pat) 134/95 - My Magic Diary, Beschluss vom 3.12.1996,
Zusammenfassung veröffentlicht bei PAVIS PROMA; BPatG 28 W (pat) 313/96
- My favourite music, Beschluss vom 1.10.1997, Zusammenfassung veröffentlicht
bei PAVIS PROMA; BPatG 30 W (pat) 138/01 - myMusicScore, Beschluss vom
29.7.2002, veröffentlicht auf der Homepage des Bundespatentgerichts; BPatG
27 W (pat) 107/01 - my diary, Beschluss vom 17.3.2003, veröffentlicht auf der
Homepage des Bundespatentgerichts).
An dieser Bewertung hat sich nichts geändert (vgl. BPatG 24 W (pat) 117/06
- MyPanel; BPatG 29 W (pat) 134/05 - My World, jeweils veröffentlicht auf der
Homepage des Bundespatentgerichts; vgl. auch BGH MarkenR 2009, 442 ff.
- My World; vgl. auch http:www.definero.de/Lexikon/My).
Diese Begriffe gehörten und gehören zum einfachen englischen Wortschatz und
sind deshalb großen Teilen der deutschen Verbraucher mit Schulkenntnissen der
englischen Sprache ohne weiteres verständlich; zudem ist Englisch in den Berei-
chen Computer- und Informationstechnologie gleichsam Fachsprache. Die betei-
ligten Verkehrskreise bestehen darüber hinaus im Wesentlichen aus Fachleuten
oder fachlich interessierten Abnehmern. Das ergibt sich aus der Natur der Waren
und Dienstleistungen, die zur Steuerung von Maschinen jeder Art zum Einsatz
kommen können; diese bedingen auch unabhängig vom Verbraucherleitbild in der
Rechtsprechung (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 735 Tz. 26 - Lloyd; WRP 2000,
289, 292 Tz. 27 - Lifting-Creme; BGH, MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TIS-
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SERAND) einen informierten und sich informierenden Abnehmer. Die Be-
MyEngines
verkehrsüblicher Sprachform lediglich auf die Art und Bestimmung der
betreffenden Waren und Dienstleistungen und ihren Zuschnitt auf die Bedürfnisse
MyEngines
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da erhebliche Teile des Verkehrs wegen des be-
schreibenden Inhalts der Bezeichnung darin eine Sachangabe sehen werden,
nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Erzeug-
nisse aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.
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schreibung der beiden Wörter nichts; durch die Binnengroßschreibung des „E“
bleiben die Einzelelemente so erkennbar wie bei Getrenntschreibung, so dass
diese Gestaltung nicht von einer beschreibenden Angabe wegführt. Soweit die
Markeninhaberin darauf verwiesen hat, dass zahlreiche Marken mit dem Be-
standteil „My“ in das Register eingetragen worden seien, begründet dies keinen
Markenschutz. In ständiger Rechtsprechung wird seit langem von der Unverbind-
lichkeit von Voreintragungen ausgegangen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8
Rdn. 25 ff. m. w. N.; zuletzt EuGH BlPMZ 2009, 197, 198f - Schwabenpost).
Ob die Marke darüber hinaus auch wegen des Schutzhindernisses einer beschrei-
benden freihaltebedürftigen Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Ein-
tragung ausgeschlossen war, oder ob sie bösgläubig angemeldet worden ist, kann
vorliegend dahingestellt bleiben.
Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgrün-
den bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Soweit die Beschwer-
deführerin beantragt hat, dem „Beschwerdeführer“ Kosten aufzuerlegen, wertet
der Senat dies als Versehen. Aber auch eine Kostenauferlegung an den Be-
schwerdegegner kommt nicht in Betracht. Billigkeitsgesichtspunkte, die hierfür
sprechen könnten, sind nicht ersichtlich, zumal der Löschungsantrag im Ergebnis
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erfolgreich ist. Aus diesem Grund verbleibt es auch bei der Kostenentscheidung
der Markenabteilung, die keine Kosten auferlegt hat.
Vorsitzender Richter Dr. Vogel
von Falckenstein ist durch Ur-
laub an der Unterschrift gehin-
dert
Hartlieb
Hartlieb
Schell
Cl