Urteil des BPatG, Az. 25 W (pat) 184/03

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BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 184/03
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am:
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 300 93 731
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Marke Nr 300 93 731
COVERDERM
ist am 28. März 2001 ua für " Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Kosmetika;
Pharmazeutische Erzeugnisse, Hygiene- und Gesundheitsprodukte (soweit in
Klasse 5 enthalten), medizinische Pflaster, Wundpflaster, Verbandsmaterial, Des-
infektionsmittel; Druckerei-Erzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Photo-
graphien" in das Register eingetragen worden.
Die Beschwerdeführerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise
Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da diese für die oben genannten
Waren entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG eingetragen worden sei. Die
beteiligten Verkehrskreise schlössen schon bei flüchtiger Betrachtung der Be-
zeichnung "COVERDERM" ohne weitere Überlegung auf die Beschaffenheit und
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Bestimmung der vorgenannten Waren. Er misse dem verständlichen Wort "Cover"
die Bedeutung von "be-, zu-, verdecken, abschirmen, schützen" bzw "Titelseite"
zu. Der Markenbestandteil "DERM" bedeute "Haut". Die Waren beträfen die Haut,
seien dafür bestimmt, hätten mit ihr zu tun oder hätten Hautschutz/Hautschönheit
zum Gegenstand. Die Marke erschöpfe sich ausschließlich in der bloßen Anei-
nanderreihung schutzunfähiger Angaben. Außerdem bestehe ein Freihaltungsbe-
dürfnis. Die Schutzhindernisse hätten bereits zum Zeitpunkt der Eintragung be-
standen. Selbst wenn man die Bezeichnung mit „Deckhaut“ übersetzen würde,
wäre sie beschreibend, da es sich dabei um die oberste Hautschicht handele.
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 2. Juni 2003 den Löschungsantrag zurückgewiesen.
Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG hätten der Eintra-
gung zu keinem Zeitpunkt entgegengestanden. Die Bedeutung des Gesamtmar-
kenwortes "COVERDERM" könne mit "bedecken Haut" oder "Schutzhaut" inter-
pretiert werden. Da der Bestandteil "COVER" an erster Stelle stehe, komme eine
Interpretation im Sinne von "Hautschutz, Hautabdeckung" nicht in Frage.
"COVERDERM" habe zwar einen sprechenden Charakter, sei aber nicht glatt be-
schreibend. Die Bezeichnung bestehe aus Wortbestandteilen, die jedenfalls in der
Kombination keine sprachüblich beschreibende und den Mitbewerbern damit frei-
zuhaltende Angabe darstelle. Hinsichtlich § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sei zu berück-
sichtigen, dass schon eine geringe Unterscheidungskraft, welche die Bezeichnung
besitze, dieses Eintragungshindernis beseitige.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstelle-
rin mit dem Antrag,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
2.
Juni
2003 aufzuheben, die Schutzunfähigkeit der Marke
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COVERDERM festzustellen und dem Antrag auf Teillöschung der
Eintragung 300 93 731 stattzugeben.
Der EuGH habe in den Entscheidungen "Postkantoor" und "BIOMILD" ausdrück-
lich festgestellt, dass im allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen,
von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibe, für wel-
che die Eintragung beantragt werde, ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Ände-
rung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, selbst beschreibend sei.
Dies gelte auch, wenn die Wortkombination eine sprachliche Neuschöpfung dar-
stelle. Der englische Wortbestandteil habe eine Vielzahl von Bedeutungen, von
denen für die hier in Rede stehenden Waren die Bedeutungen "bedecken", "ver-
decken", "zudecken", "abschirmen", "schützen" sowie die Bedeutung von "Titel-
seite" interessierten. Im Sinne von Titelseite sei das Wort dem deutschen
Verbraucher bereits seit mehr als 20 Jahren geläufig. Für die Waren der Körper-
und Schönheitspflege und Waren für medizinische Zwecke sei "COVER" ebenfalls
in Deutschland gebräuchlich. Viele verschiedene Hersteller wiesen unter zum Teil
sehr bekannten Marken mit Angaben wie "Cover Stick", "Cover Up Stift", "Cover
Up Cream", "Cover Cream", "Cover Consealer" oder "Cover Your Mouth" rein be-
schreibend auf die Beschaffenheit oder Bestimmung ihrer Waren hin. Wegen des
Funktionszusammenhangs erkenne der deutsche Verbraucher die rein beschrei-
bende Wortbedeutung von "COVERDERM" aber nicht nur bei Produkten, die un-
mittelbar dazu bestimmt seien, die Haut abzudecken, vielmehr auch bei den ande-
ren Waren. Die Haut sei zu reinigen, dann abzudecken und nachträglich wieder zu
reinigen. Dies entspreche nicht nur der Lebenserfahrung, sondern der Tatsache,
dass manche Unternehmen deshalb sogar Komplettsortimente für die verschiede-
nen Phasen anböten. Der Markenbestandteil "DERM" habe für die hier betroffe-
nen Waren keine Kennzeichnungskraft und sei eine beschreibende Angabe. Es
liege keine besondere Form der Wortbildung vor, insbesondere wenn man
"COVER" als Verb verstehe. Bei der Verbform sei es gerade üblich, dass "cover"
bzw "to cover" vor dem Subjekt stehe. Dem entsprechend heiße "etwas abdecken"
im Englischen "to cover something". Die Kombination der Wörter werde problem-
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los mit "Haut abdecken" übersetzt. Der deutsche Verkehr erkenne ohne weiteres,
dass mit der angegriffenen Marke versehene Waren die Haut betreffen, oder nach
ihrer Beschaffenheit mit Haut zu tun haben. Letzteres sei auch für die Waren
"Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften; Fotografien" der Fall, da diese
medizinische Fachliteratur und gedruckte Materialien über Kosmetika und Haut-
pflegeprodukte umfassen können. Dass eine derartige Aneinanderreihung schutz-
unfähiger Angaben keine Unterscheidungskraft begründen könne, habe bereits
zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gegolten. Außerdem
müsse es auch Mitbewerbern der Anmelderin freistehen, mit der Angabe
"COVERDERM" im wesentlichen darüber zu informieren, dass ihre Waren zur
Hautpflege, zum Schutz der Haut, ihrer Heilung bzw Regeneration oder sonstigen
kosmetischen und/oder medizinischen Zwecken, wie etwa die Abdeckung von
Sommersprossen, Pigmentstörungen, Hautunreinheiten, Narben usw, bestimmt
seien. Entsprechendes gelte für die Informationen darüber, die Gegenstand von
Druckwerken und Lichtbildern sein können.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke unterscheidungskräftig und nicht
rein beschreibend sei. Die Wortverbindung sei nicht verkehrsüblich. Das Wort
"COVER" werde zwar mit Wörtern, welche die Darreichungsform angeben, kombi-
niert. Es sei jedoch nicht gebräuchlich, dieses Wort mit der Bezeichnung zu kom-
binieren, die angibt, was abgedeckt werden soll. Soweit die Beschwerdeführerin
auf die Bezeichnung "cover your mouth" hingewiesen habe, handele es sich um
eine Gemeinschaftsmarke.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Proto-
kolls der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2005 Bezug genommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Nach § 54, 50 Abs 1 Nr 3 Markengesetz wird eine Marke wegen Nichtigkeit dann
gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, und das
Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht.
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG sind unter anderem Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt bzw. die
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Waren dienen können. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG ist dabei die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen
aufgefasst zu werden, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl. BGH GRUR
1999, 1089, 1091 - YES, GRUR 2001,1151 - marktfrisch). Dabei darf die Prüfung
jedoch nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, vielmehr muss sie streng
und vollständig sein (EuGH, WRP 2003, 735, 740 – Libertel Groep.- Farbe
Orange).
Der Senat vermochte nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, dass der
Eintragung der aus den Bestandteilen "COVER" und "DERM" zusammengesetz-
ten Marke für die Waren "Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Kosmetika; Phar-
mazeutische Erzeugnisse, Hygiene- und Gesundheitsprodukte (soweit in Klasse 5
enthalten), medizinische Pflaster, Wundpflaster, Verbandsmaterial, Desinfekti-
onsmittel; Druckerei-Erzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Photogra-
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phien" ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 und/oder Nr 2 MarkenG entge-
genstand.
Weder für die Waren, welche die Haut direkt abdecken, und erst recht nicht für
solche, die lediglich in einem Funktionszusammenhang mit diesen stehen, noch
für die Waren, welche die Haut und deren Abdeckung als Inhalt und Gegenstand
haben können, ist die angegriffene Marke eine beschreibende Angabe.
Auch wenn den einzelnen Bestandteilen der angegriffenen Marke für die in Rede
stehenden Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt, da "COVER" im
Sinne von "abdecken", "Abdeckung" und "DERM" im Sinne von "Haut" verstanden
werden kann, und die Antragstellerin auch eine Reihe von Belegen eingereicht
hat, in denen diese Wörter in beschreibendem Sinne verwendet werden, kommt
es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die angegriffene Marke in ihrer Ge-
samtheit an.
Soweit die zahlreichen von der Beschwerdeführerin vorgelegten Un-
terlagen eine beschreibende Verwendung der Wörter "COVER" oder "DERM" je
für sich belegen, ist dies für die Frage der Schutzunfähigkeit nicht allein aus-
schlaggebend. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder ei-
nem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von
§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden die-
ser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird.
Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst fest-
gestellt werden.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die angegriffene Marke nicht mit
"Haut abdecken" zu übersetzen oder in diesem Sinne unmittelbar zu verstehen.
So sind zwar Ausdrücke wie "Cover Stick" (=Abdeckstift), "Cover Cream"
(=Abdeckcreme), "Cover Concealer" (=Abdeckstift bzw Abdeckcreme) und "Cover
glas" (Deckglas) sprachüblich, nicht aber Wörter, bei denen "Cover" als Verb - wie
die Antragstellerin es auffasst - in einem zusammengeschriebenen Wort verwen-
det wird. In den genannten Wörtern bestimmt der Bestandteil "Cover" das fol-
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gende Substantiv näher, dagegen ist keine Wortverbindung bekannt, bei denen
das, was abgedeckt werden soll, dem Wort "Cover" angehängt wird. Eine Über-
setzung von "COVERDERM" mit "Haut abdecken" ist daher nicht sprachüblich und
auch nicht naheliegend. Dies gilt um so mehr, als der Ausdruck "to cover the
derm" – wenn auch als beschreibende Angabe verständlich - keine feststellbare
oder gar gängige Übersetzung für "die Haut abdecken" ist, was von den ange-
sprochenen Verkehrskreisen eher mit "to cover the skin" übersetzt würde.
Es ist nicht ersichtlich, dass die angegriffene Bezeichnung zum Zeitpunkt der Ein-
tragung der angegriffenen Marke bereits eine beschreibende Angabe war. Die Be-
schwerdeführerin benutzt zwar die fragliche Bezeichnung nach ihren Angaben seit
vielen Jahren. Eine Verwendung der Bezeichnung lässt den Verkehr jedoch noch
nicht ohne weiteres darin lediglich eine beschreibende Angabe sehen, wenn es
eine ihm unbekannte, sprachunüblich gebildete und erst aufgrund weiterer Ge-
dankenschritte beschreibende Anklänge aufweisende Bezeichnung ist. Auch be-
züglich der aktuellen Verwendung der Bezeichnung durch die Beschwerdeführerin
- wie eine Internetrecherche sie zeigt - neigt der Senat zu der Auffassung, dass
diese kennzeichenmäßig aufgefasst werden kann. Für eine Zurückweisung ist
zwar nicht erforderlich, dass eine beschreibende Angabe bereits als solche ver-
wendet wurde, es spricht jedoch bei einer sprachunüblich gebildeten Wortkombi-
nation die fehlende oder nur von einem Unternehmen oder in kennzeichnender
Weise vorgenommene Verwendung nicht dafür, dass es sich lediglich um eine be-
schreibende Angabe handelt.
Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004,
674 - Postkantoor) ist allerdings davon auszugehen, dass eine Marke, die sich aus
einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt,
von denen jeder Merkmale der Waren beschreibt, für welche die Eintragung be-
antragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren beschreibenden Charakter
hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung
und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die
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Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die
genannten Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem ab-
weicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmen-
den Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.
Bei dieser Beurteilung spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen die-
selben Merkmale der Waren bezeichnet werden könnten.
Entgegen der Ansicht der Antragstellerin liegt im vorliegenden Fall eine unge-
wöhnliche Kombination vor, die über die bloße Aneinanderreihung schutzunfähiger
Angaben hinausgeht. Es gibt nämlich – wie bereits ausgeführt - zahlreiche Wort-
kombinationen mit dem Bestandteil "COVER" (zB Cover Stick, Cover Cream, Co-
ver Concealer), die einem Verständnis der angegriffenen Marke im Sinne von
"Haut abdecken" oder als einer bloßen Aneinanderreihung von beschreibenden
Angaben entgegenwirken. Mögen sich auch bei der angegriffenen Marke im Zu-
sammenhang mit den registrierten Waren teilweise beschreibende Assoziationen
einstellen, so führt dies noch nicht zu einem Schutzhindernis, wenn – wie hier –
der gewählten sprachlichen Ausdrucksform kennzeichenmäßige Bedeutung zu-
kommt und es sich nicht um eine – wenn auch etwa nur in Fachkreisen bekannte
– Merkmalsbezeichnung handelt.
Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke entsprechend
den Bezeichnungen "Cover Stick" (Abdeckstift), "Cover Cream" (Abdeckcreme)
oder "Cover Concealer" (Abdeckstift bzw Abdeckcreme) ins Deutsche übertragen,
und deshalb darunter eine "Abdeckhaut", also eine Haut, mit der abgedeckt wird,
verstehen, ist die angegriffene Marke für die Waren der angegriffenen Marke
ebenfalls nicht hinreichend beschreibend, da diese keine Haut darstellen, bzw al-
lenfalls in einem sehr übertragenen Sinne als solche aufgefasst werden könnten.
Auch kann der vor der Markenabteilung geäußerten Ansicht der Beschwerdeführe-
rin, die angegriffene Marke sei im Sinne von "Deckhaut" als oberste Schicht der
Haut beschreibend, nicht gefolgt werden. "Deckhaut" wird mit "covering memb-
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rane" übersetzt. Zudem wird in Deutschland die oberste Hautschicht (Epidermis)
üblicherweise Oberhaut genannt. Es liegt auch nicht nahe, die oberste Schicht der
Haut mit "COVERDERM" zu bezeichnen oder die angegriffene Marke als Hinweis
darauf zu verstehen, dass diese für die Oberste Schicht der Haut bestimmt sind
oder damit in Funktionszusammenhang stehen.
Da die angegriffene Marke somit keine lediglich beschreibende Angabe im Sinne
des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, steht dieses Schutzhindernis der Eintragung
nicht entgegen. Die angegriffene Marke hat zudem noch hinreichend Unterschei-
dungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), denn in Verbindung mit den registrierten
Waren ist sie über einen beschreibenden Anklang hinaus durch die durch die Art
und Unüblichkeit der Wortbildung noch geeignet, die Funktion einer Marke zu er-
füllen.
Nach alledem konnte der Löschungsantrag keinen Erfolg haben.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin konnte daher
auch keinen Erfolg haben.
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