Urteil des BPatG, Az. 25 W (pat) 65/03
BPatG: verwechslungsgefahr, verkehr, tabak, wortmarke, gestaltung, kennzeichnungskraft, international, eugh, dach, gesamteindruck
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 65/03
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 399 00 116.6
- 2 -
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die am 29. Mai 1996 angemeldete Marke 399 00 116
ist am 28. April 1999 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen
29-34,39 und 42, ua auch für die Waren
"Tabak; Rauchartikel; Streichhölzer"
in das Markenregister eingetragen worden. Diese Eintragung wurde am
27. Mai 1999 veröffentlicht.
Die Inhaberin der 1997 für die Waren
"Articles pour fumeurs, notamment briquets pour fumeurs"
- 3 -
international registrierten Marke 684 149
D O G O
hat dagegen Widerspruch erhoben.
Mit Eingabe vom 30. November 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke
die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, diese Einrede
aber später nicht mehr wiederholt.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 21. November 2002 durch einen Prüfer des höheren Dienstes die
angegriffene Marke wegen des Widerspruchs teilweise, nämlich für die Waren
"Tabak; Rauchartikel; Streichhölzer" gelöscht. Die Erhebung der Einrede mangeln-
der Benutzung sei unzulässig, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen
sei. Bei teilweiser Warenidentität und teilweiser geringer Warenähnlichkeit und
ausgehend von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke seien
teilweise strenge, teilweise weniger strenge Anforderungen an den einzuhaltenden
Zeichenabstand zu stellen. Diese erfülle die angegriffene Marke selbst bei Anle-
gung des weniger strengen Maßstabs nicht. In ihrer Gesamtheit unterschieden
sich die Marken deutlich voneinander, da das Bildelement zwischen "DO" und
"CO" in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Jedoch sei grundsätz-
lich bei Wortbildmarken der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Ver-
kehr aus Gründen der bequemeren Merkbarkeit an den Wortbestandteilen orien-
tiere. Zwar würden Teile der betroffenen Verkehrskreise das Bildelement zwischen
den Zeichenbestandteilen "DO" und "CO" als kaufmännisches &-Zeichen erken-
nen. Beachtliche Teile des Verkehrs würden das verschnörkelte Bildelement je-
doch nur als sonstige Verzierung betrachten. Im Gegensatz zu den Wortbestand-
teilen sei das &-Zeichen nämlich erheblich größer und in einer anderen, an Kalli-
graphie erinnernde Schrifttype gestaltet, in der die typische Form des &-Zeichens
stark verfremdet und nicht mehr ohne weiteres zu erkennen sei. Gegenüber stün-
den sich somit "DO CO" und "DOGO". Zwischen diesen Zeichenwörtern bestehe
- 4 -
die Gefahr von klanglichen Verwechslungen, da der Unterschied zwischen "C (=k)
" und "G" minimal sei.
Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und
beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 21. November 2002 aufzuheben, soweit die Löschung
der Marke 399 00 116 angeordnet worden ist, den Widerspruch aus
der international registrierten Marke 684 149 auch insoweit zurück-
zuweisen und der Widerspruchsführerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.
Richtig sei, dass sich die Marken in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander unter-
schieden. Nicht nachvollziehbar sei jedoch, dass sich der Verkehr nur an dem
Wortbestandteil ihrer Marke orientieren würde. Es sei nicht richtig, die Elemente
"DO" und "CO" herauszugreifen. Damit werde der Grundsatz des Gesamtein-
drucks missachtet. Lebensfremd sei es anzunehmen, dass ein beachtlicher Teil
des Verkehrs das kaufmännische &-Zeichen lediglich als Verzierung anerkennen
würde, denn dieses Zeichen sei allgemein bekannt. Prägend seien nicht allein die
Silbenbestandteile der Marke, sondern das deutlich hervorgehobene, in der Mitte
eingefügte &-Zeichen, das auch einen ausreichenden Abstand zu den Wortbe-
standteilen aufweise und nicht mit diesen verschlungen sei. Damit weise die Wort-
bildmarke sogar eine noch größere Kennzeichnungskraft auf als die Wortmarke
39832116 "DO & CO", die gegenüber der Widerspruchsmarke markenrechtlichen
Schutz genieße. Es sei ein Entscheidungseinklang zwischen der angegriffenen
Wortbildmarke und der Wortmarke 398 32 116 "DO & CO" herbeizuführen. Das &-
Zeichen werde mitgesprochen und stehe daher einer Verwechslungsgefahr ent-
gegen. Im Übrigen trägt die Beschwerdeführerin vor, das "G" in der Marke der Wi-
derspruchsführerin werde im Spanischen wie ein "R" oder "J" ausgesprochen, wo-
durch die Marken auch unter Auslassung des "und" klanglich deutlich unter-
scheidbar seien.
- 5 -
Die Widersprechende hat sich nicht geäußert.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Verwechs-
lungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Widerspruchsmarke mangels
anderer Anhaltspunkte eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu Grunde zu
legen.
Hinsichtlich der Waren der Widerspruchsmarke ist von der Registerlage auszuge-
hen, da keine wirksame Nichtbenutzungseinrede erhoben worden ist. Die Inhabe-
rin der angegriffenen Marke hat zwar vor der Markenstelle mit Eingabe vom
24. November 1999 vorsorglich die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestritten, jedoch war zum Zeitpunkt des Eingangs dieses Schrift-
satzes für die Widerspruchsmarke die Benutzungsschonfrist (§ § 43 Abs 1, 116
Abs 1, 115 Abs 2 MarkenG, Art 5 Abs 2 MMA) noch nicht abgelaufen. Die am
29. November 1999 beim DPMA eingegangene Einrede war unzulässig, worauf im
Beschluss der Markenstelle auch hingewiesen worden ist. Eine verfrüht erhobene
Einrede entfaltet auch nicht automatisch mit Ablauf der maßgeblichen Frist, hier
am 31. Dezember 2003, die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede nach § 43
Abs 1 S 2 MarkenG (vgl BPatG GRUR 2000, 1052 – Rhoda-Hexan; Strö-
bele/Hacker, Markenrecht, 7. Aufl, § 43 Rdn 40).
Die im Beschwerdeverfahren gegenüber zu stellenden Waren sind ähnlich im mar-
kenrechtlichen Sinne.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu be-
rücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehö-
ren insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung
- 6 -
sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende
Waren (EuGH WRP 1998, 1165, 1166 Tz. 23 - Canon). Für die Ähnlichkeit von
Waren ist auch nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend
(EuGH WRP 1998, 1165, 1168 Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Ver-
kehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der
Waren.
Die Waren "Articles pour fumeurs, notamment briquets pour fumeurs" (Feuer-
zeuge) sind mit "Streichhölzern" der angegriffenen Marke ähnlich, da sie im Ver-
wendungszweck übereinstimmen und zwischen ihnen ein Austauschverhältnis be-
steht (vgl zu diesen Kriterien Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 118).
Auch zwischen den Waren "Tabak" der angegriffenen Marke und den Feuerzeu-
gen ("briquets pour fumeurs") der Widerspruchsmarke besteht eine, wenn auch
geringere Ähnlichkeit (BGH GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY; Ströbele/Hacker,
aaO, § 9 Rdn 105). Gemeinsamkeiten bestehen dahingehend, dass Feuerzeuge
wie auch andere Raucherartikel das Zubehör zu den entsprechenden Tabakwaren
bilden und ihren Zweck oft nur in Verbindung mit diesen erfüllen können. Zwar ist
der Konsum von Tabak nicht zwingend an die Verwendung von Feuerzeugen ge-
bunden, der weit überwiegende Teil der Tabakraucher hat aber doch regelmäßig
derartige Raucherutensilien in Gebrauch. Darüber hinaus werden die Waren auch
traditionsgemäß wegen ihrer Zusammengehörigkeit im Verwendungsbereich ge-
meinsam in den gleichen Fachgeschäften für Tabakwaren und Raucherbedarf an-
geboten. Überschneidungen weisen die Waren auch hinsichtlich ihrer betriebli-
chen Herkunft auf, denn einige sehr bekannte Hersteller von Tabakwaren (Davi-
doff und Dunhill), aber auch von Luxusgütern (Cartier und Yves Saint Laurent)
bieten auch Feuerzeuge in gehobener Ausstattung an, die dem Image der jeweils
anderen Ware entsprechen.
Eine Warenähnlichkeit besteht ebenfalls hinsichtlich der Waren "Rauchartikel",
unabhängig davon, ob man darunter "Raucherartikel" versteht oder "Waren, die
geraucht werden". Sollten damit "Raucherartikel" gemeint sein, wovon auch die
Markenstelle in ihrem Beschluss ausging, kann sogar Warenidentität vorliegen.
- 7 -
Sind darunter "Waren, die geraucht werden" zu verstehen, dann liegt zumindest
eine entfernte Warenähnlichkeit vor (BGH GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY;
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 105).
Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke reichen selbst bei Warenferne die vorhandenen Unterschiede in
klanglicher Hinsicht nicht aus, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu ver-
hindern.
Auch wenn wegen des Bildbestandteils in der angegriffenen Marke diese sich in
der Gesamtheit deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet und es maß-
geblich auf den Gesamteindruck der Zeichen ankommt (Ströbele/Hacker, Marken-
gesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152), ist zu berücksichtigen, dass jedenfalls bei der Prü-
fung der klanglichen Verwechslungsgefahr der Verkehr beim Zusammentreffen
von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort – hier "DO CO" - als ein-
fachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst
(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 434). Dem steht hier – anders
als die Beschwerdeführerein meint - die "Marlboro-Dach"-Entscheidung des BGH
(GRUR 2002,171) nicht entgegen. Diese behandelt den Fall, dass der Verkehr in
besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zei-
chenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkenn-
zeichens auffassen kann. Bei einer bestimmten Gestaltung kann der Verkehr unter
Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder
Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet
einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion ande-
rer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH,
GRUR 2002, 171 - Marlboro-Dach; BGH WRP 2004, 1281 - Mustang). Dies
schließt es aber nicht aus, dass in klanglicher Hinsicht der Wortbestandteil den
Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt. Ein Teil des Verkehrs mag zwar
den Bildbestandteil als das kaufmännische &-Zeichen erkennen, jedoch bewirkt
die stark verschlungene fett gedruckte Darstellung, die lediglich mit ihrem oberen
Teilbereich zwischen die Silben "DO CO" hineinragt und deren unterer Teil einen
für ein &-Zeichen überflüssigen und zudem mehrfach geschwungenen weiten
- 8 -
Schnörkel aufweist, dass der Bildbestandteil von erheblichen Verkehrskreisen als
graphische Verzierung und nicht als das &-Zeichen aufgefasst wird. Denn die gra-
phische Gestaltung geht weit über das von üblichen Schrifttypen her gewohnte
Bild hinaus, weshalb dieser Bestandteil eher wie ein selbständiges Bildelement
wirkt und nicht nur wie ein auf die Verbindung der beiden Wortbestandteile bezo-
genes "und"-Symbol. Von erheblichen Verkehrskreisen wird die Marke daher nicht
wie "DO und CO" sondern wie "DO CO" ausgesprochen.
Die Wörter "DO CO" und "DOGO" sind klanglich sehr ähnlich.
Dabei kommt der spanischen Aussprache der Widerspruchsmarke kein entschei-
dendes Gewicht zu, auch wenn die Widersprechende eine spanische Firma ist, da
der deutsche Verkehr die Marke "DOGO" in der Regel nach deutschen Ausspra-
cheregeln ausspricht und nicht weiß, wie sie auf Spanisch klingt. Im Übrigen dürfte
die Widerspruchsmarke entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im Spani-
schen nicht wie "DOJO" oder "DORO" ausgesprochen werden. "DOGO" ist näm-
lich das spanische Wort für "DOGGE", wobei das "g" im Spanischen ähnlich wie
das deutsche "g" ausgesprochen wird, allerdings als sehr weicher stimmhafter
Reibelaut (vgl zB agua).
Auch wenn die Zeichen relativ kurz sind, kann der einzige Unterschied im Anlaut
der zweiten Silbe eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Die Zeichen stim-
men in Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Anfangslaut überein. Der einzige Un-
terschied befindet sich im Zeicheninnern. Grundsätzlich werden zwar bei relativ
kurzen Zeichen Unterschiede im Zeicheninnern eher erkannt als bei längeren
Wörtern. Hier sind die Unterschiede jedoch zu gering, da sich "g" und "c" lediglich
in der Härte der Aussprache unterscheiden. Zumindest aus der ungenauen Erin-
nerung heraus ist das Gesamtklangbild so ähnlich, dass auch bei geringerer Wa-
renähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht, zumal der Verkehr bei den sich
gegenüber stehenden Zeichen in der Regel keine begrifflichen Merkhilfen erkennt.
Soweit die Beschwerdeführerin fordert, es müsse ein Gleichklang zu ihrer Wort-
marke 39832116 "DO & CO" hergestellt werden, bei der eine Verwechslungsge-
fahr verneint worden sei, ist dies aus keinem rechtlichen oder tatsächlichen Ge-
- 9 -
sichtspunkt geboten. Jeder Fall ist für sich zu beurteilen. Bei der Wortmarke
398 32 116 „DO & CO“ ist das kaufmännische &-Zeichen nicht durch graphische
Gestaltung und Größe verfremdet, so dass dort der Verkehr das &-Zeichen nicht
lediglich als Verzierung auffasst, sondern die Marke 398 32 116 "DO & CO" an-
ders als die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nur mit "DO und CO" wie-
dergeben kann.
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher keinen Erfolg.
Dem Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird nicht stattgegeben. Maßgebliche
Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist MarkenG § 71 Abs 1 Satz 1, wo-
nach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Be-
teiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Wider-
spruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine
Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer
Umstände bedarf (vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH
BlPMZ 1973, 23 "Lewapur"; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 25).
Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der
Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, liegen
nicht vor.
Kliems Sredl
Bayer
Na