Urteil des BPatG, Az. 2 Ni 1/06

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BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

(Aktenzeichen)

2 Ni 1/06 (EU)

URTEIL

Verkündet am

14. Februar 2008

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent 0 676 763

(DE 695 01 477)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzen-

den Richterin Sredl sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch,

Dipl.-Ing. Baumgardt sowie der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 676 763 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-

klärt.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesre-

publik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 676 763 (Streitpatent), das

am 4. Juli 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus der italienischen Pa-

tentanmeldung MI941490 vom 15. Juli 1994 und der italienischen Gebrauchsmus-

teranmeldung MI950025 U vom 19. Januar 1995 angemeldet und am 11. Okto-

ber 1995 offengelegt worden ist.

- 3 -

Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deut-

schen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 01 477 geführt wird, betrifft

einen „Container for a plurality of discs, particularly compact discs“.

Es umfasst 10 Patentansprüche, wobei Patentanspruch 1 nach der deutschen

Übersetzung in der Streitpatentschrift folgenden Inhalt hat:

„Behälter für eine Vielzahl von Platten, insbesondere CD’s, umfas-

send einen tablettartigen Körper (10, 110), der Sitze zum Aufneh-

men von wenigstens zwei Platten bildet, wobei der tablettartige

Körper (10, 110) wenigstens einen ersten Bereich (20) zum Auf-

nehmen von wenigstens einer ersten Platte (21, 121, 122) und we-

nigstens einen zweiten Bereich (30) zum Aufnehmen von wenigs-

tens einer zweiten Platte (31, 131, 132) aufweist, der auf einem

höheren Niveau als der erste Bereich (20) liegt, wobei die Plat-

ten (21, 31, 121, 131, 122, 132) axial in den Sitzen gehalten sind,

so dass jede der Platten (21, 31, 121, 131, 122, 132) individuell er-

fasst und axial abgenommen werden kann, um von den Sitzen

entfernt zu werden, in denen sie gehalten sind,

dadurch gekennzeichnet;

dass die wenigstens eine zweite Platte (31, 131, 132) in dem

zweiten Bereich (30) derart angeordnet ist, dass sie davon unter

Abstand liegt und die wenigstens eine erste Platte (21, 121, 122)

in einer axial versetzten Weise teilweise überlappt“.

Wegen der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streit-

patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten

Fassung hinaus, da dort nur ein zentrales Halteelement (23, 123) offenbart wor-

- 4 -

den sei, während die Beklagte dieses Merkmal so interpretiere, dass beliebige

Halterungselemente vom Schutzumfang des Streitpatents umfasst seien.

Weiterhin macht sie mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpa-

tents geltend, und zwar sowohl fehlende Neuheit gegenüber der japanischen Ge-

brauchsmusterschrift JP 63-7692 (Anlage MBP 19) als auch gegenüber der von

ihr vorgetragenen offenkundigen Vorbenutzung durch den sogenannten „Sauer-

wald“ - Behälter (Anlagen MBP 12 bis 14 - Sauerwald I - und MBP 9 bis 10 - Sau-

erwald II -).

Jedenfalls fehle es dem Patentgegenstand an erfinderischer Tätigkeit.

Zur Stützung ihres Vorbringens bezieht sie sich auf folgende Unterlagen:

MBP1

EP 0 676 763 (Streitpatent)

MBP2

Übersetzung des Streitpatents DE 695 01 477 T2

MBP3 WO

92/15505

MBP4

Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 1996

MBP5

DE 86 25 285 U1

MBP6

DE 87 02 353 U1

MBP7

US 5 322 162

MBP8

Merkmalsanalyse des Anspruchs 1 des Streitpatents

MBP9 Behälter

(Sauerwald

II, hergestellt ab 2000)

MBP10

Fotografien des Behälters (Sauerwald II, hergestellt ab 2000)

- 5 -

MBP11

Eingabe an das EPA vom 21. Januar 1997

MBP12

Auszug aus der Artikelbeschreibung und Lieferhistorie der

Firma Jos. Sauerwald Söhne GmbH & Co KG

MBP13

Konstruktionszeichnungen (Sauerwald I)

MBP14

Rechnungsnummer 149/90 vom 25. August 1990 der Firma

Werkzeugbau Gördes (für Sauerwald I)

MBP15

Urteil des High Court of Justice vom 20. Juni 2006

MBP16 Beglaubigte

Übersetzung dieses Urteils

MBP17

Double Push Tray

MBP18

Auszug aus Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch „disc“

MBP19 JP

63-7692

MBP20

Anmeldung des Streitpatents vom 4. Juli 1995

MBP21

Urteil des TGI Rennes vom 12. Februar 2007

MBP21a deutsche Übersetzung dieses Urteils

MBP22

Urteil des UK Court of Appeal vom 22. Juni 2007

MBP22a deutsche Übersetzung dieses Urteils

MBP23

Kopie eines Handelsregisterauszugs aus dem belgischen Han-

delsregister zur Firma der Klägerin

- 6 -

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 676 763 mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das

Streitpatent für bestandsfähig.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit einem Patentanspruch 1 in folgender

Fassung:

„Behälter für zwei CD’s, umfassend einen tablettartigen Kör-

per (10), der Sitze zum Aufnehmen der beiden CD’s bildet, wobei

der tablettartige Körper (10) einen ersten Bereich (20) zum Auf-

nehmen einer ersten CD (21) und einen zweiten Bereich (30) zum

Aufnehmen einer zweiten CD (31) aufweist, der auf einem höhe-

ren Niveau als der erste Bereich (20) liegt, wobei die CD’s (21, 31)

axial in den Sitzen gehalten sind, so dass jede der CD’s (21, 31)

individuell erfasst und axial abgenommen werden kann, um von

den Sitzen entfernt zu werden, in denen sie gehalten sind, wobei

die zweite CD (31) in dem zweiten Bereich (30) derart angeordnet

ist, dass sie davon unter Abstand liegt und die erste CD (21) in ei-

ner axial versetzten Weise teilweise überlappt“.

Hieran schließen sich in der hilfsweise verteidigten Fassung als Patentansprü-

che 2 bis 6 die rückbezogenen, ursprünglich in der Streitpatentschrift mit Nr. 2, 3,

4, 9, und 10 bezeichneten rückbezogenen Ansprüche an.

- 7 -

Auf eine eigenständige erfinderische Qualität der in den Unteransprüchen definier-

ten Gegenstände hat sich die Beklagte nicht berufen. Den Einwand nicht ausrei-

chender Bestimmtheit der Klagepartei hat sie nicht aufrechterhalten.

Die Klägerin hat den Antrag auf Nichtigerklärung auch im Hinblick auf die hilfs-

weise beschränkten Anspruchfassungen aufrechterhalten.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der die in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 lit a und c EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2 und Art. 56 EPÜ vorgesehenen

Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen

Anmeldeunterlagen (oben lit c) und der mangelnden Patentfähigkeit (oben lit a)

geltend gemacht werden, ist zulässig und begründet. Die Frage, ob gegenüber

den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine unzulässige Erweiterung vorliegt,

kann dahinstehen, da jedenfalls der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit

sowohl hinsichtlich der erteilten Fassung als auch hinsichtlich der hilfsweise be-

schränkt verteidigten Fassung gegeben ist.

1. In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents wird ausgeführt, dass Behäl-

ter für eine Vielzahl von CD's im allgemeinen aus einem tablettartigen Körper be-

stünden, der Seite an Seite liegende Ausnehmungen oder Sitze zur Aufnahme der

CD's aufweise. Diese Anordnung bewirke, dass die Abmessungen des Behälters

im Verhältnis 2 zu 1 stünden, so dass der Behälter Außenabmessungen annehme,

die vom ästhetischen Standpunkt aus kaum effektiv und oft unbefriedigend seien,

da es nicht möglich sei, den Behälter in den Bereichen unterzubringen, in denen

er gespeichert werden solle.

Als dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe wird folglich die Bereitstellung

eines Behälters für zwei oder mehrere Platten genannt, der es ermöglicht, die

Platten einzeln zu entnehmen und bei dem die äußeren Abmessungen reduziert

- 8 -

sind, so dass es leichter ist, den Behälter in den Bereichen unterzubringen, in de-

nen er aufbewahrt werden soll. Daneben soll der Behälter ästhetisch gefällig sein,

größte Sicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und Gebrauchssicherheit bieten,

aus gewöhnlich im Handel erhältlichen Materialien fertigbar und ökonomisch kon-

kurrenzfähig sein (vgl. S. 1 u. S. 2, 1. Abs der Übersetzung des Streitpatents, vgl.

Anl. MPB2).

2. Zur Lösung dieser Aufgabenstellung schlägt der Anspruch 1 des Streitpatents

in der geltenden Fassung (Hauptantrag) folgende Gestaltung vor (Gliederung ent-

sprechend Merkmalsanalyse der Anlage MBP8 der Klägerin):

1) Behälter für eine Vielzahl von Platten, insbesondere CD’s,

2) umfassend einen tablettartigen Körper , der

3) Sitze zum Aufnehmen von wenigstens zwei Platten bildet, wo-

bei der tablettartige Körper

3a) wenigstens einen ersten Bereich zum Aufnehmen von

wenigstens einer ersten Platte und

3b) wenigstens einen zweiten Bereich zum Aufnehmen von

wenigstens einer zweiten Platte aufweist,

3c) der auf einem höheren Niveau als der erste Bereich liegt,

wobei

4) die Platten axial in den Sitzen gehalten sind, so dass

4a) jede der Platten individuell erfasst und

4b) axial abgenommen werden kann, um von den Sitzen ent-

fernt zu werden, in denen sie gehalten sind,

dadurch gekennzeichnet,

5) dass die wenigstens eine zweite Platte in dem zweiten Bereich

derart angeordnet ist, dass sie

5a) davon unter Abstand liegt und

- 9 -

5b) die wenigstens eine erste Platte in einer axial versetzten

Weise teilweise überlappt.

Der mit der Ausgestaltung solcher Behälter befasste Fachmann, ein Techniker

oder Designer mit praktischer Erfahrung auf dem Gebiet von Produktverpackun-

gen, entnimmt Anspruch 1, dass der Behälter einen tablettartigen, dh einen fla-

chen, z. B. rechteckigen Körper aufweisen soll, in dem zwei Bereiche zum Auf-

nehmen von jeweils mindestens einer Platte (i. S. v. plattenförmigem Aufzeich-

nungsträger) gebildet sind. Die Bereiche liegen, bezogen auf den Boden des Kör-

pers, in unterschiedlicher Höhe (vgl. Merkmal 3c).

Die Platten sollen derart axial in den Sitzen gehalten sein, dass sie individuell er-

fasst und in axialer Richtung abgenommen werden können (Merkmal 4). Durch

diese Formulierung des Merkmals 4 wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht für

eine bestimmte Ausführungsform der Plattenhalterung, bspw eine Rosette Schutz

beansprucht werden soll, sondern alle Plattenhalterungen umfasst sein sollen, die

der funktionellen Umschreibung von Merkmal 4 genügen, also bspw. auch axiale

Halterungen an der Peripherie der Platte, sofern die individuelle Erfassbarkeit und

Abnehmbarkeit in axialer Richtung gewährleistet ist. Eine Auslegung dieses

Merkmals unter den Wortlaut des Anspruchs, etwa im Sinne des in Figur 2 des

Streitpatents gezeigten zentralen Kopplungselements 23, ist nicht zulässig (vgl.

BGH GRUR 2007, 309 „Schussfädentransport“). Dabei kann dahinstehen, ob die-

ses Merkmal durch die ursprünglichen Unterlagen gedeckt ist, da jedenfalls der

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliegt.

In Merkmal 5 wird eine genauere Definition der Anordnung des Bereichs vorge-

nommen, in dem die zweite Platte (fallweise auch die Mehrzahl davon) in Bezug

auf die erste Platte liegen soll. Die zweite Platte soll von der ersten in Abstand lie-

gen und die erste Platte in einer axial versetzten Weise überlappen. Die Merk-

male 5a und b definieren den axialen Abstand der beiden Platten zueinander. Die-

ser soll so sein, dass die ersten und zweiten Platten unter Abstand, dh nicht exakt

übereinander liegen, sich andererseits aber teilweise überlappen. Diese Formulie-

rung umfasst alle Lagen, in denen zwischen den Achsen der (höhenversetzt an-

- 10 -

geordneten) Platten gerade noch ein Abstand besteht, bis zu einem Abstand, in

dem sich die Platten gerade noch überlappen.

Durch eine solche überlappte Anordnung der Platten bzw der Sitze zum Aufneh-

men der Platten ist es objektiv möglich, die "Breite" des tablettartigen Körpers ge-

genüber einem Behälter zu reduzieren, bei dem die Sitze für die erste und zweite

Platte auf gleicher Höhe nebeneinander liegen. Dadurch kann der Behälter aufga-

bengemäß leichter in Bereichen untergebracht werden, in denen er aufbewahrt

werden soll, bspw. einem Bücherregal, wie von der Beklagten ausgeführt. Der Hö-

henversatz zwischen den beiden Sitzen erfordert zwar eine größere Höhe des

tablettartigen Körpers, es erscheint aber glaubhaft, dass sich insgesamt ein Be-

hälter ergibt, der ästhetisch gefälliger ist.

3. Der Behälter gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist dem Fach-

mann durch die folgenden Druckschriften nahe gelegt:

DE 87 02 353 U1 (MBP 6)

JP 63-7692 U1 (MPB 19) mit deutscher Übersetzung

Aus der Gebrauchsmusterschrift DE 87 02 353 U1 (MBP6) ist ein Behälter (Auf-

bewahrungshülle) für Platten, z. B. CD's mit einer Zentralöffnung bekannt, der ei-

nen tablettartigen Körper (tablettförmiges Teil 24) mit zwei Sitzen (Vertiefun-

gen 26) zum Aufnehmen von zwei Platten aufweist. Bei dem bekannten Behälter

werden die Platten axial in den Sitzen gehalten (von Laschen 34), wobei jede der

Platten individuell erfasst (durch Fingerhöhlungen 28) und offensichtlich in axialer

Richtung abgenommen werden kann (vgl. S. 5, Zeile 11 - 33 mit Figur 1). Bei die-

sem Behälter liegen die Sitze für die Platten auf gleicher Höhe nebeneinander und

überlappen sich nicht. Dieser bekannte Behälter unterscheidet sich von dem nach

Anspruch 1 des Streitpatents hinsichtlich der Lage der Sitze, wie sie in den Merk-

malen 3c, 5a und 5b des Anspruchs 1 zum Ausdruck kommt.

- 11 -

Ausgehend von dem Wunsch, einen Behälter für zwei oder mehr Platten schaffen

zu wollen, bei dem die äußeren Abmessungen reduziert sind, gibt die

Gebrauchsmusterschrift JP 63-7692 U1 (MPB19) dem Fachmann die Anregung,

den aus MBP6 bekannten Behälter in Hinsicht auf die genannten Merkmale abzu-

wandeln.

Diese Druckschrift zeigt einen Behälter für eine Vielzahl von Platten (floppy discs),

der ebenfalls einen tablettartigen Körper (case 1) mit Sitzen (storage sections 1a)

aufweist. In Hinsicht auf die gewünschte Reduzierung zeigt diese Druckschrift dem

Fachmann, dass eine solche Reduzierung erreicht werden kann, indem die Platten

nicht nebeneinander, sondern in Übereinstimmung zu den Merkmalen 5a und 5b

unter axialem Abstand und teilweise überlappt (overlapped partly) angeordnet

werden (vgl. Anspruch 1, S. 5, letzter Abs. der Übersetzung mit Fig. 1 und 3 der

MBP19).

Dabei erkennt der Fachmann, dass sich die gewünschte Reduzierung der äußeren

Abmessungen des Behälters auch schon dann ergibt, wenn nur zwei Platten bzw.

deren Sitze axial überlappt werden und dass die Reduzierung unabhängig davon

eintritt, ob die Sitze bzw. Achsen der Platten geneigt sind, wie MBP19 zeigt, oder

unter entsprechendem Höhenversatz senkrecht auf der Tablettebene stehen, wie

Merkmal 3c besagt. Dabei konnte der Fachmann absehen, dass eine solche

Gestaltung die geforderte individuelle Erfassbarkeit und Abnehmbarkeit in axialer

Richtung der Platten gemäß den Merkmalen 5a und 5b nicht beeinträchtigte.

Es bedurfte daher keiner erfinderischen Leistung, um aus der Zusammenschau

der Behälter nach MBP6 und MBP19 zu dem Behälter nach Anspruch 1 des

Streitpatents zu kommen.

Die Beklagte wendet hiergegen ein, dass der Fachmann die Ausführungen in

MBP19 außer Betracht gelassen hätte, weil diese keinen Behälter für starre Plat-

ten bspw. CD’s zeige, sondern einen für "floppy disks", d. h. flexible Scheiben.

Diese seien in Hüllen angeordnet und wiesen regelmäßig kein Mittelloch auf.

Starre Platten hingegen seien kratzempfindlich und bedürften der Fixierung in dem

Behälter durch das Mittelloch, um gegen Beschädigungen gesichert zu sein.

- 12 -

Dieses Argument geht insofern fehl, als es nicht auf die MBP6 zutrifft. Diese

Druckschrift zeigt die von der Beklagten für starre Platten(CD's) geforderte kon-

struktive Ausgestaltung der einzelnen Sitze mit Laschen 34, in denen die Platten

über ihre Mittelöffnung reibschlüssig gehalten sind (vgl. S. 5, Z 30 - 35 der MBP6).

Die Ausführungen in der MBP19 hingegen zeigen dem Fachmann nur, wie sich

die Abmessungen eines Behälters für plattenförmige Gegenstände reduzieren las-

sen, unabhängig davon, ob es sich um starre oder flexible Platten mit oder ohne

Hülle und mit oder ohne Mittelloch handelt, nämlich durch teilweise Überlappung.

Der Behälter gemäß dem Anspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht patentfä-

hig.

II.

1. Der Anspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung des Streitpatents unter-

scheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass er auf einen

Behälter für zwei CD's (Compact disks) gerichtet ist und nicht mehr auf die Auf-

nahme einer Vielzahl von Platten. Die Beklagte führt hierzu aus, dass der An-

spruch 1 in dieser Fassung auf den wesentlichen Kern des Patents konkretisiert

sei.

2. Der Behälter nach dem Anspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung ist

dem Fachmann ebenfalls durch die Ausführungen in den entgegengehaltenen

Druckschriften MBP6 in Verbindung mit MBP19 nahe gelegt.

MBP6 zeigt in Figur 1 einen Behälter, der zwei kreisförmige Vertiefungen 26 auf-

weist, die jeweils für die Aufnahme einer CD ausgebildet sind (vgl. S. 5 Z. 16 - 19

i. V. m. Fig. 1). Insofern beschreibt diese Druckschrift (u. a.) einen Behälter für ex-

akt zwei CD's, der sich nur dahingehend von dem Behälter nach dem hilfsweise

verteidigten Anspruch 1 unterscheidet, dass die Lage der beiden Sitze zur Auf-

nahme der CD's auf gleichem Niveau liegt und sich die Sitze nicht teilweise über-

lappen.

- 13 -

Wie zum Hauptantrag erläutert, sind die im Patentanspruch 1 in Hinsicht auf eine

Reduzierung der Abmessungen aufgezeigten Maßnahmen, die letztlich in einer

teilweisen Überlappung der Sitze bzw. der Platten bestehen, dem Fachmann aus

MBP19 nahe gelegt. Diese Druckschrift zeigt zwar einen Behälter für die Auf-

nahme einer Vielzahl von flexiblen Platten. Der Fachmann konnte aber aus

MPB19 ohne weiteres erkennen, dass sich die gewünschte Reduzierung der äu-

ßeren Abmessungen bereits bei der Überlappung von zwei Sitzen bzw. Platten er-

gab. Deshalb beruht der Anspruch 1 auch in der hilfsweise verteidigten Fassung

nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG, 91

Abs. 1 ZPO zu tragen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1

PatG, 709 ZPO.

Sredl Gutermuth

Prasch

Baumgardt

Wickborn