Urteil des BPatG, Az. 24 W (pat) 84/06

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BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 84/06
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
30. Januar 2007
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 1 068 377
(hier: Rückgängigmachung der Umschreibung)
BPatG 154
08.05
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hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2007 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
3. Juli 2006 aufgehoben.
Die aufgrund der Verfügung der Markenabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts am 12.
Dezember
2005 unter dem
Aktenzeichen 1068377/U254130 vorgenommene Umschreibung
der Marke 1 068 377 ist rückgängig zu machen.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 hat die Antragsgegnerin beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) die Umschreibung der Bildmarke Nr. 1 068 377
auf sich beantragt. Der Antrag wurde von ihr auf dem patentamtlichen Vordruck
W 7616 eingereicht und wies insoweit eine Besonderheit auf, als in Feld (7) des
Vordrucks, das für die Zeichnung des bisher eingetragenen Markeninhabers
bestimmt ist, nicht die Unterschrift der Antragstellerin, sondern lediglich der
handschriftlich eingefügte Hinweis „nicht erreichbar“ vermerkt war. Mit dem
Umschreibungsantrag hat die Antragsgegnerin dem Patentamt eine eigenhändig
geschriebene und unterschriebene Urkunde vom 29. Oktober 2004 vorgelegt, in
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welcher der Geschäftsführer der Antragstellerin einseitig die Übertragung der
Bildmarke Nr. 1 068 377 auf die Antragsgegnerin erklärt hatte. Die von der
Antragsgegnerin beantragte Umschreibung wurde sodann -
ohne der
Antragstellerin zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben - durch eine
entsprechende Verfügung der Markenabteilung
3.1 des DPMA vom
12. Dezember 2005 vollzogen und mit Schreiben vom selben Tag den beiden
Beteiligten mitgeteilt.
Auf die Umschreibungsmitteilung vom 12.
Dezember
2005 hat sich die
Antragstellerin mit Eingabe ihres Geschäftsführers vom 19. Dezember 2005 an
das DPMA gewandt und „Widerspruch“ gegen die Umschreibung erhoben. Eine
Veräußerung der Bildmarke Nr. 1 068 377 an die Antragsgegnerin habe nie
stattgefunden. Die Umschreibung der Marke sei durch die Antragsgegnerin in
betrügerischer Weise bewirkt worden und daher rückgängig zu machen.
Die Markenabteilung 3.1 des DPMA hat mit Beschluss eines Beamten des
höheren Dienstes vom 3. Juli 2006 den Antrag auf Rückgängigmachung der
Umschreibung zurückgewiesen. In dem Beschluss wird ausgeführt, durch die
Vorgehensweise der Markenabteilung sei zwar möglicherweise der Anspruch der
Antragstellerin auf rechtliches Gehör verletzt worden; dieser Verfahrensfehler
führe jedoch nicht zur Rückgängigmachung der Umschreibung, da die
Umschreibung nicht auf der Verletzung rechtlichen Gehörs beruhe. Die
Antragsgegnerin habe durch die Vorlage der von der Antragstellerin ausgestellten
Übertragungserklärung vom 29. Oktober 2004 einen hinreichenden Nachweis
dafür erbracht, dass die Antragsstellerin die Bildmarke Nr. 1 068 377 wirksam auf
die Antragsgegnerin übertragen habe. Durch die vom Geschäftsführer der
Antragstellerin eigenhändig geschriebene und unterschriebene
Übertragungserklärung habe diese einen Rechtsschein gesetzt, den die
Markenabteilung bei ihrer Entscheidung habe berücksichtigen müssen. Dass die
Erklärung unwirksam gewesen oder die Übertragung der Marke aus anderen
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Gründen nicht vollzogen worden sei, habe die Markenabteilung nicht wissen
können.
Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 5. Juli 2006 zustellt worden
war, hat die Antragsstellerin am 1. August 2006 fristgerecht Beschwerde
eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass die Markenabteilung ihren Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt habe und dies einen so schweren Verfahrensfehler
darstelle, dass eine Rückumschreibung auf sie gerechtfertigt sei.
Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),
den Beschluss der Markenabteilung
3.1 vom 3.
Juli
2006
aufzuheben und die Umschreibung der Marke Nr. 1 068 377 auf
die Antragsgegnerin rückgängig zu machen.
Die Antragsgegnerin, die bei Beginn des Beschwerdeverfahrens noch anwaltlich
vertreten war, hat sich im Verfahren nicht geäußert.
II.
Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich.
Die von der Markenabteilung durchgeführte Umschreibung der Bildmarke
Nr. 1 068 377 auf die Antragsgegnerin war zu Unrecht erfolgt, da der Rechtsüber-
gang nicht hinreichend nachgewiesen worden war. Das von der Markenabteilung
durchgeführte Verfahren weist zudem einen so schwerwiegenden Mangel auf,
dass die Rückgängigmachung der Umschreibung - wie von der Antragstellerin be-
antragt - rechtlich geboten erscheint.
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1.
Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine
vollzogene Umschreibung rückgängig zu machen ist, ist im Gesetz nicht geregelt.
Auszugehen ist davon, dass allein der Umstand, dass sich eine vollzogene Um-
schreibung als im Widerspruch zur materiellen Rechtslage erweisen sollte, eine
Rückgängigmachung der Umschreibung nicht rechtfertigt (Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 29). Eine Rückgängigmachung kommt allerdings
dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechts-
kraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt
werden kann, oder wenn einem Verfahrensbeteiligten das rechtliche Gehör nicht
in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfah-
rensmangel beruht (vgl. zur Rechtslage nach dem früheren WZG BGH
GRUR 1969, 43, 45 „Marpin“; vgl. auch Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 30
Rdn. 22 m. w. N.). Für das markenrechtliche Umschreibungsverfahren hat sich an
diesen Grundsätzen auch durch das Inkrafttreten des Markengesetzes nichts ge-
ändert (vgl. BPatGE 46, 92, 94).
a) Die Markenabteilung 3.1 hat die Umschreibung der Marke 1 068 377 zu Un-
recht vorgenommen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung eines
Rechtsübergangs nicht hinreichend nachgewiesen waren.
§ 27 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 DPMAV und den vom
Präsidenten des DPMA erlassenen Umschreibungsrichtlinien (BlPMZ 2002, 11 ff.)
regeln die Erfordernisse an den Nachweis eines Rechtsübergangs bei Umschrei-
bungsanträgen. Hierfür reicht aus, dass der Antrag auf Umschreibung vom bisher
eingetragenen Markeninhaber und vom Rechtsnachfolger gemeinsam unter-
schrieben ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV). Sofern der Umschreibungsantrag nur
vom Rechtsnachfolger gestellt wird, ist erforderlich entweder die Beifügung einer
vom bisher eingetragenen Schutzrechtsinhaber unterschriebene Erklärung der
Zustimmung zur Umschreibung (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV) oder die Einrei-
chung von Unterlagen, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt (§ 28 Abs. 3
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Nr. 2 b) DPMAV), wie z. B. ein Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die
Übertragung. Die entsprechenden Unterlagen müssen gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 b)
DPMAV sowohl vom eingetragenen Inhaber als auch vom Rechtsnachfolger un-
terschrieben sein.
Im vorliegenden Fall waren diese gesetzlichen Voraussetzungen einer Umschrei-
bung nicht erfüllt. So ist der Umschreibungsantrag vom 18. Oktober 2005 nur von
der Antragsgegnerin, nicht auch von der damals als Markeninhaberin eingetrage-
nen Antragstellerin unterschrieben. Die beigefügte Urkunde vom 29. Oktober 2004
enthält lediglich die Unterschrift des Vertreters der Antragstellerin, nicht auch die
der Antragsgegnerin. Somit lag weder ein gemeinsamer Umschreibungsantrag vor
noch war ein von beiden Beteiligten unterschriebener Übertragungsvertrag (vgl.
hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 18) oder eine sowohl vom
eingetragenen Markeninhaber als auch vom Rechtsnachfolger unterzeichnete Er-
klärung über die Übertragung beigefügt worden. Die Umschreibung der Marke
hätte deshalb nicht erfolgen dürfen, weil die in § 28 Abs. 3 DPMAV bestimmten
Anforderungen an den Nachweis des Rechtsübergangs nicht erfüllt waren.
b) Abgesehen davon hat die Markenabteilung den durch Art. 103 Abs. 1 GG
grundgesetzlich verbürgten Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, der in § 59
Abs. 2 MarkenG ausdrücklich für alle im Markengesetz geregelten Verfahren fest-
geschrieben ist. In Berücksichtigung des Gebots des rechtlichen Gehörs hätte im
vorliegenden Fall dem eingetragenen Schutzrechtsinhaber vor Vollzug der Um-
schreibung Gelegenheit gegeben werden müssen, zum Umschreibungsantrag
Stellung zu nehmen. Eine solche vorherige Unterrichtung des eingetragenen Mar-
keninhabers ist zumindest in Fällen erforderlich, in denen die Umschreibung auf
der Grundlage eines nur vom (angeblichen) Rechtsnachfolger gestellten Antrags
vorgenommen werden soll, eine Erklärung des bisher eingetragenen Rechtsinha-
bers zum eigentlichen Umschreibungsverfahren aber fehlt. In solchen Fällen be-
stehen in aller Regel zumindest Restzweifel, ob eine die Umschreibung begrün-
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dende Übertragung der Marke tatsächlich stattgefunden hat (vgl. BPatG
BlPMZ 1999, 370, 371).
Bei der Umschreibung eines gewerblichen Schutzrechts handelt es sich um ein
jedenfalls inhaltlich zweiseitiges Verfahren, an dem neben dem Rechtsnachfolger
auch der bisher eingetragene Rechtsinhaber beteiligt ist (vgl. Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 25; BPatGE 46, 42, 43 „Umschreibung“). Wenn auch
die Umschreibung für sich noch nicht zu einem Rechtsverlust in materiellrechtli-
cher Hinsicht führt, kann sie - zu Unrecht erfolgt - für den wahren Berechtigten
erhebliche Rechtsnachteile und unabsehbare Schwierigkeiten bei der Verwaltung
und der Geltendmachung seines Rechts bewirken. Dies ist die rechtliche Konse-
quenz aus der Regelung des § 28 Abs. 1 MarkenG, wonach der im Register Ein-
getragene, auch wenn die Marke materiellrechtlich nicht auf ihn übergegangen ist,
als berechtigt und verpflichtet vermutet wird. Kraft dieser Legitimationswirkung
kann der Eingetragene in patentamtlichen und auch in gerichtlichen Verfahren
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allein mit Verweis auf seine Registereintragung
- Anträge stellen und
Rechtsmittel einlegen, während der tatsächliche Inhaber der Marke, um dem
wirksam entgegentreten zu können, besondere Umstände geltend machen muss,
welche die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG ernsthaft erschüttern
(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8.
Aufl., §
28 Rdn.
4). Ein zu Unrecht als
Markeninhaber Ausgewiesener erhält mit seiner Eintragung im Register eine
Rechtsmacht, die ihm der tatsächliche Berechtigte im Streitfalle nur unter
Beschreitung des ordentlichen Rechtswegs und damit unter größeren
Anstrengungen wieder entziehen kann. Gerade weil sich aus einer fälschlich
vorgenommenen Umschreibung gravierende Folgen ergeben können, ist das
Patentamt gehalten, erkennbaren Zweifeln am Rechtsübergang gegebenenfalls
durch Anhörung beider Beteiligter nachzugehen.
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c)
Die von der Markenabteilung vorgenommene Umschreibung beruht auch
auf der Verletzung des erforderlichen rechtlichen Gehörs. Die Markenabteilung
hätte bei vorheriger Anhörung der Antragstellerin erkennen können, dass die
Voraussetzungen für eine Umschreibung nicht gegeben waren.
Gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG vermerkt das Patentamt dann im Register eine Än-
derung in der Person des eingetragenen Markeninhabers, wenn sie ihm nachge-
wiesen wird. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der
insoweit erforderlichen rechtlichen Nachprüfung nicht zu überspannen. Eine um-
fassende Prüfung der materiellrechtlichen Wirksamkeit der Rechtsübertragung
kann regelmäßig nicht stattfinden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8.
Aufl., §
27
Rdn. 28). Führt die pflichtgemäße Prüfung aber zu Zweifeln an der Rechtswirk-
samkeit einer Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel
beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, so muss das Patent-
amt die Umschreibung verweigern (vgl. BGH a. a. O. - „Marpin“; BPatG
BlPMZ 2001, 354 - „Umschreibungsantrag“; vgl. auch Benkard/Schäfers, PatG,
10. Aufl., § 30 Rdn. 15).
Wie bereits unter a) ausgeführt, hat die Markenabteilung bei der hier in Rede ste-
henden Umschreibung die Vorgaben der einschlägigen Regelung des § 28 Abs. 3
Nr. 2 b) DPMAV nicht hinreichend beachtet. Abgesehen davon hätten der Mar-
kenabteilung Zweifel am Erwerb der Bildmarke Nr. 1 068 377 durch die Antrags-
gegnerin und damit am Vorliegen der Umschreibungsvoraussetzungen bereits
anhand verschiedener Umstände kommen müssen, die im Zusammenhang mit
dem Umschreibungsantrag unverkennbar waren. Bei der Übertragungserklärung
der damaligen Markeninhaberin vom 29. Oktober 2004 handelte es sich um eine
Erklärung, die - entgegen ihrer zu vermutenden wirtschaftlichen Bedeutung - le-
diglich handschriftlich verfasst war und die auch im Übrigen einen eklatanten Wi-
derspruch zwischen Form und Inhalt aufweist. Zudem hätte der Markenabteilung
auffallen müssen, dass zwischen dem Datum dieser Übertragungserklärung und
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dem Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin eine Zeitspanne von mehr als
einem Jahr lag. Hinwegsehen dürfen hätte die Markenabteilung daher auch nicht
darüber, dass der auf dem patentamtlichen Vordruck W 7616 eingereichte Um-
schreibungsantrag statt der Unterschrift der Antragstellerin lediglich den hand-
schriftlich eingefügten Hinweis „nicht erreichbar“ enthielt. Angesichts dieser Unge-
reimtheiten wäre die Markenabteilung gehalten gewesen, vor Durchführung der
Umschreibung eine angemessene Aufklärung der Rechtsverhältnisse - vorzugs-
weise durch eine Beteiligung der Antragstellerin - herbeizuführen und im Falle der
Fruchtlosigkeit ihrer Aufklärungsbemühungen die Antragsgegnerin auf den Zivil-
rechtsweg zu verweisen.
Die Markenabteilung geht insoweit fehl, als sie in ihrem die Rückumschreibung
verweigernden Beschluss ausführt, die Antragstellerin habe durch die von ihrem
Geschäftsführer verfasste Übertragungserklärung vom 29. Oktober 2004 einen
Rechtsschein gesetzt, mit dem sie sich auch die Geltendmachung einer
Verletzung rechtlichen Gehörs abgeschnitten habe. Abgesehen von
grundlegenden Einwänden, die gegen eine derartige Betrachtungsweise ins Feld
zu führen wären, tragen diese Aufführungen dem besonderen Charakter des
Umschreibungsverfahrens nicht hinreichend Rechnung. Wie bereits ausgeführt,
findet im Rahmen eines Umschreibungsverfahren keine umfassende Prüfung der
materiellrechtlichen Wirksamkeit der Rechtsübertragung statt (vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 28). Gerade weil eine derartige
Prüfung von den zuständigen Organisationseinheiten des Patentamts im
kursorisch zu betreibenden Umschreibungsverfahren nicht geleistet werden kann,
müssen die Markenstellen und -abteilungen solchen Umständen besonders
nachgehen, die zu Zweifeln an dem behaupteten Rechtsübergang Anlass geben.
Liegen solche Zweifel - wie im vorliegenden Fall – auf der Hand, hat die zustän-
dige Organisationseinheit pflichtgemäß alle Maßnahmen zu treffen, die zur Besei-
tigung der Zweifel notwendig sind. Bei der Prüfung eines Umschreibungsantrags
dürfen deshalb Fakten, die für den Rechtsübergang auf den Erwerber sprechen
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oder zumindest - wie die Markenabteilung angenommen hat - hierfür einen Recht-
schein gesetzt haben, nicht überbewertet werden. Vielmehr verlangen der kursori-
sche Charakter des Umschreibungsverfahrens und die dargestellten erheblichen
negativen Auswirkungen einer zu Unrecht vollzogenen Umschreibung, dass er-
sichtlichen Zweifeln an einem behaupteten Rechtsübergang Rechnung getragen
und die allein vom Rechtsnachfolger beantragte Umschreibung erst vollzogen
wird, wenn ausreichende Nachweise des Rechtsübergangs vorliegen.
d)
Hiernach kann der mit der vorliegenden Beschwerde angegriffene
Beschluss der Markenabteilung 3.1 des DPMA vom 3. Juli 2006, mit dem der
Antragstellerin die Rückgängigmachung der Umschreibung verweigert wurde,
keinen Bestand haben. Die Aufhebung dieses Beschlusses und die Anordnung
der Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke 1
068
377 auf die
Antragsgegnerin ist die zwingende Folge aus der oben getroffenen Feststellung,
dass die Markenabteilung durch die Umschreibung gegen die einschlägigen
Bestimmungen des § 28 Abs. 3 DPMAV verstoßen hat, wobei sie den Anspruch
der Antragstellerin auf rechtliches Gehör nicht hinreichend beachtet hat.
2.
Die Beschwerdegebühr war der Antragstellerin gemäß §
71 Abs.
3
MarkenG aus Gründen der Billigkeit zu erstatten, weil die Markenabteilung 3.1 bei
ihrer Beschlussfassung eindeutige Vorschriften und anerkannte Grundsätze des
Umschreibungsverfahrens sowie auch eine gefestigte Rechtsprechung der
Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts (z. B. BGH GRUR 1969, 43 ff.
„Marpin“; BPatG BlPMZ
1999, 370
ff.) unbeachtet gelassen hat (vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32).
gez.
Unterschriften