Urteil des BPatG, Az. 30 W (pat) 66/07

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BPatG (marke, verwechslungsgefahr, bestandteil, wissenschaftliche forschung, beratung, veranstaltung, verkehr, durchgesetzte marke, beschreibende angabe, verband)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 66/07

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

29. Oktober 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Marke 305 10 549

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin

Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Gegen die für die Dienstleistungen

"Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroar-

beiten; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen;

persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle

Bedürfnisse"

am 20. Mai 2005 unter 305 10 549 registrierte Wort/Bildmarke

- 3 -

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 303 63 899,

medi-Verband

die seit dem 30. April 2004 eingetragen ist u. a. für die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für

Qualititätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege-

und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante

Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und

Ausstellungen für Werbezwecke (insbesondere auch auf wissen-

schaftlichem Gebiet); Informationsaufarbeitung zu Gesundheits-

fragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in

Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten,

Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesund-

heitsfragen (soweit in Klasse 38 enthalten), insbesondere durch

Bereitstellung von Informationen im Internet oder anderen Netz-

werken, Ausstrahlung von Informationen mittels Hör- und Fernseh-

Rundfunk, durch elektronische Nachrichtenübermittlung, durch

E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefondienst und/oder durch

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Bereitstellung

von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von

medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verteilung von Broschüren,

Zeitungen und Zeitschriften; Erziehung, Unterhaltung; sportliche

und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung

von Fort- und Weiterbildungsseminaren für die Administration in

Krankenhäusern und im ambulanten Bereich, für die Alten- und

Heimpflege, im stationären und ambulanten Pflege- und Opera-

tionsbereich, für Ärzte, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, für die

Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik;

Weiterbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veran-

- 4 -

staltung von Fernkursen; Organisation und Veranstaltung von

Seminaren, Kongressen und Ausstellungen für Aus- und Weiter-

bildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion,

Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrund-

funk), Videofilmproduktion (auch auf CDs) sowie Herausgabe von

Druckereierzeugnissen zur Information und Beratung in Ge-

sundheitsfragen; Demonstrationsunterricht in medizinischen Vor-

beugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltun-

gen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Un-

terrichts- und wissenschaftlichen Zwecken; Veröffentlichung und

Herausgabe von Informationen über Anwendungsmöglichkeiten

von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Ver-

öffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Infor-

mationen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf

dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Daten-

verarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im

medizinischen und ärztlichen Bereich; Vermietung von Datenver-

arbeitungsanlagen; Verpflegung von Gästen; Beherbergung von

Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheits-

pflege; Dienstleistungen eines Arztes, nämlich Durchführung von

medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Infor-

mationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und

Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen

Zwecken; Dienstleistung auf dem Gebiet der Tiermedizin und der

Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglich-

keiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informations-

dienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizi-

nische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen im

Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongres-

sen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wis-

senschaftlichen Zwecken"

- 5 -

sowie aus der Wort/Bildmarke 304 12 304

die seit dem 30. September 2004 eingetragen ist u. a. für die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für

Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege-

und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulanten

Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und

Ausstellungen für Werbezwecke; Veranstaltung und Durchführung

von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Mes-

sen und Ausstellungen zu Werbezwecken mit der Thematik der

Förderung, Erörterung und Durchführung von medizinischen Vor-

beugungsmaßnahmen; Informationsaufarbeitung zu Gesundheits-

fragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in

Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten;

Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesund-

heitsfragen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationen

im Internet und anderen Netzwerken; Bereitstellen von Informa-

tionen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizini-

schen Heil- und Hilfsmitteln; Ausstrahlung von Informationen mit-

tels Hör- und Fernseh-Rundfunk, durch elektronische Nachrich-

tenübermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefon-

- 6 -

dienst und/oder durch Nachrichten- und Bildübermittlung mittels

Computer; Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschrif-

ten; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbil-

dungsseminaren für die Administration in Krankenhäusern und im

ambulanten Bereich, für die Alten- und Heimpflege, im stationären

und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, für Ärzte, Arzt-

helfer/innen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie

und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbeson-

dere medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von Fernkursen;

Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Kongressen,

Messen und Ausstellungen für Aus- und Weiterbildungszwecke

auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen,

Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrundfunk), Produktion

von Videofilmen und CDs sowie Herausgabe von Druckereier-

zeugnissen zur Information und Beratung in Gesundheitsfragen;

Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeugungsmaß-

nahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren,

Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts- und wis-

senschaftlichen Zwecken; Veröffentlichung und Herausgabe von

Informationen über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen

Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Veröffentlichung und

Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volks-

gesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Me-

dizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

Rechtsberatung und -vertretung; Vermietung von Datenverarbei-

tungsanlagen; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; ärztli-

che Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleis-

tungen der Tiermedizin und Landwirtschaft; medizinische Bera-

tung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und

Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in

- 7 -

Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische

Vorbeugemaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltun-

gen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Un-

terrichts-, Werbe- und wirtschaftlichen Zwecken".

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Widersprüche in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren er-

gangen - wegen fehlender Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke Nr. 303 63 899

(medi-Verband) sei bei teilweise identischen, teilweise enger ähnlichen

Dienstleistungen

und

noch

durchschnittlicher

Kennzeichnungskraft

der

Widerspruchsmarke der zu fordernde deutliche Abstand der Vergleichsmarken

ohne weiteres eingehalten, da offensichtliche Unterschiede bestünden. Eine

Verwechslungsgefahr aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils "Medi"

ergebe sich nicht, da "medi" als Abkürzung für "Medizin, medizinisch"

kennzeichnungsschwach sei und die Vergleichsmarken nicht präge, die weiteren

Markenbestandteile träten nicht zurück. Da "medi" häufig in Wortkombinationen

als Anfangssilbe verwendet würde, würde sich der Verkehr besonders an den

weiteren abweichenden Bestandteilen orientieren und die Unterschiede in

Erinnerung behalten. Aufgrund des Phantasiecharakters des Bestandteils "Verm"

spreche viel für eine Alleinprägung durch "Verm", jedenfalls stünden beide

Bestandteile gleichwertig nebeneinander. Der Bestandteil "medi" präge auch die

Widerspruchsmarke "medi-Verband" nicht allein; dass der weitere Bestandteil

"Verband" als Hinweis auf einen Zusammenschluss - wie von der Wider-

sprechenden vorgetragen - ebenfalls kennzeichnungsschwach ist, bedeute ledi-

glich, dass beide Bestandteile gleichermaßen kennzeichnungsschwach seien und

deshalb keiner die Gesamtmarke allein zu prägen vermöge.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke Nr. 304 12 304 (medi

ich fühl mich besser) sei bei teils identischen Dienstleistungen und normaler

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der zu fordernde strenge Abstand

- 8 -

der Vergleichsmarken eingehalten. Während es sich bei der Widerspruchsmarke

um eine aus dem Begriff "medi" und der Wortfolge "ich fühl mich besser" beste-

hende Wort-/Bildkombination mit grafischer Ausgestaltung handle, seien bei der

angegriffenen Marke die Wörter "Medi" und "Verm" nahtlos aneinandergereiht,

denen sechs aufeinander folgende kleine Quadrate nachgestellt seien. Der Be-

standteil "medi" habe wegen seiner Kennzeichnungsschwäche keine prägende

Bedeutung, der Verkehr werde sich vielmehr an den übrigen Wort- und Bildbe-

standteilen orientieren, die Unterschiede ("Verm" bzw. "ich fühl mich besser") fie-

len daher stärker ins Gewicht. Auch wenn der sloganartige Hinweis "medi ich fühl

mich besser" in der Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sei, werde sie

nicht auf "medi" verkürzt.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentli-

chen ausgeführt, dass der im Gesamtbild hervortretende bzw. abgehobene Be-

standteil "medi" das eigentliche Merkwort für die beteiligten Verkehrskreise sei.

Die Widersprechende trete unter dem Firmenschlagwort "medi" mit zahlreichen

Tochterfirmen auf, die im medi-Verband zusammengefasst seien. Neben dem all-

gemeinen Zusatz "ich fühl mich besser" stehe "medi" eindeutig im Vordergrund.

Bei "medi" handle es sich keinesfalls um eine beschreibende Angabe, sondern um

eine fantasievolle Wortbildung als Abwandlungen des allgemeinen Wortschatzes

auf verschiedenen Gebieten. Es handle sich bei den Widerspruchsmarken um

stark benutzte und beim Firmenkennzeichen um eine im Verkehr international

durchgesetzte Marke. Bei der angegriffenen Marke "MediVerm" liege durch die

Binnengroßschreibung eine Aufgliederung in zwei Bestandteile vor, wobei "Verm"

lediglich als Anhängsel aufgefasst werde. Bei der Vielzahl von für die Widerspre-

chende eingetragenen "medi"-Zeichen sei jedenfalls von mittelbarer Verwechs-

lungsgefahr auszugehen.

- 9 -

Sie beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

31. Juli 2007 und vom 6. Dezember 2006 aufzuheben und die an-

gegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin begründet ihren Kostenantrag damit, dass die Widerspre-

chende versuche, den allgemeinen und beschreibenden Begriff "medi" für sich zu

monopolisieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch kei-

nen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen

Marke und den Widerspruchszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände,

insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähn-

lichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der

Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-

dere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad

der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in

- 10 -

st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner

Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). GRUR

2008, 906 - Pantohexal).

Widerspruch aus der Widerspruchsmarke Nr. 303 63 899 (medi-Verband):

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine

normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit

zugrunde gelegt. Zwar lassen sich in den Bestandteilen der Widerspruchsmarke,

die sämtlich Dienstleistungen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit bean-

sprucht, beschreibende Anklänge an "Medizin, medizinisch" und an einen irgend-

wie gearteten Zusammenschluss erkennen. Im Arzneimittelbereich und im Ge-

sundheitsbereich allgemein sind jedoch häufig mehr oder weniger deutliche Sach-

hinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeich-

nungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausrei-

chend eigenständige Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl.

BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall, da die einzelnen

Bestandteile in der Widerspruchsmarke je für sich beschreibende Anklänge haben

mögen, jedoch in dieser Kombination insgesamt hinreichend phantasievoll zu-

sammengefügt sind, so dass hier jedenfalls keine ursprüngliche Kennzeichnungs-

schwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

Für die Annahme, der Widerspruchsmarke komme, wie vorgetragen, ein weiter

Schutzbereich zu, fehlen jedoch - unabhängig von der möglichen Bekanntheit ei-

nes Firmenbestandteils "medi" - die erforderlichen konkreten Angaben der Wider-

sprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen

auf die jeweiligen Widerspruchsmarken und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl.

EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808

(Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003,

1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 114 ff. m. w. N.).

- 11 -

Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken zur

Kennzeichnung teils identischer teils eng ähnlicher Dienstleistungen verwendet

werden. So besteht Identität bzw. eine enge Ähnlichkeit zwischen der von der an-

gegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung "Werbung" und den für die Wi-

derspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Organisation und Veranstal-

tung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke; Veranstaltung und Durch-

führung von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und

Ausstellungen zu Werbezwecken". Die von der angegriffenen Marke beanspruch-

ten Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten"

können die Dienstleistungen "betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consul-

tingleistungen für Qualititätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege-

und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante Praxiskliniken;

Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im medizinischen und ärztlichen

Bereich" umfassen. Identität ist ebenfalls anzunehmen hinsichtlich den "medizini-

schen und veterinärmedizinischen Dienstleistungen" der angegriffenen Marke und

den Dienstleistungen "ärztliche Versorgung; Dienstleistungen der Tiermedizin und

Landwirtschaft" der Widerspruchsmarke. Teils Identität, teils enge Ähnlichkeit be-

steht hinsichtlich "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle

Bedürfnisse" der angegriffenen Marke und z. B. den Dienstleistungen "Verpfle-

gung und Beherbergung von Gästen; medizinische Beratung über Anwendungs-

möglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistun-

gen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizi-

nische Vorbeugemaßnahmen" der Widerspruchsmarke.

Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird

von der angegriffenen Marke noch eingehalten. Die vorhandenen Unterschiede

reichen nach Auffassung des Senats aus, um Verwechslungen der Marken mit

hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a) Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen

Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-

- 12 -

gen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht

dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt,

in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,

möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-

zieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe

entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen

der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH

a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund der grafischen

Ausgestaltung und des zusätzlichen Bildelements in Form aufeinanderfolgender

farblich abweichender "Digits" auf Seiten der angegriffenen Marke deutlich, da die

Widerspruchsmarke entsprechende Elemente nicht enthält.

Bei Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, dass

der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer

Marke in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform

eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25)

- SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 332 m. w. N.). In ihren

Wortbestandteilen "MediVerm" und "medi-Verband" unterscheiden sich die beiden

Vergleichsmarken hinsichtlich des zweiten Elements "Verm" gegenüber "Verband"

durch die zusätzlich Endsilbe hinsichtlich Buchstaben-, Silben- und Vokalanzahl

deutlich, so dass insoweit sowohl klangliche als auch schriftbildliche Verwechs-

lungsgefahr ausscheiden.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der

Widerspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke identische Wortbestandteil

"medi" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt, indem er eine

selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und die übrigen Markenteile für

die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den

- 13 -

Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234

RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004,

865, 866 - Mustang; Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Bei der Frage der Prägung des Gesamteindrucks durch Bestandteile ist kein Un-

terschied zwischen der älteren und der jüngeren Marke zu machen (vgl. Strö-

bele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 289).

a) Fraglich erscheint im vorliegenden Fall, ob sich die Grundsätze zur selbstän-

dig kollisonsbegründenden Prägung von Einzelbestandteilen auf die hier vorlie-

gende formal einteilige Marke anzuwenden sind, da sie sich zwar aus mehreren

Bestandteilen zusammenfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 26) - Panto-

hexal), aber aus zusammengeschriebenen Wörtern in Normalschrift besteht und

nicht als mehrteilige Marke sondern als geschlossene Einheit erscheint (vgl. BGH

GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX-

/Max; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 248).

b) Aber unabhängig von dieser Frage und bei Anwendung der Grundsätze zur

Würdigung der Bestandteile mehrgliedriger Marken auf den vorliegenden Fall,

würde sich bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils zu-

nächst die Frage stellen, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich

nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren.

Das muss aber insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche

Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; EuG

GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) - Biker Miles). Die angegriffene Marke stellt

eine derartige gesamtbegriffliche Einheit dar. Sie setzt sich aus den Elementen

"Medi" und "Verm" zusammen. Die einzelnen Elemente der zusammengesetzten

Marke, die den Charakter einer Abkürzung haben bzw. sich als Phantasieelement

darstellen, sind durch Zusammenschreibung zu einem neuen einheitlichen

Phantasiebegriff zusammengefügt. Der Verkehr wird daher die Einzelelemente der

angegriffenen Marke als zusammengehörig erkennen und ist schon daher nicht

veranlasst, "Medi" als allein prägenden Bestandteil wahrzunehmen oder dem Wort

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eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen (vgl. BGH WRP 2006,

277 - Malteserkreuz).

Jedenfalls kommt dem Bestandteil "Medi" schon wegen seines beschreibenden

Sinngehaltes keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu. Dabei ist

zu beachten, dass beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile

zwar nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen, ihnen aber grundsätz-

lich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Insoweit

scheidet bei schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr schon aus

Rechtsgründen aus, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte her-

geleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004,

778, 779 - URLAUB DIREKT; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 251, 279

m. w. N.).

Bei dem Bestandteil "Medi" handelt es sich bei Einzelbetrachtung um ein im medi-

zinischen Bereich weit verbreitetes und häufig verwendetes Präfix mit der Bedeu-

tung "Medizin" bzw. "Medizinisch" (vgl. BPatG 25 W (pat) 48/07 - MEDI.AS;

27 W (pat) 115/07 - Mediline in PAVIS PROMA - CD-ROM) und damit um einen

erkennbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Inhalt bzw. Bestimmung der

von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen.

Dies gilt nicht nur in Bezug auf die "medizinischen und veterinärmedizinischen

Dienstleistungen", auch "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend indi-

viduelle Bedürfnisse; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Bü-

roarbeiten" können ihrem Oberbegriff nach den medizinischen Bereich betreffen.

Denn ähnlich wie bei der Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit eine Bezeichnung

für einen Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff nicht eingetragen werden kann,

wenn sie für eine unter diesen Oberbegriff fallende Spezialware oder

-dienstleistung nicht schutzfähig ist (BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006,

850, 856 - FUSSBALL WM 2006), ist auch die Kennzeichnungskraft einer solchen

Bezeichnung für eine Waren- oder Dienstleistungsgattung gering oder sie fehlt

sogar ganz, wenn diese für eine darunter fallende Spezialware und/oder -Dienst-

- 15 -

leistung gering ist bzw. fehlt (vgl. BPatG 25 W (pat) 48/07 - MEDI.AS; 25 W (pat)

145/01 - LEO/Leo in PAVIS PROMA - CD-ROM).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden steht im Zusammenhang mit den

hier beanspruchten Dienstleistungen, die Bedeutung "Medizin, Medizinisch" neben

anderen möglichen Bedeutungen deutlich im Vordergrund. Zudem können auch

mögliche Bedeutungsvarianten nicht zur Schutzfähigkeit bzw. Kennzeichnungs-

kraft führen, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr eine Bezeichnung in al-

len Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH, GRUR 2004,

146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398

- SPA II). Der Bestandteil "Medi" ist damit für sich allein zumindest kennzeich-

nungsschwach, wenn nicht schutzunfähig und kann die angegriffene Marke nicht

selbständig kollisionsbegründend prägen.

Soweit sich die Widersprechende auf die Aussage in der Entscheidung des Bun-

despatentgerichts vom 4.5.2000 (25 W (pat) 135/99, betreffend "Medi Dino ./. Ti-

mor") beruft, wonach der Bestandteil "Medi" nicht in seinem kennzeichnenden

Gewicht deutlich reduziert sei, trifft diese jedenfalls im vorliegenden Fall nicht zu,

weil dort der besagte Bestandteil sich auf die Waren "Bekleidung, Schuhe oder

Kopfbedeckungen" bezog, welche regelmäßig keinen engeren beschreibenden

Zusammenhang mit den im vorliegenden Fall maßgebenden, vornehmlich den

medizinischen Sektor betreffenden Waren und Dienstleistungen aufweisen, wäh-

rend vorliegend Letzteres der Fall ist.

In diesem Zusammenhang kommt dem weiteren Markenbestandteil "Verm" keine

Bedeutung zu, welche die angesprochenen Verkehrskreise veranlassen könnte,

darin ein beschreibendes Element zu sehen, etwa die Abkürzung eines beschrei-

benden Begriffs. Vielmehr handelt es sich dabei um einen fantasievollen Be-

standteil ohne ersichtlich konkrete Aussage. Darin unterscheidet sich der vorlie-

gende Fall von dem der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 1.10.2008

(32 W (pat) 125/07, betreffend "medi-LIVE-talk ./. ) zugrundeliegenden

- 16 -

Sachverhalt, welche die Widersprechende zur Stützung ihrer Auffassung herange-

zogen hat.

Im Ergebnis wird deshalb der Verkehr die jüngere Marke als Gesamtwort auffas-

sen.

Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander

in Verbindung gebracht werden können.

Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass

die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichs-

marken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen.

Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesens-

gleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke,

messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Her-

kunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur

noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inha-

bers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem;

GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

In solchen Ausnahmefällen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Mar-

kenteile gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem ge-

meinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen ver-

binden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken ei-

nes Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O.

- POLYFLAM/MONOFLAM). Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechs-

lungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils

ist zudem kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass be-

schreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbe-

standteile von Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040

- Kinder).

- 17 -

Dies liegt hier vor, da der kennzeichnungsschwache Bestandteil "Medi" als

Stammbestandteil einer Markenserie nicht in Frage kommt und zudem in der an-

gegriffenen Marke zu einem neuen Phantasiebegriff verschmilzt und nicht mehr

eigenständig hervortritt.

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslun-

gen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

B) Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 304 12 304:

Der Senat geht auch angesichts einer Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils

"medi" - und der für den vorliegenden medizinischen Bereich beschreibenden Be-

deutung der sloganartigen Wortfolge "ich fühl mich besser." von einer durch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls in ihrer Ge-

samtheit aus. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft

geltend machen will, kann dem nicht gefolgt werden, da es insoweit am erforderli-

chen Tatsachenvortrag fehlt.

Ausgehend vom Registerstand können sich die angegriffene Marke und die Wi-

derspruchsmarke auf identischen bzw. im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden

Dienstleistungen begegnen.

Den angesichts der möglichen Dienstleistungsidentität zur Vermeidung einer Ver-

wechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Markenabstand hält die angegriffene

Marke in jeder Hinsicht ein.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke

und die Widerspruchsmarke sich insgesamt nicht nur aufgrund ihrer unterschiedli-

chen grafischen Ausgestaltungen, sondern auch bei den Wortbestandteilen offen-

sichtlich so deutlich unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann in

- 18 -

Betracht kommt, wenn dem in den Vergleichsmarken übereinstimmend enthalte-

nen Bestandteil "medi" eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zukommt.

Jedoch wird bereits der Gesamteindruck der angegriffenen Marke aus den oben

genannten Gründen nicht durch den beschreibenden Bestandteil "Medi" geprägt,

so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Grunde aus-

scheidet. Auch hier steht einer Eignung als Stammbestandteil die Kennzeich-

nungsschwäche des Bestandteils "Medi" entgegen, so dass auch eine mittelbare

Verwechslungsgefahr ausscheidet.

C) Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet. Kosten werden nicht auf-

erlegt, so dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten

selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Abweichung von diesem

Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn

dies der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände (Strö-

bele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Solche von der Norm abwei-

chenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vor-

liegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR

1972, 600, 601 - Lewapur). Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn ein Verfah-

rensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichts-

losen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein

Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen ver-

sucht (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 11 m. w. N.).

Anhaltspunkte für ein derartiges, die Auferlegung von Kosten rechtfertigendes

Verhalten der Widersprechenden sind nicht ersichtlich, da der Widersprechenden

die Einlegung der Beschwerde nicht als von vorneherein aussichtslos erscheinen

musste. Es entspricht daher nicht der Billigkeit, der Widersprechenden Verfah-

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renskosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ganz oder teilweise aufzuerlegen.

Es bleibt bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten

selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb