Urteil des BPatG vom 16.02.2005

BPatG: telekommunikation, verwechslungsgefahr, video, gesamteindruck, wiedergabe, bestandteil, kabel, kennzeichnungskraft, datenverarbeitung, aufzeichnung

BPatG 152

10.99

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 97/04

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die Marke 300 90 400

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 16. Februar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Gegen die am 23. Mai 2001 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 300 90 400

isiFON

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41 und 42

Geräte und Anlagen der Informations- und Nachrichtentechnik;

Geräte und Anlagen zur Aufnahme, Übertragung, Speicherung,

Verarbeitung und/oder Wiedergabe von Informationen, wie Ton,

Bild und Daten; Teilnehmerendgeräte zur Verwendung in Tele-

kommunikationsnetzen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer;

Programme zur Datenverarbeitung, nämlich Software; elektrische

Geräte und Anlagen zur Erfassung von Nutzerdaten (z.B. Konfigu-

rationsdaten, verbindungsbezogene und Leistungsmerkmaldaten,

Gebührendaten, Telefonbuchdaten, Anlagennutzungsdaten, Kon-

trolldaten, Revisionsdaten, Sicherungsdaten), insbesondere in

- 3 -

Telekommunikationsnetzen; Sendeeinrichtungen und Empfangs-

geräte, insbesondere für die Übertragung digitalisierter und analo-

ger Informationen (Ton, Bild, Daten); elektrische Kabel und Leitun-

gen sowie Verbindungen hierfür; Glasfaserkabel und Verbindun-

gen hierfür;

Unternehmensberatung; Beratung in Fragen der Datenverarbei-

tung und der Unternehmensorganisation; wirtschaftliche Beratung

bei der Optimierung von Telekommunikationsnetzen und bei deren

Nutzung; Übernahme und Durchführung von Aufgaben der Unter-

nehmensverwaltung bei der Telekommunikation und Datenverar-

beitung; Management von unternehmensinternen Vernetzungen;

Übernahme von Sekretariats- und Bürodiensten mit den Hilfsmit-

teln der Telekommunikation;

Leasing und Vermietung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertra-

gung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, von Datenverar-

beitungsgeräten, Computern und Computerprogrammen; Vermie-

tung von Video- oder Tele-Konferenzstudios;

Planung, Verlegung, Betrieb, Reparatur und Unterhaltung von

Glasfasernetzen und Telekommunikationsnetzen und damit ver-

bundene Hoch-, Tief- und Ingenieurbauarbeiten an Bauwerken;

Planung und Installation von Telekommunikationsgeräten und Te-

lekommunikationsanschlüssen sowie von Geräten und Program-

men zur Datenverarbeitung; Aufzeichnung, Übertragung, Verarbei-

tung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten durch Kabel bzw.

Kabelnetze, insbesondere durch Glasfasernetze und Telekommu-

nikationsnetze; Mailboxdienste in Form der elektronischen Über-

mittlung von Informationen; Telekommunikation; Fax- und Informa-

tionsgeräte, Video- und Tele-Konferenzgeräte;

Erstellung und Pflege von Computerprogrammen, insbesondere

zur Erschließung, zum Betrieb und zur Optimierung von Telekom-

munikationsnetzen und Telekommunikationsgeräten; Erfassung,

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Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von

Nutzerdaten, die bei der Nutzung von Telekommunikationsnetzen

und Datenbanken anfallen, wie z.B. Konfigurationsdaten, verbin-

dungsbezogene und Leistungsmerkmaldaten, Gebührendaten, Te-

lefonbuchdaten, Anlagennutzungsdaten, Kontrolldaten, Revisions-

daten, Sicherungsdaten; Planung und Erbringung von Sprach-,

Daten- und Multimediadienstleistungen, nämlich Einrichtung und

Betrieb von Mailboxen, Call Center, Übermittlung von Kurznach-

richten, Anrufweiterschaltungen, Konferenzschaltungen; Telefon-

vermittlungsservice, Abrechnungsservice; Einrichtung und Betrieb

von Datenbanken; Aufbereitung und Angebot des Inhalts von Da-

tenbanken in Form von Bildern, Daten und/oder Tönen

wurde Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsmarke 1 904 747

WISI

eingetragen am 18. August 2003 für die Waren und Dienstleistungen der Klas-

sen 9, 38 und 42

Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, photographische,

Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und

Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische, elektrotechni-

sche und elektronische Geräte, Apparate, Instrumente und Bau-

elemente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte, Apparate, Instru-

mente und Bauteile für die Nachrichtenübermittlung und die Tele-

kommunikationstechnik; Sende- und Empfangsgeräte und -ein-

richtungen, einschließlich solcher für den Satellitenfunk; Richtfunk-

geräte; Antennen aller Art, insbesondere terrestrische Antennen,

Antennen für den Satellitenfunk, Ultrakurzwellenantennen, Rund-

funk- und Fernsehantennen, Autoantennen, Antennen für tragbare

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Funkgeräte und Empfänger, GPS-Antennen, Mobilfunkantennen,

Gemeinschaftsantennen; Antennenableitungen und -zuleitungen;

Speiseeinrichtungen für Antennen; Antennenmeßgeräte, Anten-

nenmaste; Verstärker, insbesondere Antennenverstärker, Lei-

tungsverstärker, Mehrbereichverstärker, Splitband-Verstärker und

Verteil-Verstärker; Frequenzumsetzer; Relais; Netzgeräte; elektri-

sche Schalter und Schaltgeräte, Programmschaltgeräte; Einrich-

tungen für die Leitung von elektrischem Strom, elektrische Kabel,

insbesondere Koaxialkabel; Wellenleiter; Symmetrierglieder, elek-

trische Verteiler, Dämpfer, Weichen und Filter, Abzweig- und An-

schlußdosen, elektrische Stecker, Buchsen, Kupplungen und An-

schlüsse, insbesondere Hochfrequenzstecker und Anschlüsse für

Koaxialkabel; Kabelverbindungsteile; Abschirm- und Schutzein-

richtungen für elektrische und elektrotechnische Zwecke, insbe-

sondere Wetterschutzgehäuse und Blitzschutzgeräte; Video-Funk-

anlagen, insbesondere mobile Video-Funkanlagen; Richtfunksy-

steme, insbesondere Audio-/Video-Richtfunksysteme; Geräte und

Vorrichtungen für die optische Übertragungstechnik, insbesondere

Sender, Empfänger, Kabel, Filter, Verteiler, Koppler und Fre-

quenzgeneratoren; Einrichtungen für das Netzwerk-Management

und Netzwerk-Monitoring, insbesondere in CATV-Anlagen; Geräte

zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und/oder Bild und/oder Daten, Datenträger, Datenverarbeitungs-

geräte und Computer, Programme für Datenverarbeitungsgeräte

und Computer, insbesondere Planungssoftware; unter Verwen-

dung von vorgenannten Waren hergestellte Antennenanlagen, ins-

besondere Gemeinschaftsantennenanlagen; Hilfsmittel zum Verle-

gen, Befestigen, Justieren und Positionieren der vorgenannten

Waren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in

Klasse 9 enthalten;

Telekommunikation;

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Erstellen von Programmen für die Daten- und Informationsverar-

beitung, insbesondere auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik, der

Telekommunikation, des Antennenbaus, der Verstärkertechnik,

von Satellitenempfangs- und -sendeanlagen, von Funkanlagen,

insbesondere von mobilen Video-Funkanlagen, der optischen

Übertragungstechnik; technische Beratung Dritter; Konzeption,

Entwurf, Planung und Entwicklung von Anlagen und Vorrichtungen

auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik, der Telekommunikation,

der Elektrotechnik und der Elektronik.

Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2002 hat die Markeninhaberin die Benutzung der Wi-

derspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 23. Februar 2004 zurückgewiesen. Die vor Ablauf

der Benutzungsschonfrist erhobene Nichtbenutzungseinrede sei unzulässig. Unter

Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke und der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen

hielten die Vergleichszeichen den erforderlichen Abstand ein. Die angegriffene

Marke bilde einen einheitlichen Gesamtbegriff und werde im Gesamteindruck da-

her nicht allein durch den Bestandteil "isi" geprägt. Eine mittelbare Verwechs-

lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens komme nicht in Be-

tracht, weil die Widersprechende keine Zeichenserie gebildet habe und der Unter-

schied zwischen den Bestandteilen "isi" und "WISI" in schriftbildlicher und klangli-

cher Hinsicht ausreichend deutlich sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im We-

sentlichen aus, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen in den Klas-

sen 9 und 38 identisch seien. Die übrigen von der angegriffenen Marke erfassten

Dienstleistungen seien mit den von der Widerspruchsmarke geschützten Waren

und Dienstleistungen zumindest ähnlich.

- 7 -

Zwischen den Marken bestehe erhebliche Ähnlichkeit, da die Widerspruchsmarke

klanglich nahezu identisch in den Bestandteil "isi" der jüngeren Marke übernom-

men worden sei, der deren Gesamteindruck allein präge. Der weitere Bestand-

teil "FON" habe als Kurzform des Begriffs "Telefon" auf dem verfahrensgegen-

ständlichen Gebiet der Nachrichtentechnik und Telekommunikation eine beschrei-

bende Bedeutung und könne daher aus Rechtsgründen den Gesamteindruck der

angegriffenen Marke nicht mitprägen. Die Ähnlichkeit der Zeichen "ISI" und "WISI"

habe das Bundespatentgericht bereits in seiner Entscheidung 25 W (pat) 201/02

festgestellt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der

Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe den Widerspruch zutreffend zurückge-

wiesen. Die Vergleichszeichen wiesen in dem nach der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs maßgeblichen Gesamteindruck im Klang, Schriftbild und Sinnge-

halt deutliche Unterschiede auf. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um

einen Gesamtbegriff, der nicht allein durch den Anfangsbestandteil "isi" geprägt

werde. Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung des Gerichts sei da-

her nicht einschlägig. Im Übrigen bestehe nur hinsichtlich der in den Klassen 9

und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen Übereinstimmungen.

- 8 -

II.

Die nach § 165 Abs. 4 in Verbindung mit § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige

Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Zeichenähnlichkeit ist zu gering,

um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen begründen zu können (§ 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zu-

rückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-

urteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der

Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgegli-

chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781

- Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall

keine Verwechslungsgefahr.

2. Die von der Markeninhaberin erhobene Benutzungseinrede ist unzulässig. Für

die am 18. August 2003 eingetragene Widerspruchsmarke endet die fünfjährige

Benutzungsschonfrist am 18. August 2008 und damit erst nach der Entscheidung

über den Widerspruch durch das Gericht (§ 43 Abs. 1 iVm § 125b Nr. 4 MarkenG).

3. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist somit von

der Registerlage auszugehen. Die beiderseitigen Waren sowie die Dienstleistun-

gen im Bereich der Telekommunikation und der Softwareerstellung sind identisch

bzw. sehr ähnlich. Inwieweit die weiteren von der angegriffenen Marke erfassten

Dienstleistungen im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen der Wi-

derspruchsmarke liegen, kann dahingestellt bleiben. Unter Berücksichtigung einer

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durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halten nämlich

die Zeichen bereits hinsichtlich der identischen Waren und Dienstleistungen den

erforderlichen Abstand ein.

4. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt an-

hand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie

unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das an-

gesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm

entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen,

mit der Folge, dass auch beschreibenden Angaben entnommene Bestandteile den

Gesamteindruck mitprägen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/PO-

LYFLAM; aaO NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Für die Beurteilung der

Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen

Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als

Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 843, Rn. 29 - MATRAT-

ZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-

LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsätzen stehen sich für den Zeichenvergleich die Wör-

ter "isiFon" und "WISI" gegenüber. Die angegriffene Marke bildet erkennbar einen

einheitlichen Gesamtbegriff. Dies ergibt sich bereits aus der Zusammenschreibung

und wird bei mündlicher Wiedergabe durch den beschreibenden Anklang im Sinne

von "easy fon" verstärkt. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch die drei An-

fangsbuchstaben "isi" nach der für mehrgliedrige Marken entwickelten Prägetheo-

rie des Bundesgerichtshofs ist damit ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 2004, 598,

599 - Kleiner Feigling). Im Gesamteindruck der Zeichen sind daher die Unter-

schiede im Schriftbild und Klang trotz der übereinstimmenden Buchstabenfol-

ge "isi" offensichtlich. Die Zeichen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der

Buchstaben- und Silbenzahl als auch im jeweiligen Wortanfangsbuchstaben der

zweiten Silbe. Eine die unmittelbare Verwechslungsgefahr begründende Zeichen-

ähnlichkeit liegt damit nicht vor.

- 10 -

5. Für die Gefahr, dass das Publikum die angegriffene Marke unter dem

Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung gedanklich mit der Widerspruchsmarke

in Verbindung bringen könnte, sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Diese Art der

Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichs-

zeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil über-

einstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens

sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder we-

sensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnet (vgl. BGH

GRUR 2002, 544, 547 - Bank 24). Zu einer mit der Widerspruchsmarke gebildeten

Zeichenserie hat die Widersprechende aber nichts vorgetragen. Auch eine Ver-

wechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede

zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung or-

ganisatorische oder wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern

annimmt, besteht nicht. Denn sie setzt voraus, dass sich die Widerspruchsmarke

allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden ent-

wickelt hat, was insbesondere dann anzunehmen ist, wenn die Widerspruchs-

marke zugleich das Firmenschlagwort ist (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783

- Zwilling/Zweibrüder). Auch an dieser Voraussetzung fehlt es im vorliegenden

Fall.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker Baumgärtner

Fink

Cl/Pü