Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 40/08

BPatG (beschreibende angabe, marke, eugh, unterscheidungskraft, bezeichnung, klasse, eintragung, angabe, beschwerde, neurologie)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 40/08
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 306 05 330. 6/10
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2 -
G r ü n d e :
I.
Angemeldet ist die Wortmarke
NeuroLocator
für die Waren der Klassen 10 und 16
„ärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere chirurgische
Apparate“;
Prospekt- und Informationsmaterial im Bereich der Medizin-
technik“.
Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Frei-
haltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Mit ihrem nahe liegenden Bedeutungs-
gehalt „Lokalisierer für die Neurochirurgie“ weise sie auf einen speziellen
medizinischen Lokalisator hin und eigne sich damit als unmittelbar verständliche
Angabe zu Art und Bestimmungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 10
und als thematischer Hinweis auf den Gegenstand der Waren der Klasse 16.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Bezeichnung
„NeuroLocator“ sei weder lexikalisch nachweisbar, noch gebe es einen Neuro-
lokator als medizinisches Instrument oder medizinischen Apparat. Auch die
Markenstelle habe nichts anderes belegen können. Der Bestandteil „Locator“
könne auch nicht als englische Übersetzung des Begriffs „Lokalisierer“ verstanden
werden, da der grammatikalisch korrekte Begriff hierfür „localizer“ lauten müsste.
Dem englischen Begriff „Locator“ stehe in seiner Grundbedeutung für den
Bedeutungsgehalt „Pächter“ und in der technischen Fachsprache für „Zen-
- 3 -
trierring“. Eine klare, unmittelbar produktbeschreibende Aussage könne der
angemeldeten Marke damit nicht entnommen werden. Den hier angesprochenen
Fachkreisen seien diese Hintergründe vertraut, weshalb sie die angemeldete
Bezeichnung ohne weitere Überlegungen als Marke ansehen würden. Die
angemeldete Marke sei somit weder freihaltungsbedürftig noch könne ihr die
erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, zumal insoweit ein
großzügiger Prüfungsmaßstab anzulegen sei. Selbst wenn man aber wie die
Markenstelle davon ausgehe, dass Mediziner in dem Wort „NeuroLocator“ eine
beschreibende Angabe im Sinne eines „Lokalisierer für die Neurochirurgie“
erkennen würden, lasse sich hieraus kein sinnvoll beschreibender Bezug zu
medizinischen Apparaten und Instrumenten auf dem Gebiet der Gynäkologie
herstellen. Hilfsweise werde deshalb eine Einschränkung des beanspruchten
Warenverzeichnisses eingereicht, um jeden möglichen Zweifel an der Schutz-
fähigkeit der Marke auszuräumen.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
1. Die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.
2. Hilfsweise das Warenverzeichnis auf die Waren
„medizinische Apparate und Instrumente für die Gynäkologie; Pro-
spekt- und Informationsmaterial im Bereich der Gynäkologie“
einzuschränken.
3. Hilfsweise das Warenverzeichnis auf die Waren „Reizstrom-
geräte für die Gynäkologie; Prospekt- und Informationsmaterial im
Bereich der Gynäkologie“
einzuschränken.
Zur Vorbereitung einer mündlichen Hauptverhandlung hat der Senat die An-
melderin mit gerichtlichem Zwischenbescheid u. a. auf zwei Patentschriften
- 4 -
hingewiesen, die eine Verwendung des Fachbegriffs „Nerve Locator“ im medi-
zintechnischen Bereich belegen. Hierzu hat die Anmelderin sinngemäß aus-
geführt, die fraglichen Belege ließen keinerlei Rückschlüsse auf die Schutz-
unfähigkeit der angemeldeten Wortmarke zu. Übersetze man die vom Senat
ermittelten Begriffe „Nerve Locator“ und „Nerve Stimulator“ erhalte man die Worte
„Nerven Lokalisierer“ und „Nerven Stimulierer“, die den Rückschluss darauf
zuließen, dass Nerven aufgefunden und zu therapeutischen Zwecken stimuliert
werden könnten. Einen vergleichbaren Wortgehalt habe die angemeldete Marke
„NeuroLocator“ jedoch nicht. Der Bestandteil „Neuro“ werde zwanglos als Ab-
kürzung für „Neurologie“ erkannt, so dass sich die Marke dem Publikum mit dem
Bedeutungsgehalt „Neurologie Auffinder“ präsentiere. Um was es sich dabei
handeln könne, bleibe völlig offen. Anschließend hat die Beschwerdeführerin ihren
Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da die angemeldete Marke als
beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen ist.
Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer
Marke entgegen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die
im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der fraglichen Waren dienen
können, wie beispielsweise ihrer Art, Beschaffenheit oder ihrem Bestim-
mungszweck. Bei einer fremdsprachigen Bezeichnung ist dies dann zu bejahen,
wenn ihre sprachregelgemäße Übersetzung ins Deutsche ebenfalls als Beschaf-
fenheitsangabe zu werten ist und sie von beachtlichen inländischen Ver-
kehrskreisen ohne weiteres als solche verstanden wird (vgl. hierzu Ströbele in
Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 252). Dies gilt gleichermaßen für
- 5 -
Begriffe, die bereits lexikalisch belegbar sind, wie auch für Wortneubildungen,
deren beschreibender Aussagegehalt so eindeutig und unmissverständlich ist,
dass sie zur Beschreibung von Produkteigenschaften in dem dargestellten Sinn
dienen können (vgl. hierzu Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 260). Dabei ist die
Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums auch bei Kombinationen fremd-
sprachiger Wörter nicht zu gering zu veranschlagen. Dies gilt im vorliegenden Fall
umso mehr, als hier ausschließlich medizinische und medizin-technische Fach-
kreise beteiligt sind, an deren Englischkenntnisse regelmäßig besonders hohe
Anforderungen gestellt werden können.
Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist stets die angemeldete Marke in ihrer
Gesamtheit. Bei neuen Wortkombinationen kann es allerdings für die Feststellung
des semantischen Gehalts erforderlich sein, zunächst den Bedeutungsgehalt der
einzelnen Wortbestandteile zu ermitteln (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2007, 204,
Rdn. 79 - Celltech; EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1014, Rdn. 31 - BioID). Ergibt
dieser Prüfungsschritt, dass den einzelnen Wortelementen ein beschreibender
Bedeutungsgehalt zukommt, stellt dies einen Anhaltspunkt dafür dar, dass auch
ihre Kombination für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend
bleibt, selbst wenn es sich dabei um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (vgl.
EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 37 ff. -BIOMILD). In einem weiteren Schritt
bleibt dann aber stets zu prüfen, ob zwischen der Wortverbindung in ihrer
Gesamtheit und der bloßen Summe ihrer beschreibenden Bestandteile ein
merklicher Unterschied besteht, beispielsweise aufgrund vorhandener syntak-
tischer oder semantischer Besonderheiten (vgl. EuGH, MarkenR 2007, 204,
Rdn. 78 - Celltech; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 28 - SAT.2; sowie Ströbele
in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 261 m. w. N.). Dies ist vorliegend
jedoch nicht der Fall.
Die angemeldete Marke setzt sich aus zwei auch im Inland verwendeten
Wortelementen zusammen, wie dies die Markenstelle zutreffend dargelegt hat.
Entgegen dem Vortrag der Anmelderin ist das Wortelement „Neuro“ keineswegs
- 6 -
als Synonym für die Begriffe „Neurochirurgie“ oder „Neurologie“ zu werten. Viel-
mehr kommt dem sowohl in der englischen (vgl. Langenscheidt Collins, Groß-
wörterbuch Englisch, 5. Aufl. 2004 - Stichwort „neuro“) wie auch in der deutschen
Sprache gebräuchlichen Präfix der lexikalisch belegbare Bedeutungsgehalt
„Nerven-, Nervensystem, Nervenstrang“ zu (vgl. hierzu Duden - Deutsches
Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]; sowie Duden - Das
Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM] - dort jeweils Stichwort
„Neuro“; sowie BGH GRUR 2004, 783 785 - NEURO-VIBOLEX). Das weitere
Wortelement „Locator" steht in der englischen Fachsprache für den Bedeu-
tungsgehalt „Lokalisierungsinstrument“ (vgl. F.-J. Nöhring, Fachwörterbuch Me-
dizin, Englisch-Deutsch - locator; sowie Dorlands Illustrated Medical Dictionary -
locator = An instrument or apparatus by which the the location of an object is
determined“). Dieser Ausdruck ist als medizinischer Sachbegriff auch bereits
gebräuchlich
(vgl.
hierzu
unter
beispi
patentson-
line.com/4962766.html das US-Patent 4962766 - „Nerve locator and stimulator …
can be used to contact surgical tissue so as to locate a nerve”). Damit ergibt sich
aus der angemeldeten Wortverbindung der Aussagegehalt „Nerven-Lokalisierer,
Nerven-Lokalisierungsinstrument“.
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ist die angemeldete Marke
somit ohne weiteres zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
geeignet, indem sie darauf hinweisen kann, dass es sich bei den fraglichen
Produkten der Klasse 10 um Geräte und Apparate für die Lokalisation von Nerven
handelt, bzw. dass die beanspruchten Waren der Klasse 16 inhaltlich auf dieses
fachspezifische Thema ausgerichtet sind. Dies gilt umso mehr, als das an-
gemeldete Markenwort völlig sprachüblich gebildet ist. Zur Veranschaulichung
seien hier etwa die Fachbegriffe „Neuro-Instrument“, „Neuro-Imaging“ oder „Nerve
Locator“ genannt (vgl. zu letzterem die US-Patentschrift 3664329 - NERVE
LOCATOR/STIMULATOR, sowie untei-med.com/Nerve_Locator.htm;
und . Die angemeldete Marke
stellt damit lediglich eine sprachregelgemäße Aneinanderreihung zweier be-
- 7 -
schreibender Angaben dar, aus der sich ein ebenfalls beschreibender Ge-
samtbegriff ergibt, der in seiner Bedeutung nicht über die bloße Summe seiner
Bestandteile hinausgeht, sondern sich in einer unzweideutigen Merkmalsbe-
schreibung der fraglichen Waren erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 682,
Rdn. 43 – BIOMILD).
Auch der Aspekt einer möglichen Wortneubildung ist angesichts des eindeutig
beschreibenden Sinngehalts der Bezeichnung „NeuroLocator“ nicht geeignet, die
angefochtene Zurückweisung der A 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG („“),
dass es allein auf die Eignung der betreffenden Bezeichnung ankommt, als
beschreibende Angabe verwendet zu werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681
Rdn. 37 ff. - BIOMILD). Das Schutzhindernis steht damit allen Begriffen entgegen,
die diese Eignung aufweisen, unabhängig von ihrer aktuellen Gebräuchlichkeit
(vgl. nochmals Ströbele, a. a. O., Rdn. 260). Der angemeldeten Marke steht somit
ein berechtigtes Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an ihrer
freien Verwendbarkeit entgegen.
Die angemeldete Marke ist zudem ohne jegliche markenrechtliche Unterschei-
dungskraft, da ihr die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres beschrei-
benden Aussagegehalts keine betriebskennzeichnende Hinweiswirkung i. S. v. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuordnen werden. Die zwingend erforderliche Herkunfts-
funktion einer Marke muss jedoch aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher
stets im Vordergrund stehen, während weitere mögliche Funktionen - wie etwa
eine produktbeschreibende Funktion - daneben nur von untergeordneter Bedeu-
tung sein dürfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT). Soweit sich die Anmelderin in diesem Zusammenhang
auf einen großzügigen Prüfungsmaßstab beruft, verkennt sie, dass einer solchen
„großzügigen“ Eintragungspraxis vom EuGH eine eindeutige Absage erteilt wurde
(vgl. nochmals EuGH a. a. O., Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).
Stattdessen hat der EuGH wiederholt die Unverzichtbarkeit einer strengen und
umfassenden Prüfung der absoluten Schutzhindernisse hervorgehoben (vgl.
- 8 -
EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT; EuGH GRUR 2004, 674, 680 Rdn. 123–125 - Postkantoor; EuGH
GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 52 ff. - Libertel). Auf diese Weise soll die unge-
rechtfertigte Eintragung von Marken verhindert werden, deren Benutzung vor
Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte (vgl. nochmals EuGH a. a. O.,
Rdn. 58 f. -Libertel). Der EuGH hat klargestellt, dass nur merkliche oder erhebliche
Unterschiede gegenüber schutzunfähigen Angaben zur Begründung der mar-
kenrechtlichen Unterscheidungskraft ausreichend sind. Eine Reduzierung des
Prüfungsmaßstabs über die Abgrenzung von Begriffen wie „fehlende Unter-
scheidungskraft“ und „minimale Unterscheidungskraft“ wird von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung dagegen abgelehnt (vgl. Ströbele in Ströbe-
le/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 75 f. m. w. N.). Ergeben somit die Fest-
stellungen zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft keinen eindeutigen Nach-
weis für die Eignung einer Marke die Herkunftsfunktion erfüllen zu können,
widerspricht es dem Allgemeininteresse, eine Marke durch ihre Eintragung ins
Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch
die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen.
Auch die Zusammenschreibung der beiden Wörter „Neuro“ und „Locator“ vermag
der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu ver-
mitteln. Eine derartige Schreibweise in einem einheitlichen Wort zählt seit langem
zur allgemein üblichen Werbepraxis und wird den angesprochenen Verbrauchern
deshalb nicht als sprachunüblich auffallen, zumal beide Wörter durch den
Binnenversal klar erkennbar bleiben. Der nach der Rechtsprechung zwingend
erforderliche Nachweis für die Bejahung der markenrechtlichen Unterschei-
dungskraft (vgl. EuGH MarkenR 2007, 437, Rdn. 34 - Rot-weiße, rechteckige
Tablette) ist somit im vorliegenden Fall nicht zu führen.
Es liegt auf der Hand, dass neurologische Aspekte auch auf dem Gebiet der
Gynäkologie von Relevanz sein können, so dass die von der Beschwerdeführerin
hilfsweise angebotenen Beschränkungen des Warenverzeichnisses zu keiner
- 9 -
anderen tatsächlichen wie rechtlichen Beurteilung führen kann. Da es zudem in
medizinischer Hinsicht allgemein bekannt ist, dass Geräte und Apparate zum
Lokalisieren von Nerven auch nervenstimulierende Aufgaben erfüllen können, wie
beispielsweise Reizstromgeräte (vgl. hierzu die US-Patentschrift 3664329 -
NERVE LOCATOR/STIMULATOR), kann die Frage dahingestellt bleiben, inwie-
weit die angemeldete Marke im Umfang des zweiten Hilfsantrags zur Täuschung
im Verkehr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet sein könnte. Danach ist eine
Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie dem angesprochenen
Verkehr aufgrund eines unmittelbar verständlichen Bedeutungsgehalts eine unzu-
treffende Aussage über relevante Eigenschaften der fraglichen Waren vermittelt
und dadurch eine Täuschung der angesprochenen Verbraucher bewirken kann
(vgl. hierzu nochmals Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 378).
Die Beschwerde musste somit erfolglos bleiben.
Stoppel
Werner
Schell
Me