Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 22/05

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BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 22/05

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 303 59 226.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 18.

Oktober

2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 13. November 2003 die Wort-

marke

best brands das deutsche markenranking

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemel-

det worden (Fassung des Verzeichnisses vom 16. März 2004):

„Druckereierzeugnisse; Werbung; Marketing, Marktforschung,

Marktanalyse; Unternehmensberatung; Veranstaltung von Wettbe-

werben; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, so-

weit in Klasse

41 enthalten; Herausgabe von Verlags- und

Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet“.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Erstprüferbeschluss vom

4. August 2004 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss

vom 13. Dezember 2004 bestätigt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass Teile

der angesprochenen Verkehrskreise die als Marke angemeldete Bezeichnung

ohne analysierende Betrachtungsweise mit der Bedeutung von „beste Marken

- das deutsche markenranking“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen lediglich als werbemäßigen Hinweis auf den Inhalt, den Ge-

genstand bzw die thematische Ausrichtung des Angebots auffassen würden, so

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dass die sachbezogene und nicht die betriebbezogene Information im Vorder-

grund stehe. Insbesondere komme die Bezeichnung in schlagwortartig kompri-

mierter Form als inhaltsbeschreibender Titel eines Druckwerks bzw elektronischer

Medien, als Marketingmotto der Werbeindustrie oder als Motto von Veranstaltun-

gen in Betracht. Im Kontext mit Beratungsleistungen könne „beste Marken - das

deutsche markenranking“ sowohl den Gegenstand des Leistungsangebots, aber

auch eine Werbeaussage allgemeiner Art darstellen.

Gegen diese Entscheidung haben die Anmelderinnen Beschwerde eingelegt. Sie

beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Beschwerde-

gebühr zurückzuzahlen.

Sie tragen vor, dass bereits „brands“ ein Begriff mit mehreren Bedeutungen sei,

der einerseits Marke, andererseits aber Brandzeichen oder Brandmal bedeuten

könne. Für das Verständnis der Wortfolge sei daher zum einen eine Interpretation

dieses Wortes erforderlich zum anderen auch eine Interpretation der gesamten

Wortfolge im Hinblick auf deren Bedeutung für den Bereich der geschützten

Dienstleistungen und Waren. „Brand werde darüber hinaus auch als Bezeichnung

für „Spirituosen“ verwand. Sie verweisen weiter auf Voreintragungen mit dem Be-

standteil „brands“.

Die bereits bestehende Unterscheidungskraft werde durch den zweiten Marken-

bestandteil „das deutsche markenranking“ verstärkt. Insbesondere könnten beste

Marken einer deutschen Markenrangliste nicht Gegenstand eines Leistungsange-

botes bilden, da der Leistungsgegenstand ja nicht eine „beste Marke“ sei.

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Der Senat hat die Anmelderinnen in einem Zwischenbescheid unter Übersendung

von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der

Beschwerde hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist von der

Eintragung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die begehrten Waren und

Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (§§ 8 Abs 2,

Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden

konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke

erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger

Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht

aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2003,

1050 - Cityservice; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Dies gilt insbesondere

deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so

aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungs-

weise unterzieht.

Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungs-

kraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (BGH

MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2005, 50 - Partner wiht the Best).

Dem Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaus-

sage entnehmen. Dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vorn-

herein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen aus-

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schließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er zumindest noch eine ge-

wisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich

beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art

enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen

Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehr-

deutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Webeaussage Indizien für eine hin-

reichende Unterscheidungskraft bieten.

Die von den Anmelderinnen beanspruchte, sprachüblich gebildete Wortfolge setzt

sich aus den englischen Ausdrücken „best“ und „brands“ ergänzt durch den Zu-

satz „das deutsche markenranking“ zusammen. „Best“, eng an den deutschen

Begriff angelehnt, werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fach-

kreise, teils das allgemeine Publikum als zum Grundwortschatz der englischen

Sprache gehörend ohne weiteres verstehen. „Brands“, ist ein englischer Ausdruck,

der zum einen mit „Feuerbrände“ zum anderen auch mit „Marken/Warenzeichen“

übersetzt wird. Im Zusammenhang mit den hier begehrten Waren und Dienstleis-

tungen, insbesondere soweit diese dem Bereich von Werbung und Marketing

zugeordnet werden können, steht der Bedeutungsgehalt „Marke“ im Vordergrund.

Hinzu kommt, dass eine Wortfolge, die mit „beste Brände“ übersetzt wird, für die

angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Sinngehalt ergibt, so dass diese sich an

einer anderen Übersetzungsmöglichkeit orientieren werden. Durch den Zusatz

„das deutsche markenranking“ werden die angesprochenen Verkehrskreise zum

Sinngehalt von „brand“ im Sinne von Warenzeichen geführt, so dass andere Inter-

pretationsmöglichkeiten nicht ernsthaft in Betracht kommen.

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die Marke im Sinne von „beste Mar-

ken - das deutsche markenranking“ wahrnehmen, besteht ein beschreibender Be-

zug zu sämtlichen begehrten Waren und Dienstleistungen. Die Verlags- und

Druckereierzeugnisse können sich inhaltlich mit den „besten Marken“ beschäfti-

gen. Im Zusammenhang mit den übrigen Dienstleistungen können die „besten

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Marken“ sowohl den Gegenstand des Leistungsangebots bilden aber auch als

Werbeslogan im Hinblick auf die Tätigkeit der Anmelder aufgefasst werden.

Der Ausdruck „best brands“ bzw „beste Marken“ wird in diesem Sinn auch bereits

häufig verwendet, wie sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

www.brandsoftheworld.com: „the best brands of the world“

news.bbc.co.uk: „Google voted best brand of 2003“

www.bikesrnottoys.com: „WHAT’S THE BEST BRAND OF BICYCLES?“.

www.biztradeshows.com: „Best Brand Expo“

www.mobile.review.com: „The best brand in digital camera lens“.

Der Ausdruck „markenranking“ findet ebenfalls schon vielfach im Sinne einer Auf-

stellung verschiedener Marken Verwendung:

www.autohaus-online.de: „Neuzulassung - Markenranking“

www.zdnet.de: „IT-Firmen führen im Marken-Ranking“

www.architektenpanel.de: „Ranking der sympathischsten Marken“

www.networld.at: „IT-Firmen führen im Markenranking“

www.2.gds-online: „erobern sich erfolgreich ihren Platz im Markenranking“

www.absatzwirtschaft.de: „Seit Dezember 2003 führt BMW das Markenranking“.

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise somit den beschreibenden

Sinngehalt der beanspruchten Wortfolge ohne weiteres erkennen. Eine Mehrdeu-

tigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der begehrten Marke ist nicht ersichtlich.

Schließlich können sich die Anmelderinnen zur Frage der Schutzfähigkeit nicht mit

Erfolg auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen

gleicher oder ähnlicher Marken - die Anmelderinnen nennen jedoch nur Marken

mit dem Bestandteil „brands“ - kann nicht zu einer Selbstbindung des Deutschen

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Patent- und Markenamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht un-

verbindlich (vgl BGH GRUR 1989, 420 - K-SÜD).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs 3 MarkenG kommt im

vorliegenden Fall nicht in Betracht. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist

grundsätzlich die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensaus-

gang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde. Sie wird nur aus Bil-

ligkeitsgründen angeordnet, dh in Fällen, in denen es auf Grund der besonderen

Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Um-

stände sind von den Anmelderinnen weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Winkler

Kätker

Dr. Hock