Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 8/10

BPatG: verwechslungsgefahr, bestandteil, verkehr, beschreibende angabe, kennzeichnungskraft, gesamteindruck, abspaltung, begriff, eugh, form
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 8/10
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
9. Juni 2010
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 305 23 887
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 12. Juli 2005 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen
2, 7 und 19
„Farben, Firnisse, Lacke; Färbemittel; Farbstoffe und Farbpasten
(soweit in Klasse 02 enthalten); Spachtelmassen (soweit in Klas-
se 02 enthalten); Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler
und Dekorateure; Bautenlacke; Maschinen, nämlich Mischmaschinen
für Farben, Lacke, Anstrichstoffe; Mörtel; Kunstharzputze; Spachtel-
massen (soweit in Klasse 19 enthalten)“
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eingetragene Wortmarke
ALLFAcolor
ist Widerspruch erhoben worden, u. a. aus der prioritätsälteren, international
registrierten Marke 318 259
ALPHA
die für die Waren der Klasse 2
„Couleurs pour parois“
seit 3. August 1966 Schutz genießt, sowie aus der Gemeinschaftsmarke 349 1016
ALPHA
die seit dem 4. Dezember 2007 für die Waren der Klasse 2
„Wandfarben“
eingetragen ist.
Die Markeninhaberin hat beschränkt auf die ältere IR-Marke die Einrede der
Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hält dies für unzulässig, da
zwischen den Beteiligten eine Nichtangriffsabrede bestehe, die eine solche
Einrede ausschließe.
Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
beiden Widersprüche mit der Begründung zurückgewiesen, zwischen den
einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen bestehe keine Verwechslungs-
gefahr. Auf die Frage, ob die ältere IR-Marke rechtserhaltend benutzt werde,
komme es daher nicht entscheidend an. Ausgehend von einer durchschnittlichen
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Kennzeichnungskraft der älteren Marken und vor dem Hintergrund teilweiser
Warenidentität bzw. eines sehr engen Warenähnlichkeitsbereich sei von der
jüngeren Marke zwar ein deutlicher Abstand zu fordern, der indes eingehalten
werde, zumal der Verkehr die Waren mit einer gewissen Sorgfalt erwerbe. Die
beiden Markenbegriffe unterschieden sich im Gesamteindruck bereits auffällig
durch ihre Zeichenlänge und besäßen ein jeweils eigenständiges Klangbild. Eine
zur
Verwechslungsgefahr
führende
Markenähnlichkeit
käme
allein
bei
„Abspaltung“ des Kürzels „color“ in Betracht, doch bestehe kein Anlass, diesen
Bestandteil der angegriffenen Marke, bei der es sich um eine Einwortmarke
handele, wegzulassen oder zu vernachlässigen. Eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr bestehe daher nicht, ebenso wie es an Anhaltspunkten dafür fehle,
dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebraucht würden.
Gegen die Zurückweisung der Widersprüche wendet sich die Widersprechende
mit ihrer Beschwerde. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr, da von Warenidentität bzw. zumindest hochgradiger
Ähnlichkeit bezüglich aller Waren auszugehen und ein wenigstens normaler
Schutzumfang der Widerspruchsmarken zugrundezulegen sei. Entgegen der
Auffassung des Amtes werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil
„ALLFA“ geprägt, da der weitere Bestandteil „color“ für die beanspruchten Waren
lediglich beschreibend sei. Die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke seien
auch nicht zu einem eigenständigen Gesamtbegriff verschmolzen, sondern
würden vom Verkehr schon wegen der unterschiedlichen Schreibweise in Groß-
bzw. Kleinbuchstaben als getrennte Zeichenbestandteile angesehen. Somit stün-
den sich kollisionsbegründend die beiden klanglich identischen Bestandteile
„Alpha“ bzw. „ALLFA“ gegenüber. Abgesehen davon läge ein Fall der Abspaltung
vor, da „color“ als glatt beschreibende Angabe ähnlich den Bezeichnungen „extra“,
„forte“ usw. im Arzneimittelbereich vom Verkehr nicht als betriebliche Her-
kunftsbezeichnung angesehen werde. Jedenfalls habe der Bestandteil „ALLFA“
innerhalb der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung neben
dem beschreibenden Begriff „color“. Die Widersprechende sei zudem Inhaberin
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einer umfassenden mit dem Präfix „ALPHA“ gebildeten Zeichenserie, die sie seit
längerem nachhaltig benutze und die daher auch verkehrsbekannt sei. Somit sei
zumindest eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen zu
bejahen.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und beantragt
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie beruft sich auf eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken, da
der Begriff „Alpha“ für Waren aus dem bauchemischen Bereich bzw. Bau-
stoffbereich nach den Feststellungen des HABM (Beschwerdesache R 195/200-4
„ALPHA STAR./.ALPHA) lediglich eine Qualitätsberühmung sei und auf die
höchste Qualitätsstufe hinweise. Zudem sei „Alpha“ als erster Buchstabe des
griechischen Alphabets ähnlich einem Zahlwort in seiner Kennzeichnungskraft
eingeschränkt und werde laut Register als Bestandteil von Marken häufig ver-
wendet. Die Markeninhaberin bestreitet, dass die Widersprechende eine Mar-
kenserie mit dem Bestandteil „alpha“ im Verkehr seit längerem nachhaltig benutze
sowie deren Verkehrsbekanntheit. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich
nicht einmal, ob die Widerspruchsmarken ausreichend benutzt seien. Eine
Abspaltung des Begriffs „color“ scheide aus, da er im Gegensatz etwa zu „satin“
auf dem vorliegenden Warengebiet nicht üblicherweise als beschreibender Zusatz
verstanden werde. Vielmehr werde „color“ markenmäßig benutzt. Eine Verwechs-
lungsgefahr sei letztlich auch ausgeschlossen, weil die Widerspruchsmarken im
Gegensatz zum jüngeren Zeichen einen leicht fasslichen Sinngehalt hätten.
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II.
Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da zwischen den
Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG besteht.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzuneh-
men. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der
Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder
-ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-
kraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH
GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044
(Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH
GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteser-
kreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").
Was die Waren betrifft, geht der Senat vorliegend von der Registerlage aus, da
jedenfalls die ältere Gemeinschaftsmarke „Alpha“ noch der Benutzungsschonfrist
unterliegt und es daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht ent-
scheidend auf die Frage ankommt, ob die weitere identische Widerspruchsmarke,
die Schutz für gleiche Waren beansprucht, gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend
benutzt wird. Somit kann auch dahingestellt bleiben, ob die von der Wider-
sprechende vorgelegte Vereinbarung vom Mai 1991 der Erhebung des Nicht-
benutzungseinwands im vorliegenden Verfahren entgegensteht. Vor diesem Hin-
tergrund ist zumindest teilweise von einer Identität der beiderseitigen Waren
auszugehen, so dass von der jüngeren Marke zur Vermeidung einer Verwechs-
lungsgefahr ein deutlicher Abstand zu fordern ist.
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Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin verfügen die Widerspruchsmarken
nicht über einen eingeschränkten Schutzumfang. Für die Annahme einer Kenn-
zeichnungsschwäche des Begriffs „Alpha“ fehlt es nach den Feststellungen des
Senats an gesicherten Anhaltspunkten. Soweit sich die Markeninhaberin auf die
Einschätzung einer Beschwerdekammer des HABM im zitierten Einzelfall beruft,
beruhen die dortigen Feststellungen wohl auf dem Sprachverständnis, dass im
britischen Englisch „Alpha“ in Wortzusammensetzungen - vor allem mit einem
nachgestellten, insbesondere chemischen Begriff - auch die Bedeutung „die Eins“
haben kann. In der deutschen Sprache gibt es hierzu jedoch keine Entsprechung.
Vielmehr ist „Alpha“ als Qualitätsberühmung im Zusammenhang mit den hier
beanspruchten Produkten nicht geläufig, so dass von einer merklichen Schwä-
chung des Wortes „Alpha“ in Alleinstellung keine Rede sein kann. Auch der
pauschale Hinweis der Markeninhaberin, als erster Buchstabe im griechischen
Alphabet komme „Alpha“ ähnlich einem Zahlwort von vornherein eine verminderte
Kennzeichnungskraft zu, ist in seiner Allgemeinheit nicht geeignet, eine
Schwächung der von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren zu begründen. Dies gilt ebenso
für den Vortrag der Markeninhaberin, dieses Wort werde häufig als Bestandteil
von Drittmarken verwendet, was mangels Vorbringens zu deren Benutzungslage
ohnehin nicht berücksichtigt werden kann. Umgekehrt sind aber auch keine An-
haltspunkte für eine Erweiterung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarken
infolge Benutzung erkennbar, zumal es an jeglichem Vortrag zu den mit den
Widerspruchsmarken erzielten Umsätzen und deren Marktposition fehlt.
Der vor diesem Hintergrund erforderliche deutliche Markenabstand wird zwar
durch die erfahrungsgemäß erhöhte Aufmerksamkeit des allgemeinen Verkehrs im
Zusammenhang mit Produktkennzeichnungen bei Anstrichmitteln etwas gelockert,
da diese Waren auch bei Abgabe in Selbstbedienung, etwa in Baumärkten, vom
Verbraucher besonders sorgfältig auf ihre Eignung für den geplanten Einsatz-
zweck hin überprüft werden. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände ist
dann aber der von der jüngeren Marke zu den Widerspruchsmarken eingehaltene
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Abstand noch ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den
Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.
Vergleichsmarken sind einander dann verwechselbar ähnlich, wenn eine mar-
kenrechtlich relevante Ähnlichkeit zumindest in einer der drei maßgeblichen
Kategorien vorliegt, also entweder in klanglicher, visueller oder begrifflicher
Hinsicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 – ZIRH/SIR). Entscheidend ist dabei in der
Regel der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, da
der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH GRUR 2008, 905 ff. ,
Rdnr. 12 - Pantohexal m. w. Nachw.). Dass im Gesamteindruck der vorliegenden
Vergleichsmarken bereits die unterschiedliche Zeichenlänge auffällt, die sich
schriftbildlich wie klanglich auswirkt und die Marken insgesamt auch keinen
übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen, ist auch zwischen den Beteiligten
unstreitig. Allerdings schließt der Grundsatz des Zeichenvergleichs nicht aus, dass
unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens
für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Ge-
dächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. BGH a.a.O. Rdnr. 26
Pantohexal). Für die Annahme, vorliegend könnte der Bestandteil „ALLFA“ der
jüngeren Marke in diesem Sinne allein kollisionsbegründend den Widerspruchs-
marken gegenüber zu stellen sein, fehlt es jedoch an den erforderlichen Fest-
stellungen. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um ein Einwortzeichen,
das aus einem einheitlichen Wortgefüge besteht, auch wenn die Markeninhaberin
eine Schreibweise gewählt hat, die in ihrer konkreten Form teilweise aus Ver-
salien, aber auch aus Kleinbuchstaben besteht. Diese uneinheitliche Schreibweise
mag zwar zu einer gewissen optischen Hervorhebung der einzelnen Wortelemente
führen, als werbeübliches Gestaltungsmittel sind die angesprochenen Verbraucher
aber an eine solche Vorgehensweise gewohnt und messen ihr keine weiter-
gehende Bedeutung zu. Allein wegen der besonderen Schreibweise der ange-
griffenen Marke kann deshalb entgegen der Wertung der Widersprechenden nicht
angenommen werden, das Wortelement „color“ bleibe in der jüngeren Marke
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unberücksichtig, weshalb die in den Marken klanglich übereinstimmenden Be-
standteile „Alpha“ bzw. „ALLFA“ einander isoliert kollisionsbegründend gegen-
überzustellen seien. Zu diesem Ergebnis gelangt man entgegen der Ansicht der
Widersprechenden auch nicht im Wege der sog. „Abspaltung“ als Sonderfall einer
unmittelbaren Verwechslungsgefahr, wonach glatt beschreibende Angaben in
einem einheitlichen Markenwort vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunfts-
hinweis gewertet werden und deshalb die Verwechslungsgefahr im Übrigen
ähnlicher Kennzeichnungen nicht ausschließen können (Ströbele/Hacker,
MarkenG, 9. Auflage, § 9 Rdnr. 364). Abgesehen davon, dass diese Ausnah-
mekonstellation weitgehend auf den Arzneimittelbereich beschränkt ist, kann
selbst im Farbensektor keine entsprechende Branchenübung festgestellt werden,
auch wenn das ursprünglich lateinische Wort „color“ (vgl. im Deutschen
„Colorfilm“) in dieser Schreibweise im amerikanischen Englisch gebräuchlich ist
und in der Bedeutung „Färbung, Farbe, Farbtol. www. leo.org) eine
warenbeschreibende Angabe darstellt. Die produktbezogene Bedeutung des
Wortes in Alleinstellung führt nicht zwangsläufig dazu, dass in Verbindung mit dem
vorangestellten Element „ALLFA“ das Wort „color“ ebenfalls rein beschreibend
aufgefasst wird. Vielmehr ergibt sich in der Gesamtheit eine ohne Weiteres
phonetisch wie optisch leicht erfasste Kombination nach Art einer sprechenden
Marke, deren Eintragung auf der Wirkung als Gesamtzeichen basiert. Davon
abgesehen ist anerkannt, dass selbst schutzunfähige Markenteile zum Ge-
samteindruck beitragen können, die konsequenterweise dann gerade bei Ein-
wortmarken nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, wobei es keine entscheidende
Rolle spielt, ob durch die Zusammensetzung zu einem (neuen) Wort eine (neue)
Gesamtbegrifflichkeit entsteht, auf die sich dann die fehlende Verwechslungs-
gefahr gründet. Die Tatsache. dass die Widerspruchsmarken im Wortelement
„ALLFA“ Eingang in die angegriffene Marke gefunden haben, bedeutet für sich
genommen nicht bereits, dass sie dort als Teil einer zusammengesetzten Marke
bzw. komplexen Kennzeichnung ihre selbständig kennzeichnende Stellung be-
halten haben und nunmehr auch das Erscheinungsbild - hier der jüngeren -
zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung dominieren oder
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prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 859 ff. Rdnr. 18 - Malteserkreuz;. EuGH GRUR 05,
1042, Rdnr. 30 -THOMSON LIFE). Dagegen spricht bereits der Charakter der
angegriffenen Marke als Einwortzeichen. Letztlich entscheidend kommt es nach
Ansicht des Senats darauf an, dass erfahrungsgemäß der Verkehr jede Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt. Wird dem Verkehr eine Marke wie hier in einer
geschlossenen Schreibweise präsentiert und legen es die Bezeichnungsge-
wohnheiten auf dem konkreten Warengebiet nicht nahe, eine solche Einwortmarke
verkürzt wiederzugeben, liegt keiner der aufgeführten Ausnahmefälle vor. Viel-
mehr nimmt der Verkehr die Marke ganz selbstverständlich als Einheit und damit
vollständig wahr. Im Ergebnis führt die unterschiedliche Zeichenlänge der ein-
ander gegenüberstehenden Kennzeichnungen klanglich wie schriftbildlich damit
lediglich zu einer geringen Markenähnlichkeit, so dass eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.
Dass die Marken schließlich gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden könnten, wie von der Widersprechenden behauptet, ist ebenfalls nicht zu
befürchten. Zwar ist bei dieser sog. assoziativen Verwechslungsgefahr zu be-
rücksichtigen, dass der Verkehr die beiderseitigen Marken wahrnimmt und intensiv
miteinander vergleicht, wobei eine beachtliche Branchenkenntnis und detaillierte
Überlegungen einfließen, um die Frage einer gemeinsamen Unternehmens-
herkunft zu beantworten. Dabei kann sich kollisionsfördernd auswirken, wenn der
Inhabers der älteren Kennzeichnung über eine Serie von Marken verfügt, deren
gemeinsamer Bestandteil sich identisch oder wesensgleich in der angegriffenen
Marke wiederfindet und dieser Stammbestandteil auf den Inhaber des älteren
Markenrechts hinweist. Diese Voraussetzungen sind vorliegend jedoch nicht
gegeben. Denn selbst wenn man - ungeachtet dessen, dass die Markeninhaberin
bereits die Benutzung der Widerspruchsmarken bestreitet - zugunsten der Wi-
dersprechenden das Bestehen und die Benutzung einer Markenserie mit dem
Bestandteil „Alpha“ unterstellen würde, fehlt es unter anderem an einem jedenfalls
wesensgleichen Stammbestandteil in beiden Marken. Die lediglich klangliche
Übereinstimmung von „ALLFA“ mit „Alpha“ reicht nicht aus, um bei Begegnung mit
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der jüngeren Einwortmarke allein wegen dieser formalen Gemeinsamkeit recht-
liche oder jedenfalls wirtschaftliche Verbindungen zum Inhaber der älteren Kenn-
zeichnungen anzunehmen und daher auch die angegriffene Marke seinem Un-
ternehmen vermeintlich zuzuordnen.
Nach allem war die Beschwerde daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von
Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
Der Senat hat aus Gründen der Rechtsfortbildung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) die
Rechtsbeschwerde zugelassen. Würde man bei einer jüngeren Einwortmarke, die
wie hier in einem Wortelement klanglich mit der Widerspruchsmarke über-
einstimmt, mit der Begründung Verwechslungsgefahr annehmen, dass diesem
Einzelelement in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung zukomme, liefe dies auf einen Elementenschutz hinaus, der den mit der
Anmeldung beantragten Schutz der Marke in ihrer konkreten eingetragenen Form
- und damit den in erster Linie maßgeblichen Gesamteindruck - bei der Prüfung
der Verwechslungsgefahr weitgehend unbeachtet lassen würde. In der bereits
zitierten „Pantohexal“-Entscheidung des Bundesgerichtshof hat dieser allerdings
ausgeführt, dass einer Widerspruchsmarke auch in einer jüngeren zusammen-
gesetzten Einwortmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen
kann (a. a. O. Leitsatz 2 und Rdnr. 22).
Stoppel
Schell
Martens
Me