Urteil des BPatG, Az. 32 W (pat) 303/02
BPatG: vermietung, computer, beförderung, internet, software, auto, telekommunikation, kennzeichnungskraft, erstellung, reifen
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
32 W (pat) 303/02
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. Oktober 2003
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 300 27 587
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2003 durch den Richter Viereck als Vor-
sitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 - vom
30. Mai 2002 insoweit aufgehoben, als die angegriffene
Marke hinsichtlich der Dienstleistungen
„Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifi-
scher Probleme im Internet, Erstellung und Gestalten und
Bereitstellung von Internet-Seiten, Erstellen von Program-
men für die Datenverarbeitung, Aktualisierung von Compu-
ter-Software, gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen
Unternehmensberatungen), Computer-Beratungsdienste,
Aktualisieren, Design und Vermietung von Computer-Soft-
ware, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten“
gelöscht wurde.
Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der am 9. April 2000 für die Waren und Dienstleistungen
12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande;
Abdeckhauben für Fahrzeuge, Antriebsketten für Landfahr-
zeuge, Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge, Antriebswel-
len für Landfahrzeuge, Autoreifen, Fahrzeugbetten, Brems-
backen für Fahrzeuge, Bremsbeläge für Fahrzeuge, Fahr-
zeugbremsen, Chassis für Fahrzeuge; mechanische Dieb-
stahlsicherungen für Fahrzeuge, Diebstahlwarngeräte für
Fahrzeuge, Dreiräder, Elektromotoren für Landfahrzeuge,
Gepäckträger für Fahrzeuge, Hupen und Signalhörner für
Fahrzeuge, Innenpolsterungen für Fahrzeuge, Hydraulik-
kreisläufe für Fahrzeuge, Motorhauben für Fahrzeuge, Rück-
fahrwarngeräte für Fahrzeuge, Stoßdämpfer für Fahrzeuge,
Stoßstangen für Fahrzeuge, Fahrzeugfenster, Fahrzeugka-
rosserien, Felgen für Fahrzeugräder, Fahrzeugsitze, Kopf-
stützen für Fahrzeugsitze, Schonbezüge für Fahrzeugsitze,
Fahrzeugtüren, Fahrzeugverdecke, Felgen für Fahrzeugrä-
der, Gepäcknetze für Fahrzeuge, Getriebe für Landfahrzeu-
ge, Kotflügel, Ladebordwände (Teile von Landfahrzeugen),
Triebwerke für Landfahrzeuge, Motoren für Landfahrzeuge,
Übersetzungsgetriebe für Landfahrzeuge, Militärfahrzeuge,
Radkappen, Rückspiegel, Scheibenwischer, Schmutzfänger,
Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Sicherheitsgurte für Fahr-
zeugsitze, Sportwagen, Wohnwagen, Windschutzscheiben;
41: Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung, sportliche und kul-
turelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen und
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Messen für kulturelle oder Unterrichtszwecke, Veröffentli-
chung von Büchern, Zusammenstellung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen, Filmproduktion, Dienstleistungen be-
züglich der Freizeitgestaltung, Herausgabe von Texten (aus-
genommen Werbetexte), Organisation und Veranstaltung
von Kolloquien, Kongressen, Konferenzen und Symposien,
Durchführung von Live-Veranstaltungen, Videofilmproduk-
tion, Videoverleih (Bänder, Kassetten);
42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Erstellen
von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Proble-
me im Internet, Erstellung und Gestalten und Bereitstellung
von Internet-Seiten, Erstellen von Programmen für die Da-
tenverarbeitung, Aktualisierung von Computer-Software, ge-
werbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensbe-
ratungen), Computer-Beratungsdienste, Verwaltung von Aus-
stellungsgelände, Aktualisieren, Design und Vermietung von
Computer-Software, Vermietung von Datenverarbeitungsge-
räten, Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer
Produkte (für Dritte), Dienstleistungen eines Grafikers,
Dienstleistungen eines Redakteurs, Vermietung von Ver-
kaufsautomaten, Erstellen von Bildreportagen
angemeldeten deutschen Marke 300 27 587
nurauto
hat die Widersprechende aus zwei prioritätsälteren gleichlautenden Wortmarken
NORAUTO
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Widerspruch erhoben. Hierbei handelt es sich um die EU-Marken
a) 273 078 (Anmeldetag: 13. Juni 1996, eingetragen am 18. Mai 1998),
geschützt für
- 12 - Ersatzteile für Fahrzeuge und Apparate zur Beförde-
rung; Ersatz- und Zubehörteile für Fahrzeuge und Apparate
zur Beförderung, unter anderem Kupplungen, Stoßdämpfer-
federn, Stoßdämpfer, Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeug-
reifen, Blendschutzvorrichtungen, Kopfstützen für Fahrzeug-
sitze, Diebstahlsicherungen, Schwingungsaufnehmer, Si-
gnalhörner und Hupen, Motorhauben, Karosserien, Ketten,
Fahrzeugchassis, Zylinder, Anlasser, Fahrtrichtungsanzei-
ger, Stoßstangen, Ventile für Fahrzeugreifen, Steuerräder,
Diebstahlwarngeräte, Rückfahrwarngeräte, Gepäckträger,
Radspurkränze, Torsionswellen, Getriebe, Heizkörperver-
schlüsse, Verdecke, Motorhauben, Kraftstoffsparer, Antriebs-
ketten, selbstklebende Flickgummis für Reifenschläuche,
Flickzeug für Reifenschläuche, Spikes für Reifen, Steuerket-
ten, Drehmomentwandler, Keilriemen, Zylinder für Motoren,
Untersetzungsgetriebe, Auspufftöpfe, Elektromotoren,
Schaltkupplungen, Zahnradgetriebe, Scheibenwischer,
Bremsbeläge, Bremsschuhe, Bremsbacken, Bremsen, Hy-
draulikkreisläufe, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Umwelt-
schutzgeräte für Motoren, Radnaben, Windschutzscheiben,
Reifen, Laufflächen für die Runderneuerung von Reifen, Luft-
pumpen, Gepäckträger, Triebwerke, Kühler für Motoren,
Ventilatoren für Motoren, Anhängerkupplungen, Tragfedern,
Rückspiegel, Räder, Freilaufräder, Sicherheitsgurte für Fahr-
zeugsitze, Fahrzeugsitze, Übersetzungsgetriebe, Scheiben
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für Fahrzeugfenster, Anhänger; Apparate zur Beförderung
auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
- 37 – Installation, Wartung und Reparatur von Ersatz- und
Zubehörteilen für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung
auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Wartung,
Reparatur und Reinigung von Fahrzeugen und Apparaten zur
Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Was-
ser; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Vermie-
tung von Reinigungsmaschinen; Abschleppen von Fahrzeu-
gen im Rahmen der Pannenhilfe; Auskünfte über Reparatu-
ren.
b) 1 330 455 (Anmeldetag: 1. Oktober 1999, eingetragen am 19. Septem-
ber 2000),
geschützt für
- 38 – Telekommunikation; Kommunikation per Computer ein-
schließlich Übertragung von Daten, Bildern und Textblöcken
über ein Telematiknetz; Kommunikation und Nachrichten-
übermittlung per Telematik und über Computerterminals.
Aufgrund einer Pfändungsvereinbarung ist am 19. Dezember 2001 eine Verfü-
gungsbeschränkung zu Lasten des Markeninhabers in das Register eingetragen
worden.
Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Mai 2002 die
Teillöschung der jüngeren Marke hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistun-
gen angeordnet:
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Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Ab-
deckhauben für Fahrzeuge, Antriebsketten für Landfahrzeu-
ge, Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge, Antriebswellen für
Landfahrzeuge, Autoreifen, Fahrzeugbetten, Bremsbacken
für Fahrzeuge, Bremsbeläge für Fahrzeuge, Fahrzeugbrem-
sen, Chassis für Fahrzeuge; mechanische Diebstahlsiche-
rungen für Fahrzeuge, Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge,
Dreiräder, Elektromotoren für Landfahrzeuge, Gepäckträger
für Fahrzeuge, Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge, In-
nenpolsterungen für Fahrzeuge, Hydraulikkreisläufe für Fahr-
zeuge, Motorhauben für Fahrzeuge, Rückfahrwarngeräte für
Fahrzeuge, Stoßdämpfer für Fahrzeuge, Stoßstangen für
Fahrzeuge, Fahrzeugfenster, Fahrzeugkarosserien, Felgen
für Fahrzeugräder, Fahrzeugsitze, Kopfstützen für Fahrzeug-
sitze, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Fahrzeugtüren, Fahr-
zeugverdecke, Felgen für Fahrzeugräder, Gepäcknetze für
Fahrzeuge, Getriebe für Landfahrzeuge, Kotflügel, Ladebord-
wände (Teile von Landfahrzeugen), Triebwerke für Landfahr-
zeuge, Motoren für Landfahrzeuge, Übersetzungsgetriebe für
Landfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Radkappen, Rückspiegel,
Scheibenwischer, Schmutzfänger, Schonbezüge für Fahr-
zeugsitze, Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze, Sportwagen,
Wohnwagen, Windschutzscheiben;
Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Erstellen von
Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im
Internet, Erstellung und Gestalten und Bereitstellung von In-
ternet-Seiten, Erstellen von Programmen für die Datenverar-
beitung, Aktualisierung von Computer-Software, gewerbs-
mäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatun-
gen), Computer-Beratungsdienste, Aktualisieren, Design und
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Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Daten-
verarbeitungsgeräten.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er be-
antragt (sinngemäß),
den angefochtenen Beschluss im Umfang der Versagung
aufzuheben und die Widersprüche insgesamt zurückzuwei-
sen.
Seiner Ansicht nach besteht keine Verwechslungsgefahr. In beiden sich gegen-
überstehenden Marken sei der jeweilige Bestandteil „auto“ beschreibend und da-
mit kennzeichnungsschwach. Die angegriffene Marke werde daher von dem Ein-
gangsbestandteil „nur“, der keinen Bezug zu den beanspruchten Waren habe, ge-
prägt. „NOR“ weise in Verbindung mit einem Schaltungszustand eine bestimmte
technische Bedeutung auf, im übrigen gebe es ein entsprechendes englischspra-
chiges Wort, das aus der Kombination „neither nor“ (weder noch) bekannt sei. Die
Bestandteile „nur“ und „NOR“ unterschieden sich im jeweils einzigen Vokal. Der
Schutzumfang des aus zwei beschreibenden Komponenten bestehenden Wider-
spruchszeichen sei gering. Hinsichtlich der Marke EU 1 330 455 bestehe auch kei-
ne Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Dienstleistungen. Der Begriff der Tele-
kommunikation beziehe sich im Markenrecht ausschließlich auf die unmittelbare
Übermittlung von Botschaften.
Die Widersprechende, welche die Zurückweisung der Beschwerde erstrebt, ist
dem entgegengetreten.
Der Markeninhaber stelle die rechtliche Beurteilung auf den Kopf, wenn er ausfüh-
re, „nur“ sei ein fantasievolles Wort, der Bestandteil „NOR“ der Widerspruchsmar-
ken dagegen rein beschreibend; es verhalte sich genau umgekehrt. Die jüngere
Marke bestehe aus zwei kennzeichnungsschwachen, deshalb aber gleichwertigen
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Bestandteilen, die den Gesamteindruck in der Zusammenstellung prägten und
nicht auseinander gerissen werden dürften. Entsprechendes gelte für die Wider-
spruchsmarken. Allerdings sei „NOR“ für den durchschnittlich informierten Ver-
braucher, auf den hier abzustellen sei, keine verständliche Sachangabe. Der Sinn-
gehalt des englischsprachigen Wortes „nor“ gehe in der vorliegenden Zusammen-
setzung mit „AUTO“ völlig verloren. Die sich gegenüberstehenden Marken seien
daher klanglich ebenso wie schriftbildlich hochgradig ähnlich. Dienstleistungsähn-
lichkeit bestehe auch im Verhältnis zu den für die Widerspruchsmarke
EU 1 330 455 geschützten Dienstleistungsangeboten.
II.
Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig. Die im Markenregister eingetra-
gene Verfügungsbeschränkung ändert nichts daran, dass der Inhaber der Marke
diese Rechtsstellung behalten hat (vgl. für den Fall der Pfändung eines Patents im
Einspruchsverfahren BPatGE 44, 95, 101). Der Markeninhaber ist mithin zur Ver-
teidigung seines Schutzrechts weiterhin berechtigt (wenn nicht sogar gegenüber
dem Pfandgläubiger verpflichtet).
Die Beschwerde ist auch teilweise, hinsichtlich einiger aufgrund des Widerspruchs
aus der EU-Marke 1 330 455 versagten Dienstleistungen in Klasse 42 begründet.
Im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.
Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 125b MarkenG ist die Eintragung einer
Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit
einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die bei-
den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedank-
lich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
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men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden
Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit
ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungs-
kraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder
durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).
a) Widerspruch aus der EU-Marke 273 078
aa) Die für die jüngere Marke registrierten Fahrzeuge, worunter vor allem Kraft-
fahrzeuge zu verstehen sind, sind mit den für die Widersprechende geschützten
Ersatz- und Zubehörteilen für Fahrzeuge hochgradig warenähnlich. Apparate zur
Beförderung auf dem Lande sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthal-
ten. Auch zwischen den im Einzelnen aufgeführten Kfz-Ersatz- und Zubehörteilen
besteht weitgehend Warengleichheit, im übrigen Warenähnlichkeit. Wohnwagen in
Klasse 12 sind zumindest mit Anhängern ähnlich.
bb) Entgegen der Auffassung des Markeninhabers ist der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke nicht gering. Zwar kann nicht in Zweifel gezogen werden, dass
der zweite Wortbestandteil AUTO im Hinblick auf die registrierten Waren des Kfz-
Sektors als solcher schutzunfähig ist. Abzustellen ist aber auf die Marke in ihrer
Gesamtheit, also einschließlich der Eingangssilbe NOR, die als kennzeichnungs-
kräftiger Fantasiebegriff aufgefasst wird. Durchschnittlichen deutschen Verkehrs-
kreisen, an die sich die betreffenden Waren richten, ist die sehr spezielle Bedeu-
tung des Begriffs NOR in der Technik nicht bekannt; diese haben auch keine Ver-
anlassung, an das englischsprachige Wort nor zu denken, das im übrigen in Ver-
bindung mit AUTO keinen Sinn ergibt. Deutschen Verbrauchern wird regelmäßig
auch nicht bekannt sein, dass die Widersprechende ihren Firmensitz in Nordfrank-
reich hat und Nord im Französischen wie
[nor] gesprochen wird. Mithin liegt der
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Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht wesentlich unterhalb des durch-
schnittlichen Bereichs.
cc) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf die jeweiligen Kennzeichnun-
gen in der Gesamtheit, also einschließlich des glatt beschreibenden Bestandteils
„auto“, abzustellen. Denn für eine Zerlegung der Marken unter Vernachlässigung
des zweiten Wortelements bei der Aufnahme, Wiedergabe und Benennung hat der
Verkehr keinen Anlass. Diese Beurteilung gilt gerade auch im Blick auf die jüngere
Marke, deren Schutzfähigkeit ausschließlich auf der Zusammenschreibung der
Einzelwörter beruht.
Die Vergleichsmarken kommen sich zumindest klanglich sehr nahe. Phonetisch
unterscheiden sich die Lautwerte der jeweils dunklen Vokale U und O wenig. Vor
allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen – laute Verkaufsräume, Tele-
fon – sind Fälle des Verhörens, bei ansonsten vollständiger Übereinstimmung der
Markenwörter, nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen.
dd) Unter Berücksichtigung der Wechselwirkung von weitgehender Warenidentität,
im übrigen hochgradiger Warenähnlichkeit, nur leicht unterdurchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und großer Markenähnlichkeit ver-
bleibt es bei der dem Widerspruch bezüglich der Waren in Klasse 12 stattgeben-
den Entscheidung der Markenstelle.
b) Widerspruch aus der EU-Marke 1 330 455
aa) Von den Dienstleistungen in Klasse 42, bezüglich derer die Löschung der jün-
geren Marke angeordnet worden ist, liegen nur die Vermietung der Zugriffszeit zu
Datenbanken im Ähnlichkeitsbereich zu den Telekommunikationsdienstleistungen
der Widerspruchsmarke in Klasse 38. Diese Beurteilung entspricht der bisherigen
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 20. September 1999,
33 W (pat) 182/98 – CATPRO/PATPRO), wonach Dienstleistungsähnlichkeit zwi-
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schen Telekommunikation und der Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datennetzen
besteht, nicht aber z.B. zur Erstellung von Computerprogrammen. Die sonstigen
für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen in Klasse 42, auch soweit sie
sich als Programmier- und Designleistungen auf das Internet beziehen, sind nicht
mehr ähnlich zu Telekommunikation, wobei dieser Begriff nur selbständige, ge-
genüber Dritten erbrachte Kommunikationsleistungen umfasst (BPatG, aaO). Dass
sowohl Telekommunikation als auch EDV-Dienstleistungen jeweils als ähnlich zu
Datenverarbeitungsgeräten in Klasse 9 angesehen werden – der Computer ist
heute vielfach zugleich Datenendstelle (Terminal) – besagt nicht, dass diese
Dienstleistungen auch untereinander ähnlich wären.
bb) Nach der Wechselwirkungslehre (aaO) ist somit, auch wenn hier ebenfalls von
annähernd durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und
hochgradiger Markenähnlichkeit ausgegangen werden muss, dem Widerspruch
aus der EU-Marke 1 330 455 nur bezüglich der Dienstleistung Vermietung von Zu-
griffszeit zu Datenbanken stattzugeben – insoweit hat der Beschluss der Marken-
stelle Bestand -, nicht aber hinsichtlich der sonstigen in der Beschlussformel ge-
nannten Dienstleistungen.
Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.
Viereck Rauch
Sekretaruk
Ko