Urteil des BPatG, Az. 4 ZA (pat) 33/06

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BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
4 ZA (pat) 33/06
(zu 4 Ni 56/00 (EU))
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
g e g e n
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betreffend das europäische Patent EP 0 199 274 (DE 36 66 886)
(hier: Kostenfestsetzung)
hat der 4.
Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
7. Dezember 2006 durch …
beschlossen:
1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der
Rechtspflegerin vom 18. Mai 2006 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be-
trägt 2.180,66 €.
G r ü n d e
I.
Nachdem mit Senatsurteil vom 28. November 2001 die Klage abgewiesen worden
war, hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 5. Juli 2005 auf die Berufung der
Klägerin das Streitpatent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Ver-
fahrens auferlegt. Der Wert des Streitgegenstandes war in erster Instanz auf
500.000,00 DM (=255.645,94 €) und in zweiter Instanz auf 250.000,00 € festge-
setzt worden.
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Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtig-
keitsverfahrens anhängig.
Die Klägerin hat beim Bundespatentgericht Kostenfestsetzung beantragt. Dabei
hat sie unter anderem für den in erster Instanz mitwirkenden Rechtsanwalt eine
10/10 Prozessgebühr gemäß § 31 Abs. 1 BRAGO nebst Auslagenpauschale ge-
mäß § 26 BRAGO in Höhe von insgesamt 2.180,66 € beansprucht.
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Mai 2006 hat die Rechtspflegerin des
Bundespatentgerichts diese Gebühren in der beantragten Gesamthöhe festge-
setzt. Zur Begründung wurde angeführt, nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts sei § 143 Abs. 3 PatG im Bereich des Nichtigkeitsverfahrens
analog anzuwenden.
Gegen den am 31.
Mai
2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am
14. Juni 2006 eingelegte Erinnerung der Beklagten, mit der sie nur die Festset-
zung der Kosten des in erster Instanz mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Sie
rügt, dass in der Begründung des Beschlusses insoweit nur darauf abgestellt wor-
den sei, § 143 Abs. 3 PatG werde im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
analog angewandt, was schon wegen § 140 Abs. 3 MarkenG und § 52 Abs. 4
GeschmMG so nicht richtig sei. Zudem betreffe § 143 Abs. 3 PatG seinem Wort-
laut nach nur Patentstreitsachen, zu denen ein Nichtigkeitsverfahren nicht gehöre.
Schließlich sei kein Raum für eine analoge Anwendung der Vorschrift, da keine
ungewollte Gesetzeslücke vorliege und der Fall der Kosten einer Doppelvertretung
in erster Instanz im Rahmen des § 91 ZPO sachgerecht gelöst werden könne.
Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.
II.
Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.
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Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG
auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO).
Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung notwendig waren. Dazu gehören nach Absatz 2 dieser Vorschrift die
gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.
§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO schränkt die Erstattungspflicht dahin ein, dass die Kosten
mehrerer (Rechts-)Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten eines
Rechtsanwalts nicht übersteigen. Dem Wortlaut nach bezieht sich diese Be-
schränkung nur auf die Inanspruchnahme mehrerer Rechtsanwälte, nicht jedoch
auf die zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten. Aber selbst wenn letzteres
der Fall wäre, schlössen die Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem
Patentgericht die entsprechende Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO aus,
denn eine Vertretung durch sowohl einen Patentanwalt als auch einen Rechtsan-
walt kann im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens mit Rücksicht auf dessen tech-
nischen und rechtlichen Gehalt im Einzelfall durchaus notwendig sein. Der strikte
Ausschluss der Kostenerstattung für einen mitwirkenden Anwalt der anderen Fa-
kultät kann daher im Nichtigkeitsverfahren nicht gelten.
Im vorliegenden Fall war die Hinzuziehung des Rechtsanwalts außerhalb der
mündlichen Verhandlung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig, da ein das
Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war. In diesen Fällen ist
nämlich regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen,
etwa im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidi-
gung im Nichtigkeitsverfahren.
Da vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang herrscht und sich jeder Be-
teiligte gemäß § 97 Abs. 1 PatG durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen
kann, steht es im Nichtigkeitsverfahren in Fällen eines parallelen Verletzungsver-
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fahrens jedem Verfahrensbeteiligten frei, einen Patentanwalt zu beauftragen. Er ist
deshalb nicht verpflichtet, in Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens seine
Vertretung auf den dort bevollmächtigten Rechtsanwalt zu beschränken, denn die-
sem fehlt für das Nichtigkeitsverfahren regelmäßig die technische Sachkunde. In
diesem Fall wäre daher ein mitwirkender Patentanwalt zu bestellen.
Der Senat hält an der bisherigen Rechtsprechung (BPatG 31, 51; 31, 75; 33, 160;
34, 85; 46, 167; zuletzt: BPatGE 47, 50; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG,
6. Aufl., § 84 Rdnr. 56 m. w. N.) nicht mehr fest. Für eine entsprechende Anwen-
dung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren ist zumindest seit der
Änderung des § 143 PatG durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von
Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (PatKostG) vom
13. Dezember 2001 (BlPMZ 2002, 14, 25) kein Raum mehr (so auch Benkard-
Rogge, PatG 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31).
Voraussetzung für eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im
Nichtigkeitsverfahren wäre nämlich, dass der Gesetzgeber eine solche in einer
Verweisungsvorschrift vorgesehen hätte oder dass der zur Entscheidung stehende
Fall im trotz vergleichbarer Sachverhaltsgestaltung im Gesetz unbewusst nicht ge-
regelt wäre. Keine der Voraussetzungen liegt vor.
§ 84 Abs. 2 PatG verweist ausdrücklich auf die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung, nicht hingegen auf § 143 Abs. 3 PatG. Wäre eine solche Verweisung gewollt
gewesen, hätte mehrfach, zuletzt anlässlich der Änderung des § 143 PatG durch
das KostRMoG vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718), dazu Gelegenheit bestanden.
Der Verzicht auf eine Verweisungsvorschrift ist gerechtfertigt. § 143 Abs. 3 PatG
ist eine Sondervorschrift zu § 91 Abs. 1 ZPO für Patentstreitsachen. Dort wird dar-
auf verzichtet, vom Kostengläubiger den Nachweis für die Notwendigkeit der Inan-
spruchnahme zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten zu verlangen. Deren
Notwendigkeit wird generell unterstellt. Das hat seinen Grund in dem im Verlet-
zungsverfahren herrschenden Anwaltszwang (§ 143 Abs. 1 PatG i. V. m. § 78
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Abs. 1 ZPO). Der Rechtsanwalt muss daher in Patentstreitsachen einen Patent-
anwalt hinzuziehen, wenn und soweit ihm die die technische Kompetenz fehlt.
Eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsver-
fahren hätte dagegen in nicht wenigen Fällen zur Folge, dass - unter Verstoß ge-
gen den Grundsatz, dass nur notwendige Kosten erstattungspflichtig sind - die
unterlegene Partei auch nicht notwendige Kosten für die Inanspruchnahme eines
zweiten Anwalts schuldete. Anders als In Patentstreitsachen sind im Nichtigkeits-
verfahren Fälle denkbar, in denen die Mitwirkung eines weiteren Anwalts unnötig
ist. Im Nichtigkeitsverfahren lassen sich die Parteien regelmäßig durch einen Pa-
tentanwalt bzw. Patentassessor oder durch einen im gewerblichen Rechtsschutz
erfahrenen Rechtsanwalt vertreten. Wird ein Patentanwalt bevollmächtigt, besteht
aber in der Regel kein Bedarf, einen mitwirkenden Rechtsanwalt hinzuzuziehen,
da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbereich der beruflichen Tä-
tigkeit eines Patentanwalts gehört. Einer rechtskundigen Mitwirkung bedarf der
Patentanwalt nur in besonderen Fällen, etwa bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines
Verletzungsverfahrens.
Auch fehlt es an der weiteren Voraussetzung für eine analoge Anwendung von
§ 143 Abs. 3 PatG. Es liegt keine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke vor. Wie
dargelegt, verweist § 84 Abs. 2 PatG auf § 91 Abs. 1 ZPO, also auf eine Vor-
schrift, die geeignet ist, die Frage der Kostenpflicht und deren Umfang sachge-
recht zu behandeln.
Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist
als unzulässig zurückzuweisen. Dieses Rechtsmittel ist gemäß § 99 Abs. 2 PatG
nur in den besonderen Fällen des § 100 PatG statthaft. Danach ist die Rechtsbe-
schwerde nur zulässig gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate, durch die über
eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird. An dieser Voraussetzung fehlt
es. Gegenstand der Entscheidung ist eine Erinnerung. gegen einen Beschluss des
Rechtspflegers nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPflG. Auch wird dieser Beschluss nicht
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von einem Beschwerdesenat, sondern von einem Nichtigkeitssenat getroffen (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdnr. 38; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80
Rdnr. 62).
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1
ZPO.
Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur
Überprüfung gestellten Betrag.
gez.
Unterschriften