Urteil des BPatG, Az. 4 ZA (pat) 33/06

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BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 33/06

(zu 4 Ni 56/00 (EU))

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…

g e g e n

…

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent EP 0 199 274 (DE 36 66 886)

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 4.

Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am

7. Dezember 2006 durch …

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der

Rechtspflegerin vom 18. Mai 2006 wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.

3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be-

trägt 2.180,66 €.

G r ü n d e

Nachdem mit Senatsurteil vom 28. November 2001 die Klage abgewiesen worden

war, hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 5. Juli 2005 auf die Berufung der

Klägerin das Streitpatent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Ver-

fahrens auferlegt. Der Wert des Streitgegenstandes war in erster Instanz auf

500.000,00 DM (=255.645,94 €) und in zweiter Instanz auf 250.000,00 € festge-

setzt worden.

- 3 -

Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtig-

keitsverfahrens anhängig.

Die Klägerin hat beim Bundespatentgericht Kostenfestsetzung beantragt. Dabei

hat sie unter anderem für den in erster Instanz mitwirkenden Rechtsanwalt eine

10/10 Prozessgebühr gemäß § 31 Abs. 1 BRAGO nebst Auslagenpauschale ge-

mäß § 26 BRAGO in Höhe von insgesamt 2.180,66 € beansprucht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Mai 2006 hat die Rechtspflegerin des

Bundespatentgerichts diese Gebühren in der beantragten Gesamthöhe festge-

setzt. Zur Begründung wurde angeführt, nach ständiger Rechtsprechung des Bun-

despatentgerichts sei § 143 Abs. 3 PatG im Bereich des Nichtigkeitsverfahrens

analog anzuwenden.

Gegen den am 31.

Mai

2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am

14. Juni 2006 eingelegte Erinnerung der Beklagten, mit der sie nur die Festset-

zung der Kosten des in erster Instanz mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Sie

rügt, dass in der Begründung des Beschlusses insoweit nur darauf abgestellt wor-

den sei, § 143 Abs. 3 PatG werde im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

analog angewandt, was schon wegen § 140 Abs. 3 MarkenG und § 52 Abs. 4

GeschmMG so nicht richtig sei. Zudem betreffe § 143 Abs. 3 PatG seinem Wort-

laut nach nur Patentstreitsachen, zu denen ein Nichtigkeitsverfahren nicht gehöre.

Schließlich sei kein Raum für eine analoge Anwendung der Vorschrift, da keine

ungewollte Gesetzeslücke vorliege und der Fall der Kosten einer Doppelvertretung

in erster Instanz im Rahmen des § 91 ZPO sachgerecht gelöst werden könne.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.

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Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG

auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO).

Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits

zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts-

verteidigung notwendig waren. Dazu gehören nach Absatz 2 dieser Vorschrift die

gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.

§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO schränkt die Erstattungspflicht dahin ein, dass die Kosten

mehrerer (Rechts-)Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten eines

Rechtsanwalts nicht übersteigen. Dem Wortlaut nach bezieht sich diese Be-

schränkung nur auf die Inanspruchnahme mehrerer Rechtsanwälte, nicht jedoch

auf die zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten. Aber selbst wenn letzteres

der Fall wäre, schlössen die Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem

Patentgericht die entsprechende Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO aus,

denn eine Vertretung durch sowohl einen Patentanwalt als auch einen Rechtsan-

walt kann im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens mit Rücksicht auf dessen tech-

nischen und rechtlichen Gehalt im Einzelfall durchaus notwendig sein. Der strikte

Ausschluss der Kostenerstattung für einen mitwirkenden Anwalt der anderen Fa-

kultät kann daher im Nichtigkeitsverfahren nicht gelten.

Im vorliegenden Fall war die Hinzuziehung des Rechtsanwalts außerhalb der

mündlichen Verhandlung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig, da ein das

Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war. In diesen Fällen ist

nämlich regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen,

etwa im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidi-

gung im Nichtigkeitsverfahren.

Da vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang herrscht und sich jeder Be-

teiligte gemäß § 97 Abs. 1 PatG durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen

kann, steht es im Nichtigkeitsverfahren in Fällen eines parallelen Verletzungsver-

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fahrens jedem Verfahrensbeteiligten frei, einen Patentanwalt zu beauftragen. Er ist

deshalb nicht verpflichtet, in Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens seine

Vertretung auf den dort bevollmächtigten Rechtsanwalt zu beschränken, denn die-

sem fehlt für das Nichtigkeitsverfahren regelmäßig die technische Sachkunde. In

diesem Fall wäre daher ein mitwirkender Patentanwalt zu bestellen.

Der Senat hält an der bisherigen Rechtsprechung (BPatG 31, 51; 31, 75; 33, 160;

34, 85; 46, 167; zuletzt: BPatGE 47, 50; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG,

6. Aufl., § 84 Rdnr. 56 m. w. N.) nicht mehr fest. Für eine entsprechende Anwen-

dung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren ist zumindest seit der

Änderung des § 143 PatG durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von

Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (PatKostG) vom

13. Dezember 2001 (BlPMZ 2002, 14, 25) kein Raum mehr (so auch Benkard-

Rogge, PatG 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31).

Voraussetzung für eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im

Nichtigkeitsverfahren wäre nämlich, dass der Gesetzgeber eine solche in einer

Verweisungsvorschrift vorgesehen hätte oder dass der zur Entscheidung stehende

Fall im trotz vergleichbarer Sachverhaltsgestaltung im Gesetz unbewusst nicht ge-

regelt wäre. Keine der Voraussetzungen liegt vor.

§ 84 Abs. 2 PatG verweist ausdrücklich auf die Vorschriften der Zivilprozessord-

nung, nicht hingegen auf § 143 Abs. 3 PatG. Wäre eine solche Verweisung gewollt

gewesen, hätte mehrfach, zuletzt anlässlich der Änderung des § 143 PatG durch

das KostRMoG vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718), dazu Gelegenheit bestanden.

Der Verzicht auf eine Verweisungsvorschrift ist gerechtfertigt. § 143 Abs. 3 PatG

ist eine Sondervorschrift zu § 91 Abs. 1 ZPO für Patentstreitsachen. Dort wird dar-

auf verzichtet, vom Kostengläubiger den Nachweis für die Notwendigkeit der Inan-

spruchnahme zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten zu verlangen. Deren

Notwendigkeit wird generell unterstellt. Das hat seinen Grund in dem im Verlet-

zungsverfahren herrschenden Anwaltszwang (§ 143 Abs. 1 PatG i. V. m. § 78

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Abs. 1 ZPO). Der Rechtsanwalt muss daher in Patentstreitsachen einen Patent-

anwalt hinzuziehen, wenn und soweit ihm die die technische Kompetenz fehlt.

Eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsver-

fahren hätte dagegen in nicht wenigen Fällen zur Folge, dass - unter Verstoß ge-

gen den Grundsatz, dass nur notwendige Kosten erstattungspflichtig sind - die

unterlegene Partei auch nicht notwendige Kosten für die Inanspruchnahme eines

zweiten Anwalts schuldete. Anders als In Patentstreitsachen sind im Nichtigkeits-

verfahren Fälle denkbar, in denen die Mitwirkung eines weiteren Anwalts unnötig

ist. Im Nichtigkeitsverfahren lassen sich die Parteien regelmäßig durch einen Pa-

tentanwalt bzw. Patentassessor oder durch einen im gewerblichen Rechtsschutz

erfahrenen Rechtsanwalt vertreten. Wird ein Patentanwalt bevollmächtigt, besteht

aber in der Regel kein Bedarf, einen mitwirkenden Rechtsanwalt hinzuzuziehen,

da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbereich der beruflichen Tä-

tigkeit eines Patentanwalts gehört. Einer rechtskundigen Mitwirkung bedarf der

Patentanwalt nur in besonderen Fällen, etwa bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines

Verletzungsverfahrens.

Auch fehlt es an der weiteren Voraussetzung für eine analoge Anwendung von

§ 143 Abs. 3 PatG. Es liegt keine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke vor. Wie

dargelegt, verweist § 84 Abs. 2 PatG auf § 91 Abs. 1 ZPO, also auf eine Vor-

schrift, die geeignet ist, die Frage der Kostenpflicht und deren Umfang sachge-

recht zu behandeln.

Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist

als unzulässig zurückzuweisen. Dieses Rechtsmittel ist gemäß § 99 Abs. 2 PatG

nur in den besonderen Fällen des § 100 PatG statthaft. Danach ist die Rechtsbe-

schwerde nur zulässig gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate, durch die über

eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird. An dieser Voraussetzung fehlt

es. Gegenstand der Entscheidung ist eine Erinnerung. gegen einen Beschluss des

Rechtspflegers nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPflG. Auch wird dieser Beschluss nicht

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von einem Beschwerdesenat, sondern von einem Nichtigkeitssenat getroffen (vgl.

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdnr. 38; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80

Rdnr. 62).

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1

ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur

Überprüfung gestellten Betrag.

gez.

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