Urteil des BPatG vom 02.11.2009, 11 W (pat) 327/04

Aktenzeichen: 11 W (pat) 327/04

BPatG (stand der technik, maschine, patent, fachmann, fig, verhandlung, druckschrift, vergleich, technik, chip)

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 9/09

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

betreffend die Marke 303 67 131

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 10. August 2010

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für

Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

21. Oktober 2008 insoweit aufgehoben, als der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt worden sind.

2. Die außergerichtlichen Kosten des Erinnerungsverfahrens

und des Beschwerdeverfahrens trägt jeder Beteiligte selbst.

3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

G r ü n d e

I .

Gegen die am 18. März 2004 eingetragene Wortmarke 303 67 131

IGEL PLUS

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 ist am 26. Juli 2004

Widerspruch erhoben worden aus der am 11. Juni 1996 eingetragenen

Wort-/Bildmarke 396 02 967

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 6, 8 bis 11, 13 bis 18, 20 bis 39,

41, 42. Die Widerspruchsmarke ist später, auf Antrag der Widersprechenden, am

5. Mai 2009 gelöscht worden.

Mit Beschluss des Erstprüfers vom 12. Mai 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch zurückgewiesen. Von einer Auferlegung der Verfahrenskosten wurde in diesem Beschluss abgesehen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden

hat der Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 21. Oktober 2008 zurückgewiesen

und der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat er ausgeführt, dass der Widerspruch erfolglos sei, weil keine

Verwechslungsgefahr zwischen den konkurrierenden Marken bestehe. Zwar seien

die Dienstleistungen „Versicherungswesen“ für beide Marken identisch. Es könne

indes dahinstehen, inwieweit es darüber hinaus zu Überschneidungen zwischen

den Waren und Dienstleistungen komme, da eine Verwechslungsgefahr in jedem

Falle ausscheide, weil die Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der allenfalls

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand voneinander einhalten würden. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft sei nicht auszugehen, da diese zumindest für den Dienstleistungsbereich nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden sei. Zwar sei die Widerspruchsmarke als Marke für einen Lebensmitteldiscounter vergleichsweise bekannt, dies gelte indes nicht für das hier betroffene Dienstleistungsgebiet. Insoweit

habe sich der Vortrag der Widersprechenden lediglich auf wenige knappe Sätze

beschränkt. Vor diesem Hintergrund seien die klanglichen und schriftbildlichen

Unterschiede zwischen den beiden Zeichen deutlich genug, um Verwechslungen

in rechtserheblichem Umfang zu vermeiden. Auch eine assoziative Verwechslung

der Vergleichsmarken sei nicht zu befürchten. Insbesondere genüge die partielle

Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „PLUS“ nicht, um eine Ähnlichkeit der

Marken insgesamt zu begründen, da diesem Bestandteil keine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Dies gelte selbst dann, wenn das Wort „IGEL“

durch seine Bedeutung als besondere „Igel-Technik“ in der Werbebranche oder

durch die vom Markeninhaber vorgetragene Bedeutung als Abkürzung für „Individuelle Gesundheitsleistung“ einen beschreibenden Inhalt aufweise. Eine Prägung

durch den Begriff „PLUS“ komme nicht in Betracht, weil das Wort „PLUS“ in Zusammenhang mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beschreibend

verwendet werde, um auf zusätzliche, verbesserte Eigenschaften oder auf einen

Vorteil oder Vorzug hinzuweisen. Auf Grund der Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils „PLUS“ könne dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begründen. Zudem sei - wie schon in dem Beschluss des Bundespatentgerichts

28 W (pat) 102/01 - PLUS/GILLETTE GII PLUS entschieden - auch auszuschließen, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Darüber hinaus hat der Erinnerungsprüfer ausgeführt, dass es ausnahmsweise

der Billigkeit entspreche, der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauferlegung komme in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht

auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Schutzes der gegnerischen Marke durchzusetzen versuche. Dies könne der Fall sein,

wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil rein tatsächliche Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweise, wie

es vorliegend der Fall sei. Darüber hinaus sei der Widersprechenden die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils „PLUS“ ihrer Wort-/Bildmarke auf Grund zahlreicher Entscheidungen in Markeneintragungsverfahren bereits bekannt. Zudem

habe das Deutsche Patent- und Markenamt, insbesondere die Markenstelle für

Klasse 36, zahlreiche hierauf gestützte Widersprüche zurückgewiesen. Etwaige

Beschwerdeverfahren seien infolge von Rücknahmen der Widersprüche ohne eine

Entscheidung des Gerichts beendet worden.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende ausschließlich gegen die

in dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 21. Oktober 2008 angeordnete Auferlegung von Kosten.

Sie ist der Ansicht, dass der Verfahrensausgang keine Kostenauferlegung rechtfertige, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einem Zivilverfahren nicht gleichgestellt werden dürfe. Darüber hinaus habe die Widersprechende auch nicht sicher damit rechnen müssen zu unterliegen. Insbesondere

habe sie nicht von einer völligen Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung ausgehen müssen. Dies ergebe sich aus dem umfassenden Sachvortrag der Widersprechenden zur Verwechslungsgefahr sowie zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Im Übrigen würden die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts

in Sachen „PLUS/Reisen mit Plus“, „PLUS/2 plus“, „PLUS/U2B PLUS“ sowie die

Entscheidung des HABM „PLUS/BIG PLUS“ zeigen, dass das Markenwort „PLUS“

nicht nur schutzfähig, sondern zugleich eine „Kollisionsgefahr“ der Vergleichszeichen möglich sei. Auch aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen

„City Plus/D2 - BestCityPlus“ (I ZR 122/00) ergebe sich die Schutzfähigkeit des

Markenwortes „PLUS“. Zudem gebe es mehrere Voreintragungen von Marken mit

dem Bestandteil „Plus“.

„PLUS“ kollidiere auch mit der angegriffenen Marke „IGEL PLUS“, weil das Wort

„IGEL“ auf Grund seines Inhalts eindeutig inhaltsbeschreibend für die Dienste der

angegriffenen Marke sei, weshalb es das Zeichen nicht prägen könne.

Außerdem meint die Widersprechende, dass die Widerspruchsmarke über eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge und verweist hierzu auf ihren Vortrag vor

der Markenstelle, in dem sie Ausführungen zur Benutzung des Zeichens gemacht

hat.

Des Weiteren ist die Widersprechende der Auffassung, dass die Schutzfähigkeit

der Widerspruchsmarke nicht auf ihren Bildbestandteil reduziert werden könne,

weil eine Bezugnahme auf sie regelmäßig klanglich stattfinde und insoweit nur aus

dem Wort „Plus“ bestehe.

Über die Gefahr der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hinaus bestehe auch die

Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Eine assoziative Verwechslungsgefahr werde erheblich dadurch gesteigert, dass

die Widersprechende und ihre Tochtergesellschaften über sechs weitere Marken

mit dem Stammbestandteil „Plus“ verfügten.

Zudem sei die rechtliche Überprüfung einer Verwechslungsgefahr mit Vergleichsmarken vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch geboten, um die Marke

vor teilidentischen Neuanmeldungen angemessen zu schützen. Aus diesem

Grunde seien verfahrensfremde Ziele der Widersprechenden nicht ersichtlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss vom 21. Oktober 2008 insoweit

aufzuheben, als der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt worden sind.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

a) Die Statthaftigkeit der Beschwerde folgt aus § 66 MarkenG. Vorliegend handelt es sich um eine sogenannte isolierte Kostenbeschwerde, da mit der Beschwerde ausschließlich die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patentund Markenamtes, das die Kosten des Erinnerungsverfahrens aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt hat,

nicht aber die Entscheidung in der Hauptsache, angegriffenen wird. Eine solche

isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung ist im Markenrecht nach ständiger

Rechtsprechung zulässig (BPatGE 10, 311 (LS, 312) - Choco Flakes/Choco-

Wach; BPatGE 34, 99 (101); BPatGE 46, 71 (73) - Token & Medaillen; BPatG

33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann,

Bd. I, 2. Aufl., § 63 Rd. 11; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 6, § 71

Rd. 4; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/ Medienrecht, 2008, § 63 Rd. 7; Kirchner, Mitt. 1998, 147 (148); BPatG 24 W (pat) 16/07

- MCI HaarPLUS/PLUS; BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG

30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS).

Die Vorschrift des § 99 ZPO, die bestimmt, dass die Anfechtung der gerichtlichen

Kostenentscheidung unzulässig ist, wenn nicht auch gegen die Entscheidung in

der Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird, findet trotz der Verweisungsnorm

in § 82 Abs. 1, 1. Halbs. MarkenG keine Anwendung. Die Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht schließen deren Anwendung aus 82

Abs. 1, 2. Halbs. MarkenG), weil alle belastenden Entscheidungen des Patentamtes als Träger öffentlicher Gewalt im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG gerichtlich

überprüfbar sein müssen.

aa) Für die Statthaftigkeit einer isolierten Anfechtung sprechen sowohl historische als auch verfassungsrechtliche Gesichtspunkte.

§ 5 Abs. 6 Satz 4 des Warenzeichengesetzes (WZG) in der vor dem Inkrafttreten

des 6. Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961 (BlPMZ 1961, 124 ff.) geltenden

Fassung sah vor, dass die Kostenentscheidung für sich allein nicht anfechtbar

sein sollte und zwar auch dann nicht, wenn diese den einzigen Gegenstand des

Beschlusses bildete. § 5 Abs. 6 Satz 4 WZG ist indes durch Art. 3 Nr. 9 i. V. m.

Art. 1 Nr. 25 des 6. Überleitungsgesetzes (BlPMZ 1961, 124 (135, 126)) ersatzlos

gestrichen worden. Diese ersatzlose Streichung lässt den Willen des Gesetzgebers erkennen, eine entsprechende isolierte Kostenanfechtung in Abkehr von der

vorherigen Rechtslage ausdrücklich zuzulassen. Für die Streichung des § 5 Abs. 6

Satz 4 WZG lautet die Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes

(BlPMZ 1961, (164 zu Nr. 9)) wie folgt:

„In dieser Bestimmung sieht der Entwurf eine redaktionelle Angleichung des § 5 Abs. 6 des Warenzeichengesetzes an die mit dem

Entwurf für § 33 Abs. 2 des Patentgesetzes vorgeschlagene

Neufassung vor. Eine sachliche Änderung des geltenden Rechts

ist mit der Neuregelung nur insofern verbunden, als die bisherige

Unanfechtbarkeit der Kostenentscheidung beseitigt wird. Wegen

der Gründe hierfür wird auf die Begründung zu der Neufassung

des § 33 des Patentgesetzes (vgl. § 1 Nr. 23 des Entwurfs) verwiesen.“

In der Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zu § 33 Abs. 2 PatG

(BlPMZ 1961, 150 (zu Nr. 23, jetzt Nr. 25 b) bb)) heißt es:

„Ferner wird der bisherige Satz 3 des § 33 Abs. 2, wonach die

Kostenentscheidung für sich allein nicht anfechtbar ist, auch wenn

sie den einzigen Gegenstand des Beschlusses bildet, gestrichen.

Diese Bestimmung ist mit der Regelung des Art. 19 Abs. 4 GG

zwar insofern vereinbar, als sie eine Anfechtung der Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung der Prüfungsstelle

oder der Patentabteilung ermöglicht. Es sind aber auch Fälle

denkbar - z. B. bei Zurücknahme der Anmeldung oder eines Einspruchs -, in dem eine Anfechtung der Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung deshalb nicht möglich ist, weil

eine Endentscheidung nicht ergeht. In diesen Fällen steht die Bestimmung des § 33 Abs. 2 Satz 3 mit der Regelung des Art. 19

Abs. 4 GG in Widerspruch. Der Entwurf sieht deshalb die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung des Patentgesetzes vor.“

Würde man ausschließlich auf diese Entwurfsbegründungen abstellen, so würde

sich die Statthaftigkeit einer isolierten Anfechtung von Kostenentscheidungen allerdings nur auf solche Fälle beschränken, in denen eine Entscheidung nur noch

zum Kostenpunkt ergangen ist, also insbesondere Fälle der Zurücknahme der

Anmeldung oder des Widerspruchs (Kirchner, Mitt. 1968, 147 (148)). Eine solche

Sichtweise würde aber verkennen, dass die Vorschrift insgesamt gestrichen wurde

und dass es sich bei der Kostenentscheidung des Patentamts nach § 63 Abs. 1

MarkenG um eine Entscheidung handelt, für die Art. 19 Abs. 4 GG die uneingeschränkte Nachprüfung durch ein unabhängiges Gericht erfordert. Insoweit ist zu

beachten, dass eine nachteilige Maßnahme der öffentlichen Gewalt im Sinne von

Art. 19 Abs. 4 GG nicht nur im Rahmen einer nachteiligen Sachentscheidung,

sondern auch in einer belastenden Kostenentscheidung liegen kann (Kirchner,

Mitt. 1968, 147 (148); vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Dies gilt auch dann, wenn

eine Entscheidung in der Hauptsache ergeht, diese aber - im Gegensatz zur Nebenentscheidung über die Kosten - vom Beschwerdeführer akzeptiert wird. Aufgrund der Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG darf ein Rechtsschutzbedürfnis an einer

isolierten Anfechtbarkeit der belastenden patentamtlichen Kostenentscheidung

daher nicht verneint werden.

bb) Gegen diese Sichtweise spricht nicht, dass das Widerspruchsverfahren als

echtes Streitverfahren ausgestaltet ist, das außer von der Amtsermittlung 73

Abs. 1 MarkenG) von der Verhandlungsmaxime und der Dispositionsfreiheit der

Verfahrensbeteiligten bestimmt wird und insoweit keine verfahrensrechtlichen Besonderheiten aufweist, die der gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gebotenen

entsprechenden Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung, insbesondere des § 99 ZPO, prinzipiell entgegenstehen würden (vgl. BGH GRUR 1998,

940 (941) - Sanopharm/Salorpharm).

Zwar könnte der Sinn und Zweck des § 99 ZPO, der verhindern soll, dass eine

Anfechtung allein im Kostenpunkt erfolgt und über diesen Umweg eine Nachprüfung auch in der (nicht angefochtenen) Hauptsacheentscheidung erforderlich wird

(vgl. BGH GRUR 1967, 94 (96) - Stute/Hengst), gleichermaßen für das Widerspruchsverfahren gelten, da es nicht wünschenswert erscheint, dass die höhere

Instanz die Hauptsache nur wegen der Kostenentscheidung nachprüfen muss und

u. U. eine Kostenentscheidung getroffen wird, die in ihren Gründen im Widerspruch zur unabänderlich gewordenen Hauptsacheentscheidung stehen würde.

Dementsprechend hält der Bundesgerichtshof im Markenrecht jedenfalls eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung im Wege der Rechtsbeschwerde für

unzulässig und verweist insoweit auf den Grundsatz des § 99 ZPO (BGH GRUR

1967, 94 (96) - Stute/Hengst; BGH GRUR 2001, 139 (140) - Parkkarte m. w. N.).

Auch der Umstand, dass es sich bei der Entscheidung des DPMA nach § 63

Abs. 1 MarkenG um eine Billigkeitsentscheidung handelt, die dementsprechend

einen weiteren Beurteilungsspielraum vorsieht, als dies in § 91 ff. ZPO der Fall

wäre, würde für sich genommen die Nichtanwendbarkeit von § 99 ZPO nicht

rechtfertigen, zumal zu berücksichtigen ist, dass auch andere Verfahrensordnungen, wie z. B. das bis vor kurzem geltende Gesetz über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), im Rahmen der Kostenverteilung ebenfalls eine

Billigkeitsentscheidung vorsahen 13 a FGG a. F.) und dennoch eine isolierte

Anfechtung der Kostenentscheidung untersagten 20a Abs. 1 Satz 1 FGG a. F.,

wobei nunmehr, nach dem ersatzlosen Fortfall von § 20 a FGG, gem. § 58 FamFG

eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung zulässig ist (vgl. OLG Stuttgart

NJW 2010, 383 (Ls)).

Letztlich vermögen diese eher verfahrensökonomischen Gesichtspunkte aber aufgrund des dargestellten Vorrangs des verfassungsrechtlich garantierten Rechtsschutzes gegen alle belastenden Akte der öffentlichen Gewalt, einschließlich

nachteiliger Kostenentscheidungen, nicht zu überzeugen.

2.

Die Beschwerde ist auch in der Sache erfolgreich.

Im vorliegenden Verfahren entsprach es gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG nicht der

Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen. Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben, mit der Folge, dass

jeder Beteiligte, die ihm im Erinnerungsverfahren erwachsenen Kosten gem. § 63

Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

a) Die vom Patent- und Markenamt beschlossene Kostenauferlegung ist im

Beschwerdeverfahren gerichtlich nachprüfbar.

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG „kann das Patentamt in der Entscheidung bestimmen,

dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zu Last

fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht“. In Rechtsprechung und Literatur besteht

Einigkeit, dass diese Vorschrift dem Patentamt ein Ermessen einräumt. Es wird

indes unterschiedlich beurteilt, inwieweit diese Entscheidung einer Nachprüfbarkeit im Rahmen des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens unterliegt:

aa) Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass die Ausübung des Ermessens

im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Gericht

unterliege (BPatGE 10, 310 (312) - Choco Flakes/Choco-Wach; vgl. BPatGE 46,

71 (73) - Token & Medaillen Manager; BPatG 25 W (pat) 4/01 - TACO BELL;

BPatGE 23, 224 (227) - POMOSIN/Pomesin; Ströbele/Hacker, Markengesetz,

9. Aufl., § 71 Rd. 9; Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149); Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 63 Rd. 5). Das wird

teilweise damit begründet, dass die für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren maßgeblichen Regelungen eine dem § 114 VwGO entsprechende Vorschrift

nicht enthalten würden (vgl. Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149)), so dass nicht lediglich die in § 114 VwGO vorgesehene beschränkte Prüfung auf Ermessensfehler,

sondern eine vollständige Überprüfung vorzunehmen sei.

bb) Nach anderer Auffassung sollen die Grundsätze zur eingeschränkten Prüfung

von Ermessensentscheidungen gelten (mit ausführlicher Begründung: BPatGE 34,

99 (103 ff.); BPatGE 40, 229 (231) - LA TOUR Nomen est Omen; BPatG

29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic;

Heidelberger-Kommentar/ Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. I, 2. Aufl., § 63

Rd. 11; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG,

3. Aufl., § 63 Rd. 4). Demnach wäre die Nachprüfung der patentamtlichen

Kostenentscheidung durch das Patentgericht in entsprechender Anwendung von

§ 114 VwGO auf die Beurteilung beschränkt, ob das Ermessen innerhalb des

gegebenen Ermessensspielraums rechtsfehlerfrei ausgeübt worden ist (ebenso:

BPatGE 40, 229 (231) - LATOUR Nomen est Omen; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net

Bank netgic). Für diese Rechtsauffassung wird angeführt, dass § 114 VwGO

Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes sei, der besage, dass es mit dem

Sinn und Zweck einer als Ermessenvorschrift konzipierten Bestimmung nicht

vereinbar wäre, wenn auch das - im Rahmen der Billigkeit liegende - „Können“

einer Behörde volljustiziabel wäre (BVerwGE 39, 355 (366)). Diese beschränkte

Prüfung sei kein Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG,

weil diese Bestimmung nur einen Anspruch auf Rechtmäßigkeits-, nicht jedoch

auch Zweckmäßigkeitskontrolle einräume (BPatGE 34, 99 (104)). Es sei daher

unzulässig, wenn sich das Gericht durch Vornahme von

Zweckmäßigkeitserwägungen an die Stelle der zuständigen Behörde setze

(BPatGE 34, 99 (104)). In diese Richtung tendiert wohl auch der

Bundesgerichtshof, der im Zusammenhang mit patentgerichtlichen Kostenentscheidungen, die eine vergleichbare Billigkeitsentscheidung vorsehen (vgl.

§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), eine Prüfung lediglich im Hinblick auf Ermessensfehler vorzusehen scheint (vgl. BGH GRUR 1966, 493 (495) - Lili; BGH GRUR

1977, 559 zu § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG, § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG, wo es heißt,

dass dem Bundespatentgericht ein Beurteilungsspielraum zugebilligt werde, weshalb die Ausübung dieses Ermessens in Rechtsbeschwerdeverfahren nur beschränkt darauf hin überprüft werden könne, ob das Beschwerdegericht die dadurch gezogenen Grenzen überschritten habe).

cc) Eine nähere Betrachtung des Wortlauts von § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

zeigt indes, dass genau zwischen dem unbestimmten Rechtsbegriff der Billigkeit

auf Tatbestandseite einerseits und der nach den Grundsätzen von § 114 VwGO

und dem durch die Formulierung „kann“ verdeutlichten Ermessen auf Rechtsfolgenseite andererseits zu unterscheiden ist.

Soweit dem Patentamt auf Rechtfolgenseite ein Ermessen eingeräumt wird, ist

dies nach den Grundsätzen von § 114 VwGO nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar (näher zur Anwendbarkeit des Rechtsgedankens von § 114 VwGO im

Markenrecht: BPatGE 34, 99 (103 f.)). Demgegenüber räumt der Gesetzeswortlaut

kein ausdrückliches Ermessen ein bei der Frage, ob überhaupt die Voraussetzungen für eine vom Grundsatz abweichende Kostenentscheidung, nämlich entsprechende Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, so dass insoweit eine umfassende gerichtliche Prüfung vorzunehmen ist.

(1) Im traditionellen Normaufbau betrifft eine gesetzliche Ermessenseinräumung

die Rechtsfolgenseite, die Frage eines Beurteilungsspielraums infolge unbestimmter Rechtsbegriffe hingegen die Tatbestandsseite einer Norm. Die Subsumtion des Sachverhalts unter einen unbestimmten Rechtsbegriff gilt dabei als kognitiver Akt der Rechtserkenntnis, der im Normalfall wegen Art. 19 Abs. 4 GG uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist, selbst wenn es sich um sprachlich weite

Begriffe handelt (BVerfG NJW 1991, 2005; BGH NJW 1982, 1058; Kopp/Schenke,

VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 3, 24 a; Geiger, VwGO, 12. Aufl., § 114 Rd. 55, 56

m. w. N.). Das Verfahrensgrundrecht des Art. 19 Abs. 4 GG garantiert demjenigen

den Rechtsweg, der geltend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen

Rechten verletzt zu sein. Damit wird nicht nur der Zugang zu den Gerichten, sondern darüber hinaus auch die Wirksamkeit des Rechtsschutzes gewährleistet. Der

Bürger hat einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle.

Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen behördlichen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Das schließt auch eine Bindung an die im Verwaltungsverfahren getroffenen Feststellungen und Wertungen im Grundsatz aus (BVerfG NJW 1991, 2005

m. w. N.; BVerfGE 64, 261 (279)). Die Regeln über die eingeschränkte Kontrolle

des Verwaltungsermessens gelten daher im Normalfall nicht für die Auslegung

und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe.

Unbestimmte Rechtsbegriffe können allerdings wegen hoher Komplexität oder

besonderer Dynamik der geregelten Materie so vage und ihre Konkretisierung im

Nachvollzug der Verwaltungsentscheidung so schwierig sein, dass die gerichtliche

Kontrolle an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stößt, weshalb der rechtsanwendenden Behörde in solchen Fällen ohne Verletzung rechtsstaatlicher

Grundsätze ausnahmsweise ein begrenzter Entscheidungsfreiraum zuzubilligen

sein kann (vgl. BVerfG NJW 1991, 2005 m. w. N.). In der Rechtsprechung der

Verwaltungsgerichte ist ein solcher Beurteilungsspielraum vorwiegend angenommen worden, wenn es sich um die Beurteilung in der Zukunft liegender Vorgänge

(Prognoseentscheidungen) oder um sonstige Fragen handelt, die eine persönliche

Wertung enthalten (vgl. auch BVerfGE 39, 334 (353, 354)).

(2) Jedoch gibt es auch Vorschriften, welche die Ermächtigung zu einer Ermessensausübung enthalten, die sich an einem unbestimmten Begriff zu orientieren

hat, so dass der Verwaltungsbehörde ein Beurteilungsspielraum zustehen kann, in

dessen Rahmen sie mehrere Entscheidungen treffen kann, die gleichermaßen

rechtlich vertretbar sind (sogenannte Koppelungsentscheidungen, dazu: Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes in BVerwGE 39, 355 (364)).

Ob der Verwaltungsbehörde vom Gesetz ein solcher Beurteilungsspielraum eingeräumt wird, richtet sich nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift

(BVerwGE 39, 355 (364)) und ist durch Auslegung zu ermitteln.

(3) Die kostenrechtliche Entscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG erfordert

auf Tatbestandsseite das Vorliegen von Billigkeitsgesichtspunkten, um eine vom

Regelfall (jeder Beteiligte trägt seine Kosten selbst) abweichende Kostenentscheidung zu treffen. Andererseits führt das Vorliegen von Billigkeitsgesichtspunkten

nicht zwingend zu einer vom Regelfall abweichenden Kostenregelung. Vielmehr

„kann“ eine Kostenentscheidung des DPMA ergehen. Sie kann aber aus Zweckmäßigkeiterwägungen auch unterbleiben und steht damit im Ermessen des

DPMA. Die Struktur des § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht daher einer sogenannten Koppelungsvorschrift, in der auf Tatbestandsseite ein unbestimmter

Rechtsbegriff auftaucht, der mit einem Ermessen auf Rechtsfolgenseite gekoppelt

ist.

Die Regeln über die nur begrenzte Nachprüfung des Ermessens gelten in diesen

Koppelungstatbeständen nur dann auch für die Überprüfung unbestimmter

Rechtsbegriffe, wenn die Auslegung dies ausnahmsweise gebietet (eingehend

dazu: Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23 ff.; BVerwGE 45, 162

(164 f)). Dies kann der Fall sein, wenn die Norm in spezifischer Weise wertende

oder prognostische Elemente beinhaltet, die der Verwaltung vorbehalten sein sollen (Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23; BVerfG NJW 1991, 2005).

Im Zweifel ist jedoch eine volle Justiziabilität anzunehmen (Kopp/Schenke, VwGO,

16. Aufl., § 114 Rd. 23 f.).

Eine Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe vom

19.10.1971 (BVerwGE 39, 355 ff.) zur Auslegung von § 131 Abs. 1 S. 1 AO (in der

Fassung des Art. 17 Nr. 5 des Steueränderungsgesetzes 1961 vom 13.07.1961

- BGBl. I, 981; BStBl. I, 444) scheint wegen der strukturellen Ähnlichkeit dieser

Norm mit § 63 Abs. 1 MarkenG auf den ersten Blick dafür zu sprechen, eine

Prüfung ausschließlich nach den Grundsätzen für die Überprüfung einer Ermessensentscheidung vorzunehmen.

Die maßgebliche Fassung von § 131 AO lautete:

„Im Einzelfall können Steuern und sonstige Geldleistungen ganz

oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage

des einzelnen Falles unbillig wäre; unter der gleichen Voraussetzung können bereits entrichtete Steuern und sonstige Geldleistungen erstattet oder angerechnet werden.“

Ähnlich wie § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG knüpft damit auch § 131 AO in der zitierten

Fassung an das tatbestandliche Vorliegen einer Billigkeit an, um der Behörde sodann mit einer „kann-Regelung“ ein Ermessen auf Rechtfolgenseite einzuräumen.

Für die konkrete Norm des § 131 AO hat der Gemeinsame Senat der obersten

Gerichtshöfe entschieden, dass der Begriff „unbillig“ nicht losgelöst davon gewürdigt werden könne, dass er ein „Können“ der Behörde zur Folge habe. Ein völliger

Wegfall des Ermessenselements in dieser als typische Ermessensvorschrift geschaffenen Bestimmung könne mit dem Sinn und Zweck derselben nicht mehr in

Übereinstimmung gebracht werden (BVerwGE 39, 355 (365 f.)). Die Verlagerung

des Begriffs „unbillig“ in den Tatbestand der Norm würde einer Ermessensbetätigung praktisch keinen Spielraum mehr lassen, also zu einer nahezu vollständigen

Ermessensschrumpfung führen (BVerwGE 39, 355 (365 f.)). Nach den Ausführun-

gen des Gemeinsamen Senats bestehe nämlich insoweit eine unlösbare Verbindung, als der Begriff „unbillig“ in den Ermessensbereich hineinrage und damit

zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemäßen Ermessensausübung bestimme

(BVerwGE 39, 355 (366)). Dabei hat der Gemeinsame Senat der obersten

Gerichtshöfe diese Beurteilung wesentlich darauf gestützt, dass sich die Norm an

die Eingriffsverwaltung richte und dem Begriff der Billigkeit im Steuerrecht gerade

im Bereich der Ermessensentscheidungen eine überragende Bedeutung zukomme, weshalb dieser einheitliche Maßstäbe erfordere (BVerwGE 39, 355

(367)). Andererseits hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe aber

auch verdeutlicht, dass nicht für alle Vorschriften, in denen eine Verbindung zwischen einem unbestimmten, einer unmittelbaren Subsumtion nicht zugänglichen

Begriff („Billigkeit“) und einem „Können“ der Behörde hergestellt wird, von vornherein festgelegt werden könne, dass die Anwendung der Vorschrift insgesamt

nach Ermessensgrundsätzen zu überprüfen sei (BVerwGE 39, 355 (355 ff.);

ebenso: BVerwGE 40, 353 (356)). Vielmehr müsse für jede Einzelnorm nach ihrem Sinn und Zweck ermittelt werden, ob sie in den Bereich der Ermessensbetätigung oder der Rechtsanwendung führt (BVerwGE 39, 355 ff.).

Für § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist indes festzustellen, dass er keinen Fall der Eingriffsverwaltung betrifft und zudem Konstellationen mit mehreren Beteiligten erfasst. Die Benachteiligung eines Beteiligten, die im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren - anders als im Anwendungsbereich des § 131 AO - mit der Annahme eines Billigkeitsfalls verbunden ist, spricht unter Berücksichtigung der

Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG daher eher für eine weitergehende gerichtliche

Überprüfung. Während nämlich die Ablehnung einer Billigkeit nach § 131 AO nur

zur Versagung eines in das Ermessen der Behörde gestellten Vorteils für den

Steuerzahler führen würde, führt eine Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1

MarkenG zur Belastung eines Verfahrensbeteiligten mit den Kosten des Gegners.

Deshalb gilt im Markenrecht im Rahmen von § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG uneingeschränkt das Rechtsschutzgebot des Art. 19 Abs. 4 GG, das gerichtlichen Rechtsschutz gerade dann absichern soll, wenn in die Rechtsstellung der Betroffenen

nachteilig eingegriffen wird (vgl. ähnliche Wertungen in: BVerwGE 45, 162 (164 f)).

Demgegenüber führt eine kraft Ermessensausübung unterbliebene Kostenentscheidung nur dazu, dass es bei dem allgemeinen Grundsatz bleibt, wonach jeder

Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Da hierdurch keine gegenseitigen finanziellen

Ansprüche begründet werden, erscheint es insoweit gerechtfertigt, das in dieser

Weise ausgeübte Ermessen nur eingeschränkt, nach den Grundsätzen von § 114

VwGO zu überprüfen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass gerade die einheitliche Auslegung des Begriffs der Billigkeit bei markenrechtlichen Kostenentscheidungen für eine umfassende gerichtliche Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Kostenentscheidung spricht. Anderenfalls wäre es nämlich möglich, dass die wortgleich konzipierten Tatbestandsvoraussetzungen in den Vorschriften § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG im patentamtlichen und im gerichtlichen

Verfahren unterschiedlich ausgelegt würden, obwohl ihnen ein einheitlicher Zweck

und Rechtsgedanke zu Grunde liegt. Die Regelung in § 71 MarkenG lässt zudem

erkennen, dass die wertenden Gesichtspunkte, die im Rahmen der Billigkeitsentscheidung zu berücksichtigen sind, gerade nicht der Behörde vorbehalten sein

sollen, sondern vom Gericht gleichermaßen ergründet werden können und sollen.

Aus diesem Grund hat das Gericht im Beschwerdeverfahren uneingeschränkt zu

überprüfen, ob tatsächlich Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, die eine vom allgemeinen Grundsatz abweichende Kostenregelung für das Verfahren beim Patentamt gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG rechtfertigen.

Allerdings käme wohl auch die vom Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes vorgesehene Prüfung zu einem ähnlichen Ergebnis, weil der

gemeinsame Senat davon ausgeht, dass es vom Ergebnis her keinen Unterschied

mache, ob die Gerichte von einer Ermessensentscheidung ausgehen, diese aber

auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Billigkeit überprüfen, oder ob die

Gerichte zwar von einer Rechtsentscheidung ausgehen, sich aber zur Vermeidung

einer „uferlosen“ Kontrolle auf eine „taktvolle und behutsame Rechtskontrolle“ beschränken (BVerwGE 39, 355 (368)).

b) Vorliegend führt die vom Senat vorzunehmende Nachprüfung der „Billigkeit“

zur Aufhebung der die Widersprechende belastenden Kostenentscheidung. Die

Grundsätze der Billigkeit gebieten es nicht, der Widersprechenden die Kosten des

Erinnerungsverfahrens gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufzuerlegen.

aa) Vorliegend hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch

zurückgewiesen, weil aus dem schutzunfähigen Bestandteil „PLUS“ keine Verwechslungsgefahr hergeleitet werden könne und eine Verkehrsbekanntheit für die

einschlägigen Dienstleistungen nicht hinreichend substantiiert vorgetragen worden

sei. Die Hauptsacheentscheidung ist rechtskräftig und steht im Einklang mit der

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. dazu die ausführlich begründete

Entscheidung des 25. Senats zu WhoisPLUS/PLUS (25 W (pat) 38/08), der eine

vergleichbare Rechtsproblematik zu Grunde lag).

bb) Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es aber nach

zutreffender h. M. zusätzlicher, besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, MarkenR,

9. Aufl., § 71 Rd. 11; v. Schultz, MarkenR 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 4; BPatGE 10, 311 (312); BPatGE 12, 238 (240 f.)

- Valsette/Garsette; BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 28 W (pat)

52/08 - MeatPlus/PLUS). Der Verfahrensausgang allein kann nämlich kein hinreichendes Kriterium für die Auferlegung von Kosten sein, weil die markenrechtliche

Kostenregelung in bewusster Abgrenzung zu § 91 ff. ZPO getroffen wurde (BGH

GRUR 1972, 600 (601) - Lewapur; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71

Rd. 11 m. w. N.).

Soweit in dem Markenrechtskommentar v. Schultz/Donle (MarkenR, 2. Aufl., § 63

Rd. 3) in Frage gestellt wird, ob an diesem Grundsatz im Hinblick auf eine richtlinienkonforme Auslegung von Art. 14 der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (RL 2004/48/EG 29.4.2004, ABl. EU Nr. L 157, 30.4.2004) festgehalten werden kann, wird verkannt, dass die Richtlinie sich auf Verletzungstatbestände bezieht, nicht aber auf das Widerspruchsverfahren, in dem in einem

amtlichen Verfahren zeitnah zur Eintragung allein der Bestand einer eingetragenen Marke im Hinblick auf ältere Rechte geprüft wird.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen erfordert daher neben dem Unterliegen in der Hauptsache zusätzlich einen schuldhaften Verstoß gegen die jedem

Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht, die es unbillig erscheinen lassen würde, einen anderen Beteiligten die vermeidbaren Kosten tragen

zu lassen (BGH GRUR 1996, 399 (401) - Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224

(227) - Pomesin/POMOSIN; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 11;

Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 2;

Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 11).

Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht kann nach h. M. vorliegen,

wenn eine Partei in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht

auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr eigenes rechtliches Interesse

durchzusetzen (st. Rspr. BGH GRUR 1966, 493 - Lili; BPatG 33 W (pat) 187/03

- FOCCUS/FOCUS; BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 4; Bücher/Dittmer/Schiwy; Gewerbl. Rechtsschutz 2008,

§ 63 Rd. 3; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.;

§ 63 Rd. 2). Sinn der Kostenvorschrift des § 63 MarkenG ist es nämlich, die Verfahrensbeteiligten zu veranlassen, sorgfältig zu prüfen, ob ihre Rechtsverfolgung

sinnvoll und gerechtfertigt ist (vgl. Begründung zu § 5 Abs. 6 WZG, BlPMZ 1967,

264 (zu Art. 2 Nr. 3); BPatG Mitt. 1976, 99 (99) - DUROMAT/DUROMAT; BPatG

Mitt. 1973, 215 (217)).

Bei einem Widerspruch, der wegen offensichtlicher Unähnlichkeit der Vergleichsmarken unbegründet ist, kann die Rechtsverfolgung erkennbar aussichtslos sein

(vgl. dazu: BPatGE 12, 238 (240 f.) - Valsette/Garsette; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 5). Zudem wird vielfach

vertreten, dass zu dieser Fallgruppe auch Fälle zählen, in denen sich mehrgliedrige Marken bzw. Kombinationsmarken gegenüberstehen, die nur in einem offen-

sichtlich schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmen (BPatG 33 W (pat) 156/04

- FINANZ-PARTNER HAMBURG/FinanzPartner DE; BPatG 24 W (pat) 16/07

- MCI Haar Plus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 223/04 - OSPlus/PLUS; BPatG

33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS). Insoweit ist jedoch Zurückhaltung

geboten, da die gesetzliche Grundregel auch für Beschwerden mit geringen Erfolgsaussichten gilt (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 16; v. Schultz,

MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 7).

Von einer erkennbar aussichtslosen Rechtslage kann man daher nicht ausgehen,

wenn zur Zeit der Widerspruchs- bzw. Erinnerungseinlegung keine einheitliche

Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des Widersprechenden gibt, selbst wenn diese erst nach Widerspruchs- bzw. Erinnerungseinlegung ergangen sind (abweichend: BPatG 33 W (pat) 223/04 - OSPlus/PLUS;

BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS), da durch die abweichenden

Entscheidungen belegt wird, dass die Rechtslage sich eben nicht eindeutig

gestaltet. Eine einheitliche Entscheidungspraxis allein des Patentamts oder gar

einer einzelnen Markenstelle kann dabei eine einheitliche Rechtsprechung nicht

ersetzen. An der (subjektiven) Erkennbarkeit kann es zudem auch fehlen, wenn

der Widersprechende, z. B. aufgrund einer lückenhaften oder missverständlichen

Begründung des Patentamts, Zweifel an der angefochtenen Entscheidung haben

durfte (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 16). Eine erkennbare Aussichtslosigkeit setzt zudem voraus, dass die Rechtslage überschaubar ist. Das ist

nur dann der Fall, wenn es um einzelne Rechtsprobleme geht, deren Beurteilung

keine umfassenden Ausführungen und/ oder abwägende Bewertungen erfordern.

Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall angesichts der Umfangs der

zu beurteilenden Rechtsprobleme und der nicht in allen Aspekten einheitlichen

Entscheidungen nicht vor, so dass eine Kostenauferlegung nicht in Betracht

kommt (im Ergebnis ebenso: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG

30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS; BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS;

BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - PLUS;

anders: BPatG 33 W (pat) 159/01 - 1 Plus/MHPlus; BPatG 33 W (pat) 223/04

- OSPlus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS und BPatG

24 W (pat) 16/07 - MCI Haar Plus/PLUS).

Zum einen hat die Rechtsprechung zur Verwechselbarkeit mehrgliedriger Marken,

die nur in einzelnen Bestandteilen übereinstimmen, in den letzten Jahren ständig

Änderungen erfahren (vgl. dazu Darstellung bei Ströbele/Hacker, MarkenR,

9. Aufl., § 9 Rd. 246 ff., 258, 260 ff.). Zur Frage, ob bzw. wann aus einem eigentlich schutzunfähigen Bestandteil vorgegangen werden kann und welche Rolle die

Verkehrsbekanntheit dabei spielt, existieren verschiedene nicht vollständig

deckungsgleiche Entscheidungen (BGH GRUR 2008, 505 (Nr. 28, 35) - TUC

Salzcracker; BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; EuGH GRUR Int. 2005, 221

(Nr. 54) - HUBERT/SAINT HUBERT). Eine gefestigte Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs gibt es ebenfalls nicht.

Zum anderen bedarf es der umfassenden Beurteilung einer Vielzahl von Aspekten, die durchaus abwägende Bewertungen beinhalten. Im vorliegenden Fall

spielten insbesondere die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Verkehrsbekanntheit (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG,

9. Aufl., § 9 Rd. 291 ff.) sowie einer assoziativen Verwechslungsgefahr wegen des

von der Widersprechenden behaupteten Vorliegens einer Serienmarke (vgl. hierzu

ausführlich: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; sowie allgemein: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 374 ff. m. w. N.) eine Rolle.

Wenngleich zur Schutzunfähigkeit des Zeichenbestandteils „PLUS“ mehrere Entscheidungen existieren (z. B.: BPatG Mitt. 1972, 212 - Plus; BPatG 30 W (pat)

41/97 - CABLE PLUS/CANAL PLUS; BPatG 30 W (pat) 140/97 - PLUS; BPatG

33 W (pat) 159/01 - MH-Plus/Xplus; BPatG 24 W (pat) 41/04 - sani plus/SANI-

FORM PLUS; BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar PLUS/PLUS; HABM

R724/2007-4 vom 8. September 2008 - bioPLUS/PLUS), ist nicht zu verkennen,

dass es auf europäischer Ebene Entscheidungen zu mehrgliedrigen Marken mit

dem Bestandteil „Plus“ gibt, die ein anderes Verständnis beschreibender Merkmale andeuten (so z. B.: HABM R 991/2000-3 - BIGPlus; EuG T-0360/00

- UltraPlus; HABM zu WhoisPlus/PLUS, zitiert nach BPatG 25 W (pat) 38/08).

Auch das Bundespatentgericht hat die Schutzfähigkeit des Zeichens „PLUS“ zumindest für einzelne Waren anerkannt (BPatG 28 W (pat) 296/03 - Plus: Schutzfähigkeit bejaht für Christbaumschmuck). Zudem hat das Patentamt selbst in drei

Entscheidungen, die den Zeichenbestandteil „PLUS“ betrafen, eine (teilweise

allerdings nur assoziative) Verwechslungsgefahr angenommen (DPMA vom

29.04.2003 - 2 plus/PLUS - 30083008.4/32; DPMA vom 6.5.2003 - Reisen mit

Plus/PLUS - 30126352.3/39; DPMA vom 1.9.2006 U2B Plus/PLUS

- 30037135.7/03). Dabei hat das Patentamt in seinem Beschluss vom

29. April 2003 (2 plus/PLUS) ausschließlich darauf abgestellt, dass in der angegriffenen Wort-/Bildmarke ein weiterer beschreibender Bestandteil vorhanden gewesen sei. Eine entsprechende Begründung findet sich auch in der Entscheidung

des HABM vom 7. September 2005 (R928/04 - 1 - BIGPLUS/PLUS). Da auch in

der hier angegriffenen Marke „IGEL PLUS“ mit dem Bestandteil „IGEL“ eine beschreibende Bedeutung in Betracht kommen konnte, erschien es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass das Patentamt eine entsprechende Bewertung vornehmen würde.

Zudem findet sich - wenngleich unzureichender - Vortrag der Widersprechenden

zur Darlegung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen Verkehrsbekanntheit für Dienstleistungen aus den Bereichen der Finanz-,

Versicherungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen, der eine zusätzliche

Prüfung erforderlich machte.

Schließlich war auf Grund des Vortrags der Widersprechenden zur behaupteten

mittelbaren Verwechslungsgefahr auf Grund des Bestehens einer Serienmarke

auch die Frage der assoziativen Verwechslungsgefahr zu prüfen. Hierbei handelt

es sich um einen komplexen Bereich, der eine eingehende Lektüre verschiedener

Gerichtsentscheidungen erfordert (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9

Rd. 374 ff. m. w. N.). Demnach kann - wenn auch unter strengen Voraussetzungen - ausnahmsweise auch ein von Haus aus kennzeichnungsschwacher

Bestandteil, wenn er sich als Herkunftshinweis für den Inhaber der älteren Marke

durchgesetzt hat und/oder im Rahmen einer Markenserie tatsächlich als

Stammbestandteil aufgefasst wird, eine mittelbare Verwechslungsgefahr

begründen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 388).

Im Ergebnis kann angesichts der Komplexität der Rechtslage, die sich deutlich

aus den umfangreichen Ausführungen in dem Beschluss des BPatG, 25 W (pat)

38/08 - WhoisPlus/PLUS ergibt, nicht davon ausgegangen werden, dass die

Widersprechende mit der Einlegung des Widerspruchs bzw. der Erinnerung eine

prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt hätte. Es liegen damit keine Billigkeitsgründe

vor, die nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine vom Grundsatz abweichende

Kostenentscheidung erlauben würden.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

jeder Beteiligte selbst.

Eine hiervon abweichende Kostenverteilung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

war nicht geboten, denn die Voraussetzungen für eine hiervon abweichende Billigkeitsentscheidung gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zugunsten der Widersprechenden liegen in diesem Verfahren nicht vor (im Ergebnis ebenso zu anderen Verfahren betreffend die Wort-/Bildmarke „PLUS“: BPatG 25 W (pat) 38/08

- WhoisPLUS/PLUS; BPatG 30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS; BPatG

28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS).

Zwar wird in Literatur und Rechtsprechung zu Recht darauf hingewiesen, dass im

Rahmen isolierter Kostenbeschwerden ein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis in der

Regel nur dann erzielt werden kann, wenn der durch die patentamtliche Kostenentscheidung benachteiligten Partei ein Kostenerstattungsanspruch zugebilligt

wird (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217); BPatG 33 W (pat) 187/03 - FOC-

CUS/FOCUS). Anderenfalls wäre die erfolgreiche Beschwerdeentscheidung

praktisch ohne Wert für den Beschwerdeführer, da dieser lediglich von den Kosten

des vorangegangenen patentamtlichen Verfahren entlastet würde, zugleich aber

diejenige Kosten, die zur Korrektur der unrichtigen Kostenentscheidung aufzuwenden sind - also die Beschwerdegebühr und seine außergerichtlichen Kosten -

selbst tragen müsste (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Eine derartige Betrachtungsweise erscheint zumindest in den Fällen zutreffend, in denen der im Beschwerdeverfahren obsiegende Beteiligte identisch mit dem in der Hauptsache

Obsiegenden ist (so in den Verfahren BPatG Mitt. 1973, 215; BPatG Mitt. 1976, 99

- DUROMAT/DUROMAT; BPatG MarkenR 2007, 271 f). Diese Erwägungen dürfen

jedoch nicht zu einer pauschalen Differenzierung nach Verfahrensarten führen

(Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 15). Eine Billigkeitsentscheidung muss

vielmehr stets sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und in ihrer

Gesamtheit würdigen.

Wenn - wie hier - der in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick

auf die Kostenbeschwerde unterliegt und zudem seinerseits nicht anwaltlich vertreten ist, erschiene es unbillig, diesen nunmehr mit den Gerichts- und Anwaltskosten des ausschließlich im Kostenbeschwerdeverfahren obsiegenden Gegners

zu belasten. Dies gilt insbesondere, wenn sich - wie hier - ein großes, überregional

tätiges Unternehmen und eine Einzelperson gegenüberstehen.

4.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint vorliegend angemessen. Gem.

§ 71 Abs. 3 MarkenG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vom Patentgericht angeordnet werden. Anders als in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG knüpft das

Gesetz für den Gebührenerlass in § 71 Abs. 3 MarkenG dem Wortlaut nach nicht

an Billigkeitsgesichtspunkte. Dies ermöglicht einen - im Vergleich zur Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - weitergehenden Spielraum, der sich

dadurch erklärt, dass beim Erlass der Beschwerdegebühr, anders als bei einer

vom Grundsatz abweichenden Kostenentscheidung, keiner der Beteiligten belastet

wird. Gleichwohl kommt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nur in Ausnahmefällen in Betracht (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 35; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 31), um dem grundsätzlichen Anliegen

des Gesetzgebers, das gerichtliche Beschwerdeverfahren für den Regelfall gebührenpflichtig auszugestalten, gerecht zu werden (abweichend noch: § 13 Abs. 2

WZG; vgl. zur entsprechenden Änderung im Markengesetz: Begr. zum Entwurf

eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts, BlPMZ 1994, S. 98 (zu § 66 MarkenG)).

Ein Gebührenerlass kann z. B. bei erheblichen Verfahrensfehlern des Patentamts

angebracht sein; insbesondere bei schlechterdings unvertretbaren Entscheidungen oder einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (BPatG GRUR 2003, 1069

(1070) - Nettpack; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 38 ff. m. w. N.; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 29 ff.; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71

Rd. 14; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, Bd. I, 2. Aufl., § 71 Rd. 13).

Zwar sind vorliegend keine derartigen erheblichen Fehler ersichtlich, indes war die

Beschwerdegebühr ausnahmsweise gem. § 71 Abs. 4 MarkenG an die im Beschwerdeverfahren obsiegende Widersprechende zurückzuzahlen, um so zu verhindern, dass die im Ergebnis erfolgreiche Kostenbeschwerde wirtschaftlich sinnlos wäre. Auf diese Weise bleibt die Widersprechende zwar - ebenso wie der Inhaber der angegriffenen Marke - weiterhin mit den eigenen Kosten belastet, wird

aber zumindest von den gerichtlichen Verfahrenskosten entlastet, die letztlich erst

infolge der im Beschwerdeverfahren korrigierten Kostenentscheidung des DPMA

erforderlich wurden. Dieses Ergebnis entspricht schließlich auch der in

Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG zum Ausdruck kommen-

den Wertung, wonach Beschwerden nach § 11 Abs. 2 PatKostG, also Beschwerden gegen eine Entscheidung des DPMA über eine Kostenerinnerung, gebührenfrei sind.

Bender Kätker Dr. Hoppe

Cl

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