Urteil des BPatG vom 13.01.2009, 17 W (pat) 302/05

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 302/05 _______________ Verkündet am 13. Januar 2009 …

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 38 526

…

BPatG 154

08.05

…

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 2009 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Dipl.-Ing. Prasch

und der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Das deutsche Patent 100 38 526 wird widerrufen.

G r ü n d e :

I.

Auf die am 8. August 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung 100 38 526.5-42 wurde am 2. April 2004 durch Beschluss der

Prüfungsstelle für Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

„Verfahren und Anordnung zur Erfassung des wellenlängenabhängigen Verhaltens einer beleuchteten Probe“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 2. September 2004.

Gegen das Patent ist am 30. November 2004 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf Druckschriften und macht hinsichtlich des

Gegenstands des Streitpatents unzulässige Erweiterung, mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten

gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 bis 3, überreicht in

der mündlichen Verhandlung, noch anzupassender Beschreibung,

im Übrigen wie erteilt,

gemäß Hilfsanträgen 1 bis 4 jeweils mit Patentansprüchen 1 bis 2,

gemäß Hilfsanträgen 5 bis 7 jeweils mit Patentanspruch 1,

wobei sämtliche Hilfsanträge in der mündlichen Verhandlung überreicht wurden, im Übrigen jeweils wie Hauptantrag.

Von der Einsprechenden sind unter Anderem folgende Druckschriften genannt

worden:

D1: US 6 038 023

D16: DE 198 29 981 A1.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 4 lautet:

„1. Verfahren zur Laserscanmikroskopie, bei dem eine spektrale Zerlegung des Detektionslichtes in Spektralkomponenten und eine Detektion

von Spektralbändern des zerlegten Lichts in Detektionskanälen erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern summiert und der weiteren Auswertung zugeführt

werden.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 5 lautet:

„1. Verfahren zur Laserscanmikroskopie, bei dem eine spektrale Zerlegung des Detektionslichtes in Spektralkomponenten und eine Detektion

von Spektralbändern des zerlegten Lichts in Detektionskanälen erfolgt und

zur Bildgebung ein Scanvorgang durchgeführt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern summiert und der weiteren Auswertung zugeführt

werden, wobei während des Scanvorgangs eine Umgruppierung der

Detektionsbänder erfolgt.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 6 lautet:

„1. Verfahren zur Laserscanmikroskopie, bei dem eine spektrale Zerlegung des Detektionslichtes in Spektralkomponenten und eine Detektion

von Spektralbändern des zerlegten Lichts in Detektionskanälen erfolgt und

zur Bildgebung ein Scanvorgang durchgeführt wird, wobei während des

Scanvorgangs zwischen verschiedenen Regionen einer Probe ein Wechsel einer Bestrahlungswellenlänge und/oder -intensität erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern summiert und der weiteren Auswertung zugeführt

werden, wobei zwischen den verschiedenen Regionen eine Umgruppierung der Detektionsbänder erfolgt, und dass nach nur einem Scanvorgang

die verschiedenen Regionen in einem Bild dargestellt werden.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 und 7 lautet:

„1. Verfahren zur Laserscanmikroskopie, bei dem eine spektrale Zerlegung des Detektionslichtes in Spektralkomponenten und eine Detektion

von Spektralbändern des zerlegten Lichts in Detektionskanälen erfolgt und

zur Bildgebung ein Scanvorgang durchgeführt wird, wobei während des

Scanvorgangs zwischen verschiedenen Regionen einer Probe ein Wechsel einer Bestrahlungswellenlänge und/oder -intensität erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern elektronisch summiert und der weiteren Auswertung zugeführt werden, wobei zwischen den verschiedenen Regionen eine

Umgruppierung der Detektionsbänder erfolgt, und dass nach nur einem

Scanvorgang die verschiedenen Regionen in einem Bild dargestellt werden.“

Dem Patentgegenstand sollen gemäß Patentschrift Seite 4 Abs. [0027] als Aufgabe neue schnellere Methoden zur Detektion zugrunde liegen. Diese Methoden

sollen in bildgebenden wie in analytischen Mikroskopiersystemen eingesetzt werden können.

Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Der rechtzeitig eingegangene Einspruch ist auch im Übrigen zulässig. Er führt zum

Widerruf des Patents.

1.Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Laserscanmikroskopie.

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 4 weist nach

einer möglichen Gliederung und unter Weglassen der Bezugszeichen folgende

Merkmale auf:

a) Verfahren zur Laserscanmikroskopie,

b) bei dem eine spektrale Zerlegung des Detektionslichtes in Spektralkomponenten und

c) eine Detektion von Spektralbändern des zerlegten Lichts in Detektionskanälen erfolgt,

dadurch gekennzeichnet,

d) dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern

summiert und

e) der weiteren Auswertung zugeführt werden.

Gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und 5 ist zusätzlich vorgesehen, dass

f) zur Bildgebung ein Scanvorgang durchgeführt wird,

g) wobei während des Scanvorgangs eine Umgruppierung der Detektionsbänder erfolgt.

Gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 und 6 ist zusätzlich zu den Merkmalen a) bis f) vorgesehen, dass

h) während des Scanvorgangs zwischen verschiedenen Regionen einer

Probe ein Wechsel einer Bestrahlungswellenlänge und/oder -intensität

erfolgt, und

i) zwischen den verschiedenen Regionen eine Umgruppierung der

Detektionsbänder erfolgt, und

k) nach nur einem Scanvorgang die verschiedenen Regionen in einem

Bild dargestellt werden.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 und 7 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 2 dadurch, dass Merkmal d) ersetzt ist durch

dd) dass die Detektionskanäle zu beliebig wählbaren Detektionsbändern

elektronisch summiert [werden].

Als Fachmann ist hier ein Physiker mit Kenntnissen in der Optik und Erfahrung in

der Entwicklung von Geräten und Verfahren zur spektralen Vermessung von Proben, insbesondere von Fluoreszenzmikroskopen und entsprechenden Verfahren

anzusehen, der auch mit Detektoren und Detektionsschaltungen zur Aufnahme

und Auswertung optischer Frequenzspektren vertraut ist.

2.Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den

Hilfsanträgen 1 bis 7 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift D1 betrifft Sensoren für Detektion und Spektroskopie. Gemäß

Sp. 1 Abs. 2 werden elektromagnetische Strahlungsdetektoren und Spektrometer

zur Messung der emittierten Strahlung von Proben eingesetzt, wobei die Proben

durch eine erste Strahlung zur Emission angeregt werden; dieses Prinzip wird

unter anderem i. V. m. Laserscanning angewandt. Als Nachteil bisher verwendeter

Verfahren wird in Sp. 1 Z. 30 bis 34 angegeben, dass diese relativ langsam und

damit zur Auswertung schnell variierender spektraler Information schlecht geeignet sind. Gemäß Sp. 2 vorle. Abs. wird (üblicherweise) mit optischen Spektrometern die spektrale Verteilung von Strahlung bestimmt, während mit optischen

Detektoren spektrale Eingangssignale („optical input“) erfasst und aufsummiert

(„total intensity“) werden, die beispielsweise mehrere Spektralbänder verschiedener Breite umfassen; es könne vorteilhaft sein, die spektrale Auflösung eines

Spektrometers mit der Empfindlichkeit eines Detektors zu kombinieren. Beispiels-

weise sei oft die gesamte Fluoreszenzstrahlung mit Ausnahme des die Anregungslaserlinie umgebenden Bereichs interessant, vgl. Fig. 2.

D1 beschreibt als Neuerung Detektoren und Spektrometer zur Messung und Auswertung spektral zerlegten Lichts (vgl. hierzu das in Fig. 4 dargestellte Spektrometer mit Anregungslichtquelle 41, beleuchteter Probe 49, Prisma 43 zur spektralen

Zerlegung des Emissionslichts und Detektorarray 44, dessen einzelne Elemente

einzelnen Spektralbändern des zerlegten Lichts zugeordnet sind - Merkmale b und

c), in denen Sensoren (CMOS-Sensoren) verwendet werden, die eine beliebige

Auswahl der Detektorelemente (Detektionskanäle) erlauben und ein Summensignal der ausgewählten Detektionsbänder liefern können, wobei die Summation

selbstverständlich elektronisch erfolgt - Merkmale d und dd, vgl. Sp. 3 vorle. Abs.

insbesondere Z. 50 bis 52 „The photons from any set of spectral bands can be

collected and read out as one signal“. Das Auslesen der Signale und die Auswahl

der Spektralbänder kann aufgrund der verwendeten Hardware schnell (in Echtzeit)

erfolgen, vgl. Fig. 6 und 7 mit Beschreibung sowie Sp. 3 Z. 29 bis 31 und Sp. 4

Z. 24 bis 30 „optical band selection requires minimal hardware for realtime readout

of selected information only … The selection can be changed simply by writing

new control information into the control register, in real time“.

Die Druckschrift D16 zeigt ein Verfahren zur konfokalen Laserscanmikroskopie,

wobei aus dem beim Abtasten einer Probe gemessenen reflektierten und/oder

emittierten Licht ein Bild der abgetasteten Ebene generiert wird, vgl. in der Zusammenfassung den ersten Absatz - Merkmale a, f. Während des Scanprozesses können unterschiedliche Orte einer Probe mit Licht unterschiedlicher spektraler

Zusammensetzung und/oder unterschiedlicher Intensität beaufschlagt werden, vgl.

die Zusammenfassung Abs. 2 und 3 (vgl. das in der Streitpatentschrift S. 5

Kap. [0035] als bekannt erwähnte Multitracking-Verfahren) - Merkmal h. Es können mit Fluoreszenzfarbstoffen behandelte Proben (Multifluoreszenzpräparate,

vgl. Sp. 3 le. Abs.) abgetastet werden. Durch die mögliche schnelle Änderung des

Anregungslichts während des Scannens können Informationen über dynamische

Prozesse gewonnen werden, etwa beim Photobleichen, vgl. Sp. 4 drittletzter

Absatz. Das von der Probe emittierte Fluoreszenzlicht wird über Emissionsfilter 27

und dichroitische Strahlteiler 25 spektral in mehrere Detektionskanäle (entsprechend zugeordneten Spektralbändern) aufgeteilt und dort in Detektoren (Photomultiplier 23) gemessen (d. h. im zugeordneten Spektralband summiert), vgl.

Fig. 1 i. V. m. Sp. 6 vorle. Absatz - Merkmale b, c.

Wie oben erwähnt, sind dem Fachmann Detektoren und Detektionsschaltungen

zur Aufnahme und Auswertung optischer Frequenzspektren bekannt. Er kennt

somit auch die in D1 beschriebene Detektionsanordnung mit spektraler Zerlegung

des Detektionslichts auf Detektionskanäle, wobei die Detektionskanäle (über eine

spezielle Hardware) zu beliebig wählbaren und schnell änderbaren Detektionsbändern elektronisch summiert werden - Merkmale b, c, d, dd, was insbesondere für

die Fluoreszenzmessung bei schnell variierender spektraler Information interessant ist. Da diese auch in Verbindung mit Laserscanning einsetzbare Detektionsanordnung Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität bietet, liegt es für

den Fachmann nahe, sie in verschiedenen mit Fluoreszenzanregung durch Laserscanning arbeitenden Geräten und Verfahren zur Fluoreszenzmessung einzusetzen, auch in entsprechenden Laserscanmikroskopen bzw. in Verfahren zur Laserscanmikroskopie - Merkmal a. Um die genannten Vorteile möglichst umfassend

nutzen zu können, bietet es sich für den Fachmann an, ein solches auf der Detektionsseite schnell und flexibel variierbares Laserscanmikroskop auch auf der Anregungsseite möglichst schnell und flexibel änderbar auszugestalten, etwa durch

eine Anregungsanordnung, wie sie im aus D16 bekannten Mikroskop eingesetzt

wird, die eine flexible und schnelle Änderung der spektralen Zusammensetzung

und/oder der Intensität des Anregungslichts während des Scanvorgangs erlaubt;

dadurch ist eine dynamisch variable Probenabtastung und spektrale Auswertung

möglich. In einem solchen Mikroskop und Verfahren kann also während des Scannens (im schnellen zeitlichen Wechsel) zwischen verschiedenen Regionen der

Probe die Anregungsstrahlung und entsprechend der jeweils zugehörige spektrale

Detektionsbereich geändert werden (Umgruppierung der Detektionsbänder)

- Merkmale g, h, i. Wie in der Laserscanmikroskopie üblich, sind die vom Detektor

erzeugten Signale einer weiteren Auswertung zuführbar - Merkmal e. Selbstverständlich können nach nur einem solchen Scanvorgang die verschiedenen Regionen der Probe in einem Bild dargestellt werden – Merkmale f, k.

Somit konnte der Fachmann ausgehend vom aus D1 Bekannten unter Zuhilfenahme seines Fachwissens und der Anregungen aus D16 zum Verfahren gemäß

dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag und ebenso zu den Verfahren

gemäß dem jeweiligen Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 gelangen, ohne

erfinderisch tätig werden zu müssen.

3.Der Anspruch 1 nach Hauptantrag und ebenso der jeweilige Anspruch 1

nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 haben somit keinen Bestand.

Mit dem Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 fallen

auch die jeweiligen, auf diese Ansprüche rückbezogenen Unteransprüche.

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Fritsch Eder Prasch Dr. Thum-Rung

Fa