Urteil des BPatG, Az. 30 W (pat) 36/07
BPatG: beschreibende angabe, unterscheidungskraft, eugh, verkehr, dienstleistung, erstellung, vogel, allgemeininteresse, bindungswirkung, wörterbuch
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 36/07
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. April 2010
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 306 39 043.4/9
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 19. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des
Richters Paetzold
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beschlossen:
Die Beschwerde wird sowohl im Hauptantrag als auch in den
Hilfsanträgen 1 und 2 zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Angemeldet zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister ist
Topscan
für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11 und 42
Elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Signal-,
Zähl-, Mess-, Kontroll- und Überwachungsapparate und
-instrumente und Sensoren, induktive, kapazitive oder Ultra-
schall- oder Infrarot- oder Farbsensoren, Analogwertgeber sowie
elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Bau-
elemente; Lichtschranken, Lichtleitergeräte, Lichtgitter, Lichttas-
ter, Druckmarkentaster, Sicherheitslichtschranken, Sicherheits-
lichtschaltgeräte, Datenübertragungslichtschranken; elektrische
und elektronische Steuer- und Regelgeräte sowie Sicherheits-
schaltgeräte, Datenanzeigegeräte; elektrische Schaltverstärker;
Lesegeräte, Barcode-Lesegeräte, Lesestifte, Lesepistolen und
Kartenleser; Barcode-Dekoder; Teile von derartigen Signal-,
Zähl-, Mess-, Kontroll- und Überwachungsapparaten und
-instrumenten und Sensoren sowie von Bauelementen (sämtli-
che Waren soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische Beleuch-
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tungsgeräte; Erstellung und Aktualisierung von Softwarepro-
grammen für die Parametrierung von elektrischen, optischen,
opto-elektrischen und fotografischen Signal-, Zähl-, Mess-, Kon-
troll- und Überwachungsapparaten und -instrumenten und Sen-
soren.“
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch Beschluss eines Prüfers des höheren Dienstes für alle Waren
und Dienstleistungen, ausgenommen „Beleuchtungsgeräte“, wegen fehlender Un-
terscheidungskraft und als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe zurück-
gewiesen mit der Begründung, die englischsprachige Wortkombination werde von
den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrer deutschen Überset-
zung „hervorragender Scan“ als lediglich anpreisende Angabe über Eigenschaften
und Bestimmung der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstan-
den. In einer solchen Sachangabe erblicke der Verkehr keinen betrieblichen Her-
kunftshinweis, so dass der Marke die Eintragungshindernisse mangelnder Unter-
scheidungskraft und einer lediglich beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG entgegenstünden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zur Begründung aus-
führt, dass der fremdsprachlichen, lexikalisch nicht nachweisbaren Wortfolge le-
diglich eine unscharfe Bedeutung ohne präzise Zuordnung zu einem Sinngehalt
zukomme; zudem sei sie nicht zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeig-
net: entweder könnten sie keinen Scan herstellen bzw. ausführen oder sie würden
allenfalls durch den Begriff „Scanner“ beschrieben, aber nicht durch das Verb.
Auch die Dienstleistungen wiesen keinen Zusammenhang mit einem Scanvorgang
auf. Dementsprechend bestehe auch für die Allgemeinheit kein Bedürfnis an der
freien Verwendung der Wortkombination, die in korrekter Schreibweise mit Binde-
strich in der Mitte versehen sein müsste. Daher könne der Marke auch nicht die
erforderliche geringe Unterscheidungskraft abgesprochen werden, zumal die Ver-
kehrskreise mit Englischkenntnissen die sprachregelwidrige Schreibweise ohne
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weiteres erkennen würden. Im Übrigen seien im europäischen Ausland zahlreiche
nationale Marken „Topscan“ eingetragen.
Die Anmelderin beantragt,
den Amtsbeschluss vom 9. Februar 2007 aufzuheben und die
Eintragung der Marke zu verfügen.
Hierzu hat sie zusätzlich zwei eingeschränkte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis-
se vorgelegt, die sie als Hilfsantrag 1 und 2 geltend macht.
Nach der mündlichen Verhandlung hat sie ein weiteres eingeschränktes Verzeich-
nis als Hilfsantrag 3 nachgereicht.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde des Anmelder ist sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag unbe-
gründet.
Nach Ansicht des Senats unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der zu-
rückgewiesenen Waren und Dienstleistungen sowohl dem Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch dem
einer freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG. Zu solchen Angaben gehören insbesondere Wortkombinationen, die im
Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestim-
mung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
dienen können.
Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle
absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das
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ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27)
- Chiemsee; GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungs-
grundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft
als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u.
Rado). Das Allgemeininteresse im Zusammenhang mit Unterscheidungskraft und
Freihaltungsbedürfnis liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopo-
len, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird,
sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG: „… dienen können, …“). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Inter-
esse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die
dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH
ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Ein-
tragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prü-
fung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von
Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel
und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).
Wie von der Markenabteilung bereits ausführlich und zutreffend erläutert, handelt
es sich bei dem angemeldeten Markenwort um eine sprachüblich gebildete Kombi-
nation von zwei Begriffen, die der von den beanspruchten Waren angesprochene
Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von einem „besonders gu-
ten/hervorragenden Scannen“ verstehen wird, was nicht nur das Eintragungshin-
dernis einer freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG, sondern auch jenes der mangelnden Unterscheidungskraft nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.
Dem Markeninhaber ist zwar zuzugestehen, dass das angegriffene Markenwort le-
xikalisch nicht nachweisbar ist. Dies reicht aber nicht für die Annahme einer origi-
nellen Wortschöpfung aus, der Unterscheidungskraft zukommt und an der kein
Freihaltebedürfnis besteht. Vielmehr handelt es sich um eine einfach zusammen-
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gesetzte Wortkombination, deren Gesamtaussage sich - insbesondere im Kontext
der geschützten Waren - ohne weiteres Nachdenken erschließt. Dies gilt zunächst
für die Einzelbegriffe „Top“ und „scan“, die bereits dem Endverbraucher als aus
dem Englischen eingedeutschte Wörter bekannt sind (vgl. Duden, Deutsches Uni-
versalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1440 li. Sp. „das Absuchen“; Duden, Das große
Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 1214 li. Sp.; Duden, Die deutsche Recht-
schreibung, 25. Aufl. 2009, S. 930, re. Sp.). Da „scan“ im technischen Sinne wei-
tergehend auch „durchsuchen, prüfen, abtasten“ bedeutet (vgl. Ernst, Wörterbuch
der industriellen Technik Band II englisch - deutsch, 7. Aufl. 2007, S. 1218;
Langenscheidt Fachwörterbuch Ingenieurwesen Englisch, 2007, S. 803), kommt
als beschreibende Bedeutung ein weitaus größerer Sinngehalt in Frage, der selbst
einem breiteren Publikum aus Begriffen wie „Virenscanner“ oder „Körperscanner“
geläufig ist. Ebenso bekannt ist dem Verkehr die werbeübliche Praxis, in ver-
gleichbaren Wortbildungen den Gegenstand einer Ware oder Dienstleistung mit
dem Schlagwort „top“ zu verstärken, die lediglich eine rühmende Funktion wie
„super“ oder „mega“ erfüllt; wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat,
was auch eine im Deutschen ohne weiteres bekannte Abkürzung für „super, her-
ausragend“ darstellt (vgl. Duden, das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl. 2005,
S. 276 mi. Sp.). So sind „Topgerät, Topleistung, Topmanager, Topstar, Topzu-
schlag“ geläufige Begriffe der Umgangssprache. Insgesamt ergibt sich der be-
schreibende Sinngehalt „hervorragender Scan/Prüfer/Absucher“, der ohne weite-
res alle von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen erfassen
kann. Nachdem nach der Rechtsprechung ein Wort bereits dann im Allgemeininte-
resse von der Eintragung auszuschließen ist, wenn es in einer möglichen Mehr-
deutigkeit auch nur in einer Richtung zur Beschreibung geeignet ist, ist auch
„topscan“ als beschreibende Angabe einzustufen. Vor diesem Hintergrund werden
die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Kontext der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als werbeübli-
chen Hinweis auf eine Dienstleistung oder Waren verstehen, die zu dieser
Dienstleistung eingesetzt werden (können).
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Dies gilt zunächst für die von der Zurückweisung betroffenen Waren, die sämtlich
zu einem hervorragenden Scan beitragen können, gleichgültig, ob es sich um
elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Signal-, Zähl-, Mess-,
Kontroll- und Überwachungsapparate, Sensoren, Analogwertgeber oder elektri-
sche, optische, opto-elektrische und fotografische Bauelemente handelt oder auch
um (Sicherheits- bzw. Datenübertragungs-)Lichtschranken sowie sonstige Steuer-,
Regel- und Schaltgeräte; es gilt auch für Datenanzeigegeräte und elektrische
Schaltverstärker, die für einen hervorragenden Scan herangezogen werden kön-
nen. Insbesondere beschreibt die angemeldete Marke die beanspruchten (Bar-
code-)Lesegeräte, Lesestifte, Lesepistolen und Kartenleser sowie die Barcode-
Decoder, die allesamt zum Scannen geeignet sind. Dasselbe trifft auch auf die
weiter beanspruchten Teile der oben genannten Apparate und Bauelemente zu.
Da die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42 auf die Erstellung und Aktu-
alisierung von Softwareprogrammen für die Parametrierung von den genannten
Apparaten, Instrumenten und Sensoren gerichtet sind, können sie gleichermaßen
durch die beanspruchte Marke beschrieben werden insofern, als sie auf die Er-
zielung eines hervorragenden Scans gerichtet sind.
Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in
sprachüblicher Weise auf das fragliche Waren- und Dienstleistungsspektrum hin-
weist. Der Verkehr wird dies ohne weitere Überlegungen erkennen und die ange-
meldete Wortkombination nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden
Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Marken-
rechts verstehen.
Die Anmeldung entbehrt in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen
aber auch jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Sie be-
schreibt die Waren/Dienstleistungen nach Art und Zweck und erfüllt damit nicht die
Funktion eines sich durch individuelle Merkmale von den Dienstleistungen anderer
Anbieter unterscheidenden betrieblichen Herkunftshinweises (vgl. zur Unterschei-
dungskraft u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Rdn. 86) - Postkantoor; GRUR
2002, 804, 80 - Philips; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; WRP 2004, 1173 f.
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- URLAUB DIREKT). Wenn der Anmelder meint, es handle sich wegen des erfor-
derlichen Bindestrichs zwischen den Einzelworten allenfalls um eine fantasievolle
Abwandlung der beschreibenden Angabe, dann reicht diese „Abwandlung“ im vor-
liegenden Fall gerade nicht aus; denn angesichts des im Vordergrund stehenden
Sinngehaltes kann dies nicht von einer beschreibenden Angabe wegführen; inso-
weit wären wesentlich umfassendere Verfremdungen erforderlich (vgl. Ströbele
/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rdn. 99, 265 m. w. N.). Dementsprechend
wird nicht nur der Fachverkehr, sondern auch der Endverbraucher den beschrei-
benden Sinngehalt der Wortkombination ohne weiteres erkennen, so dass der
Charakter einer Fantasiebezeichnung völlig in den Hintergrund gedrängt wird.
Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen, so dass auch
die auf die Klassen 9 und 42 bezogenen Hilfsanträge keinen Erfolg haben konn-
ten, wobei der nachträgliche Hilfsantrag 3 ohnehin unberücksichtigt bleiben
musste, da er erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangen ist.
Soweit die Anmelderin auf ähnliche oder sogar identische Voreintragungen hin-
weist, ist dem entgegen zu halten, dass Voreintragungen möglicherweise ver-
gleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu berück-
sichtigendes Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber
keinesfalls verbindlich sind, zumal Änderungen der Rechtsprechung eine andere
Entscheidung rechtfertigen können. Zudem lassen die eingereichten Unterlagen
solche Voreintragungen nicht hinreichend sicher erkennen, nachdem teilweise
bereits keine konkreten Warenangaben zu finden sind und überdies Vermerke wie
„cancelled“, „removed“, „Denial“, „expired“ auftauchen.
Unabhängig davon können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorlie-
gende Beschwerde keine Bindungswirkung entfalten; vielmehr hat die Entschei-
dung bezüglich des konkreten Einzelfalls ausschließlich auf Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Recht-
sprechung zu erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Ge-
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meinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt
worden ist (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; GRUR 2006, 229,
231, Rdn. 46 - 49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl die
Markenrichtlinie wie auch das Markengesetz gehen davon aus, dass - wenn auch
vom System nicht beabsichtigt - schutzunfähige Marken Eingang ins Register er-
langen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung
solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor. Eine Bindungswirkung einzelner
Voreintragungen scheidet daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise
„gefestigten“ Entscheidungspraxis, wie sie von der Anmelderin zwar sinngemäß
geltend gemacht wurde, im vorliegenden Fall jedoch nach den Feststellungen des
Senats nicht gegeben ist.
Dr. Vogel von Falckenstein
Hartlieb
Paetzold
Cl