Urteil des BPatG vom 06.04.2010, 30 W (pat) 36/07

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/07 _______________ An Verkündungs Statt zugestellt am 6. April 2010

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 306 39 043.4/9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 19. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des

Richters Paetzold

BPatG 154

08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird sowohl im Hauptantrag als auch in den

Hilfsanträgen 1 und 2 zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Angemeldet zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister ist

Topscan

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11 und 42

Elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Signal-,

Zähl-, Mess-, Kontroll- und Überwachungsapparate und

-instrumente und Sensoren, induktive, kapazitive oder Ultraschall- oder Infrarot- oder Farbsensoren, Analogwertgeber sowie

elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Bauelemente; Lichtschranken, Lichtleitergeräte, Lichtgitter, Lichttaster, Druckmarkentaster, Sicherheitslichtschranken, Sicherheitslichtschaltgeräte, Datenübertragungslichtschranken; elektrische

und elektronische Steuer- und Regelgeräte sowie Sicherheitsschaltgeräte, Datenanzeigegeräte; elektrische Schaltverstärker;

Lesegeräte, Barcode-Lesegeräte, Lesestifte, Lesepistolen und

Kartenleser; Barcode-Dekoder; Teile von derartigen Signal-,

Zähl-, Mess-, Kontroll- und Überwachungsapparaten und

-instrumenten und Sensoren sowie von Bauelementen (sämtliche Waren soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische Beleuch-

tungsgeräte; Erstellung und Aktualisierung von Softwareprogrammen für die Parametrierung von elektrischen, optischen,

opto-elektrischen und fotografischen Signal-, Zähl-, Mess-, Kontroll- und Überwachungsapparaten und -instrumenten und Sensoren.“

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung durch Beschluss eines Prüfers des höheren Dienstes für alle Waren

und Dienstleistungen, ausgenommen „Beleuchtungsgeräte“, wegen fehlender Unterscheidungskraft und als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe zurückgewiesen mit der Begründung, die englischsprachige Wortkombination werde von

den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrer deutschen Übersetzung „hervorragender Scan“ als lediglich anpreisende Angabe über Eigenschaften

und Bestimmung der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. In einer solchen Sachangabe erblicke der Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis, so dass der Marke die Eintragungshindernisse mangelnder Unterscheidungskraft und einer lediglich beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1

und 2 MarkenG entgegenstünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zur Begründung ausführt, dass der fremdsprachlichen, lexikalisch nicht nachweisbaren Wortfolge lediglich eine unscharfe Bedeutung ohne präzise Zuordnung zu einem Sinngehalt

zukomme; zudem sei sie nicht zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet: entweder könnten sie keinen Scan herstellen bzw. ausführen oder sie würden

allenfalls durch den Begriff „Scanner“ beschrieben, aber nicht durch das Verb.

Auch die Dienstleistungen wiesen keinen Zusammenhang mit einem Scanvorgang

auf. Dementsprechend bestehe auch für die Allgemeinheit kein Bedürfnis an der

freien Verwendung der Wortkombination, die in korrekter Schreibweise mit Bindestrich in der Mitte versehen sein müsste. Daher könne der Marke auch nicht die

erforderliche geringe Unterscheidungskraft abgesprochen werden, zumal die Verkehrskreise mit Englischkenntnissen die sprachregelwidrige Schreibweise ohne

weiteres erkennen würden. Im Übrigen seien im europäischen Ausland zahlreiche

nationale Marken „Topscan“ eingetragen.

Die Anmelderin beantragt,

den Amtsbeschluss vom 9. Februar 2007 aufzuheben und die

Eintragung der Marke zu verfügen.

Hierzu hat sie zusätzlich zwei eingeschränkte Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse vorgelegt, die sie als Hilfsantrag 1 und 2 geltend macht.

Nach der mündlichen Verhandlung hat sie ein weiteres eingeschränktes Verzeichnis als Hilfsantrag 3 nachgereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelder ist sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag unbegründet.

Nach Ansicht des Senats unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen sowohl dem Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch dem

einer freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG. Zu solchen Angaben gehören insbesondere Wortkombinationen, die im

Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

dienen können.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle

absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das

ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27)

- Chiemsee; GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft

als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,

608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u.

Rado). Das Allgemeininteresse im Zusammenhang mit Unterscheidungskraft und

Freihaltungsbedürfnis liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird,

sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG: „… dienen können, …“). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die

dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH

ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von

Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel

und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Wie von der Markenabteilung bereits ausführlich und zutreffend erläutert, handelt

es sich bei dem angemeldeten Markenwort um eine sprachüblich gebildete Kombination von zwei Begriffen, die der von den beanspruchten Waren angesprochene

Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von einem „besonders guten/hervorragenden Scannen“ verstehen wird, was nicht nur das Eintragungshindernis einer freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG, sondern auch jenes der mangelnden Unterscheidungskraft nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

Dem Markeninhaber ist zwar zuzugestehen, dass das angegriffene Markenwort lexikalisch nicht nachweisbar ist. Dies reicht aber nicht für die Annahme einer originellen Wortschöpfung aus, der Unterscheidungskraft zukommt und an der kein

Freihaltebedürfnis besteht. Vielmehr handelt es sich um eine einfach zusammen-

gesetzte Wortkombination, deren Gesamtaussage sich - insbesondere im Kontext

der geschützten Waren - ohne weiteres Nachdenken erschließt. Dies gilt zunächst

für die Einzelbegriffe „Top“ und „scan“, die bereits dem Endverbraucher als aus

dem Englischen eingedeutschte Wörter bekannt sind (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1440 li. Sp. „das Absuchen“; Duden, Das große

Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 1214 li. Sp.; Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl. 2009, S. 930, re. Sp.). Da „scan“ im technischen Sinne weitergehend auch „durchsuchen, prüfen, abtasten“ bedeutet (vgl. Ernst, Wörterbuch

der industriellen Technik Band II englisch - deutsch, 7. Aufl. 2007, S. 1218;

Langenscheidt Fachwörterbuch Ingenieurwesen Englisch, 2007, S. 803), kommt

als beschreibende Bedeutung ein weitaus größerer Sinngehalt in Frage, der selbst

einem breiteren Publikum aus Begriffen wie „Virenscanner“ oder „Körperscanner“

geläufig ist. Ebenso bekannt ist dem Verkehr die werbeübliche Praxis, in vergleichbaren Wortbildungen den Gegenstand einer Ware oder Dienstleistung mit

dem Schlagwort „top“ zu verstärken, die lediglich eine rühmende Funktion wie

„super“ oder „mega“ erfüllt; wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat,

was auch eine im Deutschen ohne weiteres bekannte Abkürzung für „super, herausragend“ darstellt (vgl. Duden, das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl. 2005,

S. 276 mi. Sp.). So sind „Topgerät, Topleistung, Topmanager, Topstar, Topzuschlag“ geläufige Begriffe der Umgangssprache. Insgesamt ergibt sich der beschreibende Sinngehalt „hervorragender Scan/Prüfer/Absucher“, der ohne weiteres alle von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen erfassen

kann. Nachdem nach der Rechtsprechung ein Wort bereits dann im Allgemeininteresse von der Eintragung auszuschließen ist, wenn es in einer möglichen Mehrdeutigkeit auch nur in einer Richtung zur Beschreibung geeignet ist, ist auch

„topscan“ als beschreibende Angabe einzustufen. Vor diesem Hintergrund werden

die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als werbeüblichen Hinweis auf eine Dienstleistung oder Waren verstehen, die zu dieser

Dienstleistung eingesetzt werden (können).

Dies gilt zunächst für die von der Zurückweisung betroffenen Waren, die sämtlich

zu einem hervorragenden Scan beitragen können, gleichgültig, ob es sich um

elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Signal-, Zähl-, Mess-,

Kontroll- und Überwachungsapparate, Sensoren, Analogwertgeber oder elektrische, optische, opto-elektrische und fotografische Bauelemente handelt oder auch

um (Sicherheits- bzw. Datenübertragungs-)Lichtschranken sowie sonstige Steuer-,

Regel- und Schaltgeräte; es gilt auch für Datenanzeigegeräte und elektrische

Schaltverstärker, die für einen hervorragenden Scan herangezogen werden können. Insbesondere beschreibt die angemeldete Marke die beanspruchten (Barcode-)Lesegeräte, Lesestifte, Lesepistolen und Kartenleser sowie die Barcode-

Decoder, die allesamt zum Scannen geeignet sind. Dasselbe trifft auch auf die

weiter beanspruchten Teile der oben genannten Apparate und Bauelemente zu.

Da die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42 auf die Erstellung und Aktualisierung von Softwareprogrammen für die Parametrierung von den genannten

Apparaten, Instrumenten und Sensoren gerichtet sind, können sie gleichermaßen

durch die beanspruchte Marke beschrieben werden insofern, als sie auf die Erzielung eines hervorragenden Scans gerichtet sind.

Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in

sprachüblicher Weise auf das fragliche Waren- und Dienstleistungsspektrum hinweist. Der Verkehr wird dies ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Wortkombination nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden

Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Die Anmeldung entbehrt in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen

aber auch jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Sie beschreibt die Waren/Dienstleistungen nach Art und Zweck und erfüllt damit nicht die

Funktion eines sich durch individuelle Merkmale von den Dienstleistungen anderer

Anbieter unterscheidenden betrieblichen Herkunftshinweises (vgl. zur Unterscheidungskraft u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Rdn. 86) - Postkantoor; GRUR

2002, 804, 80 - Philips; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; WRP 2004, 1173 f.

- URLAUB DIREKT). Wenn der Anmelder meint, es handle sich wegen des erforderlichen Bindestrichs zwischen den Einzelworten allenfalls um eine fantasievolle

Abwandlung der beschreibenden Angabe, dann reicht diese „Abwandlung“ im vorliegenden Fall gerade nicht aus; denn angesichts des im Vordergrund stehenden

Sinngehaltes kann dies nicht von einer beschreibenden Angabe wegführen; insoweit wären wesentlich umfassendere Verfremdungen erforderlich (vgl. Ströbele

/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rdn. 99, 265 m. w. N.). Dementsprechend

wird nicht nur der Fachverkehr, sondern auch der Endverbraucher den beschreibenden Sinngehalt der Wortkombination ohne weiteres erkennen, so dass der

Charakter einer Fantasiebezeichnung völlig in den Hintergrund gedrängt wird.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen, so dass auch

die auf die Klassen 9 und 42 bezogenen Hilfsanträge keinen Erfolg haben konnten, wobei der nachträgliche Hilfsantrag 3 ohnehin unberücksichtigt bleiben

musste, da er erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangen ist.

Soweit die Anmelderin auf ähnliche oder sogar identische Voreintragungen hinweist, ist dem entgegen zu halten, dass Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu berücksichtigendes Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber

keinesfalls verbindlich sind, zumal Änderungen der Rechtsprechung eine andere

Entscheidung rechtfertigen können. Zudem lassen die eingereichten Unterlagen

solche Voreintragungen nicht hinreichend sicher erkennen, nachdem teilweise

bereits keine konkreten Warenangaben zu finden sind und überdies Vermerke wie

„cancelled“, „removed“, „Denial“, „expired“ auftauchen.

Unabhängig davon können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keine Bindungswirkung entfalten; vielmehr hat die Entscheidung bezüglich des konkreten Einzelfalls ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Ge-

meinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt

worden ist (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; GRUR 2006, 229,

231, Rdn. 46 - 49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl die

Markenrichtlinie wie auch das Markengesetz gehen davon aus, dass - wenn auch

vom System nicht beabsichtigt - schutzunfähige Marken Eingang ins Register erlangen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung

solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor. Eine Bindungswirkung einzelner

Voreintragungen scheidet daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise

„gefestigten“ Entscheidungspraxis, wie sie von der Anmelderin zwar sinngemäß

geltend gemacht wurde, im vorliegenden Fall jedoch nach den Feststellungen des

Senats nicht gegeben ist.

Dr. Vogel von Falckenstein Hartlieb Paetzold

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