Urteil des BPatG, Az. 10 W (pat) 36/06

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BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

_______________

(Aktenzeichen)

31. Januar 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

10 W (pat) 36/06

Verkündet am

…

treffend die Patentanmeldung 10

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Rauch sowie die Richterin Martens

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-

despatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2008 durch die

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beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

Die Anmelderin reichte am 25. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mehrfach-Funkgerät-Ver-

einheitlichungsprotokoll“ ein, wobei sie u. a. die Priorität der US-amerikanischen

Anmeldung 60/456,128 vom 20. März 2003 in Anspruch nahm. Gleichzeitig stellte

sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 4 C PVÜ zur Inan-

spruchnahme dieser Priorität.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags führt sie aus, die zwölfmonatige

Prioritätsfrist sei von ihr schuldlos versäumt worden. Sie habe einen Patentanwalt

in den USA damit beauftragt, zu der genannten amerikanischen Anmeldung eine

Nachanmeldung für ein europäisches Patent mit Geltung u. a. in Deutschland zu

tätigen. Eine Mitarbeiterin der amerikanischen Kanzlei habe am 5. Februar 2004

auftragsgemäß die jetzigen Verfahrensbevollmächtigten per E-Mail mit der Einrei-

chung einer entsprechenden europäischen Anmeldung beauftragen sollen. Wegen

einer technischen Übermittlungspanne habe die E-Mail die Kanzlei jedoch nicht

verlassen. Entsprechend den in der Kanzlei gültigen generellen Anweisungen

hätte die Mitarbeiterin kontrollieren müssen, ob der erteilte Auftrag bestätigt wor-

den sei. Ebenso hätte sie spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Prioritätsfrist die

Auftragsversendung noch einmal überprüfen müssen. Beides habe die erfahrene

und ansonsten auch zuverlässig arbeitende Mitarbeiterin versäumt.

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Erst auf Grund eines Hinweises der jetzigen Verfahrensbevollmächtigten, die die

später ihnen übersandten Prioritätsunterlagen keiner Anmeldung zuordnen konn-

ten, sei im amerikanischen Büro am 30. April 2004 das Fehlen einer Auftragser-

teilung bemerkt worden. Daraufhin habe man sich zur Einreichung einer nationa-

len deutschen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der genannten US-

Voranmeldung und gleichzeitiger Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in

die bereits abgelaufene Prioritätsfrist entschlossen.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle 31 des DPMA vom 2. November 2005 wurde

der Wiedereinsetzungsantrag - nach vorangegangenem Zwischenbescheid und

Durchführung einer Anhörung - als unbegründet zurückgewiesen, weil nicht zu er-

kennen sei, dass die Anmelderin neben der europäischen Anmeldung auch eine

unmittelbar beim DPMA einzureichende nationale Anmeldung beabsichtigt habe

und an deren Einreichung unverschuldet gehindert gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Entscheidung des DPMA aufzuheben und Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand gemäß § 123 PatG in die Prioritätsfrist der US-

Anmeldung Serial No. 60/456, 128, die am 20. März 2003 beim

Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) einge-

reicht wurde, zu gewähren.

Die Anmelderin vertritt den Standpunkt, sie habe eine gegenüber dem DPMA ein-

zuhaltende Frist versäumt. Dies ergebe sich daraus, dass eine europäische Pa-

tentanmeldung vom Anmeldetag an die Wirkung eines Bündels nationaler Anmel-

dungen habe (Art. 1, 2 Abs. 1, Art. 66 EPÜ), von denen jede zur Erteilung eines

nationalen Patents führen könne. Es sei der Wille der Anmelderin gewesen, ein

nationales deutsches Patent unter Beanspruchung der Priorität der US-amerikani-

schen Voranmeldung zu erlangen. Dies gelte unabhängig davon, dass dies ur-

sprünglich auf dem Weg der Einreichung einer europäischen Anmeldung mit Wir-

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kung für Deutschland geschehen sollte. Dieser Weg sei gewählt worden, weil er

einfacher und kostengünstiger sei als die Durchführung einer Vielzahl einzelner,

rein nationaler Patenterteilungsverfahren. Es sei aber davon auszugehen, dass

die Anmelderin derartige nationale Anmeldeverfahren getätigt hätte, wenn ihr der

Weg zum Europäischen Patentamt versperrt gewesen wäre. Die Frist zur Inan-

spruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung habe im Fall einer europäi-

schen ebenso wie im Fall einer deutschen nationalen Anmeldung am

20. März 2004 geendet. Vor Fristablauf sei jedoch weder eine europäische noch

eine deutsche Anmeldung unter Inanspruchnahme der US-Priorität eingereicht

worden. Daher seien beide Fristen versäumt worden, wobei sich die Anmelderin in

beiden Fällen kein Verschulden zurechnen lassen müsse.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin u. a. noch auf den Beschluss

des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni 1998 - I ZB 30/98 -, NJW 1998, 3280, ver-

wiesen und vorgetragen, die anwaltliche Sorgfaltspflicht habe es vorliegend nicht

geboten, während des Laufs der Prioritätsfrist das Fehlschlagen der europäischen

Patentanmeldung einzukalkulieren und gleichzeitig auch eine deutsche Patentan-

meldung vorzunehmen.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Das DPMA hat die beantragte Wie-

dereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist zu Recht verweigert.

1. Bei Einreichung der vorliegenden Anmeldung beim DPMA hat die Anmelderin

die Frist zur Einreichung der Nachanmeldung bei Inanspruchnahme der Unions-

priorität nach Art. 4 C PVÜ hinsichtlich der früheren US-Anmeldung 60/456,128

versäumt. Nach Art. 4 C Abs. 1 und 2 PVÜ beträgt die Frist 12 Monate und läuft

ab dem Hinterlegungsdatum der früheren Anmeldung am 20. März 2003. Sie en-

dete am Montag, den 22. März 2004 (Art. 4 C Abs. 3 PVÜ). Die Anmeldung wurde

jedoch erst am 25. Juni 2004 beim DPMA eingereicht.

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2. Der Wiedereinsetzungsantrag erfüllt zwar die Zulässigkeitsvoraussetzungen,

insbesondere ist er statthaft, denn die Anmelderin hat eine gegenüber dem DPMA

einzuhaltende Frist versäumt, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift ei-

nen Rechtsnachteil zur Folge hat. Die versäumte Frist zur Einreichung der Nach-

anmeldung bei Inanspruchnahme der Unionspriorität war bei Einreichung einer

nationalen, deutschen Anmeldung gegenüber dem DPMA einzuhalten, ihr Ver-

säumnis hat auch unmittelbar den Verlust des Prioritätsrechts aus Art. 4 PVÜ zur

Folge. Geht man davon aus, dass die Anmelderin am 30. April 2004 - für einen

früheren Zeitpunkt gibt es keinerlei Anhalt - von der Fristversäumung erfahren hat,

hat sie mit ihrem am 25. Juni 2004 beim DPMA eingegangenen Antrag die Frist

des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt. Die versäumte Handlung, die Einreichung

der Nachanmeldung, ist am gleichen Tag nachgeholt worden und damit fristge-

recht.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die Anmelderin hat

nicht dargetan, dass sie ohne Verschulden verhindert war, dem DPMA gegenüber

eine Frist einzuhalten. Es fehlt bereits ein schlüssiger Vortrag der Anmelderin,

dass ein Hindernis bestanden hat, demzufolge sie die rechtzeitige Einreichung der

Patentanmeldung beim DPMA nicht vornehmen konnte. Denn die im Büro der

amerikanischen Vertreter der Anmelderin aufgetretene technische Übermittlungs-

panne hat zwar die rechtzeitige Einreichung einer Anmeldung beim Europäischen

Patentamt verhindert, sie hat es der Anmelderin jedoch zu keiner Zeit unmöglich

gemacht, eine nationale Anmeldung vor dem DPMA unter Inanspruchnahme der

Priorität der amerikanischen Erstanmeldung vom 20. März 2003 innerhalb der Pri-

oritätsfrist zu hinterlegen.

Nach dem Vortrag der Anmelderin, der u. a. durch die Kopie der E-Mail vom

5. Februar 2004 glaubhaft gemacht wurde, beabsichtigte sie mit der Auftragser-

teilung, ausschließlich eine europäische Anmeldung zu tätigen. Der Auftrag

schloss weder ein, zusätzlich bzw. alternativ nationalen Schutz in Deutschland zu

beantragen, noch existierte eine generelle Weisung, bei Hinderungsgründen we-

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nigstens national anzumelden. Dem klaren Wortlaut des Auftrags stand es auch

entgegen, dass es den Verfahrensbevollmächtigten überlassen sei, auf welche

Weise Schutz in Deutschland erreicht werden sollte. Für solche Hilfserwägungen

bestand seitens der Anmelderin auch zum Zeitpunkt der Auftragserteilung kein

Anlass, denn wäre den jetzigen Verfahrensbevollmächtigten die E-Mail zugegan-

gen, wäre es wie beabsichtigt zu einer europäischen Patentanmeldung unter In-

anspruchnahme u. a. der Priorität vom 20. März 2003 und zwar rechtzeitig inner-

halb der im März 2004 ablaufenden Prioritätsfrist gekommen. Der (zusätzlichen)

Einreichung einer nationalen Anmeldung hätte es nicht bedurft. Auch zum maß-

geblichen Zeitpunkt bei Fristablauf war der Wille der Anmelderin weiterhin allein

darauf gerichtet, eine europäische Anmeldung zu tätigen. Hatte damit die Anmel-

derin, die ihrem Vertreter den Auftrag zu einer europäischen Anmeldung erteilt

hatte, zu keiner Zeit die Absicht, innerhalb der Prioritätsfrist eine nationale, deut-

sche Anmeldung einzureichen, kann auch nicht festgestellt werden, dass sie durch

irgendeinen Umstand an der Fristeinhaltung vor dem DPMA im Sinne des § 123

Abs. 1 PatG gehindert gewesen ist.

Soweit die Anmelderin dabei die engen Zusammenhänge zwischen europäischen

und nationalen Patenterteilungsverfahren betont, rechtfertigt dies keine andere

Beurteilung. Zwar kommt einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 66

EPÜ in den benannten Vertragsstaaten die rechtliche Wirkung einer nationalen

Hinterlegung zu; auch entsteht im Fall der Erteilung des europäischen Patents mit

Wirkung u. a. für Deutschland im Ergebnis ebenso Patentschutz für Deutschland,

wie wenn vom DPMA auf Grund einer nationalen deutschen Anmeldung ein Pa-

tent erteilt wird. Ungeachtet dieser engen Zusammenhänge handelt es sich aber

bei dem europäischen und dem nationalen deutschen Patenterteilungsverfahren

um rechtlich unterschiedliche Anmeldungswege, die unterschiedlichen Verfah-

rensordnungen unterliegen. Aus diesem Grund können Rechtsverluste, die durch

fehlerhaftes Verhalten im europäischen Verfahren entstehen, nicht durch die Ge-

währung einer Wiedereinsetzung im nationalen Verfahren kompensiert werden.

Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem im europäischen Verfahren die Wie-

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dereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 122 Abs. 5, Art. 87 Abs. 1 EPÜ (in der

bis zum 12. Dezember 2007 geltenden Fassung des EPÜ) grundsätzlich ausge-

schlossen ist.

Nach §

123 Abs. 1 Satz

1 PatG muss die Frist, an deren Einhaltung der Säumige

gehindert war, gegenüber dem Patentamt oder Patentgericht bestanden haben.

Daraus folgt, dass bei Versäumung einer gegenüber dem DPMA einzuhaltenden

Frist eine Wiedereinsetzung nur in Betracht kommt, wenn der Beteiligte gerade an

der Einhaltung dieser Frist gehindert war. Das DPMA kann in eine nach deut-

schem Patentverfahrensrecht versäumte Frist daher nicht wiedereinsetzen, wenn

sich der behauptete Hinderungsgrund - wie nach dem Vortrag der Anmelderin im

vorliegenden Fall - auf eine Frist bezieht, die im Verfahren vor dem Europäischen

Patentamt versäumt worden ist.

Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die von ihr zitierte Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs (NJW

1998, 3280) berufen. Nach dieser Entschei-

dung muss ein Prozessbevollmächtigter, der vor Ablauf der Berufungsfrist vom

erstinstanzlichen Richter die Auskunft erhält, ein Beschluss über die Berichtigung

des Urteilstenors sei antragsgemäß ergangen, nicht vorsorglich für den Fall, dass

die Berichtigung im Wege der sofortigen Beschwerde wieder rückgängig gemacht

und das ursprüngliche Urteil wieder hergestellt wird, gegen dieses Berufung einle-

gen. Der Partei kann daher die Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsfrist

nicht deshalb verwehrt werden, weil der Anwalt darauf vertraut hat, dass die Be-

richtigung antragsgemäß ausgesprochen werde und eine Berufung daher über-

flüssig sei. In dem Fall der von der Anmelderin zitierten Entscheidung konnte die

Berufungsführerin somit geltend machen, sie sei durch bestimmte Umstände

(nämlich das Vertrauen auf den Erfolg der beantragten Urteilsberichtigung) an der

Einhaltung einer gegenüber dem Berufungsgericht einzuhaltenden Frist gehindert

gewesen. Damit unterscheidet sich dieser Fall grundlegend von dem vorliegen-

den, in dem die Anmelderin gerade keine Hinderungsgründe in Bezug auf die ge-

genüber dem DPMA einzuhaltende Prioritätsfrist geltend macht. Wenn aber kein

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Hindernis vorliegt, besteht - im Unterschied zum Fall der Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs - auch kein Anlass zur Prüfung, ob die durch das Hindernis verur-

sachte Fristversäumung selbst verschuldet ist oder nicht.

4. Die Rechtsbeschwerde wird nach § 100 Abs. 2 PatG insbesondere zur Frage

zugelassen, ob im Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA eine Wiedereinset-

zung in die Prioritätsfrist nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ in Betracht kommt, wenn der

Anmelder innerhalb der Prioritätsfrist lediglich beabsichtigt und Vorkehrungen ge-

troffen hat, beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung

u. a. mit Benennung Deutschlands, nicht aber beim DPMA eine nationale deut-

sche Patentanmeldung einzureichen.

Püschel Rauch Martens