Urteil des BPatG, Az. 10 W (pat) 36/06

BPatG (wiedereinsetzung in den vorigen stand, anmeldung, frist, wiedereinsetzung, priorität, generelle weisung, deutschland, patent, patg, beschwerde)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
31. Januar 2008
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
be
.7
10 W (pat) 36/06
Verkündet am
treffend die Patentanmeldung 10
(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)
Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Rauch sowie die Richterin Martens
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2008 durch die
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beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I
Die Anmelderin reichte am 25. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mehrfach-Funkgerät-Ver-
einheitlichungsprotokoll“ ein, wobei sie u. a. die Priorität der US-amerikanischen
Anmeldung 60/456,128 vom 20. März 2003 in Anspruch nahm. Gleichzeitig stellte
sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 4 C PVÜ zur Inan-
spruchnahme dieser Priorität.
Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags führt sie aus, die zwölfmonatige
Prioritätsfrist sei von ihr schuldlos versäumt worden. Sie habe einen Patentanwalt
in den USA damit beauftragt, zu der genannten amerikanischen Anmeldung eine
Nachanmeldung für ein europäisches Patent mit Geltung u. a. in Deutschland zu
tätigen. Eine Mitarbeiterin der amerikanischen Kanzlei habe am 5. Februar 2004
auftragsgemäß die jetzigen Verfahrensbevollmächtigten per E-Mail mit der Einrei-
chung einer entsprechenden europäischen Anmeldung beauftragen sollen. Wegen
einer technischen Übermittlungspanne habe die E-Mail die Kanzlei jedoch nicht
verlassen. Entsprechend den in der Kanzlei gültigen generellen Anweisungen
hätte die Mitarbeiterin kontrollieren müssen, ob der erteilte Auftrag bestätigt wor-
den sei. Ebenso hätte sie spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Prioritätsfrist die
Auftragsversendung noch einmal überprüfen müssen. Beides habe die erfahrene
und ansonsten auch zuverlässig arbeitende Mitarbeiterin versäumt.
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Erst auf Grund eines Hinweises der jetzigen Verfahrensbevollmächtigten, die die
später ihnen übersandten Prioritätsunterlagen keiner Anmeldung zuordnen konn-
ten, sei im amerikanischen Büro am 30. April 2004 das Fehlen einer Auftragser-
teilung bemerkt worden. Daraufhin habe man sich zur Einreichung einer nationa-
len deutschen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der genannten US-
Voranmeldung und gleichzeitiger Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in
die bereits abgelaufene Prioritätsfrist entschlossen.
Durch Beschluss der Prüfungsstelle 31 des DPMA vom 2. November 2005 wurde
der Wiedereinsetzungsantrag - nach vorangegangenem Zwischenbescheid und
Durchführung einer Anhörung - als unbegründet zurückgewiesen, weil nicht zu er-
kennen sei, dass die Anmelderin neben der europäischen Anmeldung auch eine
unmittelbar beim DPMA einzureichende nationale Anmeldung beabsichtigt habe
und an deren Einreichung unverschuldet gehindert gewesen sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,
die Entscheidung des DPMA aufzuheben und Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gemäß § 123 PatG in die Prioritätsfrist der US-
Anmeldung Serial No. 60/456, 128, die am 20. März 2003 beim
Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) einge-
reicht wurde, zu gewähren.
Die Anmelderin vertritt den Standpunkt, sie habe eine gegenüber dem DPMA ein-
zuhaltende Frist versäumt. Dies ergebe sich daraus, dass eine europäische Pa-
tentanmeldung vom Anmeldetag an die Wirkung eines Bündels nationaler Anmel-
dungen habe (Art. 1, 2 Abs. 1, Art. 66 EPÜ), von denen jede zur Erteilung eines
nationalen Patents führen könne. Es sei der Wille der Anmelderin gewesen, ein
nationales deutsches Patent unter Beanspruchung der Priorität der US-amerikani-
schen Voranmeldung zu erlangen. Dies gelte unabhängig davon, dass dies ur-
sprünglich auf dem Weg der Einreichung einer europäischen Anmeldung mit Wir-
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kung für Deutschland geschehen sollte. Dieser Weg sei gewählt worden, weil er
einfacher und kostengünstiger sei als die Durchführung einer Vielzahl einzelner,
rein nationaler Patenterteilungsverfahren. Es sei aber davon auszugehen, dass
die Anmelderin derartige nationale Anmeldeverfahren getätigt hätte, wenn ihr der
Weg zum Europäischen Patentamt versperrt gewesen wäre. Die Frist zur Inan-
spruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung habe im Fall einer europäi-
schen ebenso wie im Fall einer deutschen nationalen Anmeldung am
20. März 2004 geendet. Vor Fristablauf sei jedoch weder eine europäische noch
eine deutsche Anmeldung unter Inanspruchnahme der US-Priorität eingereicht
worden. Daher seien beide Fristen versäumt worden, wobei sich die Anmelderin in
beiden Fällen kein Verschulden zurechnen lassen müsse.
In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin u. a. noch auf den Beschluss
des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni 1998 - I ZB 30/98 -, NJW 1998, 3280, ver-
wiesen und vorgetragen, die anwaltliche Sorgfaltspflicht habe es vorliegend nicht
geboten, während des Laufs der Prioritätsfrist das Fehlschlagen der europäischen
Patentanmeldung einzukalkulieren und gleichzeitig auch eine deutsche Patentan-
meldung vorzunehmen.
II
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Das DPMA hat die beantragte Wie-
dereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist zu Recht verweigert.
1. Bei Einreichung der vorliegenden Anmeldung beim DPMA hat die Anmelderin
die Frist zur Einreichung der Nachanmeldung bei Inanspruchnahme der Unions-
priorität nach Art. 4 C PVÜ hinsichtlich der früheren US-Anmeldung 60/456,128
versäumt. Nach Art. 4 C Abs. 1 und 2 PVÜ beträgt die Frist 12 Monate und läuft
ab dem Hinterlegungsdatum der früheren Anmeldung am 20. März 2003. Sie en-
dete am Montag, den 22. März 2004 (Art. 4 C Abs. 3 PVÜ). Die Anmeldung wurde
jedoch erst am 25. Juni 2004 beim DPMA eingereicht.
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2. Der Wiedereinsetzungsantrag erfüllt zwar die Zulässigkeitsvoraussetzungen,
insbesondere ist er statthaft, denn die Anmelderin hat eine gegenüber dem DPMA
einzuhaltende Frist versäumt, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift ei-
nen Rechtsnachteil zur Folge hat. Die versäumte Frist zur Einreichung der Nach-
anmeldung bei Inanspruchnahme der Unionspriorität war bei Einreichung einer
nationalen, deutschen Anmeldung gegenüber dem DPMA einzuhalten, ihr Ver-
säumnis hat auch unmittelbar den Verlust des Prioritätsrechts aus Art. 4 PVÜ zur
Folge. Geht man davon aus, dass die Anmelderin am 30. April 2004 - für einen
früheren Zeitpunkt gibt es keinerlei Anhalt - von der Fristversäumung erfahren hat,
hat sie mit ihrem am 25. Juni 2004 beim DPMA eingegangenen Antrag die Frist
des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt. Die versäumte Handlung, die Einreichung
der Nachanmeldung, ist am gleichen Tag nachgeholt worden und damit fristge-
recht.
3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die Anmelderin hat
nicht dargetan, dass sie ohne Verschulden verhindert war, dem DPMA gegenüber
eine Frist einzuhalten. Es fehlt bereits ein schlüssiger Vortrag der Anmelderin,
dass ein Hindernis bestanden hat, demzufolge sie die rechtzeitige Einreichung der
Patentanmeldung beim DPMA nicht vornehmen konnte. Denn die im Büro der
amerikanischen Vertreter der Anmelderin aufgetretene technische Übermittlungs-
panne hat zwar die rechtzeitige Einreichung einer Anmeldung beim Europäischen
Patentamt verhindert, sie hat es der Anmelderin jedoch zu keiner Zeit unmöglich
gemacht, eine nationale Anmeldung vor dem DPMA unter Inanspruchnahme der
Priorität der amerikanischen Erstanmeldung vom 20. März 2003 innerhalb der Pri-
oritätsfrist zu hinterlegen.
Nach dem Vortrag der Anmelderin, der u. a. durch die Kopie der E-Mail vom
5. Februar 2004 glaubhaft gemacht wurde, beabsichtigte sie mit der Auftragser-
teilung, ausschließlich eine europäische Anmeldung zu tätigen. Der Auftrag
schloss weder ein, zusätzlich bzw. alternativ nationalen Schutz in Deutschland zu
beantragen, noch existierte eine generelle Weisung, bei Hinderungsgründen we-
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nigstens national anzumelden. Dem klaren Wortlaut des Auftrags stand es auch
entgegen, dass es den Verfahrensbevollmächtigten überlassen sei, auf welche
Weise Schutz in Deutschland erreicht werden sollte. Für solche Hilfserwägungen
bestand seitens der Anmelderin auch zum Zeitpunkt der Auftragserteilung kein
Anlass, denn wäre den jetzigen Verfahrensbevollmächtigten die E-Mail zugegan-
gen, wäre es wie beabsichtigt zu einer europäischen Patentanmeldung unter In-
anspruchnahme u. a. der Priorität vom 20. März 2003 und zwar rechtzeitig inner-
halb der im März 2004 ablaufenden Prioritätsfrist gekommen. Der (zusätzlichen)
Einreichung einer nationalen Anmeldung hätte es nicht bedurft. Auch zum maß-
geblichen Zeitpunkt bei Fristablauf war der Wille der Anmelderin weiterhin allein
darauf gerichtet, eine europäische Anmeldung zu tätigen. Hatte damit die Anmel-
derin, die ihrem Vertreter den Auftrag zu einer europäischen Anmeldung erteilt
hatte, zu keiner Zeit die Absicht, innerhalb der Prioritätsfrist eine nationale, deut-
sche Anmeldung einzureichen, kann auch nicht festgestellt werden, dass sie durch
irgendeinen Umstand an der Fristeinhaltung vor dem DPMA im Sinne des § 123
Abs. 1 PatG gehindert gewesen ist.
Soweit die Anmelderin dabei die engen Zusammenhänge zwischen europäischen
und nationalen Patenterteilungsverfahren betont, rechtfertigt dies keine andere
Beurteilung. Zwar kommt einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 66
EPÜ in den benannten Vertragsstaaten die rechtliche Wirkung einer nationalen
Hinterlegung zu; auch entsteht im Fall der Erteilung des europäischen Patents mit
Wirkung u. a. für Deutschland im Ergebnis ebenso Patentschutz für Deutschland,
wie wenn vom DPMA auf Grund einer nationalen deutschen Anmeldung ein Pa-
tent erteilt wird. Ungeachtet dieser engen Zusammenhänge handelt es sich aber
bei dem europäischen und dem nationalen deutschen Patenterteilungsverfahren
um rechtlich unterschiedliche Anmeldungswege, die unterschiedlichen Verfah-
rensordnungen unterliegen. Aus diesem Grund können Rechtsverluste, die durch
fehlerhaftes Verhalten im europäischen Verfahren entstehen, nicht durch die Ge-
währung einer Wiedereinsetzung im nationalen Verfahren kompensiert werden.
Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem im europäischen Verfahren die Wie-
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dereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 122 Abs. 5, Art. 87 Abs. 1 EPÜ (in der
bis zum 12. Dezember 2007 geltenden Fassung des EPÜ) grundsätzlich ausge-
schlossen ist.
Nach §
123 Abs. 1 Satz
1 PatG muss die Frist, an deren Einhaltung der Säumige
gehindert war, gegenüber dem Patentamt oder Patentgericht bestanden haben.
Daraus folgt, dass bei Versäumung einer gegenüber dem DPMA einzuhaltenden
Frist eine Wiedereinsetzung nur in Betracht kommt, wenn der Beteiligte gerade an
der Einhaltung dieser Frist gehindert war. Das DPMA kann in eine nach deut-
schem Patentverfahrensrecht versäumte Frist daher nicht wiedereinsetzen, wenn
sich der behauptete Hinderungsgrund - wie nach dem Vortrag der Anmelderin im
vorliegenden Fall - auf eine Frist bezieht, die im Verfahren vor dem Europäischen
Patentamt versäumt worden ist.
Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die von ihr zitierte Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs (NJW
1998, 3280) berufen. Nach dieser Entschei-
dung muss ein Prozessbevollmächtigter, der vor Ablauf der Berufungsfrist vom
erstinstanzlichen Richter die Auskunft erhält, ein Beschluss über die Berichtigung
des Urteilstenors sei antragsgemäß ergangen, nicht vorsorglich für den Fall, dass
die Berichtigung im Wege der sofortigen Beschwerde wieder rückgängig gemacht
und das ursprüngliche Urteil wieder hergestellt wird, gegen dieses Berufung einle-
gen. Der Partei kann daher die Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsfrist
nicht deshalb verwehrt werden, weil der Anwalt darauf vertraut hat, dass die Be-
richtigung antragsgemäß ausgesprochen werde und eine Berufung daher über-
flüssig sei. In dem Fall der von der Anmelderin zitierten Entscheidung konnte die
Berufungsführerin somit geltend machen, sie sei durch bestimmte Umstände
(nämlich das Vertrauen auf den Erfolg der beantragten Urteilsberichtigung) an der
Einhaltung einer gegenüber dem Berufungsgericht einzuhaltenden Frist gehindert
gewesen. Damit unterscheidet sich dieser Fall grundlegend von dem vorliegen-
den, in dem die Anmelderin gerade keine Hinderungsgründe in Bezug auf die ge-
genüber dem DPMA einzuhaltende Prioritätsfrist geltend macht. Wenn aber kein
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Hindernis vorliegt, besteht - im Unterschied zum Fall der Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs - auch kein Anlass zur Prüfung, ob die durch das Hindernis verur-
sachte Fristversäumung selbst verschuldet ist oder nicht.
4. Die Rechtsbeschwerde wird nach § 100 Abs. 2 PatG insbesondere zur Frage
zugelassen, ob im Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA eine Wiedereinset-
zung in die Prioritätsfrist nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ in Betracht kommt, wenn der
Anmelder innerhalb der Prioritätsfrist lediglich beabsichtigt und Vorkehrungen ge-
troffen hat, beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung
u. a. mit Benennung Deutschlands, nicht aber beim DPMA eine nationale deut-
sche Patentanmeldung einzureichen.
Püschel Rauch Martens
Pr