Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 190/03

BPatG: marke, beschreibende angabe, smart card, unterscheidungskraft, computer, eugh, begriff, funk, amerika, verkehrsdurchsetzung
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 190/03
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 398 68 722.6
hat der 27.
Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter
Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat durch den angegriffenen Be-
schluss die Anmeldung der Marke
smartModule
für
„Computer-Hardware, insbesondere miniaturisierte PC-Systeme,
die als Steuerungselektronik bzw. Datenverarbeitungselektronik in
elektronische Systeme eingebaut werden“
zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Marke
stehe das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen. Der Begriff „smart“ weise im Zusammenhang mit EDV-Waren
auf gerätetechnische Intelligenz hin. Der weitere Bestandteil „Modul“ bezeichne
eine aus mehreren Elementen bestehende, austauschbare Einheit in einem Ge-
samtsystem. Im Hardwarebereich stelle „Modul“ die Kurzform für „Einsteck-“ oder
„Erweiterungsmodul“ dar, mit dem ein Gerät um bestimmte Eigenschaften erwei-
tert werden könne, bzw. handele es sich um ein Bauteil, das zur Integration eines
Computers unbedingt notwendig sei und essentielle Funktionen übernehme. Da-
her habe der angemeldete Markenbegriff die Bedeutung von „austauschbaren
Bauteilen, die sich durch gerätetechnische Intelligenz auszeichnen“. Diese Eigen-
schaft sei den angemeldeten Waren immanent. Da die Marke für die angemelde-
ten Waren eine unmittelbar beschreibende Angabe enthalte, bestehe an ihr schon
ein Freihaltungsbedürfnis. Ob das angemeldete Markenwort Unterscheidungskraft
aufweise, könne daher offen bleiben. Hinweise auf in- und ausländische Vorein-
tragungen gingen fehl, da sich hieraus unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein
Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Zeichens ergebe.
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Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur
Begründung führt sie aus, das Patentamt habe eine unzulässige zergliedernde
Betrachtungsweise vorgenommen. Selbst wenn man dies als zulässig ansehen
würde, bleibe es bei der Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke, weil die
einzelnen Wortbestandteile „smart“ und „Module“ schon für sich genommen mehr-
deutig seien, weil jeweils verschiedene Übersetzungen möglich seien. Das Wort
„smart“ könne mit „geschickt“, „gewandt“, „geschäftstüchtig“, „gerissen“, „witzig“,
„flink“, „fix“, „schmuck“, „elegant“, „modisch“, „schneidig“, „hart“, „empfindlich“,
„scharf“ oder „beträchtlich“ übersetzt werden, „Module“ lasse sich mit „Verhältnis-
maß“, „Maßeinheit“, „Koeffizient“ oder mit „Modul“ übersetzen. Zudem stehe
„SMART“ in der EDV-Welt für „Self Monitoring Analysis und Reporting Techno-
logy“ und für „Supersonic Militäry Air Research Track“. Das Attribut „gerätetechni-
sche Intelligenz“ beziehe sich auch nicht auf eine konkrete Beschaffenheit eines
Computerbauteils. Die Voreintragung des identischen Markenwortes für die identi-
schen Waren in den Vereinigten Staaten von Amerika indiziere, dass ein Freihal-
tungsbedürfnis an dem englischsprachigen Begriff in Deutschland fern liege. Die
Anmelderin macht ergänzend geltend, die Marke habe sich für die von ihr herge-
stellten sog. Embedded Computer im Verkehr durchgesetzt und trägt hierzu im
Einzelnen und unter Vorlage von Glaubhaftmachungsmitteln vor.
Nach Beschränkung des Warenverzeichnisses auf „Computer-Hardware, nämlich
miniaturisierte PC-Systeme, die als Steuerungselektronik bzw. Datenverarbei-
tungselektronik in elektronische Systeme eingebaut werden“ beantragt die Anmel-
derin,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke einzutragen.
Den zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung eines Termins zur
mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin, nachdem ein solcher Termin anbe-
raumt worden war, zurückgenommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung steht schon das
absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft des Zeichens iSv
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Zudem spricht vieles für ein Freihaltungsbe-
dürfnis iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Letztere Frage bedarf jedoch vorliegend
keiner abschließenden Entscheidung.
Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer
Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von
der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
über solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502,
503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich
von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.
Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich
auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache
handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung
in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; GRUR
2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8
Rn. 70 m.w.N.).
Hiervon kann für das angemeldete Wortzeichen „smartModule“ nicht ausgegangen
werden. Einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen, die aus
einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deut-
sche Umgangssprache eingegangen sind, fehlt jede Unterscheidungskraft, wenn
der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begriffli-
chen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel versteht
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(BGH aaO – Cityservice). Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass das
angemeldete Markenwort aus den beiden ursprünglich der englischen Sprache
entnommenen Bestandteile "smart" und "Module" gebildet ist. Auch wenn diese zu
einem einzigen Wort zusammengezogen sind, handelt es sich – durch die Bin-
nengroßschreibung des „M“ zusätzlich hervorgehoben - erkennbar um zwei Wörter
mit eigenem Bedeutungsgehalt, die für die Frage der Eintragungsfähigkeit zu-
nächst separat zu betrachten sind, ohne dass es sich um eine unzulässige „zer-
gliedernde Betrachtungsweise“ handeln würde (EuGH MarkenR 2004, 393 – Rn
28 – SAT. 2). Beide Wörter weisen lediglich einen rein beschreibenden Inhalt auf
und ergeben auch in ihrer Kombination keine über die Summe der Einzelbe-
standteile hinausgehende ungewöhnliche Änderung in sprachlicher oder
begrifflicher Hinsicht (vgl EuGH MarkenR 2004, 111 ff, Rdn. 39 – BIOMILD).
Insoweit wird auf die Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen, denen die
Anmelderin nicht überzeugend entgegengetreten ist.
Die von der Anmelderin angeführten verschiedenen Übersetzungen und Bedeu-
tungen der beiden in Frage stehenden Wörter führen nicht zu einer die Unter-
scheidungskraft begründenden Mehrdeutigkeit der Gesamtwortfolge im rechtlichen
Sinne, denn bei der Beurteilung, wie ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskrei-
sen wahrgenommen wird, ist grundsätzlich auf die konkreten Waren und Dienst-
leistungen abzustellen, für die das Zeichen angemeldet ist (vgl EuGH GRUR
2003, 514, 517 Rdn. 41 – Linde u.a; MarkenR 2004, 99, 103 Rdn. 34 –
KPN/Postkantoor). In Verbindung mit sog. Embedded Computern, die von Hause
aus als in die kundenspezifische Umgebung integrierbare intelligente Module kon-
zipiert sind, wie den Ausführungen der Anmelderin im Schriftsatz vom
16. Februar 2004 zu entnehmen ist, können die hier angesprochenen Abnehmer-
kreise, die zumindest über gewisse fachliche Kenntnisse in der Computertechnik
und Datenverarbeitung verfügen, die Bezeichnung „smartModule“ aber nicht an-
ders als in der beschreibenden Bedeutung eines mit gerätetechnischer Intelligenz
ausgestatteten Computerbauteils verstehen. Dabei mag es zutreffen, dass mit
dieser Aussage nicht auf die konkrete technische Funktionsweise oder bestimmte
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Eigenschaften der Waren hingewiesen wird. Daraus folgt entgegen der Ansicht
der Anmelderin aber nicht, dass der Verkehr mit der Bezeichnung „smartModule“
die Vorstellung eines betrieblichen Herkunftshinweises verbindet (vgl auch
BPatGE 45, 60, 67 – BerlinCard). Dagegen spricht, dass es sich bei „smart“ um
einen Begriff handelt, der in der EDV-Fachsprache als Bezeichnung eines intelli-
genten, d.h. zum Teil oder vollständig von Prozessoren gesteuerten Geräts
(Microsoft Computer Lexikon Fachwörterbuch 2001 zu den Stichwörtern „intelli-
gent“ und „Intelligenz“) allgemein bekannt ist und sich im Inland zu einem vielfach
verwendeten allgemeinen Sachbegriff für alle Geräte entwickelt hat, die in irgend-
einer Weise prozessorgesteuert sind. Insoweit wird auf die in den einschlägigen
Fachlexika u.a. aufgeführten Bezeichnungen smart alarms, smart car, smart card,
smart highway, smart sensor, smart terminal (Langenscheidts Fachwörterbuch
Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 1.
Aufl., 2002,
S. 1813), Smart Modem, Smart Office, Smart Switch, smartphone verwiesen
(Klußmann, Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, 3. Aufl., 2001,
S. 897). In die Reihe dieser Wortkombinationen, denen der Charakter generischer
Begriffe zukommt und für deren Schreibweise es keine einheitliche Regel gibt
(Getrenntschreibung, Zusammenschreibung, Wiedergabe mit großen oder kleinen
Anfangsbuchstaben), fügt sich die angemeldete Bezeichnung nahtlos ein. Ent-
sprechend gebildete Bezeichnungen sind im Bereich der elektronischen Geräte
der Klasse 9 auch bereits Gegenstand zahlreicher zurückweisender Entscheidun-
gen (u.a. 24 W (pat) 39/94 vom 7.3.1995 – SMARTMODEM; 24 W (pat) 69/96
vom 8.4.1997 – Smartclock; 29
W
(pat)
63/00 vom 1.8.2001 – Smartbox;
30
W
(pat)
152/03 vom 19.1.2004 - SMARTKEY; jeweils zitiert auf PAVIS-
PROMA).
Die Voreintragung der Marke „smartModule“ in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika spricht zwar, worauf die Anmelderin zutreffend hinweist, indiziell gegen die
beschreibende Bedeutung dieser Bezeichnung in dem Land der Sprache dieses
Markenworts (vgl. BGH GRUR 2001, 162, 164 – RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION; GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Ein Eintragungsan-
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spruch der Anmelderin ergibt sich daraus aber nicht. Es ist ohne weiteres denkbar,
dass Markenbegriffe, die nach den Regeln der Ursprungssprache möglicherweise
nicht korrekt gebildet oder aus anderen Gründen unüblich sind und daher als
Marke geschützt werden können, von den deutschen Verkehrskreisen als klar be-
schreibend erkannt und verstanden werden, wie die Wortkombination „smartMo-
dule“, die zahlreichen gebräuchlichen Fachbegriffen entspricht und auch von ihrer
Schreibweise her keine Besonderheit aufweist, die ihr nach der Anschauung der
inländischen Verkehrskreise den Charakter eines betrieblichen Unterscheidungs-
mittel verleihen könnte. In einem solchen Fall ist eine von ausländischen Vor-
eintragungen divergierende nationale Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke
hinzunehmen.
Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sind auch nicht
im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Die
Anmelderin hat nicht hinreichend dargelegt, dass sich die Marke aufgrund von Be-
nutzung bei den beteiligten Verkehrskreisen in Deutschland durchgesetzt hat. Ent-
sprechend den Ausführungen des Senats im gerichtlichen Hinweis vom
22. April 2004, auf den vollinhaltlich Bezug genommen wird, hat die Anmelderin
lediglich ein Anteil am Gesamtmarkt für bestimmte Embedded Computer in
Deutschland von 7 % dargelegt. Dieser Anteil lässt in keinem Fall die Annahme
einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu. Die Vorlage einer Verkehrsumfrage hat
die Anmelderin ungeachtet eines entsprechenden Hinweises des Senats nicht an-
geboten.
Dr. Schermer
Schwarz
Prietzel-Funk
Na