Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 110/07

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BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 110/07

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 305 29 674.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 26. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und

der Richter Kätker und Knoll

- 2 -

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der

Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 19. Januar 2006 und vom 23. Juli 2007 aufgehoben, so-

weit darin die Anmeldung zurückgewiesen bzw. die Zurückwei-

sung der Anmeldung bestätigt worden ist.

G r ü n d e

Die Bezeichnung

IPAY

ist am 17. August 2001 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,

Muster und Modelle) zur Eintragung für folgende verfahrensgegenständlichen

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Inkasso für Dritte und Geschäftsführung;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugriffs auf eine Datenbank mit Abrechnungs-

und Inkassoinformationen in einem weltweiten Computernetz;

Klasse 42:

Beratung in Bezug auf Computer und Computernetze.

- 3 -

Nach Zurückweisung der Gemeinschaftmarkenanmeldung ist der Antrag auf Um-

wandlung in eine nationale Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt

am 27. Mai 2005 eingegangen.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in

zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die

Markenanmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit teilweise zurückgewiesen,

und zwar für alle Dienstleistungen außer "Abrechnung für Dritte".

Soweit die Anmeldung zurückgewiesen werde, fehle der angemeldeten Marke

jegliche Unterscheidungskraft. Mit Ausnahme der "Abrechnung für Dritte" weise

sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen einen so stark im

Vordergrund stehenden Sinngehalt auf, dass der Gedanke an einen betrieblichen

Herkunftshinweis fernliegend sei. Sie bestehe aus den Bestandteilen "I" und

"PAY". Der Buchstabe "I" sei eine gängige und vielfach verwendete Abkürzung für

"Internet" - z. B. "IRC" für "Internet Relay Chat" oder "IP-Nummer" für "Internet-

Protokoll-Nummer" - und werde mit nachfolgenden Wörtern verbunden. "PAY" be-

deute "Bezahlung, Entlohnung" bzw. "(be)zahlen". Zwar sei die Gesamtbezeich-

nung lexikalisch nicht nachweisbar. Es könne aber davon ausgegangen werden,

dass der Verkehr sie als "I-PAY" lesen werden, da ihm das Wort "PAY" so bekannt

sei und ins Auge falle, dass es zu einer Aufspaltung des Markenwortes in die

Wortbestandteile "I" und "PAY" komme. Ausgehend davon werde der Verkehr die

angemeldete Bezeichnung im Sinne von "Internet-Bezahlung" verstehen. Damit

stelle die angemeldete Marke in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistun-

gen eine klar verständliche und beschreibende Sachangabe auf.

Gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der An-

melderin, die sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmel-

dung zurückgewiesen worden war.

- 4 -

Der Verkehr entnehme dem Kunstwort "IPAY" keinen im Vordergrund stehenden

Bedeutungsgehalt. "PAY" könne zwar mit "bezahlen" oder "Bezahlung" übersetzt

werden. Allerdings vermittle der vorangestellte Buchstabe "I" im Rahmen des Ge-

samtzeichens keinerlei eindeutigen und sofort erkennbaren Sinngehalt. Die Be-

deutung "Internet" bei den Akronymen "IRC" oder "IP-Nummer" sei nur ersichtlich

aufgrund der Zusammensetzung von zwei bzw. drei Buchstaben. Ein einzelnes "I"

in der Gesamtbezeichnung "IPAY" würde vom Verkehr nicht als Abkürzung, ins-

besondere nicht im Sinne von "Internet" verstanden werden. Der Verkehr nehme

die angemeldete Marke als einheitliches Zeichen wahr und unterziehe sie keiner

analysierenden, zergliedernden Betrachtungsweise. Die Tatsache, dass der Ver-

kehr einen vorangestellten Buchstaben "I" nicht als beschreibende Angabe im Sin-

ne von "Internet" verstehe, werde auch durch die äußerst umfangreichen Eintra-

gungen entsprechender Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt do-

kumentiert. Außerdem sei die angemeldete Marke auch in den USA für identische

Dienstleistungen eingetragen worden. Bei "IPAY" handele sich um ein mehrdeu-

tiges, interpretationsbedürftiges Zeichen, da für den Verkehr offen sei, wofür das

"I" stehen solle. Kein möglicher Begriffsinhalt dränge sich unmittelbar auf, wie z. B.

international, instant, immediate, ideal. Zudem sei die angemeldete Marke selbst

bei einer Interpretation als "Internet-Payment" für die beanspruchten Dienstleistun-

gen nicht unmittelbar beschreibend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle steht nach Auffassung des Senats we-

der ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das

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Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG der Eintragung der angemeldeten Marke entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausge-

schlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Be-

zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merk-

male der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach

der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der

Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) übereinstim-

mende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteres-

se liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruch-

ten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwen-

det werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht auf-

grund einer Eintragung nur für eine Person oder ein Unternehmen monopoli-

siert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) "Chiemsee"; GRUR

2004, 146, 147 (Nr. 31) "DOUBLEMINT"; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56)

"Postkantoor"; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176

m. w. N.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist nach der Erkenntnis des Senats vor-

liegend ein Eintragshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffas-

sung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle

Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswir-

kungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten

und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-

chers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (vgl.

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Von den vorliegend be-

anspruchten Dienstleistungen können Fachkreise, aber auch die allgemeinen

Verkehrskreise angesprochen sein.

- 6 -

Die angemeldete Bezeichnung "IPAY" ist lexikalisch nicht nachweisbar. Bei

einer Internetrecherche konnte die Bezeichnung zwar häufig gefunden wer-

den, wobei sie - soweit ersichtlich nur ein einziges Mal - im Sinne von "Inter-

net Payment" bzw. "Internet-Zahlung" verwendet wird. Im Übrigen wird die

Bezeichnung häufig in einem kennzeichnenden Sinne verwendet, wobei

insbesondere auch die Schreibweise mit kleinem Anfangsbuchstaben "iPay"

"i-Pay" oder "i.Pay" zu finden ist. Bei der entsprechenden Recherche erschei-

nen zudem zahlreiche Treffer, bei denen "I pay" i. S. v. "ich zahle" verwendet

wird. Außerdem gibt es zahlreiche Treffer, bei denen "ipay" als Synonym für

das Online-Verkaufsforum "ebay" verwendet wird.

Der Verkehr hat nach Auffassung des Senats zunächst keinen Anlass, die

angemeldete Bezeichnung in die Bestandteile "I" und "PAY" zu zerlegen und

dann nach möglichen Bedeutungen für die isolierten Bestandteile zu suchen.

Bei den von der Markenstelle genannten Beispielen einer Verwendung des

Buchstabens "I" als Abkürzung für "Internet" (IP für Internetprotokoll, IRC für

Internet Relay Chat) wird das "I" innerhalb einer aus mehreren (Ein-

zel-)Buchstaben bestehenden Abkürzung benutzt, was mit der vorliegenden

Fallgestaltung einer Verwendung eines Buchstaben innerhalb einer ge-

schlossenen Gesamtbezeichnung bzw. im Zusammenhang mit einem voll-

ständigen Wort nicht vergleichbar ist. Der Verkehr hat keinen Anlass, bei der

angemeldeten Bezeichnung den Anfangsbuchstaben zu isolieren und im

Sinne einer Abkürzung zu interpretieren und die nachfolgenden drei Buch-

staben als Wort "pay" für "Zahlung" bzw. "Bezahlung" zu lesen. Es ist in der

Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass der Verkehr Kennzeichen regel-

mäßig in der Gesamtform aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und erfah-

rungsgemäß wenig geneigt ist, sie begrifflich näher zu analysieren, um be-

schreibende Bedeutungen herauslesen zu können (vgl. Ströbele/Hacker,

MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196 mit zahlreichen Nachweisen).

- 7 -

Es mag sein, dass eine solche Aufspaltung der angemeldeten Bezeichnung

bei Waren oder Dienstleistungen, die mit der Bezahlsystemen über das

Internet zu tun haben, nicht fernliegend ist. Gleichwohl ist auch in diesen Fäl-

len eine entsprechende Lesart nicht naheliegend oder gar zwingend, zumal

im Zusammenhang mit dem Internet und entsprechenden Vorgängen über

das Internet die Verwendung des Buchstaben "E" für "electronic" üblich ge-

worden ist. So hat sich für den Handel über das Internet der Begriff "E-

Commerce" eingebürgt. Entsprechendes gilt z. B. für Begriffe wie "E-Busi-

ness", "E-Government" oder "E-Administration". Für Zahlungen über das In-

ternet existiert zudem bereits der Begriff "E-Payment" (vgl. z. B.

de/magazin/artikel_392_e-payment_zur_zah-

lungsabwicklung.html; vgl. auch Frankfurter Rundschau vom 18. Mai 2009,

Seite 14 "Lange wollten die Fußballfans im Stadion von E-Payment nichts

wissen, mittlerweile nutzen sie den Service rege"). Außerdem werden ent-

sprechende Wortverbindungen mit dem Buchstaben "i" als Anfangsbuchsta-

ben in großem Umfang kennzeichnend verwendet, z. B. von der Firma Apple

für zahlreiche ihrer Produkte "iPhone", "iTunes", "iPhoto" usw., was ebenfalls

gegen ein rein beschreibendes Verständnis bei "IPAY" im Sinne von "In-

ternet-Payment" spricht. Schließlich steht der Buchstabe "I" als Abkürzung

für eine Vielzahl von Begriffen (z. B. Ident, Information, Integrated, Internatio-

nal, Internet oder Indicator). Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung

- wenn überhaupt - eher im Sinne von "Ich zahle" interpretieren. Auch in

diesem Sinne eignet sich die angemeldete Bezeichnung allerdings nicht zu

einer sinnvollen Dienstleistungsbeschreibung, weil auch bei der Dienstleis-

tung "Inkasso für Dritte", bei der beschreibendes Verständnis insoweit am

ehesten naheliegen würde, die Dienstleistung nicht in der Zahlung, sondern

in der Einziehung einer offenen Forderung besteht bzw. jedenfalls die Zah-

lung nicht durch den Erbringer der Dienstleistung selbst erfolgt.

Nach Auffassung des Senats bleiben bei der angemeldeten Bezeichnung

auch unter angemessener Berücksichtigung des gegebenen Dienstleistungs-

- 8 -

zusammenhangs zu viele Interpretationsmöglichkeiten offen, von denen kei-

ne naheliegend oder gar zwingend wäre, so dass ein großes Maß an begriff-

licher Unbestimmtheit verbleibt. Dies führt dazu, dass die angemeldete Be-

zeichnung nicht mehr geeignet erscheint, die beanspruchten Dienstleistun-

gen hinreichend konkret im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu be-

schreiben.

Der angemeldeten Bezeichnung kann auch die Unterscheidungskraft nicht

abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke inne-

wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden.

Diese fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr für die fraglichen Wa-

ren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Be-

griffsinhalt zugeordnet werden kann. Ausgehend von den vorstehenden Aus-

führungen zum Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht

bei der angemeldeten Bezeichnung eine solche hinreichend konkrete be-

schreibende Bedeutung gerade nicht im Vordergrund.

Bender

Kätker

Knoll