Urteil des BPatG, Az. 26 W (pat) 156/03

BPatG: schutzwürdiges interesse, geschäftsführung ohne auftrag, bösgläubigkeit, patent, ausstattung, produkt, parteiwechsel, defensivmarke, markenrecht, markt
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 156/03
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend die Marke 2 913 007 S19/01 Lö -U9386/33
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-
Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Marken
amts vom 10. Januar 2003 aufgehoben.
2. Der Löschungsantrag der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Die
vormalige
Antragstellerin,
die
Firma
A…
S.A.
mit
Sitz
in
W… (Polen), hat am 16. Januar 2001 die Löschung der am 23. Juni 1994
angemeldeten und am 14. März 1996 in das Markenregister für die Waren
„Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“
eingetragenen dreidimensionalen Marke 2 913 007
- 3 -
der Antragsgegnerin nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bean-
tragt, weil sie der Auffassung ist, die Antragsgegnerin sei bei Anmeldung der
Marke bösgläubig gewesen.
Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2
MarkenG widersprochen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 10. Januar 2003 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet
und der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.
Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt:
- 4 -
Der Zulässigkeit des Löschungsantrags stünden zwischen den Parteien vertraglich
vereinbarte Schiedsgerichtsklauseln nicht entgegen, da dieser von jeder Person
gestellt werden könne. Der Löschungsantrag sei auch begründet, weil die An-
tragsgegnerin bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen
Marke „Flasche mit Grashalm“ am 23. Juni 1994 bösgläubig gewesen sei.
Obgleich für die Begründetheit des Löschungsantrages nicht erheblich, sei von
einem schutzwürdigen Besitzstand der A… S.A. an der „Flasche mit
Grashalm“ im Anmeldezeitpunkt auszugehen, nachdem diese die Antragsgegnerin
bereits seit 1975 mit polnischem Wodka in mit den verfahrensgegenständlichen
Merkmalen ausgestatteten Flaschen beliefert und unter dem 30. August 1985 in
Polen eine „Flasche mit Grashalm“ als Marke angemeldet habe. Nachdem die
Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Marke in Ansehung des mit der
A… S.A. seit vielen Jahren bestehenden Wettbewerbsverhältnisses in
Behinderungsabsicht und unter Missachtung der getroffenen vertraglichen Ver-
einbarungen, die die Rechte an der „Flasche mit Grashalm“ ausschließlich der A…
S.A.
zugewiesen
hätten,
angemeldet
habe,
sei
dem
Löschungs-
antrag stattzugeben.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Ihrer
Auffassung nach sei das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung über
den Löschungsantrag aufgrund der zwischen den Verfahrensbeteiligten getrof-
fenen Schiedsgerichtsgerichtsvereinbarungen nicht berufen. In sachlich-rechtlicher
Hinsicht fehle es am Vorliegen des geltend gemachten Löschungsgrundes der
Bösgläubigkeit. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein schutzwürdiger Besitzstand der
A… S.A. bzw. der nunmehrigen - durch Parteiwechsel eingetretenen -
Antragstellerin, der P… S.A., bestanden. Der in der Flasche ein-
gelegte Grashalm stelle sich als Gattungsbezeichnung für Büffelgraswodka dar.
Bei der „Flasche mit Grashalm“ handle es sich um ein freihaltebedürftiges
schutzunfähiges Zeichen, an dem ein rechtlich relevanter Besitzstand nicht
begründet werden könne. Zudem sei der von der Antragsgegnerin vertriebene
Wodka in der „Flasche mit Grashalm“ ein Eigenprodukt des Hauses Underberg,
- 5 -
das von den P… Betrieben in P… im Auftrag der Antragsgegnerin her-
gestellt werde. Dieses Produkt vertreibe sie, die Antragsgegnerin, mit Kenntnis
und Billigung der A… S.A. seit Jahrzehnten im Inland unter der
Bezeichnung „Grasovka“. Rechte an den Ausstattungselementen des Wodkas
„Grasovka“ stünden daher, wie den vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen zu
entnehmen sei, ausschließlich der Antragsgegnerin zu. Dem stehe die Marken-
anmeldung
der
A…
S.A.
in
P…,
die
mit
der
verfahrensgegen-
ständlichen Ausstattung nicht übereinstimme, nicht entgegen. Sie habe dem-
gemäß bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke
nicht in Behinderungsabsicht gehandelt. Sie sei vielmehr schon aufgrund der
getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zur Anmeldung berechtigt gewesen.
Zudem hätten im Anmeldezeitpunkt konkrete Anhaltspunkte vorgelegen, dass
ausländische Konkurrenten entsprechende Anmeldungen im Inland vornähmen,
um anschließend gegen sie, die Antragsgegnerin, vorzugehen. Vor diesem
Hintergrund habe ein berechtigtes Bedürfnis zur Anmeldung der Marke als
Defensivmarke bestanden, um - für den Fall, dass entgegen ihrer Auffassung die
verfahrensgegenständliche „Flasche mit Grashalm“ doch eintragungsfähig sein
sollte - den Vertrieb ihres Produkts „Grasovka“, der mit großem Aufwand über
viele Jahre hinweg aufgebaut worden sei, abzusichern.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 10. Januar 2003 aufzuheben und den
Löschungsantrag zurückzuweisen.
Die Antragstellerin, die mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom
14. August 2006 erklärt hat, anstelle der bisherigen Antragstellerin A… S.A.
- 6 -
im Wege des Parteiwechsels - den die Antragsgegnerin für unwirksam hält und
diesem nicht zugestimmt hat - in das Verfahren einzutreten, beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts und führt hierzu ergänzend aus, sie sei aufgrund intensiver Benutzung
und aufgrund ausländischer Voreintragungen Inhaberin der weltweiten Marken-
rechte an der „Büffelgrashalm“-Flasche. Unstreitig hätten ihre Rechtsvorgänger
die in Rede stehende Marke als besondere Ausstattung des von ihnen in Polen
hergestellten und auch in Deutschland durch Konzerngesellschaften der An-
tragsgegnerin vertriebenen Wodkas - einem mit einem Büffelgrashalmextrakt
aromatisierten Kräuterwodka, der weltweit unter der bekannten und berühmten
Marke „ZUBROWKA“ vertrieben werde - seit Jahrzehnten benutzt. Auf der
Grundlage der mit der Antragsgegnerin geschlossenen Vertriebsverträge habe
letztere gewusst, dass sie als Herstellerunternehmen sämtliche schutzfähige
Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ in Anspruch nehme und mit
entsprechenden Anmeldungen der Marke rechnen müssen. In Kenntnis dieser
Umstände habe die Antragsgegnerin gleichwohl die Markenanmeldung vorge-
nommen. Dieses Vorgehen indiziere die bestehende Behinderungsabsicht auf
Seiten der Antragsgegnerin. Offenkundig werde eine solche zudem durch den
Widerspruch der Antragsgegnerin gegen die Anmeldung durch sie, die An-
tragstellerin, für eine deutsche Marke „Flasche mit Grashalm“ (398 48 553.4) vom
25. August 1998. Nach den getroffenen Vereinbarungen sei der Antragsgegnerin
die von ihr angeblich beabsichtigte Sicherung der Weiterbenutzung der fraglichen
Ausstattung durch eine eigene Markenanmeldung untersagt und könne dem
Löschungsbegehren nicht mit Erfolg entgegengehalten werden. Dies gelte auch,
soweit die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen
dreidimensionalen Marke in Frage stelle. Das Vorliegen von Eintragungsvor-
aussetzungen unterliege nicht dem Prüfungsmaßstab der Gerichte im Löschungs-
- 7 -
verfahren. Neben dem Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 MarkenG bestehe auch
derjenige des § 11 MarkenG bzw. des Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ.
Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten ge-
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet. Dies führt zur
Aufhebung des angegriffenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 10. Januar 2003 und zur Zurückweisung des Löschungsantrags der
Antragstellerin.
Der in der Beschwerdeinstanz mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten
vom 14. August 2006 erklärte Parteiwechsel auf Seiten der Antragstellerin ist
wirksam. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH NJW
1976, 239; MünchKommZPO/, 3. Aufl. 2008, § 263 Rn. 74) kann
die - wie im Streitfall gegeben - fehlende Zustimmung des Beklagten durch die
gerichtliche Zulassung des Klägerwechsels in der Berufungsinstanz als sach-
dienlich im Sinne von § 263 ZPO ersetzt werden (zur Anwendbarkeit dieser
Regelung auf das Markenbeschwerdeverfahren vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).
In Anwendung der zu § 263 ZPO entwickelten Grundsätze ist ein Parteiwechsel
auf Antragstellerseite im Markenlöschungsverfahren als sachdienlich anzusehen,
wenn der bisherige Prozessstoff eine verwertbare Entscheidungsgrundlage bleibt
und die Zulassung die endgültige Beilegung des Streits zwischen den Parteien
fördert sowie im Interesse der Prozessökonomie einen neuen Prozess vermeidet
(vgl. a. a. O., § 263 Rn. 32; Thomas/Putzo/, ZPO,
30. Aufl. 2009, § 263 Rn. 8 m. w. N.). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall
erfüllt. Die Beschwerdeentscheidung führt zu einer Klärung der zwischen allen
Beteiligten einschließlich der vormaligen Antragstellerin A… S.A. strit-
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tigen Frage des Vorliegens des Löschungsgrundes der Bösgläubigkeit der An-
tragsgegnerin bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen
Marke „Flasche mit Grashalm“.
Das Zustimmungserfordernis des § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO (zur Anwendung auf
das markenrechtliche Widerspruchsbeschwerdeverfahren vgl. BGH GRUR 1998,
940, 941 - ) findet auf den Streitfall keine Anwendung, da kein Fall der
Rechtsnachfolge im Sinne des Erwerbs der streitbefangenen Sache bzw. des
rechtshängigen Anspruchs nach Rechtshängigkeit (vgl. hierzu Thomas/Putzo-
/ a. a. O., § 265 Rn. 6) vorliegt. Die Antragstellerin P… S.A. beansprucht
für sich vielmehr, bereits im Zeitpunkt der Anmeldung (23. Juni 1994) der
verfahrensgegenständlichen Marke die Ausstattungsrechte an der „Flasche mit
Grashalm“ innegehabt zu haben.
Ungeachtet der zwischen der A… S.A. und der Antragsgegnerin in
Ziffer 17 der Vereinbarung vom 29. Oktober 1993 (Anl. K 9 des Löschungsantrags
vom 16. Januar 2001) und in Ziffer 16 des „AGREEMENT“ vom 24. Mai 1999 (Anl.
K 11) getroffenen Zuweisung an die Schiedsgerichtsbarkeit ist der Senat zur
Sachentscheidung über die Beschwerde der Antragsgegnerin berufen. Der Lö-
schungsantrag wurde in zulässiger Weise beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eingereicht, gegen dessen Entscheidung ist die Beschwerde zum Bundes-
patentgericht der statthafte Rechtsbehelf. Zum einen sind die vorgenannten
Schiedsgerichtsklauseln ihrem Inhalt nach dahingehend auszulegen, dass sie sich
erkennbar nur auf aus den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen resultierende
Streitigkeiten beziehen sollten. Die Zulässigkeit eines Löschungsantrages zum
Deutschen Patent- und Markenamt blieb hiervon unberührt, da aus dem Wortlaut
der getroffenen Vereinbarungen kein Anhaltspunkt dahingehend abzuleiten ist,
dass auch ein - ausschließlich dem Deutschen Patent- und Markenamt zuge-
wiesenes - markenrechtliches Löschungsverfahren vom Gegenstand der Schieds-
klausel erfasst sein sollte. Zudem ist die Antragstellerin nicht Partei der vorge-
nannten vertraglichen Vereinbarungen. Aus rechtlichen Gründen kann daher die
- 9 -
Antragsgegnerin mit Dritten getroffene, aus ihrer Sicht die Zulässigkeit des
eingelegten Rechtsbehelfs berührende Absprachen dem Verfahrensgegner nicht
mit Erfolg entgegengehalten. Dass die Antragstellerin erst im Laufe des Ver-
fahrens diesem beigetreten ist, rechtfertigt diesbezüglich keine anderweitige
Beurteilung. Schließlich stünde auch der Charakter des Löschungsantrags als
Popularantrag im öffentlichen Interesse einer Beschränkung der Antragsbefugnis
entgegen. Da in den Schiedsklauseln keine sich explizit auf die verfahrens-
gegenständliche Marke beziehende Nichtangriffsverpflichtung zu sehen ist, sind
erstere - soweit die Antragstellerin sich diese gleichwohl unbeschadet der vor-
stehenden Ausführungen entgegenhalten lassen müsste - ohne Einfluss auf das
Antragsrecht der Antragstellerin (vgl. in Ströbele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl. 2009, § 54 Rn. 2).
Die Beschwerde hat auch der Sache nach Erfolg. Der Löschungsgrund der
bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht
nicht. Die Antragstellerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die Löschungsgründe
der § 11 MarkenG bzw. Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ berufen.
Nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer
Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der An-
meldung bösgläubig war. Nach den Ausführungen in der Begründung zum
Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein mar-
kenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um z. B. rechtsmißbräuchliche oder sitten-
widrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (,
). Da sowohl die Sperrwirkung wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff
der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer
Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur in dem zweckfremden Einsatz der
Marke liegen /Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 558 m. w. N.). Es entspricht,
soweit ersichtlich, einhelliger Meinung, dass mit dem Löschungsgrund des § 50
Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG solche Fälle erfasst werden, in denen
sich eine Markenanmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswett-
- 10 -
bewerbs darstellt. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, ob die
Markenanmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die
Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders oder auf die Beeinträch-
tigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers gerichtet ist. Hieraus
folgt einerseits, dass die Bejahung der Bösgläubigkeit einer Gesamtabwägung
aller Umstände des Einzelfalles bedarf und jedenfalls nicht bereits durch den
Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen
werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - GRUR 2008, 621,
624 - GRUR 2008, 917, 918/919 - ) andererseits aber gilt,
dass nach den genannten Grundsätzen der Anmelder einer Marke nicht schon
deshalb unlauter und daher bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG ist, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im
Inland für gleiche oder ähnliche Waren bereits benutzt, ohne hierfür einen
formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in
diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH a. a. O. , S. 1034
/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 548 m. w. N.).
Nach der einschlägigen Rechtsprechung lassen sich im Wesentlichen zwei Fall-
gruppen von bösgläubigen Anmeldungen unterscheiden. Die erste Fallgruppe
berücksichtigt bösgläubige Markenanmeldungen, die mit dem Ziel eingereicht
worden sind, einen anerkannt schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu
stören (vgl./Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 547 ff. m. w. N.). Hiernach wird
dann von einem unlauteren Markenerwerb ausgegangen, wenn der Markenin-
haber ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Marke für gleiche oder
ähnliche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen
Besitzstandes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in
seinem schutzwürdigen Besitzstand zu stören und ihm den weiteren Zeichen-
gebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 - /Hacker,
a. a. O., § 8 Rn. 547). Ein derartiger Fall ist vorliegend nicht erkennbar.
- 11 -
Zwar scheitert dieser Löschungsgrund entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin
nicht an einer aus ihrer Sicht bestehenden Schutzunfähigkeit des verfahrens-
gegenständlichen Zeichens „Flasche mit Grashalm“, da mit Blick auf eine mög-
liche nachträgliche Verkehrsdurchsetzung auch ein Besitzstand an einer schutz-
unfähigen Angabe sich als rechtlich schutzwürdig darstellen kann (vgl. BGH
GRUR 2005, 581, 582 - ; BGH a. a. O. - , S. 511;
/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 554 m. w. N.).
Allerdings kann sich die Antragstellerin nicht mit Erfolg darauf berufen, die
Antragsgegnerin habe mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen drei-
dimensionalen Marke „Flasche mit Grashalm“ in einen eigenen schutzwürdigen
Besitzstand der Antragstellerin eingegriffen. Zwar nimmt diese für sich in
Anspruch, im Zeitpunkt der Anmeldung am 23. Juni 1994 Inhaberin der weltweiten
Ausstattungsrechte an der Marke gewesen zu sein. Die vorgelegten Unterlagen
sind allerdings nicht geeignet, diese von der Antragsgegnerin bestrittene Be-
hauptung zu belegen. Registerrechte bestanden allenfalls außerhalb Deutsch-
lands
- dem
Vortrag
der
früheren
Antragstellerin
A…
S.A.
zufolge
aufgrund Eintragung des polnischen Warenzeichens „Flasche mit Grashalm“
zugunsten der Antragstellerin vom 11. März 1988 -. Nachweise, dass aufgrund
einer intensiven Benutzung der Marke durch die Antragstellerin ein wertvoller
Besitzstand im Ausland begründet worden sei, der bei Hinzutreten besonderer
Umstände eine (Nach-)Anmeldung dieser Marke im Inland durch die Antrags-
gegnerin als wettbewerbswidrig erscheinen ließe (vgl. BGH a. a. O. -
, S. 623; BGH GRUR 2008, 160, 162 - ; BGH GRUR
2005, 414, 417 - ), hat die Antragsgegnerin nicht
vorgelegt. Auszugehen ist auch nicht von einem eigenen schutzwürdigen
Besitzstand der Antragstellerin im Inland im Zeitpunkt der Markenanmeldung. Aus
den vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen (vgl. Anlagen K 6, K 8 bis K 11), an
deren Unterzeichnung die Antragstellerin selbst nicht mitgewirkt hat, ergibt sich ein
solcher ebenso wenig wie aus der Tatsache, dass die Antragstellerin die
Antragsgegnerin mit „GRASOVKA“-Wodka in der Vergangenheit über viele Jahre
- 12 -
hinweg beliefert hat. Die Antragstellerin ist weder der Behauptung der An-
tragsgegnerin, im Zeitpunkt der Markenanmeldung hätten Dritte und nicht die
Antragstellerin den fraglichen „GRASOVKA“-Wodka in der „Flasche mit Grashalm“
hergestellt, entgegengetreten, noch konnte die Antragstellerin den Vortrag der
Antragsgegnerin widerlegen, die Antragstellerin sei lediglich auf Weisung und
nach den Vorgaben der Antragsgegnerin als Lohnherstellerin tätig geworden.
Hierdurch wurde ein rechtlich relevanter Besitzstand der Antragstellerin im Inland
nicht begründet.
Eine bösgläubige Markenanmeldung im Sinne der vorgenannten ersten Fallgruppe
käme - da die Begründetheit des Löschungsantrages wegen Bösgläubigkeit nicht
den Eingriff in einen eigenen Besitzstand des Antragstellers voraussetzt; ein
solcher in denjenigen eines (anderen) Vorbesitzers genügt (/Hacker
a. a. O., § 8 Rn. 547) - ferner in Betracht, wenn die Antragsgegnerin mit der
Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke „Flasche mit Grashalm“ in
wettbewerbswidriger Absicht in einen schutzwürdigen Besitzstand der A…
S.A. eingegriffen hätte. Hiervon kann aber ebenfalls nicht ausgegangen
werden.
Am Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes im Inland bestehen auch
insoweit
erhebliche
Zweifel.
Die
- nunmehrige -
Antragstellerin
P…
S.A. nimmt, wie vorstehend ausgeführt, für sich selbst in Anspruch, seit jeher
weltweit Inhaberin der Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ zu sein.
Das Vorliegen eines Besitzstandes ist spezifiziert darzulegen und - da von der
Antragsgegnerin bestritten - zu beweisen. Es sind diesbezüglich in erster Linie
Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung
und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen zu machen (vgl.
/Hacker, a. a. O. § 8 Rn. 551/552 unter Hinweis auf § 21 Rn. 39 m. w. N.).
Diesen Anforderungen genügt das pauschale Vorbringen der Antragstellerin und
deren Vorgängerin zum Vertrieb der streitgegenständlichen Ausstattung nicht;
insbesondere ersetzen auch die Ausführungen zur Bedeutung der „ZUBROWKA“-
- 13 -
Produkte im Ausland einen spezifizierten Vortrag zur Frage eines eigenen
schutzwürdigen Besitzstandes der A… S.A., die lediglich als Außen-
handelsunternehmen in die Vertriebskette eingebunden war, nicht. Soweit sich die
Antragstellerin auf die vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen (Anlagen K 6,
K 8 bis K 11) beruft, ist dem entgegenzuhalten, dass die fragliche Ausstattung
„Flasche mit Grashalm“ dort explizit nicht erwähnt wird.
Unbeschadet dessen bildete die verfahrensgegenständliche Markenanmeldung
durch die Antragsgegnerin selbst unter Zugrundelegung eines schutzwürdigen
Besitzstands der A… S.A. in Ansehung der Umstände des Einzelfalls
keinen Löschungsgrund. Zwar ist der Antragstellerin darin zuzustimmen, dass
aufgrund der im Anmeldezeitpunkt geltenden Vertragslage - namentlich der
Vereinbarung vom 29. Oktober 1993 (Anlage K 9), die in ihrer Ziffer 13. vorsieht,
dass „The trademark of Wodka WYBOROWA and designs, emblems, labels and
packing relating to PRODUKT“ (wobei unter „PRODUKT“ nach Ziffer 1. die beiden
Marken WYBOROWA und GRASOVKA zu verstehen seien) - eine Zuordnung der
Ausstattungsrechte
zur
A…
S.A.
an
der
verfahrensgegenständlichen
„Flasche mit Grashalm“ naheliegend erscheint. Angesichts dessen, dass es, wie
vorstehend ausgeführt, für die Bejahung der Bösgläubigkeit einer Gesamtab-
wägung aller Umstände des Einzelfalles bedarf (vgl. BGH a. a. O. - ,
S. 1034; BGH a. a. O. - , S. 624; BGH a. a. O. - , S. 918/919),
greift eine Beurteilung des Falles, die sich im Wesentlichen auf den - aus Sicht der
Antragsgegnerin zudem missverständlichen - Wortlaut des „AGREEMENTS“ vom
29. Oktober 1993 beschränkt, allerdings zu kurz.
Zum Einen bestehen nämlich keine ausreichenden Anhaltspunkte für die An-
nahme, tragendes Motiv der verfahrensgegenständlichen Markenanmeldung sei
die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit ihrer Vertragspart-
nerin A… S.A., mit der im Anmeldezeitpunkt noch eine ungestörte
Geschäftsbeziehung bestanden hatte. Vielmehr machte die Antragstellerin bei
Anmeldung der Streitmarke im Jahre 1994 keine Anstalten, in eigener Regie mit
- 14 -
der „Flasche mit Grashalm“ im Inland aufzutreten. Darüber hinaus hatte die
Antragsgegnerin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markenanmeldung.
Unstreitig hatte sie zuvor über Jahre hinweg erhebliche Bemühungen unter-
nommen, ihr Produkt „GRASOVKA“ in der verfahrensgegenständlichen Ausstat-
tung auf dem inländischen Markt zu positionieren. Hierin sah sich die An-
tragsgegnerin durch drohende Markenanmeldungen ausländischer Konkurrenz-
unternehmen, die auf den deutschen Markt strebten, gefährdet. Wenn wie im
Streitfall ein Anmelder selbst die verfahrensgegenständliche Kennzeichnung
benutzt oder sogar vorbenutzt hat und im Hinblick darauf deren markenrechtliche
Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält, so hat er ein dem Lö-
schungsgrund der Bösgläubigkeit entgegenstehendes eigenes schutzwürdiges
Interesse an der Markenanmeldung (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C
529/07 - , nachgewiesen in juris, Tz. 48, 53; Senat PAVIS PROMA
26 W (pat) 153/04 - ; BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 13/04 -
; PAVIS PROMA 30 W (pat) 91/04 - ; /Hacker
a. a. O., § 8 Rn. 556 m. w. N.). So liegt der Fall hier.
Hinzu kommt, dass im Hinblick auf drohende Markenanmeldungen und daraus
resultierender Verbietungsrechte Dritter die streitgegenständliche Anmeldung als
Defensivmarke entweder schon aufgrund der vertraglichen Beziehungen mit der
vormaligen Antragstellerin (vgl. Ziff. 8 des Vertrages vom 8. Mai 1987, der eine
Übertragung zwischenzeitlich erworbener „Rechte auf Gebrauch von Waren-
zeichen“ auf die A… S.A. bei Kündigung bzw. bei Auslaufen des
Vertrages vorsieht) gestattet war oder zumindest nach den Regeln der Ge-
schäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683, 670 BGB) auch dem mutmaßlichen
Willen der AGROS Holding S.A. als vermeintlicher Inhaberin der Ausstattungs-
rechte an der „Flasche mit Grashalm“ entsprochen hat und die Antragsgegnerin
von einem stillschweigenden Einverständnis der Markenanmeldung durch die A…
S.A.
ausgehen
durfte.
Hierfür
spricht
nicht
zuletzt
der
Umstand,
dass die A… -Gruppe in Kenntnis der verfahrensgegenständlichen Anmeldung
der „Flasche mit Grashalm“ die Vereinbarungen vom 18. August 1998 (Anl. K 10)
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und vom 24. Mai 1999 (Anl. K 11), die ihr lediglich ein Vorkaufsrecht an der (Wort-
)Marke „GRASOVKA“ einräumten (vgl. Anlage K 11, Ziffer 13), in Kenntnis der
Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin unterzeichnet hat.
Das Vorgehen der Antragsgegnerin rechtfertigt auch nicht den Vorwurf, die
verfahrensgegenständliche Markenanmeldung sei im Sinne der zweiten von der
Rechtsprechung entwickelten Fallgruppe zur Bösgläubigkeit einer Markenan-
meldung mit dem Ziel des zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbe-
werbskampf getätigt worden. Dass die Antragsgegnerin ihrerseits gegen die
Marke der A… S.A. 398 48 553.4 „Flasche mit Grashalm“ vorgeht,
lässt entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht auf das Vorliegen einer
sittenwidrigen Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt
schließen, sondern resultiert aus der zwischenzeitlich eingetretenen Störung der
Geschäftsbeziehungen zwischen den Beteiligten. Da die Sperrwirkung zum Inhalt
einer Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehört, kann das für die Annahme einer
Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke
liegen. Die insoweit maßgebliche Grenze ist erst überschritten, wenn das Verhal-
ten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie
auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und
nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH a. a. O. -
, S. 917; BGH a. a. O. -
, S. 582;
Hacker a. a. O., § 8 Rn. 558 m. w. N.). Hiervon ist, wie vorstehend
ausgeführt, im Streitfall nicht auszugehen.
Die Antragstellerin kann sich schließlich auch nicht mit Erfolg auf die Lö-
schungsgründe der § 11 MarkenG und Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ berufen.
Unabhängig davon, dass § 11 MarkenG nicht zu den Löschungsgründen des § 50
Abs. 1 MarkenG gehört, sondern Widerspruchsgrund im Sinne von § 42 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG ist, fehlt es am Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des
§ 11 MarkenG. Zwischen den Verfahrensbeteiligten bestand im Zeitpunkt der
Markenanmeldung „Flasche mit Grashalm“ keine Rechtsbeziehung, kraft derer die
- 16 -
Antragstellerin als Geschäftsherrin die Antragsgegnerin als Agentin in ihre
Betriebsorganisation - in ihr untergeordneter Weise - eingebunden hätte (vgl. HK-
Markenrecht § 11 Rn. 6). Insbesondere war die Antragsgegnerin nicht Vertriebs-
händlerin. Nach den vorstehenden Ausführungen ist entweder von einer still-
schweigenden Genehmigung (§ 184 Abs. 1 BGB) der A… S.A. oder
zumindest von einer berechtigten Geschäftsführung zur Anmeldung der streit-
gegenständlichen dreidimensionalen Marke auszugehen. Schließlich wäre die
Markenanmeldung selbst bei fehlender Zustimmung aufgrund intensiver Vorbe-
nutzung gerechtfertigt, was einem Löschungsanspruch nach § 11 MarkenG (vgl.
Ströbele/ a. a. O., § 11 Rn. 21) bzw. nach Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ
ebenfalls entgegensteht.
Zudem ist nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin befugt ist, in Wahrnehmung
eines eigenen rechtlichen Interesses vermeintliche Löschungsansprüche der
A…S.A.
im
Wege
der
gewillkürten
Prozessstandschaft
geltend
zu
machen. Hierzu hätte es auch einer ausdrücklichen Ermächtigung von Seiten der
A…
S.A. bedurft
(vgl.
Thomas/Putzo/ a. a. O.,
§ 51
Rn. 33).
Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben und der Löschungsantrag
zurückzuweisen. Über die Frage, ob ein Anspruch auf Übertragung der ange-
griffenen Marke an die Antragstellerin besteht, hatte der Senat nicht zu befinden.
Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der
Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerle-
gen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Der Senat sah ferner keinen Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde.
Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundes-
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gerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Frage, ob die Anmeldung einer
Defensivmarke einem Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit bei Markenan-
meldung mit Erfolg entgegengehalten werden kann, ist zwar - soweit ersichtlich -
noch nicht höchstrichterlich entschieden, trägt aber für sich genomen im Streitfall,
wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, die Entscheidung, die im
Übrigen auf den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu dem
Schutzhindernis einer bösgläubigen Markenanmeldung unter Würdigung der tat-
sächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles beruht, nicht.
Dr. Fuchs-Wissemann
Reker
Lehner
Me