Urteil des BPatG vom 09.06.2016

Patentinhaber, Erfindung, Treu Und Glauben, Schlüssiges Verhalten

BPatG 154

05.11

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 67/12

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

9. Juni 2016

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 052 602

…

- 2 -

…

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter

Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner

sowie

die

Richter

Dipl.-Ing. Rippel,

Dr.-Ing. Dorfschmidt und Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der

Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

19. Juli 2012 aufgehoben und das Patent widerrufen.

G r ü n d e

Die Einsprechende macht widerrechtliche Entnahme des Streitpatents durch den

Patentinhaber geltend, der vom 1. Januar 1997 bis zum 15. Mai 2006 einer ihrer

Geschäftsführer und zudem Gesellschafter war.

Das streitgegenständliche Patent mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung

zur Kühlmittelversorgung spane

nder Werkzeuge“ ist auf die am 8. November 2006

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Patentanmeldung,

die die innere Priorität der Patentanmeldung 10 2006 047 423.6 vom

6. Oktober 2006 in Anspruch nimmt, erteilt und die Erteilung am 12. Mai 2010 ver-

öffentlicht worden.

- 3 -

Der geltende Patentanspruch nach Hauptantrag in der erteilten Fassung

lautet:

„Verfahren zur Kühlmittelversorgung innengekühlter spanender Werk-

zeuge, wobei der Druck des Kühlmittels in wenigstens einem Kühl-

mittelkanal im Werkzeug erfasst und durch einen Abgleich mit in einer

Auswerteeinrichtung hinterlegten Referenzwerten der Betriebszustand

des Werkzeugs ermittelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das

Kühlmittel p/Q-geregelt (Druck/Förderstrom) gefördert wird, wobei

über eine Stromregelfunktion eine vom Werkzeugstaudruck unabhän-

gige Kühlmittelmenge erzeugt und gefördert wird.“

Mit Schriftsatz vom am 23. Mai 2016 hat der Patentinhaber Hilfsanträge 1 bis 4

eingereicht, mit der er hilfsweise beschränkte Fassungen des Patents verteidigt.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist auf ein Verfahren zur Kühlmittelver-

von mehreren

enthält gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nach dem Wort

„Stromregelfunktion“ zudem die Ergänzung „für jedes Werkzeug“.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Patentan-

spruch 1 gemäß Hilfsantrag

1 am Ende die Ergänzung „und dass der Systemdruck

so reduziert wird, dass dieser nur geringfügig über dem höchsten Staudruck der

Werkzeuge liegt.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthält gegenüber dem Patentan-

spruch 1 gemäß Hilfsantrag

2 am Ende die Ergänzung „und dass die verschiede-

nen Staudrücke an den Werkzeugen über Wechselventile erfasst werden, wobei

der hierbei höchste Staudruck einer Pumpe als hydraulischer Drucksollwert zuge-

führt wird.“

- 4 -

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält gegenüber dem Patentan-

spruch 1 gemäß Hilfsantrag

3 die Ergänzung „wobei eine Schaltungsanordnung

zur Kühlmittelversorgung mehrerer innengekühlter spanender Werkzeuge, umfas-

send eine Druckquelle (32) mit konstantem Förderdruck, eine Druckwaage (33)

und ein als Drosselventil nachgeschaltetes Regelventil (34), verwendet wird, und

dass über die Druckwaage (33) und das als Drosselventil nachgeschaltete Regel-

ventil (34) die Mengenregelung der Kühlmittelmenge erfolgt, wobei als Regelgröße

der Mengenregelung der Öffnungsquerschnitt am Regelventil (34) der einzelnen

Werkzeuge dient.“

Hinsichtlich des Wortlauts des auf eine Schaltungsanordnung zur Kühlmittel-ver-

sorgung gerichteten, unabhängigen Patentanspruch bzw. den jeweiligen Unteran-

sprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 4 wird auf die Patentschrift

sowie die Akten verwiesen.

Gegen das erteilte Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom

10. August 2010, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-

gegangen ist, wegen widerrechtlicher Entnahme Einspruch erhoben und den Wi-

derruf des Streitpatents in vollem Umfang beantragt.

Der Gegenstand des Patents wurde unstreitig unter Beteiligung des Patentinha-

bers zur Zeit seines Anstellungsverhältnisses aufgrund des Dienstvertrages (DV)

vom Dezember 1996 (Anlage 1 zum SchrS. v. 10.8.2010) bei der Einsprechenden

entwickelt. Ob neben dem Patentinhaber noch weitere Mitarbeiter der Einspre-

chenden an der Entwicklung beteiligt waren und als Miterfinder anzusehen sind,

ist zwischen den Beteiligten streitig.

Gemäß § 1 Nr. 1 DV war der Patentinhaber verantwortlich für die Unternehmens-

bereiche „Technischer Vertrieb, Aggregatebau, Service, Konstruktion und Pla-

nung“. Des Weiteren hatte der Patentinhaber gemäß § 1 Nr. 3 DV seine „volle Ar-

beitskraft und alle seine fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen ausschließlich der

esellschaft zu widmen.“ Gemäß § 6 DV hatte er ferner u. a. alle ihm überlasse-

- 5 -

nen betriebseigenen Gegenstände, insbesondere Schriftstücke, Zeichnungen und

sonstige Geschäftsunterlagen, sowie eigene dienstliche Aufzeichnungen als Fir-

meneigentum zu behandeln. In § 2 DV ist der Umfang der Geschäftsführungsbe-

fugnis (§ 10 Abs. 1 GmbHG) des laut Handelsregistereintrag (vgl. Anl. 18 zum

SchrS. v. 5.7.2012) einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreiten Patentinhabers u. a. wie folgt näher geregelt:

„Der Geschäftsführer wird sein Amt mit der Sorgfalt eines ordentlichen

Kaufmannes führen. Alle Geschäfte die außerhalb des gewöhnlichen Ge-

schäftsbetriebes liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung. Dazu gehören insbesondere:

(…)

h) Abschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und Ihren Gesell-

schaftern, deren Ehegatten sowie den Verwandten gerader Linie der Vor-

genannten;

(…)

m) Abschluss von Verträgen, welche die Gesellschaft länger als ein Jahr

verpflichten oder berechtigen und von Verträgen mit einem Gegenstands-

wert

größer TDM 100; (…)“.

Wegen des Inhalts des Dienstvertrages im Übrigen wird auf diesen (Anl. 1) Bezug

genommen. Das Anstellungsverhältnis war durch den Patentinhaber schon am

4. November 2005 mit Wirkung zum 30. November 2006 gekündigt worden, wurde

durch Abberufung des Geschäftsführers im Mai 2006 jedoch früher beendet. Mit

Vereinbarung vom 2. August 2007 (Anl. P 1 zum SchrS. v. 21.12.2010) wurden die

Verhältnisse nach den Ausscheiden des Patentinhabers geregelt, unter Ziff. 5

heißt es u. a.:

„Nicht erledigt sind die Ansprüche des Herrn M. als Erfinder gegen die Ge-

sellschaft bezüglich der zur Eintragung gebrachten oder angemeldeten

Patente.“

- 6 -

Der Patentinhaber hatte mit Schreiben vom 26. April 2006 (Anl. P 6 zum SchrS.

vom 21.12.2010) der Einsprechenden, vertreten durch den anderen Geschäftsfüh-

rer, Herrn B

…, die Anmeldung einer Erfindung angeboten und seine Vergü-

tungsvorstellungen mitgeteilt. Das unter seinem privatem Briefkopf verfasste

Schreiben hat u. a. folgenden Wortlaut:

„Angebot über Patent bzw. Gebrauchsmusterschutz über ein System (…)

Sehr geehrter Herr B

…,

Ich nehme Bezug auf das Mitarbeiterüberlassungsgesetz für Patente und

biete Ihnen gemäß Anlage die Anmeldung zum Patent- und Gebrauchs-

musterschutz über ein System (…) an.

Als Entschädigung erwarte ich eine Umsatzbeteiligung von 5 % an allen mit

den Patenten oder den Gebrauchsmustern erzielten Umsätze für die Dauer

von 15 Jahren.

Ich sehe in dieser technischen Lösung ein weiteres Schlüsselprodukt der

… und freue mich dies der F… anbieten zu können.

Ich bitte Sie hierzu um ihr konkretes Angebot bis zum 31. Mai 2006.

Mit freundlichen Grüßen

Walter M

… GF“

Mit einem weiteren, unter demselben, privaten Briefkopf verfassten Schreiben vom

26. April 2006 (Anl. 3 zum SchrS. v. 10.8.2010) hat sich der Patentinhaber an die

Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden (i. F. Kanzlei W

… pp.) wie

folgt gewandt.

„Anmeldung zum Patent und Gebrauchsmusterschutz eines Systems (…)

Sehr geehrter Herr Dr. W

…,

Ich nehme Bezug auf die bereits zwi

schen Ihnen und der F…

GmbH bestehende Geschäftsbeziehung und beauftrage Sie hiermit als Er-

finder der nachfolgend beschriebenen Systeme (…) auf der Basis des Mit-

- 7 -

arbeiterüberlassungsgesetz diese Erfindung zum Patent und Gebrauchs-

musterschutz anzumelden. Hierbei wollen wir das Verfahren, die Schal-

tungsanordnung und auch im systemischen Verbund die Schaltungsanord-

nung schützen lassen.

(…)

Diese Patent- und Gebrauchsmusterschutzanmeldung habe ich auf der Ba-

sis des Mitarbeiterüberlassungsgestz der F

… angeboten.

Wir beauftragen Sie hiermit eine Anmeldung zu prüfen und kurzfristig (noch

in KW 18/06) zu realisieren, da bereits eine erste Anwendung ansteht. Für

Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter 07(…) oder unter

meiner Handy Nr.

01(…) zur Verfügung.“

Unterzeichnet ist das Schreiben mit „F1…

“. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Anlage 3 Bezug ge-

nommen.

Mit Schreiben vom 11. Mai 2006 (Anl. 4 zum SchrS. v. 10.8.2010), ebenfalls unter-

zeichnet mit der Angabe „F….

“ hat der Patentinhaber den beauftragten Patentanwälten Ergänzungen über-

sandt. In der Folge kam es zu weiteren Schriftverkehr, überwiegend per E-Mail,

zwischen der Kanzlei W

… pp. und der Einsprechenden sowie dem Patentin-

haber hinsichtlich der Anmeldung und des weiteren Vorgehens. Mit patentanwaltli-

chen Schreiben vom 4. April 2007 (Anl. 7 zum SchrS. v. 10.8.2010) wurde der

Einsprechenden mitgeteilt, dass nunmehr weisungsgemäß eine Anmeldung, ba-

sierend auf der „Erfindungsmeldung“ des Patentinhabers vom 26. April 2006 beim

DPMA hinterlegt wurde.

Die Einsprechende hat im patentamtlichen Verfahren die Auffassung vertreten,

dass der wesentliche Inhalt des streitgegenständlichen Patents vom Patentinhaber

widerrechtlich entnommen worden sei, insbesondere der Erfindung entspreche,

welche der Patentinhaber ihr angeboten habe. Der Patentinhaber sei auch ver-

pflichtet gewesen, die Erfindung der Einsprechenden zu überlassen.

- 8 -

Der Patentinhaber hat dem widersprochen und ausgeführt, dass er mangels

Rechteübergangs der Inhaber der angebotenen Erfindung geblieben sei.

Mit dem in der Anhörung vom 19. Juli 2012 verkündeten Beschluss hat die Patent-

abteilung 14 des DPMA das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten, weil der

Patentinhaber als alleiniger Erfinder des Gegenstands des Streitpatents anzuse-

hen sei. Ein Rechtsübergang an der Erfindung sei mangels eindeutiger Regelung

im Dienstvertrag nicht vereinbart gewesen. Zwar habe der Patentinhaber der Ein-

sprechenden die Erfindung angeboten, eine Annahme des Angebotes vom

26. April 2006 durch die Einsprechende sei aber nicht erfolgt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Sie hat im Beschwerdeverfahren ihren Vortrag aus dem patentamtlichen Verfah-

ren wiederholt und vertieft. Sie ist insbesondere der Ansicht, dass eine Übertra-

gung der Erfindung auf die Anmelderin erfolgt sei, so dass der Patentinhaber nicht

berechtigt gewesen sei, die Erfindung selbst zum Patent anzumelden, insbeson-

dere sei sie Erfindungsbesitzerin gewesen, denn die Einsprechende habe auf-

grund der Schreiben (Anl. 3 sowie Anl. P 6) vom 26. April 2006 annehmen kön-

nen, dass der jetzige Patentinhaber die streitgegenständliche Erfindung auf die

Einsprechende übertragen habe. Dies folge aus dem Wortlaut der genannten

Schreiben, insbesondere aus dem Auftragsschreiben (Anl. 3) an die Kanzlei

… pp. sowie aus der üblichen Handhabung der Beteiligten bei früheren Er-

findungen des Patentinhabers. Bei diesen Erfindungen des damaligen Geschäfts-

führers, die auf Namen der Einsprechenden angemeldet worden seien, habe die-

ser diesbezüglich einen identischen Text verwendet (Anl. 12 und 15), so dass die

abgegebenen Erklärungen als Einigung über die Übertragung der Erfindung zu

verstehen gewesen seien.

Die Einsprechende ist ferner der Auffassung, der Patentinhaber sei wirksam vom

Verbot der Selbstkontrahierung befreit gewesen, die Übertragung von Patenten

auf die Gesellschaft sei, wie auch die Handhabung in der Vergangenheit gezeigt

habe, von der internen Vertretungsmacht des Patentinhabers als damaligen Ge-

- 9 -

schäftsführer der Einsprechenden gedeckt, da es sich dabei um Geschäfte des

gewöhnlichen Geschäftsbetriebes handele.

Die Einsprechende ist der Meinung, dass der Patentinhaber zudem aufgrund des

Dienstvertrages (Anl.

1) zur Übertragung seiner „Geschäftsführererfindung“ ver-

pflichtet gewesen sei. Sie behauptet ferner, dass der Patentinhaber nicht allein,

sondern gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern der Einsprechenden mit der Ent-

wicklung des Gegenstandes des Patentes befasst war und somit lediglich Miter-

finder gewesen sei. Dazu hat die Einsprechende entsprechende Erklärungen ihrer

Mitarbeiter vorgelegt (Anl. 19 und 22).

Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Einsprechende folgende Druckschriften

und Schreiben eingereicht:

Anlage 1:

Dienstvertrag (DV) von Herrn Walter Mauch (Patentinha-

ber des Streitpatents) bei der Firma FMB-Hydraulik GmbH

Anlage 2:

Überblick über Patentanmeldungen der Firmen FMB-

Blickle GmbH und FMB-Hydraulik GmbH mit Herrn Walter

Mauch als Erfinder

Anlage 3:

Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Rechtsanwälte

Wallinger & Partner vom 26.04.2006

Anlage 4:

Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Rechtsanwälte

Wallinger & Partner vom 11.05.2006

Anlage 5:

Ausdruck einer email der Rechtsanwälte Wallinger & Part-

ner an Herrn Fabian Blickle vom 08.06.2006

Anlage 6:

Patentanmeldungsentwurf: Verfahren und Vorrichtung zur

Kühlmittelversorgung spanender Werkzeuge

Anlage 7:

Schreiben der Rechtsanwälte Wallinger & Partner an die

Firma FMB-Blickle GmbH vom 04.07.2007

Anlage 8:

DE 10 2007 016 326 A1

- 10 -

Anlage 9:

DE 2006 052 602 A1

Anlage 10: Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Firma FMB-

Blickle GmbH vom 18.07.2005

Anlage 11: Schreiben von Herrn Walter Mauch an Herrn Horst Blickle

vom 02.01.2005

Anlage 12: Schreiben der FMB-Blickle GmbH, Herr Walter Mauch, an

die Rechtsanwälte Wallinger & Partner vom 16.08.2004

Anlage 13: Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Firma FMB-

Blickle GmbH vom 16.08.2005

Anlage 14: Ausdruck einer email von Herrn Walter Mauch an die Pa-

tent- und Rechtsanwälte Wallinger & Partner vom

15.04.2006

Anlage 15: Schreiben der FMB-Blickle GmbH, Herr Walter Mauch, an

die Rechtsanwälte Wallinger & Partner vom 16.08.2005

Anlage 16: Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Firma FMB-

Blickle GmbH vom 16.08.2005

Anlage 17: Ausdruck einer email von Herrn Walter Mauch an die Pa-

tent- und Rechtsanwälte Wallinger & Partner vom

13.06.2006

Anlage 18: Handelsregisterauszug der FMB-Blickle GmbH

Anlage 19: Eidesstattliche

Versicherung

von

Herrn

Karl-Heinz Rebstock vom 13.07.2012 mit beiliegender

Gesprächsnotiz und Skizze

Anlage 20: Schreiben der Firma FMB-Blickle GmbH an Herrn

Karl-Heinz Rebstock vom 18.07.2012

Anlage 21: Schreiben der Firma FMB-Blickle GmbH an Herrn

Andreas Efinger vom 18.07.2012

- 11 -

Anlage 22: Eidesstattliche Versicherung von Herrn Andreas Efinger

vom 17.07.2012

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 14 des Deut-

schen Patent- und Markenamtes vom 19. Juli 2012 aufzuheben

und das Patent zu widerrufen,

sowie der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzu-

erlegen.

Der Patentinhaber und Beschwerdegegner hat den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise das Patent mit den folgenden Unterlagen beschränkt

aufrechtzuerhalten:

1. Patentansprüche 1

– 21 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit

Schriftsatz vom 23. Mai 2016,

2. Patentansprüche 1

– 20 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht mit

Schriftsatz vom 23. Mai 2016,

3. Patentansprüche 1

– 20 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht mit

Schriftsatz vom 23. Mai 2016,

4. Patentansprüche 1

– 20 gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht mit

Schriftsatz vom 23. Mai 2016,

- 12 -

im Übrigen wie erteilt.

Der Patentinhaber widerspricht dem Vortrag der Einsprechenden und verweist auf

folgende Druckschriften:

Anlage P1: Vereinbarung zwischen der FMB-Blickle GmbH und Her-

ren Walter Mauch vom 02.08.2007

Anlage P2:

Urteil des OLG Düsseldorf „Geschäftsführer-Erfindung“

vom 10.06.1999, 2 U 11/98

Anlage P3: Organigramm der Firma FMB-Blickle GmbH ab dem

01.05.2004

Anlage P4: Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag der FMB-Blickle

GmbH vom 21.12.1988

Anlage P5: Darstellung der Prozessorganisation der Firma FMB-

Blickle GmbH

Anlage P6: Schreiben von Herrn Walter Mauch an die Firma FMB-

Blickle GmbH vom 26.04.2006

Anlage P7: Schreiben der Patent- und Rechtsanwälte Wallinger &

Partner an die Firma FMB-Blickle GmbH, Herrn Walter

Mauch, vom 17.05.2006

Anlage P8: Schreiben der Rechtsanwälte Jehle Lang Meier-Rudolph

an Rechtsanwalt Klaus Geiger vom 12.11.2008

Anlage P9: Schreiben der Firma FMB-Blickle GmbH an Herrn

Walter Mauch vom 15.05.2006

Anlage P10: Schreiben der Firma FMB-Blickle GmbH an die Rechtsan-

wälte Jehle Lang Meier-Rudolph vom 16.06.2006

Anlage P11: Schreiben der Patent- und Rechtsanwälte Wallinger &

Partner an Herrn Walter Mauch vom 31.01.2006

- 13 -

Anlage P12: Schreiben der Patent- und Rechtsanwälte Wallinger &

Partner an Herrn Walter Mauch vom 12.04.2006

Anlage P13: Titelseite einer Firmenschrift der Firma Bosch Automation:

Automationstechnik für Nibbelmaschinen

Anlage P14: Trefferliste aus depatisnet vom 14.07.2012

Anlage P15. Eidesstattliche Versicherung von Herrn Walter Mauch vom

17.07.2012

Anlage P16: Ausdruck einer Email von Herrn Dr. Wallinger an Herrn

Walter Mauch vom 22.09.2006

Anlage B1: Schreiben der Patent- und Rechtsanwälte Wallinger &

Partner an Herrn Walter Mauch vom 07.02.2006

Der Patentinhaber führt zu den hilfsweise geltend gemachten Patentansprüchen

aus, dass die Hilfsanträge 1 bis 4 jeweils technische Überschüsse enthielten, die

erst nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen der Einsprechenden von

ihm alleine entwickelt worden seien. Die Einsprechende habe zumindest insoweit

keinen Erfindungsbesitz erlangt.

Der Patentinhaber ist weiter der Auffassung, die Einsprechende habe keinen

Übertragungsanspruch, sein entsprechendes Angebot habe die Einsprechende

nicht angenommen, das Angebot sei zudem nicht auf Übertragung des Patentes

gerichtet gewesen, vielmehr werde in dem Schreiben ausdrücklich nur die Anmel-

dung genannt; nicht zuletzt aufgrund einer Beratung des Patentinhabers durch die

Kanzlei W

… pp. sei nur eine treuhänderische Anmeldung auf den Namen der

Einsprechenden gewollt gewesen, bis die Verhältnisse betreffend die Erfindungen

zwischen den Beteiligten hätten geklärt werden sollen.

Der Patentinhaber als Organ der Einsprechenden habe eine Übertragung des

Vollrechtes ferner von einer Vereinbarung über seine Vergütung abhängig machen

wollen, zudem sei dieses Angebotsschreiben vor dem Hintergrund zu sehen, dass

das dienstvertragliche Verhältnis nach der Kündigung zwischen den Beteiligten

bereits zerrüttet gewesen sei und kurz vor der Aufhebung gestanden habe.

- 14 -

Da es auch in der Folgezeit zu keiner Vereinbarung betreffend die Vergütung der

Erfindung gekommen sei, liege ein Dissens vor.

Der Patentinhaber meint weiter, in dem Auftragsschreiben an die Kanzlei

… pp. (Anl. 3) könne keine Annahme eines Angebotes gesehen werden;

dagegen sprächen bereits der Wortlaut des Auftragsschreibens und die Begleit-

umstände, insbesondere das bevorstehende Ende des Anstellungsverhältnisses.

Er habe auch nicht als Geschäftsführer handeln wollen, er habe dazu bewusst

seinen privaten Briefkopf verwendet, anders als bei früheren Anmeldeaufträgen;

zudem werde nur die Patentschutzanmeldung angeboten, die Erklärung, dass die-

ses Angebot angenommen werde, sei nicht enthalten.

Der Wille, ohne diese Einigung über die Vergütung das Vollrecht zu übertragen,

sei auch an keiner Stelle erklärt worden und sei insbesondere auch nicht dem

Auftragsschreiben vom 26. April 2006 (Anl. 3) zu entnehmen. Der Wortlaut spre-

che gerade d

afür, dass die Auftragserteilung vom Patentinhaber „als Erfinder“ er-

folgen solle, der Patentinhaber habe auch kein Interesse gehabt, sich seiner

Rechte zu begeben, und über die Höhe der Gegenleistung im Ungewissen zu

sein, nach dem Willen des Patentinhabers sei vor den Hintergrund der Auskünfte

der Kanzlei W

… pp. lediglich eine vorläufige, treuhänderische Anmeldung auf

die Einsprechende gewünscht gewesen.

Schließlich, so der Patentinhaber, habe er auch nicht die dazu erforderliche Ver-

tretungsmacht besessen, denn im Innenverhältnis sei er als Geschäftsführer nicht

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit gewesen. Dazu trägt der Patent-

inhaber vor, nach § 2 lit. h) des DV unterlägen Verträge zwischen Gesellschaftern

und der Gesellschaft der Zustimmungspflicht, dieser Ausschluss betreffe auch

Verträge über geistiges Eigentum, die der Patentinhaber, der unstreitig damals

zugleich Geschäftsführer und Gesellschafter war, abschließe. Zudem unterfalle

die Übertragung des Rechtes auch § 2 lit. m), da für die Gesellschaft eine langjäh-

rige Vergütungspflicht entstehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

- 15 -

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache begründet. Sie führt zur Aufhe-

bung des angefochtenen Beschlusses und zum Widerruf des Patents.

Der Patentinhaber hat den wesentlichen Inhalt der patentierten Erfindung ohne

Einwilligung den Unterlagen der Einsprechenden entnommen, nachdem er als Er-

finder die Rechte aus der Erfindung an die Einsprechende übertragen hatte, § 21

Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Es kann dabei offen bleiben, ob, wie die Einsprechende meint, der Patentinhaber

als Organ der Gesellschaft bereits aufgrund seines Dienstvertrages, seiner gesell-

schaftsrechtlichen Pflichten oder aufgrund entsprechender Übung bei früheren Er-

findungen zur Übertragung der Erfindung verpflichtet gewesen ist. Denn nach

Auffassung des Senates hat der Patentinhaber der Einsprechenden die Übertra-

gung des Rechtes an der streitgegenständlichen Erfindung mit Schreiben vom

26. April 2006 (Anl. P 6) ausdrücklich angeboten, so dass lediglich die Frage der

Annahme dieses Angebotes zu prüfen war. Maßgeblich für die Auslegung der

Erklärung ist der gewählte Wortlaut und der ihm zu entnehmende objektiv erklärte

Wille (vgl. z.B. BGH U. v. 28.01.2002, Az. II ZR 385/00, ZfIR 2004, 170). Der

Wortlaut des Schreibens kann hier nicht als bloße Mitteilung des Erfinders an die

Gesellschaft über die Fertigstellung einer Erfindung verstanden werden. Entgegen

der Auffassung des Patentinhabers, die er u. a. in seiner eidesstattlichen Versi-

cherung (Anl. P 15) vom 17. Juli 2012 dargelegt hat, lässt sich dem Wortlaut des

Angebotsschreibens, und auch den anderen Äußerungen des Patentinhabers zur

damaligen Zeit, auch keinerlei Vorbehalt hinsichtlich des Umfanges der angebote-

nen Rechteübertragung entnehmen, insbesondere ist für den Adressaten des

Schreibens, die Einsprechende, vertreten durch den weiteren Geschäftsführer

Herrn B

…, nicht erkennbar gewesen, dass das Angebot nur eine einge-

schränkte Übertragung des Rechtes umfassen sollte. Auch aus der Formulierung

„biete Ihnen (…) die Anmeldung zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz (…) an“

- 16 -

lässt sich aus dem Empfängerhorizont unter Berücksichtigung von Treu und Glau-

ben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte (§§ 133, 157 BGB) und unter Berück-

sichtigung der beiderseitigen Interessen nicht entnehmen, dass nur eine treuhän-

derische Anmeldung auf den Namen der Einsprechenden erfolgen sollte oder nur

ein beschränktes Recht übertragen werden sollte. Insbesondere lässt sich dies

icht aus der Formulierung „Anmeldung“ herleiten, da diese lediglich den Zustand

des Schutzrechtes zum Zeitpunkt des Angebotes beschreibt. Unbestritten können

auch Rechte an einer Erfindung, deren Anmeldung erst noch vorbereitet wird,

übertragen werden. Es kann bei der Auslegung auch nicht unbeachtlich sein, dass

Gesellschafter, wie hier der Patentinhaber, anders als sonstige Angestellte, vor

allem auch die wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft berücksichtigen müs-

sen. Dagegen spricht weiter, dass das Schreiben neben dem Angebot über den

dinglichen Übergang des Rechtes an der Erfindung auch ein Angebot über den

Abschluss einer Vergütungsvereinbarung, nämlich einer Umsatzbeteiligung von

5 % für die Dauer von 15 Jahren, enthält, die weder auf die Übertragung eines be-

schränkten Rechtes hinweist noch auf eine bloß treuhänderische Übertragung.

Zudem kann aufgrund der Bezugnahme auf das „Mitarbeiterüberlassungsgesetz

für Patente“, womit trotz der fehlerhaften Bezeichnung vom Patentinhaber als

Verfasser des Schreibens erkennbar das Arbeitnehmererfindungsgesetz (Gesetz

über Arbeitnehmererfindungen, ArbNErfG) gemeint war, vom Empfänger das

Schreibens nur als uneingeschränkt und unbedingt gewolltes Angebot auf Über-

tragung der Rechte an der Erfindung verstanden werden, weil die Regelung, auf

die sich der Verfasser bezogen hat, grundsätzlich den Übergang aller vermö-

genswerten Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber vorsieht, wobei lediglich

das Erfinderpersönlichkeitsrecht beim Arbeitnehmer verbleibt. Auch das damals

geltende ArbNErfG, auf welches der Patentinhaber sich bezogen hat, sah gerade

keine beschränkte oder treuhänderische Übertragung vor. Dass die Regelungen

des ArbNErfG für den Patentinhaber als Organ der Gesellschaft nach herrschen-

der Auffassung zwar nicht anwendbar sind, hindert auch nicht, dass er ein ent-

sprechendes Angebot zu den Bedingungen dieser Regelungen, insbesondere in

Bezug auf den Umfang der Rechteübertragung abgibt, zumal eine generelle Be-

- 17 -

zugnahme auf das ArbNErfG bei Organerfindern in Praxis zum Zeitpunkt der Er-

findung nicht selten vereinbart wurde (vgl. dazu Bartenbach/ Fock, Erfindungen

von Organmitgliedern - Zuordnung und Vergütung, GRUR 2005, 384, 391). Ob der

Patentinhaber, wie er in der am 17. Juli 2012 abgegebenen eidesstattlichen Versi-

cherung ausgeführt hat, bei der Abgabe der Erklärung innerlich andere Vorstellun-

gen über den Inhalt der Erklärung gehabt haben will, die im Wortlaut keinen An-

haltspunkt gefunden haben und sich gegebenenfalls im Irrtum befunden hat, ist

nunmehr rechtlich unerheblich. Der Wortlaut sämtlicher vorgelegter Schreiben

lässt durchgreifende Anhaltspunkte für eine solche Auslegung vermissen.

Dieses Angebot hat die Einsprechende, vertreten durch den Patentinhaber, zur

Überzeugung des Senates am gleichen Tag zumindest durch schlüssiges Verhal-

ten angenommen, indem im Schreiben vom 26. April 2006 an die Kanzlei

… pp. (Anl. 3) der Patentinhaber die Verwendung der Erfindung durch die

Einsprechende angekündigt und die Anmeldung der Erfindung zum Patent in Auf-

trag gegeben hat. Entgegen der Auffassung des Patentinhabers handelt es sich

bei der Erteilung des Auftrages um eine Willenserklärung, die er in Vertretung der

Einsprechenden abgegeben hat und nicht um eine Erklärung im eigenen Namen.

Entscheidend ist nicht die Verwendung des privaten Briefkopfes des Patentinha-

bers, sondern dass das Schreiben von Patentinhaber mit dem Zusatz „GF“ und mit

dem Firmenzusatz „F… GmbH“ (§ 35 Abs. 3 GmbHG) gezeichnet wurde,

wodurch sein Wille, für die Einsprechende zu handeln nach außen erkennbar und

für Dritte wahrnehmbar geworden ist, so dass das Schreiben insgesamt, insbe-

sondere der Anmeldeauftrag der Einsprechenden zuzuordnen ist. Dagegen spricht

entgegen der Auffassung des Patentinhabers auch nicht die Formulierung zu Be-

ginn der Schreibens „Ich nehme Bezug (…) und beauftrage Sie hiermit als Erfinder

(…) anzumelden“. Zwar kommt darin auch der Wille der Verfassers zum Ausdruck,

als Erfinder die Anmeldung tätigen zu wollen, durch die nachfolgende Bezug-

nahme auf das „Mitarbeiterüberlassungsgesetz“ und das mehrfach verwendete

„wir“, wird aus der Erklärung aus dem Empfängerhorizont auch schon vor der ab-

schließenden und aus Sicht des Senates entscheidenden Unterschrift eine Erklä-

- 18 -

rung des Vertreters der Einsprechenden und nicht ein alleiniger Auftrag des Pa-

tentinhabers.

Ob diese Erklärung nach dem ArbNErfG a. F., welches noch eine Inanspruch-

nahmeerklärung des Arbeitgebers erforderte, möglicherweise unwirksam wäre,

muss nicht entschieden werden, da es sich um eine rechtsgeschäftliche Rechte-

übertragung handelt. Ebenso kann offen bleiben, ob bereits nur in der Beauftra-

gung eines Patentanwaltes zur Ausarbeitung der Anmeldung eine entsprechende,

schlüssige Erklärung liegt.

Der Patentinhaber wendet zwar auch zutreffend ein, dass im Auftragsschreiben an

die Kanzlei W

… pp. eine wortwörtliche Annahme des Angebotes des Pa-

tentinhabers nicht enthalten ist, sondern der Patentinhaber als Geschäftsführer

nur über sein Angebot an die Einsprechende berichtet („habe ich … angeboten“,

vgl. Anl. 3). Bei der Auslegung der Willenserklärung ist indes nicht am buchstäbli-

chen Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern der wirkliche Wille und die objektive

Erklärungsbedeutung zu ermitteln. Ein innerlicher Vorbehalt ist, wie bereits dar-

gelegt, dem Wortlaut nicht zu entnehmen. Selbst wenn er, wie vom Patentinhaber

in seiner eidesstattlichen Versicherung dargelegt, vorhanden war, bleibt ein sol-

cher Wille unbeachtlich. Es gilt die Erklärung so, wie sie zur Zeit ihres Wirksam-

werdens (§ 130 BGB) nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte von denen

verstanden werden musste, für die sie bestimmt war (§§ 133, 157 BGB). Der Er-

klärende muss sich demnach an dem festhalten lassen, was der Empfänger ver-

nünftigerweise verstehen konnte.

Die auf das mitgeteilte Angebot des Patentinhabers folgende, wie bereits darge-

legt, der Einsprechenden zuzurechnenden Erklärung, „Wir beauftragen Sie hiermit

eine Anmeldung zu prüfen und kurzfristig (noch in KW 18/06) zu realisieren, da

bereits eine erste Anwendung ansteht.“ lässt sich die objektive Bedeutung ent-

nehmen, dass die angebotene Erfindung demnächst durch das Unternehmen ver-

wendet werden soll und deshalb eine zügige Realisierung des Patentschutzes an-

gestrebt werde. Mit Rücksicht auf Treu und Glauben ist davon auszugehen, dass

der Erklärende für die Einsprechende kein fremdes Recht anmelden und erst recht

keine fremde Erfindung benutzen wollte. Vielmehr ergibt sich aus der Erklärung,

- 19 -

die unmittelbar auf die Mitteilung, dass der Gesellschaft die Erfindung angeboten

wurde, folgt, der Wille, diese Erfindung künftig selbst nutzen zu wollen und somit

das Übertragungsangebot anzunehmen. Die Ankündigung des Unternehmens, ein

ihr angebotenes Recht ausüben zu wollen, kann somit als Betätigung des Annah-

mewillens verstanden werden, zumal sie, wie hier, vom Anbietenden selbst getä-

tigt wurde.

Selbst wenn, wie der Patentinhaber meint, dem Schreiben (Anl. 3) keine aus-

drückliche Annahmeerklärung entnommen werden könnte, ergibt sich aus dem

Kontext zumindest eine schlüssige Annahme des Übertragungsangebotes. Mit

dem Auftragsschreiben wurde nicht lediglich die Ausarbeitung einer Anmeldung

beauftragt, was möglicherweise noch keine Annahme des Übertragungsangebotes

bedeutet, sondern auch als bloße Prüfung gewertet werden könnte. Vielmehr

wurde zusätzlich von der Einsprechenden angekündigt, dass für die Erfindung im

Unternehmen bereits kurzfristig eine erste Anwendung anstehe. Durch diese Er-

klärung hat die Einsprechende nach außen ihren Willen kundgetan, die angebo-

tene Erfindung für eigene Zwecke nutzen zu wollen, und damit zumindest durch

schlüssiges Verhalten das Angebot des Patentinhabers angenommen.

Der von der Einsprechenden gewünschte Anmeldezeitpunkt „(noch in KW 18)“ hat

für die Auslegung der Erklärung ebenfalls Bedeutung, da der erklärende Patent-

inhaber die gesetzte Annahmefrist („31.5.2006“) bezüglich der Vergütungsverein-

barung bei der Beauftragung und der beabsichtigten Verwendung selbst nicht be-

achtet und somit als nicht wesentlich für die Rechteübertragung angesehen hat.

Indem der Patentinhaber als Vertreter der Einsprechenden die erste Anwendung

der Erfindung schon zu einem Zeitpunkt angekündigt hat, bevor die Frist zum Ab-

schluss einer Vergütungsvereinbarung ablaufen konnte, spricht entgegen der

Auffassung der Patentinhabers nicht gegen den Willen zur Annahme und auch

nicht für einen Dissens, sondern im Gegenteil dafür, dass die dingliche Einigung

gerade nicht von einer vorherigen Einigung über die Vergütung abhängig sein

sollte.

Soweit der Patentinhaber einwendet, eine Einigung über die Übertragung der

Rechte sei regelmäßig erst bei einer Einigung zumindest über die Grundzüge der

- 20 -

Vergütung zu erwarten, hindert die fehlende Einigung über die Vergütung den

Rechteübergang nicht. Im Gegenteil kann es bei der Anmeldung von Erfindungen

zum Patent wegen des Zeitgewinns vorteilhaft sein, die gegebenenfalls schwieri-

gen Verhandlungen über eine angemessene Vergütung zeitlich zurückzustellen,

um eine frühe Priorität zu erlangen. Es ist deshalb nicht widersprüchlich, wenn der

Patentinhaber einerseits der Einsprechenden eine längere Frist zur Unterbreitung

eines Vergütungsangebotes gesetzt hat und andererseits vor Ablauf dieser Frist

durch Annahme die Übertragung der Rechte erklärte und die Anmeldung beauf-

tragte.

Soweit der Patentinhaber einwendet, die auf den Auftrag folgenden Schreiben der

Kanzlei W

… pp. mit der Auskunft, dass der Dienstvertrag keine Vergütungs-

regelung vorsehe, habe er dahingehend verstehen müssen, dass eine Übertra-

gung bislang noch nicht stattgefunden habe, weil ansonsten eine solche Regelung

nicht mehr erforderlich gewesen wäre, und ihn deshalb in seiner Auffassung be-

stärkt, nach wie vor alleiniger Rechteinhaber zu sein, führt dies zu keiner anderen

Beurteilung. Die Einigung über den Rechteübergang ist unabhängig von einer

Vergütungsvereinbarung wirksam. Der Patentinhaber hat zudem nicht, auch nicht

hilfsweise, eine Rückübertragung des Rechtes wegen fehlender Vergütung gel-

tend gemacht.

Gegen übereinstimmende Willenserklärungen hinsichtlich der Übertragung des

streitgegenständlichen Rechtes spricht auch nicht die Empfehlung der Kanzlei

… pp. an den Patentinhaber, eine – generelle – Vereinbarung über die Be-

handlung von Erfindungen des Geschäftsführers zu treffen.

Die Erklärung des Patentinhabers als damaliger einzelvertretungsberechtigter Ge-

schäftsführer der Einsprechenden zur Annahme des Übertragungsangebotes hin-

sichtlich des Rechtes an der Erfindung ist auch wirksam geworden. Er war auf-

grund der im Handelsregister eingetragenen Befreiung von den Beschränkungen

des § 181 BGB grundsätzlich zur Selbstkontrahierung befugt. Ob die Auffassung

des Patentinhabers zutreffend ist, dass der Patentinhaber im Innenverhältnis auf-

grund der Regelungen in § 2 lit. h), m) DV nicht über die erforderliche Vertre-

- 21 -

tungsmacht verfügte und deshalb die Willenserklärung bei Vorliegen eines Insich-

geschäftes unwirksam sei oder es sich, so die Einsprechende, bei der Rechte-

übertragung schon nicht um ein Geschäft außerhalb des gewöhnlichen Ge-

schäftsbetriebes gehandelt habe, muss vorliegend nicht entschieden werden. So-

fern der Patentinhaber bei der nach außen, nämlich durch die Kanzlei

… pp., erkennbaren Vornahme des Insichgeschäftes seine Vertretungs-

macht überschritten hätte, ist dieses dann möglicherweise schwebend unwirk-

same Rechtsgeschäft durch die Einsprechende durch ihre späteren Handlungen

zur Anmeldung der Erfindung zum Patent jedenfalls nachträglich genehmigt wor-

den. Überdies könnte es treuwidrig sein, wenn sich ein Vertreter zu seinen Guns-

ten auf die Unwirksamkeit einer Erklärung wegen einer von ihm selbst zu verant-

wortenden Überschreitung seiner Vertretungsmacht beruft.

Nicht entscheidend ist auch, ob die Formalien einer Inanspruchnahmeerklärung

nach ArbNEerfG (dazu LG Düsseldorf, Urt. v. 3.2.2005 - Az. 4b O 507/03) bei ei-

nem Insichgeschäft einzuhalten sind, da diese Vorschriften auch nach Meinung

des Patentinhabers vorliegend nicht gelten sollten.

Nicht entscheidungserheblich ist ferner, dass, wie der Patentinhaber meint, die

Einsprechende ihm gegenüber weder ausdrücklich noch konkludent habe erken-

nen lassen, dass sie von einer bereits erfolgten Übertragung ausgegangen sei.

Die Genehmigung einer, die Rechtsauffassung des Patentinhabers unterstellt,

schwebend unwirksamen, abgegebenen Erklärung kann ohne weiteres durch

schlüssiges Verhalten erfolgen. Durch die Weiterverfolgung der Anmeldung im ei-

genen Namen und auf eigene Kosten, belegt insbesondere durch die vorgelegten

Schreiben, insbesondere auch den E-Mail-Verkehr zwischen der Einsprechenden

und der Kanzlei W

… pp., an dem teilweise auch der Patentinhaber beteiligt

war, hat die Einsprechende deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie die Erfin-

dung selbst nutzen will und auch für sich schützen lassen will und damit die Erklä-

rung ihres Geschäftsführers für sich gelten lassen will. Dagegen besteht kein An-

lass anzunehmen, dass sich die Einsprechende ebenso verhalten hätte, wenn sie

der Auffassung gewesen wäre, dass die Erfindung zu diesem Zeitpunkt noch dem

Patentinhaber zustand. Spätestens mit der Weisung an die Kanzlei W

… pp.

- 22 -

die Anmeldung der Erfindung für die Einsprechende nunmehr bei DPMA einzu-

reichen (vgl. Anl. 7) wurde die Annahmeerklärung genehmigt.

Andere Gründe, die zu einer Unwirksamkeit der Übertragung der Rechte an der

Erfindung führen könnten, sind nicht gegeben.

Die Einsprechende war somit Inhaberin der Rechte an der Erfindung, als der Pa-

tentinhaber diese ohne ihre Einwilligung zur Anmeldung brachte.

2. Die entnommene Erfindung entspricht auch in der tatsächlichen Lösung der

technischen Probleme umfassend dem vom Patentinhaber später angemeldeten

Streitpatent.

a) Die Wesensgleichheit der Erfindung des Streitpatent in der erteilten Fassung

und der Anmeldung der Einsprechenden (Anl. 8 zum SchrS v. 10.8.2010) gemäß

Hauptantrag ist gegeben. Das Streitpatent in der am DPMA eingereichten Fas-

sung (DE 10 2006 052 602 A1) und die Patentanmeldung DE 10 2007 016 326 A1

der Einsprechenden (Anl. 8) sind in den Ansprüchen, Beschreibung wie auch den

Figuren weitgehend identisch und gehen offensichtlich beide auf einen Entwurf ei-

ner Patentanmeldung (Anl. 6) zurück, der durc

h die Kanzlei W… pp. auf

Grundlage der Schreiben gemäß Anlagen 3 und 4 (jew. zum SchrS v. 10.8.2010)

des Patentinhabers an die Kanzlei W

… pp. ausgearbeitet wurde. Die Merk-

male des geltenden Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptan-

trag des Streitpatents (DE 10 2006 052 602 B4) sind dabei bereits in den Pa-

tentansprüchen 1 und 9 sowie auf Seite 3, Absatz 3 der genannten Anlage 6 be-

schrieben.

Die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 sind auf Seite 6, Zeilen 8 bis 18 der An-

lage 6 bzw. wortgleich im Absatz [0020] der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) be-

schrieben.

Die Ansprüche 3 bis 21 des Streitpatents in der erteilten Fassung entsprechen

weitgehend wörtlich den Ansprüchen 3 bis 21 der Anlage 6 bzw. der Anmeldung

der Einsprechenden (Anl. 8). Lediglich die Ansprüche 16 und 17 sind geringfügig

unterschiedlich formuliert, weil im Anspruch 16 beim Streitpatent als Regelgröße

- 23 -

der Öffnungsquerschnitt und im Anspruch 17 als Bezugsgröße der höchste Stau-

druck angegeben ist, während bei der Anmeldung der Einsprechenden (Anl. 8) im

Anspruch 16 als Regelgröße die Druckdifferenz und im Anspruch 17 als Bezugs-

größe der geringste Volumenstrom angegeben ist. Da jedoch an dem Werkzeug

mit dem geringsten erforderlichen Volumenstrom auch der höchste Staudruck an-

liegt, ist hierin kein inhaltlicher Unterschied zu erkennen.

b) Auch die eingereichten, nachfolgenden Hilfsanträge 1 bis 4 sind im Ergebnis

als wesensgleich zu der entnommenen Erfindung anzusehen.

aa) Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber dem Hauptantrag

ergänzten Merkmale des Streitpatents sind bereits auf Seite 3, letzter Absatz bis

Seite 4, 2. Absatz der Anlage 6 sowie (wortgleich) in den Absätzen [0011]

und [0012] der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) vorbeschrieben. Hieraus geht klar

hervor, dass auch für den Fall, dass gleichzeitig mehrere Werkzeuge im Einsatz

sind, die Kühlmittelversorgung ebenfalls mengengeregelt über die Druckdifferenz

Δp am Regelventil und somit mithin p/Q- geregelt erfolgen soll.

bb) Auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 des Streitpatents ist wesens-

gleich mit der Anmeldung der Einsprechenden (Anl. 8). Die im Patentanspruch 1

gemäß Hilfsantrag 2 gegenüber dem Hilfsantrag 1 ergänzten Merkmale des

Streitpatents sind zwar nicht wörtlich in der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) bzw.

der Anlage 6 beschrieben, jedoch sinngemäß aus dem Anspruch 17 der

DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) bzw. der Anlage 6 entnehmbar, weil an dem

Werkzeug mit dem geringsten erforderlichen Volumenstrom auch der höchste

Staudruck anliegt. Zudem ist bezüglich der Verwendung eines (einzigen) Werk-

zeugs bereits im Absatz [0010] der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) und wortgleich

auf Seite 3, vorletzter Absatz der Anlage 6 beschrieben, dass der Versorgungs-

druck, der dem Systemdruck entspricht, nur um eine geringe Druckdifferenz über

dem am Werkzeug auftretenden Druck liegen soll, so dass es völlig auf der Hand

- 24 -

liegt, dass der Systemdruck bei mehreren Werkzeugen nur geringfügig über dem

höchsten Staudruck der Werkzeuge liegen muss.

cc) Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 gegenüber dem Hilfsantrag 2

ergänzten Merkmale, wonach die verschiedenen Staudrücke an den Werkzeugen

über Wechselventile erfasst werden, wobei der hierbei höchste Staudruck einer

Pumpe als hydraulischer Drucksollwert zugeführt wird, sind nicht wörtlich der

DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) und der Anlage 6 zu entnehmen. Jedoch ist es

bezüglich der Verwendung eines (einzigen) Werkzeugs bereits in den Absät-

zen [0009] sowie [0028] bis [0031] der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) und wort-

gleich auf Seite 3, mittl. Absatz sowie Seite 8, Zeilen 15 bis Seite 9, Zeilen 12 der

Anlage 6 i. V. mit der jeweiligen Darstellung in Figur 1 beschrieben, dass dort der

Staudruck über die Druckwaage 13 und das Regelventil 14 erfasst und als hyd-

raulischer Drucksollwert einer druckförderstomgeregelte Kolbenpumpe 12 zuge-

führt wird, was als „Load Sensing Prinzip“ bereits den Anlagen 3 und 4 zu ent-

nehmen ist, welche die Vorlage zur Ausarbeitung der Anlage 6 und der

DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) bildet.

Sofern bei der Verwendung von mehreren Werkzeugen auch dieses „Load Sen-

sing Prinzip“ Anwendung finden soll, ist es für den Fachmann, einem Diplom-In-

genieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen in der Hydraulik

völlig naheliegend, dass dann der Staudruck vor jedem Werkzeug einzeln erfasst

werden muss, um festzustellen wo der höchste Staudruck anliegt und wie hoch

dieser ist. Der Fachmann ist stets bestrebt, Kosten und Aufwand zu minimieren.

Daher wird der Fachmann, entgegen der Auffassung des Patentinhabers, bei der

Übertagung des offenbarten „Load Sensing Prinzip“ von einem (einzigen) Werk-

zeug auf mehrere Werkzeuge nicht einfach das Lösungsprinzip entsprechend der

Figur 1 einschließlich der Pumpe vervielfältigen, sondern lediglich über an sich

bekannte einfache Wechselventile den Staudruck vor jedem Werkzeug erfassen

und auswerten. Mit Kenntnis der technischen Lehre, wie sie der Anlage 6 oder der

DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) zu entnehmen ist, gelangt der Fachmann ohne

- 25 -

erfinderisches Zutun zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß

Hilfsantrag 3 des Streitpatents.

Somit liegt hinsichtlich des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 allenfalls Teil-

identität ohne einer erfinderischen Hinzufügung mit der Anmeldung der Einspre-

chenden (Anl. 8) vor, so dass das Patent auch mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfs-

antrag 3 zu widerrufen ist (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 21, Rn. 48).

dd) Das Patent ist schließlich auch unter Zugrundelegung des Patentanspruchs 1

gemäß Hilfsantrag 4 zu widerrufen. Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4

gegenüber dem Hilfsantrag 3 ergänzten Merkmale sind bereits vollständig in den

Ansprüchen 15 und 16 der DE 10 2007 016 326 A1 (Anl. 8) und der Anlage 6 be-

schrieben. Da der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 im Übrigen dieselben

Merkmale aufweist, die in dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 aufgeführt

sind, ist das Vorliegen einer Teilidentität ohne einer erfinderischen Hinzufügung

diesbezüglich übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführun-

gen zum Hilfsantrag 3 wird verwiesen.

3. Die beantragte Kostenauferlegung auf den Patentinhaber war nicht

auszusprechen. Im Einspruchs-Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der eige-

nen Kostentragung, so dass im Regelfall jeder Beteiligte unabhängig vom Aus-

gang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt, sofern nicht aus Gründen der Bil-

ligkeit eine Kostenauferlegung gemäß § 80 Abs. 1 PatG erfolgt. Eine Kostenauf-

erlegung bedarf danach besonderer, über den normalen Verfahrensgang hinaus-

gehender Umstände, wie sie sich insbesondere aus einem erheblichen Verstoß

eines Verfahrensbeteiligten gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht er-

geben können (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Aufl. § 80 Rdn. 9). Wer in vorwerfba-

rer Weise durch Nachlässigkeit, Säumnis oder sonstige vermeidbare Störungen

des Verfahrensablaufs unnötige Kosten verursacht, hat diese billigerweise zu tra-

gen (Schulte a. a. O., § 80 Rdn. 13). Derartige Gesichtspunkte sind jedoch im vor-

liegenden Fall nicht erkennbar. Der bloße Umstand, dass der Patentinhaber eine

andere rechtliche Wertung des Prozessstoffes vertreten hat, ist prozesstaktisch

- 26 -

weder ungewöhnlich noch ist darin ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfalts-

pflichten zu sehen. Weitere konkrete Anhaltspunkte, die einen Verstoß des Pa-

tentinhabers bzw. seiner Vertreter gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht nahele-

gen könnten, sind vorliegend aber weder vorgetragen noch sonst für den Senat

ersichtlich.

4. Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen besteht nicht. Der Senat hatte we-

der über eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 100

Abs. 2 Nr. 1 PatG), noch erforderte es die Fortbildung des Rechts oder die Siche-

rung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG), da lediglich

über Rechtsfragen des Einzelfalles, insbesondere die Auslegung von Willenserklä-

rungen der Beteiligten anhand höchstrichterlich anerkannter Auslegungsregeln

sowie über technische Gegebenheiten zu entscheiden war.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt

war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der

Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen

oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-

zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah-

rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

- 27 -

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung

ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Zehendner

Rippel

Dorfschmidt

Heimen