Urteil des BPatG vom 11.07.2018
Urteil vom 11.07.2018
ECLI:DE:BPatG:2018:110718B7Wpat1.17.0
BUNDESPATENTGERICHT
7 W (pat) 1/17
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am:
11. Juli 2018
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 11 2006 001 878.7
wegen Prüferablehnung
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2018 durch
den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin
Dr. Schnurr
- 2 -
beschlossen:
Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwer-
degebühr werden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Anmelderin reichte am 18. August 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität
einer deutschen Voranmeldung vom 13. September 2005 die internationale An-
meldung PCT/EP2006/008137 mit der Bezeichnung „Scheinwerferlinse für einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer“ ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestim-
mungsstaat an. Am 16. Januar 2008 übersandte die Anmelderin durch ihre pa-
tentanwaltlichen Vertreter dem Deutschen Patent- und Markenamt Unterlagen für
die Einleitung der nationalen Phase der internationalen Anmeldung für die Ertei-
lung eines Patents und stellte zugleich Prüfungsantrag.
Mit Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2012 wies die Prüfungsstelle für
Klasse F21V, besetzt mit Prüferin Dr. O…, unter Verweis auf die Entgegen-
haltungen 1 (JP 09208240 A) und 2 (US 2003/174509 A1) darauf hin, dass Pa-
tentanspruch 1 mangels Neuheit, die nebengeordneten Patentansprüche 12 und
14 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar seien. Auch die Unteransprü-
che ließen nichts erkennen, was die Patentfähigkeit begründen könne. Die Anmel-
derin bat mit Schriftsatz vom 7. Januar 2013 mit näheren Ausführungen darum,
die Bedenken fallen zu lassen, insbesondere weil die Entgegenhaltung 1 keine
Linse, sondern lediglich eine Abdeckung offenbare, und verwies in diesem Zu-
sammenhang auf die Innovationspreise, die die Anmelderin für die beanspruchte
Linse erhalten habe. Sie reichte zudem zwei Hilfsanträge ein.
- 3 -
Am 17. November 2015 fand eine Anhörung statt, in der die Anmelderin den bis-
herigen Hilfsantrag 1 zum neuen Hauptantrag und den bisherigen Hilfsantrag 2
zum neuen Hilfsantrag 1 machte; zusätzlich stellte sie in der Anhörung neue Hilfs-
anträge 2 bis 6. Die Prüferin verwies auf die weiteren Entgegenhaltungen 3
(WO 03/087893 A1) und 4 (DE 10 2004 048 500 A1) sowie darauf, dass sie Pa-
tentanspruch 1 in der Fassung gemäß neuem Hauptantrag und neuen Hilfsanträ-
gen 1 bis 3 gegenüber einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen 1 und 3 als
nicht erfinderisch ansehe. Zur Gewährbarkeit der Hilfsanträge 4 bis 6 äußerte sich
die Prüferin anschließend in einem gesonderten Bescheid vom
25. November 2015. Darin hielt sie Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 4
bis 6 mangels Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4 für nicht gewährbar,
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 zusätzlich auch schon mangels Klarheit.
Die Anmelderin, die zur Stellungnahme auf den Bescheid eine Fristverlängerung
erhalten hatte, trat dieser Beurteilung mit Schriftsatz vom 28. April 2016 entgegen
und reichte zugleich Belege dafür ein, dass der englische Begriff „lens“ mit „Streu-
scheibe“ übersetzt werden könne.
Durch Beschluss vom 29. Juni 2016 wies die Prüfungsstelle für Klasse F21V, be-
setzt mit derselben Prüferin, die Patentanmeldung zurück, weil der Patentan-
spruch 1 gemäß Hauptantrag sowie gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 6 jeweils nicht
patentfähig sei. Bezüglich der Entgegenhaltung 1 wird ausgeführt, dass es sich bei
der dort beschriebenen Linse explizit um eine Scheinwerferlinse (head light lens)
handele. Der in der Anhörung und im Schriftsatz vom 28. April 2016 von der An-
melderin vertretenen Auffassung, dass der Begriff „lens“ eine „Streuscheibe“ of-
fenbare, könne nicht gefolgt werden. Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag
beruhe ausgehend von der Entgegenhaltung 1 unter Berücksichtigung selbstver-
ständlichen fachmännischen Handelns und der Lehre der Entgegenhaltung 3 nicht
auf erfinderischer Tätigkeit. Auch Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1
bis 3 sei dem Fachmann jeweils durch eine Zusammenschau der Entgegenhal-
tungen 1 und 3 nahegelegt. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß den
Hilfsanträgen 4 und 5 fehle jeweils die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4.
- 4 -
Dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 6 sei auch in Zusammen-
schau mit den Zeichnungen und der Beschreibung nicht zweifelsfrei zu entneh-
men, was unter Schutz gestellt werden solle. Der Auffassung der Anmelderin fol-
gend sei der fragliche Abstand H3 als die Höhe des Linsenrandes auf der der
Lichtquelle zuzuwendenden Linsenoberfläche auszulegen. Aber auch dem so ver-
standenen Gegenstand fehle die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4.
Gegen diesen ihr am 2. Juli 2016 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin am
13. Juli 2016 Beschwerde eingelegt und zugleich die Beschwerdegebühr entrich-
tet.
Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Anmelderin die Begründung der Be-
schwerde eingereicht und zugleich beantragt, einen anderen Prüfer über die Ab-
hilfe entscheiden zu lassen, da die Besorgnis der Befangenheit bestehe.
Die Begründung des Ablehnungsantrags wird im Wesentlichen darauf gestützt,
dass die Ausführungen in dem Zurückweisungsbeschluss nur durch Befangenheit
der Prüferin zu erklären seien. Hierfür führt die Anmelderin eine Reihe von Ge-
sichtspunkten an:
So halte die Prüferin bezüglich des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung E1
- entgegen den Gesetzen und den Grundlagen der Optik - daran fest, dass diese
Schrift eine Linse offenbare.
Zum Begriffsinhalt des englischen Wortes „lens“ habe die Anmelderin Fachliteratur
eingereicht, aus der hervorgehe, dass „lens“ sowohl für „Linsen“ als auch für Ab-
deckungen bzw. (Streu-) Scheiben gebraucht werde. Es sei unverständlich, dass
es für die Prüfungsstelle überhaupt einer derartigen Erläuterung bedürfe und dass
diese fundamentale Doppeldeutigkeit der Prüfungsstelle nicht bekannt sei.
- 5 -
Wider besseres Wissen behaupte die Prüferin, dass die in japanischer Sprache
abgefasste E1 den englischen Begriff „head light lens“ verwenden bzw. offenbaren
würde.
Zudem habe die Prüferin das Volumen des Randes des in E1 offenbarten Deckels
falsch als „offensichtlich im einstelligen Prozentbereich des Volumens des De-
ckels“ liegend angenommen.
Bezüglich des Offenbarungsgehalts der E4 sehe die Prüferin ein Verhältnis des
Volumens des Randes zum Gesamtvolumen der Scheinwerferlinse von 2 bis 4 %
offenbart, was jedoch pure Spekulation darstelle. Die von der Anmelderin ange-
stellte Berechnung ignoriere die Prüferin mit dem Hinweis, dass E4 keinen Hin-
weis enthalte, dass in den Figuren 1, 2a und 2b eine maßstabsgetreue Darstellung
gegeben sei. Gleichwohl vermöge sie in E1 zu erkennen, dass offensichtlich ein
einstelliges Volumenverhältnis vorliege. Die Prüferin sei somit in ihrer Beurteilung
der Entgegenhaltungen vollkommen widersprüchlich und nehme bestimmte Volu-
menverhältnisse ohne jegliche Begründung und Berechnung bezüglich der einen
Entgegenhaltung an, wohingegen ausführliche Berechnungen der Anmelderin be-
züglich einer anderen Entgegenhaltung - wegen eines fehlenden Hinweises, dass
eine maßstabsgetreue Darstellung gegeben sei - ignoriert würden. Die Prüferin
setze sich nicht mit der ausführlichen Berechnung der Volumenverhältnisse der
Anmelderin auseinander und verletze daher in grober Weise das Recht der An-
melderin auf rechtliches Gehör. Dies und der Umstand, dass der angefochtene
Beschluss in Bezug auf die Beurteilung der Entgegenhaltungen, je nachdem, was
für die Prüfungsstelle nützlich sei, unterschiedliche Maßstäbe an die Offenbarung
anlege, vermöge sich die Anmelderin nur mit Befangenheit zu erklären.
Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erschöpfe sich der angefochtene Be-
schluss in der Behauptung, dass der Fachmann ausgehend von E1 mit Hilfe sei-
nes fachmännischen Handelns und unter Berücksichtigung von E3 zu der erfin-
dungsgemäßen Lehre gelange. Dies sei reine Spekulation und erfülle nicht die
- 6 -
Kriterien, die die Rechtsprechung an eine naheliegende Zusammenschau von
Entgegenhaltungen stelle. Die von der Anmelderin erhaltenen Innovationspreise
seien als Lob der Fachwelt ein deutliches Beweisanzeichen für erfinderische Tä-
tigkeit. Diese Beweisanzeichen würden im angefochtenen Beschluss vollkommen
ignoriert, so dass auch aus diesem Grunde das Recht der Anmelderin auf rechtli-
ches Gehör grob verletzt sei.
Bezüglich Hilfsantrag 1 erschöpfe sich der angefochtene Beschluss in der Fest-
stellung, dass mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 durch Zusam-
menschau von E1 und E3 nahegelegt sei, lasse jedoch offen, wie eine Blende in
dieser Zusammenschau vorgesehen sein könnte. Die Begründung sei somit un-
vollständig und rechtsfehlerhaft.
Im Hinblick auf Hilfsantrag 2 sei die Begründung einmal mehr zu Lasten der An-
melderin in sich widersprüchlich. Einerseits werde - bezüglich Hilfsantrag 1 - die in
E1 gezeigte Abdeckung als geeignet zum Einsetzen als Abbildungsoptik angese-
hen; andererseits solle die Abdeckung - i. S. des Hilfsantrags 2 - aus „fused glass“
bestehen, was nicht zusammenpasse.
Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 werde im Zurückweisungsbe-
schluss in unzutreffender Weise als durch E4 vorweggenommen angesehen. Die
von der Prüferin angenommenen Dimensionen - Rand mit einem Volumen von 2
bis 4 % des Volumens der Scheinwerferlinse - stünden in krassem Gegensatz zu
den Dimensionierungen der Figuren. Zu Lasten der Anmelderin werde behauptet,
dass ein Wert H = 7 mm nicht die Ungleichung H > 0,2 mm erfülle, wobei sich die
Prüferin über die einfachsten Grundlagen der Mathematik hinwegsetze.
Auch bei der Zurückweisung des Hilfsantrags 6 sei die Argumentation im Zurück-
weisungsbeschluss unzutreffend und widersprüchlich. Der Abstand H in E4 werde
in Bezug auf eine konkave bzw. plane Linsenoberfläche definiert, dann jedoch
- 7 -
werde von einer konvexen Oberfläche ausgegangen. Der insoweit erhobene Vor-
wurf mangelnder Klarheit werde nicht begründet, was einmal mehr eine Gehör-
verletzung darstelle.
Die Besorgnis der Befangenheit ergebe sich somit aus einer mehrfachen Gehör-
verletzung und grob widersprüchlichen Argumenten in dem Zurückweisungsbe-
schluss, der in seiner Begründung im Sinne eines „cherry pickings“ zu Lasten der
Anmelderin einmal die eine und einmal die andere Position einnehme.
In ihrer dienstlichen Stellungnahme vom 8. September 2016 hat die Prüferin den
Ablauf des Prüfungsverfahrens geschildert und u. a. ausgeführt, dass der Anmel-
derin während des gesamten Prüfungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben worden sei, insbesondere im Rahmen der beantragten Anhörung. Im
Verlauf des Prüfungsverfahrens habe sich gezeigt, dass der Offenbarungsgehalt
des Standes der Technik sowie die erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsstelle
und der Anmelderin unterschiedlich beurteilt würden. Da die unterschiedlichen
Auffassungen, die auch in der Anhörung nicht hätten ausgeräumt werden können,
ausschließlich die inhaltlich-sachliche Beurteilung der zu prüfenden Patentanmel-
dung beträfen, ergebe sich für sie keinerlei Hinweis auf eine nur ansatzweise Be-
fangenheit gegenüber der Anmelderin oder ihrem Vertreter.
Mit Schriftsatz vom 18. September 2016 hat die Anmelderin gerügt, dass die
Ausführungen der Prüferin nicht die Anforderungen an eine dienstliche Äußerung
erfüllten, so dass dem Ablehnungsgesuch der Anmelderin bereits aus diesem
Grunde stattzugeben sei. Dass darin der Verlauf des bisherigen Verfahrens be-
schrieben werde, stehe in keinem Zusammenhang mit der Begründung des Ab-
lehnungsgesuchs. Ebenso komme es auf die Behauptung der Prüferin, wonach
sich keinerlei Hinweise auf eine nur ansatzweise vorhandene Befangenheit ergä-
ben, nicht an, vielmehr habe sich die dienstliche Äußerung auf die Tatsachen zu
beziehen, die der Ablehnende zur Begründung des Ablehnungsgesuchs vorgetra-
gen habe. Es wäre somit die Pflicht der Prüferin gewesen, ausführlich zu den von
- 8 -
der Anmelderin vorgetragenen Tatsachen Stellung zu nehmen, mittels derer die
Befangenheit begründet werde. In der Beschwerdebegründung habe die Anmelde-
rin umfangreich auf Tatsachen verwiesen, die für sich genommen und in ihrer Zu-
sammenschau das Ablehnungsgesuch rechtfertigten. Entgegen ihren Dienst-
pflichten habe die abgelehnte Prüferin nicht zu einer einzigen dieser Tatsachen
inhaltlich Stellung genommen.
Durch Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 27. Oktober 2016 ist das Gesuch auf Ablehnung der zuständigen Prüferin als
unbegründet zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist im Wesentlichen aus-
geführt, unterschiedliche inhaltliche und rechtliche Bewertungen des Sachverhalts
durch die Prüfungsstelle und die Anmelderin seien verfahrensimmanent und
könnten daher in der Regel die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen. Zwar
könnten mehrere für sich jeweils nicht ausreichenden Umstände in ihrem Zusam-
menwirken oder auch völlig abwegige oder offensichtlich fehlerhafte Argumentati-
onsketten dazu führen, dass ein Ablehnungsgesuch berechtigt sei, ein solcher Fall
liege aber nicht vor. Die im Zurückweisungsbeschluss herangezogene Begrün-
dung zur fehlenden Patentfähigkeit des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6
sei nachvollziehbar und lasse keinen Hinweis auf eine eventuelle Befangenheit
erkennen. Eine Überprüfung, ob diese Ausführungen sachlich zutreffend seien,
verbiete sich hier, da dies ausschließlich dem Beschwerdeverfahren gegen den
Zurückweisungsbeschluss vorbehalten sei. Entscheidend sei, dass die Begrün-
dung keine bei objektiver Betrachtung nicht nachvollziehbaren Argumente ent-
halte, die eine Voreingenommenheit der Prüferin vermuten ließen.
So sei es nicht abwegig, die in E1 gezeigte, im englischen Abstract sowie der Ma-
schinenübersetzung mit „head light lens“ bezeichnete Vorrichtung als Scheinwer-
ferlinse zu übersetzen. Auch der von der Anmelderin im Zusammenhang mit „head
light lens“ vermutete Verstoß gegen Naturgesetze könne so nicht bestätigt wer-
den. Soweit es die Bewertung der Neuheit im Lichte von E4 angehe, möge es
sein, dass sich die Prüferin durchaus im Grenzbereich des Offenbarten bewegt
- 9 -
habe, aber völlig abwegig oder offensichtlich fehlerhaft seien deren Überlegungen
nicht, so dass sich hieraus kein Anlass zur Befangenheit ableiten lasse. Gleiches
gelte für die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs. Soweit gerügt werde,
dass die Prüferin die Innovationspeise bei der Beurteilung der erfinderischen Tä-
tigkeit übergangen habe, so könnten derartige Hilfskriterien die inhaltliche Bewer-
tung des Standes der Technik nicht ersetzen. Der Umstand, dass diese nicht aus-
drücklich erwähnt worden seien, lasse daher nicht darauf schließen, dass die
Prüfungsstelle sie nicht auf ihre Bedeutung geprüft habe. Soweit die Anmelderin
bemängele, dass die Prüferin nicht auf wichtige Argumente hinsichtlich der Klar-
heit der Ansprüche eingegangen sei, könne darin kein offensichtlicher Verstoß
gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs gesehen werden, da die Zurückweisung
des Antrags (Hilfsantrag 6) nicht auf mangelnde Klarheit gestützt sei. Auch lasse
die gesamte Verfahrensführung nichts erkennen, was auf eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs hindeute.
Ebenso wenig begründe der angebliche Mangel in der dienstlichen Äußerung eine
Besorgnis der Befangenheit. Das Ablehnungsgesuch stütze sich nämlich aus-
schließlich auf behauptete Verstöße gegen das materielle Recht sowie vermeintli-
ches Fehlverhalten bei der Beurteilung des (insbesondere technischen) Sachver-
halts; in einem solchen Fall müsse nicht zu den einzelnen Sachverhalten Stellung
genommen werden, da dies auf eine nachträgliche Rechtfertigung der getroffenen
Entscheidung hinausliefe (unter Verweis auf BVerwG - A 50/07 - vom
23. Oktober 2007).
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und be-
antragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf
Ablehnung der Patentprüferin Dr. O… - Prüfungsstelle für
Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts - stattzuge-
ben,
- 10 -
hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Zur Begründung wird ausgeführt, Gegenstand des vorliegenden Beschwerdever-
fahrens sei allein die Art und Weise, in der die Prüferin die vorliegende Patentan-
meldung geprüft habe. Aufgrund der Umstände dieser Prüfung habe sich auf Sei-
ten der Anmelderin die Besorgnis gefestigt, dass von Anfang an festgestanden
habe, dass die vorliegende Patentanmeldung nicht erteilt werden solle. Die Prüfe-
rin habe bei ihrer Begründung des Zurückweisungsbeschlusses das Recht der
Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt, sich über Tatsachen hinweggesetzt,
den Vortrag der Anmelderin nicht gewürdigt sowie Fakten falsch dargestellt und
unzutreffende Berechnungen angestellt. Durch die Systematik der gegen die An-
melderin gerichteten Verhaltensmuster der Prüferin ergebe sich Anlass, an deren
Unparteilichkeit und Neutralität gegenüber der Anmelderin zu zweifeln.
Mit näheren Ausführungen trägt die Anmelderin insbesondere zu den Innovations-
preisen als Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit vor, des Weiteren zum
Offenbarungsgehalt von E1 und E4 und zum ungleichen Maßstab bei der Beurtei-
lung deren Offenbarungsgehalts, zur Widersprüchlichkeit bei der Beurteilung von
Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 bezüglich der Verwen-
dung von „fused glass“ als Material für Abbildungsoptiken, zur Beurteilung des
Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 hinsichtlich der doppelten Zuordnung ei-
ner Bedeutung zum Parameter H in E4 und zu der aus ihrer Sicht ungenügenden
dienstlichen Äußerung der Prüferin, mit der diese ihre Pflicht zur Abgabe einer
dienstlichen Äußerung verletzt habe.
In einer Gesamtwürdigung ihrer diversen Pflichtverstöße werde deutlich, dass die
Prüferin alles getan habe, um die Anmeldung zurückweisen zu können. Dieses
Verhalten gehe über das hinaus, was man noch als eine fachlich unzutreffende
Entscheidung bezeichnen könne. Insbesondere das systematische Vorgehen der
- 11 -
Prüferin und die Vielzahl der unzulässigen „Anpassungen“ des Offenbarungsge-
halts der Entgegenhaltungen bestätigten die Besorgnis der Befangenheit. Zudem
sei die Verweigerung einer rechtskonformen dienstlichen Stellungnahme nicht
durch die im angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts gedeckt. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Prüferin mit ih-
rem Verzicht auf eine ordnungsgemäße dienstliche Äußerung die ihr zu Last ge-
legten Pflichtverstöße einräume.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei angesichts der Vielzahl der Verlet-
zungen des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör im angefochtenen
Beschluss der Patentabteilung gerechtfertigt; der Beschluss habe sich in mehre-
ren Punkten nicht mit den Rügen der Anmelderin auseinandergesetzt.
In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Anmelderin seine Argumen-
tation wiederholt und bekräftigt. Insbesondere hat er darauf hingewiesen, dass
sich sein Befangenheitsgesuch nicht auf die abweichende Auffassung der Prüferin
stütze, sondern auf die Art und Weise, in der sie ihre Auffassung im Zurückwei-
sungsbeschluss begründet habe.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat die bean-
tragte Ablehnung der Prüferin wegen Besorgnis der Befangenheit zu Recht zu-
rückgewiesen.
1.
Das mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 gestellte Ablehnungsgesuch ist zuläs-
sig, auch wenn es erst gestellt worden ist, nachdem die Prüferin die Patentanmel-
dung durch Beschluss vom 29. Juni 2016 zurückgewiesen hatte.
- 12 -
Im gerichtlichen Bereich ist ein selbständiges Ablehnungsverfahren auch nach
Erlass der instanzbeendenden Entscheidung durchzuführen, wenn von dem ab-
gelehnten Richter noch weitere Entscheidungen in Nebenverfahren zu treffen sind.
Äußerste Zeitgrenze für die nachträgliche Geltendmachung von Ablehnungsgrün-
den nach § 42 Abs. 2 ZPO ist erst die abschließende Erledigung des Rechtsstreits
durch eine unanfechtbare Entscheidung (vgl. BGH, Beschluss
vom
4. Januar 2001, X ZR 208/99, in juris; Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 42 Rdn. 4 m. w. N.).
Diese für den Zivilprozess aufgestellten Grundsätze sind auf das patentamtliche
Erteilungsverfahren entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall ist die ab-
gelehnte Prüferin für eine weitere Entscheidung in dieser Patentanmeldung zu-
ständig. Nachdem (rechtzeitig) auch Beschwerde gegen den Zurückweisungsbe-
schluss vom 29. Juni 2016 eingelegt worden ist, muss sie nämlich gemäß § 73
Abs. 3 PatG noch darüber entscheiden, ob der Beschwerde abgeholfen oder ob
sie dem Patentgericht vorgelegt werden soll (vgl. auch Senatsbeschluss vom
7. August 2003, 10 W (pat) 57/01).
2.
Das Ablehnungsgesuch ist aber nicht begründet.
Es stützt sich ersichtlich nicht auf Ausschlussgründe des § 41 ZPO - für deren
Vorliegen auch keinerlei Anhaltspunkte bestehen - sondern ausschließlich auf die
Besorgnis der Befangenheit. Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2
ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet,
wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit
des Prüfers zu rechtfertigen. Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur
objektive Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger
Betrachtung die Befürchtung wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht
unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, un-
vernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller, a. a. O.,
§ 42 Rdn. 9).
- 13 -
Hiervon ausgehend geben die von der Anmelderin geltend gemachten
Gründe - die Begründung der Zurückweisung der Patentanmeldung sowie die
dienstliche Äußerung der Prüferin - bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an
der Unvoreingenommenheit der Prüferin zu zweifeln.
a) Aus dem Beschluss über die Zurückweisung der Patentanmeldung vom
29. Juni 2016 ergibt sich kein Anhalt für einen Ablehnungsgrund. Die Anmelderin
rügt im Wesentlichen die tragende Begründung für die Zurückweisung der Patent-
anmeldung, nämlich die von der Prüferin vorgenommene Auslegung des Offenba-
rungsgehalts der Entgegenhaltungen E1 und E4 und die Beurteilung der Neuheit
und Erfindungshöhe.
Die Richter- bzw. Prüferablehnung wegen Befangenheit dient aber nicht dazu, sich
gegen eine für unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Richters bzw. Prüfers zu
wehren (vgl. BGH NJW 2002, 2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prüfers
zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür gegen die Zurückweisung der Patentanmel-
dung vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen,
nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch. Auch auf die Rechtmäßigkeit der
Rechtsanwendung kommt es regelmäßig nicht an (vgl. BGH
NJW-RR 2012, 61,
Tz. 7). Denn selbst fehlerhafte Entscheidungen sind grundsätzlich kein Ableh-
nungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf
Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller, a. a. O, § 42 Rdn. 28
m. w. N.). Dies ist hier nicht feststellbar.
Die Prüferin hat ihre Entscheidung durchweg mit nachprüfbaren Erwägungen in
völlig sachlich gehaltener Ausdrucksweise begründet. Sie hat die Anmeldung nach
Maßgabe der verschiedenen von der Anmelderin gestellten Anträge geprüft und
ist dabei unter Anwendung des im Patentgesetz vorgesehenen Zurückweisungs-
grundes fehlender Patentfähigkeit mangels Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit
zu dem Ergebnis der Zurückweisung der Patentanmeldung gelangt.
- 14 -
Ob ihre Bewertung des Offenbarungsgehalts einzelner Entgegenhaltungen und
ihre Erwägungen zu Fragen der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit zutreffen
oder nicht, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen; vielmehr bleibt es der Sachbe-
schwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung vorbehalten. Dies gilt
insbesondere auch im Hinblick auf die Fragen, ob bei der Entgegenhaltung E1
eine Scheinwerferlinse offenbart ist (wobei sich die Prüferin, wie bei japanischen
Patentdokumenten durchweg üblich, auf eine englische Übersetzung gestützt hat)
und ob dort das Volumen des Randes im einstelligen Prozentbereich des Volu-
mens des Deckels liegt. Entsprechendes gilt bezüglich E4 für das Verhältnis des
Volumens des Randes zum Gesamtvolumen der Scheinwerferlinse und für den
Wert H. Die Ansicht, dass die Auffassung der Prüferin auf einer unsachlichen inne-
ren Einstellung gegenüber der Anmelderin oder auf Willkür beruht, findet weder in
der völlig sachlich gehaltenen Beschlussbegründung noch in sonstigen Umstän-
den eine Stütze.
Soweit die Anmelderin beanstandet, dass die Prüferin widersprüchlich argumen-
tiere, erscheint dies in manchen Punkten durchaus nachvollziehbar, z. B. wenn
einerseits bei E1 die Zeichnungen als maßstabsgetreu interpretiert werden (wes-
halb ihnen nach Meinung der Prüferin ein einstelliges Volumenverhältnis entnom-
men werden kann), andererseits bei E4 wiederum nicht (womit begründet wird,
dass den Berechnungen der Anmelderin nicht zu folgen sei), oder wenn einerseits
die in E1 gezeigte Abdeckung (i. S. des Hilfsantrags 1) als Abbildungsoptik ein-
setzbar, andererseits (i. S. des Hilfsantrags 2) als aus „fused glass“ bestehend
angenommen wird.
Ob diese Ausführungen im Zurückweisungsbeschluss sachlich zutreffen, ist nicht
im Ablehnungsverfahren, das nicht der sachlichen Fehlerkontrolle dient, zu ent-
scheiden, sondern im Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der
Patentanmeldung. Aus der Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung ergibt sich aber -
wie ausgeführt - grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, es sei denn, dies beruhte
auf Voreingenommenheit oder Willkür. Dass diese Ausführungen im Beschluss
- 15 -
ihre Ursache in einer unsachlichen inneren Einstellung der Prüferin gegenüber der
Anmelderin haben, ist nicht feststellbar.
Aus dem Umstand, dass die Prüferin in ihrem Beschluss nicht auf alle Argumente
der Anmelderin eingegangen ist, ergibt sich zudem nicht zwingend ein Verstoß
gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, Art 103 Abs. 1 GG. Hiernach ist
zwar der Prüfer verpflichtet, das Vorbringen der Beteiligten in Erwägung zu zie-
hen. Es ist jedoch grundsätzlich nicht erforderlich, sämtliche Einzelpunkte des
Beteiligtenvorbingens in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu beschei-
den (st. Rspr., z. B. BVerfGE 96, 205, 216; BVerfG NJW 2009, 1584, juris Tz. 14).
Dass die Prüferin in der Begründung des Beschlusses im Rahmen der Prüfung auf
erfinderische Tätigkeit die der Anmelderin verliehenen Innovationspeise nicht er-
wähnt hat, bedeutet somit nicht notwendigerweise, dass sie diese nicht zur Kennt-
nis genommen und in Erwägung gezogen hat, wie schon die Patentabteilung unter
Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 2007, 997 - Well-
nessgerät) zutreffend ausgeführt hat. Hinzu kommt, dass solche Hilfskriterien die
inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen können (vgl.
GRUR 1991, 120 - Elastische Bandage). Aber selbst wenn in der Nichterwähnung
der Innovationspeise im vorliegenden Fall ein Begründungsmangel erblickt werden
sollte, ist auf den Grundsatz zu verweisen, dass sich aus der Fehlerhaftigkeit einer
Entscheidung noch kein Ablehnungsgrund ergibt, es sei denn, diese beruht auf
Voreingenommenheit oder Willkür. Dass die Prüferin bei ihren Ausführungen zu
fehlender erfinderischer Tätigkeit, die sie mit dem ihrer Auffassung nach entge-
genstehenden Stand der Technik nachprüfbar begründet hat, von unsachlichen
Erwägungen geleitet war, ist jedoch nicht feststellbar. Entsprechendes gilt für die
Rügen der Anmelderin, dass die zum Verständnis des englischen Begriffs „lens“
eingereichte Fachliteratur oder ihre Berechnungen zu den Volumenverhältnissen
bei E4 im Beschluss keine Erwähnung gefunden haben.
Auch in der Gesamtheit bietet der Zurückweisungsbeschluss vom 29. Juni 2016
keinen Anhalt für eine Voreingenommenheit der Prüferin. Bei einer Zurückweisung
- 16 -
einer Patentanmeldung liegt es in der Natur der Sache, dass die Beurteilung des
Gegenstands der Patentanmeldung bzw. die Bewertung der Offenbarung von Ent-
gegenhaltungen durch den Prüfer von der des Anmelders abweicht. Mit ihrer
Rüge, dass die Prüferin vorliegend „systematisch“ vorgegangen sei, um zu dem
gewünschten Ergebnis zu gelangen, kann die Anmelderin somit nicht durchdrin-
gen, denn dies ist einem Beschluss über die Zurückweisung einer Patentanmel-
dung typischerweise immanent.
b) Auch aus der dienstlichen Erklärung der Prüferin vom 8. September 2016
ergibt sich kein Ablehnungsgrund.
Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen (wei-
teren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa, wenn sie eine unzulängliche oder
unsachliche Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen
oder eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung enthält (vgl.
Zöller, a. a. O., § 42 Rdn. 24). Dafür bestehen jedoch im vorliegenden Fall keine
Anhaltspunkte.
Die Prüferin hat zwar in ihrer Äußerung nur den bisherigen Verlauf des Verfahrens
dargestellt und im Hinblick darauf, dass es ausschließlich um die inhaltlich-sachli-
che Beurteilung der zu prüfenden Patentanmeldung gehe, sich nicht für befangen
erklärt; dagegen hat sie nicht zu den einzelnen Ablehnungsgründen der Anmelde-
rin Stellung genommen. Dies ist entgegen der Auffassung der Anmelderin aber
auch nicht erforderlich gewesen.
Denn nach der Rechtsprechung dient die dienstliche Äußerung gemäß § 44 Abs. 3
ZPO der weiteren Sachaufklärung und Tatsachenfeststellung. Da es hier aus-
schließlich um die Art und Weise der Begründung eines Zurückweisungsbeschlus-
ses geht und die in Rede stehende Entscheidung der Prüferin vorliegt, scheidet
eine weitergehende Tatsachenfeststellung aus (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61
Tz. 11). Von einer Würdigung des Ablehnungsgesuchs hat der abgelehnte Richter
- 17 -
bzw. Prüfer zumindest grundsätzlich Abstand zu nehmen (vgl. BGH a. a. O). Eine
inhaltliche Stellungnahme zu den Ablehnungsgründen liefe hier auf eine nachträg-
liche Rechtfertigung der Entscheidung hinaus und trüge zur Sachverhaltsaufklä-
rung nichts bei (so auch die bereits im angefochtenen Beschluss zitierte Entschei-
dung BVerwG, Beschluss vom 23. Oktober 2007, 9 A 50/07).
3.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen.
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach
§ 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und an-
gemessener Sachbehandlung der Erlass eines (Zurückweisungs-) Beschlusses
nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung
der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG,
10. Aufl., § 73 Rdn. 135 m. w. N.). Diese Voraussetzungen können hier schon
deshalb nicht als erfüllt angesehen werden, weil die Beschwerde ohne Erfolg ge-
blieben ist. Zwar kann auch bei erfolgloser Beschwerde eine Rückzahlung in Be-
tracht zu ziehen sein, doch sind Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung rechtferti-
gen könnten, weder ersichtlich noch dargetan. Eine Vielzahl von Verletzungen des
Anspruchs auf rechtliches Gehör, wie die Anmelderin geltend macht, ist im ange-
fochtenen Beschluss der Patentabteilung nicht erkennbar. In diesem Zusammen-
hang ist auf die schon zitierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu
verweisen, wonach es grundsätzlich nicht erforderlich ist, sämtliche Einzelpunkte
des Beteiligtenvorbingens in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu be-
scheiden (z. B. BVerfGE 96, 205, 216; BVerfG NJW 2009, 1584, juris Tz. 14).
4.
Für die hilfsweise beantragte Zulassung der Rechtsbeschwerde hat der Se-
nat keinen Anlass gesehen. Die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ableh-
nungsgesuch auftretenden Rechtsfragen, insbesondere ob sich aus der Fehler-
haftigkeit einer Entscheidung ein Ablehnungsgrund ergeben kann, sind höchst-
richterlich geklärt.
- 18 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Rauch
Püschel
Dr. Schnurr
Pr