Urteil des BPatG vom 02.08.2018

Urteil vom 02.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:020818U5Ni17.16EP.0

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

5 Ni 17/16 (EP)

hinzuverbunden

5 Ni 18/16 (EP)

und

5 Ni 19/16 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

An Verkündungs Statt

zugestellt am

2. August 2018

…

In der Patentnichtigkeitssache

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent 1 261 177

(DE 502 04 826)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 7. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Voit,

- 3 -

die Richterin Martens und die Richter

Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer,

Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 1 261 177 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

II.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

EP 1 261 177 (Streitpatent), das am 16. April 2002 angemeldet wurde und die

Priorität der deutschen Anmeldung DE 101 22 422 vom 9. Mai 2001 in Anspruch

nimmt. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung: „Verfahren und Vorrichtung zum

Einstellen der Bandbreite einer Verbindung zwischen mindestens zwei

Kommunikationsendpunkten in einem Datennetz“ und umfasst 12

Patentansprüche. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 lauten nach der Streitpatentschrift

(EP 1 261 177 B1) wie folgt:

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6

und der auf Patentanspruch 7 rückbezogenen Ansprüche 8 bis 12 wird auf die

Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer am 4. Februar 2016 eingereichten Klage macht die Klägerin aus dem

Verfahren 5 Ni 17/16 (EP) – im folgenden kurz Klägerin zu 1 – mangelnde

Patentfähigkeit der Gegenstände des Streitpatents geltend und zwar aufgrund

mangelnder Neuheit sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin zu 1 stützt ihren Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit auf folgende

Dokumente:

Auszug aus der Klageschrift im Verletzungsstreit vor dem

Landgericht München I, Aktenzeichen 7 O 17756/15

Auszug aus dem Register des DPMA vom 2. Februar 2016

zum Aktenzeichen 502 04 826.3

Streitpatentschrift EP 1 261 177 B1

Offenlegungsschrift EP 1 261 177 A2

- 7 -

Anthony S. Acampora: „An Introduction to Broadband

Networks“, veröffentlicht im Jahr 1994, Deckblatt, Einleitung

("Preface"), Inhaltsverzeichnis, Seiten 199-212

T5a

Anthony S. Acampora: „An Introduction to Broadband

Networks“, Plenum Press, 1994, Seiten 1-36

US 5 889 956 A

US 5 673 253 A

WO 00/13369 A2

GB 2 345 613 A

T10

Merkmalsgliederung des Streitpatentanspruchs 1

T11

Andrew S. Tanenbaum: „Computer Networks“, 3. Auflage von

T11a

T12

Larry S. Peterson et al.: „Computer Networks“, 1996, S. 150-

188

T13

Abhijit S. Pandya und Ercan Sen: "ATM Technology for

Broadband Telecommunications Networks", CRC Press,

1999, S. 27-28, 44-47, 58, 60, 145-149, 177-184, 191;

T14

Chung-Ju Chang, Chih-Hen Lin, Dah-Sheng Guan und Ray-

Guang Cheng: "Design of a Power-Spectrum-Based ATM

Connection Admission Controller for Multimedia

Communications", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL

ELECTRONICS, VOL. 45, NO. 1, 1998;

T15

RFC 1633 "Integrated Services in the Internet Architecture: an

Overview" , Internet Engineering Task Force (IETF), 1994

T16

Stephen McQuerry, Kelly McGrew und Stephen Foy: "Cisco

Voice over Frame Relay, ATM and IP", Cisco Press, 2001,

S. 132;

T16a

T17

RFC 1577 "Classical IP and ARP over ATM", Internet

Engineering Task Force (IETF), 1994.

- 8 -

T18

Technischer Report ETSI TR 101 694 V3.0.2: ,,Asynchronous

Transfer Mode (ATM); Provision of internet applications via

ATM based networks and interworking with IP networks",

September 1999;

T19

D. Bonjour et al.: ,,Internet applications over native ATM',

Computer Networks and ISDN Systems, Volume 30, Issue 12,

13 July 1998, S. 1097 - 1110.

Mit ihrer unter dem Aktenzeichen 5 Ni 18/16 (EP) gemeinsam erhobenen Klage

vom 4. Februar 2016 greifen die Huawei Technologies Deutschland GmbH (kurz

Klägerin zu 2) und die Vodafone GmbH (kurz Klägerin zu 3) das Streitpatent

ebenfalls in vollem Umfang an. Sie machen geltend, das Streitpatent sei wegen

mangelnder Patentierbarkeit (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische

Tätigkeit) für nichtig zu erklären. Zudem sei das Streitpatent auch wegen

unzulässiger Erweiterung und wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu

erklären.

Die Klägerinnen zu 2 und 3 stützen ihren Vortrag auf folgende Dokumente:

Offenlegungsschrift EP 1 261 177 A2

Auszug aus der Klageerweiterung im Verletzungsstreit vor dem

Landgericht München I

NK1

W0 00/49824 A1

NK2

US 5 687 167 A

NK3

EP 1 011 230 A2

NK3a

NK4

UMTS Standard Release 4, bestehend aus NK4a bis NK4d:

NK4a

Signalling Procedures, veröffentlicht März 2001

NK4b

over Iu, veröffentlicht März 2001

- 9 -

NK4c

veröffentlicht Dezember 2000

NK4d

Signalling, veröffentlicht März 2001

NK5

WO 00/62494 A1

NK6

US 4 625 308 A

NK7

Anthony S. Acampora: „An Introduction to Broadband

Networks“, veröffentlicht im Jahr 1994, Deckblatt, Einleitung

("Preface"), Inhaltsverzeichnis, Seiten 199-212

NK8

US 5 889 956

NK9

Handbuch zur Software Fritz!32, veröffentlicht im Juli 2000,

(Handbuch)

NK10

NK11

NK12

NK13

NK4a-pub

NK4b-pub

NK4c-pub

NK4d-pub

NK4c*-pub

NK4d*-pub

- 10 -

NK4e-pub

NK4c*

veröffentlicht am 7. November 2000,

NK4d*

Signalling”, veröffentlicht am 13. Februar 2001,

NK4e

13. Februar 2001.

NK14

September 1997.

NK15

März 1990.

Die Klägerin zu 4 aus dem Verfahren 5 Ni 19/16 (EP) greift mit ihrer

Nichtigkeitsklage vom 5. Februar 2016 das Streitpatent lediglich teilweise an und

zwar im Umfang des Patentanspruchs 1. Insoweit macht sie geltend, das

Streitpatent sei wegen mangelnder Patentierbarkeit (mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tätigkeit) für nichtig zu erklären. Zudem sei das

Streitpatent im Umfang des Anspruchs 1 auch wegen unzulässiger Erweiterung

und wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu erklären. Ihren Vortrag

insbesondere zur fehlenden Patentfähigkeit stützt die Klägerin zu 4 auf die

Dokumente, die bereits die Klägerinnen zu 2 und 3 vorgelegt haben.

Die Klägerinnen zu 1, 2 und 3 beantragen,

das europäische Patent 1 261 177 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang für nichtig zu erklären.

- 11 -

Die Klägerin zu 4 beantragt,

das europäische Patent 1 261 177 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des

Patentanspruchs 1 teilweise für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt zuletzt,

die Nichtigkeitsklagen kostenpflichtig abzuweisen, hilfsweise

nach Maßgabe der als Anlagen HA1 bis HA4 überreichten

Hilfsanträge I bis IV gemäß Schriftsatz vom 25.01.2018, des

Hilfsantrags IVa, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom

07.03.2018, sowie der als Anlagen HA5 bis HA9 überreichten

Hilfsanträge V bis IX gemäß Schriftsatz vom 25.01.2018, in

dieser Reihenfolge.

Die Klägerinnen beantragen im Umfang ihres jeweiligen Angriffs auf das

Streitpatent auch insoweit dessen Nichtigerklärung.

Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Anlagen HA1 bis HA9

des Schriftsatzes vom 25.1.2018 sowie auf das Sitzungsprotokoll vom

7. März 2018 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. In

der mündlichen Verhandlung rügt sie darüber hinaus die Zulässigkeit der beiden

Klagen aus dem Verfahren 5 Ni 18/16 (EP) wegen Einzahlung lediglich einer

Klagegebühr. Sämtliche Klagen seien darüber hinaus auch abzuweisen, da das

Streitpatent jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand

habe. Es sei nicht unzulässig erweitert und seine Lehre ausführbar. Die

Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 seien neu und

- 12 -

beruhten auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem von den

Nichtigkeitsklägerinnen geltend gemachten Stand der Technik.

Zur Stützung ihres Vortrags reicht die Beklagte folgende Dokumente ein:

T9‘

WO 99/66689 A1

T9a‘/NK13a

Merkmalsanalyse der Streitpatentansprüche 1 und 7

Auszug aus Wikipedia vom 21.11.2016 zu DS0

Auszug aus Wikipedia vom 21.11.2016 zu AAL2

Michael Norton: „Basics of Network Segmentation: Switching

and Bridging", vom 16. März 2001, abgerufen über das Archiv

des Verlags O'Reiily

(http://archive.oreilly.eom/pub/a/network/

2001/03/16/net_2nd_lang.html)

B4 über Wayback Machine;

(https://web.archive.org/web/20010416233327...).

Barden, R. et al.: Request for Comments (RFC) 2205,

September 1997.

Abdruck von https://de.wikipedia.org/wiki/Router vom

24.02.2018

ETSI Webseite zu NK4a

ETSI Webseite zu NK4d

B10

B11

B12

Europäischen Patentamts zum Verfahren T 401/12 vom

8. November 2017

B13

Zwischenmitteilung der Beschwerdekammer 3.4.01 des

Europäischen Patentamts zum Verfahren T 401/12 vom

15. September 2017

- 13 -

Der Senat hat die insgesamt drei Nichtigkeitsklagen zur gemeinsamen

Verhandlung und Entscheidung nach § 147 ZPO verbunden. Mit einem Hinweis

nach § 83 Abs. 1 PatG vom 14. November 2017 hat er den Parteien die

Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer

Bedeutung sind.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll

vom 7. März 2018 sowie auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

- 14 -

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Nichtigkeitsklagen sind zulässig. Dies gilt entgegen der Ansicht der Beklagten

auch für die von der Klägerin zu 2 (Huawei Technologies Deutschland GmbH) und

der Klägerin zu 3 (Vodafone GmbH) im Verfahren 5 Ni 18/17 (EP) gemeinsam

erhobene Klage, die von einem gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit

demselben Klageantrag und denselben Nichtigkeitsgründen eingereicht wurde.

Unter diesen Voraussetzungen ist ausnahmsweise nur eine Klagegebühr zu

zahlen (vgl. BGH GRUR 87, 348 – Bodenbearbeitungsmaschine). Soweit die

Beklagte sich auf den bei Schulte/Voit, PatG, 10. Auflage, § 81, Rdn 66 und

Fn 153 zitierten Beschluss des 5. Senats vom 20. September 2012 (5 Ni

58/11(EP)) beruft, wonach bei gemeinsamer Klageerhebung mehrerer rechtlich

selbständiger Klageparteien in einem solchen Fall jede Klagepartei eine

gesonderte Gebühr zu zahlen habe, hält der Senat an dieser Entscheidung nicht

länger fest.

Eine gesonderte Klagegebühr ist auch nicht im Laufe des Verfahrens dadurch

fällig geworden, dass sich Patentanwalt Dr. Pelzer für die Klägerin zu 3 bestellt

hat. Wie die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen zu 2 und 3 im Termin

übereinstimmend vorgetragen haben, erfolgte lediglich eine zusätzliche Bestellung

von Patentanwalt Dr. Pelzer zu dem Zweck, eine arbeitsteilige Bearbeitung des

umfangreichen Streitstoffes vornehmen zu können. Entgegen der Ansicht der

Beklagten waren somit die Klägerinnen zu 2 und 3 weiterhin durch einen

gemeinsamen Prozessbevollmächtigten vertreten, so dass weder eine zweite

Klagegebühr hätte eingezahlt werden müssen, noch deren Nichtzahlung aus

diesem Grund die Fiktion nach § 6 Abs. 2 PatKostG ausgelöst hätte.

Die Nichtigkeitsklagen sind auch begründet. In der erteilten Fassung ist das

Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären, Artikel II § 6

Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52 bis

56 EPÜ. Es kann auch nicht in einer der Fassungen Bestand haben, mit denen die

Beklagte das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung hilfsweise verteidigt hat,

- 15 -

denn keiner seiner Gegenstände, soweit damit das Streitpatent in zulässiger

Weise verteidigt wird, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Einstellen der Bandbreite einer

Verbindung zwischen mindestens zwei Kommunikationsendpunkten in einem

Datennetz sowie eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens (vgl.

Steitpatentschrift, Absatz [0001]).

Die Lehre des Streitpatents geht davon aus, dass Sprachverbindungen in

Telekommunikationsnetzen bisher überwiegend verbindungsorientiert aufgebaut

würden, wobei eine Leitung zwischen zwei Kommunikationsendpunkten für diese

Sprachverbindung reserviert

werde

(Leitungsvermittlung). Paketorientierte

Datennetze würden im Vergleich zu leitungsorientierter Telekommunikation eine

preisgünstigere Telekommunikation ermöglichen, da die Ressourcen,

insbesondere Übertragungskapazitäten, besser genutzt würden als bei

Übertragung mit zugesicherter Leitungskapazität (Absätze [0002] und [0003]). Als

Beispiele für paketorientierte Übertragungsverfahren für Sprache nennt die

Streitpatentschrift VoIP („voice over IP“) und VoFR („voice over Frame Relay“),

vgl. Absatz [0004].

Bei paketorientierter Übertragung von Sprachdaten wirke sich nachteilig aus, dass

die zur Verfügung stehende Übertragungsbandbreite schwanke und häufig zu

Verzögerungen, Aussetzern oder gar zu einem kompletten Abbruch führe. Im

Vergleich zu einer leitungsvermittelten Übertragung sei die Dienstgüte (QoS) bei

paketorientierter Sprachverbindung geringer. Wichtig sei, eine Mindestbandbreite

für eine als Minimum definierte Verbindungsqualität zu erhalten. Zum Aufbau von

VoIP-Verbindungen bedeute dies konkret, dass in Abhängigkeit der gerade

erforderlichen Bandbreite mindestens ein neuer Übertragungskanal aufgebaut

werde (Streitpatentschrift, Absätze [0005] und [0006]).

Zwar sei aus dem Stand der Technik bekannt, zusätzlich Übertragungskanäle

aufgrund von Anforderungen für besonders gekennzeichnete Dienste

- 16 -

bereitzustellen oder auf eine Initialisierungsanfrage hin zu einem ersten

Verbindungskanal einen weiteren Verbindungskanal zu allokieren, jedoch sei

damit eine völlig ungestörte Sprachverbindung nicht möglich, da die Entscheidung

zur Bandbreiteneinstellung erst getroffen werde, wenn die zusätzlich benötigte

Bandbreite bereits erforderlich sei (Streitpatentschrift, Absätze [0007] bis [0009]).

Um eine bestimmte Dienstgüte (QoS – „Quality of Service“) für Anwendungen

über das Internet zu erhalten, könne das RSVP („Resource Reservation Setup

Protocol“) verwendet werden, womit Übertragungskapazitäten reserviert und

dynamisch angepasst werden können. Jedoch sei das RSVP-Protokoll zum einen

ein proprietäres Protokoll, das von allen beteiligten Komponenten beherrscht

werden müsse, und zum anderen sei der technische Aufwand zur

Implementierung des Protokolls beträchtlich (Streitpatentschrift, Absatz [0012]).

Davon ausgehend stelle sich gemäß Streitpatent die Aufgabe, ein Verfahren zum

Einstellen der Bandbreite einer Verbindung zwischen mindestens zwei

Kommunikationsendpunkten in einem Datennetz und eine Vorrichtung zur

Durchführung des Verfahrens bereitzustellen, die eine für Sprachverbindungen

ausreichende Bandbreite bereits vor einer Übertragung gewährleisten können und

in herkömmlichen Telekommunikationsnetzen ohne zusätzlichen Protokollaufwand

einsetzbar sind (Streitpatentschrift, Absatz [0013]).

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie die nun

verteidigten Gegenstände des Streitpatents richten sich an einen Diplomingenieur

der Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik mit Universitätsabschluss, der über

Erfahrung in der Ressourcenverwaltung von Telekommunikationssystemen verfügt

und dem Abläufe und Protokolle bei paketorientierter Datenübertragung, inklusive

Sprachübertragung über ISDN sowie über Mobilfunk und Internet aufgrund seines

Fachwissens bekannt sind, ebenso wie die zum Prioritätszeitpunkt einschlägigen

Standards der verwendeten Übertragungsprotokolle. Der Senat ist nicht der

Ansicht, dass dieser Fachmann Mitglied in einem der Standardisierungsgremien

sein müsste.

- 17 -

Zur Lösung der genannten Aufgabe schlägt das Streitpatent in Anspruch 1

ein Verfahren vor, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt

(Merkmalsgliederungen eingefügt):

M1 Verfahren zum Einstellen der Bandbreite einer Verbindung (10)

zwischen mindestens zwei Kommunikationsendpunkten (12, 14) in

einem Datennetz, in dem

M1.1 der Verbindung (10) mindestens ein Übertragungskanal (16,

18) zur Datenübertragung zugewiesen wird,

M1.2 die Verbindung (10) eine Signalisierungs- und

Nutzkanalverbindung umfasst,

M1.2.1

wobei über die Nutzkanalverbindung paketorientiert

Nutzdaten zwischen den Kommunikationsendpunkten (12,

14) übertragen werden und

M1.2.2

die Nutzdaten mindestens einer Kommunikationsverbindung,

insbesondere Sprachverbindung, zugeordnet sind,

M1.3 eine Überwachungseinheit (20)

M1.3.1

die Signalisierungsverbindung auf Anforderungen

mindestens einer weiteren Kommunikationsverbindung

überwacht und

M1.3.2

bei einer Anforderung einer Steuereinheit (22) signalisiert,

der Verbindung (10) einen oder mehrere zusätzliche freie

Übertragungskanäle für die mindestens eine angeforderte

Kommunikationsverbindung zuzuweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.4 bei einer signalisierten Anforderung (S1)

M1.4.1

geprüft wird, ob die Bandbreite für die angeforderte

Kommunikationsverbindung ausreicht (A1),

M1.4.2

falls dies nicht der Fall ist, ermittelt wird, ob für den

Bandbreitenbedarf der angeforderten

Kommunikationsverbindung entsprechend viele

Übertragungskanäle (18) frei sind (A2),

- 18 -

M1.4.3

die Verbindungsanforderung in einer Warteschlange

gespeichert wird (S2),

M1.4.4

freie Übertragungskanäle (18) aufgebaut (S3) werden,

M1.4.5

die gespeicherte Verbindungsanforderung abgearbeitet wird

(S4) und

M1.4.6

die aufgebauten Übertragungskanäle (18) der

Nutzkanalverbindung zugewiesen werden (S6).

Die Vorrichtung nach Anspruch 7 der erteilten Fassung lässt sich in folgende

Merkmale gliedern (Gliederungszeichen eingefügt):

M7 Vorrichtung zum Einstellen der Bandbreite einer Verbindung (10)

zwischen mindestens zwei Kommunikationsendpunkten (12, 14)

in einem Datennetz, wobei

M7.1

der Verbindung (10) mindestens ein Übertragungskanal (16,

18) zur Datenübertragung zugewiesen ist,

M7.2

die Verbindung (10) eine Signalisierungs- und

Nutzkanalverbindung umfaßt,

M7.2.1

wobei über die Nutzkanalverbindung paketorientiert

Nutzdaten zwischen den Kommunikationsendpunkten (12,

14) übertragen werden, und

M7.2.2

die Nutzdaten mindestens einer Kommunikationsverbindung,

insbesondere Sprachverbindung, zugeordnet sind,

M7.3

mit einem Router (24) der eine Überwachungs- und einer

Steuereinheit (20, 22) umfasst, wobei die Überwachungseinheit

(20) über eine SignaIIeitung (26) mit der Steuereinheit (22)

verbunden ist,

M7.3.1 die Überwachungseinheit (20) die Signalisierungsverbindung

auf Anforderungen mindestens einer weiteren

Kommunikationsverbindung überwacht und

M7.3.2

bei einer Anforderung einer Steuereinheit (22) signalisiert,

der Verbindung (10) einen oder mehrere zusätzliche freie

- 19 -

Übertragungskänale für die mindestens eine angeforderte

Kommunikationsverbindung zu zuweisen,

M7.4 bei einer signalisierten Anforderung (S1)

M7.4.1

geprüft wird, ob die Bandbreite für die angeforderte

Kommunikationsverbindung ausreicht (A1),

M7.4.2

falls dies nicht der Fall ist, ermittelt wird, ob für den

Bandbreitenbedarf der angeforderten

Kommunikationsverbindung entsprechend viele

Übertragungskanäle (18) frei sind (A2),

M7.4.3

die Verbindungsanforderung in einer Warteschlange

gespeichert wird (S2),

M7.4.4

freie Übertragungskanäle (18) aufgebaut (S3) werden,

M7.4.5

die gespeicherte Verbindungsanforderung abgearbeitet wird

(S4) und

M7.4.6

die aufgebauten Übertragungskanäle (18) der

Nutzkanalverbindung zugewiesen werden (S6).

verwendeten Begrifflichkeiten des Streitpatents wie folgt:

„Kommunikationsendpunkte“: Als Beispiele sind in der Streitpatentschrift Router,

PPP-Schnittstellen (Absatz [0010]) auch Telekommunikationsanlagen, ISDN-

Terminals und/oder Personal-Computer mit Datennetzanschlüssen genannt

(Absatz [0024]). Aus der Beschreibung als Ganzes entnimmt der Fachmann, dass

es darauf ankommt, dass zwischen zwei Kommunikationsendpunkten eine

Verbindung über ein Datennetz besteht. Insofern kann jedes an der

Datenübertragung beteiligte Gerät einen Kommunikationsendpunkt bilden, also

auch Basisstationen, Gateways, Switches, Telefone und andere Endgeräte (vgl.

Abs. [0044]). Jedoch ist „Kommunikationsendpunkt“ nicht mit dem enger gefassten

Begriff „Kommunikationsendgerät“ zu verwechseln.

- 20 -

Zu den Begrifflichkeiten „verbindungsorientiert“, „leitungsvermittelt“,

„paketorientiert“: Unter „verbindungsorientiert“ soll gemäß Streitpatentschrift,

Absatz [0002], verstanden werden, dass für die Signalübertragung zwischen zwei

Kommunikationsendpunkten ausschließlich eine Leitung vorgesehen ist, die für

diese Sprachverbindung reserviert ist. Dieser technische Sachverhalt ist dem

Fachmann als „Leitungsvermittlung“ bekannt. Das beanspruchte paketorientierte

Übertragen von Nutzdaten (Merkmal M1.2.1) spezifiziert nicht die Art der

Vermittlung. Diese kann entweder paketvermittelt, z.B. von Knoten zu Knoten

usw., oder leitungsvermittelt, z.B. über eine durchgeschaltete Leitung bzw. Träger,

erfolgen. Entscheidend ist, dass Pakete übertragen werden.

Für den Fachmann ist klar, dass der einer Verbindung zugewiesene

Übertragungskanal ein physikalischer oder logischer Kanal sein kann (vgl.

Widerspruchsbegründung der Beklagten zu 5 Ni 17/16 vom 22. November 2016,

Seite 13, letzter Absatz).

„Verbindung“: Was gemäß Streitpatent unter einer Verbindung zu verstehen sein

soll, ist nicht definiert. Die Merkmalsgruppe M1 weist der Verbindung jedoch

Eigenschaften zu:

- Die Verbindung besteht zwischen mindestens zwei

Kommunikationsendpunkten (M1),

- der Verbindung ist mindestens ein Datenübertragungskanal

zugewiesen (M1.1),

- Die Verbindung umfasst eine Signalisierungs-

und

Nutzkanalverbindung (M1.2).

Da die Nutzkanalverbindung paketorientiert überträgt, muss auch die Verbindung

zumindest teilweise paketorientiert sein. Sie ist also logisch, was nicht ausschließt,

dass sie auch durch ein (einziges) physikalisches Übertragungsmedium (Leitung,

Funkverbindung) gebildet sein kann.

„Kommunikationsverbindung“: Was gemäß Streitpatent unter einer

„Kommunikationsverbindung“ zu verstehen sein soll, wird in Absatz [0017] der

Streitpatentschrift definiert: „Unter einer Kommunikationsverbindung wird ganz

allgemein eine Verbindung zum Austauschen von Daten zwischen

- 21 -

Kommunikationsendpunkten verstanden.“ Im Besonderen kann die

Kommunikationsverbindung eine Sprachverbindung sein. In diesem Sinne ist eine

Sprachverbindung nur fakultativ beansprucht (Merkmal M1.2.2), obligatorisch ist

eine Kommunikationsverbindung in ihrer ganzen Allgemeinheit (Merkmal M1.2.2).

Zum Patentanspruch 1 als Ganzes: Das gemäß Patentanspruch 1 beanspruchte

Verfahren betrifft das Einstellen der Bandbreite einer Verbindung (Merkmal M1),

die eine Signalisierung – und Nutzkanalverbindung umfasst (Merkmal M1.2). Aus

der Beschreibung, Absatz [0036], entnimmt der Fachmann, dass damit die

Fachbegriffe Controlplane und Userplane gemeint sein sollen. Der Verbindung

wird mindestens ein Übertragungskanal zugewiesen (Merkmal M1.1). Zum

Einstellen der Bandbreite wird die Anzahl der Übertragungskanäle eingestellt

(Merkmale M1.4.2 und M1.4.4). Weitere Möglichkeiten, die Bandbreite

einzustellen, sind nicht beansprucht.

Das beanspruchte Verfahren nutzt eine Überwachungseinheit (Merkmal M1.3),

eine Steuereinheit (Merkmal M1.3.2) und zwei Kommunikationsendpunkte in

einem Datennetz (Merkmal M1), zwischen denen die Nutzdaten einer

zugeordneten Kommunikationsverbindung paketorientiert (d.h. als Pakete)

übertragen werden sollen (Merkmale M1.2.1, M1.2.2). Gemäß Ausführungs-

beispiel soll das Datennetz vorzugsweise das ISDN-Datennetz sein (Abs. [0025]),

was den Anspruch in seiner Allgemeinheit aber nicht beschränkt.

Die Einstellung der Bandbreite erfolgt auf Anforderung mindestens einer weiteren

Kommunikationsverbindung (Merkmal M1.3.1), woraufhin die Steuereinheit der

weiteren Kommunikationsverbindung freie Übertragungskanäle zuweisen soll

(Merkmal M1.3.2).

Gemäß Merkmalsgruppe M1.4 soll zunächst geprüft werden, ob genügend

Bandbreite für die weitere Kommunikationsverbindung vorhanden ist. Im positiven

Fall sind weitere Maßnahmen nicht beansprucht. Das beanspruchte Verfahren

betrifft insofern nur den Fall, dass die Bandbreite als nicht ausreichend betrachtet

wird, was der Fachmann bereits aus Merkmal M1.3.2 so versteht. In diesem Fall

werden die Maßnahmen gemäß M1.4.3 bis M1.4.6 ausgeführt, d.h. die

Anforderung wird in einer Warteschlange gespeichert, danach werden die (gemäß

Merkmal M1.3.2 zuzuweisenden) freien Übertragungskanäle aufgebaut, die

- 22 -

Anforderung aus der Warteschlange abgearbeitet und die Zuweisung der

aufgebauten Übertragungskanäle zur Nutzkanalverbindung der weiteren

Kommunikationsverbindung vorgenommen.

Der Fachmann erkennt, dass der Ausgang des beanspruchten Verfahrens

grundsätzlich zwei Möglichkeiten haben kann: Entweder die Bandbreite wird um

weitere Übertragungskanäle erhöht oder die Anforderung wird zurückgewiesen

(vgl. Streitpatent, Anspruch 2). Eine gesonderte Behandlung für eine

Sprachverbindung gegenüber anderen Kommunikationsverbindungen ist nicht

beansprucht. Für jede Anforderung werden gemäß Merkmal M1.3.2 freie

Übertragungskanäle zugewiesen. Eine Auswahl erfolgt nicht.

Soweit auch die Charakterisierung der Kommunikationsverbindung durch eine

TCP-Portnummer gemäß erteiltem Anspruch 3 unter den Wortlaut des

Patentanspruchs 1 fällt, erfolgt damit auch keine Auswahl.

Soweit der Diskussion zur Auslegung der Merkmale M1.4.1 und M1.4.2 von den

Parteien viel Raum gegeben wurde, ist der Senat im Ergebnis der Überzeugung,

dass geprüft wird, ob die Gesamtbandbreite der Verbindung mit allen bereits

bestehenden Übertragungskanälen ausreichend ist, um die geforderte Dienstgüte

(QoS) der bestehenden Kommunikationsverbindung(en) und der weiteren

(angeforderten) Kommunikationsverbindung zu gewährleisten.

Welche

physikalische Größe hier verwendet wird, ist im einzelnen nicht beansprucht.

Zu Patentanspruch 7: Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 7 betrifft

einen Router (Merkmal M7.3) mit Überwachungseinheit und Steuereinheit, die

miteinander verbunden sind. Die Verfahrensschritte unterscheiden sich technisch

nicht von denen des Patentanspruchs 1. Obwohl nicht explizit beansprucht, dürfte

der Fachmann verstehen, dass der Router geeignet sein soll, die Ausführung der

Verfahrensschritte M7.4.1 bis M7.4.6 zu gewährleisten.

- 23 -

II. Zur erteilten Fassung

mit der Klage geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit

nach Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ i.V.m Art. 54 EPÜ gegeben ist, denn sämtliche

Merkmale des Patentanspruchs 1 sind aus der Druckschrift T5 (Auszug aus

Anthony S. Acampora: „An Introduction to Broadband Networks“) bekannt. Ob

darüber hinaus auch die von den Klägerinnen zu 2, 3 und 4 geltend gemachten

weiteren Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und mangelnder

Ausführbarkeit gegeben sind, kann bei dieser Sachlage dahinstehen.

Die als Anlage T5 eingereichte Druckschrift ist ein Auszug aus dem

Grundlagenfachbuch „An Introducion to Broadband Networks“ von Anthony S.

Acampora aus dem Jahre 1994. Sie betrifft Breitband-ISDN und ATM,

insbesondere Verfahren zum Rufaufbau (T5, Kap. 5.3. „Call Setup Procedures“)

und zum Bereitstellen zusätzlicher Bandbreite für einen virtuellen Pfad (T5, Fig.

5.8 mit Beschreibung). In der Druckschrift T5 wird als Übertragungsverfahren ATM

beschrieben, bei dem Informationen als Pakete (ATM-Zellen) über ein Breitband-

Netzwerk (B-ISDN) gesendet werden (vgl. T5, S. 199 und Preface, S. ix). Explizit

werden in der Druckschrift T5 als Nutzanwendungen „packet video“ und „packet

voice“ mit variabler Bitrate sowie „digital video“ und „digital voice“ mit konstanter

Bitrate angesprochen (vgl. T5, S. 203, 1. Absatz des Abschnitts 5.2). Die dort

betrachtete Verbindung besteht zwischen einem sendenden und einem

empfangenen CP node (vgl. T5, S. 207, siebtletzte Zeile; S. 200, 2. Absatz), was

im Sinne des Streitpatents zwei Kommunikationsendpunkten entspricht.

Die Lehre der Druckschrift T5 betrifft u.a. drei Möglichkeiten für das Multiplexing

beim Rufaufbau (T5, S. 210 ff.). In dieser wird davon ausgegangen, dass weder

das unkontrollierte Zulassen weiterer Kommunikationsverbindungen (T5, S. 210,

2. Abs.; Rufaufbau entsprechend dem „first type“) noch das exklusive Reservieren

von Bandbreite für jede Kommunikationsverbindung (T5, S. 210, 3. Abs. – S. 211,

1. Abs; Rufaufbau enstprechend dem „second type“) wünschenswert ist. Da weder

das dauernde Anfüllen einer Warteschlange für Pakete noch das Verschwenden

- 24 -

physikalischer Bandbreite gewollt sein kann, wird die dritte Variante (T5, S. 211, 2.

Abs.; „third technique“) gelehrt, wobei weitere Bandbreite bei Bedarf (und falls

möglich) allokiert wird. Dies entspricht auch der Erkenntnis der

streitpatentgemäßen Lehre, vgl. dortige Absätze [0005], [0012] und [0017].

Gemäß Druckschrift T5 wird bei einer neuen Rufanforderung geprüft, ob der

weitere Anruf in ausreichender Qualität (QoS, Qualitiy of Service) über die bereits

bestehende Verbindung gewährleistet werden kann, oder ob weitere Bandbreite

bereitgestellt werden muss, falls dies möglich ist (vgl. T5, Fig. 5.8).

Im Einzelnen zeigt die Druckschrift T5 dem Fachmann mit den Worten des

Streitpatents die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1:

Merkmal M1:

Ein „virtual path“ besteht zwischen korrespondierendem Sender und

Empfänger (vgl. T5, Abschnitt 5.4, S. 207), ist also eine Verbindung

zwischen zwei Kommunikationsendpunkten i.S. des Streitpatents. Die

dort als „CP nodes“ bezeichneten „Customer Premisses nodes“ (T5,

S. 207 ebenda; S. 200; Fig. 5.2) sind Kommunikationsendpunkte i.S.

des Streitpatents. Auf Seite 211, letzter Absatz i.V.m. Fig. 5.8 der

Druckschrift T5 wird das Einstellen der Bandbreite beschrieben, wobei

- 25 -

als Reaktion auf eine Anforderung zusätzliche Bandbreite für die

Verbindung allokiert wird (ebenda: „... the call processor will attempt to

allocate additional bandwidth to that Virtual Path, ...“). Das zugrunde

gelegte Breitbandnetzwerk B-ISBN mit den CP nodes (vgl. T5,

Abschnitt 5.1 mit Fig. 5.2) entspricht dem beanspruchten Datennetz.

Merkmal M1.1:

Dem „virtual path“ gemäß der Druckschrift T5 ist zumindest ein „virtual

channel“ zugewiesen, was dem Zuweisen eines Übertagungskanals für

die Verbindung entspricht (T5, S. 210, 3. Abs.: „… Each Virtual Path is

allocated a fixed bandwidth […]“; Fig. 5(a) i.V.m. S. 207, Abschnitt 5.4)

Merkmal M1.2:

Gemäß Druckschrift T5 erfolgt die Signalisierung der Verbindung über

die „Control Plane“ und die Nutzdatenübertragung sowohl für

verbindungsorientierte als auch für verbindungslose Verbindungen über

die „User Plane“ (vgl. T5, Fig. 5.4 mit Beschreibung S. 203). Dies betrifft

die in der Fachwelt übliche getrennte Verwaltung von

Signalisierungsdaten und Nutzdaten einer Verbindung. Gemäß dortiger

Seite 205, vorletzter Absatz, wird bei ATM über B-ISDN zwischen

„permanent virtual circuit“ und „switched virtual circuit“ unterschieden,

was einer Signalisierungsverbindung und einer Nutzkanalverbindung im

Sinne der Streitpatentschrift entspricht. Die Signalisieriungsverbindung

trägt hier Steuerinformationen zwischen Kommunikationsendpunkten

(T5, S. 205, vorletzter Absatz, letzter Satz: „Permanent virtual circuits

might also be used to carry signaling and control information among CP

nodes, network switches, management entities, and call processing

units.“).

Merkmal M1.2.1:

- 26 -

Die Nutzdaten werden hier als Pakete über ATM-Zellen übertragen,

somit ist die Nutzkanalverbindung paketorientiert i. S. des Streitpatents

(vgl. T5, S. 204 i.V.m. S. 199, Z. 5 - 8: „In the B-ISDN vision, all types of

traf

ﬁc presented by end-users of the telecommunication network would

be formatted (either by the user or at the user interface to the network)

into short,

ﬁxed-length packets containing an information ﬁeld and a

routing

ﬁeld (header).“)

Merkmal M1.2.2:

Ein (switched) „virtual circuit“ gemäß der Druckschrift T5 stellt ein

Videotelefonat, Sprachtelefonat u.ä. dar, das von einem Nutzer

angefordert wird (vgl. T5, S. 203, Abschnitt 5.2). Die gemäß der Lehre

der Druckschrift T5 hierbei übertragenen Nutzdaten werden mittels

einer Routing-Tabelle einem „virtual circuit identifier“ zugeordnet (vgl.

T5, S. 202, Z. 12 - 14: „Here, at call setup time, a routing table is

provided with the switch output port number to which all cells bearing

the newly assigned virtual circuit identi

ﬁer are to be sent.“ i.V.m. S.

206, 2. Absatz).

Merkmal M1.3:

Das Verfahren gemäß Druckschrift T5 nutzt einen „call processor“,

der u.a. Steuerungs- und Verwaltungsaufgaben wahrnimmt (vgl.

S. 205, letzter Absatz; S. 207, erste Zeile). Dieser entspricht somit

einer Überwachungseinheit i. S. des Streitpatents.

Merkmal M1.3.1:

Der genannte „call processor“ nimmt Anfragen für weitere

Rufverbindungen entgegen (vgl. T5, S. 206, zweiter Absatz, Z. 3 und 4:

„The process starts with a request by the user for establishment of a

new virtual circuit.“), welche über die „control plane“ (i.S. des

Streitpatents eine Siganalisierungverbindung) als Nachricht an den „call

- 27 -

processor“ gesendet werden (vgl. T5, S. 206, viertletzter Satz: „ […] to

prepare a message for the call processor […]“).

Merkmal M1.3.2:

Gemäß der Lehre der Druckschrift T5 wird signalisiert, eine weitere

„virtual circuit number“ (Identifizierungsparameter für eine neue

Kommunikationsverbindung) zuzuordnen (vgl. T5, Satz im

Seitenumbruch von S. 206 und 207), wobei der „call processor“ bei

Bedarf und nach Möglichkeit zusätzliche Bandbreite in Form weiterer

„Virtual Channels“ zuweist (vgl. T5, S. 211, 2. Absatz, Z. 16 und 17: „..

the call processor will attempt to allocate additional bandwidth to that

Virtual Path …“ i.V.m. Figuren 5.5 und 5.8).

Merkmal M1.4:

In Reaktion auf eine Anforderung beginnt gemäß Druckschrift T5 eine

Rufaufbau-Prozedur (vgl. T5, S. 205 ff., Abschnitt 5.3; insb. S. 206, 2.

Absatz, 2. Satz: „The process starts with a request by the user for

establishment of a new virtual circuit.“)

Merkmal M1.4.1:

Das in der Druckschrift T5 gelehrte Verfahren prüft, ob die Bandbreite

für die neue Verbindung für die geforderte Dienstgüte ausreicht (vgl. T5,

S. 211, 2. Absatz, Z. 9 – 12: „To determine admissibility of a new

request for a Virtual Channel, the call processor needs to con

ﬁrm the

quality of service for those Virtual Channels sharing the same Virtual

Path to be used by the new request, and if the guaranteed quality of

service can be maintained, the new request is admitted“).

- 28 -

Merkmal M1.4.2:

Gemäß Verfahren der Druckschrift T5 prüft der „call processor“, ob

zusätzliche Bandbreite angefordert werden kann, (vgl. T5, S. 211,

2. Absatz, Z. 16 und 17 : „… the call processor will attempt to allocate

additional bandwidth to that Virtual Path […]“ i.V.m. Fig. 5.8, Mitte,

Abfrage an der Verzweigung: „Can more bandwidth be requested?“).

Merkmal M1.4.3:

Zwar ist die Warteschlange in der Druckschrift T5 nicht explizit

formuliert, jedoch ist dem Fachmann klar, dass der Prozess zum

Aufbau einer Kommunikationsverbindung eine Vielzahl von Schritten

erfordert (vgl. T5, Abschnitt 5.3, S.206, 2. Absatz, Z. 2: „sequence of

events“ und folgende Auflistung „event 1“ bis „event 13“) und die

Anforderung solange gehalten werden muss.

Merkmal M1.4.4:

Gemäß Druckschrift T5, Fig. 5.8 werden neue „Virtual Channels“

aufgebaut, was den Übertragungskanälen i.S. des Streitpatents

entspricht.

Merkmal M1.4.5:

Die Abarbeitung der Kommunikationsverbindungsanforderung (T5,

S.205, letzter Absatz, Z. 1: „request establishment of new virtual

circuits“) entnimmt der Fachmann der Druckschrift T5, Figur 5.5 mit

zugehöriger Figurenbeschreibung, beginnend auf S. 206, 2. Absatz.

Merkmal M1.4.6:

Die zusätzlich aufgebauten „Virtual Channels“ werden dem „Virtual

Path“ zugewiesen (vgl. T5, Fig. 5.8), und zwar insbesondere der

- 29 -

Nutzkanalverbindung, da die neue Kommunikationsverbindung damit

hergestellt wurde (T5, S. 207, 1. Absatz, letzter Satz: „events 12 and

13“).

Somit sind sämtliche Merkmale aus der Druckschrift T5 bekannt.

Die Beklagte hat vorgetragen, das Merkmal M1.4.1 sei der Druckschrift T5 nicht zu

entnehmen, da dort nur geprüft werde, ob die Dienstgüte (QoS, Quality of Service)

garantiert werden könne. Zur Stützung ihres Vorbringens zitiert sie die dortige

S. 211, neuntletzte Zeile: „if the guaranteed quality of service can be maintained,

the new request is admitted“. Sie vertritt die Auffassung, dass damit ein

eventueller Paketverlust angesprochen und kein Bandbreitenvergleich zu

verstehen sei. Der Senat tritt dieser Auffasung nicht bei. Sowohl das Verfahren

gemäß Patentanspruch 1 als auch die Lehre der Druckschrift T5 betreffen das

Einstellen der Bandbreite einer Verbindung, falls die Dienstgüte nicht

gewährleistet werden kann. Soweit das Merkmal M1.4.1 explizit prüft, ob die

Bandbreite ausreichend ist, weiß der Fachmann, dass Bandbreite und Dienstgüte

miteinander gekoppelt sind. Denn die erforderliche Bandbreite hängt von der

geforderten Dienstgüte (QoS) ab. Dem Fachmann ist auch klar, dass die

Dienstgüte schlechter wird, je mehr Kommunikationsverbindungen sich die zur

Verfügung stehende Bandbreite der Verbindung teilen müssen (vgl. Streitpatent,

Abs. [0017], Zeilen 5 bis 10 sowie T5, Brückensatz zwischen S. 206 und S. 207).

Daher bedingt aus fachmännischer Sicht eine geforderte Dienstgüte eine

ausreichende Bandbreite.

Der „call processor“ der Druckschrift T5 stellt sicher, dass die Datenlast, die über

die weitere Kommunikationsverbindung zu erwarten ist, die Dienstgüte der bereits

bestehenden Kommunikationsverbindungen nicht unzulässig verringert (vgl. T5,

Brückensatz zwischen S. 205 und 206: „The decision as to whether or not such a

request can be granted is made by the call processor which, among other things,

must ascertain that the traf

ﬁc expected to be offered over that newly requested

virtual circuit will not cause the quality of service enjoyed by existing virtual circuits

- 30 -

to degrade below some guaranteed level.“, Unterstreichungen hinzugefügt). Der

Fachmann entnimmt dem einen Bandbreitenvergleich.

Soweit die Beklagte vorgetragen hat, die Fig. 5.8 der Druckschrift T5 zeige, dass

auch Übertragungskanäle („Virtual Channels“) erteilt würden, falls die Bandbreite

ausreichend sei (vgl. dazu T5, Fig. 5.8, oberer Pfad), kann dies hinsichtlich des

erteilten Patentanspruchs 1 dahingestellt bleiben, da nicht beansprucht ist, wie bei

positivem Ergebnis im Merkmal M1.4.1 verfahren werden soll.

mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden

Patentfähigkeit nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a)

EPÜ gegeben ist, denn sein Gegenstand beruht nicht auf einer erfinderischen

Aus der Druckschrift T5 sind die Verfahrensmerkmale M7 bis M7.2.2 und M7.3.1

bis M7.4.6 bekannt; siehe hierzu die Ausführungen zum erteilten Patentanspruch

1 und die angegebenen Fundstellen zu den wortgleichen Verfahrensmerkmalen.

Da der „call processor“ der Druckschrift T5 eine Überwachungseinheit im Sinne

des Streitpatents darstellt, ist das Merkmal M7.3 zumindest teilweise aus der

Druckschrift T5 bekannt. Die streitpatentgemäße Vorrichtung unterscheidet sich

von der Überwachungseinheit („call processor“) der Druckschrift T5 dadurch, dass

jene mit einer Steuereinheit verbunden sein soll und gemeinsam einen Router

ausbildet.

Der Senat folgt dem Vortrag der Klägerin zu 1, dass ein TCP/IP-Protokollstack und

der diesen verabeitende Router am Prioritätstag zum Fachwissen zählte, was

auch durch mehrere Druckschriften belegt wurde (T13, S.178 und S. 184; T16, S.

xxv; T19, Fig. 1; T18, S. 13). Zum Wissen des Fachmanns am Prioritätstag zählte

auch, dass Router für Voice over IP (VoIP) über ATM-Verbindungen am Markt

erhältlich waren. Die Klägerin zu 1 reichte hierfür als Nachweis die Druckschrift

T16 ein, welche vom Senat im Beisein der Parteivertreter in der mündlichen

Verhandlung im Original in Augenschein genommen wurde. Danach hat der Senat

- 31 -

an der Vorveröffentlichung der Druckschrift T16, die im April 2001 gedruckt

vorgelegen hat, keinen Zweifel, zumal es sich um ein Lehrbuch für den Umgang

mit bereits auf dem Markt befindlichen Routern der Fa. Cisco handelt. Aus

fachmännischer Sicht muss der bekannte Router selbstverständlich für VoIP eine

Steuereinheit aufweisen, die mit der Managementebene des ATM (vgl. T5, Fig.

5.5) kommuniziert, und auch einen „call prozessor“ gemäß Druckschrift T5, um die

ATM-Verbindungen gemäß dem aus der Druckschrift T5 bekannten Verfahren

aufzubauen. Angeregt durch das in der Druckschrift T5 auf den Seiten 206 bis 207

i.V.m mit der Figur 5.5 beschriebene Verfahren zum Verbindungsaufbau, welches

außer dem explizit genannten „call processor“ noch eine Steuervorrichtung für die

Aufgaben der Management-Plane benötigt, war es naheliegend, hierfür auch den

bekannten Router, auf den sich die Druckschrift T16 bezieht, einzubinden.

Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die

Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat ersichtlich. Vielmehr

hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der

dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

III. Zu den Hilfsanträgen

Keiner der Hilfsanträge ist zur Selbstbeschränkung des erteilten Patents geeignet.

Die Hilfsanträge IV und IX sind nicht zulässig und dem jeweiligen Gegenstand der

Hilfsanträge I bis III und V bis VIII fehlt jeweils die Patentfähigkeit. Gleiches gilt für

Hilfsantrag IVa.

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag I

M1.2.3

eingefügt ist:

[und

M1.2.3

übertragen werden

- 32 -

Entsprechendes ist in den Vorrichtungsanspruch 6 nach dem Merkmal M7.2.2 des

bezeichnet).

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag II

M1.2.3

M1.2.4

eingefügt sind:

[und]

M1.2.3

übertragen werden [und]

M1.2.4

die paketorientierte Übertragung von Nutzdaten mittels

TCP/IP erfolgt,

Entsprechendes ist in den Vorrichtungsanspruch 5 nach dem Merkmal M7.2.2.

M7.2.3

M7.2.4

bezeichnet).

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag III

M1.2.3

eingefügt ist:

[und]

M1.2.3

Kommunikationsverbindung, insbesondere

Sprachverbindung, zugeordnet sind, wobei eine

Kommunikationsverbindung durch eine TCP-Portnummer

charakterisiert wird und eine Anforderung einer

Kommunikationsverbindung durch eine Meldung einer TCP-

Portnummer signalisiert wird,

Entsprechendes ist nach dem Merkmal M7.2.2 des Patentanspruchs 7 der

bezeichnet).

- 33 -

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag IV

M1.4.1.1

eingefügt ist:

M1.4.1.1

Verbindungsanforderung über den mindestens einen

Übertragungskanal (16, 18), der der Verbindung zur

Datenübertragung zugewiesen ist, geroutet wird (S6),

Entsprechendes ist nach dem Merkmal M7.4.1 des Patentanspruchs 7 der

bezeichnet).

Patentanspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung überreichten

Hilfsantrags IVa

M1.4.1.1

das Wort „gespeicherte“

M7.4.1.1

Das

Merkmal hat folgenden Wortlaut:

M1.4.1.1

H4a

mindestens einen Übertragungskanal (16, 18), der der

Verbindung zur Datenübertragung zugewiesen ist, geroutet

wird (S6),

Hilfsantrag V

Patentanspruch 7 der erteilten Fassung. Die Unteransprüche 2 bis 6 entsprechen

den Unteransprüchen 8 bis 12 der erteilten Fassung.

Hilfsantrag VI

Patentanspruch 7 der erteilten Fassung, wobei nach dem Merkmal M7.2.2 das

M1.2.3

eingefügt ist, was somit dem Patentanspruch 6 gemäß

Hilfsantrag I entspricht.

- 34 -

Hilfsantrag VII

Patentanspruch 7 der erteilten Fassung, wobei nach dem Merkmal M7.2.2 das

M1.2.3

M1.2.4

eingefügt sind, was somit dem

Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag II entspricht.

Hilfsantrag VIII

Patentanspruch 7 der erteilten Fassung, wobei nach dem Merkmal M7.2.2 das

M1.2.3

eingefügt ist, was somit dem Patentanspruch 5 gemäß

Hilfsantrag III entspricht.

Hilfsantrag IX

Patentanspruch 7 der erteilten Fassung, wobei nach dem Merkmal M7.2.2 das

M1.4.1.1

eingefügt ist, was somit dem Patentanspruch 7 gemäß

Hilfsantrag IV entspricht.

Die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge I bis III und V bis VIII

beschränken den erteilten Patentanspruch 1 (Hilfsanträge I bis III) bzw.

Patentanspruch 7 (HIlfsanträge V bis VIII) um Merkmale, die den Kennzeichen der

erteilten Unteransprüche 2 bis 5 entnommen sind. Die beanspruchten

Gegenstände fallen somit in den erteilten Schutzbereich und waren auch mit den

ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen offenbart. Sie sind somit zulässig.

Die beanspruchten Gegenstände betreffen jeweils die Übertragung der Nutzdaten

(Merkmal M1.2.1) gemäß Internet Protokoll über ATM. Dem Fachmann war am

Anmeldetag bekannt, Daten von Internetanwendungen mittels eines

entsprechenden Internetprotokolls wie TCP/IP (oder andere) über ATM (mit

zugrundeliegendem ISDN-Netzwerk) zu übertragen. Nach Überzeugung des

Senats handelt es sich hierbei nicht um Spezialwissen, sondern dies gehört zum

Fachwissen des o.g. Fachmanns (siehe Ziff. A.I.2). Die Klägerin zu 1 hat eine

Vielzahl von Druckschriften (T13, T16, T17, T18, T19) eingereicht, mit denen

dieses Fachwissen belegt wird. Da die Streitpatentschrift an keiner Stelle nährere

- 35 -

M1.2.3

), TCP/IP (Merkmal

M1.2.4

M1.2.3

) anstellt, geht auch das Streitpatent

erkennbar davon aus, dass dies als Fachwissen bekannt ist.

T13

Protokoll-Stapel, wie TCP/IP, Zugriff auf das ATM Netzwerk bekommen (vgl. T13,

S. 178: „To allow existing software applications to access ATM network using

traditional LAN protocol stacks such as TCP/IP, IPX, NetBIOS, APPN and

AppleTalk“).

T16

Internetanwendung

Voice-over-Internet-Protocol (VoIP) über ATM-

Kommunikationverbindungen erfolgt (vgl. T16, S. 132: „VoIP, regardless of the

transport technology, offers advanced H 323-based,

Web-applications

interworking to desktop. Methods of VoIP include the following: […] - VoIP over

ATM (ATM ciruits) using ATM circuits to provide connectivity between sites can bei

used zu carry hig traffic volumes“).

T17

dem Titel „Classical IP and ARP over ATM“ lehrt die Anbindung von IP-

Endgeräten und Routern an das ATM-Netzwerk (vgl. T17, S. 1, Abstract: „[...]This

memo considers only the application of ATM as a direct replacement for the

"wires" and local LAN segments connecting IP end-stations ("members") and

routers operating in the "classical" LAN-based paradigm.“).

T18

Zusammenbringen von ATM-Netzwerken mit IP-Netzwerken, um

Internetanwendungen zu unterstützen (vgl. T18, S. 5, 1, Abschnitt), wobei unter

Internetanwendung jede Anwendung zu verstehen ist, die auf TCP/IP oder UDP/IP

läuft (vgl. T18, S. 6, Anschnitt 3.1 „Definitions“; S.13,. Fig. 7 zeigt den Protokoll-

Stapel mittels TCP/IP über ATM für ein Endgerät):

- 36 -

T19

1998 letztlich Grundwissen des Fachmanns, insbesondere dass TCP-basierte

Anwendungen über das ATM-Netzwerk laufen (T19, Abstract) und das klassische

Internetprotokoll („classical IP“) über einen ATM-Host verwendet wird (vgl. T19, S.

1099 mit Figur 1). Die Druckschrift T19 dokumentiert zudem den klassischen

Protokoll-Stapel in der dortigen Figur 1 (vgl. T19, S. 1099):

patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Der

Hilfsantrag I ist zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

- 37 -

M1.2.3

besagt, dass die Nutzdaten mittels VoIP übertragen

werden. Dies betrifft sowohl das verteidigte Verfahren (Anspruch 1) als auch die

verteidigte Vorrichtung (Anspruch 6).

Soweit dem Fachmann am Prioritätstag der klassische IP-Protokoll-Stapel und

Vorrichtungen (Router), die VoIP verwenden und über ATM-Verbindungen

M1.2.3

), allgemein bekannt waren (T13; vgl.

T16, S. XXV und S. 132; T18, Abschnitt 7; T19, Fig. 1), musste der Fachmann

auch für VoIP-Verbindungen die Bandbreite gemäß dem aus der Druckschrift T5

bekannten Verfahren einstellen. Die Umsetzung der Anforderungen für VoIP über

ATM führt somit zwangsläufig zur Anwendung des Verfahrens aus der Druckschrift

T5 und legt daher das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 in der Fassung

des Hilfsantrags I nahe.

Gleiches gilt für die Vorrichtung des nebengeordneten Patentanspruchs 6. Aus

fachmännischer Sicht muss der dem Fachmann allgemein bekannte Router (siehe

Ausführungen zum erteilten Vorrichtungsanspruch Ziff. II.2) selbstverständlich für

VoIP eine Steuereinheit aufweisen, die mit der Managementebene des ATM (vgl.

T5, Fig. 5.5) kommuniziert, und einen „call prozessor“ gemäß Druckschrift T5

einsetzen, um die ATM-Verbindungen gemäß dem aus der Druckschrift T5

bekannten Verfahren aufzubauen. Angeregt durch das in der Druckschrift T5 auf

den Seiten 206 bis 207 i.V.m mit Figur 5.5 beschriebene Verfahren zum

Verbindungsaufbau, welches außer dem explizit genannten „call processor“ noch

eine Steuervorrichtung für die Aufgaben der Management-Plane benötigt, war es

naheliegend, den bekannten Router, auf den sich die Druckschrift T16 bezieht,

vorzusehen.

patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Der

Hilfsantrag II ist zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

- 38 -

M1.2.4

besagt, dass die Übertragung der Nutzdaten mittels

TCP/IP erfolgen soll. Dies betrifft sowohl das verteidigte Verfahren (Anspruch 1)

als auch die verteidigte Vorrichtung (Anspruch 5).

Das paketorientierte Übertragen von Daten mittels TCP/IP (entspricht Merkmal

M1.2.4

), war zum Prioitätstag bereits Fachwissen (siehe Ausführungen unter

Ziff. III.1). Der Fachmann, der IP-Anwendungen über das ATM-Netz zu übertragen

hatte, und entsprechend Bandbreite gemäß dem aus der Druckschrift T5

bekannten Verfahren bereitstellen musste, konnte wahlweise TCP oder UDP (vgl.

T18, Fig. 7 oder T19, Fig. 1 bzgl. des IP-Protokoll-Stapels) verwenden und die

Pakete an die darunterliegende OSI-Schicht zum Transport über das ATM-Netz

weitergeben. Eine bloße Auswahl zwischen TCP oder UDP zu treffen, kann eine

erfinderische Tätigkeit nicht tragen. Gleiches gilt für die Vorrichtung des

nebengeordneten Patentanspruchs 5, da auch ein entsprechender Router, wie

oben ausführlich abgehandelt, bereits bekannt ist (vgl. T16; T17).

patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Der

Hilfsantrag III ist zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

M1.2.3

besagt, dass eine Kommunikationsverbindung durch eine

TCP-Portnummer charakterisiert ist. Dies betrifft das hiermit verteidigte Verfahren

(Anspruch 1) und die verteidigte Vorrichtung (Anspruch 5).

Dem Fachmann sind TCP-Ports bekannt, wovon auch die Streitpatentschrift

ausgeht, da ein dazu ausführbarer technischer Sachverhalt nicht beschrieben

wird. Der Fachmann weiß, dass Portnummern ein Mittel zur Charakterisierung von

Verbindungen darstellen und zusammen mit der Adresse zur Signalisierung

übertragen werden, was beispielsweise in der Druckschrift T19, Seite 1102, 1.

Absatz, dokumentiert ist. Ausgehend von dem Verfahren der Druckschrift T5 war

es für den Fachmann naheliegend, für die Abarbeitung des IP over ATM Stapels

auch die geläufigen TCP-Ports zu verwenden. Eine erfinderische Tätigkeit kann

- 39 -

der Senat in der Anwendung des Fachwissens zur Signalisierung von TCP-

Verbindungen nicht erkennen.

Gleiches gilt für die Vorrichtung des nebengeordneten Patentanspruchs 5, da

auch ein entsprechender Router bekannt ist (vgl. T16; T17).

Hilfsanträge V, VI und VII ist nicht patentfähig, da er nicht auf erfinderischer

Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Die Hilfsanträge V, VI und VII sind zur

Selbstbeschränkung nicht geeignet.

Da der jeweilige Hauptantspruch in der Fassung der Hilfsanträge V, VI und VII

dem jeweiligen nebengeordneten Vorrichtungsanspruch der Hilfsanträge I, II und

III entspricht, gelten die Ausführungen zu den Hilfsanträgen I, II und III

entsprechend (siehe oben).

ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen

nicht offenbart und stellt somit eine unzulässige Erweiterung (Art. 138, Abs. 1,

Ziff c, EPÜ) dar. Der Hilfsantrag IV ist zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

In den ursprünglichen Unterlagen wird eine Verbindungsanforderung nur

gespeichert, solange auf den Aufbau eines zusätzlichen neuen Kanals gewartet

M1.4.1.1

dass die Bandbreite ausreicht, ist eine Speicherung nicht ursprünglich offenbart

(vgl. Offenlegungsschrift T4, Abs. [0036] bis [0038]). Im Kontext des gesamten

Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung geht der Fachmann vielmehr

davon aus, dass die Anforderung für die Kommunikationsverbindung geroutet

wird, sobald die Bandbreite ausreicht und daher ein Speichern nicht veranlasst

wird.

- 40 -

patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Der

Hilfsantrag IVa ist zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

M1.4.1.1

H4a

beanspruchte Verfahren betrifft einen

Verfahrenszweig, bei dem keine weiteren Übertragungskanäle allokiert werden.

Soweit die Anforderung nach freien Übertragungskanälen gemäß Merkmal M1.3.2

obligatorisch für das verteidigte Verfahren ist, wird die Anforderung an sich zwar

gestellt, aber aus Sicht des Fachmann so nicht mehr abgearbeitet.

Die Zuweisung der Nutzkanalverbindung an den bereits bestehenden mindestens

einen Übertragungskanal, wie es für die neu allokierten Übertragungskanäle im

anderen Verfahrenzweig (d.h. bei negativer Prüfung im Merkmal M1.4.1) mit

M1.4.1.1

H4a

betreffenden

Verfahrenszweig (d.h positive Prüfung in Merkmal M1.4.1) nicht beansprucht.

M1.4.1.1

H4a

wird lediglich die Verbindungsanforderung (aus

fachmännischer Sicht: die Anforderung zum Aufbau einer weiteren

Kommunikationsverbindung) geroutet. Ein Zuordnen der Nutzdaten zu einem

bestimmten Übertragungskanal ist damit nicht beansprucht.

M1.4.1.1

H4a

entspricht der

Anforderung eines „virtual circuit“ gemäß der Druckschrift T5. Diese Anforderung

wird auch dort über den bereits bestehenden Kanal geroutet (vgl. T5, S. 205,

Abschnitt 5.3 „Call Setup Procedures“, vorletzter Absatz, Z. 6 – 8: „…and route the

ATM cells produced from that datagram to their destination by means of a

preexisting permanent virtual circuit to that destination“). Das unmittelbare Routen

der Anforderung kann die erfinderische Tätigkeit daher nicht begründen.

Ob ein Zuordnen der Nutzdaten zu einem bestimmten Übertragungskanal

ursprünglich offenbart wäre, wie von der Klägerin zu 1) schriftsätzlich bestritten,

kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

- 41 -

ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen

nicht offenbart (Art. 138, Abs. 1, Ziff c, EPÜ). Der Hilfsantrag IX ist zur

Selbstbeschränkung nicht geeignet.

In den ursprünglichen Unterlagen wird die Verbindungsanforderung nur

gespeichert, solange auf den Aufbau eines neuen Kanals gewartet wird. Für den

M1.4.1.1

), dass die Bandbreite

ausreicht, ist eine Speicherung nicht ursprünglich offenbart (vgl.

Offenlegungsschrift T4, Abs. [0036] bis [0038]). Im Kontext des gesamten

Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung geht der Fachmann vielmehr

davon aus, dass die Kommunikationsverbindung unmittelbar aufgebaut wird,

sofern die Bandbreite ausreicht und daher ein Speichern nicht veranlasst wird.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG

gegeben.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in

vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf

Monaten nach der Verkündung (§ 110 Abs. 3 PatG).

- 42 -

Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit

Martens

Albertshofer

Dr. Wollny

Bieringer