Urteil des BPatG vom 22.08.2018

Urteil vom 22.08.2018

BUNDESPATENTGERICHT

L e i t s a t z

Aktenzeichen:

4 Ni 10/17 (EP)

Entscheidungsdatum:

17.04.2018

Rechtsbeschwerde zugelassen:

Normen:

Art. II § 6 Nr. 1, Nr. 3 IntPatÜG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG

Zigarettenpackung

Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der

Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mög-

liche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden

Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven

Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR

2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) ge-

forderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten

Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und

zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen dersel-

ben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.

Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechts-

bestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen

Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche

Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und

darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung

im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.

Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifi-

zierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die

Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale

des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und

insoweit prioritätsbegründend ist.

ECLI:DE:BPatG:2018:220818U4Ni10.17EP.0

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

4 Ni 10/17 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

An Verkündungs Statt

zugestellt am

22. August 2018

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent 0 942 880

(DE 697 03 940)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter

Engels, den Richter Dr.-Ing. Krüger, die Richterin Dorn sowie die Richter

Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Ing. Gruber

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 942 880 wird mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über

folgende Fassung hinausgeht und in der aus dem Merkmal „that all of

the sealed seams overlie at least partly a part

of the frame“ keine

Rechte hergeleitet werden können:

“1. A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a

major panel (11,11',102) having a top edge and a recess in said

top edge, two side wings (12,104) and at least a partial end

flap (108) placed adjacent a face, sides and at least part of at least

one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles,

wherein a said end flap is a base flap (108) below the bottom end

face of the charge, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258,

259) wrapping the charge and frame and forming a sealed enclo-

sure around them by virtue of sealed seams characterized in that

all of the sealed seams overlie at least partly a part (12,21/22,

21'/22',104,112) of the frame and wherein the barrier sheet (200,

229) has a resealable access aperture (211,211',241,242), which

overlies the top end face of the charge of smoking articles and the

- 3 -

recess in the major panel, and wherein said resealable access

aperture (211,211',241,242) is covered by a cover layer having

edge portions overlapping the barrier material surrounding the

access aperture, with a permanently tacky adhesive on said edge

portions.

A pack according to claim 1 wherein a said end flap consists of top

flaps (112) extending only partially over the top of the charge.

A pack according to claim 1 wherein the base flap (108) and side

wings (104) are hingedly linked to respective edges of the major

panel (102) and top flaps (112) extending only partially over the

top of the charge are respectively hingedly linked to the side

wings (104).

A pack according to any one of the preceding claims wherein the

said major panel (102) is the only major panel.

A pack according to claim 4 wherein free edges of the side

wings (12,104) remote from the major panel (11,11',102) form

edges of the frame.

A pack according to claim 1 wherein the permanently tacky adhe-

sive includes microcapsules of a flavourant.

A pack according to claim 1 wherein the frame (10,10',101) sur-

rounds two minor sides, at least one end and only one major face

of a cuboid said charge (15) of smoking articles.

A pack according to claim 7 wherein the two side wings (12,104)

of the frame are attached by one edge to the major panel (11,

11',102), the opposite edge of each side flap being free.

A pack according to claim 7 or claim 8 wherein the frame (101)

overlies both ends of the charge (15), with a base flap (108) to sur-

round a base of the charge and top flaps (112) only partially sur-

rounding a top of the charge.

10. A pack according to claim 10 or claim 11 wherein each of the side

wings (104) and end flaps (108,112) is attached through only one

edge.

- 4 -

11. A pack according to any one of the preceding claims wherein the

charge (15) is a 7-6-7 charge of cigarettes.

12. A pack according to any one of the preceding claims which

includes a flavourant.

13. A pack according to claim 12 wherein the flavourant is borne by

the frame (10,10',

101).”

II.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte zu 3/4 und die Klägerin zu

1/4.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-

land erteilten europäischen Patents EP 0 942 880, deutsches Aktenzeichen

DE 697 03 940 (Streitpatent), das am 19. November 1997 unter Beanspruchung

der Prioritäten GB 96 24 274 vom 21. November 1996, GB 97 16 699 vom

6. August 1997 und GB 97 210 80 vom 3. Oktober 1997 angemeldet und dessen

Erteilung am 17. Januar 2001 veröffentlicht worden ist.

Das in englischer Verfahrenssprache veröffentlichte Streitpatent mit der Bezeich-

nung „PACKAGING OF SMOKING ARTICLES“ umfasst 19 Patentansprüche und

betrifft gemäß der deutschen Übersetzung das Verpacken von rauchbaren Artikeln

bzw. Rauchwaren wie zum Beispiel Cigarren, Cigarillos und Cigaretten, wobei die

Ansprüche 1 bis 17 auf ein Päckchen für Rauchwaren gerichtet sind, und die An-

sprüche 18 und 19 ein Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwa-

ren betreffen.

- 5 -

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a major

panel (11,11',102), two side wings (12,104) and at least a partial end

flap (21/22,21'/22',108,112) placed adjacent a face, sides and at least

part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking arti-

cles, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258,259) wrapping the

charge and frame and forming a sealed enclosure around them by

virtue of sealed seams characterized in that all of the sealed seams

overlie at least partly a part (12,21/22,21'/22',104,112) of the frame.

Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:

Päckchen für Rauchwaren mit einer Zarge (10,10',101) mit einer Haupt-

fläche (11,11',102), zwei Seitenlaschen (12,104) und wenigstens einer

teilweisen Stirn- bzw. Endlasche (21/22,21'/22',108,112), die in der

Nähe einer Fläche, von Seiten bzw. wenigstens zum Teil wenigstens

eines Endes einer Füllung (15) von Rauchwaren angeordnet sind, und

mit einem flexiblen Sperr- bzw. Schutz-FlächengebiIde/Blatt (24,200,

229,258,259), das um die FülIung und die Zarge gewickelt ist bzw.

diese umhüllt und dank versiegelter Nähte eine abgedichtete/versie-

geIte Umhüllung um sie bildet, dadurch gekennzeichnet, dass aIIe ver-

siegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil (12,21/22,21'/22',

104,112) der Zarge liegen.

Patentanspruch 18 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

18. A method of making a pack of smoking articles which includes placing

around a charge of smoking articles a frame with a major panel, two

side flaps and at least a partial end flap, in such a way that the major

panel, side flaps and end flap are placed abutting a face, sides and at

least part of at least one end, respectively, of the charge, enwrapping

- 6 -

the charge and frame with a flexible barrier sheet and forming a sealed

enclosure around the charge and frame by pressing portions of the

flexible barrier sheet together by a sealer to form seams which seams

each overlie at least in part a respective part of the frame, the frame

spreading the pressure exerted by the sealer on the smoking articles in

the formation of at least part of all of the seams.

Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:

18. Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwaren mit den

Schritten: Anordnen einer Zarge mit einer Hauptfläche, zwei Seiten-La-

schen bzw. -Klappen und wenigstens einer teilweisen End- bzw. Stirn-

klappe rund um eine Füllung von Rauchwaren in der Weise, dass die

Hauptfläche, die Seiten-Laschen bzw. -Klappen und die Stirnlasche

sich in einer solchen Lage befinden, dass sie an einer Fläche, an den

Seiten bzw. wenigstens einem Teil wenigstens eines Endes der FüIIung

anliegen, Umwickeln der Füllung und der Zarge mit einem flexiblen

Sperr- bzw. Schutz-FIächengebiIde/Blatt, und Ausbilden einer abge-

dichteten bzw. versiegelten Umhüllung rund um die FüIIung und die

Zarge durch Zusammendrücken von Bereichen des flexiblen Schutz-

blattes durch eine Versiegelungseinrichtung, um Nähte zu bilden, die

wenigstens zum Teil über einem jeweiligen bzw. zugeordneten Teil der

Zarge liegen, wobei die Zarge den durch die Versiegelungseinrichtung

auf die Rauchwaren ausgeübten Druck bei der Ausbildung wenigstens

eines Teils aller Nähte verbreitet bzw. verteilt.

Wegen der direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprü-

che 2 bis 17 und des auf den Patentanspruch 18 rückbezogenen Anspruchs 19

wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, dass das Klagepatent

wegen unzulässiger Änderung des Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1

- 7 -

Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) und wegen mangelnder Patent-

fähigkeit, insbesondere wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tä-

tigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, 52, 54,

56 EPÜ), für nichtig zu erklären sei.

Die Klägerin stützt die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente und Entgegen-

haltungen („A“ = Anmeldetag, „V“ = Veröffentlichungstag):

NK0

Auszug aus der Klageschrift der Verletzungsklage Az. 315 O 39/16

NK1

Streitpatent in der erteilten Fassung

19.11.1997

NK1-2

Deutsche Übersetzung DE 697 03 940 T2 des Streitpatents

NK2

WO 98/22368 A1 ursprünglich eingereichte Unterlagen zum Streitpa-

tent

NK3

GB 96 24 274 Prioanmeldung zum Streitpatent A:

21.11.1996

NK4

GB 97 16 699 Prioanmeldung zum Streitpatent A:

06.08.1997

NK5

GB 97 21 080 Prioanmeldung zum Streitpatent A:

03.10.1997

NK6

IPER zur PCT-Anmeldung WO 98/22368 A1 (NK2)

NK7

US 5 542 529 A

06.08.1996

NK8

US 1 755 579

22.04.1930

NK9

US 6 237 760 B1

09.05.2001

NK10

GB 918 388

13.02.1963

NK11

GB 1 514 174

14.06.1978

NK12

WO 97/42098 A1

13.11.1997

NK13

DE 28 54 443 A1

03.07.1980

NK14

DE 28 33 389 A1

07.02.1980

NK15

US 5 158 664 A

27.10.1992

NK16

Amtsbescheid USPTO vom 14.01.2000 zu US 09/284 986

NK17

Replik der (dortigen) Klägerin im Verletzungsverfahren (15.09.16)

NK18

Duplik der (dortigen) Beklagten im Verletzungsverfahren (31.01.17)

NK19

WO 98/22367 A1

A: 19.11.1997

28.05.1998

NK20

GB 9624275.5 Prioanmeldung zur NK19

21.11.1996

NK21

US 5 333 729 A

02.08.1994

- 8 -

NK22

DE 39 15 192 A1

15.11.1990

NK23

US 5 029 712

09.07.1991

NK24

EP 0 556 628 A1

25.08.1993

NK25

Berufungsbegründung der Nichtigkeitsklägerin vom 18.12.2017 im

Verletzungsverfahren (2. Instanz) Az. 3 U 181/17

NK26

Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 06.06.2017 im Verlet-

zungsverfahren (1. Instanz) Az. 315 O 39/16

Hinsichtlich der unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung hat die Kläge-

rin geltend gemacht, dass dem Gesamtoffenbarungsgehalt der ursprünglichen

Anmeldeunterlagen, der NK2, sich weder eine Textstelle entnehmen lasse, die die

verallgemeinerte Ausgestaltung der Zarge unmittelbar und eindeutig offenbare,

noch die verallgemeinerten Anforderungen an die Lage der Nähte, mithin die

Merkmale M1.B.iii und M1.B.iv sowie M1.D, M1.E, insbesondere die Lehre, dass

alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert

seien (M1.E). Der von der Beklagten in diesem Zusammenhang zitierten Textstelle

in der NK2 auf Seite 2, Zeile 27, bis Seite 3, Zeile 2, könne der Fachmann lediglich

entnehmen, dass die Seitenlaschen der Zarge bei der Ausbildung von versiegelten

Nähten behilflich seien („assisted by“), völlig unabhängig von der Anzahl, Lage

und relativen Ausrichtung der zu versiegelnden Nähte in Bezug zur Zarge. Die

offenbarte technische Lehre der NK2 erschöpfe sich also im Wesentlichen in der

Bereitstellung einer Zarge, deren erfindungswesentliches Element in dem Vorhan-

densein von Seitenlaschen bestehe. Der o. g. Textstelle lasse sich somit gerade

keine allgemeine Lehre zum wenigstens teilweisen Überliegen von Nähten über

Teilen der Zarge zum Zwecke der Unterstützung von Versiegelungsvorgängen

aller Nähte unmittelbar und eindeutig entnehmen. Dieser Mangel an Offenbarung

könne auch nicht dadurch geheilt werden, dass sich ggf. ein Teil der konkreten

Ausführungsbeispiele der NK2 unter das Merkmal M1.E subsumieren ließen. Der

Fachmann könne das Merkmal M1.E daher nicht ohne weiteres als zu der in NK2

beschriebenen Erfindung gehörend erkennen.

- 9 -

Bei diesem unzulässig erweiterten Merkmal handle es sich auch nicht um eine

Konkretisierung der in der o. g. Textstelle der NK2 ursprungsoffenbarten Lehre,

mithin nicht um eine sog. „uneigentliche Erweiterung“. Zwar ergebe sich aus dem

diskutierten Satz allgemein, dass die Seitenlaschen der Unterstützung der Ausbil-

dung der versiegelten Nähte

– welcher und wie auch immer – dienten, im Speziel-

len derjenigen Nähte auf den Seitenlaschen („especially on the sides of a pack“).

Durch die Hinzufügung des Merkmals M1.E seien aber nunmehr auch Ausfüh-

rungsformen geschützt, bei denen überhaupt keine Seitenlaschen vorhanden

seien, ferner fielen auch Ausführungsbeispiele hierunter, bei denen die Seitenla-

schen keine Bedeutung für die Ausbildung der Nähte hätten, also dort, wo bei-

spielsweise die Nähte auf den Hauptflächen oder auf den Endlaschen lägen. Die

Hinzufügung des Merkmals M1.E habe daher zur Beanspruchung eines Aliuds

geführt und ziehe zwingend die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents

nach sich.

Jedenfalls könnten die erteilten Ansprüche 1 bis 19 die genannten Prioritäten NK3

bis NK5 nicht wirksam in Anspruch nehmen, da keine der drei Schriften dieselbe

Erfindung wie die im Streitpatent beanspruchte Erfindung betreffe. Weder NK3

noch NK4 oder NK5 offenbarten die spezifischen Merkmalskombinationen der An-

sprüche 1 bis 19 des Streitpatents, insbesondere die Lehre, dass alle versiegelten

Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert seien. Daher

könne nur der Zeitrang des Anmeldetags des Streitpatents, nämlich der 19. No-

vember 1997 beansprucht werden.

In ihrem schriftsätzlichen Vorbringen hat die Klägerin zur Begründung fehlender

Neuheit der Lehre des erteilten Anspruchs 1 den Stand der Technik nach den

Entgegenhaltungen NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 und NK19 herangezogen. Fer-

ner hat sie geltend gemacht, dass die Lehre des Anspruchs 1 bei unterstellter

Neuheit dem Fachmann ausgehend von der NK12 sowie von NK13 oder NK14 in

Verbindung mit NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 oder NK15 nahegelegt sei.

- 10 -

In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin bei ihrem Vortrag zur fehlen-

den Neuheit nur noch auf die NK10 sowie erstmals auf die

– mit Schriftsatz vom

1. August 2017 eingereichte

– NK21 gestützt.

Die Klägerin rügt den jeweils beanspruchten Gegenstand gemäß den von der Be-

klagten mit Schriftsätzen vom 5. Februar 2018 und 6. März 2018

– nach Fallenlas-

sen des bisherigen Hilfsantrags 1 vom 13. Juni 2017

– neu überreichten Hilfsan-

trägen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und

5C als gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert, da der jeweils

einzige unabhängige Anspruch 1 das unzulässig erweiterte Merkmal M1.E auf-

weise. Sollte insoweit das Vorliegen einer „uneigentlichen Erweiterung“ bejaht

werden, könnten die Ansprüche der Hilfsanträge

– ebenso wie die des Hauptan-

trags

– jedenfalls keine der drei Prioritäten NK3, NK4 bzw. NK5 wirksam in An-

spruch nehmen, da in diesem Zusammenhang das unzulässig erweiterte Merkmal

berücksichtigt werden müsse und weder die NK3 noch die NK4 oder NK5 eine

ausreichende Offenbarung der Lehre nach Merkmal M1.E enthielten. Eine Priori-

tätsdisclaimerlösung verbiete sich vorliegend, auch vor dem Hintergrund der Ent-

scheidung des Senats 4 Ni 28/11 (EP) vom 1. August 2013

– Bildprojektor.

Die Klägerin macht ferner geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach

Hilfsantrag 1 hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt

gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart sei, weil der Gegenstand des

Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 auch Rauchwarenpäckchen mit wiederversiegel-

barer Zugangsöffnung an der Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegel-

ten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite angeordnet sei

– die beschriebenen

Ausführungsbeispiele offenbarten jedoch lediglich Rauchwarenpäckchen mit ver-

siegelten Nähte an der Oberseite.

Auch die in Hilfsantrag 1B nunmehr beanspruchte Kombination des Merkmals

M1.E mit Merkmal M1.B.vi sei nicht ausführbar. Das im Hilfsantrag 1C neu hinzu-

gekommene Merkmal M1.B.o.i stelle eine unzulässige Erweiterung dar. Hilfsan-

trag 3 sei ebenfalls unzulässig erweitert, da die aufgenommenen Merkmale

- 11 -

M1.B.i.a und M1.F.i nur im Zusammenhang mit einer ganz speziellen Ausfüh-

rungsform der Zarge

– mit nur einer Hauptfläche und Seitenlaschen an der Stirn-

fläche, wie in den Figuren 13 und 14 der NK2 gezeigt

– offenbart seien und sich

aus der diesbezüglichen Offenbarung keine Verallgemeinerung im Sinne der o. g.

Merkmale herleiten lasse, vielmehr liege eine willkürliche Kombination einzelner

Elemente verschiedener Ausführungsbeispiele vor.

Im Übrigen sieht die Klägerin den jeweiligen Gegenstand gemäß den o. g. Hilfsan-

trägen

– insbesondere ausgehend von NK21 und NK15 – als nicht neu und/oder

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an. Bei Scheitern der in Anspruch

genommenen Prioritäten stehe einer Patentfähigkeit aller Hilfsanträge ferner die

NK19 mit einem ihrer Prioritätsdokumente, nämlich der NK20, NK4 und NK5 als

Stand der Technik entgegen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das europäische Patent 0 942 880 mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig

zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den

Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A,

4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C, eingereicht mit Schriftsätzen vom

05.02.2018 und 06.03.2018, verteidigt wird, wobei es in sämtli-

chen Hilfsanträgen in Anspruch

1 heißen muss statt: „wherein said

end flap includes a base flap

(108)…“ nunmehr: „wherein a said

end flap is a base flap

(108)…“,

- 12 -

wobei im protokollierten Antrag der Beklagten in den letzten beiden Zeilen jeweils

das Wort

„end“ vor „flap“ fehlt (vgl. S. 7 oben des Protokolls vom 17.04.2018);

hierbei handelt es sich jedoch um eine offenbare Unrichtigkeit, da eindeutig „end

flap“ gemeint war, wie sich insbesondere aus den vorgenannten Hilfsanträgen, die

allesamt das Merkmal M1.B.v mit der Formulierung „end flap“ enthalten, ergibt.

Dem einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 schließen sich gemäß den Hilfsan-

trägen 1, 1A, 1B und 1C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14, sowie

gemäß den Hilfsanträgen 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B

und 5C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 13 an. Die nebengeordneten

Verfahrensansprüche (Patentansprüche 18 und 19 gemäß Hauptantrag) entfallen

bei allen Hilfsanträgen. Nicht aufgenommen in das Protokoll wurde die mit Schrift-

satz vom 5. Februar 2018 weiter hilfsweise beantragte Verteidigung des Streitpa-

tents nach den oben genannten Hilfsanträgen unter Aufnahme eines „Disclaimers“

bzgl. des Merkmals M1.E.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen wird

auf die Anlage HL 5 zum Schriftsatz der Beklagten vom 5. Februar 2018 und die

Anlage HL 6 zum Schriftsatz der Beklagten vom 6. März 2018 verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und

erachtet das Streitpatent für patentfähig; dies gelte jedenfalls für eine der Fassun-

gen der o. g. Hilfsanträge.

Die Klägerin komme nur deshalb zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der Pa-

tentansprüche des Streitpatents im Stand der Technik vorweggenommen sei, weil

sie die Merkmale der Patentansprüche fehlerhaft auslege.

Das Streitpatent sei in seiner erteilten Fassung nicht unzulässig erweitert. Das

Merkmal M1.E, wonach alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über der

Zarge lägen, ergebe sich aus der Textpassage der NK2 auf Seite 2, Zeilen 10 ff.

insbesondere ab Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5, wo der technische Vorteil nach

- 13 -

Merkmal M1.E bereits unmittelbar offenbart werde. Auch wenn diese Passage nur

auf die Besonderheit des Vorteils bei den seitlichen Zargen verweise, werde der

Fachmann insoweit die Lehre verallgemeinern und unmittelbar im Sinne des Merk-

mals M1.E verstehen, jedenfalls in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen in

den Figuren 1 bis 5, 13 bis 22 und 27 bis 29. Hierzu stehe nicht im Widerspruch,

dass bei bestimmten Ausführungsbeispielen

– wie bei den Figuren 6 und 7, bei

denen auch auf der Oberseite gesiegelt werde

– der Vorteil der Lehre nach Merk-

mal M1.E nicht erreicht werde. Auch fehle die Offenbarung für die ganzen bzw.

teilweisen Endlaschen nicht, vgl. z. B. die Figuren 13 und 14 der NK2. Zudem

befasse sich die NK2 ausdrücklich mit dem Herstellungsverfahren der Verpa-

ckung. Entgegen der Auffassung der Klägerin könne deshalb das Streitpatent für

die erteilten Ansprüche 1 bis 19 auch die Prioritäten der NK3 bis NK5 wirksam in

Anspruch nehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents werde durch die NK10 nicht

neuheitsschädlich vorweggenommen, da bei dieser

– im Unterschied zur erfin-

dungsgemäßen Lehre

– die Sperrschicht vollflächig am Container anklebe und

damit zu einer hermetischen Abdichtung auch ohne die Nähte führe.

Die NK21 stehe der Neuheit ebenfalls nicht entgegen, denn sie offenbare

– neben

den Merkmalen M1.B.iv und M1.D

– insbesondere das Merkmal M1.B nicht, da

ihre Lehre auf Softpacks abgestellt sei.

Auch der weitere von der Klägerin zitierte Stand der Technik komme dem Gegen-

stand des Streitpatents nicht näher. Keine der genannten Schriften sei neuheits-

schädlich.

Zudem könnten die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik das Vorliegen

einer erfinderischen Tätigkeit nicht in Zweifel ziehen. Dies gelte auch für die inso-

weit neu ins Feld geführte NK21. Denn der Fachmann hätte, um ausgehend von

der NK21 zur Erfindung zu gelangen, die dort gelehrte Verpackungsart eines Soft-

packs ändern müssen, was der gesamten Lehre widerspreche.

- 14 -

Der von der Klägerin hinsichtlich der Hilfsanträge jeweils erhobene Einwand der

unzulässigen Erweiterung greife nicht durch. Das in allen Hilfsanträgen enthaltene

Merkmal M1.E stelle aus o. g. Gründen keine unzulässige Erweiterung dar. Die in

Hilfsantrag 3 ergänzten beiden Merkmale M1.B.i.a und M1.F.i führten entgegen

der Ansicht der Klägerin

– vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung

des BGH zur Frage der Zulässigkeit von Verallgemeinerungen einzelner Merkmale

eines in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Ausfüh-

rungsbeispiels

– ebenfalls nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Denn die vor-

genannten Merkmale seien dazu in der Lage, den erfindungsgemäßen Erfolg in

Form der Gewährleistung eines bestmöglichen Zugangs herbeizuführen.

Die jeweiligen Gegenstände der Hilfsanträge seien allesamt auch neu und beruh-

ten auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere stehe die NK21 einer Patent-

fähigkeit nicht entgegen. Die NK12 und NK19 seien kein Stand der Technik, da die

Ansprüche der Hilfsanträge

– ebenso wie die des Hauptantrags – die Prioritäten

aus NK3, NK4 und NK5 in Anspruch nehmen könnten; dies gelte jedenfalls ein-

schränkend ohne das Merkmal M1.E, wobei eine sog. Prioritätsdisclaimerlösung

vorliegend zulässig sei.

Vor Erhebung der Nichtigkeitsklage hat die hiesige Beklagte beim Landgericht

Hamburg unter dem 2. Februar 2016 eine Verletzungsklage wegen einer vermeint-

lichen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klägerin eingereicht. Mit

Urteil des Landgerichts Hamburg vom 8. September 2017, Az. 315 O 39/16,

wurde die hiesige Klägerin

– basierend auf einer eingeschränkten Anspruchsfas-

sung, in der die zusätzlichen Merkmale des erteilten Anspruchs 7 in den Hauptan-

spruch des Streitpatents aufgenommen wurden, und nach Klagerücknahme im

Übrigen

– antragsgemäß verurteilt. Wegen der Einzelheiten wird auf das vorge-

nannte Urteil (Anlage HL 4 zum Schriftsatz der Beklagten vom 05.02.2018) Bezug

genommen. Gegen dieses Urteil hat die hiesige Klägerin Berufung beim Hanseati-

schen Oberlandesgericht Hamburg eingelegt (Az. 3 U 181/17), die sie mit Schrift-

satz vom 18. Dezember 2017 begründet hat (Anlage NK25 zum Schriftsatz der

- 15 -

Klägerin vom 12.03.2018). Eine Entscheidung des Berufungsgerichts im parallelen

Verletzungsverfahren liegt noch nicht vor.

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 1. Dezem-

ber 2017 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen

wird.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt

allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

17. April 2018 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet, soweit das Streitpatent in der erteilten

Fassung nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B,

2C in zulässig beschränkter Fassung verteidigt wird, weil die jeweilige Lehre sich

nicht als patentfähig erweist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 lit. a,

Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ).

Soweit das Streitpatent in der zulässig beschränkten Fassung gemäß Hilfsan-

trag 3 verteidigt wird, führt die Klage jedoch nicht zum Erfolg und ist abzuweisen,

da sich der hiergegen gerichtete Nichtigkeitsangriff im Hinblick auf die von der

Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Änderung des

Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1

lit. c EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,

§ 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ) als nicht begründet

erweist.

Auf die weiteren jeweiligen Anspruchsfassungen der nachrangigen Hilfsan-

träge 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C kam es bei dieser Sachlage

nicht an.

- 16 -

Gegenstand des Streitpatents (NK1) ist eine Rauchwarenpackung. Gemäß

der Beschreibungseinleitung sind starre und weiche Packungen (rigid and soft

packs) bekannt, Abs. 0002. Dazu ist ausgeführt, dass der starre Packungstyp

einen guten Schutz des Inhalts ermögliche, aber komplex und teuer sei. Weiche

Packungen seien einfacher und günstiger, jedoch sei der Inhalt einem größeren

Beschädigungsrisiko ausgesetzt, Abs. 0003, 0004.

Die Erfindung schlägt demgegenüber eine halb- oder teilweise starre (semi-rigid)

Zigarettenpackung vor, Abs. 0005. In den folgenden Absätzen 0006 bis 0010 wird

eine Reihe von bekannten Lösungen aufgezählt, bei denen Verstärkungen, z. B. in

Form einer Auskleidung (liner), einer Schachtel (box) oder einer Zarge (frame)

zwischen den Zigaretten und einer weichen Umhüllung angeordnet sind. Eine Dis-

kussion eventueller Nachteile dieses bekannten Standes der Technik, aus denen

sich eine dem Patent zugrunde liegende Aufgabe ableiten ließe, erfolgt hier nicht,

in der Streitpatentschrift wird auch keine Aufgabe ausdrücklich genannt.

Die erfindungsgemäße Rauchwarenpackung weist eine Zarge aus Karton oder

einem vergleichbaren Material auf, mit einer Hauptfläche (main panel), zwei Sei-

tenflügeln (side wings) und wenigstens einer teilweisen Endlasche (partial end

flap), die angrenzend an Vorderseite (face), Seiten (sides) und wenigstens einen

Teil wenigstens eines Endes (end) einer Rauchwarenfüllung angeordnet sind, und

ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Füllung und Zarge umwickelt

und darum versiegelt ist.

Von einer solchen Rauchwarenpackung, die laut Abs. 0011 aus der

GB-A-1 514 174 (NK11) bekannt ist, soll sich die Rauchwarenpackung nach der

Erfindung dadurch unterscheiden, dass alle versiegelten Nähte (sealed seams)

wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen. So heißt es im letzten Ab-

satz von Abs. 0011 der erteilten Patentschrift (NK1), welcher sich allerdings nicht

- 17 -

in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (NK2) befindet:

In Absatz 0013 wird schließlich hinsichtlich des flexiblen Sperrblatts, das Füllung

und Zarge umwickelt und versiegelt, erläutert, dass das Sperr- bzw. Schutzblatt

aus einem Sperrmaterial besteht, wie beispielsweise einem Metallfolie/Kunststoff-

Laminat oder einem metallisierten Kunststoff-Film, und abgedichtet bzw. versiegelt

ist, um eine praktisch hermetische Umhüllung für Füllung und die Zarge zu bilden.

Die Ausgestaltung der hierzu abgedichteten Nähte wird, insbesondere an den

Seiten der Verpackung,

Die Beschreibung hebt dies als insbesondere dann

sinnvoll hervor, „

Als vorliegend angesprochenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur

im Bereich der Verpackungstechnologie, insbesondere einen Diplomingenieur

oder Master der Verpackungstechnologie oder des Maschinenbaus mit entspre-

chender Vertiefungsrichtung, mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Ver-

packung von Rauchartikeln wie beispielsweise Zigaretten, Zigarren oder Zigarillos.

Hauptantrag

warenpäckchen mit folgenden Merkmalen gerichtet (diesseitige deutsche Überset-

zung zur Information:

M1.A

A pack of smoking articles

Ein Rauchwarenpäckchen,

M1.B

having a

frame (10, 10‘, 101)

das eine Zarge hat,

M1.B.i

with a major panel (11, 11’, 102),

mit einer Hauptfläche,

M1.B.ii two side wings (12, 104)

zwei Seitenflügeln

- 18 -

M1.B.iii and at least a partial end flap

(21/22, 21’/22’, 108, 112)

und wenigstens einer teilweisen End-

lasche,

M1.B.iv placed adjacent a face, sides and at

least part of at least one end,

respectively, of a charge (15) of

smoking articles,

angeordnet jeweils angrenzend an eine

Fläche, Seiten und wenigstens einen

Teil wenigstens eines Endes einer

Rauchwarenfüllung,

M1.C

and a flexible barrier sheet (24,

200, 229, 258, 259) wrapping the

charge and frame

und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung

und Zarge umwickelt

M1.D

and forming a sealed enclosure

around them by virtue of sealed

seams

und mittels versiegelter Nähte eine

abgedichtete Umhüllung um sie bildet,

M1.E

characterized in that all of the

sealed seams overlie at least partly

a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)

of the frame.

dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-

siegelten Nähte wenigstens teilweise

einen Teil der Zarge überliegen.

Hilfsantrag 1

spruch 1 nach Merkmal M1.B.iv ein Merkmal M1.B.v und am Ende ein Merkmal

M1.F hinzu. Er lautet gegliedert:

M1.A

A pack of smoking articles

Ein Rauchwarenpäckchen,

M1.B

having a frame (10, 10‘, 101)

das eine Zarge hat,

M1.B.i

with a major panel (11, 11’, 102),

mit einer Hauptfläche,

M1.B.ii two side wings (12, 104)

zwei Seitenflügeln

M1.B.iii and at least a partial end flap

(21/22, 21’/22’, 108, 112)

und wenigstens einer teilweisen End-

lasche,

M1.B.iv placed adjacent a face, sides and at

least part of at least one end,

respectively, of a charge (15) of

smoking articles,

angeordnet jeweils angrenzend an eine

Fläche, Seiten und wenigstens einen

Teil wenigstens eines Endes einer

Rauchwarenfüllung,

- 19 -

M1.B.v wherein said end flap is a base flap

(108) below the bottom end face of

the charge

wobei eine besagte Endlasche eine

Bodenlasche unter dem unteren Ende

der Füllung ist.

M1.C

and a flexible barrier sheet (24,

200, 229, 258, 259) wrapping the

charge and frame

und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung

und Zarge umwickelt

M1.D

and forming a sealed enclosure

around them by virtue of sealed

seams

und mittels versiegelter Nähte eine

abgedichtete Umhüllung um sie bildet,

M1.E

characterized in that all of the

sealed seams overlie at least partly

a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)

of the frame.

dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-

siegelten Nähte wenigstens teilweise

einen Teil der Zarge überliegen,

M1.F

and wherein the barrier sheet (200,

229) has a resealable access aper-

ture.

und wobei das Sperrblatt eine wieder-

versiegelbare Zugangsöffnung hat.

Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 1 am Ende ein Merkmal M1.G hinzu:

M1.G

and wherein said resealable access

aperture (211, 211’, 241, 242) is

covered by a cover layer having

edge portions overlapping the bar-

rier material surrounding the access

aperture, with a permanently tacky

adhesive on said edge portions.

und wobei besagte wiederversiegelbare

Zugangsöffnung von einer Deckschicht

bedeckt ist, die Kantenbereiche hat,

welche das die Zugangsöffnung umge-

bende Sperrmaterial überlappen, mit

einem permanent klebrigen Klebemittel

auf besagten Kantenbereichen.

- 20 -

Hilfsantrag 1A und 2A

Merkmal M1.B.o ersetzt:

M1.B.o

having an open frame (10, 10‘, 101)

das eine offene Zarge hat,

Hilfsantrag 1B und 2B

ein Merkmal M1.B.vi hinzu:

M1.B.vi and wherein the top end of the

frame is open

und wobei das obere Ende der Zarge

offen ist

Hilfsantrag 1C und 2C

(open frame) ein Merkmal M1.B.o.i hinzu:

M1.B.o.i formed from an undivided sheet of

foldable material

gebildet aus einem ungeteilten Blatt

faltbaren Materials

Hilfsantrag 3

M1.A

A pack of smoking articles

Ein Rauchwarenpäckchen,

M1.B

having a frame (10, 10‘, 101)

das eine Zarge hat,

M1.B.i

with a major panel

(11, 11’, 102),

mit einer Hauptfläche,

M1.B.i.a having a top edge and a recess in

said top edge,

die eine Oberkante und einen Aus-

schnitt in besagter Oberkante hat,

M1.B.ii

two side wings (12, 104)

zwei Seitenflügeln

M1.B.iii

and at least a partial end flap

(108)

und wenigstens einer teilweisen End-

lasche,

- 21 -

M1.B.iv

placed adjacent a face, sides and

at least part of at least one end,

respectively, of a charge (15) of

smoking articles,

angeordnet jeweils angrenzend an eine

Fläche, Seiten und wenigstens einen

Teil wenigstens eines Endes einer

Rauchwarenfüllung,

M1.B.v

wherein said end flap is a base flap

(108) below the bottom end face of

the charge

wobei eine besagte Endlasche eine

Bodenlasche unter dem unteren Ende

der Füllung ist.

M1.C

and a flexible barrier sheet (24,

200, 229, 258, 259) wrapping the

charge and frame

und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung

und Zarge umwickelt

M1.D

and forming a sealed enclosure

around them by virtue of sealed

seams

und mittels versiegelter Nähte eine

abgedichtete Umhüllung um sie bildet,

M1.E

characterized in that all of the

sealed seams overlie at least partly

a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)

of the frame.

dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-

siegelten Nähte wenigstens teilweise

einen Teil der Zarge überliegen,

M1.F

and wherein the barrier sheet (200,

229) has a resealable access aper-

ture (211, 211’, 241, 242),

und wobei das Sperrblatt eine wieder-

versiegelbare Zugangsöffnung hat,

M1.F.i

which overlies the top end face of

the charge of smoking articles and

the recess in the major panel

welche die obere Endseite der Rauch-

warenfüllung und den Ausschnitt in der

Hauptfläche überliegt,

M1.G

and

wherein

said

resealable

access aperture (211, 211’, 241,

242) is covered by a cover layer

having edge portions overlapping

the barrier material surrounding the

access aperture, with a perma-

nently tacky adhesive on said edge

portions.

und wobei besagte wiederversiegelbare

Zugangsöffnung von einer Deckschicht

bedeckt ist, die Kantenbereiche hat,

welche das die Zugangsöffnung umge-

bende Sperrmaterial überlappen, mit

einem permanent klebrigen Klebemittel

auf besagten Kantenbereichen.

- 22 -

II.

Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist,

ist gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der jeweiligen

Verfahrenssprache. Insoweit sieht

der Senat

sich für die stets gebotene Ausle-

gung eines Patentanspruchs und seiner einzelnen Merkmale zu folgenden Anmer-

kungen zur Lehre des Streitpatents und des erteilten Patentanspruchs 1 veran-

lasst:

M1.A

auf ein „pack of smoking

articles“ (Rauchwarenpäckchen) gerichtet, nicht dagegen, wie die ungenaue deut-

sche Übersetzung vermitteln mag, auf ein „pack for smoking articles“ (Päckchen

für Rauchwaren), wonach nur eine Bestimmungsangabe als Geeignetheitskrite-

rium vorläge. Im Folgenden wird der Anschaulichkeit halber statt des Begriffs

„Rauchwaren“ der Begriff „Zigaretten“ verwendet.

M1.B

ngeführte Zarge („frame“) wird erfindungsgemäß

gefaltet und ist zwischen den Zigaretten und der Hülle / der weichen Verpackung

angeordnet. Sie kann nach der Beschreibungseinleitung, Abs. 0011, aus Karton

(card) oder einem entsprechenden Material bestehen. Bezüglich der Festigkeit

des Kartons berücksichtigt der Fachmann, dass die Rauchwarenpackung insge-

samt steifer sein soll, als übliche bekannte weiche Verpackungen (soft packs),

Abs. 0002 bis 0005, und dass die Seitenflügel der Zarge ausreichend steif sein

sollen, um den beim Siegeln der seitlichen Nähte der aus dem Sperrblatt gebilde-

ten Umhüllung von der Versiegelungsvorrichtung ausgebildeten Druck zu vertei-

len, Abs. 0013.

M1.B.ii

– M1.B.iv

teilweise Endlasche (end flap), die angrenzend an wenigstens ein Ende der

Rauchwarenfüllung, also an den Stirnseiten der Rauchwaren, angeordnet ist. Sie

umfasst weiter zwei Seitenflügel (side wings oder side panels genannt), die

angrenzend an die Seiten der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Danach kön-

- 23 -

nen die Seitenflügel und die Endlasche(n) an mehr als einer Kante mit jeweiligen

weiteren Flächen verbunden sein, auch eine allseitige Verbindung ist patentge-

mäß nicht ausgeschlossen: Zwar legen die Begriffe Flügel und Lasche (wing, flap)

eine scharnierartige Beweglichkeit nahe, und auch bei den Ausführungsbeispielen

sind die Seitenflügel und die Endlaschen jeweils nur über eine Kante mit der restli-

chen Zarge verbunden (Fig. 3, 14, 27). Jedoch wird erst im erteilten Anspruch 13

auf eine Ausführung beschränkt, bei der jeder Seitenflügel und jede Endlasche nur

über eine Kante verbunden sind. Hieraus ist zu folgern, dass diese Beschränkung

für die Zarge gemäß Patentanspruch 1 nicht gilt.

Die Zarge umfasst nach M1.B.i eine Hauptfläche (major panel), die nach M1.B.iv

angrenzend (adjacent) an eine der verbleibenden Flächen der Rauchwarenfüllung,

d. h. an Vorderseite oder Rückseite, angeordnet ist, wobei wegen der Formulie-

rung „…and at least part of at least one end,…“ wenigstens eine Endlasche vorge-

sehen ist, die eine Teil-Lasche sein kann aber nicht muss, oder zwei Endlaschen,

von denen jede (unabhängig von der anderen) eine Teil-Lasche sein kann aber

nicht muss. Dass dabei alle Seiten der Zarge angrenzend (adjacent) an die Fül-

lung angeordnet sind, schließt weitere Verpackungsschichten zwischen Füllung

und Zarge aus.

Zur Anzahl der Zargenflächen werden im Anspruch 1 eine Hauptfläche, zwei Sei-

tenflügel und wenigstens eine teilweise Endlasche genannt, womit mindestens vier

Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig oder wenigstens teilweise von der Zarge

bedeckt sind.

Zu den Endlaschen ergibt sich aus den erteilten Ansprüchen 2 und 3, dass sowohl

am unteren Ende als auch am oberen Ende der Rauchwarenfüllung Endlaschen

angeordnet sein können. Zu der Hauptfläche ergibt sich aus dem erteilten An-

spruch 5, der die Zarge darauf beschränkt, dass sie nur eine Hauptfläche umfasst,

dass die Zarge des Anspruchs 1 auch zwei Hauptflächen umfassen darf. Da also

außer den zwei Seitenflügeln und den zwei Endaschen, die jeweils an das

gesamte jeweilige Ende angrenzen können, auch zwei Hauptflächen vorhanden

- 24 -

sein können, kann die Zarge als Grenzfall entgegen der Auffassung der Beklagten

auch sämtliche sechs Seiten bedecken.

Dies bestätigen auch die weiteren abhängigen Patentansprüche, deren Sinngehalt

grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beiträgt

und die regelmäßig

– nicht anders als Ausführungsbeispiele – gegebenenfalls mit

einem zusätzlichen Vorteil verbundene Möglichkeiten seiner Ausgestaltung auf-

zeigen (BGH GRUR 2016, 1031

– Wärmetauscher).

Soweit die Beklagte ausgeführt hat, einer derartigen Auslegung, wonach die Zarge

sämtliche sechs Seiten der Rauchwarenfüllung bedecken könne, stünde entge-

gen, dass nach Merkmal M1.E alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen

Teil der Zarge überliegen müssen, diese Angabe dann aber redundant wäre, ver-

mag der Senat dem nicht zu folgen: Denn Merkmal M1.E wäre nur dann redun-

dant, wenn der Anspruch 1 zwingend fordern würde, dass die Zarge sechs Seiten

bedecken muss.

Zum Grad der Bedeckung der Seiten durch die Zarge ist in Merkmal M1B.iii zur

Endlasche angegeben, dass es sich wenigstens um eine teilweise Endlasche (at

least a partial end flap) handeln muss, die also die jeweilige Endfläche vollständig

bedecken darf, aber nicht muss, während zu den Seitenflügeln und der Hauptflä-

che entsprechende Konkretisierungen fehlen.

Die Ausführungsbeispiele Fig. 3, 14, 27 zeigen Seitenflügel, die die Seiten der

Rauchwarenfüllung jeweils vollständig bedecken, und Hauptflächen, die die Vor-

- 25 -

derseite der Rauchwarenfüllung nicht vollständig bedecken, woraus sich zumin-

dest für die Hauptfläche ergibt, dass diese die entsprechende Seite der Rauchwa-

renfüllung vollständig bedecken darf, aber nicht muss.

Die Zarge gemäß dem Anspruch 1 kann einstückig oder mehrteilig ausgebildet

sein. Die Ausführungsbeispiele zeigen zwar durch Falten aus einem einzigen

Stück Karton gebildete Zargen. In der Beschreibung Abs. 0014 der Streitpatent-

schrift ist jedoch ausgeführt, dass die Zarge einen einen Deckel definierenden Be-

reich (lid defining portion) umfassen kann. Zumindest ein solcher Deckel kann laut

Abs. 0014 einstückig oder gesondert (integrally or separately) ausgebildet sein.

Der Fachmann berücksichtigt bei seinem Verständnis der Zarge auch, dass

das resultierende Rauchwarenpäckchen gemäß der Beschreibungseinleitung nicht

nur fester als sogenannte weiche Packungen sein soll, sondern auch weniger steif

als sogenannte steife Packungen, d. h. als geschlossene Kartons, wie z. B. übli-

che Zigarettenschachteln, Abs. 0005. Diese Steifheit wird durch die Festigkeit des

für die Zarge verwendeten Materials beeinflusst, das jedoch wenigstens eine aus-

reichende Festigkeit zur Druckverteilung beim Siegeln besitzen muss, Abs. 0013.

Sie wird weiter dadurch beeinflusst, wie viele der sechs Seiten wie weit bedeckt

sind und bei einer allseitigen Bedeckung noch dadurch, wie viele der zwölf Kanten

miteinander verbunden sind.

Daraus folgt, dass zumindest eine Zarge, die sowohl aus einem Karton mit einer

Festigkeit wie für übliche Zigarettenschachteln hergestellt ist, als auch alle sechs

Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig umgibt, sowie gleichzeitig an allen

12 Kanten vollständig verbunden ist, keine patentgemäße Zarge ist.

M1.C

außer der Zarge ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Zarge und

Füllung umwickelt (wrapping) und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete

Umhüllung darum bildet. Mit der Formulierung „wrapping the charge and frame“ ist

angegeben, was von dem „flexible barrier sheet“ umhüllt wird, nämlich „charge

- 26 -

and frame“. Diese Formulierung schließt nicht aus, dass dabei auch noch etwas

anderes mit umhüllt wird, z. B. eine weitere Schicht zwischen der Zarge und der

Umhüllung.

4.1.

Im maßgeblichen englischen Anspruchswortlaut wird dabei im Merkmal

M1.D zweimal das Wort „sealed“ verwendet (and forming a sealed enclosure

around them by virtue of sealed seams). Dieses wird vom Fachmann im Zusam-

menhang mit der Umhüllung (sealed enclosure) als „abgedichtet“ bzw. „so gut wie

dicht“ verstanden, vergl. den zweiten Satz in Abs. 0013 (as far as practical her-

metic). Im Zusammenhang mit den Siegelnähten (sealed seams) versteht der

Fachmann dies als „versiegelt/gesiegelt“ im Sinne von „durch einen Siegelvorgang

entstanden“, vergl. auch hierzu den zweiten Satz in Abs. 0013 (sealed).

Die in Merkmal M1.D genannten versiegelten Nähte bezeichnen danach überlap-

pende Bereiche der Umhüllung, die miteinander verklebt sind. Dies kann durch

Heißsiegeln erfolgen, darauf ist das Rauchwarenpäckchen des erteilten An-

spruchs 1 jedoch nicht beschränkt, vergl. Abs. 0034 (heat sealed or otherwise

permanently sealed). Daraus, dass die im Merkmal M1.D geforderte Dichtheit

durch die ebenfalls im Merkmal M1.D eingeführten versiegelten Nähte entsteht,

folgt im Umkehrschluss, dass sämtliche für diese Dichtheit erforderlichen Verkle-

bungen bzw. Versiegelungen überlappender Bereiche des um Zarge und Füllung

herumgewickelten Sperrblatts versiegelte Nähte

„sealed seams“ im Sinne des

Merkmals M1.D sind.

4.2.

Dem steht nicht entgegen, dass einige der überlappenden Bereiche in der

Beschreibung als Nähte (seams), andere dagegen als Faltungen (folds) bezeich-

net werden, u. a. in Abs. 0017, 0041 und 0078. Denn alle diese überlappenden

Bereiche werden schließlich miteinander versiegelt, um eine abgedichtete Umhül-

lung auszubilden (all overlapping parts are sealed together to form a hermetic

enclosure), siehe jeweils das Ende von Abs. 0041 und 0078, sie stellen also im

versiegelten Zustand sämtlich versiegelte Nähte im Sinne des Merkmals M1.D

dar.

- 27 -

Dass überlappende Bereiche der aus dem Sperrblatt gebildeten Umhüllung mitei-

nander verklebt/versiegelt werden, schließt nicht aus, dass das Sperrblatt auch mit

der Zarge verklebt wird. Dies ist ausdrücklich vorgesehen bei den Ausführungs-

beispielen nach Fig. 3 und Fig. 27, siehe dort die schraffierten Bereiche der Zarge

und die Erläuterungen dazu in Abs. 0043 und 0081.

4.3.

Beim Umwickeln von Zarge und Füllung mit dem Sperrblatt können drei der

sechs Flächen direkt mit dem Sperrblatt bedeckt werden, auf den verbleibenden

drei Flächen entstehen zu versiegelnde Überlappungen. Wird mit dem Umwickeln

von Zarge und Füllung auf einer Endseite begonnen, so entstehen Siegelnähte auf

den beiden Schmalseiten, d. h. den Seitenflügeln, und der gegenüberliegenden

Endseite. Alternativ dazu nennt die Patentschrift die Möglichkeit, mit dem Umwi-

ckeln auf einer der Schmalseiten zu beginnen, wodurch Siegelnähte auf beiden

Endseiten und der gegenüberliegenden Schmalseite entstehen, PS Abs. 0017.

Andere Möglichkeiten werden im Patent nicht betrachtet, aber auch nicht ausge-

schlossen.

M1.E

teilweise einen Teil der Zarge überliegen müssen. Dass bedeutet, dass die Anord-

nung der Siegelnähte und die Gestaltung der Zarge so aufeinander abgestimmt

sein müssen, dass jede Siegelnaht wenigstens teilweise über einem Teil der

Zarge liegt.

- 28 -

5.1.

Diese Forderung der Lehre nach M1.E widerspricht allerdings den beiden

Ausführungsbeispielen

nach

Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9. Denn bei

beiden

Ausführungsbeispielen

sind auf der Oberseite des Päck-

chens versiegelte überlappende

Bereiche des Sperrblatts ange-

ordnet, wie die Fig. 6, 8 zeigen,

obwohl darunter entsprechend

den Fig. 7, 9 kein Teil der Zarge

bzw. Zargenabschnitt (lid portion)

vorgesehen ist: So heißt es auch

in Abs. 0045: „The embodiment in

Figures 6 and 7 is a package 31

having a single side seam 32 in the barrier material wrapped around an inner

frame

33 […], no lid portion being provided on the inner frame blank“.

Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig.

6, 7 hat danach „a single side seam“, was

bedeutet, dass das Falten des barrier

sheets von einer Schmalseite aus

beginnt, und dass auf der Oberseite, der

gegenüberliegenden Schmalseite und

der Unterseite gefaltet und gesiegelt

wird.

Dass dabei unter anderem auf der Oberseite gesiegelt werden soll, ergibt sich

auch aus der Beschreibung zu Figuren 15

–19, die ein Sperrblatt (barrier sheet)

zeigen, das ebenfalls nur auf einer der zwei Schmalseiten gesiegelt wird, und das

ausdrücklich u. a. auch für das Ausführungsbeispiel nach Fig. 6, 7 verwendet wer-

den kann. So heißt es in Abs. 0057:

- 29 -

“Figure 15 shows a cut blank for form-

ing a barrier seal around a charge of

smoking articles, usually contained in

an inner frame. This blank is generally

applicable in all the situations envis-

aged above and may be made of any

of the materials mentioned there, but

differs in that it is designed to be

applied by folding around one minor

side edge of the charge and of any

inner frame rather than arou

nd one minor end.”

Das gleiche Ergebnis wird erzielt bei Anwendung des Sperrblatts (barrier sheet)

nach Fig. 20

–24 auf Fig. 6, 7, das sich von dem

Sperrblatt aus Fig. 15 nur dadurch unterscheidet,

dass die vier Zwickel auf die Oberseite und die Un-

terseite gefaltet werden, siehe Fig. 22, 23, 24, statt

wie beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 15 auf die

Schmalseiten, siehe Fig. 17, 18, 19. Hierbei liegen

die Zwickel auf der Oberseite, also genau so, wie auch in Fig. 6 dargestellt, was

ein Vergleich von Fig. 6 und Fig. 22 bestätigt.

Es besteht deshalb kein Zweifel, dass auch bei dem Ausführungsbeispiel nach

Fig. 6, 7 eine Siegelung auf der Oberseite erfolgt, obwohl dort kein Teil der Zarge

vorgesehen ist.

5.2.

Dieser Widerspruch zum Anspruchswortlaut nach Merkmal M1.E und dem

in der Beschreibung Abs. 0011 der Streitpatentschrift hinzugefügten letzten Satz,

wonach alle versiegelten Nähte teilweise einen Teil der Zarge überliegen, kann

entgegen der Rechtsansicht der Klägerin nicht durch die Annahme aufgelöst wer-

den, der Fachmann werde deshalb den Anspruch so auslegen, dass unter Zuhil-

fenahme der Unterscheidung zwischen „sealed seams“ einerseits und „folds“

- 30 -

andererseits die auf der Oberseite der Packung vorgesehenen gesiegelten „folds“

keine „sealed seams“ im Sinne des Anspruchs 1 bildeten und deshalb auch nicht

gemäß Merkmal M1.E wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegen

müssten, sodass widerspruchsfrei sämtliche Ausführungsbeispiele mit der an-

spruchsgemäßen Lehre vereinbar seien.

5.3.

Einem derartigen Verständnis steht entgegen, dass sowohl in Abs. 0041 als

auch in Abs. 0078 der Streitpatentschrift ausdrücklich angegeben ist, dass nach

dem Bilden der „side seams“ und „folds“ alle überlappenden Teile, d. h. sowohl die

„side seams“ als auch die „folds“ gesiegelt werden und damit nach dem Verständ-

nis des Fachmanns

die „sealed seams“ / versiegelten Nähte des Merkmals M1.D

entstehen.

Insoweit verkennt der Senat nicht, dass zunächst für die Auslegung der Klägerin

das Ergebnis spricht, dass danach alle in den Figuren abgebildeten Ausführungs-

beispiele in Einklang mit der so verstandenen Lehre des Anspruchs 1 stehen.

Denn die Patentschrift ist in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der

Patentanspruch ist im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu

den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den

Zeichnungen ergeben. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs

mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein

unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschrei-

bung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Be-

stimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH GRUR

2015, 972

– Kreuzgestänge; unter Hinweis auf BGHZ 189, 330 – Okklusionsvor-

richtung).

5.3.1.

klägerischen Verständnis der Lehre nach Merkmal M1.E aber entstehen, weil

bereits in Abs. 0011 ausgeführt wird (Unterstreichungen hinzugefügt):

- 31 -

“In the packaging of the invention a pack of cigarettes has a frame

of card or equivalent material with a major panel, two side wings

and at least a partial end flap placed adjacent a face, sides and at

least part of at least one end, respectively of the charge of smok-

ing articles, and a flexible barrier sheet wrapping the charge and

frame and sealed around them, as in GB-A-1514174 as far as a

single end flap is concerned. In the invention, however, all of the

sealed seams overlie at least partly a part of the frame”,

mithin auch die Teil-Endlasche Teil der Zarge ist und im letzten Satz dieses Ab-

satzes ausdrücklich gefordert wird, dass alle versiegelten Nähte

– des die Zarge

umhüllenden flexiblen Sperrblatts

– die Bedingung nach Merkmal M1.E erfüllen.

Zugleich steht diese Aussage auch im Gesamtkontext der Beschreibung, wie auch

die Absätze 0041 und 0078 belegen, die für den Fachmann keinen Zweifel auf-

kommen lassen, dass trotz der Figuren Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 auch diejenigen Be-

reiche der versiegelten Naht eine „sealed seam“ bilden, welche mit einer Faltung

(fold) unterlegt sind.

Im Absatz 0012 ist dann die Zarge (frame) beschrieben und im Absatz 0013 das

flexible Sperrblatt (barrier sheet). Dabei ist erläutert, dass die Zarge dazu dient,

den beim Siegeln auf die Zigaretten ausgeübten Druck zu verteilen

– diese Funk-

tion kann aber nur erfüllt werden, wenn überall (auch auf der Oberseite), wo

gesiegelt wird, ein unter der Siegelstelle liegender Teil der Zarge vorgesehen ist.

5.3.2.

tion der bereits in Absatz 0012 beschriebene Zarge nur im Zusammenhang mit

den seitlichen Flügeln erläutert ist, nicht entgegen. Denn insoweit heißt es (Unter-

streichung hinzugefügt):

“Formation of sealed seams in a wrapping or barrier layer, espe-

cially on the sides of a pack, is assisted by the presence of the

side panels (wings) of the inner frame which abut against ciga-

- 32 -

rettes of the charge and spread the pressure exerted by the sealer

on them.”

Der Hinweis auf zargenunterstützte Nähte insbesondere im Bereich der seitlichen

Flügel bringt keine Zweifel dahingehend auf, dass entgegen der zuvor genannten

Aussage und erfindungsgemäßen Lehre sich der Begriff „sealed seams“ nicht

auch auf diejenigen versiegelten Nähte beziehen soll,

welche durch „folds“ gebil-

det werden.

Aus Abs. 0013 ergibt sich somit entgegen der Lesart der Klägerin gerade nicht,

dass das Patent nur für die Schmalseiten lehrt, dass die dort vorgesehenen gesie-

gelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen sollen, sondern lediglich, dass die

Seiten beispielhaft genannt werden (especially), weil dort die Anwendung der

erfindungsgemäßen Lehre besonders nutzbringend sei (especially useful).

5.3.3.

M1.E erst nachträglich während des Prüfungsverfahrens der Anmeldung in den

Patentanspruch 1 aufgenommen worden ist und die ursprünglich eingereichten

Anmeldeunterlagen in ihrem Inhalt, so auch bzgl. der zitierten Abs. 0011 und 0013

der Beschreibung, geändert worden sind, was mithin die Diskrepanz zwischen

Anspruch und Ausführungsbeispielen erklärbar macht.

Insoweit ist es zunächst nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 194, 107

–

Polymerschaum) wegen des Vorrangs der Auslegung und der Rechtsnormqualität

erteilter Ansprüche (BGH GRUR 2015, 868

– Polymerschaum II) unerheblich, ob

deren Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzu-

lässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig

wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich

nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGHZ 156, 179,

186

– Blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der

Ursprungsunterlagen ausgelegt werden.

- 33 -

Grundlage der Auslegung ist danach zwar grundsätzlich allein die Patentschrift,

aber ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt aus-

nahmsweise dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschrei-

bung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des

Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des ge-

schützten Gegenstands beitragen kann (so BGHZ 194, 107

– Polymerschaum

zum Nichtigkeitsverfahren unter Hinweis auf BGHZ 189, 330

– Okklusionsvorrich-

tung; GRUR 2010, 602

– Gelenkanordnung, jeweils zum Verletzungsverfahren).

So ist es auch hier, weil nach der ursprünglich zur Erfindung gehörenden Lehre

der NK2 auch die Ausführungsbeispiele Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 mit dieser Lehre

übereinstimmen, wie sie auch im weiter gefassten ursprünglichen Patentan-

spruch 1 zum Ausdruck kam, diese Lehre aber aufgrund der ergänzten Beschrei-

bung und des enger gefassten Patentanspruchs 1 nicht mehr in der Streitpatent-

schrift zum Ausdruck kommt und als erfindungsgemäß gelehrt wird.

Im Ergebnis entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1 wegen Merkmal M1.E auch

nicht im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Figuren, dass entgegen

dem Wortlaut etwas anderes gemeint ist, als ausdrücklich ausgesagt ist, sondern

er bemerkt nur, dass einige der Ausführungsbeispiele nicht mit der Lehre nach

Anspruch 1 in Einklang zu bringen sind und die im Vergleich zur NK2 geänderte

Lehre zwar im Beschreibungstext ihren Niederschlag gefunden hat, nicht jedoch in

der Darstellung der Ausführungsbeispiele in den Figuren.

III.

Der Antrag der Klägerin auf Nichtigerklärung des Streitpatents wegen des Nichtig-

keitsgrunds der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II

§ 6 Abs. 1 Satz Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ führt nicht zum

Erfolg.

- 34 -

Zwar geht der Gegenstand des Streitpatents insoweit über den Inhalt der

ursprünglichen Anmeldung hinaus, als das beschränkende Merkmal M1.E

ursprünglich nicht Gegenstand der Anmeldung war und deren Informationsgehalt

(hierzu Blumer/Stauder EPÜ 7. Aufl., Art. 123 Rn. 34) deswegen erweitert worden

ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt jedoch eine

unzulässige beschränkende Änderung des Inhalts der Anmeldung, eine sog. unei-

gentliche Erweiterung

– entgegen der ständigen Rechtsprechung der Beschwer-

dekammern des Europäischen Patentsamts zur sog

enannten „unentrinnbaren

Falle“ – nicht zwingend zu der Rechtsfolge der Nichtigerklärung des Streitpatents;

dies gilt auch im Rahmen der Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG bei

EP-Patenten (BGH GRUR 2015, 573

– Wundbehandlungsvorrichtung).

So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“

(GRUR 2011, 40) zum Einspruchsverfahren und dem Widerrufsgrund des § 21

Abs. 1 Nr. 4 PatG wie auch zum Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 1003

–

Integrationselement) beim nationalen Patent, aber auch dem folgend zum EP-

Patent (BGH GRUR 2015, 573

– Wundbehandlungsvorrichtung) und dem Nichtig-

keitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass nach seiner Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren (GRUR

2001, 140

– Zeittelegramm) die Nichtigerklärung des Patents des Weiteren ver-

mieden werden kann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten

Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des ange-

meldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen

der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentan-

spruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also

was die Entstehung von Patentrechten anbelange, keine Rechte aus der Ände-

rung hergeleitet werden könnten (§ 38 S. 2 PatG). Es sei lediglich notwendig, die

Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittele, nicht zur positiven

Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen (GRUR 2001, 140

– Zeittelegramm).

- 35 -

Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Pa-

tent erforderlich sein kann, hat der Bundesger

ichtshof in der Entscheidung „Zeit-

telegramm“ (GRUR 2001, 140) im Hinblick auf die dortige Prozesssituation einer

erledigten Hauptsache noch dahinstehen lassen, in jüngerer Rechtsprechung

jedoch für das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren dahingehend beantwortet,

dass es insoweit keiner Klarstellung in den Ansprüchen oder in der Patentschrift

bedürfe, eine solche aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden sei. So wird in

der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) ausgeführt, dass ein

Zusatz dieser Art weder im Hinblick auf künftige Verletzungsverfahren erforderlich

sei, noch um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden

Merkmalen Rechte nicht herleite. Diese Rechtsfolge ergebe sich bereits aus dem

Gesetz und sei auch ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift in jedem

nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten. Der ausdrücklichen Erwähnung

dieses Umstands in der Patentschrift könne deshalb keine rechtsgestaltende,

sondern allenfalls eine klarstellende Funktion zukommen (BGH GRUR 2011, 40

– Winkelmesseinrichtung).

Ausgehend von dieser Rechtsprechung führt auch vorliegend im Rahmen

des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG die durch das beschränkende Merkmal

M1.E

uneigentliche Erweiterung nicht zum Erfolg einer Nichtigerklärung des Streitpa-

tents, weil sich dieses jedenfalls in der im Urteilstenor wiedergegebenen Fassung

auch ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1

Nr. 3 IntPatÜG als patentfähig erweist.

2.1.

Der Senat folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur einschrän-

kenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG mit dem Ergebnis,

dass der Angriff auf den Rechtsbestand des Streitpatents jedenfalls im Falle einer

sog. uneigentlichen Erweiterung dann nicht erfolgreich ist, wenn das ursprünglich

nicht offenbarte einschränkende Merkmal die Patentfähigkeit nicht begründet,

anders formuliert: sich das Streitpatent auch ohne das in Rede stehende Merkmal

- 36 -

in der erteilten oder einer verteidigten zusätzlich beschränkten Fassung (BGH

GRUR 2015, 573

– Wundbehandlungsvorrichtung) als patentfähig erweist.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich einer derart beschränkten

Angreifbarkeit von Offenbarungsmängeln, welche einschränkende Merkmale be-

treffen, bisher ungeklärt ist, ob die Forderung nach der Bewertung der Patentfähig-

keit in diesem Zusammenhang das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven

Auslegung des Tatbestands und der Sachprüfung des Nichtigkeitsgrunds nach

Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) ist oder ob

sie nur die (gesetzlich modifizierte) Rechtsfolge für eine sonstige Sachprüfung auf

fehlende Patentfähigkeit wiedergibt, sei es

– quasi als Rechtsreflex – im Rahmen

eines gleichzeitigen oder

– als Rechtsfolgenausspruch – auch eines zukünftigen

Angriffs auf das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit, bei welchem für diese

Sachprüfung das betreffende Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen ist, als

es zur Stützung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden darf.

Insoweit erscheint dem Senat die Sichtweise vorzugswürdig, welche bereits von

einer einschränkenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG

und danach stets

– im Rahmen dieses Tatbestands – erforderlichen (inzidenten)

Prüfung der Patentfähigkeit ausgeht, welche darüber entscheidet, ob der Angriff

auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolgreich oder zurück-

zuweisen ist; und zwar völlig losgelöst davon, ob gleichzeitig ein Angriff auf feh-

lende Patentfähigkeit erfolgt oder nicht.

Damit sind Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines derartigen Angriffs

eindeutig bestimmt, insbesondere auch in Fällen eines isolierten Angriffs, bei dem

ansonsten nicht nur die Tenorierung fraglich wäre, sondern auch die Urteils- und

Rechtswirkungen für die zukünftige Prüfung einer Patentfähigkeit verbindlich

gestaltet und festgelegt werden müssten. Eine entsprechende Rechtsfolge ergäbe

sich eben nicht

– wie vom Bundesgerichtshof angenommen – „aus dem Gesetz“

und wäre auch nicht

– wie gefordert – „ohne entsprechenden Hinweis in der Pa-

tentschrift“ in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B.

- 37 -

insbesondere bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen Klägers. Damit

würde einem „Disclaimer“ aber zugleich auch nicht nur eine „allenfalls klarstel-

lende Funktion“ zukommen, wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof

angenommen (BGH GRUR 2011, 40

– Winkelmesseinrichtung), sondern diesem

könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden,

welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestal-

tenden Beschränkung körperlich seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem

nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.

Ferner spricht nach Ansicht des Senats viel dafür, im Rahmen der ergänzenden

Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweite-

rung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentli-

cher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfä-

higkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubezie-

hen, insbesondere die Frage, ob hierdurch erst eine Ausführbarkeit der in den

Anmeldeunterlagen nur allgemein offenbarten Lehre geschaffen wurde.

Letztlich stellt sich sogar die Frage, ob nicht

– vergleichbar der erweiterten Zuläs-

sigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente

– auch Zulässigkeits-

aspekte von Bedeutung sein können, welche über die Nichtigkeitsgründe hinaus-

gehen. Denn bei der zusätzlichen Prüfung auf Patentfähigkeit unter Wegfall des

ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals wird ein Anspruch

geprüft, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren war. Da-

nach spricht viel dafür, dass nur so letztlich der Forderung, dafür Sorge zu tragen,

dass hinsichtlich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzu-

lässigen Erweiterung hergeleitet werden können, ausreichend Rechnung getragen

werden kann.

2.2.

Allerdings würde vorliegend auch aus einer abweichenden systematischen

Sichtweise und losgelöst von dem inhaltlich Umfang einer zusätzlichen Prüfung

kein abweichendes Ergebnis resultieren, weil die Klägerin mit derselben Klage

einen weiteren Nichtigkeitsangriff nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG

- 38 -

wegen fehlender Patentfähigkeit geltend macht und des Weiteren auch im Rah-

men einer ergänzenden Prüfung sonstiger zulässigkeitsrelevanter Aspekte keine

Anhaltspunkte ersichtlich sind, welche das in Rede stehende unzulässig erweiterte

Merkmal im Hinblick auf den hierdurch geschaffenen Rechtsbestand des Patents

als bedenklich erscheinen lassen könnten.

2.3.

Soweit die Beklagte das Streitpatent auch unter Aufnahme entsprechender

„Disclaimer“ verteidigt hat, ist der Senat auch nach der Rechtsansicht des Bun-

desgerichtshofs jedenfalls nicht gehindert, eine derartige Fassung des Streitpa-

tents zu akzeptieren, die im Übrigen auch jenseits der Frage einer dogmatischen

Notwendigkeit bereits im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit als vor-

zugswürdig anzusehen ist, da so bereits die Fassung des Patents und nicht erst

das Studium der Entscheidungsgründe die notwendige Information vermittelt.

Auch der Bundesgerichtshof hat in jüngster Rechtsprechung von dieser Möglich-

keit Gebrauch gemacht und betont, dass der Senat nicht gehindert ist, eine ent-

sprechende Verteidigung des Streitpatents durch den Patentinhaber aufzugreifen

und einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) in den Urteilstenor aufzunehmen

(BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14). Deshalb war vorliegend ein entsprechender

M1.E

che Merkmale des Anspruchs 1 in der NK2 offenbart sind und nicht über deren

Inhalt hinausgehen:

3.1.

Merkmale M1.A, M1.B und M1.B.i (pack, frame und major panel) ergeben

sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1, siehe die Offenlegungsschrift NK2.

Merkmal M1.B.ii (side wings) ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 in

Verbindung mit dem letzten Absatz auf Seite 5 NK2, wobei die Seitenlaschen (side

flaps) des Anspruchs 1 in der NK2 als Seitenflügel (side wings) bezeichnet wer-

den.

- 39 -

Merkmal M1.B.iii (end flap) ergibt sich aus Seite 2 Zeile 17 NK2, wobei die Erläu-

terung im Anspruch, dass die Zarge auch teilweise Endlaschen umfassen kann,

die Anzahl offen lässt, und somit auch eine einzige teilweise Endlasche umfasst

ist.

Merkmal M1.B.iv (placed adjacent) ergibt sich für die Hauptfläche und die Seiten-

flügel aus dem Anspruch 1, wobei sich aus Seite 2 Zeilen 10, 11 NK2 und den

Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2, 13 und 29 unmittelbar ergibt, dass auch die

wenigstens eine teilweise Endlasche angrenzend an die Füllung, genauer gesagt

angrenzend an wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes der Rauchwaren-

füllung, anzuordnen ist.

Merkmal M1.C (barrier sheet) ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1

und 7.

Merkmal M1.D (sealed enclosure) folgt aus dem letzten Absatz auf Seite 2 der

NK2.

3.2.

M1.E

ten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ist in der ur-

sprünglichen Anmeldung allerdings nicht offenbart.

3.2.1.

tentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittel-

bar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist

(BGH GRUR 2015, 573

– Wundbehandlungsvorrichtung, BGH GRUR 2016, 50

– Teilreflektierende Folie).

Eine unzulässige Erweiterung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents

sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener

Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis

genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der

- 40 -

den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder

wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist

(BGH GRUR 2013, 809

– Verschlüsselungsverfahren).

Andererseits ist zu beachten, dass das Erfordernis einer unmittelbaren und ein-

deutigen Offenbarung dabei in einer Weise angewendet werden muss, die

berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und

was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter

hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöp-

fung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH GRUR 2014,

542

– Kommunikationskanal). Innerhalb dieses Rahmens können deshalb – wie

vorliegend

– die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in

den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910

– Fäl-

schungssicheres Dokument, m. w. N.).

Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann sich nicht nur an dem Wortlaut der

Unterlagen orientiert, sondern auch an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die

Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvor-

schlag mit seinen Elementen (BGH GRUR 2008, 56

– Injizierbarer Mikroschaum),

ferner, dass die Anmeldeunterlagen nach ihrem „objektiven“ Gehalt und dem darin

unmittelbar und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken auszu-

legen sind; die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders,

wie sie in der Beschreibung oder in den Ausführungsbeispielen zum Ausdruck

kommen, sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen sollten

(siehe bereits Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 (EP) unter Hinweis auf BGH

GRUR 2008, 887

– Momentanpol II).

Deshalb ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner

oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken, sofern

die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt,

die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der

Erfindung entnehmen kann, und wenn die Merkmale eines Ausführungsbeispiels,

- 41 -

die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg

fördern und/oder der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung

dienen (BGH GRUR 2016, 50

– Teilreflektierende Folie; GRUR 2015, 249

– Schleifprodukt; Senat 4 Ni 4/14 (EP) Urt. v. 19.6.2015).

3.2.2.

barte technische Lehre zu verneinen, dass der Fachmann die Lehre des Patents

nach Anspruch 1 im Hinblick auf Merkmal M1.E und dessen insoweit zentrale

Lehre ohne Hinzufügung weiterer von seinem Fachwissen getragener Überlegun-

gen und ohne weitere Erkenntnis als mögliche konkrete Ausgestaltung der Offen-

barung der NK2 unmittelbar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehö-

rend entnimmt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen bei unbefangener Be-

trachtung zur Kenntnis genommen hat.

3.2.2.1.

Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2 offenbart: Danach wird die Ausbildung

versiegelter Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, insbesondere auf den

Seiten eines Päckchens, unterstützt durch die Anwesenheit der Seitenflächen der

inneren Zarge, die an den Zigaretten der Füllung anliegen und den von der Ver-

siegelungsvorrichtung auf sie ausgeübten Druck verteilen. Das ist insbesondere

dann nützlich, wenn die Füllung unterschiedliche Anzahlen von Zigaretten in ver-

schiedenen Reihen hat, wie in einer 7-6-7-Anordnung, wo anderenfalls die Nei-

gung zur Ausbildung eines Kanals auf den Seiten bestünde.

Obige Passage soll der Fachmann nach Auffassung der Beklagten dahingehend

verstehen, dass es für die Ausbildung der Seitennähte vorteilhaft sei, wenn diese

auf den Seitenflächen der Zarge lägen. Dabei sei jedoch erkennbar, dass damit

eine allgemeine Aussage lediglich in Form eines Beispiels erläutert werde. Daher

sei auch unmittelbar offenbart, dass es generell für die Ausbildung aller Nähte

vorteilhaft sei, wenn diese auf einem Teil der Zarge lägen. Dem stehe auch nicht

entgegen, dass zwei Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 dem An-

spruch 1 einschließlich Merkmal M1.E nicht entsprächen.

- 42 -

3.2.2.2.

von einer Zarge die Rede ist, die erfindungsgemäß lediglich aus einer Hauptfläche

und zwei Seitenflügeln besteht, siehe NK2 Seite 2 Zeilen 10 bis 12, und die in

bevorzugter Weise offen und kanalartig ausgebildet ist, siehe Zeilen 14 bis 17.

Soweit in Zeile 17 erläutert ist, dass die Zarge wenigstens teilweise Endlaschen

besitzen darf, wird das lediglich als zulässige Abweichung von der bevorzugten

offenen und kanalartigen Bauweise beschrieben, ohne dass diesen Endlaschen

hier eine Wirkung zugeschrieben wird.

Bezugnehmend auf diese Zarge mit einer Hauptfläche und zwei Seitenflügeln ist

im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 NK2 erläutert: Die Ausbildung versiegelter

Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, […], wird unterstützt durch die Anwe-

senheit der Seitenflächen der inneren Zarge.

Dabei ist nicht davon die Rede, dass die Ausbildung der Seitennähte durch die

Anwesenheit der Seitenflächen unterstützt wird, sondern dass die Ausbildung der

Nähte schlechthin, das heißt die Ausbildung aller Nähte, durch die Anwesenheit

der Seitenflächen unterstützt wird. Ein direktes In-Beziehung-Setzen von Seiten-

nähten und darunter angeordneten Seitenflächen der Zarge, das eine Übertragung

auf andere Nähte und darunter angeordnete Flächen der Zarge erlauben würde,

erfolgt hier nicht.

3.2.2.3.

gelter Nähte durch die Anwesenheit der Zargen-Seitenflächen insbesondere auf

den Seiten erfolgt, wird nachvollziehbar damit erläutert, dass bei typischen Ziga-

rettenpackungen auf den Seiten lediglich eine linienförmige Berührung der Verpa-

ckung mit den Umfangsseiten zweier Zigaretten möglich ist, wobei sich zwischen

den beiden Berührungslinien ein Kanal (channel) bildet, NK2 Seite 3 Zeilen 2 bis

5, in dem

– ohne die erfindungsgemäßen Seitenflä-

chen der Zarge

– keinerlei Auflage einer zu versie-

gelnden Umhüllung auf der Zigarettenfüllung möglich

ist. Figur 4 der Anmeldung zeigt einen solchen von

- 43 -

der Zargen-Seitenfläche 12 abgedeckten Kanal zwischen den beiden rechts oben

und rechts unten im Bild angeordneten Zigaretten.

Auf der Ober- und Unterseite der Zigarettenfüllung sind die Verhältnisse völlig

anders: Wie dem Fachmann bekannt ist, vergl. ebenfalls Fig. 4, stellen die Ziga-

retten hier eine nahezu lückenlose Auflagefläche für eine zu versiegelnde Umhül-

lung bereit. Aus der Erläuterung der Probleme beim Siegeln von Nähten auf den

Seitenflächen aufgrund der dort

– ohne erfindungsgemäße Zarge – fehlenden Auf-

lage ergibt sich daher nicht eine für alle Seiten der Rauchwarenfüllung geltende

Lehre, dass Nähte generell, gleich auf welcher Seite sie angeordnet sind, auf

einem Teil der Zarge liegen sollten.

3.2.3.

Fig. 27, 28, 29, bei denen

– anders als bei den zwei Ausführungsbeispielen nach

Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9

– tatsächlich alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise

einen Teil der Zarge überliegen, lässt sich die Lehre des Merkmals M1.E nicht

ableiten, da auch bei diesen Ausführungsbeispielen das jeweilige Zusammentref-

fen von Nähten und Zargenteilen nicht in einem Zusammenhang mit dem Versie-

geln steht, sondern sich aus Überlegungen zum Entnehmen der Zigaretten aus

der geöffneten Packung und zur Wiederversiegelbarkeit (Fig. 13, 14, 15) bzw. zur

Wiederverschließbarkeit und einer willkürlichen Festlegung der Lage der versie-

gelten Nähte (Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29) ergibt:

Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat eine Bodenla-

sche 108, die dadurch zustande

kommt, dass an der Oberkante der

vorderen Hauptfläche 102 ein Aus-

schnitt vorgesehen ist, der einen

Teil der Zugangsöffnung zu den

Zigaretten (aperture for cigarette

access) bildet, siehe NK2 Seite 14

Zeilen 23 bis 26, und dass die Zar-

- 44 -

gen verschnittfrei hergestellt werden sollen (tesselate), siehe Seite 14 Zeilen 18

bis 22. Bei einer solchen verschnittfreien Herstellung ergibt sich aus dem Aus-

schnitt oben in der Zarge, siehe Figur 13 oben, eine entsprechend geformte Bo-

denlasche 108 an der jeweils angrenzenden nächsten Zarge, siehe Figur 13

unten. Ein weiterer Zweck ist für die Bodenlasche 108 nicht offenbart.

Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat außerdem zwei

teilweise obere Endlaschen 112, die dem Wiederversiegeln der geöffneten Pa-

ckung dienen, indem eine erfindungsgemäß vorgesehene klebrige Deckschicht

sich beim Wiederverschließen, d. h. beim Zudrücken, auf den teilweisen oberen

Endlaschen 112 und eventuell noch darunter befindlichen Zigaretten abstützen

kann, siehe Seite 14 Zeilen 26 bis 30.

Wird die Zarge nach Fig. 13, 14 mit Sperrblättern nach Figur 15 oder Fig. 25, 26

kombiniert, bei denen sämtliche versiegelten Nähte auf einer Schmalseite und

beiden Endseiten bzw. auf einer Endseite und beiden Schmalseiten angeordnet

sind, so liegen zwar im Ergebnis alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über

einem Teil der Zarge, damit ist jedoch für den Fachmann, der die gesamte Anmel-

dung mit allen Ausführungsbeispielen betrachtet, nicht offenbart, dass es auf die-

ses Ergebnis erfindungsgemäß ankommt.

3.2.4.

den unteren Endseiten keine Endlaschen vorgesehen. Die jeweils vorhandenen

oberen Endlaschen

21, 22 bzw. 21‘, 22‘ dienen nicht dem Versiegeln der Nähte,

sondern sollen das Wiederverschließen der geöffneten Packung erleichtern (facili-

- 45 -

tate reclosure) durch Einstecken des Laschenendes 9, siehe im allgemeinen Be-

schreibungsteil der NK2 die Seite 3 Zeilen 11 bis 13 und zu den Ausführungsbei-

spielen Seite 10 Zeilen 18 bis 20 und Seite 20 Zeilen 20 bis 23 sowie die Figu-

ren 2 und 29:

Dass bei diesen Ausführungsbeispielen im Ergebnis alle versiegelten Nähte

wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ergibt sich also aus dem Zu-

sammentreffen der zum Zwecke des Wiederverschließens vorgesehenen oberen

Endlaschen mit einer Nahtanordnung, bei der eine der drei Nähte über die Ober-

seite verläuft

– was jedoch erfindungsgemäß nicht erforderlich ist, sondern sich

hier nur zufällig ergibt:

Hinsichtlich der Lage der jeweils drei erforderlichen versiegelten Nähte werden in

der Anmeldung solche Ausführungen ausdrücklich betrachtet, bei denen die Nähte

über eine Schmalseite und die obere und untere Endseite der Füllung verlaufen,

NK2 Seite 3 Zeile 29 bis Seite 4 Zeile 2, und solche, bei denen die Nähte über

eine Endseite und beide Schmalseiten verlaufen, NK2 Seite 3 Zeilen 26 bis 28.

Für diesen Fall lässt die Anmeldung die Auswahlmöglichkeit offen, ob die Naht

über die obere oder untere Endseite verlaufen soll, nur bei den in den Figuren dar-

gestellten Ausführungsbeispielen verläuft die Naht dabei stets über die obere End-

seite.

3.2.5.

baren dem Fachmann daher nicht, dass es auf das hier zufällige Ergebnis, dass

alle versiegelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen, erfindungsgemäß an-

kommt.

- 46 -

3.2.6.

Fig. 6, 7 und 8, 9, bei denen jeweils eine versiegelte Naht an der Oberseite ange-

ordnet und unter dieser Naht ausdrücklich kein Zargenteil vorgesehen ist; vielmehr

sollen nach dem Öffnen der Umhüllung die Zigarettenoberseiten vollständig frei-

liegen, siehe auch NK2 Seite 12 Zeilen 25 bis 28 und Seite 13 Zeilen 4 bis 6.

Nachdem bereits die Lehre, dass zur Unterstützung der Ausbildung der versie-

gelten Nähte jede dieser Nähte über einem Teil der Zarge liegen soll, sich als nicht

eindeutig und unmittelbar ursprünglich offenbart erweist, kommt es auf die Frage,

ob und wie andernfalls weiterhin als erfindungsgemäß offenbart wäre, dass auch

ein nur teilweises Überliegen gemäß Merkmal M1.E ausreicht, nicht an.

Ist danach Merkmal M1.E zwar in der ursprünglichen Anmeldung nicht

offenbart, führt dies jedoch nur dazu, dass dieses Merkmal bei der Beurteilung der

Patentfähigkeit keine Abgrenzung zum Stand der Technik zu schaffen vermag und

unberücksichtigt bleibt, da es sich entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin

nicht um ein Aliud, sondern um ein einschränkendes Merkmal im Sinne einer

unzulässigen konkretisierenden Auswahl handelt, und damit um eine sogenannte

uneigentliche Erweiterung.

4.1.

Ob es sich um eine uneigentliche Erweiterung im genannten Sinne oder um

ein "Aliud" handelt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden.

Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine

Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich

eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit

ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereich-

- 47 -

ten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrak-

ter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40

Rn. 22

– Winkelmesseinrichtung).

4.2.

Vorliegend konkretisiert das hinzugefügte Merkmal M1.E eine Anweisung

zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als

zur Erfindung gehörend offenbart ist, sodass von einer uneigentlichen Erweiterung

auszugehen ist. Das fragliche Merkmal ist deshalb lediglich bei der Prüfung der

Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der

Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR 15, 573

– Wundbehand-

lungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40

– Winkelmesseinrichtung).

Aus der Lehre des Absatzes im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2,

wonach die Ausbildung versiegelter Nähte durch die Anwesenheit der Seitenflä-

chen der inneren Zarge unterstützt wird, und dies besonders auf den Seiten nütz-

lich ist, wo nur eine unzureichende Auflagefläche für die zu versiegelnden Über-

lappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts vorhanden ist, ergibt sich aus

o. g. Gründen nicht die Lehre des Merkmal M1.E, dass zu versiegelnde Nähte

stets wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen sollten, auch wenn es

sich um Nähte auf der oberen oder unteren Endseite handelt, wo die Rauchwa-

renfüllung eine nahezu lückenlose Auflagefläche für die zu versiegelnden Über-

lappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellt.

Diese Lehre ergibt sich erst durch eigene Überlegungen des Fachmanns, die von

seinem Fachwissen getragen sind, und die zu dem Ergebnis führen können, dass

ein unter einer zu versiegelnden Naht liegender Zargenabschnitt nicht nur für die

Qualität der Naht vorteilhaft sein kann, sondern auch zum Schutz der Rauchwa-

renfüllung vor dem Druck und der Hitze einer Heißsiegelvorrichtung. Unter diesem

Aspekt ist es sinnvoll, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil

der Zarge überliegen, auch bei Nähten auf den Endseiten der Rauchwaren, wo

diese zwar bereits eine für das Versiegeln ausreichende Auflagefläche für die

Überlappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellen, aber ein hier

- 48 -

angeordneter Zargenabschnitt den von der Siegelvorrichtung auf die Rauchwaren

ausgeübten Druck auf eine größere Fläche verteilt und zusätzlich die Rauchwaren

vor Hitze schützen kann.

Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung des bereits Offenbarten, nämlich

von der einen offenbarten Funktion einer verstärkenden Zarge zum Schutz des

Inhalts (reinforcement or protective sheet), siehe in der NK2 Seite 1 Zeilen 24 bis

26, und der weiteren offenbarten Funktion der Zarge zur Unterstützung bei der

Ausbildung der Umhüllungs-Siegelnähte, siehe in der NK2 den Absatz im Über-

gang von Seite 2 auf 3, zu der weiteren Funktion des Schutzes des Inhalts auch

bei der Ausbildung der Siegelnähte.

Durch diese Konkretisierung wird auch nichts anderes und nicht mehr geschützt

als ohne. Merkmal M1.E führt lediglich zu einer Abstimmung der erfindungsgemäß

möglichen Zargenausführungen und der möglichen Siegelnahtanordnungen aufei-

nander, mit dem Ergebnis, dass nur noch ein Teil der zuvor möglichen Kombinati-

onen dem Anspruch 1 einschließlich Merkmal M1.E entspricht. Dies zeigt sich

deutlich auch daran, dass ein Teil der offenbarten Ausführungsformen

– wenn

auch aus anderen Gründen

– bereits dieser Lehre entspricht.

Soweit die Klägerin dagegen darauf abstellt, Merkmal M1.E stelle auch Dinge

unter Schutz, die von der ursprünglich als erfindungsgemäß offenbarten Lehre

nicht umfasst waren, so ein Rauchwarenpäckchen mit einer Zarge ohne Seitenflü-

gel, lässt diese Betrachtung außer Acht, dass es bei der Frage, ob ein Aliud vor-

liegt, nicht auf einen Vergleich der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen

Lehre mit dem Merkmal M1.E ankommt, sondern auf einen Vergleich der

ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre ohne das Merkmal M1.E mit

der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre einschließlich des Merk-

mals M1.E

– letzterer Vergleich führt zu dem Ergebnis, dass einschließlich Merk-

mal M1.E lediglich ein Weniger als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart unter

Schutz gestellt wird.

- 49 -

Es bleibt danach festzustellen, dass das einschränkende Merkmal M1.E eine sog.

uneigentliche Erweiterung bildet, und deshalb der Nichtigkeitsangriff nach Art. II

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG nur Erfolg hat, wenn sich im Rahmen der danach

erforderlichen zusätzlichen Prüfung der Patentfähigkeit des nach Haupt- und

Hilfsanträgen verteidigten Streitpatents unter Wegfall des ursprünglich nicht offen-

barten einschränkenden Merkmals M1.E die verteidigte Lehre als nicht patentfähig

erweist.

IV.

Patentfähigkeit

Stand der Technik und Prioritäten

Ob für den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

– in dem Merkmal

M.1.B.v nicht enthalten ist

– die Priorität der NK4 in Anspruch genommen werden

kann, kann dahinstehen; darauf kommt es für die Entscheidung nicht an.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag erweist sich als nicht

patentfähig, da die beanspruchte Lehre nicht neu ist und ferner für den angespro-

chenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents durch den

Stand der Technik nahegelegt war (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m.

Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ).

- 50 -

2.1.

NK10

schädlich entgegen.

M1.A

M1.B

einem becherförmigen Behälter (cup-

shaped stiff con-

tainer) aus fes-

tem Papier oder

leichtem Karton

mit einer Einlage

(insert) aus festem Karton als Deckel

(siehe Figur 6) besteht und die somit

unter anderem eine Hauptfläche, zwei Seitenflügel und eine Endlasche entspre-

M1.B.i, M1.B.ii

9 sowie Seite 1 Zeile 83 bis Seite 2 Zeile 4 und zu den Materialangaben Seite 2

Zeilen 24 bis 26 und 55 bis 58.

Der Übereinstimmung des in NK10 offenbarten becherförmigen Behälters samt

Einlage mit der streitpatentgemäßen Zarge steht weder entgegen, dass Becher

und Einlage zweiteilig ausgeführt sind, noch dass sie sämtliche sechs Seiten der

Füllung bedecken, da dies wie ausgeführt auch vom Streitpatent nicht ausge-

schlossen wird. Die Zarge gemäß NK10 unterscheidet sich auch von einem im

Streitpatent als nicht erfindungsgemäße steife Packung bezeichneten geschlosse-

nen Karton dadurch, dass nicht sämtliche 12 Kanten der sechs Flächen miteinan-

der verbunden sind: An den vier Kanten zwischen Einlage und becherförmigem

Behälter ist keine Verbindung vorgesehen und an der Kante zwischen den Sei-

ten 14 und 15 des becherförmigen Behälters ist wenigstens zum Teil keine Ver-

bindung vorgesehen, siehe Seite 2 Zeilen 49 bis 54. Die Zarge gemäß NK10 ist

dadurch weniger steif als ein geschlossener Karton.

- 51 -

Da die Zarge alle Seiten der Rauchwarenfüllung bedeckt und an sie angrenzt,

M1.B.iv

Die NK10 offenbart weiter auch ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge

umwickelt und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bil-

M1.C

bis 114, wo das hitzeversiegelbare flexible Sperrblattmaterial (heat sealable outer

wrapper) angegeben ist, und Seite 2 Zeilen 124 bis 130, wo die Ausbildung einer

Umhüllung durch Hitzeversiegeln der überlappenden Sperrblattbereiche des

Sperrblatts (overlapped portions of the wrapper material) beschrieben ist, woraus

sich auch die Dichtheit der Umhüllung ergibt.

Der Übereinstimmung der in NK10 offenbarten hitzeversiegelten überlappenden

Sperrblattbereiche mit den streitpatentgemäß versiegelten Nähten steht nicht ent-

gegen, dass das Sperrblatt außerdem auch mit den Außenseiten des becherför-

migen Behälters und der Einlage verklebt wird, da auch das Streitpatent, wie oben

ausgeführt, eine Verklebung von Zarge und Umhüllung nicht ausschließt.

Da die in NK10 offenbarte Zarge alle sechs Seiten der Füllung bedeckt, und somit

alle versiegelten Nähte einen Teil der Zarge überliegen, ist auch das Merkmal

M1.E

einschränkende Lehre nach Merkmal M1.E

– wie erläutert – bei der Prüfung auf

Patentfähigkeit als uneigentliche Erweiterung nicht zu berücksichtigen ist.

2.2.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ergibt sich zudem in

NK21

2.2.1.

Tätigkeit beruht, ist von dem auszugehen, was die Erfindung gegenüber dem

Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (st. Rspr. gemäß BGH GRUR

2010, 607, Tz. 18

– Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27

– Gelenkanordung). Dabei können für die Beantwortung der Frage, ob die bean-

- 52 -

spruchte technische Lehre für den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der

Anmeldung bzw. im Prioritätszeitpunkt nahelag, nicht nur der sogenannte „nächst-

liegende“ Stand der Technik, sondern verschiedene Ausgangspunkte in Betracht

zu ziehen sein (BGH GRUR 2009, 1039

– Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2009,

382

– Olanzapin; BPatG GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilung).

2.2.2.

geltend gemacht und in der mündlichen Verhandlung hierzu vorgetragen, das

Merkmal

„wrap“ der NK21 sei auf das Merkmal M1.B („having a frame“) zu lesen,

da die vom Streitpatent vorausgesetzte funktionelle Eignung dieses Merkmals

nicht über die Lehre der NK21 hinausgehe. Unter der Annahme, dass das Merk-

mal M1.B in der NK21 nicht erfüllt sein sollte, führe diese Entgegenhaltung, die

sich ausdrücklich auch mit der Frage der Stabilität beschäftige, jedenfalls in nahe-

liegender Weise zur Lehre des Streitpatents und stehe damit zumindest einer

erfinderischen Tätigkeit entgegen.

NK21

entsprechend dem Merkmal

M1.A

rungsform gemäß Fig. 11, 12

einen oben offenen Behälter

(label wrap 48) mit einem

Boden und vier Seitenwänden

(Spalte 7 Zeilen 4 bis 8) und

eine den Behälter und den Inhalt umgebende Umhüllung (outer sealing film 300)

aufweist (Spalte 7 Zeilen 17, 18).

M1.B

Spalte 3 Zeilen 47 f. aus Papier bestehen. In Spalte 8 Zeilen 20 bis 26 wird jedoch

auch vorgeschlagen, ein dickeres und festeres Material zu verwenden, um eine

größere Sicherheit gegen Zerdrücken zu erzielen (more of a crush proof charac-

ter).

- 53 -

Um Sicherheit gegen Zerdrücken gewährleisten zu können, müsste der Behäl-

ter 48 in der Lage sein, auf eine Seite ausgeübten Druck über die daran angren-

zenden Seiten abzuleiten, ohne dass der Druck auf den Inhalt übertragen wird.

Verglichen mit der streitpatentgemäßen Zarge, die lediglich in der Lage sein soll,

auf den Inhalt ausgeübten Druck zu verteilen, PS Abs. 0013, verlangt ein Behäl-

ter 48 gemäß NK21, der Sicherheit gegen Zerdrücken bietet, ein festeres Material.

Schon die Anregung der NK21 Spalte 8 Zeilen 20 bis 26, für den Behälter 48 ein

Material zu wählen, das verglichen mit dem für weiche Packungen üblichen Papier

eine nicht vollständige, aber größere Sicherheit gegen Zerdrücken bietet (more of

a crush proof character), führt daher zu einer Materialsteifigkeit, die der einer

streitpatentgemäßen Zarge entspricht.

Der Übereinstimmung des Behälters 48 mit einer Zarge nach Merkmal M1.B steht

auch nicht entgegen, dass die Verwendung eines dickeren und festeren Materials

beispielsweise besonders (e. g. particularly) für Behälter 48 vorgeschlagen wird,

die weder eine Oberseite noch eine Unterseite besitzen. Denn das Interesse, die

enthaltenen Zigaretten davor zu schützen, zerdrückt zu werden, besteht unabhän-

gig davon, ob die Verpackung einen Behälter 48 mit oder ohne Boden innerhalb

ihrer Umhüllung besitzt. Ob der Behälter einen Boden besitzt oder nicht, kann

daher lediglich eine Auswirkung darauf haben, wie dick und fest das Material für

den Behälter gewählt werden muss, um die gewünschte Sicherheit gegen Zerdrü-

cken zu erreichen. Dies führt jedoch für Behälter mit Boden, bei denen aus fach-

männischer Sicht eine etwas geringere Materialfestigkeit ausreichen könnte als

bei Behältern ohne Boden, nicht dazu, dass der Fachmann lediglich Materialstär-

ken in Betracht zieht, die unterhalb derer einer streitpatentgemäßen Zarge blei-

ben.

Da der Behälter 48 gemäß Spalte 7 Zeilen 5 und 6 vier Seitenwände und einen

M1.B.i, M1.B.ii

den in den Figuren der NK21 dargestellten Zugangsöffnungen, die jeweils nur

einen Teil der Päckchenoberseite freigeben, ist dem Fachmann auch die Anord-

nung der Zigaretten in dem Päckchen offenbart, die nur stehend enthalten sein

- 54 -

können, weil sie sonst durch die dargestellten Zugangsöffnungen nicht entnom-

men werden könnten. Der Behälter 48 grenzt somit an die vorder- und rückseitige

Hauptfläche, an die Seiten sowie das untere Ende der Zigarettenfüllung und ent-

M1.B.iv

Die in NK21 Spalte 7 Zeilen 17, 18 offenbarte äußere Umhüllung (outer sealing

film) 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung, wie sowohl in den Fig. 11, 12

erkennbar als auch in Spalte 4 Zeile 38 f. offenbart ist (folded). Die äußere Um-

M1.C

steht nicht entgegen, dass zusätzlich zum Behälter 48 und der Füllung noch ein

über die obere Öffnung des Behälters geklebtes, die obere Öffnung teilweise

abdeckendes Folienstück (closure stamp) 118 von der äußeren Umhüllung 300

mit umwickelt wird, siehe Spalte 7 Zeilen 11 bis 17 und Fig. 11, da das Streitpatent

dies nicht ausschließt.

Die äußere Umhüllung 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung so, dass

dabei Überlappungen entstehen, siehe Fig. 11 und 12. In Spalte 7 Zeilen 50 bis 53

der NK21 ist weiter angegeben, dass die äußere Umhüllung 300 in bekannter Art

und Weise versiegelt wird, sodass eine dichte Packung (sealed package) entsteht.

An dieser Stelle ist nicht eindeutig offenbart, ob auch die Überlappung an der

Oberseite versiegelt wird, oder ob sie durch Aufkleben der Deckschicht (closure

tab) 60 verschlossen wird.

Für eine innere Umhüllung 46 ist in NK21 ausdrücklich die Auswahlmöglichkeit

offenbart, sie entweder an der Oberseite lediglich zu falten

und mit einem über die Oberseite geklebten Folienstück

(closure stamp) 118 zu verschließen (siehe Spalte 5 Zei-

len 55 bis 60 und 67 f. sowie Fig. 6) oder sie vollständig,

auch an der Oberseite, zu versiegeln (sealed shut), siehe

Spalte 3 Zeile 66 bis Spalte 4 Zeile 4. Für den letzteren Fall

ist auch offenbart, dass eine Heißsiegelschicht oder sons-

tige Kleberschicht an der inneren Umhüllung nicht vollflächig vorgesehen ist, son-

- 55 -

dern nur dort, wo es zum Versiegeln erforderlich ist, siehe Spalte 3 Zeile 66 bis

Spalte 4 Zeile 4.

Die in NK21 am Beispiel einer inneren Umhüllung 46 dargestellte Auswahlmög-

lichkeit des Verschließens der Packungsoberseite durch ein aufgeklebtes Folien-

stück oder durch Versiegeln steht dem Fachmann auch beim Verschließen der

äußeren Umhüllung 300 zur Verfügung. Er kann somit aus den zwei Möglichkeiten

ohne erfinderisches Zutun die Variante auswählen, die äußere Umhüllung 300

vollständig, auch an der Oberseite, so zu versiegeln, dass sie eine abgedichtete

M1.D

Da somit auch an der Oberseite der Packung eine versiegelte Naht gebildet wird,

der Behälter 48 als Zarge jedoch oben offen ist, ist bei dem so durch fachmänni-

sche Umsetzung der Lehre der NK21 entstandenen Rauchwarenpäckchen das

M1.E

M1.E bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen ist, wie bereits

aufgezeigt wurde.

Hilfsanträge

Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2

1.1.

Die nach Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils zum Anspruch 1 hinzukommenden

Merkmale bedürfen der Erläuterung:

1.1.1.

die im Merkmal M1.B.iii eingeführte Ausgestaltung des Rauchwarenpäckchens mit

wenigstens einer teilweisen Endlasche nunmehr eine Endlasche aufweist, die eine

Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist. Die Enden der Füllung wer-

- 56 -

den wie bereits ausgeführt von den Enden, d. h. den Stirnseiten der Rauchwaren

gebildet. Die Unterscheidung zwischen unterem und oberem Ende ergibt sich

daraus, dass dasjenige Ende, an dem die Zugangsöffnung vorgesehen ist, in Be-

schreibung und Ausführungsbeispielen als oberes Ende bezeichnet wird.

M1.F

gangsöffnung hat. Im Unterschied zu einem bloßen Wiederverschließen (reclo-

sure), das patentgemäß durch das Einstecken eines deckelartigen Zargenab-

schnitts erreicht werden kann, vergl. in NK1 den letzten Satz des Abs. 0014 sowie

Fig. 2 und Abs. 0038, bezeichnet das Wiederversiegeln (reseal) ein dichtes Wie-

derverschließen, vergl. Abs. 0016.

1.1.2.

derversiegelbarkeit der Zugangsöffnung nach M1.F erreicht wird, lehrt Anspruch 1

Hilfsantrag 2

gangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche

das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, und zwar mit

einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen.

Im Abs. 0016 ist hierzu genauer angegeben, dass die klebrigen Kantenbereiche

der Deckschicht das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial auf allen Sei-

ten (all sides)

– in anderen Worten: lückenlos ringsum – überlappen müssen. Da

diese Formulierung jedoch nicht Eingang in den Anspruch gefunden hat, ist ledig-

lich gefordert, dass die klebrigen Kantenbereiche der Deckschicht das die Zu-

gangsöffnung umgebende Sperrmaterial soweit überlappen, dass eine wiederver-

schlossene Zugangsöffnung dicht im Sinne des Patents ist, d. h. so gut wie dicht,

Abs. 0013 (as far as practical hermetic).

1.2.

Die jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2 sind zulässig geän-

dert. Auch der Umstand, dass sämtliche Hilfsanträge das ursprünglich in den An-

meldeunterlagen nicht offenbarte Merkmal M1.E erneut aufweisen (hierzu kritisch

im Hinblick auf Art. 123 Abs. 2 EPÜ: BPatG Urt. v. 28.12.2015, 4 Ni 15/10 (EU)

- 57 -

verb. m. 4 Ni 20/10 (EU)

– Unterdruckwundverband II), steht der Zulässigkeit nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 204, 199

– Wundbehand-

lungsvorrichtung) nicht entgegen, wenn dieses Merkmal bereits in dem erteilten

Anspruch 1 enthalten war und sich die Zulässigkeit des Hilfsantrags im Übrigen

als unbedenklich erweist.

1.2.1.

besagte Endlasche eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist,

ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 5 Zeilen 24 bis 26 NK2 und auch aus

Fig. 13, 14, siehe auch Seite 14 Zeilen 7 bis 10 NK2, und aus dem Patent, siehe

Abs. 0026 und ebenfalls Fig. 13, 14 und Abs. 0051.

M1.F

hat, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 3 Zeilen 17 bis 21 und Seite 14

Zeilen 23 bis 30 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0016 und 0054.

Soweit die Klägerin insoweit geltend gemacht hat, der Gegenstand des An-

spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangs-

öffnung im Sperrblatt gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart, weil er

auch Rauchwarenpäckchen mit wiederversiegelbarer Zugangsöffnung an der

Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der

Oberseite angeordnet sei, die beschriebenen Ausführungsbeispiele jedoch ledig-

lich Rauchwarenpäckchen mit versiegelten Nähten an der Oberseite offenbarten,

greift ihr Einwand nicht durch.

Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und

ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs

auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allge-

meinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird

(BGH GRUR 2011, 707

– Dentalgerätesatz).

- 58 -

Es trifft zwar zu, dass von der Erfindung auch Rauchwarenpäckchen umfasst sind,

bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite ange-

ordnet ist: Absatz 0017 der Beschreibung führt ausdrücklich aus, dass das Umwi-

ckeln von Zarge und Füllung so auf einer Endseite beginnen kann, dass zu ver-

siegelnde Überlappungen des Sperrblatts auf den beiden Schmalseiten und der

gegenüberliegenden Endseite entstehen. Auf welcher Endseite dabei begonnen

wird, bleibt offen. Wird auf der unteren Endseite begonnen, so ergibt sich ein

Rauchwarenpäckchen mit einer versiegelten Naht auf der Oberseite. Wird dage-

gen auf der oberen Endseite begonnen, so ergibt sich ein Rauchwarenpäckchen,

das eine versiegelte Naht auf der Unterseite besitzt, nicht jedoch auf der Ober-

seite.

Auch für diesen Fall ist jedoch deutlich und vollständig offenbart, wie eine wieder-

versiegelbare Zugangsöffnung an der Oberseite angebracht werden kann: Fi-

gur 15 in Verbindung mit den Absätzen 0060 und 0061 offenbart, dass eine Zu-

gangsöffnung durch einen Schnitt entlang dreier von vier Seiten der gewünschten

Zugangsöffnung definiert wird, wodurch eine Zugangslasche (access flap) ent-

steht, die auch nach dem Öffnen noch über die vierte Seite mit der restlichen Um-

hüllung verbunden bleibt.

Soweit in den Absätzen 0061 bis 0064 darauf eingegangen wird, wie ein solcher

Schnitt in einem Fall anzubringen ist, in dem die Zugangsöffnung über einen zu

versiegelnden Überlappungsbereich des Sperrblatts hinweg verlaufen soll, ist

ohne weiteres klar, dass diese Überlegungen entfallen können, wenn die Zu-

gangsöffnung in einem durchgehenden Sperrblattbereich angeordnet wird, wie

z. B. im mittleren Bereich 262 des Sperrblatts aus Fig. 25. Hier reduziert sich das

Schaffen der Zugangsöffnung darauf, am gewünschten Ort einen Schnitt entlang

dreier von vier Seiten der Zugangsöffnung anzubringen.

Unabhängig von ihrer Lage wird eine Zugangsöffnung dadurch wiederverschließ-

bar, dass eine Abdeckung vorgesehen wird, die sich allseitig über die Zugangsöff-

- 59 -

nung hinaus erstreckt und die durch eine dauerhaft klebrige Seite mit dem Sperr-

blatt verbunden wird, Abs. 0016.

1.2.2.

wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kan-

tenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial über-

lappen, und zwar mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kan-

tenbereichen, ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, siehe NK2

Seite 3 Zeilen 17 bis 24 (Patentschrift Abs. 0016).

1.3.

Patentfähigkeit von Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2

Die Lehre der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2, für welche

ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die Prüfung der Patentfähigkeit ohne

Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfolgen hat, erweist sich als nicht

patentfähig, da sich der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender

NK21

Insoweit kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten der

GB 96 24 274 vom 21. November 1996 (NK3), GB 97 16 699 vom 6. August 1997

(NK4) und GB 97 21 080 vom 3. Oktober 1997 (NK5) wirksam in Anspruch nimmt,

da die NK21 bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.

1.3.1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht

patentfähig, da er sich für den Fachmann aus den schon zu Anspruch 1 nach

Hauptantrag dargestellten Gründen in naheliegender Weise aus einer Umsetzung

der Lehre der NK21 ergibt. Denn das nach der Lehre der NK21 beschriebene

Rauchwarenpäckchen besitzt mit dem Boden des Behälters 48, Spalte 7 Zeile 5 f.,

bereits eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend

M1.B.v

siegelbare Zugangsöffnung 73, Spalte 7 Zeilen 54 bis 61, entsprechend Merkmal

M1.F

- 60 -

1.3.2.

Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich in nahelie-

gender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der NK21 und ist damit nicht

patentfähig. Denn auch das gegenüber Hilfsantrag 1 hinzugekommene Merkmal

M1.G

wiederversiegelbare Zugangsöffnung 73 bedeckende Deckschicht, die Kantenbe-

reiche hat, welche das die Zugangsöffnung 73 umgebende Sperrmaterial überlap-

pen, siehe in Fig. 12 die Kantenbereiche 312. Auf besagten Kantenbereichen ist

ein Klebemittel (adhesive) vorgesehen, Spalte 7 Zeilen 43 bis 46, das permanent

klebrig ist, wie sich aus Spalte 7 Zeilen 59 bis 63 ergibt, wonach aufgrund des

Klebemittels im Bereich 312 der Verschlussstreifen 60 zum Wiederverschließen

des Rauchwarenpäckchens benutzt werden kann. Das entspricht dem weiteren

Merkmal M1.G des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2.

Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C

2.1.

Hinzukommende Merkmale

2.1.1.

M1.B.o

schließt jedenfalls aus, dass die Zarge alle sechs Seiten der Füllung vollständig

bedeckt.

2.1.2.

M1.B.vi

Dabei bedarf es der Klärung, ob der Begriff „offen“ als vollständig offen zu verste-

hen ist, oder lediglich als Abgrenzung von einem geschlossenen oberen Ende,

wofür also auch eine teilweise Öffnung ausreichen würde. Die Formulierung, dass

das obere Ende der Zarge offen sein soll, findet sich allerdings weder in der Be-

schreibung des Streitpatents zum Gegenstand der Erfindung noch in den Ausfüh-

rungsbeispielen oder Ansprüchen und wird somit auch nicht erläutert.

- 61 -

Allerdings offenbart die Patentschrift ein einziges Zargen-Ausführungsbeispiel, das

auch die mit dem Merkmal M1.B.v geforderte Bodenlasche (108) aufweist (Fig. 13,

14). Der angesprochene Fachmann wird sich deshalb insoweit an diesem Ausfüh-

rungsbeispiel orientieren und davon ausgehen, dass ein auf eine Zarge mit Bo-

denlasche gerichteter Anspruch jedenfalls dieses Ausführungsbeispiel umfassen

soll, das an der Oberseite zwei teilweise Endlaschen (112) besitzt, die das obere

Ende der Rauchwarenfüllung nur unvollständig (incomplete) bedecken, siehe den

letzten Satz im Abs. 0026 und den Abs. 0052, sodass zwischen ihnen eine Lücke

(gap) offen bleibt, siehe den ersten Satz im Abs. 0054.

Daraus ergibt sich für den Fachmann, d

ass „offen“ nicht im Sinne von vollständig,

restlos offen, sondern im Sinne von nicht vollständig geschlossen zu verstehen ist.

2.1.3.

weiter, dass die Zarge aus einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials gebildet ist.

Das schließt mehrteilig ausgebildete Zargen aus, insbesondere den in Abs. 0014

als erfindungsgemäß bezeichneten gesonderten Deckel (lid).

2.2.

Auf die Offenbarung der weiteren Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 in

den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C kommt es für

die Entscheidung nicht an.

2.3.

Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C

und 2A, 2B, 2C

2.3.1. Stand der Technik und Prioritäten

Wie bereits ausgeführt kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten

der NK3-NK5 wirksam in Anspruch nimmt, da die maßgebliche Schrift NK21

bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.

- 62 -

2.3.2. Naheliegen

Auch der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B,

1C und 2A, 2B, 2C, für welchen ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die

Prüfung der Patentfähigkeit ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfol-

gen hat, ergibt sich in naheliegender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der

NK21

Denn das

– wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag beschrieben – durch fach-

männische Umsetzung der Lehre der NK21 ohne erfinderisches Zutun erhaltene

Rauchwarenpäckchen besitzt neben den Merkmalen des Anspruchs 1 nach

Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2

– mit Ausnahme des nicht zu berück-

sichtigenden Merkmals M1.E

– mit dem oben offenen Behälter 48 bereits eine

offene Zarge, bei der das obere Ende offen ist. Das entspricht dem weiteren

1.B.o

M1.B.vi

durch Umwickeln entstandene Hülle (wrap), Spalte 7 Zeile 5, legt nahe, ihn aus

einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials zu bilden. Das entspricht dem weiteren

M1.B.o.i

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3

Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht

der Senat die danach zulässig verteidigte eingeschränkte Lehre als patentfähig

an. Denn weder können im Hinblick auf die umstrittene Inanspruchnahme der

Prioritäten des Streitpatents die Schriften NK12 und NK19 als Stand der Technik

nach Art. 54 ff. EPÜ herangezogen werden, noch ist der auf die zeitrangälteren

Schriften NK21 und NK15 gestützte Angriff der Klägerin erfolgreich.

3.1.

Hinzukommende Merkmale

Hilfsantrag 3

lich zu der mit dem Hilfsantrag 1 eingeführten Anordnung einer Endlasche als Bo-

denlasche (M1.B.v) und der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt

- 63 -

(M1.F), die gemäß Hilfsantrag 2 als Deckschicht mit permanent klebrigen, das die

Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappenden Kantenbereichen aus-

M1.B.i.a

der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat, der

eine größere Zugangsöffnung und damit einen erleichterten Zugang (may be

accessed, Abs. 0028 NK1) zu den enthaltenen Zigaretten ermöglicht.

Zur Größe des Ausschnitts ergibt sich für den Fachmann aus Merkmal M1.B.i.a

keine Begrenzung nach unten. Nach oben ist die Größe des Ausschnitts jedoch

nicht nur dadurch begrenzt, dass wegen Merkmal M1.B.i noch etwas von der

Hauptfläche übrig bleiben muss, sondern auch dadurch, dass von der Oberkante

der Hauptfläche etwas übrig bleiben muss, weil Merkmal M1.B.i.a selbst nicht nur

den Ausschnitt, sondern auch das Vorhandensein der Oberkante fordert. Das Zar-

gen-Ausführungsbeispiel nach Fig. 13, 14 besitzt einen Ausschnitt, der diesen

Anforderungen gerecht wird.

M1.F.i

dass die Zugangsöffnung des Sperrblatts die obere Endseite der Rauchwarenfül-

lung und den Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche überliegt.

3.2.

Zulässigkeit der Anspruchsfassung

Die weiter beschränkte Anspruchsfassung erweist sich als zulässig und stellt ins-

besondere keine gegenüber dem ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung

unzulässig verallgemeinerte technische Lehre dar.

- 64 -

3.2.1.

fläche der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat,

ergibt sich aus der Anmel-

dung, siehe Seite 6 Zeilen 3

bis 4 und Seite 14 Zeilen 18 f.

sowie Fig. 13 und 14 in der

NK2, und aus dem Patent,

siehe Abs. 0027 und Abs.

0053 sowie Fig. 13 und 14 in

der NK1.

M1.B.i.a

Verallgemeinerung der nur im Zusammenhang mit dem Zargen-Ausführungsbei-

spiel gemäß Fig. 13, 14 ursprünglich offenbarten Lehre dar, teilt der Senat diese

Auffassung nicht.

Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, die Aufnahme des Ausschnitts in der Ober-

kante der Zargen-Hauptfläche 102 dieser Ausführungsbeispiele in den Anspruch 1

verlange zwingend die Aufnahme auch der teilweisen oberen Endlaschen 112, da

diese die beim Zudrücken der Deckschicht zum Wiederversiegeln der Packung die

nun nicht mehr durchgängig vorhandene Oberkante der Zargen-Hauptfläche erset-

zen müssten. Weiter müsse auch aufgenommen werden, dass die Bodenla-

sche 108 so gestaltet sein müsse, dass die erfindungsgemäßen Zargen verschnitt-

frei hergestellt werden könnten.

Jedoch ist im Streitpatent ebenso wie in den Anmeldeunterlagen hinsichtlich der

teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich offenbart, dass sie beim Wiederver-

siegeln helfen (aid resealing), wenn, d. h. falls, die Zarge in einem wiederversie-

gelbaren Päckchen eingesetzt wird, was jedoch nicht zwingend verlangt wird,

siehe NK2 Seite 6 Zeilen 14 bis 20 und Seite 13 Zeilen 27 f. sowie NK1 Abs. 0028

und 0050. Die von der Klägerin behauptete Funktion der teilweisen oberen Endla-

- 65 -

schen 112 als zwingender Ersatz für die Oberkante der Zargen-Hauptfläche ergibt

sich daraus nicht.

Darüber hinaus können die teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich das Zu-

drücken der zwei zu den Schmalseiten 104 der Packung zeigenden Seitenkanten

der Deckschicht unterstützen, nicht dagegen das Zudrücken der dritten zur Zar-

gen-Hauptfläche 102 zeigenden dritten Seitenkante der Deckschicht. Fehlt dort

eine unterstützende durchgehende Oberkante der Zargen-Hauptfläche, weil ein

Ausschnitt vorgesehen ist, kann dem nicht durch das Vorsehen von teilweisen

oberen Endlaschen 112 abgeholfen werden. Auch deshalb war die von der Kläge-

rin behauptete Funktion der Endlaschen 112 als zwingender Ersatz für die Ober-

kante für den Fachmann nicht offenbart.

Auch der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108 an den Ausschnitt der

jeweils nächsten Zarge ist lediglich als weitere bevorzugte Gestaltungsmöglichkeit

beschrieben, wenn ein Ausschnitt vorgesehen ist, NK2 Seite 6 Zeilen 5 bis 9 und

NK1 Abs. 0027. Es setzt also der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108

das Vorhandensein des Ausschnitts in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche 102

voraus, nicht dagegen umgekehrt der Ausschnitt den verschnittfreien Anschluss

der Bodenlasche.

Der Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche gemäß Merkmal

M1.B.i.a

zu fördern, indem er eine vergrößerte Zugangsöffnung zu der Rauchwarenfüllung

M1.F.i

nischen Zusammenhang mit den teilweisen oberen Endlaschen 112 und dem ver-

schnittfreien Anschluss der Bodenkante. Er kann deshalb in zulässiger Weise

ohne diese weiteren Merkmale in den Anspruch 1 aufgenommen werden.

So ist es nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass

auch ein „breit“ formulierter Anspruch als unbedenklich zu erachten sein kann,

wenn sich ein in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenes Ausführungsbei-

- 66 -

spiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-

schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der

beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung

– sei es in Gestalt

eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusam-

menhang der Unterlagen

– als zu der angemeldeten Erfindung gehörend zu ent-

nehmen ist (BGH GRUR 2014, 970

– Stent; GRUR 2014, 542 – Kommunikations-

kanal; 2012, 1124

– Polymerschaum).

Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbesondere dann, wenn den

ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale

in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese

Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH GRUR 2016, 1038

– Fahr-

zeugscheibe II; Beschluss vom 11. September 2001

– X ZB 18/00, GRUR 2002,

– Drehmomentübertragungseinrichtung). Dies ist aber aus den dargelegten

Gründen gerade nicht der Fall.

3.2.2.

Sperrblatt die obere Endseite der Rauchwarenfüllung und den Ausschnitt in der

Hauptfläche überliegt, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 6 Zeilen 10 bis

14 und Seite 14 Zeilen 23 bis 26 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0028 und

Abs. 0054 PS.

Dass die wiederversiegelbare Zugangsöffnung u. a. die obere Endseite der

Rauchwarenfüllung überliegt, ergibt sich zwar nicht wörtlich aus den genannten

Textstellen, vielmehr ist lediglich angegeben, dass die Zugangsöffnung vorzugs-

weise den Bereich zwischen den

– nicht in den Anspruch 1 aufgenommenen –

teilweisen oberen Endlaschen überliegen soll, vergl. NK2 Seite 6, Zeilen 11 bis 13.

Da hier jedoch bereits mit der Einschränkung „vorzugsweise“ klargestellt wird,

dass dieser Zusammenhang zwischen der Lage der Zugangsöffnung und den teil-

weisen oberen Endlaschen nicht zwingend ist, stellt sich die Formulierung „obere

Endseite“ („top end face“) anstelle von „Bereich zwischen den teilweisen oberen

- 67 -

Endlaschen“ („region between the flap(s)“) als zulässig bei der Beschreibung der

erfindungsgemäßen Lage der Zugangsöffnung dar.

3.3.

Patentfähigkeit von Anspruch 1

3.3.1. Streitpatent und Priorität

Zwischen den Parteien ist vorliegend nicht nur im Streit, ob das Streitpatent im

Hinblick auf Merkmal M1.E den Inhalt der Anmeldung NK2 unzulässig erweitert,

sondern ob darüber hinaus auch die Prioritätsschriften dieses Merkmal nicht zei-

gen und deshalb die Prioritäten aus der NK3, NK4 und NK5 nicht in Anspruch

genommen werden können, wobei die Beklagte sich darauf beruft, dass die Prio-

rität jedenfalls einschränkend ohne das Merkmal M1.E in Anspruch genommen

werden könne.

3.3.2. Keine Offenbarung von Merkmal M1.E in den Prioritätsschriften

Das Prioritätsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann in Anspruch genommen werden,

wenn Nachanmeldung und Voranmeldung beide dieselbe Erfindung betreffen,

wobei eine Übereinstimmung des maßgeblichen Anspruchs auch nachträglich

durch zulässige Beschränkung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133

–

elektronische Funktionseinheit) und für die Beurteilung der identischen Offenba-

rung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Der Gegenstand der beanspruch-

ten Erfindung muss danach im Prioritätsdokument identisch offenbart sein und der

Fachmann muss die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungs-

unterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung

entnehmen können (BGH GRUR 2016, 50

– Teilreflektierende Folie, unter Hinweis

auf BGHZ 200, 63

– Kommunikationskanal). Möglich ist auch die Inanspruch-

nahme mehrerer Prioritäten (Art. 88 EPÜ), wobei grundsätzlich (zur Ausnahme

generischer Teilprioritäten vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des

Europäischen Patentamts vom 29.11.2016, G 1/15) Einzelmerkmale nicht in ein

und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombi-

niert werden können (BGHZ 148, 383

– Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v.

31. Mai 2001).

- 68 -

3.3.2.1.

M1.E

gen NK3, NK4 und NK5, deren Prioritäten vom Patent in Anspruch genommen

werden, als erfindungsgegenständlich offenbart.

NK3

renpäckchens mit einer Zarge und einem umhüllenden Sperrblatt, das dem der

Fig. 1, 2, 3 der Anmeldung entspricht, bei dem aufgrund des Vorhandenseins

einer zum Wiederverschließen vorgesehenen Endlasche 9 an der Oberseite des

Päckchens in Verbindung mit der gewählten Siegelnahtanordnung der Umwick-

lung Merkmal M1.E zufällig erfüllt ist.

Die NK3 offenbart jedoch mit Fig. 6, 7 und 8, 9 auch zwei Ausführungsbeispiele,

die denen der Fig. 6, 7 und 8, 9 der Anmeldung entsprechen, bei denen jeweils

eine an der Oberseite des Päckchens angeordnete versiegelte Naht nicht über

einem Teil der Zarge liegt, Merkmal M1.E also nicht erfüllt ist. Es findet sich daher

im Ergebnis kein Gesamtoffenbarungsgehalt in NK3, wonach es erfindungsgemäß

darauf ankäme, dass alle versiegelten Nähte überhaupt oder gar nur wenigstens

teilweise einen Teil der Zarge überliegen. Selbst die von der Beklagten im Hinblick

auf die Frage einer unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung zur Vertei-

digung einer ursprünglichen Offenbarung des Merkmals M1.E herangezogene

Textpassage von Seite 2 Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5 der NK2 findet sich in keiner

der drei Prioritätsschriften NK3, NK4, NK5.

NK4

Fig. 13, 14 der Anmeldung entspricht, bei dem bereits fünf Seiten der Rauchwa-

renfüllung wenigstens teilweise von Zargenabschnitten bedeckt sind, sodass

lediglich die rückseitige Hauptfläche frei bleibt. NK4 offenbart jedoch keine Be-

schränkung, wonach die versiegelten Nähte der Umhüllung nur auf diesen fünf

Seiten angeordnet werden dürften, im Gegenteil: Auf Seite 7 Zeilen 14 bis 17 der

NK4 wird ausdrücklich die Möglichkeit angeführt, Siegelnähte sowohl auf der vor-

derseitigen als auch auf der rückseitigen Hauptfläche (front and back) vorzusehen.

- 69 -

Es gibt daher im Ergebnis auch in der NK4 keine Offenbarung des Merkmals

M1.E.

NK5

hüllung von Zarge und Rauchwarenfüllung, die denen der Fig. 15 bis 26 der An-

meldung entsprechen und bei denen sämtliche Siegelnähte entweder auf einer

Schmalseite sowie der oberen und unteren Endseite oder auf beiden Schmalsei-

ten sowie der oberen Endseite der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Eine Zu-

ordnung der möglichen Siegelnahtanordnungen zu möglichen Anordnungen von

Zargenabschnitten wird in NK5 nicht hergestellt. In dem Gesamtoffenbarungsge-

halt der NK5 als solchem findet sich deshalb nicht die technische Anweisung und

Lehre nach Merkmal M1.E.

3.3.2.2.

NK5 mit jeweils der NK3 oder NK4 unter dem Aspekt eines durch Bezugnahmen

zu berücksichtigenden Gesamtoffenbarungsgehalts einer einzelnen Priorität, wie

die NK5, in welcher sich gemäß Seite 8 Zeilen 1 bis 3 der Hinweis findet, dass die

Umhüllungen der NK5 mit sämtlichen Zargen gemäß NK3 und NK4 verwendbar

sein sollen. Zwar kann nach ständiger Rechtsprechung (BGH GRUR 1980, 283

– Terephthalsäure) der Inhalt einer in Bezug genommenen weiteren Schrift auch

zum offenbarten Inhalt der Bezug nehmenden Schrift gemacht worden sein, da es

auf den Inhalt des Offenbarten ohne Einfluss ist, dass an Stelle der wörtlichen

Wiederholung des Textes der kürzere Weg der Wiedergabe, nämlich der der Be-

zugnahme, gewählt wird. Insoweit gilt dies aber nur mit der Einschränkung, dass

zur Auslegung des Offenbarungsgehalts einer Patentschrift als Stand der Technik

bei einer Bezugnahme auf eine weitere Schrift zunächst zu klären ist, welche Be-

deutung aus Sicht des Durchschnittsfachmannes der enthaltenen Bezugnahme für

den Offenbarungsgehalt beizumessen ist (BGH Beschluss vom 14.5.1985,

X ZB 19/83 = BlPMZ 1985, 373). Es bleibt danach eine Prüfung des Einzelfalls, ob

und inwieweit eine Verweisung auf ein weiteres Dokument geeignet ist, den Of-

fenbarungsgehalt der verweisenden Schrift zu ergänzen, oder ob das Dokument

- 70 -

nur das Fachwissen repräsentiert und im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit Be-

rücksichtigung finden kann (BPatG Urt. v. 10.5.2017

– 5 Ni 54/15 (EP)).

Aber auch unter Berücksichtigung des Aspekts, dass Bezugnahmen Teil des Of-

fenbarungsgehalts sein können, ergeben sich zwar einige Kombinationen von

Sperrblättern gemäß NK5 mit Zargen gemäß NK3 bzw. NK4, bei denen zufällig die

Bedingung des Merkmals M1.E erfüllt ist, dass alle versiegelten Nähte wenigstens

teilweise einen Teil der Zarge überliegen, siehe Fig. 2 aus NK3 und Fig. 2 aus

NK4. Es ergeben sich aber ebenso auch einige Kombinationen, bei denen dies

nicht der Fall ist, siehe Fig. 7 und 9 aus NK3, sodass der Fachmann auch einer

Bezug nehmenden Offenbarung auf einen Gesamtoffenbarungsgehalt keinen Ge-

samtoffenbarungsgehalt entnehmen kann, welcher der Bedingung des Merkmals

M1.E entspräche.

3.3.3.

Merkmal M1.E ist danach weder in der Anmeldung noch in den Prioritätsdoku-

menten NK3, NK4, NK5 offenbart. Da es sich beim Merkmal M1.E jedoch aus o. g.

Gründen um ein die Erfindung konkretisierendes und beschränkendes Merkmal

handelt, führt dies nicht zum Scheitern einer Prioritätsbeanspruchung, sondern

lediglich dazu, dass dieses Merkmal

– ebenso wie bei der Prüfung des Angriffs

wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung

– bei der Prü-

fung der nach Hauptantrag und Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände auf

Patentfähigkeit im Hinblick auf die beanspruchte Priorität und den dadurch ver-

mittelten Zeitrang nicht zu berücksichtigen ist.

Da Einzelmerkmale unterschiedlicher Priorität jedenfalls in dem hier in Rede ste-

henden Fall eines in der Nachanmeldung hinzugekommenen Merkmals („UND“-

Verknüpfung, vgl. bereits Senat BPatG GRUR-RR 2013, 500

– Bildprojektor) nicht

in einem einzigen Patentanspruch miteinander kombiniert werden können, war zu

entscheiden, ob die Beklagte sich bzgl. Hilfsantrag 3 nur einheitlich auf ein Priori-

tätsrecht nach Art. 87 EPÜ berufen kann, oder ob der auch von der Beklagten

vertretenen Auffassung zu folgen ist, welche die Möglichkeit eines sog. Prioritäts-

- 71 -

disclaimers befürwortet (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34

– Prioritäts-

disclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41

Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter

Hinweis auf BPatG GRUR-RR 2013, 500

– Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver,

PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl.

(2017), § 41 Rn. 41).

3.3.3.1.

schränkenden Merkmalen eine solche Möglichkeit der eingeschränkten Inan-

spruchnahme einer Priorität bejaht, wobei es der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs zur Behandlung uneigentlicher Erweiterungen folgend an sich nicht ein-

mal eines expliziten Zusatzes „Disclaimers“ im Anspruch des Streitpatents oder an

anderer Stelle bedürfte (BGH GRUR 2011, 40

– Winkelmesseinrichtung). Damit

entfällt zugleich eine ungerechtfertigte Beanspruchung des durch die Priorität

vermittelten Zeitrangs für die verbleibenden und die Patentfähigkeit begründenden

weiteren Merkmale.

Es ist zwar zur Begründung einer restriktiven Behandlung der Prioritätsfrage in der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2002, 146

– Luftverteiler)

ebenso wie in derjenigen durch die Große Beschwerdekammer seit der Entschei-

dung G 2/98 (GRUR Int. 2002, 80) betont worden, dass nur demjenigen Anmelder

das Patent zustehe, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit

zuerst offenbart habe (vgl. hierzu ausführlich Senat GRUR-RR 2013, 500

– Bild-

projektor). Dem ist trotz Kritik auch die nationale Rechtsprechung u. a. mit dem

Argument gefolgt, dass es der Rechtssicherheit der Beurteilung einer wirksamen

Prioritätsinanspruchnahme unzuträglich wäre, wenn bei der Nachanmeldung hin-

zugefügte Merkmale danach zu unterscheiden wären, ob sie Funktion und Wir-

kung der Erfindung im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglichen

Merkmalskombination beeinflussten oder nicht (BGH GRUR 2002, 146

– Luftver-

teiler). Auch in jüngster nationaler Rechtsprechung wird an der Forderung einer

identischen Offenbarung und der Geltung der Prinzipien der Neuheitsprüfung fest-

gehalten (BGH GRUR 2016, 50

– Teilreflektierende Folie).

- 72 -

Dennoch sieht der Senat in der vorliegenden Konstellation einer gleichzeitig vor-

liegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung die Möglichkeit

eines Erhalts des Prioritätsrechts aus den vergleichbaren Gründen, welche nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Behandlung sog. uneigentli-

cher Erweiterungen herangezogen werden, und insbesondere als konsequente

Fortführung der bereits insoweit gebotenen modifizierten Prüfung auf erfinderische

Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt. Entscheidend erscheint dem Se-

nat die danach bestehende Gemeinsamkeit, dass es für die Beurteilung und Beja-

hung der Patentfähigkeit nicht der Heranziehung des nicht offenbarten einschrän-

kenden Merkmals bedarf und damit auch dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts

folgend die geschützte Erfindung nicht zu Unrecht den Zeitrang der Priorität

genießt und dem Patentinhaber als Erfinder zusteht.

3.3.3.2.

Allerdings ist der Senat in der Entscheidung „Bildprojektor“ (GRUR-RR

2013, 500) zu dem gegenteiligen Ergebnis gelangt. Dieser Sachverhalt unter-

schied sich insoweit von dem vorliegenden Fall, als dort das im Anspruch befindli-

che einschränkende Merkmal in den Anmeldeunterlagen offenbart war und der

Offenbarungsmangel ausschließlich die Prioritätsschrift und damit den Zeitrang,

nicht jedoch den Angriff und Bestand des Patents im Hinblick auf eine uneigentli-

che Erweiterung der Anmeldung und eine damit verbundene „unentrinnbare Falle“

betraf. Die Anerkennung eines nur die Priorität betreffenden Disclaimers, eines

sog. Prioritätsdisclaimers, in diesem Fall hätte nur dazu gedient, dem Patentinha-

ber

– je nach entgegengehaltenem Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren –

eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, die Priorität unter Verzicht auf das den Pa-

tentanspruch einschränkende Merkmal in Anspruch zu nehmen und sich damit für

einen weiter gefassten Anspruch mit günstigerem Zeitrang zu entscheiden

– oder

auf den Zeitrang der Priorität zu verzichten und sich für einen enger gefassten An-

spruch mit dem ungünstigeren Zeitrang der Anmeldung zu entscheiden, ohne

dass ein Offenbarungsdefizit der Anmeldung einer dieser Alternativen entgegen-

stand. Der Senat hat darin eine vom Gesetz nicht vorgesehene Begünstigung des

Patentinhabers gesehen, die ihm im Sinne eines Wahlrechts eine Entscheidung

- 73 -

für oder gegen eine prioritätswahrende Verteidigung des Patents gegen den Stand

der Technik ermöglichen würde.

Der Senat sieht deshalb in der vorliegenden Entscheidung keinen Widerspruch,

sondern eine g

erechtfertigte Differenzierung zu der Entscheidung „Bildprojektor“.

Insoweit hatte der Senat zu dem dort erläuterten Beispiel A, welches der vorlie-

genden Fallkonstellation entspricht, bereits darauf hingewiesen, dass für diese

Fallkonstellation (ebenso für das dortige Beispiel

B) die Annahme, mit der „Dis-

claimerlösung“ werde nicht nur die uneigentliche Erweiterung der Anmeldung be-

seitigt, sondern zugleich auch untrennbar die Priorität wieder hergestellt, als eine

konsistente Folgerung erscheine, während für das den Gegenstand jener Ent-

scheidung betreffende Beispiel C des ausschließlichen Offenbarungsmangels in

der Prioritätsschrift keine zwingende Notwendigkeit für eine derartige Lösung zum

Erhalt des Patents bestehe.

Insoweit greift deshalb auch die weitere Argumentation der Klägerin nicht, dass

ie „Prioritätsdisclaimerlösung“ sich vorliegend schon deshalb verbiete, weil auch

eine zulässige Fassung des Patentanspruchs, nämlich in Übereinstimmung mit

der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung, nicht durch die Prioritätsschriften

gedeckt gewesen wäre, und die Beklagte insoweit nicht günstiger gestellt sein

könne. Denn dieser Fall des ausschließlich die Priorität betreffenden Offenba-

rungsmangels unterscheidet sich gerade von der hier maßgeblichen Konstellation

und rechtfertigt nach Ansicht des Senats ein anderes und im Hinblick auf die Prio-

rität durchaus nachteiligeres Ergebnis für den Patentinhaber.

3.3.3.3.

male des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 (und auch in der erteilten

Fassung nach Hauptantrag und den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2).

- 74 -

So ergibt sich Merkmal M1.A aus Seite 1 Zeilen 3 bis 6. Eine Zarge entsprechend

Merkmalen M1.B, M1.B.i, M1.B.i.a, M1.B.ii, M1.B.iii, M1.B.iv und M1.B.v ergibt

sich aus Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung ab Seite 8 Zeile 18. Das

flexible Sperrblatt nach Merkmal M1.C ergibt sich aus Seite 9 Zeilen 14 bis 16. Die

Ausbildung versiegelter Nähte gemäß Merkmal M1.D ist im Übergang von Seite 7

auf Seite 8 beschrieben, dass dabei eine versiegelte, d. h. abgedichtete Umhül-

lung entstehen soll, ergibt sich schon aus der Wiederversiegelbarkeit (resealable)

gemäß Seite 9 Zeile 16. Die Anordnung der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung

nach Merkmalen M1.F und M1.F.i ist auf Seite 4 Zeilen 24 bis 26 und Seite 9 Zei-

len 17 bis 19 der NK4 offenbart, wie bereits zur Offenbarung in den entsprechen-

den Textpassagen der Anmeldung und des Patents erläutert. Merkmal M1.G ist

auf Seite 2 Zeilen 16 bis 22 offenbart.

3.3.3.4.

Merkmale des Anspruchs 1 offenbart, ist für die der Prüfung auf Patentfähigkeit

zugrunde zu legende Fassung dieses Anspruchs

– ohne Merkmal M1.E – auch die

Bedingung der Erfindungsidentität zwischen Anmeldung und früherer prioritätsbe-

gründender Anmeldung jedenfalls für die NK4 gegeben.

3.3.4. Stand der Technik und Prioritäten

Entgegen der Auffassung der Klägerin stehen der Patentfähigkeit von Anspruch 1

NK19

Schriften entgegen, da diese jedenfalls nicht den Zeitrang der durch das Streitpa-

tent im Hinblick auf die NK4 wirksam in Anspruch genommen Priorität genießen,

auch wenn die NK4 ebenso wie die Anmeldung NK2 das Merkmal M1.E nicht

offenbart und deshalb insoweit die Prioritätsinanspruchnahme scheitert.

NK19

ber 1997 wie das Streitpatent und die Prioritäten der NK20 (21.11.1996) und

ebenso wie das Streitpatent die Prioritäten der NK4 (06.08.1997) und NK5

(03.10.1997) in Anspruch nimmt, wobei der Anmeldetag der NK20 mit dem der

NK3 übereinstimmt. Soweit die Klägerin aber die Auffassung vertreten hat, für den

- 75 -

Gegenstand des Anspruchs 1 könne die Priorität der NK4 selbst dann nicht in

Anspruch genommen werden, wenn man Merkmal M1.E nicht für eine wirksame

Prioritätsinanspruchnahme fordere, da die ältere Anmeldung GB 96 24 275

(NK20) der Beklagten, deren Priorität von NK4 in Anspruch genommen werde,

bereits sämtliche Merkmale außer M1.E offenbare und diese Lehre deshalb nicht

mehr prioritätsbegründend aus der NK4 genommen werden könne, greift dieser

Einwand schon deshalb nicht, weil die NK20 keine Zarge mit einer Bodenlasche

unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend Merkmal M1.B.v offenbart und

es damit bei der prioritätsbegründenden Lehre durch die NK4 verbleibt.

3.3.5. Kein Naheliegen ausgehend von NK21 und der NK15.

Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht

der Senat den nur im Hinblick auf fehlende erfinderische Tätigkeit, und zwar aus-

gehend von NK21 in Zusammenschau mit NK15, gestützten Angriff der Klägerin

als nicht erfolgreich an, da sich die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3

durch diesen Stand der Technik als nicht nahegelegt erweist.

Dabei kann dahinstehen, ob sich für den von der Lehre der NK21 ausgehenden

Fachmann ein Anlass ergab, den Inhalt der NK15 zur Kenntnis zu nehmen, da

auch eine Zusammenschau beider Druckschriften nicht in naheliegender Weise

zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 führt.

- 76 -

3.3.5.1.

Oberkante einer Hauptfläche, da der der Zarge des Anspruchs 1 entsprechende

NK21

offen ist. Dementsprechend ist bei dem Zigarettenpäckchen nach NK21 auch die

M1.F.i

der oberen Endseite vorgesehen.

3.3.5.2.

in eine Zigarettenschachtel eingelegt werden soll, und zwar zum

Verpacken dünner Zigaretten, die eine Standardschachtel nicht

ausfüllen.

Die Zarge heißt „innerframe“ bzw. „interframe“ (siehe

abstract), weil sie zwischen Schachtel und Füllung vorgesehen

wird

– nicht aber innerhalb einer anspruchsgemäß die Zigaretten

umgebenden Umhüllung.

Sofern eine Hülle vorgesehen wird, werden damit die Zigaretten

umwickelt, siehe Spalte 1, Zeilen 12

–16, nicht die Zarge – was

auch aufgrund ihrer nicht annähernd quaderförmigen Außenform

kaum möglich wäre.

NK15

ren Umfang als gewöhnlich aufweisen, in eine für 20 gewöhnli-

che Zigaretten vorgesehene Zigarettenschachtel üblicher Größe zu verpacken,

siehe Spalte 1, Zeilen 6 bis 45. Dazu schlägt die NK15 den inneren Rahmen (in-

nerframe) 1 vor, der den in der Zigarettenschachtel 5 verbleibenden Freiraum aus-

füllt, siehe abgebildete Figur 2 mit Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 43, und der

aus Karton gefaltet sein kann, siehe den Anspruch 9. Die Zigarettenschachtel 5

besitzt wie üblich einen Klappdeckel 7, der in bekannter Weise beim Öffnen die

Oberseite und einen Teil der Vorderseite freigibt. Deshalb muss auch der innere

Rahmen 1 oben offen sein und einen entsprechenden Ausschnitt 18 in der Ober-

kante der vorderen Hauptfläche aufweisen, siehe Figur 1 und 2, um eine entspre-

chende Öffnung zu bilden und die Entnahme von Zigaretten möglich zu machen.

- 77 -

3.3.5.3.

bekannten Zigarettenpäckchen ausgeht, in welchem Bestreben auch immer, die

NK15 interessiert zur Kenntnis nimmt, ergibt sich daraus keine Anregung für die

Umgestaltung des Behälters (label wrap) 48 aus NK21 mit dem Merkmal M1.B.i.a.

Denn der Fachmann fertigt gemäß der Anregung der NK21, Spalte 8, Zeilen 20 bis

26, den Behälter 48 gerade deshalb aus einem stabileren Material als dem übli-

chen Papier, um die Zigaretten vor Beschädigung durch Zerdrücken zu schützen

–

erst dadurch wird aus dem Behälter 48 eine Zarge entsprechend dem Anspruch 1

des Streitpatents. Derselbe Fachmann sieht daher an dem Behälter 48 keinesfalls

einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche vor, da damit ein Bereich

entstünde, in dem die Zigaretten nicht mehr vor Zerdrücken geschützt wären.

Denn im Fall der NK21 ist keine zusätzliche äußere Schachtel vorgesehen wie die

Schachtel 5 aus NK15

– zum Schutz der Zigaretten vor Zerdrücken ist vielmehr

allein der Behälter 48 vorhanden.

Es kann dahinstehen, ob der von NK21 ausgehende Fachmann die NK15 zum

Anlass nimmt, auch bei dem Zigarettenpäckchen nach NK21 gegebenenfalls

einen zusätzlichen Zwischenrahmen nach Merkmal in dem Behälter 48 vorzuse-

hen, um auch Zigaretten mit geringerem Umfang als gewöhnlich darin verpacken

zu können. Denn auch in diesem Fall sieht der Fachmann aus dem bereits

genannten Grund des Schutzes der Zigaretten vor Zerdrücken keinen Ausschnitt

in der Oberkante einer Hauptfläche des Behälters 48 vor. Deshalb ergibt sich auch

kein Anlass, einen Ausschnitt in der Oberkante der Hauptfläche eines in dem Be-

hälter 48 angeordneten Zwischenrahmens vorzusehen.

3.3.5.4.

chen Stand der Technik im Übrigen nur die NK15 ein Rauchwarenpäckchen

offenbart, das mit dem Zwischenrahmen 5 eine Zarge hat, die nach oben offen ist

und einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche besitzt, mithin das

Merkmal M1.B.i.a.

- 78 -

Der Fachmann gelangt somit auch durch eine sonstige Zusammenschau des im

Verfahren befindlichen Standes der Technik nicht in naheliegender Weise zum

Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3.

3.3.6.

sprüche 2 bis 13 Bestand. Im Ergebnis erweist sich deshalb der Angriff nach Art. II

§ 6 Nr. 3 IntPatÜG als unbegründet und derjenige nach Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜG

nur teilweise als begründet, sodass die Klage im Übrigen abzuweisen war.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1

ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte das Streitpatent mit den Fassungen

nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B und 2C nicht

erfolgreich verteidigen konnte, sondern sich die durch das Vorsehen eines Aus-

schnitts in der Oberkante einer Hauptfläche (Merkmal M1.B.1.a) deutlich einge-

schränkte Fassung nach Hilfsantrag 3 sich als bestandsfähig erwies, bewertet der

Senat das Unterliegen der Beklagten auf 3/4 und das der Klägerin auf 1/4 des Ge-

bührenstreitwerts.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

- 79 -

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und

innerhalb

eines

Monats

beim

Bundesgerichtshof,

Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung

des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von

fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert wer-

den.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels

Dorn

Dr. Krüger

Ausfelder

wegen Urlaubs

an der Unter-

schrift gehindert

Gruber