Urteil des BPatG, Az. 4 Ni 10/17 (EP)

Urteil vom 22.08.2018
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
4 Ni 10/17 (EP)
Entscheidungsdatum:
17.04.2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:
Normen:
Art. II § 6 Nr. 1, Nr. 3 IntPatÜG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG
Zigarettenpackung
1.
Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der
Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mög-
liche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden
Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven
Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR
2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) ge-
forderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten
Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und
zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen dersel-
ben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.
2.
Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechts-
bestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen
Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche
Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und
darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.
3.
Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung
im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.
4.
Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifi-
zierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die
Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale
des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und
insoweit prioritätsbegründend ist.
ECLI:DE:BPatG:2018:220818U4Ni10.17EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
4 Ni 10/17 (EP)
(Aktenzeichen)
URTEIL
An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. August 2018
In der Patentnichtigkeitssache
- 2 -
betreffend das europäische Patent 0 942 880
(DE 697 03 940)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter
Engels, den Richter Dr.-Ing. Krüger, die Richterin Dorn sowie die Richter
Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Ing. Gruber
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent 0 942 880 wird mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über
folgende Fassung hinausgeht und in der aus dem Merkmal „that all of
the sealed seams overlie at least partly a part
of the frame“ keine
Rechte hergeleitet werden können:
“1. A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a
major panel (11,11',102) having a top edge and a recess in said
top edge, two side wings (12,104) and at least a partial end
flap (108) placed adjacent a face, sides and at least part of at least
one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles,
wherein a said end flap is a base flap (108) below the bottom end
face of the charge, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258,
259) wrapping the charge and frame and forming a sealed enclo-
sure around them by virtue of sealed seams characterized in that
all of the sealed seams overlie at least partly a part (12,21/22,
21'/22',104,112) of the frame and wherein the barrier sheet (200,
229) has a resealable access aperture (211,211',241,242), which
overlies the top end face of the charge of smoking articles and the
- 3 -
recess in the major panel, and wherein said resealable access
aperture (211,211',241,242) is covered by a cover layer having
edge portions overlapping the barrier material surrounding the
access aperture, with a permanently tacky adhesive on said edge
portions.
2.
A pack according to claim 1 wherein a said end flap consists of top
flaps (112) extending only partially over the top of the charge.
3.
A pack according to claim 1 wherein the base flap (108) and side
wings (104) are hingedly linked to respective edges of the major
panel (102) and top flaps (112) extending only partially over the
top of the charge are respectively hingedly linked to the side
wings (104).
4.
A pack according to any one of the preceding claims wherein the
said major panel (102) is the only major panel.
5.
A pack according to claim 4 wherein free edges of the side
wings (12,104) remote from the major panel (11,11',102) form
edges of the frame.
6.
A pack according to claim 1 wherein the permanently tacky adhe-
sive includes microcapsules of a flavourant.
7.
A pack according to claim 1 wherein the frame (10,10',101) sur-
rounds two minor sides, at least one end and only one major face
of a cuboid said charge (15) of smoking articles.
8.
A pack according to claim 7 wherein the two side wings (12,104)
of the frame are attached by one edge to the major panel (11,
11',102), the opposite edge of each side flap being free.
9.
A pack according to claim 7 or claim 8 wherein the frame (101)
overlies both ends of the charge (15), with a base flap (108) to sur-
round a base of the charge and top flaps (112) only partially sur-
rounding a top of the charge.
10. A pack according to claim 10 or claim 11 wherein each of the side
wings (104) and end flaps (108,112) is attached through only one
edge.
- 4 -
11. A pack according to any one of the preceding claims wherein the
charge (15) is a 7-6-7 charge of cigarettes.
12. A pack according to any one of the preceding claims which
includes a flavourant.
13. A pack according to claim 12 wherein the flavourant is borne by
the frame (10,10',
101).”
II.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III.
Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte zu 3/4 und die Klägerin zu
1/4.
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten europäischen Patents EP 0 942 880, deutsches Aktenzeichen
DE 697 03 940 (Streitpatent), das am 19. November 1997 unter Beanspruchung
der Prioritäten GB 96 24 274 vom 21. November 1996, GB 97 16 699 vom
6. August 1997 und GB 97 210 80 vom 3. Oktober 1997 angemeldet und dessen
Erteilung am 17. Januar 2001 veröffentlicht worden ist.
Das in englischer Verfahrenssprache veröffentlichte Streitpatent mit der Bezeich-
nung „PACKAGING OF SMOKING ARTICLES“ umfasst 19 Patentansprüche und
betrifft gemäß der deutschen Übersetzung das Verpacken von rauchbaren Artikeln
bzw. Rauchwaren wie zum Beispiel Cigarren, Cigarillos und Cigaretten, wobei die
Ansprüche 1 bis 17 auf ein Päckchen für Rauchwaren gerichtet sind, und die An-
sprüche 18 und 19 ein Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwa-
ren betreffen.
- 5 -
Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:
1.
A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a major
panel (11,11',102), two side wings (12,104) and at least a partial end
flap (21/22,21'/22',108,112) placed adjacent a face, sides and at least
part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking arti-
cles, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258,259) wrapping the
charge and frame and forming a sealed enclosure around them by
virtue of sealed seams characterized in that all of the sealed seams
overlie at least partly a part (12,21/22,21'/22',104,112) of the frame.
Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:
1.
Päckchen für Rauchwaren mit einer Zarge (10,10',101) mit einer Haupt-
fläche (11,11',102), zwei Seitenlaschen (12,104) und wenigstens einer
teilweisen Stirn- bzw. Endlasche (21/22,21'/22',108,112), die in der
Nähe einer Fläche, von Seiten bzw. wenigstens zum Teil wenigstens
eines Endes einer Füllung (15) von Rauchwaren angeordnet sind, und
mit einem flexiblen Sperr- bzw. Schutz-FlächengebiIde/Blatt (24,200,
229,258,259), das um die FülIung und die Zarge gewickelt ist bzw.
diese umhüllt und dank versiegelter Nähte eine abgedichtete/versie-
geIte Umhüllung um sie bildet, dadurch gekennzeichnet, dass aIIe ver-
siegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil (12,21/22,21'/22',
104,112) der Zarge liegen.
Patentanspruch 18 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:
18. A method of making a pack of smoking articles which includes placing
around a charge of smoking articles a frame with a major panel, two
side flaps and at least a partial end flap, in such a way that the major
panel, side flaps and end flap are placed abutting a face, sides and at
least part of at least one end, respectively, of the charge, enwrapping
- 6 -
the charge and frame with a flexible barrier sheet and forming a sealed
enclosure around the charge and frame by pressing portions of the
flexible barrier sheet together by a sealer to form seams which seams
each overlie at least in part a respective part of the frame, the frame
spreading the pressure exerted by the sealer on the smoking articles in
the formation of at least part of all of the seams.
Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:
18. Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwaren mit den
Schritten: Anordnen einer Zarge mit einer Hauptfläche, zwei Seiten-La-
schen bzw. -Klappen und wenigstens einer teilweisen End- bzw. Stirn-
klappe rund um eine Füllung von Rauchwaren in der Weise, dass die
Hauptfläche, die Seiten-Laschen bzw. -Klappen und die Stirnlasche
sich in einer solchen Lage befinden, dass sie an einer Fläche, an den
Seiten bzw. wenigstens einem Teil wenigstens eines Endes der FüIIung
anliegen, Umwickeln der Füllung und der Zarge mit einem flexiblen
Sperr- bzw. Schutz-FIächengebiIde/Blatt, und Ausbilden einer abge-
dichteten bzw. versiegelten Umhüllung rund um die FüIIung und die
Zarge durch Zusammendrücken von Bereichen des flexiblen Schutz-
blattes durch eine Versiegelungseinrichtung, um Nähte zu bilden, die
wenigstens zum Teil über einem jeweiligen bzw. zugeordneten Teil der
Zarge liegen, wobei die Zarge den durch die Versiegelungseinrichtung
auf die Rauchwaren ausgeübten Druck bei der Ausbildung wenigstens
eines Teils aller Nähte verbreitet bzw. verteilt.
Wegen der direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprü-
che 2 bis 17 und des auf den Patentanspruch 18 rückbezogenen Anspruchs 19
wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, dass das Klagepatent
wegen unzulässiger Änderung des Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1
- 7 -
Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) und wegen mangelnder Patent-
fähigkeit, insbesondere wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tä-
tigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, 52, 54,
56 EPÜ), für nichtig zu erklären sei.
Die Klägerin stützt die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente und Entgegen-
haltungen („A“ = Anmeldetag, „V“ = Veröffentlichungstag):
NK0
Auszug aus der Klageschrift der Verletzungsklage Az. 315 O 39/16
NK1
Streitpatent in der erteilten Fassung
A:
19.11.1997
NK1-2
Deutsche Übersetzung DE 697 03 940 T2 des Streitpatents
NK2
WO 98/22368 A1 ursprünglich eingereichte Unterlagen zum Streitpa-
tent
NK3
GB 96 24 274 Prioanmeldung zum Streitpatent A:
21.11.1996
NK4
GB 97 16 699 Prioanmeldung zum Streitpatent A:
06.08.1997
NK5
GB 97 21 080 Prioanmeldung zum Streitpatent A:
03.10.1997
NK6
IPER zur PCT-Anmeldung WO 98/22368 A1 (NK2)
NK7
US 5 542 529 A
V:
06.08.1996
NK8
US 1 755 579
V:
22.04.1930
NK9
US 6 237 760 B1
V:
09.05.2001
NK10
GB 918 388
V:
13.02.1963
NK11
GB 1 514 174
V:
14.06.1978
NK12
WO 97/42098 A1
V:
13.11.1997
NK13
DE 28 54 443 A1
V:
03.07.1980
NK14
DE 28 33 389 A1
V:
07.02.1980
NK15
US 5 158 664 A
V:
27.10.1992
NK16
Amtsbescheid USPTO vom 14.01.2000 zu US 09/284 986
NK17
Replik der (dortigen) Klägerin im Verletzungsverfahren (15.09.16)
NK18
Duplik der (dortigen) Beklagten im Verletzungsverfahren (31.01.17)
NK19
WO 98/22367 A1
A: 19.11.1997
V:
28.05.1998
NK20
GB 9624275.5 Prioanmeldung zur NK19
A:
21.11.1996
NK21
US 5 333 729 A
V:
02.08.1994
- 8 -
NK22
DE 39 15 192 A1
V:
15.11.1990
NK23
US 5 029 712
V:
09.07.1991
NK24
EP 0 556 628 A1
V:
25.08.1993
NK25
Berufungsbegründung der Nichtigkeitsklägerin vom 18.12.2017 im
Verletzungsverfahren (2. Instanz) Az. 3 U 181/17
NK26
Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 06.06.2017 im Verlet-
zungsverfahren (1. Instanz) Az. 315 O 39/16
Hinsichtlich der unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung hat die Kläge-
rin geltend gemacht, dass dem Gesamtoffenbarungsgehalt der ursprünglichen
Anmeldeunterlagen, der NK2, sich weder eine Textstelle entnehmen lasse, die die
verallgemeinerte Ausgestaltung der Zarge unmittelbar und eindeutig offenbare,
noch die verallgemeinerten Anforderungen an die Lage der Nähte, mithin die
Merkmale M1.B.iii und M1.B.iv sowie M1.D, M1.E, insbesondere die Lehre, dass
alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert
seien (M1.E). Der von der Beklagten in diesem Zusammenhang zitierten Textstelle
in der NK2 auf Seite 2, Zeile 27, bis Seite 3, Zeile 2, könne der Fachmann lediglich
entnehmen, dass die Seitenlaschen der Zarge bei der Ausbildung von versiegelten
Nähten behilflich seien („assisted by“), völlig unabhängig von der Anzahl, Lage
und relativen Ausrichtung der zu versiegelnden Nähte in Bezug zur Zarge. Die
offenbarte technische Lehre der NK2 erschöpfe sich also im Wesentlichen in der
Bereitstellung einer Zarge, deren erfindungswesentliches Element in dem Vorhan-
densein von Seitenlaschen bestehe. Der o. g. Textstelle lasse sich somit gerade
keine allgemeine Lehre zum wenigstens teilweisen Überliegen von Nähten über
Teilen der Zarge zum Zwecke der Unterstützung von Versiegelungsvorgängen
aller Nähte unmittelbar und eindeutig entnehmen. Dieser Mangel an Offenbarung
könne auch nicht dadurch geheilt werden, dass sich ggf. ein Teil der konkreten
Ausführungsbeispiele der NK2 unter das Merkmal M1.E subsumieren ließen. Der
Fachmann könne das Merkmal M1.E daher nicht ohne weiteres als zu der in NK2
beschriebenen Erfindung gehörend erkennen.
- 9 -
Bei diesem unzulässig erweiterten Merkmal handle es sich auch nicht um eine
Konkretisierung der in der o. g. Textstelle der NK2 ursprungsoffenbarten Lehre,
mithin nicht um eine sog. „uneigentliche Erweiterung“. Zwar ergebe sich aus dem
diskutierten Satz allgemein, dass die Seitenlaschen der Unterstützung der Ausbil-
dung der versiegelten Nähte
– welcher und wie auch immer – dienten, im Speziel-
len derjenigen Nähte auf den Seitenlaschen („especially on the sides of a pack“).
Durch die Hinzufügung des Merkmals M1.E seien aber nunmehr auch Ausfüh-
rungsformen geschützt, bei denen überhaupt keine Seitenlaschen vorhanden
seien, ferner fielen auch Ausführungsbeispiele hierunter, bei denen die Seitenla-
schen keine Bedeutung für die Ausbildung der Nähte hätten, also dort, wo bei-
spielsweise die Nähte auf den Hauptflächen oder auf den Endlaschen lägen. Die
Hinzufügung des Merkmals M1.E habe daher zur Beanspruchung eines Aliuds
geführt und ziehe zwingend die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents
nach sich.
Jedenfalls könnten die erteilten Ansprüche 1 bis 19 die genannten Prioritäten NK3
bis NK5 nicht wirksam in Anspruch nehmen, da keine der drei Schriften dieselbe
Erfindung wie die im Streitpatent beanspruchte Erfindung betreffe. Weder NK3
noch NK4 oder NK5 offenbarten die spezifischen Merkmalskombinationen der An-
sprüche 1 bis 19 des Streitpatents, insbesondere die Lehre, dass alle versiegelten
Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert seien. Daher
könne nur der Zeitrang des Anmeldetags des Streitpatents, nämlich der 19. No-
vember 1997 beansprucht werden.
In ihrem schriftsätzlichen Vorbringen hat die Klägerin zur Begründung fehlender
Neuheit der Lehre des erteilten Anspruchs 1 den Stand der Technik nach den
Entgegenhaltungen NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 und NK19 herangezogen. Fer-
ner hat sie geltend gemacht, dass die Lehre des Anspruchs 1 bei unterstellter
Neuheit dem Fachmann ausgehend von der NK12 sowie von NK13 oder NK14 in
Verbindung mit NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 oder NK15 nahegelegt sei.
- 10 -
In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin bei ihrem Vortrag zur fehlen-
den Neuheit nur noch auf die NK10 sowie erstmals auf die
– mit Schriftsatz vom
1. August 2017 eingereichte
– NK21 gestützt.
Die Klägerin rügt den jeweils beanspruchten Gegenstand gemäß den von der Be-
klagten mit Schriftsätzen vom 5. Februar 2018 und 6. März 2018
– nach Fallenlas-
sen des bisherigen Hilfsantrags 1 vom 13. Juni 2017
– neu überreichten Hilfsan-
trägen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und
5C als gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert, da der jeweils
einzige unabhängige Anspruch 1 das unzulässig erweiterte Merkmal M1.E auf-
weise. Sollte insoweit das Vorliegen einer „uneigentlichen Erweiterung“ bejaht
werden, könnten die Ansprüche der Hilfsanträge
– ebenso wie die des Hauptan-
trags
– jedenfalls keine der drei Prioritäten NK3, NK4 bzw. NK5 wirksam in An-
spruch nehmen, da in diesem Zusammenhang das unzulässig erweiterte Merkmal
berücksichtigt werden müsse und weder die NK3 noch die NK4 oder NK5 eine
ausreichende Offenbarung der Lehre nach Merkmal M1.E enthielten. Eine Priori-
tätsdisclaimerlösung verbiete sich vorliegend, auch vor dem Hintergrund der Ent-
scheidung des Senats 4 Ni 28/11 (EP) vom 1. August 2013
– Bildprojektor.
Die Klägerin macht ferner geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt
gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart sei, weil der Gegenstand des
Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 auch Rauchwarenpäckchen mit wiederversiegel-
barer Zugangsöffnung an der Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegel-
ten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite angeordnet sei
– die beschriebenen
Ausführungsbeispiele offenbarten jedoch lediglich Rauchwarenpäckchen mit ver-
siegelten Nähte an der Oberseite.
Auch die in Hilfsantrag 1B nunmehr beanspruchte Kombination des Merkmals
M1.E mit Merkmal M1.B.vi sei nicht ausführbar. Das im Hilfsantrag 1C neu hinzu-
gekommene Merkmal M1.B.o.i stelle eine unzulässige Erweiterung dar. Hilfsan-
trag 3 sei ebenfalls unzulässig erweitert, da die aufgenommenen Merkmale
- 11 -
M1.B.i.a und M1.F.i nur im Zusammenhang mit einer ganz speziellen Ausfüh-
rungsform der Zarge
– mit nur einer Hauptfläche und Seitenlaschen an der Stirn-
fläche, wie in den Figuren 13 und 14 der NK2 gezeigt
– offenbart seien und sich
aus der diesbezüglichen Offenbarung keine Verallgemeinerung im Sinne der o. g.
Merkmale herleiten lasse, vielmehr liege eine willkürliche Kombination einzelner
Elemente verschiedener Ausführungsbeispiele vor.
Im Übrigen sieht die Klägerin den jeweiligen Gegenstand gemäß den o. g. Hilfsan-
trägen
– insbesondere ausgehend von NK21 und NK15 – als nicht neu und/oder
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an. Bei Scheitern der in Anspruch
genommenen Prioritäten stehe einer Patentfähigkeit aller Hilfsanträge ferner die
NK19 mit einem ihrer Prioritätsdokumente, nämlich der NK20, NK4 und NK5 als
Stand der Technik entgegen.
Die Klägerin beantragt sinngemäß,
das europäische Patent 0 942 880 mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig
zu erklären.
Die Beklagte beantragt sinngemäß,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den
Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A,
4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C, eingereicht mit Schriftsätzen vom
05.02.2018 und 06.03.2018, verteidigt wird, wobei es in sämtli-
chen Hilfsanträgen in Anspruch
1 heißen muss statt: „wherein said
end flap includes a base flap
(108)…“ nunmehr: „wherein a said
end flap is a base flap
(108)…“,
- 12 -
wobei im protokollierten Antrag der Beklagten in den letzten beiden Zeilen jeweils
das Wort
„end“ vor „flap“ fehlt (vgl. S. 7 oben des Protokolls vom 17.04.2018);
hierbei handelt es sich jedoch um eine offenbare Unrichtigkeit, da eindeutig „end
flap“ gemeint war, wie sich insbesondere aus den vorgenannten Hilfsanträgen, die
allesamt das Merkmal M1.B.v mit der Formulierung „end flap“ enthalten, ergibt.
Dem einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 schließen sich gemäß den Hilfsan-
trägen 1, 1A, 1B und 1C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14, sowie
gemäß den Hilfsanträgen 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B
und 5C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 13 an. Die nebengeordneten
Verfahrensansprüche (Patentansprüche 18 und 19 gemäß Hauptantrag) entfallen
bei allen Hilfsanträgen. Nicht aufgenommen in das Protokoll wurde die mit Schrift-
satz vom 5. Februar 2018 weiter hilfsweise beantragte Verteidigung des Streitpa-
tents nach den oben genannten Hilfsanträgen unter Aufnahme eines „Disclaimers“
bzgl. des Merkmals M1.E.
Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen wird
auf die Anlage HL 5 zum Schriftsatz der Beklagten vom 5. Februar 2018 und die
Anlage HL 6 zum Schriftsatz der Beklagten vom 6. März 2018 verwiesen.
Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und
erachtet das Streitpatent für patentfähig; dies gelte jedenfalls für eine der Fassun-
gen der o. g. Hilfsanträge.
Die Klägerin komme nur deshalb zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der Pa-
tentansprüche des Streitpatents im Stand der Technik vorweggenommen sei, weil
sie die Merkmale der Patentansprüche fehlerhaft auslege.
Das Streitpatent sei in seiner erteilten Fassung nicht unzulässig erweitert. Das
Merkmal M1.E, wonach alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über der
Zarge lägen, ergebe sich aus der Textpassage der NK2 auf Seite 2, Zeilen 10 ff.
insbesondere ab Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5, wo der technische Vorteil nach
- 13 -
Merkmal M1.E bereits unmittelbar offenbart werde. Auch wenn diese Passage nur
auf die Besonderheit des Vorteils bei den seitlichen Zargen verweise, werde der
Fachmann insoweit die Lehre verallgemeinern und unmittelbar im Sinne des Merk-
mals M1.E verstehen, jedenfalls in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen in
den Figuren 1 bis 5, 13 bis 22 und 27 bis 29. Hierzu stehe nicht im Widerspruch,
dass bei bestimmten Ausführungsbeispielen
– wie bei den Figuren 6 und 7, bei
denen auch auf der Oberseite gesiegelt werde
– der Vorteil der Lehre nach Merk-
mal M1.E nicht erreicht werde. Auch fehle die Offenbarung für die ganzen bzw.
teilweisen Endlaschen nicht, vgl. z. B. die Figuren 13 und 14 der NK2. Zudem
befasse sich die NK2 ausdrücklich mit dem Herstellungsverfahren der Verpa-
ckung. Entgegen der Auffassung der Klägerin könne deshalb das Streitpatent für
die erteilten Ansprüche 1 bis 19 auch die Prioritäten der NK3 bis NK5 wirksam in
Anspruch nehmen.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents werde durch die NK10 nicht
neuheitsschädlich vorweggenommen, da bei dieser
– im Unterschied zur erfin-
dungsgemäßen Lehre
– die Sperrschicht vollflächig am Container anklebe und
damit zu einer hermetischen Abdichtung auch ohne die Nähte führe.
Die NK21 stehe der Neuheit ebenfalls nicht entgegen, denn sie offenbare
– neben
den Merkmalen M1.B.iv und M1.D
– insbesondere das Merkmal M1.B nicht, da
ihre Lehre auf Softpacks abgestellt sei.
Auch der weitere von der Klägerin zitierte Stand der Technik komme dem Gegen-
stand des Streitpatents nicht näher. Keine der genannten Schriften sei neuheits-
schädlich.
Zudem könnten die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik das Vorliegen
einer erfinderischen Tätigkeit nicht in Zweifel ziehen. Dies gelte auch für die inso-
weit neu ins Feld geführte NK21. Denn der Fachmann hätte, um ausgehend von
der NK21 zur Erfindung zu gelangen, die dort gelehrte Verpackungsart eines Soft-
packs ändern müssen, was der gesamten Lehre widerspreche.
- 14 -
Der von der Klägerin hinsichtlich der Hilfsanträge jeweils erhobene Einwand der
unzulässigen Erweiterung greife nicht durch. Das in allen Hilfsanträgen enthaltene
Merkmal M1.E stelle aus o. g. Gründen keine unzulässige Erweiterung dar. Die in
Hilfsantrag 3 ergänzten beiden Merkmale M1.B.i.a und M1.F.i führten entgegen
der Ansicht der Klägerin
– vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung
des BGH zur Frage der Zulässigkeit von Verallgemeinerungen einzelner Merkmale
eines in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Ausfüh-
rungsbeispiels
– ebenfalls nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Denn die vor-
genannten Merkmale seien dazu in der Lage, den erfindungsgemäßen Erfolg in
Form der Gewährleistung eines bestmöglichen Zugangs herbeizuführen.
Die jeweiligen Gegenstände der Hilfsanträge seien allesamt auch neu und beruh-
ten auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere stehe die NK21 einer Patent-
fähigkeit nicht entgegen. Die NK12 und NK19 seien kein Stand der Technik, da die
Ansprüche der Hilfsanträge
– ebenso wie die des Hauptantrags – die Prioritäten
aus NK3, NK4 und NK5 in Anspruch nehmen könnten; dies gelte jedenfalls ein-
schränkend ohne das Merkmal M1.E, wobei eine sog. Prioritätsdisclaimerlösung
vorliegend zulässig sei.
Vor Erhebung der Nichtigkeitsklage hat die hiesige Beklagte beim Landgericht
Hamburg unter dem 2. Februar 2016 eine Verletzungsklage wegen einer vermeint-
lichen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klägerin eingereicht. Mit
Urteil des Landgerichts Hamburg vom 8. September 2017, Az. 315 O 39/16,
wurde die hiesige Klägerin
– basierend auf einer eingeschränkten Anspruchsfas-
sung, in der die zusätzlichen Merkmale des erteilten Anspruchs 7 in den Hauptan-
spruch des Streitpatents aufgenommen wurden, und nach Klagerücknahme im
Übrigen
– antragsgemäß verurteilt. Wegen der Einzelheiten wird auf das vorge-
nannte Urteil (Anlage HL 4 zum Schriftsatz der Beklagten vom 05.02.2018) Bezug
genommen. Gegen dieses Urteil hat die hiesige Klägerin Berufung beim Hanseati-
schen Oberlandesgericht Hamburg eingelegt (Az. 3 U 181/17), die sie mit Schrift-
satz vom 18. Dezember 2017 begründet hat (Anlage NK25 zum Schriftsatz der
- 15 -
Klägerin vom 12.03.2018). Eine Entscheidung des Berufungsgerichts im parallelen
Verletzungsverfahren liegt noch nicht vor.
Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 1. Dezem-
ber 2017 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen
wird.
Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt
allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom
17. April 2018 verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist teilweise begründet, soweit das Streitpatent in der erteilten
Fassung nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B,
2C in zulässig beschränkter Fassung verteidigt wird, weil die jeweilige Lehre sich
nicht als patentfähig erweist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 lit. a,
Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ).
Soweit das Streitpatent in der zulässig beschränkten Fassung gemäß Hilfsan-
trag 3 verteidigt wird, führt die Klage jedoch nicht zum Erfolg und ist abzuweisen,
da sich der hiergegen gerichtete Nichtigkeitsangriff im Hinblick auf die von der
Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Änderung des
Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. c EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,
§ 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ) als nicht begründet
erweist.
Auf die weiteren jeweiligen Anspruchsfassungen der nachrangigen Hilfsan-
träge 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C kam es bei dieser Sachlage
nicht an.
- 16 -
I.
1.
Gegenstand des Streitpatents (NK1) ist eine Rauchwarenpackung. Gemäß
der Beschreibungseinleitung sind starre und weiche Packungen (rigid and soft
packs) bekannt, Abs. 0002. Dazu ist ausgeführt, dass der starre Packungstyp
einen guten Schutz des Inhalts ermögliche, aber komplex und teuer sei. Weiche
Packungen seien einfacher und günstiger, jedoch sei der Inhalt einem größeren
Beschädigungsrisiko ausgesetzt, Abs. 0003, 0004.
Die Erfindung schlägt demgegenüber eine halb- oder teilweise starre (semi-rigid)
Zigarettenpackung vor, Abs. 0005. In den folgenden Absätzen 0006 bis 0010 wird
eine Reihe von bekannten Lösungen aufgezählt, bei denen Verstärkungen, z. B. in
Form einer Auskleidung (liner), einer Schachtel (box) oder einer Zarge (frame)
zwischen den Zigaretten und einer weichen Umhüllung angeordnet sind. Eine Dis-
kussion eventueller Nachteile dieses bekannten Standes der Technik, aus denen
sich eine dem Patent zugrunde liegende Aufgabe ableiten ließe, erfolgt hier nicht,
in der Streitpatentschrift wird auch keine Aufgabe ausdrücklich genannt.
Die erfindungsgemäße Rauchwarenpackung weist eine Zarge aus Karton oder
einem vergleichbaren Material auf, mit einer Hauptfläche (main panel), zwei Sei-
tenflügeln (side wings) und wenigstens einer teilweisen Endlasche (partial end
flap), die angrenzend an Vorderseite (face), Seiten (sides) und wenigstens einen
Teil wenigstens eines Endes (end) einer Rauchwarenfüllung angeordnet sind, und
ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Füllung und Zarge umwickelt
und darum versiegelt ist.
Von einer solchen Rauchwarenpackung, die laut Abs. 0011 aus der
GB-A-1 514 174 (NK11) bekannt ist, soll sich die Rauchwarenpackung nach der
Erfindung dadurch unterscheiden, dass alle versiegelten Nähte (sealed seams)
wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen. So heißt es im letzten Ab-
satz von Abs. 0011 der erteilten Patentschrift (NK1), welcher sich allerdings nicht
- 17 -
in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (NK2) befindet:
In Absatz 0013 wird schließlich hinsichtlich des flexiblen Sperrblatts, das Füllung
und Zarge umwickelt und versiegelt, erläutert, dass das Sperr- bzw. Schutzblatt
aus einem Sperrmaterial besteht, wie beispielsweise einem Metallfolie/Kunststoff-
Laminat oder einem metallisierten Kunststoff-Film, und abgedichtet bzw. versiegelt
ist, um eine praktisch hermetische Umhüllung für Füllung und die Zarge zu bilden.
Die Ausgestaltung der hierzu abgedichteten Nähte wird, insbesondere an den
Seiten der Verpackung,
Die Beschreibung hebt dies als insbesondere dann
sinnvoll hervor, „
2.
Als vorliegend angesprochenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur
im Bereich der Verpackungstechnologie, insbesondere einen Diplomingenieur
oder Master der Verpackungstechnologie oder des Maschinenbaus mit entspre-
chender Vertiefungsrichtung, mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Ver-
packung von Rauchartikeln wie beispielsweise Zigaretten, Zigarren oder Zigarillos.
3.
Hauptantrag
warenpäckchen mit folgenden Merkmalen gerichtet (diesseitige deutsche Überset-
zung zur Information:
M1.A
A pack of smoking articles
Ein Rauchwarenpäckchen,
M1.B
having a
frame (10, 10‘, 101)
das eine Zarge hat,
M1.B.i
with a major panel (11, 11’, 102),
mit einer Hauptfläche,
M1.B.ii two side wings (12, 104)
zwei Seitenflügeln
- 18 -
M1.B.iii and at least a partial end flap
(21/22, 21’/22’, 108, 112)
und wenigstens einer teilweisen End-
lasche,
M1.B.iv placed adjacent a face, sides and at
least part of at least one end,
respectively, of a charge (15) of
smoking articles,
angeordnet jeweils angrenzend an eine
Fläche, Seiten und wenigstens einen
Teil wenigstens eines Endes einer
Rauchwarenfüllung,
M1.C
and a flexible barrier sheet (24,
200, 229, 258, 259) wrapping the
charge and frame
und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung
und Zarge umwickelt
M1.D
and forming a sealed enclosure
around them by virtue of sealed
seams
und mittels versiegelter Nähte eine
abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E
characterized in that all of the
sealed seams overlie at least partly
a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)
of the frame.
dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-
siegelten Nähte wenigstens teilweise
einen Teil der Zarge überliegen.
Hilfsantrag 1
spruch 1 nach Merkmal M1.B.iv ein Merkmal M1.B.v und am Ende ein Merkmal
M1.F hinzu. Er lautet gegliedert:
M1.A
A pack of smoking articles
Ein Rauchwarenpäckchen,
M1.B
having a frame (10, 10‘, 101)
das eine Zarge hat,
M1.B.i
with a major panel (11, 11’, 102),
mit einer Hauptfläche,
M1.B.ii two side wings (12, 104)
zwei Seitenflügeln
M1.B.iii and at least a partial end flap
(21/22, 21’/22’, 108, 112)
und wenigstens einer teilweisen End-
lasche,
M1.B.iv placed adjacent a face, sides and at
least part of at least one end,
respectively, of a charge (15) of
smoking articles,
angeordnet jeweils angrenzend an eine
Fläche, Seiten und wenigstens einen
Teil wenigstens eines Endes einer
Rauchwarenfüllung,
- 19 -
M1.B.v wherein said end flap is a base flap
(108) below the bottom end face of
the charge
wobei eine besagte Endlasche eine
Bodenlasche unter dem unteren Ende
der Füllung ist.
M1.C
and a flexible barrier sheet (24,
200, 229, 258, 259) wrapping the
charge and frame
und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung
und Zarge umwickelt
M1.D
and forming a sealed enclosure
around them by virtue of sealed
seams
und mittels versiegelter Nähte eine
abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E
characterized in that all of the
sealed seams overlie at least partly
a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)
of the frame.
dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-
siegelten Nähte wenigstens teilweise
einen Teil der Zarge überliegen,
M1.F
and wherein the barrier sheet (200,
229) has a resealable access aper-
ture.
und wobei das Sperrblatt eine wieder-
versiegelbare Zugangsöffnung hat.
Hilfsantrag 2
Hilfsantrag 1 am Ende ein Merkmal M1.G hinzu:
M1.G
and wherein said resealable access
aperture (211, 211’, 241, 242) is
covered by a cover layer having
edge portions overlapping the bar-
rier material surrounding the access
aperture, with a permanently tacky
adhesive on said edge portions.
und wobei besagte wiederversiegelbare
Zugangsöffnung von einer Deckschicht
bedeckt ist, die Kantenbereiche hat,
welche das die Zugangsöffnung umge-
bende Sperrmaterial überlappen, mit
einem permanent klebrigen Klebemittel
auf besagten Kantenbereichen.
- 20 -
Hilfsantrag 1A und 2A
Merkmal M1.B.o ersetzt:
M1.B.o
having an open frame (10, 10‘, 101)
das eine offene Zarge hat,
Hilfsantrag 1B und 2B
ein Merkmal M1.B.vi hinzu:
M1.B.vi and wherein the top end of the
frame is open
und wobei das obere Ende der Zarge
offen ist
Hilfsantrag 1C und 2C
(open frame) ein Merkmal M1.B.o.i hinzu:
M1.B.o.i formed from an undivided sheet of
foldable material
gebildet aus einem ungeteilten Blatt
faltbaren Materials
Hilfsantrag 3
2
M1.A
A pack of smoking articles
Ein Rauchwarenpäckchen,
M1.B
having a frame (10, 10‘, 101)
das eine Zarge hat,
M1.B.i
with a major panel
(11, 11’, 102),
mit einer Hauptfläche,
M1.B.i.a having a top edge and a recess in
said top edge,
die eine Oberkante und einen Aus-
schnitt in besagter Oberkante hat,
M1.B.ii
two side wings (12, 104)
zwei Seitenflügeln
M1.B.iii
and at least a partial end flap
(108)
und wenigstens einer teilweisen End-
lasche,
- 21 -
M1.B.iv
placed adjacent a face, sides and
at least part of at least one end,
respectively, of a charge (15) of
smoking articles,
angeordnet jeweils angrenzend an eine
Fläche, Seiten und wenigstens einen
Teil wenigstens eines Endes einer
Rauchwarenfüllung,
M1.B.v
wherein said end flap is a base flap
(108) below the bottom end face of
the charge
wobei eine besagte Endlasche eine
Bodenlasche unter dem unteren Ende
der Füllung ist.
M1.C
and a flexible barrier sheet (24,
200, 229, 258, 259) wrapping the
charge and frame
und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung
und Zarge umwickelt
M1.D
and forming a sealed enclosure
around them by virtue of sealed
seams
und mittels versiegelter Nähte eine
abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E
characterized in that all of the
sealed seams overlie at least partly
a part (12, 21/22, 21’/22’, 104, 112)
of the frame.
dadurch gekennzeichnet, dass alle ver-
siegelten Nähte wenigstens teilweise
einen Teil der Zarge überliegen,
M1.F
and wherein the barrier sheet (200,
229) has a resealable access aper-
ture (211, 211’, 241, 242),
und wobei das Sperrblatt eine wieder-
versiegelbare Zugangsöffnung hat,
M1.F.i
which overlies the top end face of
the charge of smoking articles and
the recess in the major panel
welche die obere Endseite der Rauch-
warenfüllung und den Ausschnitt in der
Hauptfläche überliegt,
M1.G
and
wherein
said
resealable
access aperture (211, 211’, 241,
242) is covered by a cover layer
having edge portions overlapping
the barrier material surrounding the
access aperture, with a perma-
nently tacky adhesive on said edge
portions.
und wobei besagte wiederversiegelbare
Zugangsöffnung von einer Deckschicht
bedeckt ist, die Kantenbereiche hat,
welche das die Zugangsöffnung umge-
bende Sperrmaterial überlappen, mit
einem permanent klebrigen Klebemittel
auf besagten Kantenbereichen.
- 22 -
II.
Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist,
ist gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der jeweiligen
Verfahrenssprache. Insoweit sieht
der Senat
sich für die stets gebotene Ausle-
gung eines Patentanspruchs und seiner einzelnen Merkmale zu folgenden Anmer-
kungen zur Lehre des Streitpatents und des erteilten Patentanspruchs 1 veran-
lasst:
1.
M1.A
auf ein „pack of smoking
articles“ (Rauchwarenpäckchen) gerichtet, nicht dagegen, wie die ungenaue deut-
sche Übersetzung vermitteln mag, auf ein „pack for smoking articles“ (Päckchen
für Rauchwaren), wonach nur eine Bestimmungsangabe als Geeignetheitskrite-
rium vorläge. Im Folgenden wird der Anschaulichkeit halber statt des Begriffs
„Rauchwaren“ der Begriff „Zigaretten“ verwendet.
2.
M1.B
ngeführte Zarge („frame“) wird erfindungsgemäß
gefaltet und ist zwischen den Zigaretten und der Hülle / der weichen Verpackung
angeordnet. Sie kann nach der Beschreibungseinleitung, Abs. 0011, aus Karton
(card) oder einem entsprechenden Material bestehen. Bezüglich der Festigkeit
des Kartons berücksichtigt der Fachmann, dass die Rauchwarenpackung insge-
samt steifer sein soll, als übliche bekannte weiche Verpackungen (soft packs),
Abs. 0002 bis 0005, und dass die Seitenflügel der Zarge ausreichend steif sein
sollen, um den beim Siegeln der seitlichen Nähte der aus dem Sperrblatt gebilde-
ten Umhüllung von der Versiegelungsvorrichtung ausgebildeten Druck zu vertei-
len, Abs. 0013.
M1.B.ii
– M1.B.iv
teilweise Endlasche (end flap), die angrenzend an wenigstens ein Ende der
Rauchwarenfüllung, also an den Stirnseiten der Rauchwaren, angeordnet ist. Sie
umfasst weiter zwei Seitenflügel (side wings oder side panels genannt), die
angrenzend an die Seiten der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Danach kön-
- 23 -
nen die Seitenflügel und die Endlasche(n) an mehr als einer Kante mit jeweiligen
weiteren Flächen verbunden sein, auch eine allseitige Verbindung ist patentge-
mäß nicht ausgeschlossen: Zwar legen die Begriffe Flügel und Lasche (wing, flap)
eine scharnierartige Beweglichkeit nahe, und auch bei den Ausführungsbeispielen
sind die Seitenflügel und die Endlaschen jeweils nur über eine Kante mit der restli-
chen Zarge verbunden (Fig. 3, 14, 27). Jedoch wird erst im erteilten Anspruch 13
auf eine Ausführung beschränkt, bei der jeder Seitenflügel und jede Endlasche nur
über eine Kante verbunden sind. Hieraus ist zu folgern, dass diese Beschränkung
für die Zarge gemäß Patentanspruch 1 nicht gilt.
Die Zarge umfasst nach M1.B.i eine Hauptfläche (major panel), die nach M1.B.iv
angrenzend (adjacent) an eine der verbleibenden Flächen der Rauchwarenfüllung,
d. h. an Vorderseite oder Rückseite, angeordnet ist, wobei wegen der Formulie-
rung „…and at least part of at least one end,…“ wenigstens eine Endlasche vorge-
sehen ist, die eine Teil-Lasche sein kann aber nicht muss, oder zwei Endlaschen,
von denen jede (unabhängig von der anderen) eine Teil-Lasche sein kann aber
nicht muss. Dass dabei alle Seiten der Zarge angrenzend (adjacent) an die Fül-
lung angeordnet sind, schließt weitere Verpackungsschichten zwischen Füllung
und Zarge aus.
Zur Anzahl der Zargenflächen werden im Anspruch 1 eine Hauptfläche, zwei Sei-
tenflügel und wenigstens eine teilweise Endlasche genannt, womit mindestens vier
Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig oder wenigstens teilweise von der Zarge
bedeckt sind.
Zu den Endlaschen ergibt sich aus den erteilten Ansprüchen 2 und 3, dass sowohl
am unteren Ende als auch am oberen Ende der Rauchwarenfüllung Endlaschen
angeordnet sein können. Zu der Hauptfläche ergibt sich aus dem erteilten An-
spruch 5, der die Zarge darauf beschränkt, dass sie nur eine Hauptfläche umfasst,
dass die Zarge des Anspruchs 1 auch zwei Hauptflächen umfassen darf. Da also
außer den zwei Seitenflügeln und den zwei Endaschen, die jeweils an das
gesamte jeweilige Ende angrenzen können, auch zwei Hauptflächen vorhanden
- 24 -
sein können, kann die Zarge als Grenzfall entgegen der Auffassung der Beklagten
auch sämtliche sechs Seiten bedecken.
Dies bestätigen auch die weiteren abhängigen Patentansprüche, deren Sinngehalt
grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beiträgt
und die regelmäßig
– nicht anders als Ausführungsbeispiele – gegebenenfalls mit
einem zusätzlichen Vorteil verbundene Möglichkeiten seiner Ausgestaltung auf-
zeigen (BGH GRUR 2016, 1031
– Wärmetauscher).
Soweit die Beklagte ausgeführt hat, einer derartigen Auslegung, wonach die Zarge
sämtliche sechs Seiten der Rauchwarenfüllung bedecken könne, stünde entge-
gen, dass nach Merkmal M1.E alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen
Teil der Zarge überliegen müssen, diese Angabe dann aber redundant wäre, ver-
mag der Senat dem nicht zu folgen: Denn Merkmal M1.E wäre nur dann redun-
dant, wenn der Anspruch 1 zwingend fordern würde, dass die Zarge sechs Seiten
bedecken muss.
Zum Grad der Bedeckung der Seiten durch die Zarge ist in Merkmal M1B.iii zur
Endlasche angegeben, dass es sich wenigstens um eine teilweise Endlasche (at
least a partial end flap) handeln muss, die also die jeweilige Endfläche vollständig
bedecken darf, aber nicht muss, während zu den Seitenflügeln und der Hauptflä-
che entsprechende Konkretisierungen fehlen.
Die Ausführungsbeispiele Fig. 3, 14, 27 zeigen Seitenflügel, die die Seiten der
Rauchwarenfüllung jeweils vollständig bedecken, und Hauptflächen, die die Vor-
- 25 -
derseite der Rauchwarenfüllung nicht vollständig bedecken, woraus sich zumin-
dest für die Hauptfläche ergibt, dass diese die entsprechende Seite der Rauchwa-
renfüllung vollständig bedecken darf, aber nicht muss.
Die Zarge gemäß dem Anspruch 1 kann einstückig oder mehrteilig ausgebildet
sein. Die Ausführungsbeispiele zeigen zwar durch Falten aus einem einzigen
Stück Karton gebildete Zargen. In der Beschreibung Abs. 0014 der Streitpatent-
schrift ist jedoch ausgeführt, dass die Zarge einen einen Deckel definierenden Be-
reich (lid defining portion) umfassen kann. Zumindest ein solcher Deckel kann laut
Abs. 0014 einstückig oder gesondert (integrally or separately) ausgebildet sein.
3.
Der Fachmann berücksichtigt bei seinem Verständnis der Zarge auch, dass
das resultierende Rauchwarenpäckchen gemäß der Beschreibungseinleitung nicht
nur fester als sogenannte weiche Packungen sein soll, sondern auch weniger steif
als sogenannte steife Packungen, d. h. als geschlossene Kartons, wie z. B. übli-
che Zigarettenschachteln, Abs. 0005. Diese Steifheit wird durch die Festigkeit des
für die Zarge verwendeten Materials beeinflusst, das jedoch wenigstens eine aus-
reichende Festigkeit zur Druckverteilung beim Siegeln besitzen muss, Abs. 0013.
Sie wird weiter dadurch beeinflusst, wie viele der sechs Seiten wie weit bedeckt
sind und bei einer allseitigen Bedeckung noch dadurch, wie viele der zwölf Kanten
miteinander verbunden sind.
Daraus folgt, dass zumindest eine Zarge, die sowohl aus einem Karton mit einer
Festigkeit wie für übliche Zigarettenschachteln hergestellt ist, als auch alle sechs
Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig umgibt, sowie gleichzeitig an allen
12 Kanten vollständig verbunden ist, keine patentgemäße Zarge ist.
4.
M1.C
außer der Zarge ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Zarge und
Füllung umwickelt (wrapping) und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete
Umhüllung darum bildet. Mit der Formulierung „wrapping the charge and frame“ ist
angegeben, was von dem „flexible barrier sheet“ umhüllt wird, nämlich „charge
- 26 -
and frame“. Diese Formulierung schließt nicht aus, dass dabei auch noch etwas
anderes mit umhüllt wird, z. B. eine weitere Schicht zwischen der Zarge und der
Umhüllung.
4.1.
Im maßgeblichen englischen Anspruchswortlaut wird dabei im Merkmal
M1.D zweimal das Wort „sealed“ verwendet (and forming a sealed enclosure
around them by virtue of sealed seams). Dieses wird vom Fachmann im Zusam-
menhang mit der Umhüllung (sealed enclosure) als „abgedichtet“ bzw. „so gut wie
dicht“ verstanden, vergl. den zweiten Satz in Abs. 0013 (as far as practical her-
metic). Im Zusammenhang mit den Siegelnähten (sealed seams) versteht der
Fachmann dies als „versiegelt/gesiegelt“ im Sinne von „durch einen Siegelvorgang
entstanden“, vergl. auch hierzu den zweiten Satz in Abs. 0013 (sealed).
Die in Merkmal M1.D genannten versiegelten Nähte bezeichnen danach überlap-
pende Bereiche der Umhüllung, die miteinander verklebt sind. Dies kann durch
Heißsiegeln erfolgen, darauf ist das Rauchwarenpäckchen des erteilten An-
spruchs 1 jedoch nicht beschränkt, vergl. Abs. 0034 (heat sealed or otherwise
permanently sealed). Daraus, dass die im Merkmal M1.D geforderte Dichtheit
durch die ebenfalls im Merkmal M1.D eingeführten versiegelten Nähte entsteht,
folgt im Umkehrschluss, dass sämtliche für diese Dichtheit erforderlichen Verkle-
bungen bzw. Versiegelungen überlappender Bereiche des um Zarge und Füllung
herumgewickelten Sperrblatts versiegelte Nähte
„sealed seams“ im Sinne des
Merkmals M1.D sind.
4.2.
Dem steht nicht entgegen, dass einige der überlappenden Bereiche in der
Beschreibung als Nähte (seams), andere dagegen als Faltungen (folds) bezeich-
net werden, u. a. in Abs. 0017, 0041 und 0078. Denn alle diese überlappenden
Bereiche werden schließlich miteinander versiegelt, um eine abgedichtete Umhül-
lung auszubilden (all overlapping parts are sealed together to form a hermetic
enclosure), siehe jeweils das Ende von Abs. 0041 und 0078, sie stellen also im
versiegelten Zustand sämtlich versiegelte Nähte im Sinne des Merkmals M1.D
dar.
- 27 -
Dass überlappende Bereiche der aus dem Sperrblatt gebildeten Umhüllung mitei-
nander verklebt/versiegelt werden, schließt nicht aus, dass das Sperrblatt auch mit
der Zarge verklebt wird. Dies ist ausdrücklich vorgesehen bei den Ausführungs-
beispielen nach Fig. 3 und Fig. 27, siehe dort die schraffierten Bereiche der Zarge
und die Erläuterungen dazu in Abs. 0043 und 0081.
4.3.
Beim Umwickeln von Zarge und Füllung mit dem Sperrblatt können drei der
sechs Flächen direkt mit dem Sperrblatt bedeckt werden, auf den verbleibenden
drei Flächen entstehen zu versiegelnde Überlappungen. Wird mit dem Umwickeln
von Zarge und Füllung auf einer Endseite begonnen, so entstehen Siegelnähte auf
den beiden Schmalseiten, d. h. den Seitenflügeln, und der gegenüberliegenden
Endseite. Alternativ dazu nennt die Patentschrift die Möglichkeit, mit dem Umwi-
ckeln auf einer der Schmalseiten zu beginnen, wodurch Siegelnähte auf beiden
Endseiten und der gegenüberliegenden Schmalseite entstehen, PS Abs. 0017.
Andere Möglichkeiten werden im Patent nicht betrachtet, aber auch nicht ausge-
schlossen.
5.
M1.E
teilweise einen Teil der Zarge überliegen müssen. Dass bedeutet, dass die Anord-
nung der Siegelnähte und die Gestaltung der Zarge so aufeinander abgestimmt
sein müssen, dass jede Siegelnaht wenigstens teilweise über einem Teil der
Zarge liegt.
- 28 -
5.1.
Diese Forderung der Lehre nach M1.E widerspricht allerdings den beiden
Ausführungsbeispielen
nach
Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9. Denn bei
beiden
Ausführungsbeispielen
sind auf der Oberseite des Päck-
chens versiegelte überlappende
Bereiche des Sperrblatts ange-
ordnet, wie die Fig. 6, 8 zeigen,
obwohl darunter entsprechend
den Fig. 7, 9 kein Teil der Zarge
bzw. Zargenabschnitt (lid portion)
vorgesehen ist: So heißt es auch
in Abs. 0045: „The embodiment in
Figures 6 and 7 is a package 31
having a single side seam 32 in the barrier material wrapped around an inner
frame
33 […], no lid portion being provided on the inner frame blank“.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig.
6, 7 hat danach „a single side seam“, was
bedeutet, dass das Falten des barrier
sheets von einer Schmalseite aus
beginnt, und dass auf der Oberseite, der
gegenüberliegenden Schmalseite und
der Unterseite gefaltet und gesiegelt
wird.
Dass dabei unter anderem auf der Oberseite gesiegelt werden soll, ergibt sich
auch aus der Beschreibung zu Figuren 15
–19, die ein Sperrblatt (barrier sheet)
zeigen, das ebenfalls nur auf einer der zwei Schmalseiten gesiegelt wird, und das
ausdrücklich u. a. auch für das Ausführungsbeispiel nach Fig. 6, 7 verwendet wer-
den kann. So heißt es in Abs. 0057:
- 29 -
“Figure 15 shows a cut blank for form-
ing a barrier seal around a charge of
smoking articles, usually contained in
an inner frame. This blank is generally
applicable in all the situations envis-
aged above and may be made of any
of the materials mentioned there, but
differs in that it is designed to be
applied by folding around one minor
side edge of the charge and of any
inner frame rather than arou
nd one minor end.”
Das gleiche Ergebnis wird erzielt bei Anwendung des Sperrblatts (barrier sheet)
nach Fig. 20
–24 auf Fig. 6, 7, das sich von dem
Sperrblatt aus Fig. 15 nur dadurch unterscheidet,
dass die vier Zwickel auf die Oberseite und die Un-
terseite gefaltet werden, siehe Fig. 22, 23, 24, statt
wie beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 15 auf die
Schmalseiten, siehe Fig. 17, 18, 19. Hierbei liegen
die Zwickel auf der Oberseite, also genau so, wie auch in Fig. 6 dargestellt, was
ein Vergleich von Fig. 6 und Fig. 22 bestätigt.
Es besteht deshalb kein Zweifel, dass auch bei dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 6, 7 eine Siegelung auf der Oberseite erfolgt, obwohl dort kein Teil der Zarge
vorgesehen ist.
5.2.
Dieser Widerspruch zum Anspruchswortlaut nach Merkmal M1.E und dem
in der Beschreibung Abs. 0011 der Streitpatentschrift hinzugefügten letzten Satz,
wonach alle versiegelten Nähte teilweise einen Teil der Zarge überliegen, kann
entgegen der Rechtsansicht der Klägerin nicht durch die Annahme aufgelöst wer-
den, der Fachmann werde deshalb den Anspruch so auslegen, dass unter Zuhil-
fenahme der Unterscheidung zwischen „sealed seams“ einerseits und „folds“
- 30 -
andererseits die auf der Oberseite der Packung vorgesehenen gesiegelten „folds“
keine „sealed seams“ im Sinne des Anspruchs 1 bildeten und deshalb auch nicht
gemäß Merkmal M1.E wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegen
müssten, sodass widerspruchsfrei sämtliche Ausführungsbeispiele mit der an-
spruchsgemäßen Lehre vereinbar seien.
5.3.
Einem derartigen Verständnis steht entgegen, dass sowohl in Abs. 0041 als
auch in Abs. 0078 der Streitpatentschrift ausdrücklich angegeben ist, dass nach
dem Bilden der „side seams“ und „folds“ alle überlappenden Teile, d. h. sowohl die
„side seams“ als auch die „folds“ gesiegelt werden und damit nach dem Verständ-
nis des Fachmanns
die „sealed seams“ / versiegelten Nähte des Merkmals M1.D
entstehen.
Insoweit verkennt der Senat nicht, dass zunächst für die Auslegung der Klägerin
das Ergebnis spricht, dass danach alle in den Figuren abgebildeten Ausführungs-
beispiele in Einklang mit der so verstandenen Lehre des Anspruchs 1 stehen.
Denn die Patentschrift ist in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der
Patentanspruch ist im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu
den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den
Zeichnungen ergeben. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs
mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein
unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschrei-
bung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Be-
stimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH GRUR
2015, 972
– Kreuzgestänge; unter Hinweis auf BGHZ 189, 330 – Okklusionsvor-
richtung).
5.3.1.
klägerischen Verständnis der Lehre nach Merkmal M1.E aber entstehen, weil
bereits in Abs. 0011 ausgeführt wird (Unterstreichungen hinzugefügt):
- 31 -
“In the packaging of the invention a pack of cigarettes has a frame
of card or equivalent material with a major panel, two side wings
and at least a partial end flap placed adjacent a face, sides and at
least part of at least one end, respectively of the charge of smok-
ing articles, and a flexible barrier sheet wrapping the charge and
frame and sealed around them, as in GB-A-1514174 as far as a
single end flap is concerned. In the invention, however, all of the
sealed seams overlie at least partly a part of the frame”,
mithin auch die Teil-Endlasche Teil der Zarge ist und im letzten Satz dieses Ab-
satzes ausdrücklich gefordert wird, dass alle versiegelten Nähte
– des die Zarge
umhüllenden flexiblen Sperrblatts
– die Bedingung nach Merkmal M1.E erfüllen.
Zugleich steht diese Aussage auch im Gesamtkontext der Beschreibung, wie auch
die Absätze 0041 und 0078 belegen, die für den Fachmann keinen Zweifel auf-
kommen lassen, dass trotz der Figuren Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 auch diejenigen Be-
reiche der versiegelten Naht eine „sealed seam“ bilden, welche mit einer Faltung
(fold) unterlegt sind.
Im Absatz 0012 ist dann die Zarge (frame) beschrieben und im Absatz 0013 das
flexible Sperrblatt (barrier sheet). Dabei ist erläutert, dass die Zarge dazu dient,
den beim Siegeln auf die Zigaretten ausgeübten Druck zu verteilen
– diese Funk-
tion kann aber nur erfüllt werden, wenn überall (auch auf der Oberseite), wo
gesiegelt wird, ein unter der Siegelstelle liegender Teil der Zarge vorgesehen ist.
5.3.2.
tion der bereits in Absatz 0012 beschriebene Zarge nur im Zusammenhang mit
den seitlichen Flügeln erläutert ist, nicht entgegen. Denn insoweit heißt es (Unter-
streichung hinzugefügt):
“Formation of sealed seams in a wrapping or barrier layer, espe-
cially on the sides of a pack, is assisted by the presence of the
side panels (wings) of the inner frame which abut against ciga-
- 32 -
rettes of the charge and spread the pressure exerted by the sealer
on them.”
Der Hinweis auf zargenunterstützte Nähte insbesondere im Bereich der seitlichen
Flügel bringt keine Zweifel dahingehend auf, dass entgegen der zuvor genannten
Aussage und erfindungsgemäßen Lehre sich der Begriff „sealed seams“ nicht
auch auf diejenigen versiegelten Nähte beziehen soll,
welche durch „folds“ gebil-
det werden.
Aus Abs. 0013 ergibt sich somit entgegen der Lesart der Klägerin gerade nicht,
dass das Patent nur für die Schmalseiten lehrt, dass die dort vorgesehenen gesie-
gelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen sollen, sondern lediglich, dass die
Seiten beispielhaft genannt werden (especially), weil dort die Anwendung der
erfindungsgemäßen Lehre besonders nutzbringend sei (especially useful).
5.3.3.
M1.E erst nachträglich während des Prüfungsverfahrens der Anmeldung in den
Patentanspruch 1 aufgenommen worden ist und die ursprünglich eingereichten
Anmeldeunterlagen in ihrem Inhalt, so auch bzgl. der zitierten Abs. 0011 und 0013
der Beschreibung, geändert worden sind, was mithin die Diskrepanz zwischen
Anspruch und Ausführungsbeispielen erklärbar macht.
Insoweit ist es zunächst nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 194, 107
Polymerschaum) wegen des Vorrangs der Auslegung und der Rechtsnormqualität
erteilter Ansprüche (BGH GRUR 2015, 868
– Polymerschaum II) unerheblich, ob
deren Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzu-
lässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig
wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich
nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGHZ 156, 179,
186
– Blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der
Ursprungsunterlagen ausgelegt werden.
- 33 -
Grundlage der Auslegung ist danach zwar grundsätzlich allein die Patentschrift,
aber ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt aus-
nahmsweise dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschrei-
bung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des
Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des ge-
schützten Gegenstands beitragen kann (so BGHZ 194, 107
– Polymerschaum
zum Nichtigkeitsverfahren unter Hinweis auf BGHZ 189, 330
– Okklusionsvorrich-
tung; GRUR 2010, 602
– Gelenkanordnung, jeweils zum Verletzungsverfahren).
So ist es auch hier, weil nach der ursprünglich zur Erfindung gehörenden Lehre
der NK2 auch die Ausführungsbeispiele Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 mit dieser Lehre
übereinstimmen, wie sie auch im weiter gefassten ursprünglichen Patentan-
spruch 1 zum Ausdruck kam, diese Lehre aber aufgrund der ergänzten Beschrei-
bung und des enger gefassten Patentanspruchs 1 nicht mehr in der Streitpatent-
schrift zum Ausdruck kommt und als erfindungsgemäß gelehrt wird.
Im Ergebnis entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1 wegen Merkmal M1.E auch
nicht im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Figuren, dass entgegen
dem Wortlaut etwas anderes gemeint ist, als ausdrücklich ausgesagt ist, sondern
er bemerkt nur, dass einige der Ausführungsbeispiele nicht mit der Lehre nach
Anspruch 1 in Einklang zu bringen sind und die im Vergleich zur NK2 geänderte
Lehre zwar im Beschreibungstext ihren Niederschlag gefunden hat, nicht jedoch in
der Darstellung der Ausführungsbeispiele in den Figuren.
III.
Der Antrag der Klägerin auf Nichtigerklärung des Streitpatents wegen des Nichtig-
keitsgrunds der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II
§ 6 Abs. 1 Satz Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ führt nicht zum
Erfolg.
- 34 -
1.
Zwar geht der Gegenstand des Streitpatents insoweit über den Inhalt der
ursprünglichen Anmeldung hinaus, als das beschränkende Merkmal M1.E
ursprünglich nicht Gegenstand der Anmeldung war und deren Informationsgehalt
(hierzu Blumer/Stauder EPÜ 7. Aufl., Art. 123 Rn. 34) deswegen erweitert worden
ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt jedoch eine
unzulässige beschränkende Änderung des Inhalts der Anmeldung, eine sog. unei-
gentliche Erweiterung
– entgegen der ständigen Rechtsprechung der Beschwer-
dekammern des Europäischen Patentsamts zur sog
enannten „unentrinnbaren
Falle“ – nicht zwingend zu der Rechtsfolge der Nichtigerklärung des Streitpatents;
dies gilt auch im Rahmen der Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG bei
EP-Patenten (BGH GRUR 2015, 573
– Wundbehandlungsvorrichtung).
So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“
(GRUR 2011, 40) zum Einspruchsverfahren und dem Widerrufsgrund des § 21
Abs. 1 Nr. 4 PatG wie auch zum Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 1003
Integrationselement) beim nationalen Patent, aber auch dem folgend zum EP-
Patent (BGH GRUR 2015, 573
– Wundbehandlungsvorrichtung) und dem Nichtig-
keitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass nach seiner Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren (GRUR
2001, 140
– Zeittelegramm) die Nichtigerklärung des Patents des Weiteren ver-
mieden werden kann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten
Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des ange-
meldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen
der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentan-
spruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also
was die Entstehung von Patentrechten anbelange, keine Rechte aus der Ände-
rung hergeleitet werden könnten (§ 38 S. 2 PatG). Es sei lediglich notwendig, die
Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittele, nicht zur positiven
Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen (GRUR 2001, 140
– Zeittelegramm).
- 35 -
Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Pa-
tent erforderlich sein kann, hat der Bundesger
ichtshof in der Entscheidung „Zeit-
telegramm“ (GRUR 2001, 140) im Hinblick auf die dortige Prozesssituation einer
erledigten Hauptsache noch dahinstehen lassen, in jüngerer Rechtsprechung
jedoch für das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren dahingehend beantwortet,
dass es insoweit keiner Klarstellung in den Ansprüchen oder in der Patentschrift
bedürfe, eine solche aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden sei. So wird in
der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) ausgeführt, dass ein
Zusatz dieser Art weder im Hinblick auf künftige Verletzungsverfahren erforderlich
sei, noch um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden
Merkmalen Rechte nicht herleite. Diese Rechtsfolge ergebe sich bereits aus dem
Gesetz und sei auch ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift in jedem
nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten. Der ausdrücklichen Erwähnung
dieses Umstands in der Patentschrift könne deshalb keine rechtsgestaltende,
sondern allenfalls eine klarstellende Funktion zukommen (BGH GRUR 2011, 40
– Winkelmesseinrichtung).
2.
Ausgehend von dieser Rechtsprechung führt auch vorliegend im Rahmen
des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG die durch das beschränkende Merkmal
M1.E
uneigentliche Erweiterung nicht zum Erfolg einer Nichtigerklärung des Streitpa-
tents, weil sich dieses jedenfalls in der im Urteilstenor wiedergegebenen Fassung
auch ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 IntPatÜG als patentfähig erweist.
2.1.
Der Senat folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur einschrän-
kenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG mit dem Ergebnis,
dass der Angriff auf den Rechtsbestand des Streitpatents jedenfalls im Falle einer
sog. uneigentlichen Erweiterung dann nicht erfolgreich ist, wenn das ursprünglich
nicht offenbarte einschränkende Merkmal die Patentfähigkeit nicht begründet,
anders formuliert: sich das Streitpatent auch ohne das in Rede stehende Merkmal
- 36 -
in der erteilten oder einer verteidigten zusätzlich beschränkten Fassung (BGH
GRUR 2015, 573
– Wundbehandlungsvorrichtung) als patentfähig erweist.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich einer derart beschränkten
Angreifbarkeit von Offenbarungsmängeln, welche einschränkende Merkmale be-
treffen, bisher ungeklärt ist, ob die Forderung nach der Bewertung der Patentfähig-
keit in diesem Zusammenhang das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven
Auslegung des Tatbestands und der Sachprüfung des Nichtigkeitsgrunds nach
Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) ist oder ob
sie nur die (gesetzlich modifizierte) Rechtsfolge für eine sonstige Sachprüfung auf
fehlende Patentfähigkeit wiedergibt, sei es
– quasi als Rechtsreflex – im Rahmen
eines gleichzeitigen oder
– als Rechtsfolgenausspruch – auch eines zukünftigen
Angriffs auf das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit, bei welchem für diese
Sachprüfung das betreffende Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen ist, als
es zur Stützung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden darf.
Insoweit erscheint dem Senat die Sichtweise vorzugswürdig, welche bereits von
einer einschränkenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG
und danach stets
– im Rahmen dieses Tatbestands – erforderlichen (inzidenten)
Prüfung der Patentfähigkeit ausgeht, welche darüber entscheidet, ob der Angriff
auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolgreich oder zurück-
zuweisen ist; und zwar völlig losgelöst davon, ob gleichzeitig ein Angriff auf feh-
lende Patentfähigkeit erfolgt oder nicht.
Damit sind Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines derartigen Angriffs
eindeutig bestimmt, insbesondere auch in Fällen eines isolierten Angriffs, bei dem
ansonsten nicht nur die Tenorierung fraglich wäre, sondern auch die Urteils- und
Rechtswirkungen für die zukünftige Prüfung einer Patentfähigkeit verbindlich
gestaltet und festgelegt werden müssten. Eine entsprechende Rechtsfolge ergäbe
sich eben nicht
– wie vom Bundesgerichtshof angenommen – „aus dem Gesetz“
und wäre auch nicht
– wie gefordert – „ohne entsprechenden Hinweis in der Pa-
tentschrift“ in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B.
- 37 -
insbesondere bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen Klägers. Damit
würde einem „Disclaimer“ aber zugleich auch nicht nur eine „allenfalls klarstel-
lende Funktion“ zukommen, wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof
angenommen (BGH GRUR 2011, 40
– Winkelmesseinrichtung), sondern diesem
könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden,
welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestal-
tenden Beschränkung körperlich seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem
nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.
Ferner spricht nach Ansicht des Senats viel dafür, im Rahmen der ergänzenden
Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweite-
rung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentli-
cher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfä-
higkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubezie-
hen, insbesondere die Frage, ob hierdurch erst eine Ausführbarkeit der in den
Anmeldeunterlagen nur allgemein offenbarten Lehre geschaffen wurde.
Letztlich stellt sich sogar die Frage, ob nicht
– vergleichbar der erweiterten Zuläs-
sigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente
– auch Zulässigkeits-
aspekte von Bedeutung sein können, welche über die Nichtigkeitsgründe hinaus-
gehen. Denn bei der zusätzlichen Prüfung auf Patentfähigkeit unter Wegfall des
ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals wird ein Anspruch
geprüft, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren war. Da-
nach spricht viel dafür, dass nur so letztlich der Forderung, dafür Sorge zu tragen,
dass hinsichtlich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzu-
lässigen Erweiterung hergeleitet werden können, ausreichend Rechnung getragen
werden kann.
2.2.
Allerdings würde vorliegend auch aus einer abweichenden systematischen
Sichtweise und losgelöst von dem inhaltlich Umfang einer zusätzlichen Prüfung
kein abweichendes Ergebnis resultieren, weil die Klägerin mit derselben Klage
einen weiteren Nichtigkeitsangriff nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG
- 38 -
wegen fehlender Patentfähigkeit geltend macht und des Weiteren auch im Rah-
men einer ergänzenden Prüfung sonstiger zulässigkeitsrelevanter Aspekte keine
Anhaltspunkte ersichtlich sind, welche das in Rede stehende unzulässig erweiterte
Merkmal im Hinblick auf den hierdurch geschaffenen Rechtsbestand des Patents
als bedenklich erscheinen lassen könnten.
2.3.
Soweit die Beklagte das Streitpatent auch unter Aufnahme entsprechender
„Disclaimer“ verteidigt hat, ist der Senat auch nach der Rechtsansicht des Bun-
desgerichtshofs jedenfalls nicht gehindert, eine derartige Fassung des Streitpa-
tents zu akzeptieren, die im Übrigen auch jenseits der Frage einer dogmatischen
Notwendigkeit bereits im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit als vor-
zugswürdig anzusehen ist, da so bereits die Fassung des Patents und nicht erst
das Studium der Entscheidungsgründe die notwendige Information vermittelt.
Auch der Bundesgerichtshof hat in jüngster Rechtsprechung von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht und betont, dass der Senat nicht gehindert ist, eine ent-
sprechende Verteidigung des Streitpatents durch den Patentinhaber aufzugreifen
und einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) in den Urteilstenor aufzunehmen
(BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14). Deshalb war vorliegend ein entsprechender
M1.E
3.
M1.E
che Merkmale des Anspruchs 1 in der NK2 offenbart sind und nicht über deren
Inhalt hinausgehen:
3.1.
Merkmale M1.A, M1.B und M1.B.i (pack, frame und major panel) ergeben
sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1, siehe die Offenlegungsschrift NK2.
Merkmal M1.B.ii (side wings) ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 in
Verbindung mit dem letzten Absatz auf Seite 5 NK2, wobei die Seitenlaschen (side
flaps) des Anspruchs 1 in der NK2 als Seitenflügel (side wings) bezeichnet wer-
den.
- 39 -
Merkmal M1.B.iii (end flap) ergibt sich aus Seite 2 Zeile 17 NK2, wobei die Erläu-
terung im Anspruch, dass die Zarge auch teilweise Endlaschen umfassen kann,
die Anzahl offen lässt, und somit auch eine einzige teilweise Endlasche umfasst
ist.
Merkmal M1.B.iv (placed adjacent) ergibt sich für die Hauptfläche und die Seiten-
flügel aus dem Anspruch 1, wobei sich aus Seite 2 Zeilen 10, 11 NK2 und den
Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2, 13 und 29 unmittelbar ergibt, dass auch die
wenigstens eine teilweise Endlasche angrenzend an die Füllung, genauer gesagt
angrenzend an wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes der Rauchwaren-
füllung, anzuordnen ist.
Merkmal M1.C (barrier sheet) ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1
und 7.
Merkmal M1.D (sealed enclosure) folgt aus dem letzten Absatz auf Seite 2 der
NK2.
3.2.
M1.E
ten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ist in der ur-
sprünglichen Anmeldung allerdings nicht offenbart.
3.2.1.
tentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittel-
bar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist
(BGH GRUR 2015, 573
– Wundbehandlungsvorrichtung, BGH GRUR 2016, 50
– Teilreflektierende Folie).
Eine unzulässige Erweiterung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents
sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener
Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis
genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der
- 40 -
den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder
wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist
(BGH GRUR 2013, 809
– Verschlüsselungsverfahren).
Andererseits ist zu beachten, dass das Erfordernis einer unmittelbaren und ein-
deutigen Offenbarung dabei in einer Weise angewendet werden muss, die
berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und
was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter
hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöp-
fung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH GRUR 2014,
542
– Kommunikationskanal). Innerhalb dieses Rahmens können deshalb – wie
vorliegend
– die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in
den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910
– Fäl-
schungssicheres Dokument, m. w. N.).
Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann sich nicht nur an dem Wortlaut der
Unterlagen orientiert, sondern auch an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die
Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvor-
schlag mit seinen Elementen (BGH GRUR 2008, 56
– Injizierbarer Mikroschaum),
ferner, dass die Anmeldeunterlagen nach ihrem „objektiven“ Gehalt und dem darin
unmittelbar und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken auszu-
legen sind; die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders,
wie sie in der Beschreibung oder in den Ausführungsbeispielen zum Ausdruck
kommen, sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen sollten
(siehe bereits Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 (EP) unter Hinweis auf BGH
GRUR 2008, 887
– Momentanpol II).
Deshalb ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner
oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken, sofern
die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt,
die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der
Erfindung entnehmen kann, und wenn die Merkmale eines Ausführungsbeispiels,
- 41 -
die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg
fördern und/oder der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung
dienen (BGH GRUR 2016, 50
– Teilreflektierende Folie; GRUR 2015, 249
– Schleifprodukt; Senat 4 Ni 4/14 (EP) Urt. v. 19.6.2015).
3.2.2.
barte technische Lehre zu verneinen, dass der Fachmann die Lehre des Patents
nach Anspruch 1 im Hinblick auf Merkmal M1.E und dessen insoweit zentrale
Lehre ohne Hinzufügung weiterer von seinem Fachwissen getragener Überlegun-
gen und ohne weitere Erkenntnis als mögliche konkrete Ausgestaltung der Offen-
barung der NK2 unmittelbar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehö-
rend entnimmt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen bei unbefangener Be-
trachtung zur Kenntnis genommen hat.
3.2.2.1.
Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2 offenbart: Danach wird die Ausbildung
versiegelter Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, insbesondere auf den
Seiten eines Päckchens, unterstützt durch die Anwesenheit der Seitenflächen der
inneren Zarge, die an den Zigaretten der Füllung anliegen und den von der Ver-
siegelungsvorrichtung auf sie ausgeübten Druck verteilen. Das ist insbesondere
dann nützlich, wenn die Füllung unterschiedliche Anzahlen von Zigaretten in ver-
schiedenen Reihen hat, wie in einer 7-6-7-Anordnung, wo anderenfalls die Nei-
gung zur Ausbildung eines Kanals auf den Seiten bestünde.
Obige Passage soll der Fachmann nach Auffassung der Beklagten dahingehend
verstehen, dass es für die Ausbildung der Seitennähte vorteilhaft sei, wenn diese
auf den Seitenflächen der Zarge lägen. Dabei sei jedoch erkennbar, dass damit
eine allgemeine Aussage lediglich in Form eines Beispiels erläutert werde. Daher
sei auch unmittelbar offenbart, dass es generell für die Ausbildung aller Nähte
vorteilhaft sei, wenn diese auf einem Teil der Zarge lägen. Dem stehe auch nicht
entgegen, dass zwei Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 dem An-
spruch 1 einschließlich Merkmal M1.E nicht entsprächen.
- 42 -
3.2.2.2.
von einer Zarge die Rede ist, die erfindungsgemäß lediglich aus einer Hauptfläche
und zwei Seitenflügeln besteht, siehe NK2 Seite 2 Zeilen 10 bis 12, und die in
bevorzugter Weise offen und kanalartig ausgebildet ist, siehe Zeilen 14 bis 17.
Soweit in Zeile 17 erläutert ist, dass die Zarge wenigstens teilweise Endlaschen
besitzen darf, wird das lediglich als zulässige Abweichung von der bevorzugten
offenen und kanalartigen Bauweise beschrieben, ohne dass diesen Endlaschen
hier eine Wirkung zugeschrieben wird.
Bezugnehmend auf diese Zarge mit einer Hauptfläche und zwei Seitenflügeln ist
im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 NK2 erläutert: Die Ausbildung versiegelter
Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, […], wird unterstützt durch die Anwe-
senheit der Seitenflächen der inneren Zarge.
Dabei ist nicht davon die Rede, dass die Ausbildung der Seitennähte durch die
Anwesenheit der Seitenflächen unterstützt wird, sondern dass die Ausbildung der
Nähte schlechthin, das heißt die Ausbildung aller Nähte, durch die Anwesenheit
der Seitenflächen unterstützt wird. Ein direktes In-Beziehung-Setzen von Seiten-
nähten und darunter angeordneten Seitenflächen der Zarge, das eine Übertragung
auf andere Nähte und darunter angeordnete Flächen der Zarge erlauben würde,
erfolgt hier nicht.
3.2.2.3.
gelter Nähte durch die Anwesenheit der Zargen-Seitenflächen insbesondere auf
den Seiten erfolgt, wird nachvollziehbar damit erläutert, dass bei typischen Ziga-
rettenpackungen auf den Seiten lediglich eine linienförmige Berührung der Verpa-
ckung mit den Umfangsseiten zweier Zigaretten möglich ist, wobei sich zwischen
den beiden Berührungslinien ein Kanal (channel) bildet, NK2 Seite 3 Zeilen 2 bis
5, in dem
– ohne die erfindungsgemäßen Seitenflä-
chen der Zarge
– keinerlei Auflage einer zu versie-
gelnden Umhüllung auf der Zigarettenfüllung möglich
ist. Figur 4 der Anmeldung zeigt einen solchen von
- 43 -
der Zargen-Seitenfläche 12 abgedeckten Kanal zwischen den beiden rechts oben
und rechts unten im Bild angeordneten Zigaretten.
Auf der Ober- und Unterseite der Zigarettenfüllung sind die Verhältnisse völlig
anders: Wie dem Fachmann bekannt ist, vergl. ebenfalls Fig. 4, stellen die Ziga-
retten hier eine nahezu lückenlose Auflagefläche für eine zu versiegelnde Umhül-
lung bereit. Aus der Erläuterung der Probleme beim Siegeln von Nähten auf den
Seitenflächen aufgrund der dort
– ohne erfindungsgemäße Zarge – fehlenden Auf-
lage ergibt sich daher nicht eine für alle Seiten der Rauchwarenfüllung geltende
Lehre, dass Nähte generell, gleich auf welcher Seite sie angeordnet sind, auf
einem Teil der Zarge liegen sollten.
3.2.3.
Fig. 27, 28, 29, bei denen
– anders als bei den zwei Ausführungsbeispielen nach
Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9
– tatsächlich alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise
einen Teil der Zarge überliegen, lässt sich die Lehre des Merkmals M1.E nicht
ableiten, da auch bei diesen Ausführungsbeispielen das jeweilige Zusammentref-
fen von Nähten und Zargenteilen nicht in einem Zusammenhang mit dem Versie-
geln steht, sondern sich aus Überlegungen zum Entnehmen der Zigaretten aus
der geöffneten Packung und zur Wiederversiegelbarkeit (Fig. 13, 14, 15) bzw. zur
Wiederverschließbarkeit und einer willkürlichen Festlegung der Lage der versie-
gelten Nähte (Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29) ergibt:
Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat eine Bodenla-
sche 108, die dadurch zustande
kommt, dass an der Oberkante der
vorderen Hauptfläche 102 ein Aus-
schnitt vorgesehen ist, der einen
Teil der Zugangsöffnung zu den
Zigaretten (aperture for cigarette
access) bildet, siehe NK2 Seite 14
Zeilen 23 bis 26, und dass die Zar-
- 44 -
gen verschnittfrei hergestellt werden sollen (tesselate), siehe Seite 14 Zeilen 18
bis 22. Bei einer solchen verschnittfreien Herstellung ergibt sich aus dem Aus-
schnitt oben in der Zarge, siehe Figur 13 oben, eine entsprechend geformte Bo-
denlasche 108 an der jeweils angrenzenden nächsten Zarge, siehe Figur 13
unten. Ein weiterer Zweck ist für die Bodenlasche 108 nicht offenbart.
Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat außerdem zwei
teilweise obere Endlaschen 112, die dem Wiederversiegeln der geöffneten Pa-
ckung dienen, indem eine erfindungsgemäß vorgesehene klebrige Deckschicht
sich beim Wiederverschließen, d. h. beim Zudrücken, auf den teilweisen oberen
Endlaschen 112 und eventuell noch darunter befindlichen Zigaretten abstützen
kann, siehe Seite 14 Zeilen 26 bis 30.
Wird die Zarge nach Fig. 13, 14 mit Sperrblättern nach Figur 15 oder Fig. 25, 26
kombiniert, bei denen sämtliche versiegelten Nähte auf einer Schmalseite und
beiden Endseiten bzw. auf einer Endseite und beiden Schmalseiten angeordnet
sind, so liegen zwar im Ergebnis alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über
einem Teil der Zarge, damit ist jedoch für den Fachmann, der die gesamte Anmel-
dung mit allen Ausführungsbeispielen betrachtet, nicht offenbart, dass es auf die-
ses Ergebnis erfindungsgemäß ankommt.
3.2.4.
den unteren Endseiten keine Endlaschen vorgesehen. Die jeweils vorhandenen
oberen Endlaschen
21, 22 bzw. 21‘, 22‘ dienen nicht dem Versiegeln der Nähte,
sondern sollen das Wiederverschließen der geöffneten Packung erleichtern (facili-
- 45 -
tate reclosure) durch Einstecken des Laschenendes 9, siehe im allgemeinen Be-
schreibungsteil der NK2 die Seite 3 Zeilen 11 bis 13 und zu den Ausführungsbei-
spielen Seite 10 Zeilen 18 bis 20 und Seite 20 Zeilen 20 bis 23 sowie die Figu-
ren 2 und 29:
Dass bei diesen Ausführungsbeispielen im Ergebnis alle versiegelten Nähte
wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ergibt sich also aus dem Zu-
sammentreffen der zum Zwecke des Wiederverschließens vorgesehenen oberen
Endlaschen mit einer Nahtanordnung, bei der eine der drei Nähte über die Ober-
seite verläuft
– was jedoch erfindungsgemäß nicht erforderlich ist, sondern sich
hier nur zufällig ergibt:
Hinsichtlich der Lage der jeweils drei erforderlichen versiegelten Nähte werden in
der Anmeldung solche Ausführungen ausdrücklich betrachtet, bei denen die Nähte
über eine Schmalseite und die obere und untere Endseite der Füllung verlaufen,
NK2 Seite 3 Zeile 29 bis Seite 4 Zeile 2, und solche, bei denen die Nähte über
eine Endseite und beide Schmalseiten verlaufen, NK2 Seite 3 Zeilen 26 bis 28.
Für diesen Fall lässt die Anmeldung die Auswahlmöglichkeit offen, ob die Naht
über die obere oder untere Endseite verlaufen soll, nur bei den in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispielen verläuft die Naht dabei stets über die obere End-
seite.
3.2.5.
baren dem Fachmann daher nicht, dass es auf das hier zufällige Ergebnis, dass
alle versiegelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen, erfindungsgemäß an-
kommt.
- 46 -
3.2.6.
Fig. 6, 7 und 8, 9, bei denen jeweils eine versiegelte Naht an der Oberseite ange-
ordnet und unter dieser Naht ausdrücklich kein Zargenteil vorgesehen ist; vielmehr
sollen nach dem Öffnen der Umhüllung die Zigarettenoberseiten vollständig frei-
liegen, siehe auch NK2 Seite 12 Zeilen 25 bis 28 und Seite 13 Zeilen 4 bis 6.
Nachdem bereits die Lehre, dass zur Unterstützung der Ausbildung der versie-
gelten Nähte jede dieser Nähte über einem Teil der Zarge liegen soll, sich als nicht
eindeutig und unmittelbar ursprünglich offenbart erweist, kommt es auf die Frage,
ob und wie andernfalls weiterhin als erfindungsgemäß offenbart wäre, dass auch
ein nur teilweises Überliegen gemäß Merkmal M1.E ausreicht, nicht an.
4.
Ist danach Merkmal M1.E zwar in der ursprünglichen Anmeldung nicht
offenbart, führt dies jedoch nur dazu, dass dieses Merkmal bei der Beurteilung der
Patentfähigkeit keine Abgrenzung zum Stand der Technik zu schaffen vermag und
unberücksichtigt bleibt, da es sich entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin
nicht um ein Aliud, sondern um ein einschränkendes Merkmal im Sinne einer
unzulässigen konkretisierenden Auswahl handelt, und damit um eine sogenannte
uneigentliche Erweiterung.
4.1.
Ob es sich um eine uneigentliche Erweiterung im genannten Sinne oder um
ein "Aliud" handelt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden.
Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine
Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich
eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit
ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereich-
- 47 -
ten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrak-
ter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40
Rn. 22
– Winkelmesseinrichtung).
4.2.
Vorliegend konkretisiert das hinzugefügte Merkmal M1.E eine Anweisung
zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als
zur Erfindung gehörend offenbart ist, sodass von einer uneigentlichen Erweiterung
auszugehen ist. Das fragliche Merkmal ist deshalb lediglich bei der Prüfung der
Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der
Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR 15, 573
– Wundbehand-
lungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40
– Winkelmesseinrichtung).
Aus der Lehre des Absatzes im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2,
wonach die Ausbildung versiegelter Nähte durch die Anwesenheit der Seitenflä-
chen der inneren Zarge unterstützt wird, und dies besonders auf den Seiten nütz-
lich ist, wo nur eine unzureichende Auflagefläche für die zu versiegelnden Über-
lappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts vorhanden ist, ergibt sich aus
o. g. Gründen nicht die Lehre des Merkmal M1.E, dass zu versiegelnde Nähte
stets wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen sollten, auch wenn es
sich um Nähte auf der oberen oder unteren Endseite handelt, wo die Rauchwa-
renfüllung eine nahezu lückenlose Auflagefläche für die zu versiegelnden Über-
lappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellt.
Diese Lehre ergibt sich erst durch eigene Überlegungen des Fachmanns, die von
seinem Fachwissen getragen sind, und die zu dem Ergebnis führen können, dass
ein unter einer zu versiegelnden Naht liegender Zargenabschnitt nicht nur für die
Qualität der Naht vorteilhaft sein kann, sondern auch zum Schutz der Rauchwa-
renfüllung vor dem Druck und der Hitze einer Heißsiegelvorrichtung. Unter diesem
Aspekt ist es sinnvoll, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil
der Zarge überliegen, auch bei Nähten auf den Endseiten der Rauchwaren, wo
diese zwar bereits eine für das Versiegeln ausreichende Auflagefläche für die
Überlappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellen, aber ein hier
- 48 -
angeordneter Zargenabschnitt den von der Siegelvorrichtung auf die Rauchwaren
ausgeübten Druck auf eine größere Fläche verteilt und zusätzlich die Rauchwaren
vor Hitze schützen kann.
Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung des bereits Offenbarten, nämlich
von der einen offenbarten Funktion einer verstärkenden Zarge zum Schutz des
Inhalts (reinforcement or protective sheet), siehe in der NK2 Seite 1 Zeilen 24 bis
26, und der weiteren offenbarten Funktion der Zarge zur Unterstützung bei der
Ausbildung der Umhüllungs-Siegelnähte, siehe in der NK2 den Absatz im Über-
gang von Seite 2 auf 3, zu der weiteren Funktion des Schutzes des Inhalts auch
bei der Ausbildung der Siegelnähte.
Durch diese Konkretisierung wird auch nichts anderes und nicht mehr geschützt
als ohne. Merkmal M1.E führt lediglich zu einer Abstimmung der erfindungsgemäß
möglichen Zargenausführungen und der möglichen Siegelnahtanordnungen aufei-
nander, mit dem Ergebnis, dass nur noch ein Teil der zuvor möglichen Kombinati-
onen dem Anspruch 1 einschließlich Merkmal M1.E entspricht. Dies zeigt sich
deutlich auch daran, dass ein Teil der offenbarten Ausführungsformen
– wenn
auch aus anderen Gründen
– bereits dieser Lehre entspricht.
Soweit die Klägerin dagegen darauf abstellt, Merkmal M1.E stelle auch Dinge
unter Schutz, die von der ursprünglich als erfindungsgemäß offenbarten Lehre
nicht umfasst waren, so ein Rauchwarenpäckchen mit einer Zarge ohne Seitenflü-
gel, lässt diese Betrachtung außer Acht, dass es bei der Frage, ob ein Aliud vor-
liegt, nicht auf einen Vergleich der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen
Lehre mit dem Merkmal M1.E ankommt, sondern auf einen Vergleich der
ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre ohne das Merkmal M1.E mit
der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre einschließlich des Merk-
mals M1.E
– letzterer Vergleich führt zu dem Ergebnis, dass einschließlich Merk-
mal M1.E lediglich ein Weniger als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart unter
Schutz gestellt wird.
- 49 -
Es bleibt danach festzustellen, dass das einschränkende Merkmal M1.E eine sog.
uneigentliche Erweiterung bildet, und deshalb der Nichtigkeitsangriff nach Art. II
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG nur Erfolg hat, wenn sich im Rahmen der danach
erforderlichen zusätzlichen Prüfung der Patentfähigkeit des nach Haupt- und
Hilfsanträgen verteidigten Streitpatents unter Wegfall des ursprünglich nicht offen-
barten einschränkenden Merkmals M1.E die verteidigte Lehre als nicht patentfähig
erweist.
IV.
Patentfähigkeit
1.
Stand der Technik und Prioritäten
Ob für den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag
– in dem Merkmal
M.1.B.v nicht enthalten ist
– die Priorität der NK4 in Anspruch genommen werden
kann, kann dahinstehen; darauf kommt es für die Entscheidung nicht an.
2.
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag erweist sich als nicht
patentfähig, da die beanspruchte Lehre nicht neu ist und ferner für den angespro-
chenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents durch den
Stand der Technik nahegelegt war (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ).
- 50 -
2.1.
NK10
schädlich entgegen.
M1.A
M1.B
einem becherförmigen Behälter (cup-
shaped stiff con-
tainer) aus fes-
tem Papier oder
leichtem Karton
mit einer Einlage
(insert) aus festem Karton als Deckel
(siehe Figur 6) besteht und die somit
unter anderem eine Hauptfläche, zwei Seitenflügel und eine Endlasche entspre-
M1.B.i, M1.B.ii
9 sowie Seite 1 Zeile 83 bis Seite 2 Zeile 4 und zu den Materialangaben Seite 2
Zeilen 24 bis 26 und 55 bis 58.
Der Übereinstimmung des in NK10 offenbarten becherförmigen Behälters samt
Einlage mit der streitpatentgemäßen Zarge steht weder entgegen, dass Becher
und Einlage zweiteilig ausgeführt sind, noch dass sie sämtliche sechs Seiten der
Füllung bedecken, da dies wie ausgeführt auch vom Streitpatent nicht ausge-
schlossen wird. Die Zarge gemäß NK10 unterscheidet sich auch von einem im
Streitpatent als nicht erfindungsgemäße steife Packung bezeichneten geschlosse-
nen Karton dadurch, dass nicht sämtliche 12 Kanten der sechs Flächen miteinan-
der verbunden sind: An den vier Kanten zwischen Einlage und becherförmigem
Behälter ist keine Verbindung vorgesehen und an der Kante zwischen den Sei-
ten 14 und 15 des becherförmigen Behälters ist wenigstens zum Teil keine Ver-
bindung vorgesehen, siehe Seite 2 Zeilen 49 bis 54. Die Zarge gemäß NK10 ist
dadurch weniger steif als ein geschlossener Karton.
- 51 -
Da die Zarge alle Seiten der Rauchwarenfüllung bedeckt und an sie angrenzt,
M1.B.iv
Die NK10 offenbart weiter auch ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge
umwickelt und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bil-
M1.C
bis 114, wo das hitzeversiegelbare flexible Sperrblattmaterial (heat sealable outer
wrapper) angegeben ist, und Seite 2 Zeilen 124 bis 130, wo die Ausbildung einer
Umhüllung durch Hitzeversiegeln der überlappenden Sperrblattbereiche des
Sperrblatts (overlapped portions of the wrapper material) beschrieben ist, woraus
sich auch die Dichtheit der Umhüllung ergibt.
Der Übereinstimmung der in NK10 offenbarten hitzeversiegelten überlappenden
Sperrblattbereiche mit den streitpatentgemäß versiegelten Nähten steht nicht ent-
gegen, dass das Sperrblatt außerdem auch mit den Außenseiten des becherför-
migen Behälters und der Einlage verklebt wird, da auch das Streitpatent, wie oben
ausgeführt, eine Verklebung von Zarge und Umhüllung nicht ausschließt.
Da die in NK10 offenbarte Zarge alle sechs Seiten der Füllung bedeckt, und somit
alle versiegelten Nähte einen Teil der Zarge überliegen, ist auch das Merkmal
M1.E
einschränkende Lehre nach Merkmal M1.E
– wie erläutert – bei der Prüfung auf
Patentfähigkeit als uneigentliche Erweiterung nicht zu berücksichtigen ist.
2.2.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ergibt sich zudem in
NK21
2.2.1.
Tätigkeit beruht, ist von dem auszugehen, was die Erfindung gegenüber dem
Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (st. Rspr. gemäß BGH GRUR
2010, 607, Tz. 18
– Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27
– Gelenkanordung). Dabei können für die Beantwortung der Frage, ob die bean-
- 52 -
spruchte technische Lehre für den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der
Anmeldung bzw. im Prioritätszeitpunkt nahelag, nicht nur der sogenannte „nächst-
liegende“ Stand der Technik, sondern verschiedene Ausgangspunkte in Betracht
zu ziehen sein (BGH GRUR 2009, 1039
– Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2009,
382
– Olanzapin; BPatG GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilung).
2.2.2.
geltend gemacht und in der mündlichen Verhandlung hierzu vorgetragen, das
Merkmal
„wrap“ der NK21 sei auf das Merkmal M1.B („having a frame“) zu lesen,
da die vom Streitpatent vorausgesetzte funktionelle Eignung dieses Merkmals
nicht über die Lehre der NK21 hinausgehe. Unter der Annahme, dass das Merk-
mal M1.B in der NK21 nicht erfüllt sein sollte, führe diese Entgegenhaltung, die
sich ausdrücklich auch mit der Frage der Stabilität beschäftige, jedenfalls in nahe-
liegender Weise zur Lehre des Streitpatents und stehe damit zumindest einer
erfinderischen Tätigkeit entgegen.
NK21
entsprechend dem Merkmal
M1.A
rungsform gemäß Fig. 11, 12
einen oben offenen Behälter
(label wrap 48) mit einem
Boden und vier Seitenwänden
(Spalte 7 Zeilen 4 bis 8) und
eine den Behälter und den Inhalt umgebende Umhüllung (outer sealing film 300)
aufweist (Spalte 7 Zeilen 17, 18).
M1.B
Spalte 3 Zeilen 47 f. aus Papier bestehen. In Spalte 8 Zeilen 20 bis 26 wird jedoch
auch vorgeschlagen, ein dickeres und festeres Material zu verwenden, um eine
größere Sicherheit gegen Zerdrücken zu erzielen (more of a crush proof charac-
ter).
- 53 -
Um Sicherheit gegen Zerdrücken gewährleisten zu können, müsste der Behäl-
ter 48 in der Lage sein, auf eine Seite ausgeübten Druck über die daran angren-
zenden Seiten abzuleiten, ohne dass der Druck auf den Inhalt übertragen wird.
Verglichen mit der streitpatentgemäßen Zarge, die lediglich in der Lage sein soll,
auf den Inhalt ausgeübten Druck zu verteilen, PS Abs. 0013, verlangt ein Behäl-
ter 48 gemäß NK21, der Sicherheit gegen Zerdrücken bietet, ein festeres Material.
Schon die Anregung der NK21 Spalte 8 Zeilen 20 bis 26, für den Behälter 48 ein
Material zu wählen, das verglichen mit dem für weiche Packungen üblichen Papier
eine nicht vollständige, aber größere Sicherheit gegen Zerdrücken bietet (more of
a crush proof character), führt daher zu einer Materialsteifigkeit, die der einer
streitpatentgemäßen Zarge entspricht.
Der Übereinstimmung des Behälters 48 mit einer Zarge nach Merkmal M1.B steht
auch nicht entgegen, dass die Verwendung eines dickeren und festeren Materials
beispielsweise besonders (e. g. particularly) für Behälter 48 vorgeschlagen wird,
die weder eine Oberseite noch eine Unterseite besitzen. Denn das Interesse, die
enthaltenen Zigaretten davor zu schützen, zerdrückt zu werden, besteht unabhän-
gig davon, ob die Verpackung einen Behälter 48 mit oder ohne Boden innerhalb
ihrer Umhüllung besitzt. Ob der Behälter einen Boden besitzt oder nicht, kann
daher lediglich eine Auswirkung darauf haben, wie dick und fest das Material für
den Behälter gewählt werden muss, um die gewünschte Sicherheit gegen Zerdrü-
cken zu erreichen. Dies führt jedoch für Behälter mit Boden, bei denen aus fach-
männischer Sicht eine etwas geringere Materialfestigkeit ausreichen könnte als
bei Behältern ohne Boden, nicht dazu, dass der Fachmann lediglich Materialstär-
ken in Betracht zieht, die unterhalb derer einer streitpatentgemäßen Zarge blei-
ben.
Da der Behälter 48 gemäß Spalte 7 Zeilen 5 und 6 vier Seitenwände und einen
M1.B.i, M1.B.ii
den in den Figuren der NK21 dargestellten Zugangsöffnungen, die jeweils nur
einen Teil der Päckchenoberseite freigeben, ist dem Fachmann auch die Anord-
nung der Zigaretten in dem Päckchen offenbart, die nur stehend enthalten sein
- 54 -
können, weil sie sonst durch die dargestellten Zugangsöffnungen nicht entnom-
men werden könnten. Der Behälter 48 grenzt somit an die vorder- und rückseitige
Hauptfläche, an die Seiten sowie das untere Ende der Zigarettenfüllung und ent-
M1.B.iv
Die in NK21 Spalte 7 Zeilen 17, 18 offenbarte äußere Umhüllung (outer sealing
film) 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung, wie sowohl in den Fig. 11, 12
erkennbar als auch in Spalte 4 Zeile 38 f. offenbart ist (folded). Die äußere Um-
M1.C
steht nicht entgegen, dass zusätzlich zum Behälter 48 und der Füllung noch ein
über die obere Öffnung des Behälters geklebtes, die obere Öffnung teilweise
abdeckendes Folienstück (closure stamp) 118 von der äußeren Umhüllung 300
mit umwickelt wird, siehe Spalte 7 Zeilen 11 bis 17 und Fig. 11, da das Streitpatent
dies nicht ausschließt.
Die äußere Umhüllung 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung so, dass
dabei Überlappungen entstehen, siehe Fig. 11 und 12. In Spalte 7 Zeilen 50 bis 53
der NK21 ist weiter angegeben, dass die äußere Umhüllung 300 in bekannter Art
und Weise versiegelt wird, sodass eine dichte Packung (sealed package) entsteht.
An dieser Stelle ist nicht eindeutig offenbart, ob auch die Überlappung an der
Oberseite versiegelt wird, oder ob sie durch Aufkleben der Deckschicht (closure
tab) 60 verschlossen wird.
Für eine innere Umhüllung 46 ist in NK21 ausdrücklich die Auswahlmöglichkeit
offenbart, sie entweder an der Oberseite lediglich zu falten
und mit einem über die Oberseite geklebten Folienstück
(closure stamp) 118 zu verschließen (siehe Spalte 5 Zei-
len 55 bis 60 und 67 f. sowie Fig. 6) oder sie vollständig,
auch an der Oberseite, zu versiegeln (sealed shut), siehe
Spalte 3 Zeile 66 bis Spalte 4 Zeile 4. Für den letzteren Fall
ist auch offenbart, dass eine Heißsiegelschicht oder sons-
tige Kleberschicht an der inneren Umhüllung nicht vollflächig vorgesehen ist, son-
- 55 -
dern nur dort, wo es zum Versiegeln erforderlich ist, siehe Spalte 3 Zeile 66 bis
Spalte 4 Zeile 4.
Die in NK21 am Beispiel einer inneren Umhüllung 46 dargestellte Auswahlmög-
lichkeit des Verschließens der Packungsoberseite durch ein aufgeklebtes Folien-
stück oder durch Versiegeln steht dem Fachmann auch beim Verschließen der
äußeren Umhüllung 300 zur Verfügung. Er kann somit aus den zwei Möglichkeiten
ohne erfinderisches Zutun die Variante auswählen, die äußere Umhüllung 300
vollständig, auch an der Oberseite, so zu versiegeln, dass sie eine abgedichtete
M1.D
Da somit auch an der Oberseite der Packung eine versiegelte Naht gebildet wird,
der Behälter 48 als Zarge jedoch oben offen ist, ist bei dem so durch fachmänni-
sche Umsetzung der Lehre der NK21 entstandenen Rauchwarenpäckchen das
M1.E
M1.E bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen ist, wie bereits
aufgezeigt wurde.
V.
Hilfsanträge
1.
Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2
1.1.
Die nach Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils zum Anspruch 1 hinzukommenden
Merkmale bedürfen der Erläuterung:
1.1.1.
die im Merkmal M1.B.iii eingeführte Ausgestaltung des Rauchwarenpäckchens mit
wenigstens einer teilweisen Endlasche nunmehr eine Endlasche aufweist, die eine
Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist. Die Enden der Füllung wer-
- 56 -
den wie bereits ausgeführt von den Enden, d. h. den Stirnseiten der Rauchwaren
gebildet. Die Unterscheidung zwischen unterem und oberem Ende ergibt sich
daraus, dass dasjenige Ende, an dem die Zugangsöffnung vorgesehen ist, in Be-
schreibung und Ausführungsbeispielen als oberes Ende bezeichnet wird.
M1.F
gangsöffnung hat. Im Unterschied zu einem bloßen Wiederverschließen (reclo-
sure), das patentgemäß durch das Einstecken eines deckelartigen Zargenab-
schnitts erreicht werden kann, vergl. in NK1 den letzten Satz des Abs. 0014 sowie
Fig. 2 und Abs. 0038, bezeichnet das Wiederversiegeln (reseal) ein dichtes Wie-
derverschließen, vergl. Abs. 0016.
1.1.2.
derversiegelbarkeit der Zugangsöffnung nach M1.F erreicht wird, lehrt Anspruch 1
Hilfsantrag 2
gangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche
das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, und zwar mit
einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen.
Im Abs. 0016 ist hierzu genauer angegeben, dass die klebrigen Kantenbereiche
der Deckschicht das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial auf allen Sei-
ten (all sides)
– in anderen Worten: lückenlos ringsum – überlappen müssen. Da
diese Formulierung jedoch nicht Eingang in den Anspruch gefunden hat, ist ledig-
lich gefordert, dass die klebrigen Kantenbereiche der Deckschicht das die Zu-
gangsöffnung umgebende Sperrmaterial soweit überlappen, dass eine wiederver-
schlossene Zugangsöffnung dicht im Sinne des Patents ist, d. h. so gut wie dicht,
Abs. 0013 (as far as practical hermetic).
1.2.
Die jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2 sind zulässig geän-
dert. Auch der Umstand, dass sämtliche Hilfsanträge das ursprünglich in den An-
meldeunterlagen nicht offenbarte Merkmal M1.E erneut aufweisen (hierzu kritisch
im Hinblick auf Art. 123 Abs. 2 EPÜ: BPatG Urt. v. 28.12.2015, 4 Ni 15/10 (EU)
- 57 -
verb. m. 4 Ni 20/10 (EU)
– Unterdruckwundverband II), steht der Zulässigkeit nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 204, 199
– Wundbehand-
lungsvorrichtung) nicht entgegen, wenn dieses Merkmal bereits in dem erteilten
Anspruch 1 enthalten war und sich die Zulässigkeit des Hilfsantrags im Übrigen
als unbedenklich erweist.
1.2.1.
besagte Endlasche eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist,
ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 5 Zeilen 24 bis 26 NK2 und auch aus
Fig. 13, 14, siehe auch Seite 14 Zeilen 7 bis 10 NK2, und aus dem Patent, siehe
Abs. 0026 und ebenfalls Fig. 13, 14 und Abs. 0051.
M1.F
hat, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 3 Zeilen 17 bis 21 und Seite 14
Zeilen 23 bis 30 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0016 und 0054.
Soweit die Klägerin insoweit geltend gemacht hat, der Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangs-
öffnung im Sperrblatt gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart, weil er
auch Rauchwarenpäckchen mit wiederversiegelbarer Zugangsöffnung an der
Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der
Oberseite angeordnet sei, die beschriebenen Ausführungsbeispiele jedoch ledig-
lich Rauchwarenpäckchen mit versiegelten Nähten an der Oberseite offenbarten,
greift ihr Einwand nicht durch.
Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und
ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs
auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allge-
meinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird
(BGH GRUR 2011, 707
– Dentalgerätesatz).
- 58 -
Es trifft zwar zu, dass von der Erfindung auch Rauchwarenpäckchen umfasst sind,
bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite ange-
ordnet ist: Absatz 0017 der Beschreibung führt ausdrücklich aus, dass das Umwi-
ckeln von Zarge und Füllung so auf einer Endseite beginnen kann, dass zu ver-
siegelnde Überlappungen des Sperrblatts auf den beiden Schmalseiten und der
gegenüberliegenden Endseite entstehen. Auf welcher Endseite dabei begonnen
wird, bleibt offen. Wird auf der unteren Endseite begonnen, so ergibt sich ein
Rauchwarenpäckchen mit einer versiegelten Naht auf der Oberseite. Wird dage-
gen auf der oberen Endseite begonnen, so ergibt sich ein Rauchwarenpäckchen,
das eine versiegelte Naht auf der Unterseite besitzt, nicht jedoch auf der Ober-
seite.
Auch für diesen Fall ist jedoch deutlich und vollständig offenbart, wie eine wieder-
versiegelbare Zugangsöffnung an der Oberseite angebracht werden kann: Fi-
gur 15 in Verbindung mit den Absätzen 0060 und 0061 offenbart, dass eine Zu-
gangsöffnung durch einen Schnitt entlang dreier von vier Seiten der gewünschten
Zugangsöffnung definiert wird, wodurch eine Zugangslasche (access flap) ent-
steht, die auch nach dem Öffnen noch über die vierte Seite mit der restlichen Um-
hüllung verbunden bleibt.
Soweit in den Absätzen 0061 bis 0064 darauf eingegangen wird, wie ein solcher
Schnitt in einem Fall anzubringen ist, in dem die Zugangsöffnung über einen zu
versiegelnden Überlappungsbereich des Sperrblatts hinweg verlaufen soll, ist
ohne weiteres klar, dass diese Überlegungen entfallen können, wenn die Zu-
gangsöffnung in einem durchgehenden Sperrblattbereich angeordnet wird, wie
z. B. im mittleren Bereich 262 des Sperrblatts aus Fig. 25. Hier reduziert sich das
Schaffen der Zugangsöffnung darauf, am gewünschten Ort einen Schnitt entlang
dreier von vier Seiten der Zugangsöffnung anzubringen.
Unabhängig von ihrer Lage wird eine Zugangsöffnung dadurch wiederverschließ-
bar, dass eine Abdeckung vorgesehen wird, die sich allseitig über die Zugangsöff-
- 59 -
nung hinaus erstreckt und die durch eine dauerhaft klebrige Seite mit dem Sperr-
blatt verbunden wird, Abs. 0016.
1.2.2.
wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kan-
tenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial über-
lappen, und zwar mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kan-
tenbereichen, ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, siehe NK2
Seite 3 Zeilen 17 bis 24 (Patentschrift Abs. 0016).
1.3.
Patentfähigkeit von Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2
Die Lehre der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2, für welche
ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die Prüfung der Patentfähigkeit ohne
Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfolgen hat, erweist sich als nicht
patentfähig, da sich der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender
NK21
Insoweit kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten der
GB 96 24 274 vom 21. November 1996 (NK3), GB 97 16 699 vom 6. August 1997
(NK4) und GB 97 21 080 vom 3. Oktober 1997 (NK5) wirksam in Anspruch nimmt,
da die NK21 bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.
1.3.1.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht
patentfähig, da er sich für den Fachmann aus den schon zu Anspruch 1 nach
Hauptantrag dargestellten Gründen in naheliegender Weise aus einer Umsetzung
der Lehre der NK21 ergibt. Denn das nach der Lehre der NK21 beschriebene
Rauchwarenpäckchen besitzt mit dem Boden des Behälters 48, Spalte 7 Zeile 5 f.,
bereits eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend
M1.B.v
siegelbare Zugangsöffnung 73, Spalte 7 Zeilen 54 bis 61, entsprechend Merkmal
M1.F
- 60 -
1.3.2.
Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich in nahelie-
gender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der NK21 und ist damit nicht
patentfähig. Denn auch das gegenüber Hilfsantrag 1 hinzugekommene Merkmal
M1.G
wiederversiegelbare Zugangsöffnung 73 bedeckende Deckschicht, die Kantenbe-
reiche hat, welche das die Zugangsöffnung 73 umgebende Sperrmaterial überlap-
pen, siehe in Fig. 12 die Kantenbereiche 312. Auf besagten Kantenbereichen ist
ein Klebemittel (adhesive) vorgesehen, Spalte 7 Zeilen 43 bis 46, das permanent
klebrig ist, wie sich aus Spalte 7 Zeilen 59 bis 63 ergibt, wonach aufgrund des
Klebemittels im Bereich 312 der Verschlussstreifen 60 zum Wiederverschließen
des Rauchwarenpäckchens benutzt werden kann. Das entspricht dem weiteren
Merkmal M1.G des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2.
2.
Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C
2.1.
Hinzukommende Merkmale
2.1.1.
M1.B.o
schließt jedenfalls aus, dass die Zarge alle sechs Seiten der Füllung vollständig
bedeckt.
2.1.2.
M1.B.vi
Dabei bedarf es der Klärung, ob der Begriff „offen“ als vollständig offen zu verste-
hen ist, oder lediglich als Abgrenzung von einem geschlossenen oberen Ende,
wofür also auch eine teilweise Öffnung ausreichen würde. Die Formulierung, dass
das obere Ende der Zarge offen sein soll, findet sich allerdings weder in der Be-
schreibung des Streitpatents zum Gegenstand der Erfindung noch in den Ausfüh-
rungsbeispielen oder Ansprüchen und wird somit auch nicht erläutert.
- 61 -
Allerdings offenbart die Patentschrift ein einziges Zargen-Ausführungsbeispiel, das
auch die mit dem Merkmal M1.B.v geforderte Bodenlasche (108) aufweist (Fig. 13,
14). Der angesprochene Fachmann wird sich deshalb insoweit an diesem Ausfüh-
rungsbeispiel orientieren und davon ausgehen, dass ein auf eine Zarge mit Bo-
denlasche gerichteter Anspruch jedenfalls dieses Ausführungsbeispiel umfassen
soll, das an der Oberseite zwei teilweise Endlaschen (112) besitzt, die das obere
Ende der Rauchwarenfüllung nur unvollständig (incomplete) bedecken, siehe den
letzten Satz im Abs. 0026 und den Abs. 0052, sodass zwischen ihnen eine Lücke
(gap) offen bleibt, siehe den ersten Satz im Abs. 0054.
Daraus ergibt sich für den Fachmann, d
ass „offen“ nicht im Sinne von vollständig,
restlos offen, sondern im Sinne von nicht vollständig geschlossen zu verstehen ist.
2.1.3.
weiter, dass die Zarge aus einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials gebildet ist.
Das schließt mehrteilig ausgebildete Zargen aus, insbesondere den in Abs. 0014
als erfindungsgemäß bezeichneten gesonderten Deckel (lid).
2.2.
Auf die Offenbarung der weiteren Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 in
den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C kommt es für
die Entscheidung nicht an.
2.3.
Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C
und 2A, 2B, 2C
2.3.1. Stand der Technik und Prioritäten
Wie bereits ausgeführt kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten
der NK3-NK5 wirksam in Anspruch nimmt, da die maßgebliche Schrift NK21
bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.
- 62 -
2.3.2. Naheliegen
Auch der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B,
1C und 2A, 2B, 2C, für welchen ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die
Prüfung der Patentfähigkeit ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfol-
gen hat, ergibt sich in naheliegender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der
NK21
Denn das
– wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag beschrieben – durch fach-
männische Umsetzung der Lehre der NK21 ohne erfinderisches Zutun erhaltene
Rauchwarenpäckchen besitzt neben den Merkmalen des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2
– mit Ausnahme des nicht zu berück-
sichtigenden Merkmals M1.E
– mit dem oben offenen Behälter 48 bereits eine
offene Zarge, bei der das obere Ende offen ist. Das entspricht dem weiteren
1.B.o
M1.B.vi
durch Umwickeln entstandene Hülle (wrap), Spalte 7 Zeile 5, legt nahe, ihn aus
einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials zu bilden. Das entspricht dem weiteren
M1.B.o.i
3.
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3
Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht
der Senat die danach zulässig verteidigte eingeschränkte Lehre als patentfähig
an. Denn weder können im Hinblick auf die umstrittene Inanspruchnahme der
Prioritäten des Streitpatents die Schriften NK12 und NK19 als Stand der Technik
nach Art. 54 ff. EPÜ herangezogen werden, noch ist der auf die zeitrangälteren
Schriften NK21 und NK15 gestützte Angriff der Klägerin erfolgreich.
3.1.
Hinzukommende Merkmale
Hilfsantrag 3
lich zu der mit dem Hilfsantrag 1 eingeführten Anordnung einer Endlasche als Bo-
denlasche (M1.B.v) und der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt
- 63 -
(M1.F), die gemäß Hilfsantrag 2 als Deckschicht mit permanent klebrigen, das die
Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappenden Kantenbereichen aus-
M1.B.i.a
der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat, der
eine größere Zugangsöffnung und damit einen erleichterten Zugang (may be
accessed, Abs. 0028 NK1) zu den enthaltenen Zigaretten ermöglicht.
Zur Größe des Ausschnitts ergibt sich für den Fachmann aus Merkmal M1.B.i.a
keine Begrenzung nach unten. Nach oben ist die Größe des Ausschnitts jedoch
nicht nur dadurch begrenzt, dass wegen Merkmal M1.B.i noch etwas von der
Hauptfläche übrig bleiben muss, sondern auch dadurch, dass von der Oberkante
der Hauptfläche etwas übrig bleiben muss, weil Merkmal M1.B.i.a selbst nicht nur
den Ausschnitt, sondern auch das Vorhandensein der Oberkante fordert. Das Zar-
gen-Ausführungsbeispiel nach Fig. 13, 14 besitzt einen Ausschnitt, der diesen
Anforderungen gerecht wird.
M1.F.i
dass die Zugangsöffnung des Sperrblatts die obere Endseite der Rauchwarenfül-
lung und den Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche überliegt.
3.2.
Zulässigkeit der Anspruchsfassung
Die weiter beschränkte Anspruchsfassung erweist sich als zulässig und stellt ins-
besondere keine gegenüber dem ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung
unzulässig verallgemeinerte technische Lehre dar.
- 64 -
3.2.1.
fläche der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat,
ergibt sich aus der Anmel-
dung, siehe Seite 6 Zeilen 3
bis 4 und Seite 14 Zeilen 18 f.
sowie Fig. 13 und 14 in der
NK2, und aus dem Patent,
siehe Abs. 0027 und Abs.
0053 sowie Fig. 13 und 14 in
der NK1.
M1.B.i.a
Verallgemeinerung der nur im Zusammenhang mit dem Zargen-Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 13, 14 ursprünglich offenbarten Lehre dar, teilt der Senat diese
Auffassung nicht.
Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, die Aufnahme des Ausschnitts in der Ober-
kante der Zargen-Hauptfläche 102 dieser Ausführungsbeispiele in den Anspruch 1
verlange zwingend die Aufnahme auch der teilweisen oberen Endlaschen 112, da
diese die beim Zudrücken der Deckschicht zum Wiederversiegeln der Packung die
nun nicht mehr durchgängig vorhandene Oberkante der Zargen-Hauptfläche erset-
zen müssten. Weiter müsse auch aufgenommen werden, dass die Bodenla-
sche 108 so gestaltet sein müsse, dass die erfindungsgemäßen Zargen verschnitt-
frei hergestellt werden könnten.
Jedoch ist im Streitpatent ebenso wie in den Anmeldeunterlagen hinsichtlich der
teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich offenbart, dass sie beim Wiederver-
siegeln helfen (aid resealing), wenn, d. h. falls, die Zarge in einem wiederversie-
gelbaren Päckchen eingesetzt wird, was jedoch nicht zwingend verlangt wird,
siehe NK2 Seite 6 Zeilen 14 bis 20 und Seite 13 Zeilen 27 f. sowie NK1 Abs. 0028
und 0050. Die von der Klägerin behauptete Funktion der teilweisen oberen Endla-
- 65 -
schen 112 als zwingender Ersatz für die Oberkante der Zargen-Hauptfläche ergibt
sich daraus nicht.
Darüber hinaus können die teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich das Zu-
drücken der zwei zu den Schmalseiten 104 der Packung zeigenden Seitenkanten
der Deckschicht unterstützen, nicht dagegen das Zudrücken der dritten zur Zar-
gen-Hauptfläche 102 zeigenden dritten Seitenkante der Deckschicht. Fehlt dort
eine unterstützende durchgehende Oberkante der Zargen-Hauptfläche, weil ein
Ausschnitt vorgesehen ist, kann dem nicht durch das Vorsehen von teilweisen
oberen Endlaschen 112 abgeholfen werden. Auch deshalb war die von der Kläge-
rin behauptete Funktion der Endlaschen 112 als zwingender Ersatz für die Ober-
kante für den Fachmann nicht offenbart.
Auch der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108 an den Ausschnitt der
jeweils nächsten Zarge ist lediglich als weitere bevorzugte Gestaltungsmöglichkeit
beschrieben, wenn ein Ausschnitt vorgesehen ist, NK2 Seite 6 Zeilen 5 bis 9 und
NK1 Abs. 0027. Es setzt also der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108
das Vorhandensein des Ausschnitts in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche 102
voraus, nicht dagegen umgekehrt der Ausschnitt den verschnittfreien Anschluss
der Bodenlasche.
Der Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche gemäß Merkmal
M1.B.i.a
zu fördern, indem er eine vergrößerte Zugangsöffnung zu der Rauchwarenfüllung
M1.F.i
nischen Zusammenhang mit den teilweisen oberen Endlaschen 112 und dem ver-
schnittfreien Anschluss der Bodenkante. Er kann deshalb in zulässiger Weise
ohne diese weiteren Merkmale in den Anspruch 1 aufgenommen werden.
So ist es nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass
auch ein „breit“ formulierter Anspruch als unbedenklich zu erachten sein kann,
wenn sich ein in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenes Ausführungsbei-
- 66 -
spiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-
schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der
beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung
– sei es in Gestalt
eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusam-
menhang der Unterlagen
– als zu der angemeldeten Erfindung gehörend zu ent-
nehmen ist (BGH GRUR 2014, 970
– Stent; GRUR 2014, 542 – Kommunikations-
kanal; 2012, 1124
– Polymerschaum).
Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbesondere dann, wenn den
ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale
in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese
Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH GRUR 2016, 1038
– Fahr-
zeugscheibe II; Beschluss vom 11. September 2001
– X ZB 18/00, GRUR 2002,
49
– Drehmomentübertragungseinrichtung). Dies ist aber aus den dargelegten
Gründen gerade nicht der Fall.
3.2.2.
Sperrblatt die obere Endseite der Rauchwarenfüllung und den Ausschnitt in der
Hauptfläche überliegt, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 6 Zeilen 10 bis
14 und Seite 14 Zeilen 23 bis 26 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0028 und
Abs. 0054 PS.
Dass die wiederversiegelbare Zugangsöffnung u. a. die obere Endseite der
Rauchwarenfüllung überliegt, ergibt sich zwar nicht wörtlich aus den genannten
Textstellen, vielmehr ist lediglich angegeben, dass die Zugangsöffnung vorzugs-
weise den Bereich zwischen den
– nicht in den Anspruch 1 aufgenommenen –
teilweisen oberen Endlaschen überliegen soll, vergl. NK2 Seite 6, Zeilen 11 bis 13.
Da hier jedoch bereits mit der Einschränkung „vorzugsweise“ klargestellt wird,
dass dieser Zusammenhang zwischen der Lage der Zugangsöffnung und den teil-
weisen oberen Endlaschen nicht zwingend ist, stellt sich die Formulierung „obere
Endseite“ („top end face“) anstelle von „Bereich zwischen den teilweisen oberen
- 67 -
Endlaschen“ („region between the flap(s)“) als zulässig bei der Beschreibung der
erfindungsgemäßen Lage der Zugangsöffnung dar.
3.3.
Patentfähigkeit von Anspruch 1
3.3.1. Streitpatent und Priorität
Zwischen den Parteien ist vorliegend nicht nur im Streit, ob das Streitpatent im
Hinblick auf Merkmal M1.E den Inhalt der Anmeldung NK2 unzulässig erweitert,
sondern ob darüber hinaus auch die Prioritätsschriften dieses Merkmal nicht zei-
gen und deshalb die Prioritäten aus der NK3, NK4 und NK5 nicht in Anspruch
genommen werden können, wobei die Beklagte sich darauf beruft, dass die Prio-
rität jedenfalls einschränkend ohne das Merkmal M1.E in Anspruch genommen
werden könne.
3.3.2. Keine Offenbarung von Merkmal M1.E in den Prioritätsschriften
Das Prioritätsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann in Anspruch genommen werden,
wenn Nachanmeldung und Voranmeldung beide dieselbe Erfindung betreffen,
wobei eine Übereinstimmung des maßgeblichen Anspruchs auch nachträglich
durch zulässige Beschränkung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133
elektronische Funktionseinheit) und für die Beurteilung der identischen Offenba-
rung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Der Gegenstand der beanspruch-
ten Erfindung muss danach im Prioritätsdokument identisch offenbart sein und der
Fachmann muss die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungs-
unterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung
entnehmen können (BGH GRUR 2016, 50
– Teilreflektierende Folie, unter Hinweis
auf BGHZ 200, 63
– Kommunikationskanal). Möglich ist auch die Inanspruch-
nahme mehrerer Prioritäten (Art. 88 EPÜ), wobei grundsätzlich (zur Ausnahme
generischer Teilprioritäten vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts vom 29.11.2016, G 1/15) Einzelmerkmale nicht in ein
und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombi-
niert werden können (BGHZ 148, 383
– Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v.
31. Mai 2001).
- 68 -
3.3.2.1.
M1.E
gen NK3, NK4 und NK5, deren Prioritäten vom Patent in Anspruch genommen
werden, als erfindungsgegenständlich offenbart.
NK3
renpäckchens mit einer Zarge und einem umhüllenden Sperrblatt, das dem der
Fig. 1, 2, 3 der Anmeldung entspricht, bei dem aufgrund des Vorhandenseins
einer zum Wiederverschließen vorgesehenen Endlasche 9 an der Oberseite des
Päckchens in Verbindung mit der gewählten Siegelnahtanordnung der Umwick-
lung Merkmal M1.E zufällig erfüllt ist.
Die NK3 offenbart jedoch mit Fig. 6, 7 und 8, 9 auch zwei Ausführungsbeispiele,
die denen der Fig. 6, 7 und 8, 9 der Anmeldung entsprechen, bei denen jeweils
eine an der Oberseite des Päckchens angeordnete versiegelte Naht nicht über
einem Teil der Zarge liegt, Merkmal M1.E also nicht erfüllt ist. Es findet sich daher
im Ergebnis kein Gesamtoffenbarungsgehalt in NK3, wonach es erfindungsgemäß
darauf ankäme, dass alle versiegelten Nähte überhaupt oder gar nur wenigstens
teilweise einen Teil der Zarge überliegen. Selbst die von der Beklagten im Hinblick
auf die Frage einer unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung zur Vertei-
digung einer ursprünglichen Offenbarung des Merkmals M1.E herangezogene
Textpassage von Seite 2 Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5 der NK2 findet sich in keiner
der drei Prioritätsschriften NK3, NK4, NK5.
NK4
Fig. 13, 14 der Anmeldung entspricht, bei dem bereits fünf Seiten der Rauchwa-
renfüllung wenigstens teilweise von Zargenabschnitten bedeckt sind, sodass
lediglich die rückseitige Hauptfläche frei bleibt. NK4 offenbart jedoch keine Be-
schränkung, wonach die versiegelten Nähte der Umhüllung nur auf diesen fünf
Seiten angeordnet werden dürften, im Gegenteil: Auf Seite 7 Zeilen 14 bis 17 der
NK4 wird ausdrücklich die Möglichkeit angeführt, Siegelnähte sowohl auf der vor-
derseitigen als auch auf der rückseitigen Hauptfläche (front and back) vorzusehen.
- 69 -
Es gibt daher im Ergebnis auch in der NK4 keine Offenbarung des Merkmals
M1.E.
NK5
hüllung von Zarge und Rauchwarenfüllung, die denen der Fig. 15 bis 26 der An-
meldung entsprechen und bei denen sämtliche Siegelnähte entweder auf einer
Schmalseite sowie der oberen und unteren Endseite oder auf beiden Schmalsei-
ten sowie der oberen Endseite der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Eine Zu-
ordnung der möglichen Siegelnahtanordnungen zu möglichen Anordnungen von
Zargenabschnitten wird in NK5 nicht hergestellt. In dem Gesamtoffenbarungsge-
halt der NK5 als solchem findet sich deshalb nicht die technische Anweisung und
Lehre nach Merkmal M1.E.
3.3.2.2.
NK5 mit jeweils der NK3 oder NK4 unter dem Aspekt eines durch Bezugnahmen
zu berücksichtigenden Gesamtoffenbarungsgehalts einer einzelnen Priorität, wie
die NK5, in welcher sich gemäß Seite 8 Zeilen 1 bis 3 der Hinweis findet, dass die
Umhüllungen der NK5 mit sämtlichen Zargen gemäß NK3 und NK4 verwendbar
sein sollen. Zwar kann nach ständiger Rechtsprechung (BGH GRUR 1980, 283
– Terephthalsäure) der Inhalt einer in Bezug genommenen weiteren Schrift auch
zum offenbarten Inhalt der Bezug nehmenden Schrift gemacht worden sein, da es
auf den Inhalt des Offenbarten ohne Einfluss ist, dass an Stelle der wörtlichen
Wiederholung des Textes der kürzere Weg der Wiedergabe, nämlich der der Be-
zugnahme, gewählt wird. Insoweit gilt dies aber nur mit der Einschränkung, dass
zur Auslegung des Offenbarungsgehalts einer Patentschrift als Stand der Technik
bei einer Bezugnahme auf eine weitere Schrift zunächst zu klären ist, welche Be-
deutung aus Sicht des Durchschnittsfachmannes der enthaltenen Bezugnahme für
den Offenbarungsgehalt beizumessen ist (BGH Beschluss vom 14.5.1985,
X ZB 19/83 = BlPMZ 1985, 373). Es bleibt danach eine Prüfung des Einzelfalls, ob
und inwieweit eine Verweisung auf ein weiteres Dokument geeignet ist, den Of-
fenbarungsgehalt der verweisenden Schrift zu ergänzen, oder ob das Dokument
- 70 -
nur das Fachwissen repräsentiert und im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit Be-
rücksichtigung finden kann (BPatG Urt. v. 10.5.2017
– 5 Ni 54/15 (EP)).
Aber auch unter Berücksichtigung des Aspekts, dass Bezugnahmen Teil des Of-
fenbarungsgehalts sein können, ergeben sich zwar einige Kombinationen von
Sperrblättern gemäß NK5 mit Zargen gemäß NK3 bzw. NK4, bei denen zufällig die
Bedingung des Merkmals M1.E erfüllt ist, dass alle versiegelten Nähte wenigstens
teilweise einen Teil der Zarge überliegen, siehe Fig. 2 aus NK3 und Fig. 2 aus
NK4. Es ergeben sich aber ebenso auch einige Kombinationen, bei denen dies
nicht der Fall ist, siehe Fig. 7 und 9 aus NK3, sodass der Fachmann auch einer
Bezug nehmenden Offenbarung auf einen Gesamtoffenbarungsgehalt keinen Ge-
samtoffenbarungsgehalt entnehmen kann, welcher der Bedingung des Merkmals
M1.E entspräche.
3.3.3.
Merkmal M1.E ist danach weder in der Anmeldung noch in den Prioritätsdoku-
menten NK3, NK4, NK5 offenbart. Da es sich beim Merkmal M1.E jedoch aus o. g.
Gründen um ein die Erfindung konkretisierendes und beschränkendes Merkmal
handelt, führt dies nicht zum Scheitern einer Prioritätsbeanspruchung, sondern
lediglich dazu, dass dieses Merkmal
– ebenso wie bei der Prüfung des Angriffs
wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung
– bei der Prü-
fung der nach Hauptantrag und Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände auf
Patentfähigkeit im Hinblick auf die beanspruchte Priorität und den dadurch ver-
mittelten Zeitrang nicht zu berücksichtigen ist.
Da Einzelmerkmale unterschiedlicher Priorität jedenfalls in dem hier in Rede ste-
henden Fall eines in der Nachanmeldung hinzugekommenen Merkmals („UND“-
Verknüpfung, vgl. bereits Senat BPatG GRUR-RR 2013, 500
– Bildprojektor) nicht
in einem einzigen Patentanspruch miteinander kombiniert werden können, war zu
entscheiden, ob die Beklagte sich bzgl. Hilfsantrag 3 nur einheitlich auf ein Priori-
tätsrecht nach Art. 87 EPÜ berufen kann, oder ob der auch von der Beklagten
vertretenen Auffassung zu folgen ist, welche die Möglichkeit eines sog. Prioritäts-
- 71 -
disclaimers befürwortet (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34
– Prioritäts-
disclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41
Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter
Hinweis auf BPatG GRUR-RR 2013, 500
– Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver,
PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl.
(2017), § 41 Rn. 41).
3.3.3.1.
schränkenden Merkmalen eine solche Möglichkeit der eingeschränkten Inan-
spruchnahme einer Priorität bejaht, wobei es der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zur Behandlung uneigentlicher Erweiterungen folgend an sich nicht ein-
mal eines expliziten Zusatzes „Disclaimers“ im Anspruch des Streitpatents oder an
anderer Stelle bedürfte (BGH GRUR 2011, 40
– Winkelmesseinrichtung). Damit
entfällt zugleich eine ungerechtfertigte Beanspruchung des durch die Priorität
vermittelten Zeitrangs für die verbleibenden und die Patentfähigkeit begründenden
weiteren Merkmale.
Es ist zwar zur Begründung einer restriktiven Behandlung der Prioritätsfrage in der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2002, 146
– Luftverteiler)
ebenso wie in derjenigen durch die Große Beschwerdekammer seit der Entschei-
dung G 2/98 (GRUR Int. 2002, 80) betont worden, dass nur demjenigen Anmelder
das Patent zustehe, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit
zuerst offenbart habe (vgl. hierzu ausführlich Senat GRUR-RR 2013, 500
– Bild-
projektor). Dem ist trotz Kritik auch die nationale Rechtsprechung u. a. mit dem
Argument gefolgt, dass es der Rechtssicherheit der Beurteilung einer wirksamen
Prioritätsinanspruchnahme unzuträglich wäre, wenn bei der Nachanmeldung hin-
zugefügte Merkmale danach zu unterscheiden wären, ob sie Funktion und Wir-
kung der Erfindung im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglichen
Merkmalskombination beeinflussten oder nicht (BGH GRUR 2002, 146
– Luftver-
teiler). Auch in jüngster nationaler Rechtsprechung wird an der Forderung einer
identischen Offenbarung und der Geltung der Prinzipien der Neuheitsprüfung fest-
gehalten (BGH GRUR 2016, 50
– Teilreflektierende Folie).
- 72 -
Dennoch sieht der Senat in der vorliegenden Konstellation einer gleichzeitig vor-
liegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung die Möglichkeit
eines Erhalts des Prioritätsrechts aus den vergleichbaren Gründen, welche nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Behandlung sog. uneigentli-
cher Erweiterungen herangezogen werden, und insbesondere als konsequente
Fortführung der bereits insoweit gebotenen modifizierten Prüfung auf erfinderische
Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt. Entscheidend erscheint dem Se-
nat die danach bestehende Gemeinsamkeit, dass es für die Beurteilung und Beja-
hung der Patentfähigkeit nicht der Heranziehung des nicht offenbarten einschrän-
kenden Merkmals bedarf und damit auch dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts
folgend die geschützte Erfindung nicht zu Unrecht den Zeitrang der Priorität
genießt und dem Patentinhaber als Erfinder zusteht.
3.3.3.2.
Allerdings ist der Senat in der Entscheidung „Bildprojektor“ (GRUR-RR
2013, 500) zu dem gegenteiligen Ergebnis gelangt. Dieser Sachverhalt unter-
schied sich insoweit von dem vorliegenden Fall, als dort das im Anspruch befindli-
che einschränkende Merkmal in den Anmeldeunterlagen offenbart war und der
Offenbarungsmangel ausschließlich die Prioritätsschrift und damit den Zeitrang,
nicht jedoch den Angriff und Bestand des Patents im Hinblick auf eine uneigentli-
che Erweiterung der Anmeldung und eine damit verbundene „unentrinnbare Falle“
betraf. Die Anerkennung eines nur die Priorität betreffenden Disclaimers, eines
sog. Prioritätsdisclaimers, in diesem Fall hätte nur dazu gedient, dem Patentinha-
ber
– je nach entgegengehaltenem Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren –
eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, die Priorität unter Verzicht auf das den Pa-
tentanspruch einschränkende Merkmal in Anspruch zu nehmen und sich damit für
einen weiter gefassten Anspruch mit günstigerem Zeitrang zu entscheiden
– oder
auf den Zeitrang der Priorität zu verzichten und sich für einen enger gefassten An-
spruch mit dem ungünstigeren Zeitrang der Anmeldung zu entscheiden, ohne
dass ein Offenbarungsdefizit der Anmeldung einer dieser Alternativen entgegen-
stand. Der Senat hat darin eine vom Gesetz nicht vorgesehene Begünstigung des
Patentinhabers gesehen, die ihm im Sinne eines Wahlrechts eine Entscheidung
- 73 -
für oder gegen eine prioritätswahrende Verteidigung des Patents gegen den Stand
der Technik ermöglichen würde.
Der Senat sieht deshalb in der vorliegenden Entscheidung keinen Widerspruch,
sondern eine g
erechtfertigte Differenzierung zu der Entscheidung „Bildprojektor“.
Insoweit hatte der Senat zu dem dort erläuterten Beispiel A, welches der vorlie-
genden Fallkonstellation entspricht, bereits darauf hingewiesen, dass für diese
Fallkonstellation (ebenso für das dortige Beispiel
B) die Annahme, mit der „Dis-
claimerlösung“ werde nicht nur die uneigentliche Erweiterung der Anmeldung be-
seitigt, sondern zugleich auch untrennbar die Priorität wieder hergestellt, als eine
konsistente Folgerung erscheine, während für das den Gegenstand jener Ent-
scheidung betreffende Beispiel C des ausschließlichen Offenbarungsmangels in
der Prioritätsschrift keine zwingende Notwendigkeit für eine derartige Lösung zum
Erhalt des Patents bestehe.
Insoweit greift deshalb auch die weitere Argumentation der Klägerin nicht, dass
d
ie „Prioritätsdisclaimerlösung“ sich vorliegend schon deshalb verbiete, weil auch
eine zulässige Fassung des Patentanspruchs, nämlich in Übereinstimmung mit
der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung, nicht durch die Prioritätsschriften
gedeckt gewesen wäre, und die Beklagte insoweit nicht günstiger gestellt sein
könne. Denn dieser Fall des ausschließlich die Priorität betreffenden Offenba-
rungsmangels unterscheidet sich gerade von der hier maßgeblichen Konstellation
und rechtfertigt nach Ansicht des Senats ein anderes und im Hinblick auf die Prio-
rität durchaus nachteiligeres Ergebnis für den Patentinhaber.
3.3.3.3.
male des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 (und auch in der erteilten
Fassung nach Hauptantrag und den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2).
- 74 -
So ergibt sich Merkmal M1.A aus Seite 1 Zeilen 3 bis 6. Eine Zarge entsprechend
Merkmalen M1.B, M1.B.i, M1.B.i.a, M1.B.ii, M1.B.iii, M1.B.iv und M1.B.v ergibt
sich aus Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung ab Seite 8 Zeile 18. Das
flexible Sperrblatt nach Merkmal M1.C ergibt sich aus Seite 9 Zeilen 14 bis 16. Die
Ausbildung versiegelter Nähte gemäß Merkmal M1.D ist im Übergang von Seite 7
auf Seite 8 beschrieben, dass dabei eine versiegelte, d. h. abgedichtete Umhül-
lung entstehen soll, ergibt sich schon aus der Wiederversiegelbarkeit (resealable)
gemäß Seite 9 Zeile 16. Die Anordnung der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung
nach Merkmalen M1.F und M1.F.i ist auf Seite 4 Zeilen 24 bis 26 und Seite 9 Zei-
len 17 bis 19 der NK4 offenbart, wie bereits zur Offenbarung in den entsprechen-
den Textpassagen der Anmeldung und des Patents erläutert. Merkmal M1.G ist
auf Seite 2 Zeilen 16 bis 22 offenbart.
3.3.3.4.
Merkmale des Anspruchs 1 offenbart, ist für die der Prüfung auf Patentfähigkeit
zugrunde zu legende Fassung dieses Anspruchs
– ohne Merkmal M1.E – auch die
Bedingung der Erfindungsidentität zwischen Anmeldung und früherer prioritätsbe-
gründender Anmeldung jedenfalls für die NK4 gegeben.
3.3.4. Stand der Technik und Prioritäten
Entgegen der Auffassung der Klägerin stehen der Patentfähigkeit von Anspruch 1
NK19
Schriften entgegen, da diese jedenfalls nicht den Zeitrang der durch das Streitpa-
tent im Hinblick auf die NK4 wirksam in Anspruch genommen Priorität genießen,
auch wenn die NK4 ebenso wie die Anmeldung NK2 das Merkmal M1.E nicht
offenbart und deshalb insoweit die Prioritätsinanspruchnahme scheitert.
NK19
ber 1997 wie das Streitpatent und die Prioritäten der NK20 (21.11.1996) und
ebenso wie das Streitpatent die Prioritäten der NK4 (06.08.1997) und NK5
(03.10.1997) in Anspruch nimmt, wobei der Anmeldetag der NK20 mit dem der
NK3 übereinstimmt. Soweit die Klägerin aber die Auffassung vertreten hat, für den
- 75 -
Gegenstand des Anspruchs 1 könne die Priorität der NK4 selbst dann nicht in
Anspruch genommen werden, wenn man Merkmal M1.E nicht für eine wirksame
Prioritätsinanspruchnahme fordere, da die ältere Anmeldung GB 96 24 275
(NK20) der Beklagten, deren Priorität von NK4 in Anspruch genommen werde,
bereits sämtliche Merkmale außer M1.E offenbare und diese Lehre deshalb nicht
mehr prioritätsbegründend aus der NK4 genommen werden könne, greift dieser
Einwand schon deshalb nicht, weil die NK20 keine Zarge mit einer Bodenlasche
unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend Merkmal M1.B.v offenbart und
es damit bei der prioritätsbegründenden Lehre durch die NK4 verbleibt.
3.3.5. Kein Naheliegen ausgehend von NK21 und der NK15.
Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht
der Senat den nur im Hinblick auf fehlende erfinderische Tätigkeit, und zwar aus-
gehend von NK21 in Zusammenschau mit NK15, gestützten Angriff der Klägerin
als nicht erfolgreich an, da sich die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3
durch diesen Stand der Technik als nicht nahegelegt erweist.
Dabei kann dahinstehen, ob sich für den von der Lehre der NK21 ausgehenden
Fachmann ein Anlass ergab, den Inhalt der NK15 zur Kenntnis zu nehmen, da
auch eine Zusammenschau beider Druckschriften nicht in naheliegender Weise
zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 führt.
- 76 -
3.3.5.1.
Oberkante einer Hauptfläche, da der der Zarge des Anspruchs 1 entsprechende
NK21
offen ist. Dementsprechend ist bei dem Zigarettenpäckchen nach NK21 auch die
M1.F.i
der oberen Endseite vorgesehen.
3.3.5.2.
in eine Zigarettenschachtel eingelegt werden soll, und zwar zum
Verpacken dünner Zigaretten, die eine Standardschachtel nicht
ausfüllen.
Die Zarge heißt „innerframe“ bzw. „interframe“ (siehe
abstract), weil sie zwischen Schachtel und Füllung vorgesehen
wird
– nicht aber innerhalb einer anspruchsgemäß die Zigaretten
umgebenden Umhüllung.
Sofern eine Hülle vorgesehen wird, werden damit die Zigaretten
umwickelt, siehe Spalte 1, Zeilen 12
–16, nicht die Zarge – was
auch aufgrund ihrer nicht annähernd quaderförmigen Außenform
kaum möglich wäre.
NK15
ren Umfang als gewöhnlich aufweisen, in eine für 20 gewöhnli-
che Zigaretten vorgesehene Zigarettenschachtel üblicher Größe zu verpacken,
siehe Spalte 1, Zeilen 6 bis 45. Dazu schlägt die NK15 den inneren Rahmen (in-
nerframe) 1 vor, der den in der Zigarettenschachtel 5 verbleibenden Freiraum aus-
füllt, siehe abgebildete Figur 2 mit Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 43, und der
aus Karton gefaltet sein kann, siehe den Anspruch 9. Die Zigarettenschachtel 5
besitzt wie üblich einen Klappdeckel 7, der in bekannter Weise beim Öffnen die
Oberseite und einen Teil der Vorderseite freigibt. Deshalb muss auch der innere
Rahmen 1 oben offen sein und einen entsprechenden Ausschnitt 18 in der Ober-
kante der vorderen Hauptfläche aufweisen, siehe Figur 1 und 2, um eine entspre-
chende Öffnung zu bilden und die Entnahme von Zigaretten möglich zu machen.
- 77 -
3.3.5.3.
bekannten Zigarettenpäckchen ausgeht, in welchem Bestreben auch immer, die
NK15 interessiert zur Kenntnis nimmt, ergibt sich daraus keine Anregung für die
Umgestaltung des Behälters (label wrap) 48 aus NK21 mit dem Merkmal M1.B.i.a.
Denn der Fachmann fertigt gemäß der Anregung der NK21, Spalte 8, Zeilen 20 bis
26, den Behälter 48 gerade deshalb aus einem stabileren Material als dem übli-
chen Papier, um die Zigaretten vor Beschädigung durch Zerdrücken zu schützen
erst dadurch wird aus dem Behälter 48 eine Zarge entsprechend dem Anspruch 1
des Streitpatents. Derselbe Fachmann sieht daher an dem Behälter 48 keinesfalls
einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche vor, da damit ein Bereich
entstünde, in dem die Zigaretten nicht mehr vor Zerdrücken geschützt wären.
Denn im Fall der NK21 ist keine zusätzliche äußere Schachtel vorgesehen wie die
Schachtel 5 aus NK15
– zum Schutz der Zigaretten vor Zerdrücken ist vielmehr
allein der Behälter 48 vorhanden.
Es kann dahinstehen, ob der von NK21 ausgehende Fachmann die NK15 zum
Anlass nimmt, auch bei dem Zigarettenpäckchen nach NK21 gegebenenfalls
einen zusätzlichen Zwischenrahmen nach Merkmal in dem Behälter 48 vorzuse-
hen, um auch Zigaretten mit geringerem Umfang als gewöhnlich darin verpacken
zu können. Denn auch in diesem Fall sieht der Fachmann aus dem bereits
genannten Grund des Schutzes der Zigaretten vor Zerdrücken keinen Ausschnitt
in der Oberkante einer Hauptfläche des Behälters 48 vor. Deshalb ergibt sich auch
kein Anlass, einen Ausschnitt in der Oberkante der Hauptfläche eines in dem Be-
hälter 48 angeordneten Zwischenrahmens vorzusehen.
3.3.5.4.
chen Stand der Technik im Übrigen nur die NK15 ein Rauchwarenpäckchen
offenbart, das mit dem Zwischenrahmen 5 eine Zarge hat, die nach oben offen ist
und einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche besitzt, mithin das
Merkmal M1.B.i.a.
- 78 -
Der Fachmann gelangt somit auch durch eine sonstige Zusammenschau des im
Verfahren befindlichen Standes der Technik nicht in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3.
3.3.6.
sprüche 2 bis 13 Bestand. Im Ergebnis erweist sich deshalb der Angriff nach Art. II
§ 6 Nr. 3 IntPatÜG als unbegründet und derjenige nach Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜG
nur teilweise als begründet, sodass die Klage im Übrigen abzuweisen war.
VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte das Streitpatent mit den Fassungen
nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B und 2C nicht
erfolgreich verteidigen konnte, sondern sich die durch das Vorsehen eines Aus-
schnitts in der Oberkante einer Hauptfläche (Merkmal M1.B.1.a) deutlich einge-
schränkte Fassung nach Hilfsantrag 3 sich als bestandsfähig erwies, bewertet der
Senat das Unterliegen der Beklagten auf 3/4 und das der Klägerin auf 1/4 des Ge-
bührenstreitwerts.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
- 79 -
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb
eines
Monats
beim
Bundesgerichtshof,
Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von
fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert wer-
den.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Engels
Dorn
Dr. Krüger
Ausfelder
wegen Urlaubs
an der Unter-
schrift gehindert
Gruber
Fa