Urteil des BPatG vom 09.08.2018

Urteil vom 09.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:090818B29Wpat537.15.0

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 537/15

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die Marke 30 2013 017 169

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. August 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die

Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Die in schwarz-blau ausgestaltete Wort-/Bildmarke

ist am 14. Februar 2013 angemeldet und am 3. September 2013 unter der Num-

mer 30 2013 017 169 für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Unternehmensberatung; Unternehmensberatung bezüglich

der strategischen Ausrichtung im Bereich der Informations-

technologie (IT); organisatorisches Projektmanagement im

Bereich der Informationstechnologie (IT); organisatorische

und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der

Informationstechnologie (IT); Verkaufsförderung für Dritte

- 3 -

im Zusammenhang mit Computerprogrammen, Computer-

Systemlösungen und Lizenzen;

Klasse 41:

Ausbildung, Veranstaltung und Durchführung von Semina-

ren, Workshops und Schulungen in den Bereichen des

Informationsmanagements, der Führung, der Informatik so-

wie der Erstellung und des Vertriebs von Informationspro-

dukten;

Klasse 42:

Beratung im Bereich der Informationstechnologie (IT);

Design, Analyse, Entwicklung, Installation, Wartung,

Reparatur und Aktualisierung (Update) von Software, Com-

puterprogrammen, Webanwendungen (Software), Online-

Diensten (Software) und Mobilen Anwendungen (Software)

für die Energie- und Handelswirtschaft sowie Immobilien-

wirtschaft und öffentliche Verwaltung;

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Regis-

ter eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 4. Oktober 2013.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch

erhoben aus der Wortmarke 30 2012 019 701

conlance

die am 13. März 2012 angemeldet und am 27. Juni 2012 für folgende Waren und

Dienstleistungen eingetragen worden ist:

Klasse 09:

Magnetaufzeichnungsträger; CDs, DVDs und andere digitale

Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung,

Computer; Computersoftware;

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Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;

Unternehmensberatung; Büroarbeiten; Beratung in Fragen

des Personalwesens; Personalvermittlung; betriebswirts-

chaftliche Beratung von Freiberuflern; Vermittlung von

Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren

sowie über die Erbringung von Dienstleistungen; Ver-

mittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über

das Internet;

Klasse 37:

Installation, Reparatur und Wartung von Hardware für Com-

puter-Systeme und Netzwerke im IT-Bereich; Reparatur-

dienstleistungen von Computerhardware;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere mittels Plattformen und

Portalen im Internet; Einstellen von Webseiten, in das Inter-

net für Dritte;

Klasse 41:

Ausbildung, insbesondere Schulung im Bereich der

elektronischen Datenverarbeitung;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und

Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleis-

tungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-

gen, Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -soft-

ware.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

aufgrund des Widerspruchs die Löschung der Marke angeordnet.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe eine klangliche Verwechslungs-

gefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die einander gegenüberstehenden

- 5 -

Dienstleistungen seien identisch, da die von der Widerspruchsmarke bean-

spruchten Oberbegriffe die speziellen Dienstleistungen der angegriffenen Marke

mit umfassten. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um ein Kunstwort, das

mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft verfüge. Den unter diesen Voraussetzungen an den einzuhalten-

den Markenabstand zu stellenden Anforderungen werde die angegriffene Marke

nicht mehr gerecht. Zwischen ihr und der Widerspruchsmarke bestehe eine Mar-

kenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Die angegriffene Wortbildmarke werde von

dem Wortbestandteil „qonsense“ dominiert, da das nachfolgende blaue Viereck

lediglich als Blickfang oder schmückendes Beiwerk wahrgenommen werde. Die

Lautfolgen beider Marken, nämlich „konsens

“ bei der angegriffenen Marke und

„konlens

“ bei der Widerspruchsmarke, stimmten in den Wortanfängen, der Ge-

samtwortlänge und im Sprech- und Betonungsrhythmus überein, die Vokalfolge

sei klanglich ähnlich. Die Abweichung hinsichtlich der mittleren Konsonanten - „s“

in der angegriffenen Marke und „l“ in der Widerspruchsmarke - stelle keine ausrei-

chende klangliche Unterscheidungshilfe dar, da diese klangschwachen Konso-

nanten in der Mitte der Wörter akustisch nicht markant wahrnehmbar seien. Auch

die Vokalfolge klinge verwechselbar ähnlich, weil man von einer englischen Aus-

sprache der Widerspruchsmarke ausgehen könne, so dass der Vokal „a“ wie „ä“

ausgesprochen werde, und damit dem Vokal „e“ ähnlich sei. Der von der Inhaberin

der jüngeren Marke vorgebrachte Aspekt, dass die jüngere Marke klanglich dem

deutschen Wort „Konsens“ entspreche, könne ein Verhören im entscheidungser-

heblichen Umfang nicht verhindern, weil das Verhören passiere, ehe die Begriff-

lichkeit erkannt werde.

Für eine von der Markeninhaberin beantragte Kostenauferlegung gemäß § 63

Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehe bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kein

Anlass. Die Widersprechende habe trotz der Entscheidung des Landgerichts

Düsseldorf, das einen Verwechslungsgefahr zwischen „conlance“ und „qonsense“

verneint hatte, zulässig und nicht völlig ohne Aussicht auf Erfolg ihr Recht auf

Überprüfung der Markenähnlichkeit wahrgenommen, so dass ihr kein Verstoß ge-

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gen die prozessuale Sorgfalt vorgeworfen werden könne. Schließlich stehe es ei-

ner Partei frei, neben einer Löschungsklage gemäß § 51 MarkenG auch ein Wi-

derspruchsverfahren nach § 42 MarkenG durchzuführen, wobei abweisende Ent-

scheidungen in einem Verfahren keine Bindungswirkung im jeweils anderen Ver-

fahren entfalten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke eine lediglich

unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise. Zwar handele es sich bei

„conlance“ um ein nicht rein beschreibendes Kunstwort, es werde aber lediglich

die international bekannte Vorsilbe „con“ mit dem englischen Wort

„lance“ kombiniert, welches insbesondere aus der Wortkombination „free

lance“ mit überragender Bedeutung bekannt sei. Die sich gegenüber stehenden

Marken seien wegen des in der jüngeren Marke enthaltenen Bildbestandteils und

der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben visuell nicht ähnlich. Auch eine klangli-

che Ähnlichkeit sei zu verneinen. Allenfalls die Mittelteile „lance“ und „sense“ seien

bei schneller und etwas undeutlicher Aussprache ähnlich. Bei der erforderlichen

Gesamtbetrachtung sei zu berücksichtigen, dass das ausgesprochene Zeichen

„qonsense" nicht nur in der englischen, sondern auch in der deutschen Sprache

einen geläufigen Begriff enthalte und von den angesprochenen Verkehrskreisen

als „Einigkeit“ oder „Übereinstimmung" verstanden werde. Wegen dieser

offenkundigen Assoziation verliere das angegriffene Zeichen bei der Aussprache

seine Kennzeichnungskraft als Herkunftshinweis einer Dienstleistung nahezu voll-

ständig. Nur die konkrete Schreibweise und das Bildelement begründeten seine

Schutzfähigkeit. Der aussprechbare Teil des Zeichens „qonsense“ sei folglich hin-

sichtlich einer Kennzeichnungsfunktion relativ ungeeignet, sodass die Gefahr,

dass sich die streitigen Zeichen klanglich gegenüber stünden, äußerst gering sei.

Da eine Ähnlichkeit aber nur in klanglicher Hinsicht begründet sei, und nur die

Aussprache des Zeichens, nicht aber die Wortmarke eine Assoziation mit dem

Begriff „Konsens“ bewirke, lasse sich eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Mit

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dieser Begründung habe das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom

15. August 2014 – Az: 38 O 175/13 den von der Beschwerdegegnerin geltend ge-

machten Unterlassungs- und Löschungsanspruch abgewiesen, womit sich die

Markenstelle in ihrem Beschluss nicht auseinandergesetzt habe. Die Beschwerde-

gegnerin habe gegen die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf kein Rechts-

mittel eingelegt und trotz der sich aus dieser Entscheidung ergebenden fehlenden

Erfolgsaussichten das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung der Marke

„qonsense“ aber fortgesetzt. Ihr seien daher gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom

16. Juni 2015 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuwei-

sen.

2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, bei dem Markenvergleich sei der Bildbe-

standteil der angegriffenen Marke zu vernachlässigen. Auch weil beide Parteien

Beratungsunternehmen seien, komme es nur auf die klangliche Wahrnehmung der

angesprochenen Verkehrskreise an. Klanglich seien die sich gegenüber stehen-

den Zeichen nahezu identisch. Die ersten Silben „con“ und „qon“ seien identisch,

da die beiden Anfangsbuchstaben „q“ und „c“ jeweils wie „k“ ausgesprochen wür-

den. Die jeweils zweiten Silben, nämlich „lance“ und „sense“ würden „lens“ und

„sens“ ausgesprochen, so dass sich klanglich insgesamt „kon-lens“ und „kon-

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sens“ gegenüber stünden. Angesichts identischer Dienstleistungen bestehe damit

Verwechslungsgefahr.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin keine weitere Stellung-

nahme abgegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache kei-

nen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht in klangli-

cher Hinsicht Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 1 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist

unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-

bei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der

Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der

Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass

ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen

höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;

vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/

DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./.HABM [Li-

nea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM

[CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f.

– Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9

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– OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/MediCo Apo-

theke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – Bio

Gourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der

Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu

erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen

dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist für die Beurteilung der

Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. –identität die jeweilige Registerlage

maßgebend. Ausgehend davon besteht zwischen den sich gegenüber stehenden

Dienstleistungen teilweise Identität, teilweise hochgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grund-

sätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakto-

ren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffen-

heit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder

Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftli-

chen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-

gänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechs-

lungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die

beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demsel-

ben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009,

397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH

MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/

ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/

REVIAN).

Die Dienstleistung der Klasse 35 „Unternehmensberatung“ der jüngeren Marke

findet sich wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Die darüber hinaus

aufgeführten speziellen Dienstleistungen der jüngeren Marke, nämlich „Unterneh-

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mensberatung bezüglich der strategischen Ausrichtung im Bereich der Informati-

onstechnologie (IT); organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Be-

reich der Informationstechnologie (IT)“ sind unter den Oberbegriff „Unternehmens-

beratung“ zu subsumieren, so dass auch insoweit Identität besteht. „Organisatori-

sches Projektmanagement im Bereich der Informationstechnologie (IT)“ der jünge-

ren Marke fällt unter den Oberbegriff „Unternehmensverwaltung“ der Wider-

spruchsmarke, so dass ebenfalls Identität vorliegt. Gleiches gilt im Verhältnis zwi-

schen „Verkaufsförderung für Dritte im Zusammenhang mit Computerprogram-

men, Computersystemlösungen und Lizenzen“ und dem für die Widerspruchs-

marke eingetragenen Oberbegriff „Werbung“.

Auch die Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke sind identisch bzw.

hochgradig ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen. Die Dienstleistung „Aus-

bildung“ ist wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Die angegriffenen

Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops

und Schulungen in den Bereichen des Informationsmanagements, der Führung,

der Informatik sowie der Erstellung und des Vertriebs von Informationsproduk-

ten“ stehen jedenfalls in einem hochgradigen Ähnlichkeitsverhältnis zur Dienstleis-

tung „Ausbildung“, da ein Kernziel der Durchführung von Seminaren etc. die

Informationsvermittlung zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung der Teilnehmer

ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 5.12.2000, 33 W (pat) 91/00 – EuroVisa).

Die von der jüngeren Marke in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „Beratung

im Bereich der Informationstechnologie (IT)“ kann unter dem Oberbegriff

„Technologische Dienstleistungen“ subsumiert werden, so dass wiederum Identität

besteht. Die Dienstleistungen „Design, Analyse, Entwicklung von Software,

Computerprogrammen, Webanwendungen (Software), Online-Diensten (Software)

und Mobilen Anwendungen (Software) für die Energie- und Handelswirtschaft so-

wie Immobilienwirtschaft und öffentliche Verwaltung“ decken sich mit den in

Klasse 43 beanspruchten „Designerdienstleistungen und Analysedienstleistungen

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sowie „Entwicklung von Computersoftware“ der Widerspruchsmarke, sind also

ebenfalls zueinander identisch.

Die angegriffenen Dienstleistungen „Installation, Wartung, Reparatur und

Aktualisierung (Update) von Software, Computerprogrammen, Webanwendungen

(Software), Online-Diensten (Software) und Mobilen Anwendungen (Software) für

die Energie- und Handelswirtschaft sowie Immobilienwirtschaft und öffentliche Ver-

waltung“ sind hochgradig ähnlich zur Widerspruchsdienstleistung „Entwicklung von

Computersoftware“, da Entwicklung von Software und die daran anschließende

Instandhaltung regelmäßig vom selben Dienstleister durchgeführt werden.

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steige-

rung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

Selbst wenn der Verkehr, wie die Beschwerdeführerin vorträgt, das Widerspruchs-

zeichen in die Bestandteile „con“ und „lance“ aufteilen und „con“ als Vorsilbe des

englischen Wortes “lance“ auffassen würde, bleibt, unabhängig davon, ob dem

Verkehr die Bedeutung des Wortes „lance“ (englisch für „Lanze, Speer“) bekannt

ist, die Bedeutung dieser Zusammensetzung unklar. Der englische Begriff „con“

bedeutet „Betrügerei; Betrug; Nachteil; Schwindel“ (https://dict.leo.org); „to con

sb.“ steht wiederum umgangssprachlich für „jmd. reinlegen“ (https://de.pons.com).

Weder die Kombination der beiden Substantive noch des Verbs mit dem Substan-

tiv „Lanze; Speer“ ergibt eine sinnvolle Bedeutung. Unterstellt, man ginge von der

italienischen bzw. spanischen Übersetzung von „con“ mit „mit“ aus, führt auch dies

nicht zu einer verständlichen Wortkombination. Dafür, dass der Verkehr eine Pa-

rallele zu dem Ausdruck „freelance“ bzw. „freelancer“ (englisch für „der/die Selb-

ständige, Freiberufler/in“) erkennen würde, gibt es, anders als das Landgericht

Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 15. August 2014, AZ. 38 O 175/13 ange-

nommen hat, nach Beurteilung des Senats keinerlei Anhaltspunkte. Zudem ist

fraglich, welche Schlussfolgerung der Verkehr in Bezug auf eine mögliche Be-

- 12 -

deutung des Begriffs „conlance“ ziehen würde. Jedenfalls erschließt sich bei kei-

ner der angesprochenen Betrachtungsweisen ein beschreibender Bezug zu den

darunter geschützten Waren und Dienstleistungen.

Angesprochene Verkehrskreise sind insbesondere Unternehmer und

Angehörige der unternehmerischen Führungsebene bzw. der Führungsebene in

der öffentlichen Verwaltung, so dass insoweit von einer etwas höheren

Aufmerksamkeit auszugehen ist.

Bei identischen bis hochgradig ähnlichen Vergleichsdienstleistungen sowie

durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und etwas erhöh-

ter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise sind an den zur Vermeidung einer marken-

rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Diesen

Anforderungen wird die angegriffene Marke aber nicht gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der

Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und domi-

nierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH,

Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833

Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/ Barbie B;

GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI;

GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011,

26 W (pat) 30/07 – CITIPOST).

Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen

Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst

und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014,

459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken

GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60

–

[Carbonell/La Espaňola]; BGH GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

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Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH

GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14

– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2006, 60

Rn. 17 – coccodrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zei-

chen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln.

Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die

hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus. Es ge-

nügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang

oder in der begrifflichen Bedeutung ähnlich sind (BGH WRP 2017, 1104 Rn. 27

– Medicon Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender

Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2014, 382 Rn. 25

– REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl).

In schriftbildlicher Hinsicht zeigen die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit wegen

der grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke ausreichende Unterschiede.

Gleichwohl ist eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die Vergleichsmarken in

klanglicher Hinsicht eine große Ähnlichkeit aufweisen.

Auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist der in ständiger Rechtsprechung

anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer

Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, weil

dieser, soweit er kennzeichnungskräftig ist, die einfachste Möglichkeit der Benen-

nung bietet (vgl. BHG GRUR 2014, 378 Rn: 30 – OTTO CAP). Er wird daher

vorliegend die angegriffene Marke, wenn er sie in ihrer registrierten Form vor sich

hat, mündlich nur mit dem Wortbestandteil wiedergeben. Da der Buchstabe „q“ im

deutschen wie „k“ ausgesprochen wird, ist neben der Aussprache „kwonsense“

auch die Aussprache „konsens“ naheliegend.

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Bei der mündlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke sind alle naheliegenden

Aussprachevarianten zu beachten (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.10.2015,

29 W (pat) 31/13 – Carsi/Cars; OLG Stuttgart GRUR-RR 2005, 307, 308 – e-mo-

tion/iMotion; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 9

Rn. 289). Da auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet englische

Begriffe weit verbreitet sind, ist jedenfalls auch eine englischsprachige Aussprache

in Betracht zu ziehen. „Lance“ wird im englischen „la:ns“ bzw. im amerikanischen

Englisch „läns“ ausgesprochen. Der deutschsprachige Verkehr neigt erfahrungs-

gemäß zu einer Aussprache mit „e“ (vgl. auch „performens“ statt „performance“),

so dass die Aussprachemöglichkeiten „konlens“ mit einem kurzen „e“ bzw.

„konläns“ mit einem längeren „ä“ naheliegend sind.

Somit stehen sich „konsens“ und „konlens“ bzw. „konläns“ gegenüber. Beide

Wörter stimmen in der Gesamtwortlänge, der Anzahl der Buchstaben und Silben,

sowie auch in der Vokalfolge überein und unterscheiden sich lediglich in den je-

weils in der Mitte liegenden Konsonanten „s“ bzw. „l“.Die Unterschiede in den Vo-

kalen „e“ und „a“ in der zweiten Worthälfte werden durch die oben dargestellte

Aussprache der Widerspruchsmarke derart verringert, dass sie nicht mehr wahr-

genommen werden. Auch die Abweichung zwischen den mittleren Konsonanten

„s“ bzw. „l“ ist lediglich gering und leicht überhörbar. Beide Konsonanten sind

klangschwach und akustisch nicht markant wahrnehmbar. Dies gilt vor allem auch

unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass der Verkehr beide Marken

regelmäßig nicht nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander

vergleichen kann, weshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutli-

chen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl.

BGH GRUR 2003, 1047 Rn. 34 – Kellogg's/Kelly's; GRUR 2004, 235, Rn. 35 –

Davidoff II). Insofern liegt eine klanglich hochgradige Übereinstimmung vor.

Die klangliche Ähnlichkeit wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass dem ei-

nen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer eindeutiger kon-

kreter Begriffsinhalt zukommt, so dass die klanglichen Unterschiede vom Hörer

- 15 -

besser erfasst würden (vgl. BGH a. a. O. – Kellogg's/Kelly's; GRUR 2000, 605

– comtes/ ComTel). Zwar hat die jüngere Marke bei Aussprache wie „Konsens“ die

Bedeutung „Übereinstimmung der Meinungen; (veraltend) Zustimmung, Einwilli-

gung“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Konsens), während die Wider-

spruchsmarke „conlance“ wie oben dargestellt, keinen Sinngehalt aufweist. Doch

für den Ausschluss der Verwechslungsgefahr genügt es nicht, dass es sich um

verständliche Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstel-

lungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, dass sich

die Erinnerung an ihre Bedeutung auch aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kenn-

zeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auf-

treten. Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Reduzierung der Ver-

wechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist nämlich, dass dieser

vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Ver-

ständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert (Hacker in Strö-

bele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 307). Bei hochgradig klanglichen oder bildli-

chen Übereinstimmungen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch

einen abweichenden Sinngehalt daher regelmäßig nicht mehr in Betracht. Denn

wenn der angesprochene Verkehrskreis die jüngere Marke infolge des Verlesens

oder Verhörens von Vornherein mit demselben Sinngehalt wie die Widerspruchs-

marke wahrnimmt, vermag er die Zeichen nicht mehr anhand eines unterschiedli-

chen Sinngehalts voneinander abzugrenzen; der unterschiedliche Sinngehalt

kommt dann nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2006,

27 W (pat) 208/05 – Chrisma/CHARISMA; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O., § 9 Rn. 312). Wegen der hochgradigen klanglichen Übereinstimmungen

zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen kommt daher trotz der – bei Be-

nennung mit „Konsens“– abweichenden Bedeutung der jüngeren Marke gegen-

über der Widerspruchsmarke ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr nicht in

Betracht.

Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass die Marken im Verkehr nicht

nebeneinander aufzutreten pflegen, und ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen

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Erinnerungsbildes erfolgt, so dass insgesamt nicht ausgeschlossen werden kann,

dass die Marken klanglich füreinander gehalten werden.

Auch das Landgericht Düsseldorf hat in seiner Entscheidung vom 15.08.2014,

Az: 38 O 175/13, auf welche sich die Beschwerdeführerin bezieht, eine Ähnlichkeit

in klanglicher Hinsicht angenommen, dem Wort „conlance“ jedoch wegen seiner

– angeblich naheliegenden – Bedeutung die Kennzeichnungskraft als Her-

kunftshinweis abgesprochen und deswegen die Möglichkeit einer klanglichen

Verwechslungsgefahr verneint. Dem kann sich der Senat aus den vorgenannten

Gründen nicht anschließen; ohnehin entfaltet dieses Urteil keine Bindungswirkung

für das Widerspruchsverfahren (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 55

Rn. 11).

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher zu löschen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1

i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Der Kostenantrag der Inhaberin der jüngeren Marke ist unbegründet. Die

Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten selbst zu tragen, da die Billigkeit

keine abweichende Kostenentscheidung gebietet (§§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm

entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der

eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensaus-

gang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht.

Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die

eine Kostenauferlegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen

(Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 6, 12, m. w. N.). Abgesehen

davon, dass die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hier schon nicht

unterlegen ist, sind keine sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin

keine besonderen Umstände für eine Kostenauferlegung erkennbar.

- 17 -

Insbesondere hat die Widersprechende mit der neben dem Widerspruchsverfah-

ren erhobenen Löschungsklage vor dem LG Düsseldorf nicht gegen die prozessu-

ale Sorgfalt verstoßen, sondern lediglich ihre rechtlichen Möglichkeiten ausge-

schöpft. Eine Löschungsklage kann jederzeit anstatt oder neben einem Wider-

spruch erhoben werden. Abweisende Entscheidungen entfalten keine

Bindungswirkung im jeweils anderen Verfahren (vgl. OLG Karlsruhe, Mitt. 2010,

529, 536 PORTA; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 55 Rn. 11). Des-

halb verstößt auch das Weiterverfolgen des Widerspruchs nachdem das Urteil des

LG Düsseldorf rechtkräftig geworden ist, nicht gegen die prozessuale Sorgfalts-

pflicht. Es besteht daher kein Anlass, von dem Grundsatz, dass jeder

Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), abzu-

weichen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes

kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg

abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth