Urteil des BPatG vom 04.04.2018

Urteil vom 04.04.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:040418B29Wpat520.16.0

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 520/16

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

4. April 2018

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die Marke 30 2012 066 092

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 8. November 2017 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-

schluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent-

und Markenamtes vom 8. Februar 2016 aufgehoben, soweit

der Widerspruch aus der Marke 30 2008 000 907 für folgende

Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 05: Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke;

Aminosäuren für medizinische Zwecke; Diätge-

tränke für medizinische Zwecke; diätische Sub-

stanzen für medizinische Zwecke; Diätnahrungs-

mittel für medizinische Zwecke; Eiweißpräparate

für medizinische Zwecke; Elixiere [pharmazeuti-

sche Präparate]; Enzympräparate für medizini-

sche Zwecke; Fette für medizinische Zwecke;

Glukose für medizinische Zwecke; Kapseln für

medizinische Zwecke; Kaugummis für medizini-

sche Zwecke; medizinische Kräuter, Kräutertees

für medizinische Zwecke; mineralische Nahrungs-

ergänzungsmittel; Mittel zur Desodorierung der

Luft; Nährmittel auf Eiweißgrundlage für medizini-

sche Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nah-

rungsergänzungsmittel aus Alginaten; Nahrungs-

- 3 -

ergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergän-

zungsmittel aus Glukose; Nahrungsergänzungs-

mittel aus Hefe; Nahrungsergänzungsmittel aus

Leinsamenöl; Nahrungsergänzungsmittel aus Le-

zithin; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen;

Nervenstärkungsmittel; Oblatenkapseln für phar-

mazeutische Zwecke; oxidationshemmende Tab-

letten; Pastillen für pharmazeutische Zwecke;

Schlafmittel; Tonika; Traubenzucker für medizini-

sche Zwecke; Vitaminpräparate; Wurzeln mit me-

dizinischer Wirkung;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren;

Veranstaltung und Durchführung von Workshops.

Im vorgenannten Umfang ist die Eintragung der Marke

30 2012 066 092 wegen des Widerspruchs aus der Marke

30 2008 000 907 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die angegriffene Wortmarke

Denk Getränk

- 4 -

ist am 22. Dezember 2012 angemeldet und am 20. März 2013 in das beim Deut-

schen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für

folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 05:

Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Aminosäuren

für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische

Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke;

Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Eiweißpräpa-

rate für medizinische Zwecke; Elixiere [pharmazeutische

Präparate]; Enzympräparate für medizinische Zwecke; Fette

für medizinische Zwecke; Glukose für medizinische Zwecke;

Kapseln für medizinische Zwecke; Kaugummi für medizini-

sche Zwecke; medizinische Kräuter, Kräutertees für medizi-

nische Zwecke; mineralische Nahrungsergänzungsmittel;

Mittel zur Desodorierung der Luft; Nährmittel auf Eiweiß-

grundlage für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungs-

mittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Alginaten; Nahrungs-

ergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergänzungsmittel

aus Glukose; Nahrungsergänzungsmittel aus Hefe; Nah-

rungsergänzungsmittel aus Leinsamenöl; Nahrungsergän-

zungsmittel aus Lezithin; Nahrungsergänzungsmittel aus

Proteinen; Nervenstärkungsmittel; Oblatenkapseln für phar-

mazeutische Zwecke; oxidationshemmende Tabletten; Pas-

tillen für pharmazeutische Zwecke; Schlafmittel; Tonika;

Traubenzucker für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate;

Wurzeln mit medizinischer Wirkung;

Klasse 35:

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung;

Fotokopierarbeiten; Herausgeben von Werbetexten; kom-

merzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und

Dienstleistungen für Dritte, Layoutgestaltung für Werbezwe-

- 5 -

cke; Marketing; Online-Werbung in einem Computernetz-

werk; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirt-

schaftliche und Werbezwecke; Präsentation von Waren in

Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion

von Werbefilmen; Schreibdienste; Verfassen von Werbetex-

ten; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial; Vorfüh-

rung von Waren für Werbezwecke; Werbung;

Klasse 41:

Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Aus- und Fortbildungs-

sowie Erziehungsberatung; Coaching [Ausbildung]; De-

monstrationsunterricht in praktischen Übungen; Desktop-

Publishing; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleis-

tungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-

Veranstaltungen; Eintrittskartenvorverkauf; Fotografieren;

Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Musik-

darbietungen; online Bereitstellen von elektronischen, nicht

herunterladbaren Publikationen; Online-Publikation von

elektronischen Büchern und Zeitschriften; Party-Planung;

Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Semina-

ren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Ver-

anstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung];

Veröffentlichung von Büchern.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. April 2013.

Gegen diese Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der am

7. Januar 2008 angemeldeten und am 15. Februar 2008 eingetragenen Wort-

marke 30 2008 000 907

Denk

eingetragen für die Waren der

- 6 -

Klasse 05:

Pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeug-

nisse für medizinische Zwecke.

Der ebenfalls erhobene Widerspruch aus der Unions-Wort-/Bildmarke

UM 010 684 901 ist mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2017 zurückgenommen wor-

den.

Mit Beschluss vom 8. Februar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

den Widerspruch aus der Wortmarke 30 2008 000 907 „Denk“ mangels Ver-

wechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Widerspruchsmarke komme mangels

entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es

stünden sich nach der maßgeblichen Registerlage teilweise identische bzw. hoch-

gradig ähnliche Waren gegenüber. Zwischen „diätischen Erzeugnissen“ und „Nah-

rungsergänzungsmittel“ der angegriffenen Marke und „pharmazeutischen Erzeug-

nissen“ der Widerspruchsmarke bestünden deutliche Überschneidungen bei Her-

stellerbetrieben, Vertriebswegen und Verkaufsstätten. Ob und mit welchem Grad

darüber hinaus eine Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen vor-

liege, könne dahingestellt bleiben, weil selbst im Bereich der Identität mangels

hinreichender Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten

sei.

Bereits schriftbildlich/visuell gebe es deutliche Abgrenzungsmerkmale zwischen

den in der Wortlänge eindeutig differierenden Vergleichsmarken „Denk Getränk“

und „Denk“. Klanglich käme eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann in Betracht,

wenn man von einer prägenden Wirkung des Wortteils „Denk“ in der angegriffenen

Marke ausgehe, was jedoch zu verneinen sei. Vielmehr weise die Zusammenstel-

lung der Wortbestandteile der angegriffenen Marke trotz der Getrenntschreibung

auf einen Gesamtbegriff hin, der ohne analysierende Betrachtungsweise - ent-

sprechend der dem Verkehr bekannten, ähnlich gebildeten Begriffe wie „Denkfab-

rik“, „Denkhilfe“, „Denkpause“, „Denkprozess“ oder „Denksport“ - als „Denkge-

tränk“ erfasst werden würde. Dieser Gesamtbegriff bilde eine eigenständige

- 7 -

Sinneinheit, der es in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen an

einer beschreibenden Sachaussage fehle. Dies schließe auch eine begriffliche

Verwechslungsgefahr aus. Auch eine Verwechslungsgefahr durch selbstständig

kennzeichnende Stellung komme mangels eines bekannten Unternehmenskenn-

zeichens, eines Serienkennzeichens oder einer sonst bekannten Marke im Sinne

der „THOMSON LIFE“-Entscheidung nicht in Betracht, ebenso wenig wie die Ge-

fahr des gedanklichen miteinander In-Verbindung-Bringens.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, der Bestandteil „Denk“ sei in der angegriffenen Marke prä-

gend bzw. selbstständig kennzeichnend. Dem Wortbestandteil „Getränk“ der an-

gegriffenen Marke komme insoweit eine waren- bzw. dienstleistungsbeschrei-

bende Qualität zu, als der Verkehr die mit der angegriffenen Marke gekennzeich-

neten Produkte dahingehend verstehe, dass sie in Gestalt oder als Bestandteil

eines Getränks oder zusammen mit einem Getränk verabreicht bzw. eingenom-

men werden könnten. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der

Klasse 35 ergebe sich die beschreibende Eigenschaft aufgrund deren Bezugs zu

Getränken. Für den Bestandteil „Denk“ der angegriffenen Marke sei dies hingegen

nicht gegeben. Die beiden Bestandteile bildeten daher keine aus gleichwertigen

Bestandteilen bestehende Einheit. Auch vermittle die aus zwei Einzelwörtern be-

stehende Begriffskombination der angegriffenen Marke dem Publikum keinen ihm

bekannten Begriffsinhalt. Im Gegensatz dazu sei der Bedeutungsinhalt der von der

Markenstelle angeführten Begriffe („Denkfabrik“, „Denkhilfe“, „Denkpause“, „Denk-

prozess“ oder „Denksport“) dem Publikum bekannt und von diesem sofort erfass-

bar, wohingegen „Denk Getränk“ nur eine vage Bedeutung entnehmbar sei. Somit

stünde in den Vergleichszeichen der Wortbestandteil „Denk“ übereinstimmend im

Vordergrund, wogegen der weitere Bestandteil „Getränk“ aufgrund seiner be-

schreibenden Eigenschaft in den Hintergrund trete. Die von dem Inhaber der jün-

geren Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede sei verspätet und daher unzuläs-

- 8 -

sig. Die Benutzung der Marke „Denk“ sei allerdings durch die eingereichten Be-

nutzungsunterlagen glaubhaft gemacht worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom

8. Februar 2016 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen

Marke 30 2012 066 092 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2017 hat der Beschwerdegeg-

ner den Einwand der Nichtbenutzung erhoben. Der Beschwerdegegner ist der

Auffassung, dass die daraufhin von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterla-

gen zum Nachweis der Glaubhaftmachung ungeeignet seien. Sie beträfen zum

einen nicht die beanspruchten pharmazeutischen und chemischen Erzeugnisse zu

medizinischen Zwecken, sondern nur Nahrungsergänzungsmittel. Zum zweiten sei

nicht erkennbar, dass die Beschwerdeführerin die genannten Umsätze getätigt

habe, da auf manchen Produktverpackungskopien eine Firma A…

GmbH & Co. KG auftauche. Zum dritten werde das Wort „Denk“ nur als Firmen-

schlagwort, Bestandteil der Firma der Widersprechenden oder als Bestandteil ei-

ner anderen Marke, nicht aber in Alleinstellung verwendet. Viertens seien im Zeit-

raum 2012/2013 - wenn überhaupt - nur für den Export bestimmte Waren gekenn-

zeichnet worden. Der Beschwerdegegner ist im Übrigen der Auffassung, dass die

angegriffene Marke nicht durch den Bestandteil „Denk“ geprägt werde, vielmehr

die Wortkombination als Ganzes maßgeblich sei. Die Bezeichnung „Getränk“ sei

darüber hinaus nur dem Lebensmittelbereich zuzuordnen und könne kein be-

schreibender Bestandteil von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Klasse 5

und 35 sein. Außerdem sei nicht davon auszugehen, dass Zeichen, die den Wort-

- 9 -

bestandteil „denk“ enthielten, im Geschäftsverkehr dem Unternehmen der Wider-

sprechenden zugeordnet würden. Vielmehr sei der Begriff „denk“ als Teil des all-

gemeinen Sprachgebrauchs stark beschreibend. Neukombinationen mit diesem

Begriff müssten daher einer Eintragung allgemein zugänglich sein, was auch die

übrigen erfolgreichen Markeneintragungen mit dem Begriff „denk“ zeigten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat im tenorierten

Umfang Erfolg.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht teilweise Verwechs-

lungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beur-

teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der

Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der

Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der

Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder

durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen

werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014,

245 ff. - Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012,

754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./.HABM [Linea Natura Natur hat immer

Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES

KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions

Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79

- 10 -

Rn. 9 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet

m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsge-

fahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der

Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend

die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungs-

vermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch

die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbeson-

dere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berück-

sichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker/HABM

[Barbara Becker]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/ Villa Culinaria).

Da der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke „Denk“ bestritten hat, sind für die Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die Waren und

Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung

glaubhaft gemacht worden ist.

Der Inhaber der jüngeren Marke hat in der mündlichen Verhandlung am

8. November 2017 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke

30 2008 000 907 „Denk“ bestritten, worin die Erhebung beider Einreden nach

§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu verstehen ist (BGH GRUR 2008, 719

Rn. 20 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Da die Widerspruchsmarke

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke

am 19. April 2013 bereits fünf Jahre im Register eingetragen war, sind beide

Einreden zulässig. Die zulässigen Einreden waren auch nicht als verspätet

nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO

zurückzuweisen. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Anträge sowie Angriffs- und

Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende

Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhand-

lung durch vorbereitende Schriftsätze so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner

- 11 -

die erforderliche Erkundigung noch einholen kann. Der Gegner soll sich im

Verhandlungstermin zu neuen Tatsachenbehauptungen erklären und sach-

gerecht verteidigen können. Die Vorschrift, die schriftsätzliches Vorbringen

vor der mündlichen Verhandlung verlangt, gilt in erster Linie im Anwaltspro-

zess, in dem die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten ist,

§ 129 Abs. 1 ZPO (BGH GRUR 2010, 859 Rn. 16 - Malteserkreuz III;

Reichold in Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 282 Rn. 4). Da das Be-

schwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltsprozess im

Sinne von § 78 Abs. 1 ZPO ist, weil die Vertretung durch Rechtsanwälte nicht

zwingend geboten ist, kommt eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO nur in

Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben wor-

den ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder zu Protokoll der

Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen gemäß § 129 Abs. 2 ZPO vorzu-

bereiten (BGH a. a. O. - Malteserkreuz III), was im vorliegenden Fall nicht

geschehen ist.

Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend

nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentli-

chung der Eintragung der angegriffenen Marke am 19. April 2013 und nach

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Ent-

scheidung durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH a. a. O. - idw Informati-

onsdienst Wissenschaft). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesent-

lichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art und Um-

19. April 2008 bis 19. April 2013

8. November 2012 bis 8. November 2017

chen.

Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt,

wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. die Ursprungsidentität der

Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren,

verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt

- 12 -

zu erschließen und zu sichern. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgren-

zung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vor-

genommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung

von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182

Rn. 29 - Leno Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343

Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832

Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI; GRUR 2009, 60

Rn. 37 - LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die

Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu

wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher

Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Ver-

wertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen

insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl.

EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE];

BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI).

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat zur Glaubhaftmachung

der Benutzung verschiedene Unterlagen vorgelegt, darunter eine lediglich in

Kopie vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 18. Oktober 2017 und

zwei im Original vorgelegte eidesstattliche Versicherungen vom

1. Dezember 2017 und vom 12. Januar 2018, diverse Auszüge aus ihrer

Homepage, eine Liste der angemeldeten und angezeigten Arzneimittelzulas-

sungen der Beschwerdeführerin sowie Originalverpackungen. Allerdings

kann die mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 vorgelegte eidesstattliche Ver-

sicherung vom 12. Januar 2018 nicht berücksichtigt werden, da die Vorlage

erst nach Ablauf der in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2017

gewährten Frist und somit nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgt

ist (vgl. BGH MarkenR 2011, 217 Rn. 13 - Yoghurt-Gums).

Doch die mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2017 und somit innerhalb der ge-

währten Schriftsatzfrist eingereichten Unterlagen einschließlich der eides-

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stattlichen Versicherung vom 1. Dezember 2017 enthalten ausreichende An-

gaben, um die Tatsachen hinsichtlich Art, Form, Ort und Umfang der Benut-

zung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Aus diesen ergibt sich

eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die

Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für

medizinische Zwecke“ während der beiden relevanten Benutzungszeiträume

nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG

aa) Die Angaben zu Dauer und Umfang der Benutzung sind für ihre Glaub-

haftmachung ausreichend. Die eidesstattliche Versicherung vom

1. Dezember 2017 nennt für die Jahre 2012 bis 2017 Mindestumsätze und

Mindeststückzahlen, die unter der Marke „Denk“ mit „pharmazeutischen und

chemischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke“ erzielt worden sind. Er-

gänzt durch die weiter vorgelegten Unterlagen sind diese Angaben geeignet,

eine hinreichende Benutzung gemäß § 26 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG dem

Umfang und der Zeit nach glaubhaft zu machen. Auch die Benutzung für Ex-

portzwecke gilt gemäß § 26 Abs. 4 MarkenG als Benutzung im Inland. Dabei

ist es unschädlich, dass für den ersten Benutzungszeitraum nur Angaben zu

den Jahren 2012 und 2013 gemacht worden sind. Denn für eine ernsthafte

Benutzung ist eine kontinuierliche Verwendung der Marke während des ge-

samten in Rede stehenden Zeitraums nicht erforderlich (EuGH GRUR 2008,

343 Rn. 72 bis 74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH

GRUR 2013, 925 Rn. 40 - VOODOO; GRUR 2008, 616 Rn. 23 - AKZENTA).

bb) Auch die Art der Benutzung genügt den Anforderungen. Entgegen der

Auffassung des Beschwerdegegners wird das Zeichen, so wie es nach den

eingereichten Unterlagen benutzt wird, nicht nur als Bestandteil des Firmen-

namens der Beschwerdeführerin, als Firmenschlagwort oder als Namensbe-

standteil, sondern markenmäßig verwendet. Die rechtserhaltende Benutzung

einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in

üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie einge-

- 14 -

tragen ist (vgl. GRUR 2013, 725 - Duff Beer; GRUR 2011, 623 Rn. 23 - Peek

& Cloppenburg II; GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste). Wird

die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine

rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die

Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.

Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen

gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch

mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form

noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo; a. a. O.

Rn. 13 - Duff Beer).

Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor.

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch

oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu

prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als

Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbli-

che Hervorhebungsmittel sind (BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik).

Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hier-

von abweichenden Form benutzt worden ist, muss deshalb vorab geklärt

werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben

einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um

von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstat-

tungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung

der Marke ohne Bedeutung sind (BGH, a. a. O., Rn. 19 - Dorzo; Ströbele in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 154).

Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den Charakter einer eingetra-

genen Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich zu-

sätzlich illustriert wird. Die auf einem Teil der vorgelegten Originalverpackun-

gen gewählte Darstellung der Marke „Denk“ mit der grafischen Verfremdung

des Anfangsbuchstaben „D“ führt daher nicht zu einer Veränderung des

kennzeichnenden Charakters. Es handelt sich lediglich um eine werbeübliche

- 15 -

und klanglich nicht wahrnehmbare Abwandlung der Initiale, so dass der Ver-

kehr darin ohne weiteres das Zeichen „Denk“ erkennen wird. Soweit auf den

Verpackungen dem Wort „Denk“ jeweils der Name eines Wirkstoffes voran-

gestellt wird (nämlich z. B. Clopidogrel Denk, Anastrozol Denk und Ibuprofen

Denk), handelt es sich bei Wirkstoffangaben um allgemeine Sachangaben,

die keinen derartigen Bezug zu der Marke „Denk“ aufweisen, als dass sie

den kennzeichnenden Charakter verändern würden (vgl. BGH GRUR 2017,

1043 Rn. 19 - Dorzo; BPatG, BlfPMZ 2004, 499 Rn. 32 - BONSAL/Bonfal).

So handelt es sich bei „Clopidogrel“ um einen Wirkstoff, der zur Gruppe der

Thrombozytenaggregationshemmer gehört und der Herabsetzung der Blut-

gerinnung dient. „Anastrozol“ ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Aromata-

sehemmer; „Ibuprofen“ ein Wirkstoff aus der Gruppe der nichtsteroidalen

Entzündungshemmer mit - selbst dem Endverbraucher bekannten -

schmerzlindernden und fiebersenkenden Eigenschaften. Der Verkehr wird

den herkunftshinweisenden Teil der Wortkombination immer in dem Wort

„Denk“ und nicht in der Wirkstoffbezeichnung sehenSchließlich kann sich

die Widersprechende zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung auch

dann auf die Benutzung eines abgewandelten - den kennzeichnenden Cha-

rakter der Marke nicht verändernden - Zeichens berufen, wenn dieses, wie

z. B. das Zeichen „Denk Pharma“, ebenfalls als Marke eingetragen ist (BGH

GRUR 2013, 840 Rn. 29 - PROTI II).Es ist daher von einer markenmäßigen

Benutzung auszugehen.

cc) Zutreffend hat die Beschwerdeführerin auf den Einwand des

Beschwerdegegners, es sei nicht feststellbar, wem die Markenbenutzung zu-

rechenbar sei, darauf hingewiesen, dass die Markenbenutzung auf sie und

nicht auf ein anderes pharmazeutisches Unternehmen zurückzuführen ist. So

weisen die bei den Akten befindlichen Produktverpackungen, z. B. für

„Linezolid Denk“, auf die Widersprechende als Herstellerin hin. Soweit einige

der vorgelegten Produktverpackungen (z. B. für „Denk fertilo lady caps“) fol-

genden Hinweis enthalten: „Hergestellt für | Manufactured for | Fabriqué pour

- 16 -

Denk Nutrition is a division of: D… GmbH & Co. KG

P…str. in München | Germany von | by | par A… GmbH & Co.

KG“, ergibt sich daraus ebenfalls die Markenbenutzung durch die

Beschwerdeführerin, da das Unternehmen A… GmbH & Co. KG

Auftragshersteller für die pharmazeutische Industrie ist.

dd) Auch der Einwand des Beschwerdegegners, manche der vorgelegten

Produktverpackungen beträfen Nahrungsergänzungsmittel und seien deswe-

gen nicht zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung für „Pharmazeuti-

sche Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“

geeignet, verfängt nicht. In der eidesstattlichen Versicherung vom

1. Dezember 2017 erklärt die Widersprechende die Benutzung für „pharma-

zeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwe-

cke“ und legt dazu beispielhaft Produktverpackungen verschiedener Arznei-

mittelgruppen (Antiinfectiva, Herz- Kreislaufmittel, Onkologika) vor. Dies ist in

der Zusammenschau zum Nachweis der Benutzung für die in Rede stehen-

den Waren ausreichend. Soweit darüber hinaus zur Glaubhaftmachung der

funktionsgerechten Benutzung auch Verpackungen von Nahrungsergän-

zungsmitteln vorgelegt worden sind, ist anzumerken, dass es sich bei diesen

nicht, wie der Beschwerdegegner annimmt, um den Klassen 29 und 30 zu-

zuordnende Nahrungsmittel handelt, sondern, wie die Angaben auf den Ver-

packungen deutlich machen, um Produkte der Gesundheitspflege für medizi-

nische Zwecke (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.10.2014,

30 W (pat) 13/14 - Dorovit/Korovit) und damit um solche Nahrungsergän-

zungsmittel, die von dem weiten Oberbegriff „pharmazeutische und chemi-

sche Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ umfasst werden (BPatG a. a. O.

- Dorovit/Korovit).

Dem Waren- und Dienstleistungsvergleich können demnach auf Seiten der

Widersprechenden die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemi-

sche Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ zugrunde gelegt werden.

- 17 -

Zwischen den sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen be-

steht zum Teil Identität oder Ähnlichkeit, zum Teil Unähnlichkeit. Soweit Un-

ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke

und den Waren der Widerspruchsmarke besteht, muss dem Widerspruch

und mithin der Beschwerde schon deshalb der Erfolg versagt bleiben.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grund-

sätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen

Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer

Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßi-

gen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nut-

zung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkur-

rierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer

für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berüh-

rungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung

sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbun-

denen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions

Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157

Rn. 21 - BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2004,

601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von einer

Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dagegen nur ausge-

gangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme

einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienst-

leistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute

Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen

nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke

ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34

- Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH

GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DES-

PERADOS/ DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009,

484 Rn. 25 - METROBUS).

- 18 -

aa) Die Waren der Widerspruchsmarke „pharmazeutische Erzeugnisse“

sind identisch zu „Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke“ (vgl. BPatG,

Beschluss vom 06.02.2017, 30 W (pat) 517/14 - Malteser Apotheke

KUCHLER/Malteser/MALTESER, Malteser KUCHLER Apotheke Alles Gute

zur Gesundheit./Malteserkreuz im Wappen/Malteser/MALTESER). Zwischen

den Waren der Widerspruchsmarke „pharmazeutische Erzeugnisse sowie

chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und „diätische Substanzen

für medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diät-

getränke für medizinische Zwecke“ der jüngeren Marke besteht enge Ähn-

lichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 08.11.2004, 30 W (pat) 106/03 - Zinko-

tec; Beschluss vom 13.02.2014, 30 W (pat) 43/12 - Sinuvex/ CinnoVex/

Sinupret; Richter/Stoppel, 16. Auflage, S. 215). Darüber hinaus besteht Iden-

tität oder enge Ähnlichkeit zwischen den konkret von der angegriffenen

Marke beanspruchten Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen

und/oder chemischen Erzeugnissen zu medizinischen Zwecken der Wider-

spruchsmarke (vgl. BPatG, Beschluss vom 05.08.2014,

24 W (pat) 34/14

ErovitalGelovital; Beschluss vom 09.10.2014,

30 W (pat) 13/14 Dorovit/Korovit). Denn im Rahmen der Gesundheitspflege

für medizinische Zwecke werden häufig auch Nahrungsergänzungsmittel zu-

sätzlich eingesetzt, um Mangelerscheinungen auszugleichen.Schwerpunkt

ist damit die Heilung oder Linderung krankhafter Zustände, was zusätzlich zu

den für die Warenähnlichkeit maßgeblichen Kriterien „Erbringungsort und

Vertriebsmodalität“ einen weiteren Berührungspunkt darstellt. Auch die übri-

gen auf Seiten der angegriffenen Marke genannten Waren können in der

Darreichungsform, dem Verwendungszweck nach - wie die oben erwähnten

auf Mangelernährung beruhenden krankhaften Zustände - sowie bei den

verwendeten Inhaltsstoffen erhebliche Übereinstimmungen mit den Waren

der Widerspruchsmarke aufweisen, so dass jedenfalls hochgradige Ähnlich-

keit besteht.

- 19 -

bb) Zwischen den von der angegriffenen Marke weiterhin in Klasse 41

beanspruchten Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Se-

minaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops“ und den für die

Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ist trotz grundsätzlicher Unter-

schiede zwischen Waren und Dienstleistungen ein mittlerer Ähnlichkeitsgrad

gegeben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist auf

dieselben Kriterien abzustellen wie bei der Beurteilung der Waren unterei-

nander. Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistun-

gen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH

GRUR 2012, 1145, 1148 Rn. 35 - Pelikan). Maßgeblich ist insoweit die Ver-

kehrsanschauung. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit

von Waren und Dienstleistungen liegt vor, wenn das Publikum annimmt, die

Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder jedenfalls wirt-

schaftlich verbundenen Unternehmen. Es ist also zu fragen, ob bei den be-

teiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienst-

leistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das

Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw.

dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder –ver-

treiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstän-

dig gewerblich betätigt (BGH a. a. O. - Pelikan; BGH GRUR 2004, 241,

243 - GeDIOS). Es entspricht der Praxis, dass Hersteller von Arzneimitteln

Schulungen zu Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten von

Arzneimitteln, zu Therapiemöglichkeiten oder zur Herstellung von

Rezepturen organisieren und durchführen. Für die angesprochenen Ver-

kehrskreise, hier die medizinischen Fachkreise (Ärzte, Apotheker,

medizinische Assistenten) und die Endverbraucher liegt die Annahme nahe,

dass die Schulungsdienstleistungen und die Waren, auf die sich die Schu-

lungen beziehen, aus denselben oder aus wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen stammen.

- 20 -

cc) Im Übrigen, nämlich im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35 so-

wie der im Tenor nicht genannten weiter beanspruchten Dienstleistungen der

Klasse 41, liegt jedoch mangels ausreichender Berührungspunkte eine Ähn-

lichkeit zu den Waren der Widersprechenden nicht vor. Die Beschwerde ist

insoweit unbegründet.

Die zu berücksichtigenden Vergleichswaren und –dienstleistungen richten

sich sowohl an den medizinischen Fachverkehr als auch an die Allgemeinheit

der Verbraucher. Erfahrungsgemäß begegnen die allgemeinen Verkehrs-

kreise Waren und Dienstleistungen, die mit Gesundheit zu tun haben, mit ei-

ner - zumindest leicht - erhöhten Aufmerksamkeit, beim Fachpublikum je-

denfalls ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

Die Widerspruchsmarke besitzt - mangels entgegenstehender Anhalts-

punkte - eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine erhöhte Kenn-

zeichnungskraft ist weder ersichtlich, noch hat die Widersprechende sie gel-

tend gemacht. Für die Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft

bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte. Selbst wenn man in Bezug auf die

Waren der Klasse 5 in Anlehnung an das Verb „denken“ eine Assoziation zu

Mitteln zur Stärkung der Gehirnleistung herstellen würde, liegt darin weder

ein beschreibender Bezug zu diesen Waren noch eine entsprechende An-

lehnung an eine Sachangabe.

Den bei dieser Ausgangslage zur Vermeidung einer markenrechtlich relevan-

ten Verwechslungsgefahr gebotenen Zeichenabstand hält die angegriffene

Marke nicht ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamtein-

druck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungs-

kräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922

Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14

- 21 -

Rn. 10 - TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria;

GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64

Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI; GRUR 2009,

672 Rn. 33 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011,

26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungs-

grundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie

ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu

unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 - Henkel; BGH

GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter

Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den

durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise

hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005,

1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 -

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2009, 672

Rn. 33 - OSTSEE-POST). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen

Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck

der Marke nicht mitbestimmen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich

gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Be-

deutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungs-

gefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in

einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104

Rn. 27

Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114

Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem;

GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions;

MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Die Vergleichsmarken „Denk Getränk“ und „DENK“ unterscheiden sich in ih-

rer Gesamtheit klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend durch das

in der jüngeren Marke enthaltene Wort „Getränk“.

- 22 -

Gleichwohl ist aber eine Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang gege-

ben, weil die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den

Bestandteil „Denk“ geprägt wird, der identisch mit der Widerspruchsmarke

ist. Für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks eines zusammen-

gesetzten Zeichens durch einen Bestandteil müssen die anderen Bestand-

teile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund

treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH

GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 -

MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck

vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Rn. 37 -

BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Rn. 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010,

129, Rn. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Rn. 56 - Calvin

Klein/HABM; BGHRn. 45 - DiSC;Rn. 37

- idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB

DIREKT). Dies ist vorliegend der Fall. Der weitere in der angegriffenen Marke

enthaltene Bestandteil „Getränk“ ist für die tenorierten Waren der Klasse 5

beschreibend, da diese alle in flüssiger Form angeboten bzw. zu einer Flüs-

sigkeit aufgelöst oder mit anderen Stoffen zu Flüssigkeiten verarbeitet und

somit trinkend eingenommen werden können. Dabei ist unter „Getränk“ jede

„zum Trinken zubereitete Flüssigkeit“ (vgl. https://www.duden.de/

rechtschreibung/Getraenk) zu verstehen, also nicht nur - wie der

Beschwerdegegner meint - die dem Lebensmittelbereich zuzuordnenden

Getränke. Der angesprochene Verkehr wird daher in dem Bestandteil

„Getränk“ einen beschreibenden Hinweis auf die Darreichungsform sehen,

also darauf, dass die angebotenen Waren selbst in Getränkeform angeboten

werden (z. B. Diätgetränke für medizinische Zwecke), die Waren zur

Herstellung eines Getränks bestimmt sind (z. B. medizinische Kräuter, Kräu-

tertees für medizinische Zwecke) oder dass die Waren in einer Flüssigkeit

aufzulösen sind (z. B. Kapseln, Tabletten, Elixiere) und dann trinkbar sein

können. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 „Veranstal-

tung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von

- 23 -

Workshops“ enthält der Begriff „Getränk“ eine Sachaussage, die dazu führt,

dass dieser in den Hintergrund rückt und der Verkehr das Wort „Denk“ als

prägend ansieht. Denn Getränke können Thema von Seminaren und Work-

shops sein (z. B. „Workshop Getränkewelten“ für Schülerinnen und Schüler,

http://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/ 040_BN/ Bilder/Kinder_

Schule/zdi/DMB_Info_Lehrer_-_Getra_%C3%AAnkeWelten-__BO.pdf;

„Getränke-Seminar“ der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft,

https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2018/DLG-GE-18.pdf etc.). Eine in

der angegriffenen Marke liegende gesamtbegriffliche Aussage, die einer

Prägung durch den Bestandteil „Denk“ entgegenstehen würde, kann nicht

festgestellt werden. Insbesondere drängt sich - nicht zuletzt auch wegen der

Getrenntschreibung - die Assoziation zu einem „Getränk zum Denken“, also

zur Verbesserung der Denkleistung, nicht unmittelbar auf. Auch wenn es die

Intention des Inhabers der jüngeren Marke ist, unter dieser Bezeichnung sog.

„natürliches Brainfood“ anzubieten, wie er es auf seiner Homepage bewirbt,

ergibt sich diese Bedeutung allenfalls durch die Beschreibung des Getränks

in Bezug auf Inhaltsstoffe und Wirkung, nicht jedoch unmittelbar aus der Be-

zeichnung selbst, anders als bei Begriffen wie „Denkprozess“, „Denkhilfe“,

„Denkpause“ etc., die einen eindeutigen Sinngehalt besitzen.

Im Umfang der Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil

„Denk“ stehen sich mit „Denk“ und „Denk“ klanglich identische Marken ge-

genüber, so dass insoweit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu beja-

hen ist.

In Bezug auf die Waren „Kaugummis für medizinische Zwecke“ und „Mittel

zur Desodorierung der Luft“ kann eine Prägung der jüngeren Marke durch

den Bestandteil „Denk“ nicht festgestellt werden, so dass insoweit eine un-

mittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet. Diesbezüglich tritt das Wort

„Getränk“ nicht als beschreibend in den Hintergrund, denn „Kaugummis“

können nicht zu einer trinkbaren Flüssigkeit aufgelöst werden und „Mittel zur

- 24 -

Desodorierung der Luft“ sind nicht für den Verzehr geeignet, so dass beim

Verkehr keine Assoziation zu Getränken entstehen kann.

Gleichwohl besteht die Gefahr, dass die sich gegenüber stehenden Marken

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2

2. Halbsatz MarkenG.

Diese Gefahr liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke überein-

stimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke auf-

genommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende Stellung behält,

und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren

Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen

wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH

GRUR 2005, 1042 Rn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322

Rn. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2009, 484 Rn. 79 - METROBUS;

GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Dies ist vorliegend der Fall. Die Widerspruchsmarke „Denk“ ist vollständig in

die jüngere Marke übernommen worden. Es liegen auch besondere Um-

stände vor, die es rechtfertigen, dem übernommenen Bestandteil „Denk“ in

der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzubilligen,

da „Denk“ von der Beschwerdeführerin als Firmenschlagwort verwendet wird.

„Denk“ eignet sich daher als Hinweis auf das Unternehmen der Widerspre-

chenden. Wie oben dargelegt, spricht auch die Verbindung mit dem Wort

„Getränk“ nicht gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung, da „Denk“

und „Getränk“ nicht zu einer gesamtbegrifflichen Aussage verbunden sind.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufmerksamkeit des

Verkehrs auf den übereinstimmenden Bestandteil „Denk“ gelenkt wird, so

dass er, auch wenn er erkennt, dass es sich um unterschiedliche Zeichen

handelt, jedenfalls in Bezug auf „Kaugummis für medizinische Zwecke“ und

- 25 -

„Mittel zur Desodorierung der Luft“ annimmt, die fraglichen Waren stammten

zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 war daher im tenorierten Um-

fang aufzuheben.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes

kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg

abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 26 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth