Urteil des BPatG vom 28.08.2018

Urteil vom 28.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:280818B28Wpat519.15.0

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 519/15

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

28. August 2018

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Markeneintragung 30 2010 037 374

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung am 11. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-

stelle für Klasse 29, vom 18. Februar 2015 wird aufgehoben, so-

weit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2010 037 374

(Gosch) auf Grund des Widerspruchs aus der Unionsmarke

001 103 894 (GOSH) für di

e Waren „Mineralwässer“ (Klasse 32)

und die Dienstleistung „Ausbildung“ (Klasse 41) angeordnet wor-

den ist.

2. Die weitergehende Beschwerde gegen die Anordnung der Lö-

schung der Eintragung der Marke 30 2010 037 374 (Gosch) auf

Grund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 103 894

(GOSH) durch den Beschluss des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. Februar 2015 wird

zurückgewiesen.

3. Es wird festgestellt, dass der Beschluss des Deutschen Patent-

und

Markenamts,

Markenstelle

für

Klasse 29,

vom

18. Februar 2015 wirkungslos ist, soweit die Löschung der Ein-

tragung der Marke 30 2010 037 374 (Gosch) auf Grund der Wi-

- 3 -

dersprüche

aus

den

Unionsmarken

007 026 248

und

008 282 493 angeordnet worden ist.

G r ü n d e

1. Die Wortmarke

Gosch

ist am 22. Juni 2010 angemeldet und am 10. September 2010 in das beim Deut-

schen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Sie

ist nach Teilverzicht des Inhabers der angegriffenen Marke geschützt für nachfol-

gende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und

Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 9:

wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographi-

sche, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-

tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate

und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-

chern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur

Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und

Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufs-

automaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Re-

gistrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte

und Computer; Feuerlöschgeräte;

- 4 -

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-,

Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sani-

täre Anlagen;

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der

Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus herge-

stellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen

Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edel-

steine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,

soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Drucker-

eierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwa-

ren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haus-

haltszwecke; Künstlerbedarfsmittel; Pinsel; Schreibmaschi-

nen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unter-

richtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial

aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten

ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie

nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;

Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 20:

Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in

anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Bin-

sen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt,

- 5 -

Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen

oder aus Kunststoffen;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und

Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwe-

cke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes

oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bau-

glas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in an-

deren Klassen enthalten;

Klasse 22:

Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit

sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Polsterfüllstoffe

(außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinstfa-

sern;

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klas-

sen enthalten sind; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in

anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck;

Klasse 29:

Fleisch,

Fisch,

Geflügel

und

Wild;

Fleischextrakte;

konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes

Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte;

Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Er-

satzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwa-

ren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup;

- 6 -

Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel);

Gewürze; Kühleis;

Klasse 31:

land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Sa-

menkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten

sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien,

lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und

andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Frucht-

säfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von

Getränken;

Klasse 33:

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34:

Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 35:

Werbung;

Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten; Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistun-

gen für Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfer-

nungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätheri-

sche Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwäs-

ser, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photo-

graphische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-,

Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Appa-

rate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln,

Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte

zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Ver-

kaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate,

Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsge-

- 7 -

räte und Computer, Feuerlöschgeräte, Beleuchtungs-, Hei-

zungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüf-

tungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen,

Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der

Luft oder auf dem Wasser, Edelmetalle und deren Legierun-

gen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren,

Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeit-

messinstrumente, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus

diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel,

Photographien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und

Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfs-

mittel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausge-

nommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklet-

tern, Druckstöcke, Leder und Lederimitationen sowie Waren

daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regen-

schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen,

Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Bilder-

rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,

Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perl-

mutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunst-

stoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche,

Kämme und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen

für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahl-

wolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme

von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile,

Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, Polsterfüll-

stoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen), rohe Ge-

spinstfasern, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischde-

cken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaum-

- 8 -

schmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte,

konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes

Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte,

Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee,

Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmit-

tel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und

Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Back-

pulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze,

Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse

sowie Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Ge-

müse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen,

Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlensäurehal-

tige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtge-

tränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die

Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausge-

nommen Biere), Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobi-

lienwesen;

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Ver-

anstaltung von Reisen;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kultu-

relle Aktivitäten;

Klasse 42:

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und

Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleis-

tungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-

gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und

–software;

- 9 -

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von

Gästen.

Gegen diese Eintragung, die am 15. Oktober 2010 veröffentlicht wurde, hat die

Widersprechende am 17. Januar 2011 aus folgenden Marken Widerspruch erho-

ben:

a) Unionswortmarke 001 103 894 (Widerspruchsmarke 1)

GOSH

eingetragen am 13. April 2000 für nachfolgende Waren:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und

Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputz-

mittel.

b) Unionswort-/Bildmarke 007 026 248 (Widerspruchsmarke 2)

eingetragen am 21. Juli 2009 für nachfolgende Waren:

- 10 -

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Reinigungs-, Polier- und Scheuer-

mittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus, soweit sie

nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;

Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

c) Unionswortmarke 008 282 493 (Widerspruchsmarke 3)

GOSH EAU LÁ LÁ

eingetragen am 31. Januar 2010 für nachfolgende Waren:

Klasse 3:

Wasch-

und

Bleichmittel;

Reinigungs-,

Polier-

und

Scheuermittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahn-

putzmittel;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus, soweit sie

nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;

Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Mit Schreiben vom 9. August 2011 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die

Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 1 erhoben und die Wider-

- 11 -

sprechende aufgefordert, „gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nachzuweisen, dass

die vorgenannte Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren tatsächlich

rechtserhaltend benutzt wurde bzw. wird“. Hierauf hat die Widersprechende zahl-

reiche Benutzungsunterlagen u. a. in Form von Darstellungen des Internetauftritts,

Zeitungs- und Zeitschriftenauszügen, Katalogseiten, Rechnungskopien sowie ei-

ner eidesstattlichen Versicherung ihres Marketingmanagers, Herrn

…, vorgelegt, auf die wegen der näheren Einzelheiten verwiesen wird.

2. Mit Beschluss vom 18. Februar 2015 hat das Deutsche Patent- und Marken-

amt den Widersprüchen teilweise stattgegeben und die Löschung der Eintragung

der angegriffenen Marke hinsichtlich der nachfolgenden Waren angeordnet:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und

Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 14:

Schmuckwaren; Uhren;

Klasse 16:

Waren aus Papier; Klebstoffe für Haushaltszwecke;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie

nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;

Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 21:

Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen

für Malzwecke); Putzzeug; Stahlwolle;

Klasse 25:

Bekleidungstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

- 12 -

Klasse 28:

Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen

enthalten sind;

Klasse 32:

Mineralwässer;

Klasse 34:

Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 35:

Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Wasch-

und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und

Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Leder und

Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle,

Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 41:

Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Im Übrigen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Widersprüche zurück-

gewiesen.

Die Widersprechende hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom

9. Juni 2017 ihre beiden Widersprüche aus den Marken UM 007 026 248 (Wider-

spruchsmarke 2) und UM 008 282 493 (Widerspruchsmarke 3) zurückgenommen.

3. Zum allein beschwerdegegenständlichen Widerspruch aus der Marke

UM 001 103 894 (Widerspruchsmarke 1) hat das Deutsche Patent- und Marken-

amt in dem Beschluss vom 18. Februar 2015 ausgeführt, die Widersprechende

habe hinsichtlich der Waren

- 13 -

„Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege, Haarwässer“

die rechtserhaltende Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht. Zwischen ihnen

und den nachfolgenden Waren sowie Dienstleistungen der angegriffenen Marke

bestehe Identität bzw. Ähnlichkeit:

Klasse 3:

„Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön-

heitspflege, Haarwässer; Zahnputz

mittel“;

Klasse 16:

„Waren aus Papier, Klebstoffe für Haushaltszwecke“;

Klasse 21:

„Kämme, Schwämme, Bürsten und Pinsel“;

Klasse 32:

„Mineralwässer“;

Klasse 35:

„Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Seifen, Parfümeriewaren, äthe-

rische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahn-

putzmittel“;

Klasse 41:

„Ausbildung“.

Die Widerspruchsmarke

1 „GOSH“ und das Wort „Gosch“ seien klanglich iden-

tisch. Demzufolge sei die Eintragung der jüngeren Marke für die vorgenannten als

- 14 -

identisch bzw. ähnlich erachteten Waren und Dienstleistungen auf Grund des Wi-

derspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 zu löschen.

4. Gegen die teilweise Anordnung der Löschung der Eintragung seiner Marke hat

der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben.

Er hat im Beschwerdeverfahren ergänzend die Einrede der Nichtbenutzung sämt-

licher Widerspruchsmarken für alle Zeiträume gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1

MarkenG erhoben. Er trägt vor, dass die Widersprechende eine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe.

Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, welches Zeichen benutzt wor-

den sei. Auch seien die Waren, für welche die Widerspruchsmarke 1 benutzt sein

soll, nicht genau benannt worden. Des Weiteren fehlten Angaben zum Umfang der

angeblichen Benutzung. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt un-

zutreffenderweise eine Benutzung der Widerspruchsmarke

1 für „Seifen, Parfüme-

riewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässe

r“

angenommen. In dem angegriffenen Beschluss sei das Amt jedoch von einer Be-

nutzung der Widerspruchsmarke

1 nur für Waren aus dem Bereich „Mittel zur Kör-

per-

und Schönheitspflege“ ausgegangen. Ausführungen zu konkreten Waren

oder Warengruppen fehlten. D

ies gelte insbesondere für die Waren „Seifen, Par-

fümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer“.

Die Vergleichszeichen seien auch nicht ähnlich. Die deutschsprachigen Verkehrs-

kreise würden die Widerspruchsmarke 1 nicht als ein Wort, sondern vielmehr als

Buch

stabenfolge „G-O-S-H“ aussprechen. Bereits hierdurch entstehe ein deutlich

unterschiedliches Klangbild im Vergleich zur angegriffenen Marke. Auch bestün-

den keine schriftbildlichen Ähnlichkeiten, da die sich gegenüberstehenden kurzen

Zeichen aus abweichenden Buchstabenfolgen bestünden und andere Wortlängen

aufwiesen. Schließlich seien die Vergleichszeichen auch nicht begrifflich ähnlich.

- 15 -

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Entscheidung auf

die Widerspruchsmarken 2 und 3 gestützt habe, sei sie auf Grund der Rücknahme

der beiden Widersprüche aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 18. Februar 2015 aufzuheben, soweit

die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2010 037 374 ange-

ordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke

UM 001 103 894 vollumfänglich zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt weitere Benutzungsunterlagen vor, auf die wegen der näheren Einzelhei-

ten Bezug genommen wird. Außerdem führt sie aus, die Waren „Seifen; Parfüme-

riewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-

und Schönheitspflege, Haarwässer“

seien identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke 1 und der angegriffenen

Marke enthalten. Im Übrigen seien die beiderseitigen Waren hochgradig ähnlich

bis ähnlich. Dies habe seinen Grund darin, dass die Waren demselben Zweck

dienten.

Schließlich seien die Vergleichszeichen sowohl schriftbildlich als auch klanglich

identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Mit Schriftsatz vom 23. April 2018 hat die Widersprechende ihren Widerspruch aus

der Widerspruchsmarke 1 zurückgenommen, soweit er sich gegen die Waren der

Klasse 16 der jüngeren Marke richtet.

- 16 -

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat im Umfang gemäß Ziffer 1. des Tenors Erfolg. In-

soweit stehen sich die angegriffene Marke und die vorliegend allein noch verfah-

rensgegenständliche Widerspruchsmarke 1 nicht in verwechslungsfähiger Art und

Weise gegenüber. Die weitergehende Beschwerde war demgegenüber zurückzu-

weisen, da insoweit die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Ver-

wechslungsgefahr gegeben sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die uneingeschränkte Einrede der

mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1 gemäß

§§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 15 Abs. 1, 42 Abs. 2 Satz 1 GMV

bzw. Art. 18 Abs. 1, 47 Abs. 2 Satz 1 UMV erhoben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am

15. Oktober 2010 war die am 13. April 2000 registrierte Widerspruchsmarke 1 be-

reits über fünf Jahre im Register eingetragen. Somit erstreckt sich die erforderliche

Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1

auf die beiden Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG. Es handelt sich

hierbei gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG um den Zeitraum vom

15. Oktober 2005 bis 14. Oktober 2010 (erster Benutzungszeitraum) sowie gemäß

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG um den Zeitraum vom 11. April 2013 bis

10. April 2018 (zweiter Benutzungszeitraum).

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen

Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Dabei müssen die Erfordernisse

einer Glaubhaftmachung insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit

oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor. Als

- 17 -

Mittel der Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle präsenten

Beweismittel, einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außer-

dem können sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiket-

ten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen als Glaubhaftmachungsmittel ge-

eignet sein, insbesondere zur Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer

eidesstattlichen Versicherung dienen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

12. Auflage, 2018, § 43, Rdnr. 75 f.).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze hat die Widersprechende die

rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 1 in den maßgeblichen

Zeiträumen für „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haar-

wässer“ in der Europäischen Union hinreichend glaubhaft gemacht.

Für den ersten Benutzungszeitraum ergibt sich dies zunächst aus den vorgelegten

Rechnungen gemäß den Anlagenkonvoluten 9 bis 12 zum Schriftsatz der Wider-

sprechenden vom 29. November 2011. Die Rechnungen haben Lieferungen von

Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie Haarwässer an

Abnehmer in Dänemark, Deutschland, Polen und Großbritannien zum Gegen-

stand. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Marketingmanagers der

Widersprechenden, Herrn S

…, vom 4. September 2012 wurden mit

vorgenannten Produkten in den Jahren 2008 bis 2011 jährliche Umsätze von meh-

reren … bis mehreren … Euro erzielt. Die konkrete Anbrin-

gung der Widerspruchsmarke 1 auf den vorgenannten Waren ergibt sich wie-

derum aus den Printpublikationen gemäß den Anlagenkonvoluten 13 bis 15 zum

Schriftsatz der Widersprechenden vom 29. November 2011 sowie aus den Anla-

genkonvoluten 17 bis 22 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom

27. September 2012. Aus ihnen ist ersichtlich, dass sich die Widerspruchsmarke 1

an Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege befindet.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 in vorgenanntem

Umfang hat die Widersprechende aber auch für den zweiten Benutzungszeitraum

- 18 -

hinreichend glaubhaft gemacht. Nach der eidesstattlichen Versicherung des CEO

der Widersprechenden, Herrn T

…, vom 20. März 2018 wurden in den

Jahren 2013 bis 2017 mit der Widerspruchsmarke 1 in Verbindung mit den Waren

„Lippenstifte, Mascara, verschiedene Puder, Eyeshadow, Nagellacke, Deo-Roller,

Deo-Sprays, Augenbrauenstifte, Mascarabürsten, Nagellack und Pinsel, Makeup,

Haarpflege“ in der europäischen Union jährliche Umsätze im …stelligen …

Euro-Bereich erwirtschaftet. Die konkrete rechtserhaltende Art der Anbringung

der Widerspruchsmarke 1 ergibt sich aus der Anlage 6 und den dort abgebildeten

Produkten sowie aus der Anlage 9 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom

13. Februar 2017.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach

ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-

stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren

der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke

zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder

durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/

PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;

GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU;

GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Panto-

hexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR

2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo

m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf

den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbe-

sondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu

berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129,

- 19 -

Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL; BGH GRUR 2013,

833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/ pure).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ist als durchschnittlich

anzusehen. Konkrete Angaben, die für ihre erhöhte Bekanntheit sprechen, liegen

nicht vor.

b) Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich um allgemeine

Durchschnittsverbraucher, welche die Vergleichszeichen mit normaler Aufmerk-

samkeit wahrnehmen, da es sich bei den in Rede stehenden Waren um solche

des täglichen Gebrauchs handelt.

c) Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen besteht in geringe-

rem Umfang als von der Markenstelle angenommen Ähnlichkeit. Bei der Prüfung

der Waren-/Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit ist ausschließlich von den

unter Ziffer I., 3., genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke

auszugehen, welche die Markenstelle als identisch oder ähnlich zu den Waren

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ der ver-

bliebenen Widerspruchsmarke 1 erachtet hat.

(1) Die

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“,

für die die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-

marke 1

glaubhaft gemacht hat, und die Waren „Seifen, Parfümeriewaren, ätheri-

sche Öle, Mittel zur Körper- und Schönhei

tspflege, Haarwässer“ in Klasse 3 der

angegriffenen Marke sind identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Hieraus folgt im Ergebnis weiter, dass auch hinsichtlich der von der jüngeren

Marke in Klasse

35 beanspruchten „Einzelhandels- und Großhandelsdienstleis-

tungen für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

hönheitspflege, Haarwässer“ eine hochgradige Ähnlichkeit gegeben ist. Es ist

unerheblich, dass in den Gründen des angegriffenen Beschlusses auf Seite 33

- 20 -

lediglich von der Ähnlichkeit zu „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Seifen,

Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haar-

wässer, Zahnputzmittel“ die Rede ist, da im Tenor die korrekte im Verzeichnis der

jüngeren Marke enthaltene Formulierung

„Einzelhandels- und Großhandels-

dienstleistungen für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-

und Schönheitspfle

ge, Haarwässer“ verwendet wird.

Eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit ist des Weiteren zu bejahen zwi-

schen „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwe-

cke)“ in Klasse 21 der angegriffenen Marke und den Waren „Mittel zur Körper- und

Schönhei

tspflege“ der Widerspruchsmarke 1. Die beiderseitigen Produkte unter-

scheiden sich zwar stofflich voneinander. Während „Kämme und Schwämme;

Bürsten und Pinsel (

ausgenommen für Malzwecke)“ aus festen Materialien beste-

hen, handelt es sich bei den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der

Widerspruchsmarke 1 um chemische Produkte, die regelmäßig flüssig, pulverför-

mig, pastös oder (wasserlöslich) fest sind. Diese stofflichen Unterschiede werden

jedoch durch die funktionelle Zusammengehörigkeit der Vergleichswaren überla-

gert. So werden

„Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für

Malzwecke)“ ebenfalls zur (mechanischen) Körper- und Schönheitspflege verwen-

det. Es gibt beispielsweise spezielle Bürsten, mit denen Gesichtsreinigungen

durchgeführt oder Cremes einmassiert werden. Zudem

sind „Kämme und

Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ nicht selten Teil

des Behältnisses oder Inhalt der Verpackung, in dem sich die chemischen Pfle-

gemittel befinden. So wird zum Beispiel Wimpertusche mit einem abschraubbaren

Pinsel oder Duschgel mit einem Schwamm angeboten. Schließlich werden

„Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ auf

Grund ihres gemeinsamen Anwendungszwecks regelmäßig zusammen mit (che-

mischen) Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege angeboten und verkauft (vgl.

BPatG 26 W (pat) 71/02 - marie claire).

- 21 -

(2) Demgegenüber sind abweichend von der Auffassung des Deutschen Patent-

und Markenamts nachfolgende Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke

einerseits und die Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheits-

pflege, Ha

arwässer“ der Widerspruchsmarke 1 andererseits nicht ähnlich:

Bei „Mineralwässer“, für welche die angegriffene Marke in der Klasse 32 Schutz

beansprucht, handelt es sich um ein Getränk, das primär zum Durstlöschen ein-

gesetzt wird. Dass mit dem Trinken von Mineralwasser positive gesundheitliche

Auswirkungen verbunden sind, rechtfertigt für sich alleine noch nicht die Annahme

einer Nähe zu den hier vornehmlich in Betracht kommenden Waren „Mittel zur

Körper- und Schönhei

tspflege“ der Widerspruchsmarke 1. Die sich gegenüber

stehenden Waren weisen im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit als auch

ihre Verwendungsweise keinerlei Gemeinsamkeiten auf. Sie werden, was auch

dem Verkehr bekannt ist, von verschiedenen Unternehmen hergestellt und vertrie-

ben, so dass sie sich in der Regel auch nicht in den Verkaufsstätten begegnen.

„Mineralwässer“ werden in Getränke- bzw. Lebensmittelmärkten, „Mittel zur Kör-

per-

und Schönheitspflege“ dagegen - wie ausgeführt - in Drogerien angeboten.

Sollten die in Rede stehenden Waren gleichwohl gemeinsam vertrieben werden,

erfolgt normalerweise eine räumliche und gruppenmäßige Trennung der entspre-

chenden Warenbereiche in einer Form, die für den Verkehr selbst bei Verwendung

ähnlicher Marken nicht den Eindruck aufkommen lassen kann, es mit Produkten

des gleichen Herstellers zu tun zu haben (vgl. BPatG 26 W (pat) 174/99 - Fa-

bergé).

Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts liegt des Wei-

teren keine Ähnlichkeit zu der Dienstleistung „Ausbildung“ der angegriffenen

Marke vor. Die Anbieter von Körperpflegeartikeln führen regelmäßig keine Ausbil-

dungen durch. In dem hier gegenständlichen Bereich kann die Dienstleistung

„Ausbildung“ allenfalls dazu dienen, zukünftigen Fachverkäuferinnen bzw. Fach-

verkäufern für Drogeriewaren umfassende Kenntnisse zu vermitteln. Eine solche

Ausbildung wird jedoch im dualen System von der Schule und dem Drogeriebe-

- 22 -

trieb, nicht jedoch von dem Unternehmen, das die dort vertriebenen Produkte her-

stellt, durchgeführt.

(3) Die in den Gründen des beschwerdegegenständlichen Beschlusses genann-

ten „Zahnputzmittel“ sind im Verzeichnis der angegriffenen Marke, insbesondere in

den Klassen 3 und 35, nicht zu finden, Da sie im Tenor des im Übrigen schwer

verständlichen Beschlusses vom 18. Februar 2015 nicht enthalten sind und die

Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für „Zahnputzmittel“ somit nicht an-

geordnet worden ist, kann dahingestellt bleiben, was die Markenstelle zur Erwäh-

nung dieser lediglich vom Verzeichnis der Widerspruchsmarke 1 umfassten Ware

veranlasst hat.

(4) Die im Beschluss vom 18. Februar 2015 angeordnete Löschung der Eintra-

gung der jüngeren Marke für die Waren der Klasse

16 „Waren aus Papier“ und

„Klebstoffe für Haushaltszwecke“ ist gegenstandslos, da sich der verbliebene Wi-

derspruch

ausweislich

des

Schreibens

der

Beschwerdegegnerin

vom

23. April 2018 nicht mehr gegen die Waren der Klasse 16 richtet.

d) Die Vergleichszeichen erweisen sich zumindest in klanglicher Hinsicht als

hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke

Gosch

und die Widerspruchsmarke 1

GOSH

gegenüber. Die Vergleichszeichen stimmen in ihrer jeweiligen Aussprache über-

ein, da beide „GOSCH“ ausgesprochen werden. Soweit der Inhaber der angegrif-

- 23 -

fenen Marke ausgeführt hat, die Widerspruchmarke 1 werde als Buchstabenfolge

„G-O-S-H“ ausgesprochen, ist eine solche Annahme fernliegend. Die buchsta-

benweise Aussprache eines Zeichens stellt einen Sonderfall dar, der allenfalls bei

lediglich aus zwei oder drei Buchstaben bestehenden Zeichen ernsthaft in Be-

tracht kommt. Demgegenüber weist die Widerspruchsmarke 1 insgesamt vier

Buchstaben auf. Hinzu kommt, dass die Aussprache eines Zeichens als Buchsta-

benfolge im Regelfall weiter voraussetzt, dass es sich hierbei um ein Akronym

handelt, was vorliegend ebenfalls nicht der Fall ist. Im Übrigen ist der Inhaber der

angegriffenen Marke auch jeden substantiierten Sachvortrag für die von ihm be-

hauptete abweichende sprachliche Wiedergabe der Widerspruchsmarke 1 schul-

dig geblieben.

e) Ausgehend von einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszei-

chen und einer teilweise vorhandenen Warenidentität bzw. hochgradigen Waren-

und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Beschwerde in diesem Umfang zurückzu-

weisen. Hinsichtlich der darüber hinaus verfahrensgegenständlichen Waren und

Dienstleistung ist die Beschwerde hingegen begründet, was die Aufhebung des

angegriffenen Beschlusses gemäß Ziffer 1. des vorliegenden Tenors zur Folge

hat.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der

gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für

die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersicht-

lich sind.

4. Der Beschluss vom 18. Februar 2015 ist wegen der Rücknahme der

Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 2 und 3 teilweise wirkungslos gewor-

den (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42, Rdnr. 50). Demzufolge entfaltet

die Löschungsanordnung keine Wirkung mehr, soweit sie Waren und Dienstleis-

tungen der jüngeren Marke umfasst, welche die Markenstelle als identisch oder

ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarken 2 und 3 erachtet hat.

- 24 -

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die

Rechtsbeschwerdeschrift muss

von

einer

beim

Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann

nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig