Urteil des BPatG vom 07.08.2018

Urteil vom 07.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:070818B28Wpat514.16.0

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 514/16

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die Marke 30 2011 043 850

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

7. August 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-

schluss des Deutschen Patent-

und Markenamts,

Markenstelle für Klasse 12, vom 29. September 2015 aufge-

hoben.

Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke

30 2011 043 850 wird angeordnet.

G r ü n d e

Die am 10. August 2011 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke 30 2011 043 850

ist am 14. Dezember 2011 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das

beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen

worden:

- 3 -

Klasse 12: Getunte Personenkraftwagen;

Klasse 37: Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der am 10. Februar 1995

angemeldeten und am 27. Juni 1995 für die Waren „Kraftfahrzeuge und deren

Teile“ (Klasse 12) in das nationale Markenregister eingetragenen Wortmarke

395 06 123

Widerspruch erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 29. September 2015 zurückgewiesen. Nach

Auffassung des Amtes besteht zwischen den Vergleichsmarken keine

Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die sich gegenüber

stehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. ähnlich. Die

Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Eine

hinreichende schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Übereinstimmung der

Marken in ihrer Gesamtheit bestehe offensichtlich nicht. Der Gesamteindruck der

angegriffenen Marke werde weder klanglich noch schriftbildlich durch den

Bestandteil „RS“ geprägt. Es fehlten nämlich Anhaltspunkte dafür, dass das

Publikum die angegriffene Marke darauf verkürzen würde. Somit sei eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch eine mittelbare

Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen bestehe nicht.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Die sich gegenüber

stehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Die an-

gegriffene Marke werde durch ihren Bestandteil „RS“ geprägt. Diesem komme am

- 4 -

Wortanfang eine besondere Bedeutung zu. Ferner sei er in der Signalfarbe Rot

gehalten und durch einen Schrägstrich von dem weiteren Bestandteil abgetrennt.

Der Verkehr werde daher die Buchstabenfolge „RS“ isoliert aussprechen und den

Bestandteil „M3“ ausblenden. Es bestehe damit Zeichenähnlichkeit zwischen der

Widerspruchsmarke und der prägenden Komponente „RS“ der angegriffenen

Marke. Jedenfalls nehme diese auf Grund der genannten grafischen Merkmale

eine selbstständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke ein. In

jedem Fall liege eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit vor, so dass insgesamt eine

Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wider-

spruchsmarke und der angegriffenen Marke gegeben sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,

Markenstelle für Klasse 12, vom 29. September 2015 aufzuheben

und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzu-

ordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfah-

rens nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat er ausgeführt, dass die

Buchstabenfolge „RS“, die häufig in Modellbezeichnungen von Automobilen ver-

wendet werde, nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimme.

Ergänzend wird auf den angegriffenen Beschluss, das Vorbringen der Beteiligten

sowie auf den weiteren Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg.

Zwischen den Streitmarken besteht Verwechslungsgefahr gemäß

- 5 -

Entgegen der Auffassung der Deutschen Patent- und Markenamts ist

die Eintragung der angegriffenen Marke daher gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1

MarkenG zu löschen.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung so-

wohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Be-

rücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl.

Rdnr. 32 -

BARBARA BECKER;- Maalox/Melox-GRY; GRUR

2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit

insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlich-

keit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutz-

umfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich ge-

sehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den

Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr.

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend für das angesprochene Publikum die

Gefahr von Verwechslungen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist bei der Beurteilung der

Waren- bzw. Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit von den eingetragenen Wa-

ren und Dienstleistungen auszugehen.

(1)

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 12 „Ge-

tunte Personenkraftwagen“ sind von den für die Widerspruchsmarke eingetrage-

nen Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ (Klasse 12) umfasst, so dass inso-

weit Warenidentität besteht.

(2)

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der

Klasse 37 „Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge“ (d. h. getunter Personen-

- 6 -

kraftwagen) weisen jedenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren

„Kraftfahrzeuge und deren Teile“ der Widerspruchsmarke auf.

Eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn bei

den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und

Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass

das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw.

dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber

sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich

betätigt

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 12. Auflage, § 9,

Rdnr. 119).

Unter „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ auf Seiten der älteren Marke fallen „ge-

tunte Personenkraftwagen“ auf Seiten der jüngeren Marke. Dabei handelt es sich

um Personenkraftwagen mit individuellen Veränderungen und Modifikationen, die

dem Zweck dienen, die Leistung, die Fahreigenschaften oder das optische und

akustische Design zu verbessern bzw. zu ändern (vgl. Wikipedia, Suchbegriff

„Fahrzeugtuning“). Der Unterschied zwischen getunten Personenkraftwagen und

nicht getunten Kraftfahrzeugen wird zudem durch den Umstand verringert, dass

Gegenstand des Tunings regelmäßig (Serien-) Fahrzeuge sind. Folglich kommt es

nicht maßgeblich darauf an, ob ein verändertes oder der Serienproduktion ent-

sprechendes Kraftfahrzeug repariert und gewartet wird.

Die Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, insbesondere in Form von Per-

sonenkraftwagen, ist häufig mit ihrem Vertrieb verbunden. So verkaufen Vertrags-

werkstätten von Autoherstellern regelmäßig nicht nur Neu- oder Gebrauchtwagen,

sondern reparieren auch die Kraftfahrzeuge zumindest der von ihnen vertretenen

Produzenten. Ebenso bieten freie Werkstätten häufig gebrauchte Personenkraft-

wagen und deren Teile neben ihrer Haupttätigkeit der Reparatur und Wartung die-

ser Fahrzeuge zum Kauf an. Demzufolge bestehen enge sachliche Berührungs-

- 7 -

punkte zwischen der Reparatur und Wartung von getunten Personenkraftwagen

einerseits und Kraftfahrzeugen sowie deren Teilen andererseits.

Der Widerspruchsmarke kommt von Hause aus durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zu.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt,

sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für

die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-

kehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjeni-

gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2016, 382, Rdnr. 31

- BioGourmet; GRUR 2014, 382, Rdnr. 18 - REAL-Chips). Liegen keine konkreten

Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,

ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR

2012, 64, Rdnr. 12 - Maalox/Melox-GRY). Dies gilt auch für Buchstabenfolgen,

unabhängig davon, ob es sich um eine als Wort aussprechbare oder – wie hier –

um eine nicht als Wort aussprechbare Buchstabenfolge handelt (vgl. BGH GRUR

2016, 283, Rdnr. 11 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Vorliegend bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für einen klaren sachbe-

zogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwä-

chenden Bedeutungsgehalt der Buchstabenfolge „RS“. Zwar kommt sie bei den

Fahrzeugmodellen der Widersprechenden als Abkürzung für „Rennsport“ in Be-

tracht (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „Porsche“, Abschnitt „Porsche-Nomenklatur“).

Von einem allgemeinen Verständnis in diesem oder einem bestimmten anderen

sachbeschreibenden Sinn kann aber nicht ausgegangen werden (vgl. zu den An-

forderungen BGH GRUR 2015, 1127, Rdnr. 13 ff. - ISET/ISETsolar). Soweit die

Buchstabenfolge, wie der Inhaber der angegriffenen Marke ausführt, von anderen

Automobilherstellern verwendet wird, handelt es sich dabei nach Auffassung des

Senats um kennzeichnende Angaben oder um Typenbezeichnungen (u. a. „Ford

- 8 -

Focus RS“, „Audi TT RS“, „Megane RS“). So steht das Kürzel „RS“ bei Renault

Modellen nach Angabe des Herstellers für „Renault Sport“.

Selbst wenn die Buchstabenkombination „RS“ in den vom Inhaber der angegriffe-

nen Marke in seinem Schriftsatz vom 23. Juli 2012 genannten Bezeichnungen als

beschreibende Angabe aufgefasst werden sollte, ist zu bedenken, dass es sich

um ein Element einer mehrteiligen Gesamtbezeichnung (z. B. „Ford Focus RS“)

handelt. Ein solches übt eine andere Funktion als das in Alleinstellung verwendete

Kürzel „RS“ in der Widerspruchsmarke aus. Jedenfalls fehlen liquide Anhalts-

punkte dafür, dass die Nutzung der im Schriftsatz vom 23. Juli 2012 genannten

Bezeichnungen zum Anmeldetag der angegriffenen Marke oder zum Zeitpunkt der

Entscheidung über den Widerspruch zu einer Schwächung der Kennzeichnungs-

kraft der älteren Marke geführt hat.

Die Streitmarken weisen entgegen der Auffassung des Deutschen Patent-

und Markenamts eine ausgeprägte Ähnlichkeit auf.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen ist dabei im

Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme

einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende

Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 -

HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa). Maßgebend für die Beurteilung der

Markenähnlichkeit ist der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise her-

vorgerufene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004,

843, Rdnr. 32 - Matratzen Concord).

Die Streitmarken heben sich in der Gesamtheit ersichtlich durch den in der ange-

griffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteil „M3“ deutlich voneinander ab.

Aus dem für das Kennzeichenrecht geltenden Grundsatz, dass es auf den jeweili-

gen Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen ankommt, folgt

allerdings, dass in einem zusammengesetzten Zeichen unter Umständen einem

- 9 -

oder mehreren Bestandteilen eine prägende Stellung zukommen kann. Ein solcher

Fall liegt vor, wenn die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten

und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl.

Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE -

Maalox/Melox-GRY- METROBUS;

- coccodrillo). Eine derartige Fallkonstellation ist hier gegeben. Die ange-

griffene Marke wird - jedenfalls in klanglicher Hinsicht - durch ihre Komponente

„RS“ geprägt. Hierauf hat der Senat die Beteiligten im Rahmen seiner vorläufigen

Bewertung durch Mitteilung vom 7. März 2018 hingewiesen.

Eine Prägung durch den Bestandteil „RS“ ergibt sich zwar entgegen der Auffas-

sung der Beschwerdeführerin nicht bereits daraus, dass dieser am Wortanfang

steht, in der Signalfarbe Rot gehalten und durch einen Schrägstrich vom Rest der

Zeichenfolge abgetrennt ist. Vielmehr stehen die Elemente „RS“ und „M3“ nach

ihrer grafischen Anordnung gleichwertig nebeneinander. Allerdings erfüllen die

beiden - durch grafische Mittel unterschiedenen - Komponenten „RS“ und „M3“

innerhalb der angegriffenen Marke verschiedene Funktionen. Während dem Be-

standteil „RS“ im vorliegenden Fall mangels eines klar erkennbaren beschreiben-

den Inhalts vornehmlich die Funktion eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft

der einschlägigen Waren und Dienstleistungen zukommt, dient die Bezeichnung

„M3“ als Hinweis auf das gleichnamige Fahrzeugmodell von BMW und hat damit

die Funktion einer Inhalts- bzw. Bestimmungsangabe. Es gibt nämlich hier näher

an, welche Fahrzeuge seitens des Beschwerdegegners nach Vornahme entspre-

chender Tuningmaßnahmen zum Verkauf stehen bzw. Gegenstand seiner Repa-

ratur- und Wartungsleistungen sind. Wie er in seinem Schriftsatz vom

23. Juli 2012 selbst einräumt, bezieht sich die Bezeichnung „M3“ auf einen Fahr-

zeugtyp der Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW). Es handelt

sich hierbei um ein gut eingeführtes Sportmodell der 3er-Reihe von BMW, welches

seit 1986 zeitlich wechselnd als Limousine, Coupé und/oder Cabrio hergestellt und

von BMW auch als Basisfahrzeug im Rahmen seines Motorsportengagements

eingesetzt wird (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „BMW M3“). Im Zusammenhang mit

- 10 -

den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Getunte Personenkraftwa-

gen“ und Dienstleistungen „Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge“ kann der

Bestandteil „M3“ somit von den angesprochenen vorinformierten Verkehrskreisen

nahe liegend so aufgefasst werden, dass es sich um getunte BMW-M3-Fahrzeuge

handelt bzw. diese repariert und gewartet werden.

Nach den Grundsätzen der Prägetheorie tritt der Bestandteil „M3“ damit im Ge-

samteindruck der angegriffenen Marke gegenüber dem kennzeichnenden Element

„RS“ zurück. Daran ändern auch die Bildkomponenten der jüngeren Marke nichts,

da - wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat - von einer Verbalisierung

der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke bei der mündlichen Benen-

nung durch die angesprochenen Verkehrskreise abgesehen wird. Diese messen

dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform in klanglicher Hinsicht

in der Regel die prägende Bedeutung zu (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9,

Rdnr. 455).

Demzufolge stehen sich die übereinstimmenden Buchstabenfolgen „RS“ gegen-

über, so dass die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke hochgradig

klanglich ähnlich sind.

Im Rahmen der abschließenden

Gesamtabwägung kann eine unmittelbar

klangliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der

normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke unter Zugrundelegung von

Warenidentität bzw. zumindest durchschnittlicher Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit und hochgradiger Markenähnlichkeit nicht verneint

werden.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher zu löschen.

Zur Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen

Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäßteht kein

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Anlass. Derartige Billigkeitsgründe wurden von den Beteiligten nicht vorgetragen

und sind auch nicht ersichtlich.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren über die Beschwerde

entscheiden. Eine mündliche Verhandlung war - unter den gegebenen Umständen

- weder beantragt, noch aus Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 Nrn. 1 und 3

MarkenG).

- 12 -

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung

des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prö