Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 41/16

Urteil vom 11.09.2018
ECLI:DE:BPatG:2018:110918B27Wpat41.16.0
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 41/16
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
11. September 2018
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 30 2013 030 656.2
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 10. April 2018 durch die Vorsitzende Richterin
Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou
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beschlossen:
I.
Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse
des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für
Klasse 41, vom 6. November 2014 und 22. September 2015
aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Dienst-
leistungen Klasse 41 "Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleis-
tungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kur-
sen" zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird die Sache zur
Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurückverwiesen.
II.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Am 3. Mai 2013 ist das Zeichen
FITNESS FIRST
für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 25 und 28 und Dienstleistun-
gen der Klasse 41 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, jeweils für Fit-
ness-Sport;
Klasse 28: Gymnastik-, Turn- und Sportartikel für Fitness-Sport, soweit in
Klasse 28 enthalten;
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Klasse 41: Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios,
Durchführung von Fitness-Kursen.
Mit Beschluss vom 6. November 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41
in der Besetzung mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die Markenanmel-
dung wegen fehlender Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens zurück-
gewiesen.
Die am 12. Dezember 2014 gegen den am 13. November 2014 zugestellten Erst-
beschluss eingelegte Erinnerung wurde mit weiterem Beschluss des DPMA, Mar-
kenstelle für Klasse 41, vom 22. September 2015 ebenfalls zurückgewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge entbehre jeglicher
Unterscheidungskraft. „FITNESS FIRST“ stelle ein sloganartiges Statement dar,
dessen zentraler Begriff „FITNESS“ unmittelbar auf die Bestimmung bzw. den Ge-
genstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinweise und nicht für
einen ganz bestimmten Anbieter stehe. Auch die Betonung dieses beschreiben-
den Begriffes durch den der Hervorhebung eines besonderen Ranges dienenden
werbesprachlichen Zusatz „FIRST“ vermittle keinen individualisierenden Her-
kunftshinweis, sondern ergebe im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistun-
gen des Fitnessbereichs eine rein produktbezogene Werbebotschaft. Mit der Aus-
sage, dass Fitness zuerst komme, werde nur der besondere Stellenwert persönli-
cher Fitness hervorgehoben, was je nach Perspektive des angesprochenen Kun-
den als Anstoß oder Bestätigung einer Hinwendung zum Fitness-Sport und/oder
als Produktversprechen im Sinne eines vorrangigen, an erster Stelle stehenden
Anbieter-Engagements für die persönliche Fitness des Kunden wahrgenommen
werde. Die werbende Anfügung des priorisierenden Wortes „first“ an eine produkt-
relevante Merkmalsangabe sei nicht ungewöhnlich. Die Erfassung des genannten
Sinngehalts erfordere auch keinesfalls besonderen Interpretationsaufwand. Der
Verkehr werde die Aussage „Fitness zuerst“ ohne eigentlichen Übersetzungs- und
Sinnfindungsvorgang erfassen, zumal ihm neben dem ohnehin eingedeutschten
Wort „Fitness“ auch das elementare englische Wort „first“ vertraut sei. Das Klang-
und Schriftbild der Wortfolge sei nicht so ungewöhnlich, dass ihm herkunftshinwei-
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sende Eigenart zukomme. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sei klanglich
zudem gar keine Doppelung des Buchstabens „i“ gegeben.
Eine andere Beurteilung ergebe sich des Weiteren nicht aus den von der Anmel-
derin vorgelegten Unterlagen. Die originäre Unterscheidungskraft eines Zeichens
sei unabhängig von Benutzungsfragen zu prüfen. Eine Gewöhnung des Verkehrs
an die herkunftshinweisende Verwendung eines Zeichens könne nur unter dem
Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung von Relevanz sein.
Die von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen seien zwar zur Anfangsglaub-
haftmachung einer Verkehrsdurchsetzung, nicht aber zum Nachweis derselben
geeignet. Es fehle an einer stringenten Darstellung markenmäßiger (nicht firmen-
mäßiger) Benutzung der angemeldeten Wortmarke (nicht einer Wort-Bildmarke)
durch die Anmelderin in Deutschland (nicht weltweit) mit konkretem Bezug zu den
angemeldeten Waren und Dienstleistungen und einem nachvollziehbaren und hin-
reichenden Durchsetzungsgrad. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei
daher die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens erforderlich, zumal die in
Betracht kommende Dauer einer möglichen Marktpräsenz der Marke vergleichs-
weise kurz erscheine.
Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 22. Okto-
ber 2015.
Dem angemeldeten Zeichen könne die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen
werden. Die Wortfolge „FITNESS FIRST“ weise verschiedene Verständnis- und
Interpretationsmöglichkeiten auf (nämlich „First“ im Sinne von „Dachfirst“ oder als
Hinweis auf einen Betrieb mit einem Inhaber namens „First“; „Fitness First“ im
Sinne von „das erste Fitnessstudio am Platz“ oder als Aufforderung, „gleich als
Erstes“ Fitnesssport zu betreiben, bzw. als allgemeines Statement im Sinne von
„Fitness geht vor“). Der Verbraucher werde im Hinblick auf diese verschiedenen
Verständnismöglichkeiten zum Nachdenken angeregt, wenn ihm das Zeichen im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegne.
Insbesondere bei den Waren der Klassen 25 und 28 komme hinzu, dass nicht klar
sei, wie bei einem Bekleidungsstück oder einem Sportgerät „Fitness zuerst“ kom-
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men könne. So seien Fitnessgeräte ja sowieso nur für den Fitnesssport einzuset-
zen. Das Zeichen sei somit für diese Waren nicht beschreibend. Bei den Waren
der Klasse 25 bestünden mehrere naheliegende Möglichkeiten, das Zeichen so
anzubringen, dass es herkunftshinweisend verstanden werde.
In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen sei die Wortfolge ebenfalls nicht
beschreibend. Auch insoweit seien die unterschiedlichen Interpretationsmöglich-
keiten zu berücksichtigen. Insbesondere mache ein Verständnis dahingehend,
dass Fitnessdienstleistungen an erster Stelle stünden, keinen Sinn, weil in Fit-
nessstudios in erster Linie eben Fitnessdienstleistungen angeboten würden.
Die Wortfolge sei einprägsam und prägnant insbesondere im Hinblick auf die ver-
wendeten Stilmittel, nämlich die doppelten Alliteration, das Homöoteleuton und
das Homöoprophoron. Diese Stilmittel seien anzunehmen im Hinblick auf die Dop-
pelung des Anfangsbuchstabens „F“, der Verwendung des Buchstabens „i“ an
zweiter Stelle in beiden Worten, der jeweiligen phonetischen Endung auf „s“ (das
„t“ in „FIRST“ sei nicht hörbar) und die übereinstimmende Lautfolge. Die Wortfolge
sei zudem originell, und zwar insbesondere bei dem Verständnis, dass „die Fit-
ness zuerst komme“ aufgrund des Weglassens des im Deutschen üblichen Arti-
kels sowie des Verbs. Auch ein enger beschreibender Bezug könne nicht ange-
nommen werden. Die angegriffenen Beschlüsse hätten es schließlich versäumt,
sich mit der Unterscheidungskraft in Bezug auf die konkreten Waren und Dienst-
leistungen auseinander zu setzen.
Des Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen, insbeson-
dere auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren
27 W (pat) 83/10 – speedfitness) und die Eintragung der Wortmarke „Fitness First“
im Vereinigten Königreich, aus der sich ergebe, dass die Wortfolge im Englischen
nicht beschreibend sei.
Zudem sei das Zeichen jedenfalls verkehrsdurchgesetzt gem. § 8 Abs. 3 MarkenG
aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung. Die Wortkombination „FITNESS
FIRST“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere den Nut-
zern von Fitnessstudio-Dienstleistungen, als Hinweis auf das Unternehmen der
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Beschwerdeführerin bzw. deren deutscher Tochtergesellschaft F…
GmbH verstanden.
F1… gehöre zu den größten und marktführenden Fitnessstudioketten auf
dem deutschen Markt. Gemessen an den Umsatzzahlen sei sie seit ca. 10 Jahren
die zweitgrößte Fitnesskette in Deutschland. Ihre Mitgliederzahlen lägen im Inland
seit Jahren relativ konstant zwischen 245.000 und 270.000, hinzu kämen seit 2014
weitere ca. 100.000 Mitglieder bei der Tochtergesellschaft N…, die ihre
Dienstleistungen unter „new moove by Fitness First“ erbringe. Bezogen auf die
Mitgliederzahlen entspreche dies einem Marktanteil von 2,9 % bezogen auf den
gesamten deutschen Fitnessmarkt (2016). Auf dem Markt der regionalen und
überregionalen Fitnessstudio-Ketten liege der Marktanteil bezogen auf die Mitglie-
derzahlen bei ca. 6 % (durchgehend von 2009 bis 2015); gemessen an den Um-
sätzen dürfte der Marktanteil von F1… auf diesem Markt grob
geschätzt sogar bei mindestens … % liegen, und zwar durchgehend seit 2009.
Der Jahresumsatz der Beschwerdeführerin habe von 2010 bis 2015 jeweils insge-
samt bei ca. … Euro gelegen. Die Beschwerdeführerin generiere ihre
Umsätze ganz überwiegend über die Mitgliedsbeiträge ihrer Kunden. Außerhalb
des Niedrigpreissegments, das von M… und neuerdings auch von F2… und
C… dominiert werde, sei F1… seit vielen Jahren der größte Fit-
nessanbieter in Deutschland (Deloitte-Studien Anlagen A 30, 30 a, 31). Im Übrigen
würden auch die Nutzer anderer Fitnessstudios die Beschwerdeführerin kennen.
Neben den Mitgliederzahlen und den Umsätzen seien des Weiteren u. a. die
hohen Werbeaufwendungen der Beschwerdeführerin, diverse Kooperationen mit
anderen Unternehmen oder Krankenkassen, die Presseberichterstattung sowie
erhaltende Auszeichnungen zu berücksichtigen.
Im Zusammenhang mit den von den Fitnessstudios erbrachten Dienstleistungen
werde das Zeichen intensiv markenmäßig benutzt, und zwar im Online- und
ebenso im Offline-Bereich. Dabei sei in der firmenmäßigen Verwendung der Wort-
folge „FITNESS FIRST“ beispielswiese auf der Außenseite des Gebäudes oder
innerhalb eines Fitness-Studios zugleich eine markenmäßige Benutzung in Bezug
auf die dort angebotenen Dienstleistungen zu sehen. Soweit die Worte „FITNESS
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FIRST“ in verschiedenen graphischen Gestaltungen verwendet würden, bleibe
jeweils der Wortbestandteil dominant und prägend, so dass insoweit eine Benut-
zung (auch) der Wortmarke „FITNESS FIRST“ anzunehmen sei. Zudem werde die
Wortfolge „FITNESS FIRST“ teilweise ohne jegliche graphische Gestaltung ver-
wendet, beispielsweise bei jeder mündlichen Wiedergabe der Marke im Kunden-
gespräch, auch auf der Website der Beschwerdeführerin (Anlagenkonvolut A 20)
oder auf Vertragsdokumenten (Mitgliedschaftsvertrag Anlage A 21). Ebenso werde
in Berichten über die Beschwerdeführerin oftmals die Wortfolge „FITNESS FIRST“
als solche genannt. Die Verkehrsdurchsetzung des Wortzeichens „FITNESS
FIRST“ werde ferner durch bereits durch Befragungen untermauert (vgl. „Market
Tracking“-Befragungen, Anlage A 28; Bericht „TEST BILD – DIE BESTEN DER
STADT“, Anlage A 29), auch wenn bisher die Einholung eines demoskopischen
Gutachtens unterblieben sei.
Die Wortmarke „FITNESS FIRST“ werde sehr intensiv nicht nur im Inland, sondern
auch in Europa sowie im nichteuropäischen Ausland benutzt. Die angesprochenen
Verkehrskreise kämen mit der Marke daher auch im Ausland in Berührung. Im
Inland finde man F1…-Filialen verstreut über das gesamte Bundesge-
biet. Die Studios befänden sich in erster Linie in Städten und großen Ballungs-
räumen, und zwar an besonders ausgewählten und viel besuchten Standorten,
und nicht in ländlichen Gebieten. In den Städten kämen auch all diejenigen, die im
Einzugsbereich dieser Stadt wohnen oder diese als Tourist besuchen, mit der
Marke in Berührung. Eine erhebliche Bedeutung komme der (bundesweiten) Prä-
senz der Anmelderin und der Marke „FITNESS FIRST“ in der Werbung und im
Internet zu.
Die Bekanntheit der Wortmarke „FITNESS FIRST“ werde aufgrund intensiver Be-
nutzung mehrere Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil „FITNESS FIRST“
gesteigert. In Deutschland werde sowohl das „blaue Logo“
als auch das „roto Logo“
intensiv parallel benutzt. In den
jeweiligen graphischen Gestaltungen bleibe der Wortbestandteil „FITNESS FIRST“
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dominant und prägend. Der Verkehr orientiere sich grundsätzlich an dem Wortbe-
standteil als „einfachster Kennzeichnungsart“ und erkenne – trotz der zahlreichen
unterschiedlichen Gestaltungen – in dem übereinstimmenden Wortbestandteil den
zentralen Markenkern der Kennzeichen „FITNESS FIRST“ der Unternehmens-
gruppe der Beschwerdeführerin. Zudem seien die branchenüblichen Gepflogen-
heiten zur Bildung von Kennzeichen in der Fitnessbranche relevant, in der sich
eine Übung zur Bildung von Kennzeichen mit vergleichsweise schnörkellosem De-
sign und beschreibenden Anklängen der Wortbestandteile erkennen lasse.
Die Beschwerdeführerin vertreibe in den Fitnessstudios selber und auch online
über ihre Website die in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren wie Shirts,
Tops, Hoodies, Shorts, Leggins, Dusch- und Handtücher, Trinkflaschen und Trai-
nings-Handschuhe jeweils unter Einsatz der Wortmarke „FITNESS FIRST“. Da es
sich um Ergänzungsprodukte für die Fitness-Dienstleistungen der Beschwerdefüh-
rerin handele, erstrecke sich die für den Kernbereich der Fitnessdienstleistungen
erreichte Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke „FITNESS FIRST“ auch auf Pro-
dukte, die mit diesen Dienstleistungen im engen sachlichen Zusammenhang stün-
den.
Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,
die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle für Klasse 41, vom 6. November 2014 und vom 22. Sep-
tember 2015 aufzuheben.
Hilfsweise beantragt sie,
das Verfahren zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungs-
verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzu-
verweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
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II.
Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie gem. § 66 Abs. 1 MarkenG
statthaft und wurde gem. § 66 Abs. 2 MarkenG rechtzeitig eingelegt.
Sie bleibt jedoch in ihrem Hauptantrag ohne Erfolg. Der Eintragung der angemel-
deten Bezeichnung steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37
Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat (s. u. Ziff. 1.).
Auf den Hilfsantrag war der angegriffene Beschluss insoweit aufzuheben, als die
Anmeldung hinsichtlich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zurück-
gewiesen worden ist. Das Verfahren wird im Hinblick auf diese Dienstleistungen
der Klasse 41 zum Zwecke der weiteren Prüfung des Vorbringens zur Verkehrs-
durchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen gem.
§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG. Im Übrigen war die Beschwerde auch im Hilfsantrag
zurückzuweisen (s. u. Ziff. 2).
1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „FITNESS FIRST“ steht in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
entgegen.
a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen
aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von
der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren
und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterschei-
den (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung
durch Technik]; BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-
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Marke; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569,
Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido). Denn die Haupt-
funktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008,
608, Rn. 66 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH,
GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen be-
schreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Wa-
ren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher
erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tat-
sächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel
versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware
oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unter-
scheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug
zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und
deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreiben-
den Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst
und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2017, 186,
Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH,
GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem
Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vorder-
grund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und han-
delt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder
Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen,
die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die
Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt
(BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 21
– Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).
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Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Wa-
ren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Han-
dels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24
– Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-
gesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 47). Dieser wird die Marke so wahrnehmen,
wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu
unterziehen (BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).
Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterschei-
dungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der An-
meldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15
– Aus Akten werden Fakten).
b) Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten
Bezeichnung in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen zu verneinen.
Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 25, 28 und 41 sind die allgemeinen Verkehrskreise, ins-
besondere die Endverbraucher, die bei Erwerb der beanspruchten Waren
der Klassen 25 und 28 bzw. bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen der
Klasse 41 eine durchschnittliche, im höheren Preissegment gegebenenfalls
auch leicht erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen werden. Demgegen-
über kann nicht lediglich auf diejenigen Personen abgestellt werden, die
bereits aktuell die beanspruchten Waren aus dem Bereich des Fitness-
Sports erwerben oder die Dienstleistungen eines Fitnessstudios in An-
spruch nehmen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8
Rn. 657). Vielmehr handelt es sich bei den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen um solche, die potentiell von praktisch jedem inländischen
Verbraucher in Anspruch genommen werden können, so dass auf die
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gesamte Bevölkerung abzustellen ist (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 411,
Rn. 12 – STREETBALL zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Wa-
ren „Sportschuhe und Sportbekleidung“); dies gilt auch in Bezug auf die in
Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme allenfalls von
Kindern oder schwerer erkrankten Personen.
Das angemeldete Zeichen setzt sich, wie bereits vom DPMA dargelegt, aus
dem aus dem Englischen stammenden Bestandteil „FITNESS“ und dem
zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wort „FIRST“
mit der Bedeutung „zuerst, erst, als erste(r, -s)“ (vgl. Langenscheidt, Grund-
wortschatz Englisch, 2000, S. 282) zusammen. Diese grundlegenden Worte
der Welthandelssprache Englisch werden von den angesprochenen allge-
meinen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden (vgl. auch Ströbele in:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 516, 517 zu den Fremdspra-
chenkenntnissen des inländischen Durchschnittsverbrauchers), zumal sich
das Element „FITNESS“ zwischenzeitlich auch in der deutschen Sprache
mit der Bedeutung „gute körperliche Verfassung [aufgrund regelmäßigen
Trainings]“ etabliert hat (vgl. Duden, Das Bedeutungswörterbuch, 4. Aufl.
2010, S. 380; vgl. auch Nachweis im Beanstandungsbescheid vom
24. Mai 2013) und das Element „FIRST“ ebenfalls in vielfältigen Kombina-
tionen als Anglizismus im deutschen Sprachwortschatz Verwendung findet
(z. B. in den geläufigen Wendungen „First Class“, „Ladies first“ oder „Safety
first“).
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „FITNESS
FIRST“ in ihrer Gesamtheit dahingehend verstehen, dass die „Fitness an
erster Stelle“ stehe bzw. die „Fitness zuerst“ komme.
Die weiteren von der Beschwerdeführerin genannten Bedeutungsmöglich-
keiten („First“ im Sinne von Dachfirst oder als Name des Inhabers eines
Studios, „FITNESS FIRST“ als Hinweis auf das erste Fitnessstudio am
Platz oder als Aufforderung, „gleich als Erstes“ Fitnesssport zu betreiben)
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werden die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder
des Senats gehören, ihrem Verständnis demgegenüber nicht zugrunde
legen; relevant ist lediglich der im Vordergrund stehende Sinngehalt (vgl.
auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 165). Im Hin-
blick auf die bereits vom DPMA dargelegte häufige Verwendung des Wer-
beschlagworts „first“, insbesondere in Kombination mit einem weiteren Sub-
stantiv, sowie im Hinblick darauf, dass sich die angemeldete Wortfolge in
eine Reihe ähnlich gebildeter und dem inländischen Verkehr bekannter
Aussagen wie „Ladies first“ oder „Safety first“ einfügt, ist daher das zuvor
dargelegte Verständnis der angemeldeten Wortfolge im Sinne von „Fitness
zuerst“, „Fitness an erster Stelle“ zu Grunde zu legen.
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „FITNESS
FIRST“ in ihrer Gesamtheit dahingehend verstehen, dass die so bezeich-
neten Waren der Klassen 25 und 28 sowie Dienstleistungen der Klasse 41
der Fitness der angesprochenen Verkehrskreise dienen sollen, und dass
diese Fitness der Verbraucher an erster Stelle stehe. Damit setzt sich die
Wortfolge „FITNESS FIRST“ aus einem Sachhinweis auf Inhalt bzw. Be-
stimmungszweck der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen
(„FITNESS“) sowie dem werbenden Element „FIRST“ zusammen. Insge-
samt handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen demnach um eine
anpreisende Wortfolge mit beschreibendem Gehalt (vgl. auch den in der
mündlichen Verhandlung übergebenen Artikel aus der Zeitschrift „Textilwirt-
schaft“ mit der Überschrift „Fitness First“).
Die Wortfolge „FITNESS FIRST“ stellt somit einen engen beschreibenden
Bezug zu den beanspruchten Waren wie beispielsweisen Bekleidungsstü-
cken oder Sportartikeln für den Fitness-Sport oder zu den Dienstleistungen
eines Fitnessstudios her, die jeweils dazu bestimmt sein können, der kör-
perlichen Fitness zu dienen; zugleich handelt es sich um eine in der Wer-
bung übliche anpreisende Wortfolge, die stets nur als solche und nicht als
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Herkunftshinweis verstanden wird(vgl. BGH, GRUR 2014, Rn. 29 – HOT;
des Weiteren vgl. die im Beanstandungsbescheid vom 24. Mai 2013 und
die im Erinnerungsbeschluss vom 22. September 2015 genannten vielfälti-
gen Beispiele von Werbeslogans mit dem Bestandteil „first“ wie „Your busi-
ness first“, „Dancemusic first“, „Cargo first“, „Quality first“, „Equity first“,
„Science first“, „Education first“ – abrufbar jeweils unter www.slogans.de).
Diesem Verständnis der angemeldeten Wortfolge steht auch die Argumen-
tation der Beschwerdeführerin nicht entgegen, nach der insbesondere bei
den Dienstleistungen der Klasse 41 ein Verständnis dahingehend, dass Fit-
nessdienstleistungen an erster Stelle stünden, keinen Sinn mache, weil in
Fitnessstudios in erster Linie eben Fitnessdienstleistungen angeboten wür-
den. Auch selbstverständliche oder beschreibende Angaben werden oft-
mals in der Werbung anpreisend hervorgehoben. Dies gilt ebenso für die
Waren der Klassen 25 und 28 wie Fitnessgeräte oder Fitnessbekleidung.
In Bezug auf die Waren der Klasse 25 ist im Übrigen im Hinblick darauf,
dass die Wortfolge einen anpreisenden Gehalt aufweist und ein werbeübli-
ches Statement im Sinne von „(Bei mir steht) Fitness an erster Stelle“ dar-
stellt, eine Verwendung des Zeichens als deutlich sichtbarer Schriftzug auf
der Vorder- oder auch der Rückseite der Bekleidungsstücke wie T-Shirts
bzw. als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren
und somit als Motiv als die wahrscheinlichste und zugleich praktisch
bedeutsame Verwendungsform der Wortfolge anzusehen. Bei einer derarti-
gen Gestaltung werden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen
lediglich als Gestaltungsmittel und nicht als Herkunftshinweis auffassen.
Aber auch bei einer anderweitigen Verwendung werden sie sie aufgrund
ihres Bedeutungsgehalts lediglich als anpreisende Wortfolge mit beschrei-
bendem Bezug auffassen (s. o.), so dass es auf die Frage, welche Verwen-
dungsformen eines Zeichens der markenrechtlichen Beurteilung der
Schutzfähigkeit zugrunde zu legen sind, vorliegend offen bleiben kann (vgl.
hierzu den Vorlagebeschluss des BGH, GRUR 2018, 932 – #darferdas?).
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Des Weiteren sind die von der Beschwerdeführerin genannten Stilmittel wie
beispielsweise die Alliteration, also der Beginn beider Wortelemente mit
dem Buchstaben „F“, ebenfalls werbeüblich und vermögen einen Herkunfts-
hinweis nicht zu begründen. Daher kann offen bleiben, inwieweit von der
Beschwerdeführerin vorgetragene weitere phonetische Übereinstimmungen
überhaupt anzunehmen wären.
Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ergibt sich schließlich nicht aus
dem Verweis der Beschwerdeführerin auf Voreintragungen, insbesondere
auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren
27 W (pat) 83/10 – speedfitness) und die Eintragung der Wortmarke „Fit-
ness First“ im Vereinigten Königreich. Derartige Voreintragungen sind für
die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit des angemel-
deten Zeichens nicht bindend, da zum einen aus Eintragungen anderer
Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung
der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen
auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer
den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen wer-
den darf (EuGH, GRUR 2009, 667, Rn. 17 – Bild.T-online.de und ZVS
[Schwabenpost]; EuGH, GRUR 2008, 229, Rn. 47–51 – BioID; BGH, GRUR
2012, 276, Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; BGH GRUR
2011, 230, Rn. 12 – SUPERgirl). Für die Frage, ob es sich um eine anprei-
sende und beschreibende Wortfolge handelt, die nicht als Herkunftshinweis
aufgefasst wird, ist im Übrigen allein auf das Verständnis der inländischen
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, auch wenn die Wortbestand-
teile aus der englischen Sprache stammen. In Bezug auf die – graphisch
gestaltete – Marke „speedfitness“ sei zudem angemerkt, dass diese sich
von dem Zeichen „FITNESS FIRST“ in Bezug auf die Wortbildung unter-
scheidet.
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2. Die Beschwerde hat jedoch insoweit Erfolg, als die Sache auf den Hilfsan-
trag der Beschwerdeführerin hin zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens hinsichtlich der Dienstleistungen Klasse 41 "Betrieb von Fitness-
clubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitnesskur-
sen" an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird. Auch
wenn die vorgelegten Nachweise zur Feststellung der Verkehrsdurchset-
zung durch den Senat nicht ausreichen, so hat die Beschwerdeführerin
doch dargelegt und durch geeignete Unterlagen belegt, dass jedenfalls die
Möglichkeit besteht – und auch einiges dafür spricht –, dass sich das Zei-
chen „FITNESS FIRST“ im Verkehr hinsichtlich dieser Dienstleistungen
– nicht aber hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klassen 25 und 28 –
durchgesetzt hat.
a) Gem. § 8 Abs. 3 MarkenG ist eine Marke trotz Vorliegens von Schutzhin-
dernissen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG einzutragen, wenn sie sich
infolge der Benutzung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
Die Frage, ob eine Marke sich in Folge ihrer Benutzung in den beteiligten
Verkehrskreisen in Folge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistun-
gen i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Ge-
samtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die
Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware
damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH,
GRUR 1999, 723, Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR 2014,
776 Rn.
40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander
[Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 31 – Sparkassen-Rot). Zu
berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensi-
tät, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke,
der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen
- 17 -
von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden
(EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR
2014, 776, Rn. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco
Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 31 – Sparkas-
sen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38 – ROCHER-Kugel).
Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkei-
ten aufwirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterschei-
dungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen,
die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrs-
durchsetzung ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 483, Rn. 32 – test). Solche
Schwierigkeiten sind insbesondere gegeben, wenn der Markenschutz für
ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination
mit anderen Elementen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die
Umstände, die – wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen –
sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur
darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekenn-
zeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 32
– Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38 – ROCHER-Kugel).
Es ist Sache des Anmelders, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung
zunächst schlüssig darzulegen und sodann zu belegen. Vortrag und Nach-
weise müssen sich dabei auf konkrete Waren und Dienstleistungen bezie-
hen. Aus dem zu belegenden Sachvortrag müssen sich die Form, der Um-
fang, der Zeitraum und das Gebiet der markenmäßigen Benutzung ergeben
(vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 713).
Sodann hat der Anmelder die behauptete Verkehrsdurchsetzung zu bewei-
sen, soweit eventuelle amtliche Ermittlungen für einen entsprechenden
Nachweis nicht ausreichen bzw. die Verkehrsdurchsetzung nicht amtsbe-
kannt ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 710).
- 18 -
b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist von der ausreichenden Darle-
gung der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der bean-
spruchten Dienstleistungen – nicht jedoch hinsichtlich der Waren der Klas-
sen 25 und 28 (s. u. cc)) – auszugehen, so dass das Verfahren insoweit auf
den Antrag der Beschwerdeführerin zur Durchführung einer Verkehrsbefra-
gung an das DPMA zurückverwiesen wird (s. u. bb)). Zum Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise sind die
vorgetragenen Tatsachen und vorgelegten Unterlagen jedoch nicht als aus-
reichend anzusehen (s. u. aa)).
aa) Auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten
Unterlagen ist weiterhin der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht
geführt.
(1) Vorliegend hat die Beschwerdeführerin sowohl im Verfahren vor dem
DPMA als auch im Beschwerdeverfahren eine Vielzahl von Unterlagen vor-
gelegt und insbesondere nicht unerhebliche Mitgliederzahlen, Umsatzzah-
len und Werbeaufwendungen vorgetragen und belegt.
Zumindest teilweise ist in den vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige
(und nicht nur firmenmäßige) Benutzung der Wortfolge „FITNESS FIRST“
bzw. dieser Wortfolge in einer graphischen Gestaltung zu sehen (s. u. bb)).
Die genannten Mitgliederzahlen und Umsatzzahlen sowie die auf diesen
beruhenden Marktanteile vermögen jedoch – auch unter Berücksichtigung
der weiteren Umstände – eine Durchsetzung des angemeldeten Zeichens
im Verkehr nicht zu belegen. So ist bereits nicht konkret nachgewiesen
– beispielsweise durch die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung –,
mit welchen konkreten Waren und Dienstleistungen diese Umsatzzahlen
erzielt wurden und inwieweit diese Umsatz- und auch die Mitgliederzahlen
auf einer markenmäßigen Benutzung des angemeldeten Zeichens beruhen.
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(2) Selbst wenn der Abschluss sämtlicher Mitgliedsverträge und die Erzie-
lung sämtlicher Umsätze auf einer markenmäßigen Benutzung der ange-
meldeten Wortmarke für Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Fit-
nessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fit-
ness-Kursen“ beruhen sollten, so sind die erreichten Zahlen für den Nach-
weis einer Verkehrsdurchsetzung für sich genommen nicht ausreichend.
Dabei sind die absoluten Mitgliederzahlen und der insoweit erreichte Markt-
anteil für die Frage der Bekanntheit und der Zuordnung des angemeldeten
Zeichens zur Beschwerdeführerin von größerer Aussagekraft als der – von
der Beschwerdeführerin lediglich geschätzte – Marktanteil bezogen auf die
erzielten Umsätze, da die Mitgliederzahlen in Bezug auf die in Klasse 41
beanspruchten Dienstleistungen in höherem Maße Rückschlüsse auf die
„Verbreitung“ des Zeichens im angesprochenen Verkehr erlauben als die
Umsatzzahlen.
Der erreichte Marktanteil von 2,9 % bezogen auf die Mitgliedschaften in Fit-
nessstudios ist zu gering, um aus diesem auf eine Verkehrsdurchsetzung
schließen zu können. Dies gilt ganz abgesehen davon, dass speziell für die
Dienstleistung „Durchführung von Fitness-Kursen“ der Marktanteil mögli-
cherweise noch geringer ist, wenn auch die von Sportvereinen, Volkshoch-
schulen oder gegebenenfalls Physiotherapeuten angebotenen Fitness-
Kurse mitberücksichtigt werden. Das Erreichen eines bestimmten Prozent-
satzes ist zwar nach der Rechtsprechung für die Feststellung der Verkehrs-
durchsetzung nicht zu fordern, allerdings muss ein „erheblicher Teil“ der
beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen zumindest auch einen Her-
kunftshinweis erblicken (EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 52 – Windsurfing
Chiemsee; BGH, GRUR 2015, 581, Rn. 42 – Langenscheidt-Gelb). Dem-
entsprechend ist die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurch-
setzung anhand eines Meinungsforschungsgutachtens im Regelfall nicht
unterhalb von 50 % anzusetzen, sofern nicht besondere Umstände eine
abweichende Beurteilung rechtfertigen (BGH, GRUR 2015, 581, Rn. 42
– Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2014, 483 – test; BGH, GRUR 2010,
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138, Rn. 41 – ROCHER-Kugel). Auch bei einer Prüfung der Verkehrsdurch-
setzung aufgrund sämtlicher relevanter Umstände ohne Einholung eines
demoskopischen Gutachtens müssten diese Umstände den Rückschluss
darauf zulassen, dass ein „erheblicher Teil“ der beteiligten Verkehrskreise
in dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis sieht (vgl. auch
BPatG 26 W (pat) 33/15 – Supra-Comfort, abrufbar unter PAVIS PROMA).
Daher kann eine Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich einer konkreten Ware
oder Dienstleistung nur unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall
hinreichend zuverlässig bejaht werden, ohne dass mittels einer demoskopi-
schen Befragung ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % ermittelt
worden ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 685).
Derartige besondere Voraussetzungen können vorliegend nicht bejaht wer-
den. Der erreichte Marktanteil bezogen auf die Mitgliedschaften in Fitness-
studios von knapp 3 % lässt nicht auf eine Bekanntheit und Zuordnung der
Marke zum Unternehmen der Beschwerdeführerin einen solchen erhebli-
chen Teil der angesprochenen Verkehrskreise schließen.
Dabei ist der Begriff der „beteiligten Verkehrskreise“ in § 8 Abs. 3 MarkenG
ebenso auszulegen wie im Rahmen der Prüfung der Schutzhindernisse
gem. § 8 Abs. 2 MarkenG, deren Überwindung § 8 Abs. 3 MarkenG ermög-
licht (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 655). Dem-
entsprechend ist vorliegend auf sämtliche Endverbraucher abzustellen, da
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich potentiell an alle Ver-
braucher richten und nicht nur an derzeitige Nutzer von Fitnessstudio-
Dienstleistungen oder gar der Dienstleistungen von regionalen oder über-
regionalen Fitnessstudio-Ketten (s. o. Ziff. 1. b)).
Absolute Mitgliederzahlen von 245.000 bis 270.000 lassen jedoch ebenso
wenig wie ein prozentualer Marktanteil von 2,9 % für sich genommen auf
den erforderlichen Durchsetzungsgrad der Marke bei der angesprochenen
(jugendlichen und erwachsenen) Gesamtbevölkerung in Deutschland
schließen. Ebenso ist daher die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin zu
- 21 -
den größten Fitness-Ketten in Deutschland gehört, nicht ausreichend,
zumal der Markt sehr zersplittert ist.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den hohen Umsatzzahlen der Be-
schwerdeführerin sowie den weiteren von der Beschwerdeführerin vorge-
tragenen Umständen wie der Tatsache, dass auch Nicht-Mitglieder mit der
Bezeichnung Fitness-First in deutschen Städten und sogar im Ausland (vgl.
BGH, GRUR 2017, 75 – Wunderbaum II) in Berührung kommen können,
aus den vorgetragenen Werbeaufwendungen, den Kooperationen mit Un-
ternehmen und Krankenkassen, den Presseberichten und Auszeichnungen
oder den (gestützten) Befragungen, die nicht die Anforderungen an ein
demoskopisches Gutachten erfüllen. All diese Umstände erlauben – auch in
ihrer Gesamtschau – keinen Rückschluss auf einen ausreichend hohen
Durchsetzungsgrad der angemeldeten Bezeichnung. Dies gilt unabhängig
davon, inwieweit diese Umstände eine markenmäßige Benutzung des
angemeldeten Zeichens belegen, bereits deswegen, weil die vorgetragenen
Umstände auch in ihrer Gesamtschau nicht ausreichen, um auf eine Durch-
setzung bei einem ausreichend großen Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise schließen zu lassen. Bereits aus diesem Grunde ist der Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Bezeichnung bislang als nicht
geführt anzusehen.
Soweit die Beschwerdeführerin auf Entscheidungen des Bundespatentge-
richts verweist, in denen der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung ohne
Einholung eines demoskopischen Gutachtens als geführt angesehen wurde
(BPatG, GRUR 2009, 167 – Farbmarke Sonnengelb; BPatG
29 W (pat) 524/1, GRUR-Prax 2013, 39 – LandLust; s. daneben auch
BPatG GRUR 2008, 428 – Farbmarke Rot (für Loseblattsammlungen)), so
sind diese für den vorliegenden Fall nicht von entscheidender Bedeutung.
Die Prüfung, ob eine Verkehrsdurchsetzung ohne Vorlage eines demosko-
pischen Gutachtens festgestellt werden kann, bedarf jeweils einer Gesamt-
abwägung aller Umstände des Einzelfalles. Diese Umstände weichen
- 22 -
naturgemäß jeweils voneinander ab; so war beispielsweise im Verfahren
29 W (pat) 524/11 eine „unangefochtene Marktführerschaft im Segment
Wohn- und Gartenzeitschriften“ nachgewiesen worden. Ohne Einholung
eines demoskopischen Gutachtens kann eine Verkehrsdurchsetzung – wie
ausgeführt – hinsichtlich einer konkreten Ware oder Dienstleistung nur
unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall hinreichend zuverlässig
bejaht werden (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 685).
(3) Darüber hinaus hält der Senat für den Nachweis der Verkehrsdurch-
setzung im vorliegenden Fall die Einholung eines demoskopischen Gut-
achtens auf der derzeitigen Tatsachengrundlage bereits deswegen für
erforderlich, weil die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben die Be-
zeichnung „FITNESS FIRST“ nicht nur als Wortbezeichnung, sondern in
verschiedenen graphischen Gestaltungen verwendet, und insgesamt nur
ein kleiner Teil der vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige Benutzung
der Wortkombination „FITNESS FIRST“ ohne graphische Gestaltung zeigt,
während ein Großteil der Unterlagen, aus denen sich nicht nur eine fir-
menmäßige, sondern zugleich eine markenmäßige Benutzung für die
Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen
eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen“ ergibt, eine gra-
phisch gestaltete Version dieser Wortfolge enthält (insbesondere das oben
abgebildete „blaue Logo“ oder die Worte „FITNESS FIRST“ in der dem
„blauen Logo“ entsprechender etwas geschwungener Druckschrift in ver-
schiedenen farblichen Gestaltungen, beispielsweise in weißer Schrift auf
blauem Hintergrund, vgl. u. a. Anlagenkonvolut A 47). Soweit die Be-
schwerdeführerin dargelegt hat, dass teilweise auch das Wortzeichen iso-
liert verwendet wird, so kann auf Grundlage der eingereichten Unterlagen
nicht beurteilt werden, inwieweit die Umsätze oder auch die Mitgliederzah-
len auf der Verwendung einer reinen Wortmarke oder von graphisch
gestalteten Wort-/Bildmarken beruhen.
- 23 -
Zwar kann eine Marke auch infolge ihrer Benutzung als Teil einer komple-
xen Kennzeichnung oder i. V. m. anderen Marken Unterscheidungskraft
erlangen (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 – VISAGE; v. Gamm in:
Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014; § 8
Rn. 103). Umständen, wie beispielsweise Umsatz- und Absatzzahlen, dem
Marktanteil und der Marktpräsenz sowie den Werbeaufwendungen eines
Markeninhabers kann jedoch kein entscheidendes Gewicht für die Fest-
stellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils einer graphisch
gestalteten Marke zukommen, wenn sich diese auf die graphisch gestaltete
Marke beziehen, da sich hieraus nicht entnehmen lässt, dass sich der iso-
lierte Wortbestandteil im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat
(vgl. BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 37 – Kinderzeit; Schneider in: BeckOK
Markenrecht, 14. Edition, Stand: 01.07.2018, § 8 Rn. 1016).
Im vorliegenden Fall liegen nach Ansicht des Senats im Hinblick auf die
– teilweise bzw. sogar weitgehend gegebene – Verwendung der angemel-
deten Bezeichnung in graphischer Gestaltung besondere Schwierigkeiten
vor, aufgrund derer eine Verkehrsdurchsetzung nur auf der Grundlage
eines demoskopischen Gutachtens nachgewiesen werden kann (vgl. BGH,
GRUR 2016, 1167, Rn. 32 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138,
Rn. 39 – ROCHER-Kugel).
bb) Der durch umfangreiche Unterlagen belegte Vortrag der Beschwerde-
führerin lässt es jedoch als möglich erscheinen, dass sich das angemeldete
Zeichen im Verkehr für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen
zugunsten der Beschwerdeführerin durchgesetzt hat und damit das Schutz-
hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft überwunden sein könnte.
Der Vortrag der Beschwerdeführerin ist hierfür als ausreichend anzusehen.
Die Beschwerdeführerin hat insbesondere eine markenmäßige Benutzung
des angemeldeten Zeichens für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleis-
tungen „Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios,
Durchführung von Fitness-Kursen“ vorgetragen und belegt.
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Auch wenn die Verwendung der Bezeichnung „FITNESS FIRST“ in den von
der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen, beispielsweise den Pres-
seartikeln, oftmals keine markenmäßige Benutzung darstellt, so finden sich
doch auch markenmäßige Benutzungen der reinen Wortfolge „FITNESS
FIRST“ ohne graphische Gestaltung (vgl. die im Anlagenkonvolut A 20 ent-
haltene Angebote der „Fitness First Expertentipps“ oder des „Fitness First
FitnessCheck“). Daneben hat die Beschwerdeführerin umfangreiche Ver-
wendungen der Bezeichnung „FITNESS FIRST“ in den oben abgebildeten
graphischen Gestaltungen bzw. in einer graphischen Gestaltung in Form
einer geschwungenen Schrift in verschiedenen Farbgestaltungen, insbe-
sondere einer weißen Schrift auf blauem Grund, vorgelegt, bei denen es
sich zum Teil ebenfalls um markenmäßige und nicht nur um firmenmäßige
Benutzungen durch die Beschwerdeführerin handelt, beispielsweise bei der
Verwendung des Logos auf und in Fitnessstudios (zur Benutzung von
Dienstleistungsmarken s. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O. § 26 Rn. 51 ff.; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 44 – Sparkassen-Rot;
BGH, GRUR 2008, 616, Rn. 13 – Akzenta).
Auch wenn die zuvor genannten Unterlagen und Zahlen, beispielsweise
Mitglieder- und Umsatzzahlen, für den Nachweis einer Verkehrsdurchset-
zung nicht als ausreichend anzusehen sind, so lassen sie mit der erforderli-
chen Sicherheit zumindest auf die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung
des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 41 schließen.
Der Beschwerdeführerin ist dementsprechend die Gelegenheit zu geben,
durch Durchführung einer Verkehrsbefragung den Nachweis einer Ver-
kehrsdurchsetzung zu führen mit der Folge, dass die Marke dann – gege-
benenfalls mit entsprechend verschobenem Zeitrang (§ 37 Abs. 2
MarkenG) – für die beanspruchten Dienstleistungen zur Eintragung gelan-
gen könnte.
- 25 -
Der Senat macht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, von der Mög-
lichkeit Gebrauch, das Verfahren zur Durchführung einer Verkehrsbefra-
gung gem. § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG an das DPMA zurückzuverweisen.
cc) In Bezug auf die in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren fehlt
es demgegenüber bereits an einer schlüssigen Darlegung der Möglichkeit
einer Verkehrsdurchsetzung, so dass die Beschwerde in Bezug auf diese
Waren insgesamt, also auch im Hilfsantrag, zurückzuweisen war.
Die Beschwerdeführerin hat lediglich vorgetragen, Waren aus diesen Klas-
sen wie beispielsweise Shirts, Tops, Hoodies, Shorts, Leggins, Dusch- und
Handtücher, Trinkflaschen und Trainings-Handschuhe jeweils unter Einsatz
der Wortmarke „FITNESS FIRST“ in ihren Studios sowie online zu vertrei-
ben, und insoweit auf das Anlagenkonvolut K 50 verwiesen. Aus diesem
ergibt sich lediglich vereinzelt eine markenmäßige Benutzung des Zeichens
„FITNESS FIRST“, vor allem aber fehlen in Bezug auf die genannten Wa-
ren jegliche Angaben zu Umsatzzahlen, Marktanteilen, Dauer und Intensität
der Nutzung des Zeichens. Für die schlüssige Darlegung der Möglichkeit
einer Verkehrsdurchsetzung ist der bloße Hinweis auf ein „Ergänzungsver-
hältnis“ zu den von der Beschwerdeführerin angebotenen Fitness-Dienst-
leistungen nicht ausreichend. Die Darlegung hat vielmehr konkret in Bezug
auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen
(Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 713). Allenfalls bei
einem besonders engen sachlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang
von Waren bzw. Dienstleistungen kann die Annahme gerechtfertigt sein,
dass die für eine Ware bzw. Dienstleistung festgestellte Verkehrsdurchset-
zung auch für die andere Ware bzw. Dienstleistung gilt (Ströbele in:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 636). Ein derart enger sachlicher
und wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den in Klasse 41 bean-
spruchten Dienstleistungen und den in den Klassen 25 und 28 angemelde-
ten Waren ist jedoch nicht anzunehmen, da die beanspruchten Waren wie
Fitnesskleidung und Fitnessgeräte etc. üblicherweise am Markt weitgehend
- 26 -
unabhängig von den Dienstleistungen eines Fitnessstudios angeboten wer-
den. Allein das Angebot solcher Waren durch die Beschwerdeführerin in
ihren Fitnessstudios im konkreten Fall ist zur Begründung eines solchen
engen Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Waren einerseits
und Dienstleistungen andererseits nicht ausreichend.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 27 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.
Klante
Paetzold
Lachenmayr-Nikolaou
Fa