Urteil des BPatG vom 11.09.2018

Urteil vom 11.09.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:110918B23Wpat31.17.0

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 31/17

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

11. September 2018

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 043 756.4

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 11. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und

Dr. Himmelmann

- 2 -

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 wird

aufgehoben.

Die Sache wird im Umfang des Hilfsantrags zur weiteren

Prüfung an die Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deut-

schen Patent- und Markenamts zurückverwiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 043 756.4 und

der Bezeichnung „Anordnung zum Erfassen von Gegenständen in einem Fahr-

zeug“ wurde am 10. September 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt

angemeldet und am 16. März 2006 mit der DE 10 2004 043 756 A1 offengelegt.

Am 2. Juli 2011 wurde mit Schriftsatz vom 21. Juni 2011 wirksam Prüfungsantrag

gestellt.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08B hat im Prüfungsverfahren auf den Stand der

Technik gemäß der folgenden Druckschrift verwiesen:

DE 201 10 358 U1

Sie hat in einem Prüfungsbescheid vom 30. Juni 2014 ausgeführt, dass die Ge-

genstände und das Verfahren der selbständigen Ansprüche auf Grund fehlender

Neuheit (§ 3 PatG) nicht patentfähig seien (§ 1 Abs. 1 PatG). Auch die Gegen-

- 3 -

stände und Verfahren der übrigen Ansprüche seien entweder nicht neu (§ 3 PatG)

oder dem Fachmann nahegelegt (§ 4 PatG). In den Unterlagen könne kein patent-

begründender Unterschied zur einzigen genannten Druckschrift erkannt werden,

so dass mit einer Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden müsse.

Die Anmelderin hat in einer Eingabe vom 27. August 2014, in der sie die ur-

sprünglichen Ansprüche unverändert aufrecht erhalten und mit der sie eine über-

arbeitete Beschreibung eingereicht hat, der Ansicht der Prüfungsstelle in allen

Punkten widersprochen und dargelegt, warum der Gegenstand des geltenden An-

spruchs 1 und damit auch der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 7

und das Verfahren des nebengeordneten Anspruchs 8 auf einer erfinderischen

Tätigkeit des Fachmanns beruhten. In ihrer Erwiderung hat sie neben der

Patenterteilung mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Unterlagen auch eine

nochmalige Möglichkeit zur Stellungnahme beantragt, falls sich die Prüfungsstelle

ihrer Ansicht nicht anzuschließen vermöge. Eine Anhörung gemäß § 46 Abs. 1

PatG hat sie nicht beantragt.

In der Folge hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom

24. Januar 2017 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber

der ermittelten Druckschrift D1 nicht neu sei (§ 3 PatG). Eine weitere Möglichkeit

zur Stellungnahme hat sie der Anmelderin nicht gegeben.

Gegen diesen, der Anmelderin am 28. Januar 2017 zugestellten Beschluss richtet

sich die am 21. Februar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt elektro-

nisch eingelegte Beschwerde, die sie mit Schriftsatz vom 9. Januar 2018 begrün-

det hat.

In der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018, in der die Anmelderin

durch den Bevollmächtigten Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. S…, LL.M.,

G… mbB, W…straße 58/59,

- 4 -

B…, vertreten wurde, hat die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 eines Hilfs-

antrags eingereicht und beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 aufzu-

2.a) Hauptantrag

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Anordnung zum

Erfassen von Gegenständen in einem Fahrzeug“, dem An-

meldetag 10. September 2004 auf der Grundlage folgender

Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am Anmelde-

tag;

Beschreibungsseiten 1 bis 12, eingegangen im Deut-

schen Patent- und Markenamt am 1. September 2014;

1 Seite Bezugszeichenliste,

3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, jeweils einge-

gangen im Deutschen Patent- und Markenamt am

Anmeldetag.

2.b) Hilfsantrag

Hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung

ein Patent zu erteilen

auf der Grundlage folgender Unterlagen:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der

mündlichen Verhandlung am 11. September 2018;

gegebenenfalls noch anzupassende Unteransprüche;

gegebenenfalls noch anzupassende Beschreibungs-

seiten und Bezugszeichenliste;

- die unter 2.a) genannten Zeichnungen.

- 5 -

Anspruch 1 des Hauptantrags ist der am 10. September 2004 eingereichte ur-

sprüngliche Anspruch 1. Dieser lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter

Gliederung:

„1. Anordnung (40)

1.1 zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen (6, 6a,

38) im Inneren eines Fahrzeuges (2),

1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens,

1.2 mit einer Erfassungsvorrichtung (48) für ein Fahrzeug (2),

1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand

(6, 6a, 38) zugeordnete, sich im Inneren des Fahrzeuges (2) befin-

dende Markierung (100) zu erfassen, und

1.2.2 die Erfassungsvorrichtung (48) ausgebildet ist, ein der Markierung

(100) entsprechendes Markierungssignal zu erzeugen, und

1.3 die Anordnung (40) eine Vergleichseinheit (106) mit einem Eingang für

das Markierungssignal aufweist,

1.4 und die Anordnung (40) eine mit der Vergleichseinheit (106) wirkver-

bundene Datenbank (44) für eine Vielzahl von Datensätzen (98) auf-

weist,

1.4.1 wobei jeder Datensatz (98) eine erwartete Markierung (100) reprä-

sentiert,

1.5 und die Vergleichseinheit (106) ausgebildet ist, das Markierungssignal

auszuwerten und mit wenigstens einem Datensatz (98) zu vergleichen,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis reprä-

sentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangsseitig

auszugeben,

1.7 wobei das Differenzsignal einer Differenz, gebildet aus der wenigstens

einen erwarteten Markierung (100) und der wenigstens einen erfassten

Markierung (100), entspricht.“

- 6 -

Der in der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018 überreichte An-

spruch 1 des Hilfsantrags lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Glie-

derung:

„1. Anordnung (40)

1.1 zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen (6, 6a,

38) im Inneren eines Fahrzeuges (2),

1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens,

1.2 mit einer Erfassungsvorrichtung (4, 48) für ein Fahrzeug (2),

1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand

(6, 6a, 38) zugeordnete, sich im Inneren des Fahrzeuges (2) befin-

dende Markierung (100) zu erfassen

1.2.2‘ und ein der Markierung (100) entsprechendes Markierungssignal

zu erzeugen,

1.3 und die Anordnung (40) eine Vergleichseinheit (106) mit einem Eingang

für das Markierungssignal aufweist,

1.4 und die Anordnung (40) eine mit der Vergleichseinheit (106)

wirkverbundene Datenbank (44) für eine Vielzahl von Datensätzen (98)

aufweist,

1.4.1 wobei jeder Datensatz (98) eine erwartete Markierung (100) reprä-

sentiert,

1.5 und die Vergleichseinheit (106) ausgebildet ist, das Markierungssignal

auszuwerten und mit wenigstens einem Datensatz (98) zu vergleichen,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis

repräsentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangs-

seitig auszugeben,

1.7 wobei das Differenzsignal einer Differenz (30), gebildet aus der wenigs-

tens einen erwarteten Markierung (100) und der wenigstens einen er-

fassten Markierung (100), entspricht,

- 7 -

1.8 und dass die Anordnung ein Navigationssystem (52) aufweist, welches

mit der Vergleichseinheit (106) wirkverbunden

1.8.1 und ausgebildet ist, in Abhängigkeit von dem Differenzsignal einen

anzufahrenden Zielort vorzugeben,

1.9 wobei die Anordnung (40) ausgebildet ist, eine erzeugte Einkaufsliste zu

erfassen, jedem einzukaufenden Gegenstand eine Markierung (100)

zuzuordnen, nach Einladen der eingekauften Waren die Markierungen

dieser Waren durch die Erfassungsvorrichtung (4, 48) zu erfassen, mit

der Vergleichseinheit (106) das Differenzsignal zu erstellen, das den

fehlenden Gegenständen entspricht, und dieses Differenzsignal dem

Navigationssystem (52) zur Vorgabe des anzufahrenden Zielortes zu

übertragen.“

Hinsichtlich der weiteren Ansprüche 2 bis 10 des Hauptantrags sowie der weiteren

Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und

erweist sich hinsichtlich des in der

mündlichen Verhandlung am

11. September 2018 eingereichten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag insoweit als be-

gründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B aufzuheben ist,

denn der Anspruch 1 des Hilfsantrags ist zulässig, und die beanspruchte Anord-

nung nach dem geltenden Anspruch 1 des Hilfsantrags ist durch den im Verfahren

befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (§§ 1 – 5 PatG). Da

jedoch eine Recherche zu dem nunmehr beanspruchten Gegenstand noch nicht

stattgefunden hat, so dass möglicherweise weiterer Stand der Technik zu berück-

sichtigen ist, wird die Anmeldung zur weiteren Recherche und Prüfung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und

3 PatG). In Bezug auf den Hauptantrag bleibt die Beschwerde ohne Erfolg.

- 8 -

Die Anmeldung betrifft eine Anordnung zum vollständigen Erfassen von

mitzuführenden Gegenständen im Inneren eines Fahrzeuges, insbesondere im

Inneren eines Personenkraftwagens sowie ein Fahrzeug mit einer solchen Anord-

nung und ein Verfahren zum vollständigen Erfassen von Gegenständen in einem

Fahrzeug.

Gemäß der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung sei aus der

JP 09-231 428 A ein Gerät zum Erkennen einer Falschbeladung eines Lastkraft-

wagens bekannt. Das Gerät könne eine auf einem Frachtstück angebrachte Mar-

kierung erfassen, und über ein Telemetriegerät könne eine Liste der mitzuführen-

den Frachtstücke übertragen werden. Das Gerät bestätige eine Übereinstimmung

zwischen den erfassten Markierungen auf den Frachtstücken und den zu trans-

portierenden Frachtstücken.

Bei Fahrten mit einem Personenkraftwagen, beispielsweise bei einer Urlaubsfahrt,

stelle sich oftmals das Problem, dass mitzuführende Gepäckstücke, Reisedoku-

mente und andere zum Mitführen in den Urlaub vorgesehene Gegenstände zu

Hause oder bei der Heimreise am Urlaubsort vergessen würden. Bei Einkaufs-

fahrten mit einem Personenkraftwagen stelle sich oftmals das Problem, dass ein-

zukaufende Gegenstände beim Einkaufen vergessen würden (

Hiervon ausgehend liegt nach Angabe der Beschreibung der vorliegenden Anmel-

dung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung anzuge-

ben, welche das Vergessen von mitzuführenden Gegenständen anzeigt bezie-

hungsweise verhindert ().

Diese Aufgabe werde durch die Anordnungen der geltenden Ansprüche 1 nach

Haupt- und Hilfsantrag gelöst.

- 9 -

Die Ansprüche 1 der beiden Anträge beanspruchen demnach eine Anordnung, die

geeignet ist, im Inneren eines Fahrzeugs mitzuführende Gegenstände „vollstän-

dig“ zu erfassen. Da es praktisch unmöglich ist, alle Gegenstände mit einer Mar-

kierung zu versehen, so dass es immer Gegenstände gibt, die auf Grund des

Fehlens einer Markierung nicht erfasst werden können, ist unter „vollständig“ zu

verstehen, dass die in einer Liste enthaltenen Gegenstände alle erfasst werden

können.

Das Fahrzeug wird nur durch das Merkmal 1.1.1 näher charakterisiert. Nach die-

sem handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Personenkraftwagen. Da dieses

Merkmal jedoch fakultativ ist, wird das Fahrzeug durch dieses Merkmal nicht ein-

geschränkt, so dass eine Eignung für irgendein Fahrzeug, sei es ein Straßen-,

Luft- oder Wasserfahrzeug, besteht.

Jedem zu erfassenden Gegenstand ist eine Markierung zugeordnet, die sich im

Inneren des Fahrzeugs befindet. Diese Markierung wird nicht weiter konkretisiert,

so dass es sich bei ihr auch um das optisches Erscheinungsbild des Gegenstan-

des handeln kann. Auch wird nicht beansprucht, dass sich die Markierung am mit-

zuführenden Gegenstand befindet, denn sie ist nur „zugeordnet“. Dies bedeutet,

dass sich der Gegenstand nicht notwendigerweise im Fahrzeug befinden muss.

So wäre es beispielsweise ausreichend, wenn sich ein Bild (= Markierung) oder

ein RFID-Tag des mitzuführenden Gegenstandes im Fahrzeug befindet.

Die Anordnung weist eine Erfassungsvorrichtung auf, die die Markierungen erfasst

und jeweils ein Markierungssignal erzeugt. Diese Markierungssignale werden

dann mit Hilfe einer Vergleichseinheit mit den Datensätzen einer Datenbank ver-

glichen, in denen die zu erwartenden Markierungen gespeichert sind, so dass ein

Differenzsignal erzeugt wird. Darunter ist ein Signal zu verstehen, das alle nicht

erfassten, möglicherweise aber auch zu viel vorhandenen Markierungen angibt.

Welcher Art dieses Differenzsignal ist, wird nicht angegeben.

- 10 -

Mit dem Hilfsantrag wird eine weitere Funktionalität der Anordnung beansprucht.

So weist dort die Anordnung ein Navigationssystem auf, das nicht nur parallel vor-

handen ist, sondern mit der Vergleichseinheit der Anordnung wirkverbunden ist.

Diese Wirkverbindung besteht darin, dass das Navigationssystem in Abhängigkeit

von dem Differenzsignal einen anzufahrenden Zielort vorgibt. Dies macht insbe-

sondere dann einen Sinn, wenn es sich bei den zu erfassenden Gegenständen

um einzukaufende Gegenstände handelt, so dass der Nutzer der Anordnung

durch das Navigationssystem zu Läden geführt wird, in denen der noch fehlende

Gegenstand voraussichtlich erworben werden kann. Dementsprechend ist die An-

ordnung auch in der Lage, eine erzeugte Einkaufsliste zu erfassen und jedem ein-

zukaufenden Gegenstand eine Markierung zuzuordnen. Nach dem Einladen der

eingekauften Waren werden die Markierungen von der Erfassungsvorrichtung er-

fasst und ein Differenzsignal erzeugt. Dieses Differenzsignal gibt folglich an, wel-

che Waren noch fehlen und wird an das Navigationssystem übertragen, so dass

dieses an Hand des Differenzsignals einen Zielort vorgibt.

Die Gegenstände der Ansprüche 1 beider Anträge sind ursprünglich offen-

bart (§ 38 PatG).

So ist Anspruch 1 des Hauptantrags der am Anmeldetag eingereichte ursprüngli-

che Anspruch 1, weshalb er zulässig ist.

Auch Anspruch 1 des Hilfsantrags geht von diesem ursprünglichen Anspruch 1

aus (Merkmale 1 bis 1.7), wobei lediglich im Merkmal 1.2.2‘ eine sprachliche Um-

formulierung des Merkmals 1.2.2 ohne Änderung des Sinngehalts vorgenommen

wurde. Angefügt wurden die weiteren Merkmale 1.8 bis 1.9, welche ein Navigati-

onssystem und dessen Verwendung betreffen. Dabei sind die Merkmale 1.8 und

1.8.1 im ursprünglichen Anspruch 5 offenbart, während das Merkmal 1.9 den

Ausführungen zu den im ursprünglichen Unteranspruch 5 enthaltenen Merkmalen

im vierten Absatz auf Seite 3 der ursprünglichen Beschreibung und dem Ausfüh-

rungsbeispiel für den Fall einer Einkaufsliste, welches in Zusammenhang mit der

- 11 -

Figur 2 im Abschnitt vom 5. Absatz der Seite 7 bis zum ersten Absatz auf Seite 9

der ursprünglichen Beschreibung beschrieben wird, entnommen werden kann.

Damit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ursprünglich

offenbart, so dass Anspruch 1 nach Hilfsantrag ebenfalls zulässig ist.

Die Anordnung nach Anspruch 1 des Hauptantrags ist gegenüber der Lehre

der Druckschrift D1 nicht neu (§ 3 PatG), so dass sie nicht patentfähig ist (§ 1

Abs. 1 PatG).

Die einzige von der Prüfungsstelle ermittelte Druckschrift D1 beschäftigt sich mit

einer Erweiterung der Funktionalität einer Armbanduhr, die darin besteht, die Aus-

rüstung einer sie tragenden Person in einem festgelegten Umkreis zu überwachen

(

). Hierfür ist ein

System vorgesehen, das in eine Armbanduhr integriert werden kann (

), das

aber auch für begrenzte Räume, insbesondere Fahrzeuginnenräume nutzbar ist

(

Im Einzelnen offenbart diese Druckschrift in Übereinstimmung mit dem Wortlaut

des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eine

- 12 -

Anordnung

1.1

zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen im Inneren

eines Fahrzeuges (),

1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens (

), mit

1.2

einer Erfassungsvorrichtung () für ein Fahrzeug (

1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand zugeord-

nete, sich im Inneren des Fahrzeuges befindende Markierung (

) zu erfassen (

), und

1.2.2 die Erfassungsvorrichtung ausgebildet ist, ein der Markierung entsprechen-

des Markierungssignal zu erzeugen (

), und

1.3

die Anordnung eine Vergleichseinheit mit einem Eingang für die

Markierungssignale aufweist, und

1.4

die Anordnung eine mit der Vergleichseinheit wirkverbundene Datenbank

für eine Vielzahl von Datensätzen aufweist,

1.4.1 wobei jeder Datensatz eine erwartete Markierung repräsentiert, und

- 13 -

1.5

die Vergleichseinheit ausgebildet ist, die Markierungssignale auszuwerten

und mit wenigstens einem Datensatz zu vergleichen (

), wobei

1.6

die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis

repräsentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangsseitig auszu-

geben (

1.7

wobei das Differenzsignal einer Differenz, gebildet aus der wenigstens ei-

nen erwarteten Markierung und der wenigstens einen erfassten Markierung ent-

spricht (

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 keine weiteren Merkmale aufweist, ist er

demnach nicht neu (§ 3 PatG) und damit nicht patentfähig.

Gemäß den Ausführungen des Vertreters der Anmelderin in der mündlichen Ver-

handlung sieht die Anmelderin den wesentlichen Unterschied der angemeldeten

Anordnung zu der aus Druckschrift D1 im Merkmal 1.1.1. Sie ist der Ansicht, dass

die in Druckschrift D1 ausgebildete Armbanduhr zur Überwachung von bereits

vorhandenen Gegenständen gegenüber deren Verschwinden ausgebildet sei, so

dass sich der beanspruchte Gegenstand darin von dem aus Druckschrift D1 un-

- 14 -

terscheide, dass die zu erfassenden Gegenstände vorab nicht bereits einmal er-

fasst sein müssen, und mit Hilfe der Anordnung festgestellt werden könne, dass

Gegenstände, die vorhanden sein sollten, nicht vorhanden sind, ohne dass diese

jemals vorher alle vorhanden waren.

Diesen Unterschied sieht der Senat jedoch nicht, denn auch die in Druckschrift D1

offenbarte Anordnung ist in der Lage, das Fehlen eines Gegenstandes festzustel-

len, ohne dass dieser jemals vorher vorhanden war und damit erfasst wurde. Dies

drückt sich bereits in Anspruch 1 der Druckschrift D1 aus, wo im Satz „Ist ein sol-

ches zu überwachendes Objekt im Überwachungsfeld nicht (mehr) vorhanden, so

meldet dieses System das Fehlen des Objektes durch ein geeignetes akustisches

und/oder optisches und/oder mechanisches Signal …“ das Wort „mehr“ einge-

klammert ist, so dass der Fachmann dies als eine Alternative verstehen wird. Das

Abhandenkommen eines Gegenstandes wird somit nur als eine Alternative ange-

sehen, während ganz allgemein das Nichtvorhandensein, das unabhängig davon

ist, ob ein Gegenstand schon einmal vorhanden war, festgestellt wird.

Auch die Funktionsweise der Armbanduhr aus Druckschrift D1 zeigt, dass die

Funktion unabhängig davon ist, ob ein Gegenstand bereits einmal vorhanden war,

und damit seine Markierung erfasst wurde. Denn es werden einfach die erfassten

Markierungen mit einer Liste von Markierungen in einer Datenbank verglichen, die

vorhanden sein sollten (

). Da diese Liste

unabhängig davon ist, ob der Gegenstand schon einmal erfasst wurde, spielt es

- 15 -

für die Funktion der Armbanduhr auch keine Rolle, ob der Gegenstand jemals vor-

her erfasst wurde.

Der gewerblich anwendbare (§ 5 PatG) Gegenstand des geltenden An-

spruchs 1 nach Hilfsantrag ist neu (§ 3 PatG) und beruht gegenüber der Lehre der

als Stand der Technik bisher ermittelten Druckschrift D1 auf einer erfinderischen

Tätigkeit (§ 4 PatG) des Fachmanns.

Wie bereits ausgeführt weist die in Druckschrift D1 offenbarte Anordnung die

Merkmale 1 bis 1.7 auf. Zudem weist die Anordnung wie im Merkmal 1.8 bean-

sprucht ein Navigationssystem auf (

), denn mit der in Druckschrift D1 offenbar-

ten Erfindung sollen die Funktionen des Organisationsmittels „Armbanduhr“ und

damit auch die Armbanduhr mit Navigationssystem um eine weitere Funktion er-

weitert werden (

Jedoch beschreibt Druckschrift D1 keine Wirkverbindung des Navigationssystems

mit der von ihr vorgeschlagenen Überwachungsfunktion. Eine solche ist aber na-

heliegend, denn zum Anmeldezeitpunkt hat unterwegs anders als heute das Inter-

net nicht als nahezu allgegenwärtige Informationsgrundlage gedient, sondern viele

Informationen mussten in Ermangelung eines Internetzugangs anderen Quellen

entnommen werden. Zu diesem Zweck war auch eine Vielzahl von Informationen

in den Datensätzen des Navigationssystems vorhanden, die von den Nutzern des

Navigationssystems auch genutzt wurden. Fehlte dem Nutzer ein Gegenstand, so

lag es in vielen Fällen nahe, sein Navigationssystem zu nutzen, da dieses Infor-

mationen zu Orten enthielt, die geeignet waren, das Fehlen des Gegenstandes zu

beheben oder darauf zu reagieren. Stellte der Nutzer beispielsweise fest, dass

- 16 -

seine Brieftasche mit wichtigen Dokumenten abhandengekommen war, so wird er

in vielen Fällen sein Navigationssystem danach befragt haben, wo sich die

nächste Polizeidienststelle befindet, um dort Meldung oder Anzeige zu erstatten.

Er hat somit die Feststellung des Fehlens eines Gegenstandes mit der Vorgabe

eines Ortes durch das Navigationssystem händisch verknüpft.

Einen solchen Vorgang zu automatisieren ist eine typische Aufgabe des Fach-

manns, die dieser insbesondere dann durchführen wird, wenn er eine Anordnung

wie die in Druckschrift D1 beschriebene Armbanduhr vorliegen hat, in der eine

Vorrichtung vorhanden ist, die das Fehlen eines Gegenstandes feststellt, und die

daneben ein Navigationssystem aufweist, in dem die Angaben zu einem mögli-

chen Zielort vorhanden sind. Damit sind die Merkmale 1.8 und 1.8.1 für den

Fachmann naheliegend.

Anders ist dies jedoch beim Merkmal 1.9, das für den Fachmann nicht naheliegt.

So gibt es in Druckschrift D1 keinerlei Hinweis auf eine Einkaufsliste, die abgear-

beitet werden muss, so dass dem Fachmann eine Wirkverbindung zwischen einer

Vergleichseinheit und einem Navigationssystem dahingehend, dass zur Abarbei-

tung einer Einkaufsliste Zielorte vorgeschlagen werden, nicht nahegelegt ist.

Auch die von der Anmelderin genannte Druckschrift JP 9-231 428 A kann dieses

Merkmal nicht nahelegen, denn dort werden zwar die eingeladenen Gegenstände

mit einer Ladeliste, welche mit einer Einkaufsliste gleichgesetzt werden kann, ab-

geglichen, doch offenbart diese Druckschrift kein Navigationssystem, das es in

irgendeiner Weise nutzt. Auch beschäftigt sich diese Druckschrift nicht damit, wie

der Nutzer des dort offenbarten Systems zu Orten gelangen kann, an denen er

fehlende Gegenstände erhält, oder die er als Reaktion auf fehlende Gegenstände

anfahren kann oder muss.

Dennoch war kein Patent zu erteilen und die Anmeldung stattdessen nach

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

- 17 -

rückzuverweisen. Es steht im Ermessen des Senats, ob eine Zurückverweisung

an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt. Sie sollte aber regelmäßig erfol-

gen, wenn zur Klärung eines Sachverhalts noch weitere, umfangreichere Recher-

chen notwendig sind, denn das Bundespatentgericht ist vorrangig für die Rechts-

kontrolle und nicht für die Ausführung von dem Patentamt als Verwaltungsbehörde

kraft Gesetzes übertragenen exekutiven Aufgaben zuständig, wie es die Recher-

che ist. Zwar führt die Zurückverweisung zu einem Zeitverzug bis zur endgültigen

Entscheidung über eine Anmeldung, doch ist, wenn zur Klärung eines Sachver-

haltes dem entscheidenden Senat eine umfangreichere Recherche notwendig er-

scheint, die Anmeldung auch dann an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

rückzuverweisen, wenn es dem Senat möglich wäre, diese Recherche selbst

durchzuführen. Denn auf diese Weise wird für den Anmelder der Verlust einer In-

stanz vermieden (

Im vorliegenden Fall ist der nunmehr geltende Anspruch 1 des Hilfsantrags ge-

genüber dem ursprünglichen Anspruch 1, der dem Zurückweisungsbeschluss der

Prüfungsstelle für Klasse G08B zugrunde liegt, durch die Aufnahme weiterer

Merkmale, auch aus der Beschreibung, deutlich eingeschränkt worden. Insbeson-

dere wurde die beanspruchte Anordnung dadurch eingeschränkt, dass sie nun-

mehr für das Abarbeiten von Einkaufslisten unter Zuhilfenahme eines Navigati-

onssystems, das Zielorte in Abhängigkeit von den noch fehlenden, nicht einge-

kauften Gegenständen angibt, ausgebildet ist. Zu diesem veränderten Sachverhalt

wurde von der Prüfungsstelle keine Recherche durchgeführt, da auf ihn im Prü-

fungsverfahren kein Anspruch gerichtet war, weshalb auch keine Notwendigkeit

für eine solche Recherche bestand. Auch der Senat hat hierzu keine Recherche

durchgeführt. Diese nunmehr notwendig gewordene Recherche ist deshalb von

der dafür vorgesehenen Behörde, dem Deutschen Patent- und Markenamt, durch-

zuführen.

Es ist deshalb derzeit ohne Bedeutung, dass für den Hilfsantrag noch keine

weiteren Ansprüche formuliert wurden, und auch die Beschreibung und die Be-

- 18 -

zugszeichenliste noch nicht an den derzeit geltenden Anspruch 1 des Hilfsantrags

angepasst sind.

Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B

vom 24. Januar 2017 aufzuheben und die Anmeldung im Umfang des Hilfsantrags

zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen

(), während die Be-

schwerde im Umfang des Hauptantrags zurückzuweisen war.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Rechtsbe-

schwerde

nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, näm-

lich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt

war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der

Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder

wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-

zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens aus-

drücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung

ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des

Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 19 -

innerhalb eines Monats

schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als

Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-

zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-

die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische

Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite

www.bundesgerichtshof.de/erv.html

reichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Doku-

ments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer

qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektroni-

schen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prö