Urteil des BPatG vom 30.04.2015, 2 ZA (pat) 10/14

Entschieden
30.04.2015
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BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 10/14

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152

08.05

betreffend das europäische Patent

(= DE …)

(hier: Erinnerung gegen den Beschluss vom 10. Februar 2014)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 30. April 2015 unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richter Merzbach und

Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin zu 2) wird der Beschluss der

Rechtspflegerin vom 10. Februar 2014 dahin abgeändert,

dass die danach von der Beklagten der Klägerin 2) zu erstattenden weiteren Kosten auf insgesamt 10.064,60 festgesetzt werden.

Im Übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin

zu 2) zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.

3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 48.303,72 €.

Gründe

I.

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents (Streitpatent). Auf

die Nichtigkeitsklage der Klägerinnen 1) und 2) hatte der erkennende Senat mit

inzwischen rechtskräftigem Urteil (BGH …, Urteil vom

18. März 2010 …) das Streitpatent für nichtig erklärt und der

Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt; der Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht war auf

8.000.000,-- festgesetzt worden.

Nachdem die Rechtspflegerin mit Teilkostenfestsetzungsbeschluss vom

9. Oktober 2006 die von der Beklagten an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Anwalts- (und Gerichts-)Kosten auf 178.312,00 Euro festgesetzt hatte und mit einem

weiteren Teilkostenfestsetzungsbeschluss vom 17. August 2009 der Klägerin zu 2)

weitere von der Beklagten zu erstattende Kosten in Höhe von 25.120,51 zuerkannt hat wobei im Erinnerungsverfahren dieser Betrag durch Beschluss des

Senats vom 13. März 2012 (2 ZA 19/10) geringfügig auf 25.671,26 erhöht

wurde ist streitgegenständlich nur noch die Entscheidung über die seitens der

Klägerin zu 2) geltend gemachten und im vorgenannten Beschluss der Rechtspflegerin vom 17. August 2009 nicht berücksichtigten Kosten für Recherchen nach

dem Stand der Technik, welche die Klägerin zu 2) mit insgesamt 52.346,79 beziffert und die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Recherche durch P… 2.000,00

b) Recherche japanischer Anmeldungen, insgesamt 26.054,50

c) Recherche in Finnland 2.129,19

d) weitere Recherche C… Ass. 22.163,20 €.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2014 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Recherchekosten unter Zurückweisung

des weitergehenden Antrags auf

4.043,07

festgesetzt.

Anerkannt wurden 1/3 der geltend gemachten Recherchekosten für die Recherche

P… (667,67 €) sowie 1/3 der Recherchekosten für die Recherche in

Finnland (709,73 €). Bei der Recherche japanischer Anmeldungen hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 8.000,00 als notwendige Recherchekosten angesehen, von denen ebenfalls 1/3 und damit 2.666,67 als erstattungsfähig anerkannt wurden.

Zwar seien die Kosten für die Recherchen P… (2.000,- €) sowie in

Finnland (2.129,19 €) dem Grunde nach anzuerkennen, da die Klägerin insoweit

von einer Notwendigkeit einer weiteren Recherche ausgehen durfte, was gerade

auch in Bezug auf eine Recherche in Finnland gelte, da es sich insoweit um eine

führende Nation im Bereich der Mobilfunk-Technologie handele. Hingegen könnten die Kosten für die japanische Recherche nur teilweise als erstattungsfähig angesehen werden. Auch wenn es sich bei Japan ebenfalls um eine bedeutsame

Nation im Bereich der Mobilfunk-Technologie handele, so überschritten die geltend gemachten Kosten die aus anderen Verfahren bekannten Kosten für Recherchen in Japan sowohl in Bezug auf die Stundenzahl (109,5 Stunden) als auch dem

Gesamtbetrag (26.054,50 €) deutlich, zumal die dazugehörigen Rechnungen offensichtlich auch Tätigkeiten, die eher dem Bereich der Beratungsleistungen zuzurechnen seien, umfassten. Wenngleich danach aus den vorgelegten Unterlagen

und dem Vortrag der Klägerin zu 2) die genaue Höhe der reinen Recherchekosten

nicht ermittelt werden könne, so habe die Klägerin dennoch eine detaillierte Aufgliederung der im Zeitraum von Mai 2005 bis August 2005 durchgeführten Tätigkeiten vorgelegt und damit eine ausreichende Spezifizierung vorgenommen, so

dass nach § 286 ZPO der Aufwand für eine angemessene Recherche in Japan auf

8.000,00 geschätzt werden können.

Nicht erstattungsfähig seien hingegen die Recherchekosten C… & Ass

in Höhe von 22.163,20 €. Insoweit sei die Notwendigkeit der im Zeitraum vom

24. Februar 2005 bis 17. November 2005 durchgeführten und mit 514,4 Stunden

ungewöhnlich umfangreichen Recherche nicht erkennbar bzw. nicht in ausreichendem Maß glaubhaft gemacht worden. So habe die Klägerin zu 2) sämtliche

Entgegenhaltungen und Dokumente gemäß den Anlagen LNK 1 bis LNK 52 selbst

(in Eigenrecherche) aufgefunden und in das Verfahren eingeführt.

Ferner sei die (Parallel-)Recherche durch C… & Ass teilweise bereits

vor Auseinandersetzung mit dem selbst recherchierten Stand der Technik im

Nichtigkeitsverfahren („Mowser“, „Bartlett“) bzw. was „X-Windows betrifft vor

dessen Einführung in das Verfahren erfolgt, so dass auch nicht davon ausgegangen werden könne, dass diese Recherchen zur Absicherung des mit der Eigenrecherche aufgefundenen Standes der Technik in Auftrag gegeben worden seien.

Vielmehr deute dies auf eine unnötige Doppelrecherche hin, deren Kosten nicht

erstattungsfähig seien.

Soweit die geltend gemachten Kosten dem Grunde nach als notwendig anerkannt

werden könnten, nämlich bei den Recherchen P… (2.000,- €) sowie in

Finnland (2.129,19 €) sowie zum Teil bei der Recherche japanischer Anmeldungen (8.000,00 €), sei eine Aufteilung auf das gegenständliche Nichtigkeitsverfahren, das Verletzungsverfahren 4a vor dem Landgericht Düsseldorf sowie

das englische Nichtigkeitsverfahren geboten, da davon auszugehen sei, dass die

Recherchen allen drei Verfahren gedient hätten und - sofern weitere Ergebnisse

aufgefunden worden wären - diese Ergebnisse auch in den verschiedenen Verfahren Verwendung gefunden hätten.

Auch im Verletzungsverfahren seien Patentrecherchekosten grundsätzlich erstattungsfähig, wenn eine verständige Partei die Recherche für eine zweckentsprechende Rechtsverteidigung z. B. in Zusammenhang mit einem angestrebten Aus-

setzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über den Bestand des Patents für

notwendig halten durfte. Die tatsächlich aufgefundenen Rechercheergebnisse

hätten auch Eingang in alle drei Verfahren gefunden, so dass davon auszugehen

sei, dass dies auch bezüglich weiterer Ergebnisse so gewesen wäre. Zudem bestehe ein so enger zeitlicher Zusammenhang zwischen den 3 Verfahren, dass es

lebensfremd wäre anzunehmen, eine Recherche wäre nur für eines der Verfahren

erfolgt. Dies rechtfertige dann aber auch eine Kostenverteilung auf die 3 Verfahren

zu je 1/3.

Gegen diesen ihr am 10. März 2014 zugestellten Beschluss hat die Klägerin zu 2)

mit einem am 24. März 2014 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz Erinnerung eingelegt, der die Rechtspflegerin ausweislich ihrer Verfügung

vom 30. September 2014 (Bl. 496 d. A.) nicht abgeholfen hat.

Eine Aufteilung der von der Rechtspflegerin anerkannten Recherchekosten - wobei in Bezug auf die Recherche japanischer Anmeldungen der als notwendig erkannte Betrag von 8.000,00 der Höhe nach nicht angegriffen würde -

auf das Verletzungsverfahren sowie das in England geführte Nichtigkeitsverfahren

sei nicht veranlasst.

Es treffe zwar zu, dass die Nichtigkeitsklage mitsamt Anlagen auch im Verletzungsverfahren vorgelegt worden sei, um den dortigen Aussetzungsantrag zu

stützen. Die Recherchekosten seien jedoch im Nichtigkeitsverfahren als dem

sachnäheren Verfahren geltend zu machen, da die Recherchen für dieses Verfahren durchgeführt worden seien und sich nur mittelbar, über die Vorgreiflichkeit, auf

das Verletzungsverfahren auswirkten. Eine Zuordnung der Recherchekosten zum

englischen Verfahren komme ebenfalls nicht in Betracht, weil die Recherchen

durch G… (P…), C… & Ass und

P… bereits vor dem Zeitpunkt in Auftrag gegeben worden seien, zu dem die

Möglichkeit eines Verfahrens in England in Erwägung gezogen und diskutiert worden sei.

Erstattungsfähig seien auch die durch die Recherchen von C… & Ass

entstandene Kosten, da diese aus der Sicht ex ante zwingend erforderlich gewesen seien. Vor dem Hintergrund, dass die nach Auffassung des BGH als auch des

BPatG neuheitsschädliche Druckschrift LNK 2 bereits im Erteilungsverfahren vorgelegen habe, sei eine Suche nach einem Stand der Technik erforderlich gewesen, zumal auch die übrigen Entgegenhaltungen nicht besser geeignet gewesen

seien, einen Widerruf des Patents zu erreichen.

Die Recherche von C… & Ass und die Eigenrecherchen der Klägerin

zu 2) und ihrer Prozessvertreter hätten sich erheblich in ihrem Umfang und der Art

der durchsuchten Dokumente voneinander unterschieden. Während die Recherche von C… & Ass sich auf Dokumente in Nordamerika konzentriert

habe, seien Gegenstand der Eigenrecherche vornehmlich deutschsprachige Dokumente gewesen. Zudem gehörten die Vereinigten Staaten zu den führenden

Nationen in der Mobilfunk-Technologie, so dass es überaus erfolgversprechend

gewesen sei, eine Suche nach Vorveröffentlichungen in englischer Sprache, insbesondere mit Blick auf erteilte US-Patente durchzuführen, wie sie durch die als

Anlage LKf 2 vorgelegte E-Mail belegt sei. Die Notwendigkeit von Recherchen in

Nordamerika habe sich zudem auch wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des

Falles (Gegenstandswert von 8 Mio. EUR) und der Menge von möglichem Stand

der Technik aufgedrängt.

Mit Schriftsatz vom 27. Januar 2014 trägt die Klägerin vor, dass sich nicht rekonstruieren lasse, ob Mitarbeiter der Klägerin oder der Rechercheur C1 auf

die Entgegenhaltung „Mowser“ gestoßen sei. Zudem könnten einige der angegebenen Stunden der Recherche C… Ass im Nachhinein nicht mehr ein

deutig dem Nichtigkeitsverfahren zugeordnet werden, so dass die Stundenzahl

sich auf 496,4 Std. reduziere und der Erstattungsbetrag für diese Recherche sich

demnach auf 21.387,59 (zuvor: 22.163,20 €) belaufe.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

den Beschluss vom 10. Februar 2014 abzuändern und über den

festgesetzten Betrag hinaus weitre Recherchekosten in Höhe von

48.303,72 nach Maßgabe des Urteils des Bundespatentgerichts

vom 27. Januar 2006 vollstreckbar gegen die Beklagte festzusetzen und Verzinsung des festgesetzten Betrages gemäß § 104

Abs. 1 Satz 2 ZPO auszusprechen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

In Bezug auf die Recherche von C… & Ass sei eine Notwendigkeit ne

ben den Recherchen der Klägerin nicht glaubhaft gemacht worden. Eine „Schritt

für Schritt“ Vorgehensweise hätte eine (erfolglose) Doppelrecherche und unnötige

Kosten vermeiden können. Zum Gegenstand der Recherche fehle es nach wie vor

an Vortrags wer wann was beauftragt hat, noch wer wann was recherchiert hat

und warum.

II.

Die nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1

und 2 RpflG zulässige Erinnerung der Klägerin zu 2) hat in der Sache nur insoweit

Erfolg, als im Rahmen der geltend gemachten Recherchekosten weitere

6.021,53 festzusetzen sind; die weitergehende Erinnerung ist hingegen unbegründet.

Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens

ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die

Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der

Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.

Nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die

Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die der Gegenseite erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich

vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt

ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen

Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 29. Auflage 2012, § 91 Rdn. 12;

Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Auflage, § 91 Rdn. 9). Auch die Erstattung

von außergerichtlichen Kosten, wie Nachforschungen nach patenthinderndem

Material, kann somit nur beansprucht werden, wenn die Nachforschung nach

sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte. Das

ist nicht rückblickend, sondern vom Zeitpunkt der Auftragserteilung zu beurteilen.

Maßgebend ist, was eine kostenbewusste Partei zu diesem Zeitpunkt für erforderlich halten durfte. Wenngleich es danach für eine Erstattungsfähigkeit nicht darauf

ankommen kann, ob die Recherche erfolgreich war oder ob sogar etwa ermittelte

Entgegenhaltungen in der Entscheidung verwertet wurden, so kann eine solche

Auslandsrecherche gleichwohl aus Sicht einer kostenbewussten Partei nur dann

für notwendig erachtet werden, wenn den Umständen nach zumindest Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Recherche weitere das Feststellungsbegehren

des Nichtigkeitsklägers fördernde Entgegenhaltungen erwarten lässt.

Ausgehend davon sind neben den von der Rechtspflegerin anerkannten Kosten

für die Recherchen P… (2.000,- €), in Finnland (2.129,19 €) sowie in

Bezug auf japanische Anmeldungen (8.000,00 €) auch Kosten für die Recherche

C…l & Ass in Höhe von 8.000,00 als dem Grunde nach erstattungsfä

hig anzuerkennen.

a) In Bezug die geltend gemachten und seitens der Rechtspflegerin zutreffend als

erstattungsfähig angesehenen Kosten für die Recherchen P…

(2.000,- €), in Finnland (2.129,19 €) sowie in Bezug auf japanische Anmeldungen

(8.000,00 €) nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Beschlusses Bezug, die seitens der

Beklagten im Erinnerungsverfahren nicht angegriffen werden. Soweit die Klägerin

zu 2) in Bezug auf die Recherche japanischer Anmeldungen ursprünglich einen

höheren Betrag geltend gemacht hat als die seitens der Rechtspflegerin anerkannten 8.000,-- €, hat sie diesen Betrag ausweislich ihrer Erinnerungsbegründung gemäß Schriftsatz vom 7. August 2014 (Bl. 482 d. A.) nicht mehr angegriffen, so dass auch insoweit kein Anlass für eine abweichende Beurteilung durch

den Senat besteht.

b) Darüber hinaus sind aber auch die Kosten der (Auslands-)Recherche C… &

Ass dem Grunde nach als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprü

che und Rechte der Klägerin zu 2) im Nichtigkeitsverfahren in Höhe von 8.000,--

als notwendig und damit dem Grunde nach erstattungsfähig anzuerkennen.

aa) Eine Erstattungsfähigkeit dieser Kosten kann dem Grunde nach nicht deshalb

abgelehnt werden, weil es sich um eine („Doppel“-)Recherche zu bereits seitens

der Klägerin zu 2) selbst aufgefundenem Stand der Technik handelte welche ihrerseits trotz ihres Umfangs kein für das Nichtigkeitsverfahren relevantes Material

hervorbrachte. Auch wenn die Klägerin zu 2) nicht im Einzelnen zu Gegenstand

und Inhalt der umfangreichen Recherchen von C… & Ass vorgetragen

hat, kann dennoch aufgrund der zur Akte gereichten Aufstellungen und Rechnungen davon ausgegangen werden, dass sich C… & Ass jedenfalls teil

weise mit den im vorliegenden Verfahren relevanten, durch die Klägerin zu 2)

selbst recherchierten Entgegenhaltungen wie z. B. „Bartlett“, „Mowser“ und

„X-Windows“ befasst haben, und die Recherche sich in territorialer Hinsicht maßgeblich oder sogar ausschließlich auf Nordamerika bezog. Auch wenn es sich dabei um weitere bzw. der Absicherung dienende Recherchen zu bereits aufgefundenem Stand der Technik handelte, bestand zu solchen Nachforschungen nach

patenthinderndem Material vor dem Hintergrund, dass die Vereinigten Staaten zu

den führenden Nationen in der Mobilfunk-Technologie gehören, durchaus Veranlassung, und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin zu 2) bzw. ihre Vertreter

sich bei ihrer Recherchetätigkeit wie sie vortragen - auf deutschsprachige Dokumente beschränkt haben. Die Klägerin zu 2) war vorliegend auch unter dem

Gesichtspunkt einer Verpflichtung eines Vorgehens „Schritt für Schritt“ nicht gehalten, zunächst allein aus dem selbst ermittelten Stand der Technik vorzugehen

und das Ergebnis bzw. die Einschätzung der ermittelten Druckschriften in Bezug

auf die Patentfähigkeit des Streitpatents abzuwarten, bevor eine weitere Recherche in Auftrag gegeben wurde. Denn sie durfte aufgrund der vorgenannten Umstände ebenso wie in Bezug auf die durchgeführten Recherchen in Finnland und

Japan davon ausgehen, dass in Nordamerika weiteres, für die Beurteilung der

Rechtsbeständigkeit des Streitpatents in irgendeiner Art und Weise relevantes und

den selbst recherchierten Stand der Technik zumindest unterstützendes oder absicherndes Material zu ermitteln ist, so dass jedenfalls in dem vorliegenden technischen Gebiet die Notwendigkeit bzw. Angemessenheit einer weiteren, auch parallel durchgeführten Recherche in Nordamerika grundsätzlich anzuerkennen ist.

Dieser Einschätzung steht auch nicht entgegen, dass die (Parallel-)Recherche

durch C… & Ass teilweise bereits vor Auseinandersetzung mit dem

selbst recherchierten Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren („Mowser“,

„Bartlett“) bzw. was „X-Windows betrifft vor dessen Einführung in das Verfahren erfolgt ist. Denn abgesehen davon, dass der Zeitpunkt einer Einreichung von

patenthinderndem Material in ein Nichtigkeitsverfahren nichts darüber aussagt,

wann man dieses Material aufgefunden hat bzw. Kenntnis über dessen mögliche

patenthindernde Bedeutung erlangt hat - so kann z. B. eine Vorlage von patenthinderndem Material schon aus „prozesstaktischen“ Gründen erst im Laufe eines

Verfahrens angezeigt sein -, besteht Sinn und Zweck einer solchen ergänzenden

Recherche gerade darin, den bereits selbst recherchierten Stand der Technik abzusichern bzw. „besseren“ Stand der Technik aufzufinden. Es muss dann aber

auch als sachgerecht angesehen werden wie in der Praxis allgemein üblich -,

solche ergänzenden bzw. absichernden Recherchen zu bereits selbst ermittelten

Entgegenhaltungen im Vorfeld eines Nichtigkeitsverfahrens bzw. vor Einführung

dieser Entgegenhaltungen im Verfahren durchzuführen.

bb) Wenngleich danach die Kosten für die Recherche C… & Ass dem

Grunde nach als sachgerecht und damit notwendig i. S. von § 91 ZPO angesehen

werden können, kommt der Höhe nach eine Erstattung auf Grundlage des seitens

der Klägerin angegebenen Aufwands von 514,4 Std. bzw. die mit Schriftsatz vom

27. Januar 2015 (Bl. 512) angegebenen 496,4 Std. nicht in Betracht. Jedenfalls

dann, wenn wie vorliegend ein besonders hoher Aufwand geltend gemacht

wird, ist im Interesse klarer Durchschaubarkeit und zur Vermeidung von Missbräuchen eine im Einzelnen für die Gegenpartei nachvollziehbare Aufstellung mit einer

Erläuterung von Einzelposten zu verlangen, die die in Ansatz gebrachten Leistungen auch in ihrem Umfang nachvollziehbar macht (vgl. BPatG, Beschluss vom

3. Februar 1999 1 ZA (pat) 6/98 –, veröffentlicht in juris). Ausgehend davon wäre

daher worauf der Senat bereits in seinem Schreiben vom 21. November 2014

hingewiesen hat - in Anbetracht der erheblichen Stundenzahl nicht zuletzt auch im

Hinblick darauf, dass eine Notwendigkeit fortlaufender umfangreicher Recherchen

stets im Hinblick auf deren Zweck und (weiterer) Erfolgsaussicht überprüft werden

muss und daher grundsätzlich „Schritt für Schritt“ zu erfolgen hat, eine nähere

Spezifizierung der Aufwendungen z. B. durch Angaben zu Gegenstand und Inhalt

des gegenüber C… & Ass erteilten Auftrags notwendig gewesen, wel

che die in Ansatz gebrachten Leistungen auch in ihrem Umfang und zeitlichen

Ablauf nachvollziehbar macht (vgl. Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80

Rdnr. 66; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 53). Die seitens der Klägerin zu 2) zum Nachweis der Recherchekosten eingereichte Aufstellung bzw. Auflistung der von C… & Ass in Rechnung gestellten Stunden bietet dafür

allein keine hinreichende Grundlage.

Vor dem Hintergrund, dass der erforderliche Umfang einer Recherche nach dem

Stand der Technik nicht von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem sich daraus

ergebenden Streitwert eines Nichtigkeitsverfahrens, sondern von dem technischen

Schutzrecht und dessen Gegenstand abhängt, kann jedenfalls bei umfangreichen

und kostenintensiven Recherchen von einer Spezifikation auch nicht deshalb abgesehen werden, weil die Recherchekosten u. U. eine in der Sache anfallende

Patentanwaltsgebühr nicht übersteigen (vgl. Busse/Engels, a. a. O.).

Jedoch sieht der Senat bei Würdigung der gesamten Umstände, insbesondere vor

dem Hintergrund, dass die Notwendigkeit bzw. Angemessenheit einer Recherche

in Nordamerika jedenfalls im Mobilfunkbereich grundsätzlich anzuerkennen ist,

ferner sich ausweislich der vorgelegten Rechnungen jedenfalls ein nicht völlig unerheblicher Teil der Recherchen auch mit den im vorliegenden Verfahren relevanten Entgegenhaltungen „Mowser“, „Bartlett“ und „X-Windows“ befasst hat, sich

in der Lage, jedenfalls einen angemessenen (Mindest-)aufwand für die Recherche

C… & Ass in Bezug auf das vorliegende Nichtigkeitsverfahren gemäß

§ 286 ZPO in freier Beweiswürdigung zu schätzen. Diesen Aufwand bemisst der

Senat in Anlehnung an die von der Rechtspflegerin vorgenommene und seitens

der Klägerin zu 2) auch nicht mehr beanstandete Festsetzung der Recherchekosten für die Recherche japanischer Anmeldungen - wobei im Mobilfunkbereich

Japan eine vergleichbare Bedeutung wie den Vereinigten Statten bzw. Nordamerika zukommt - ebenfalls mit

8.000,00 €.

c) Die danach erstattungsfähigen Kosten sind jedoch je zur Hälfte auf das deutsche sowie das in Großbritannien durchgeführte Nichtigkeitsverfahren, welches

den britischen Teil des Streitpatents zum Gegenstand hatte, zu verteilen. Denn

auch wenn es sich beim europäischen Patent aufgrund seiner Ausgestaltung als

sog. Bündelpatent nicht um ein einheitliches Recht handelt, so stimmen die den

jeweiligen nationalen Teil des europäischen Patents betreffenden Verfahren in den

einzelnen Vertragsstaaten ihrem Gegenstand nach in aller Regel weitgehend

überein. Recherchen in Bezug auf ein europäisches Streitpatent sind damit auch

regelmäßig in sämtlichen in den einzelnen Vertragsstaaten durchzuführenden

Verfahren verwendbar. In diesem Falle ist es dann aber als sachgerecht anzusehen, Recherchekosten, die das europäische (Streit-)Patent bzw. den jeweiligen

nationalen Teil des Streitpatents betreffen, beiden Verfahren zuzuordnen. Vor dem

Hintergrund, dass die Nichtigkeitsklage in Großbritannien vor derjenigen in

Deutschland eingereicht wurde und auch bei der Recherche C… & Ass

- der Vermerk „DE and UK cases“ auf der Aufstellung bzw. Rechnung sich of

fenbar auf die jeweiligen Verfahren in Deutschland und Großbritannien bezog,

geht der Senat im Anschluss an die Feststellungen der Rechtspflegerin angesichts

des unmittelbaren zeitlichen Zusammenhangs zwischen beiden Nichtigkeitsverfahren ebenfalls davon aus, dass sämtlichen Recherchen beiden Verfahren dienen

sollten, so dass eine anteilige Berücksichtigung der das Streitpatent betreffenden

Recherchekosten in beiden Verfahren geboten ist. Dies nicht zuletzt auch vor dem

Hintergrund, dass es der Klägerin zu 2) verwehrt sein muss, sich einer u. U. zu ihren Lasten abweichende Kosten(grund)entscheidung im britischen Verfahren bzw.

einer abweichenden Beurteilung zur Frage der Erstattungsfähigkeit von Recherchekosten durch das britische Gericht dadurch zu entziehen, dass sie die gesamten, für beide Verfahren angefallenen (Recherche-)Kosten in vorliegendem Verfahren geltend machen kann.

Angesichts der Identität des deutschen und des britischen Teils des europäischen

Patents ergaben sich auch keine unterschiedlichen Anforderungen an Inhalt und

Umfang einer Recherche. Die durchgeführten Recherchen waren daher in Bezug

auf beide Verfahren in anerkanntem Umfang notwendig. Sie hätten damit auch

dieselben Kosten verursacht, auch wenn sie nur in einem der genannten Verfahren dienen sollten. Deshalb ist die hälftige Teilung der Kosten angemessen.

d) Hingegen kommt eine Aufteilung in Bezug auf das Verletzungsverfahren vor

dem Landgericht Düsseldorf nicht in Betracht. Zwar kann eine den Bestand des

Streitpatents betreffende Recherche in einem Verletzungsverfahren in Zusammenhang mit einer (durch den Verletzungsbeklagten) beantragten Aussetzung des

Verfahrens Verwendung finden, so dass u. U. solche Kosten auch als notwendige

Kosten eines Verletzungsverfahrens i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO anerkannt werden

können (vgl. dazu OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2011, 158). Dies ändert aber nichts

daran, dass eine den Bestand des Streitpatents betreffende Recherche eine

streitentscheidende Bedeutung nur im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zukommen kann und daher letztlich auch nur einem solchen Verfahren

dient. Das Verletzungsgericht muss das Streitpatent als rechtsbeständig hinnehmen und kann (seinem Ermessen nach) lediglich eine Aussetzung beschließen,

wenn ein Widerruf des Patents in einem Nichtigkeitsverfahren als wahrscheinlich

erscheint. Diese lediglich den Verfahrensablauf beeinflussende mögliche Aussetzung eines Verletzungsverfahrens rechtfertigt aber keine Kostenaufteilung auf ein

solches Verfahren. Die Entscheidungen BPatGE 26, 54 und BPatG 10 W 74/99 v.

21. Mai 2011 bieten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Denn in beiden Verfahren war Gegenstand des Löschungsverfahrens wie auch des Verletzungsverfahrens jeweils ein Gebrauchsmuster. In diesem Fall kann im Verletzungsverfahren die Schutzunfähigkeit des Musters eingewendet werden,

was - anders als in einem Patentverletzungsstreit - dann grundsätzlich durch das

Verletzungsgericht geprüft werden muss. Damit kommt aber auch den Bestand

des Schutzrechts betreffende Recherchen in beiden Verfahren für die zu treffende

Sachentscheidung Bedeutung zu, was eine Aufteilung dieser Kosten auf beide

Verfahren als naheliegend erscheinen lässt.

e) Die danach erstattungsfähigen Recherchekosten berechnen sich wie folgt:

e) Recherche durch P… 2.000,00

f) Recherche japanischer Anmeldungen, insgesamt 8.000,00

g) Recherche in Finnland 2.129,19

h) weitere Recherche C… Ass. 8.000,00

insgesamt 20.129,19

davon 50 % 10.064,60

abzüglich bereits festgesetzter 4.043,07

verbleiben weitere 6.021,53 €.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG, §§ 104 Abs. 3,

92 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur

Überprüfung gestellten Betrag gemäß Antrag aus dem Schriftsatz vom

24. März 2014.

Guth Merzbach Baumgardt

Bb

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil