Urteil des BPatG vom 02.08.2018

Urteil vom 02.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:160218B17Wpat20.16.0

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 20/16

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 217 718.9 - 53

…

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 2. August 2018

unter

Mitwirkung

des

Vorsitzenden

Richters

Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

- 2 -

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü-

fungsstelle für Klasse G 06 T des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 15. Januar 2016 aufgehoben und die Sache zur

weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 4. September 2014 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Verfahren zum Betrieb eines Augmented-Reality-Systems“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 T des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2016 mit der Begründung

zurückgewiesen, dass bezüglich aller gestellten Anträge eine patentfähige Erfin-

dung nicht vorliege, denn durch die Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß aller

Anträge werde jeweils Schutz für die Wiedergabe von Informationen als solches

begehrt, der zu versagen sei (§ 1 Abs. 3 Nr. 4; Abs. 4 PatG). Dabei könne dahin-

gestellt bleiben, dass mangels Lösung eines technischen Problems mit techni-

schen Mitteln bereits keine Erfindung vorliegen könne (unter Verweis auf BGH,

Beschluss vom 18.03.1975, X ZB 9/74

– Buchungsblatt).

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie hält

den zurückgewiesenen Hauptantrag und die Hilfsanträge 3 und 4 unverändert auf-

recht und macht geltend:

- 3 -

Die Feststellung des angefochtenen Beschlusses, dass die Erfindung auf die Wie-

dergabe von Informationen als solche beschränkt sei, stehe im klaren Wider-

spruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Gemäß dieser sei ein Ge-

genstand nur dann auf die Wiedergabe von Informationen als solche gerichtet,

wenn die Vermittlung bestimmter Inhalte im Blickpunkt steht (unter Verweis auf die

BGH-

Entscheidungen „Bildstrom“ und „Entsperrbild“).

Bei der vorliegenden Erfindung stünden jedoch keine Informationsinhalte im Blick-

punkt bzw. im Vordergrund. Im Beispiel der Figur 8 der Anmeldung werde erfin-

dungsgemäß nicht beansprucht, dass der Inhalt „Vier Schrauben links und rechts

hinter der Wartungsklappe herausdrehen“ lautet. Vielmehr solle sichergestellt

werden, dass ein Bauzustand korrekt erkannt und die richtige Information einge-

blendet werde, welchen Inhalt die richtige Information auch immer habe. Somit

stehe nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte im Blickpunkt, sondern die Heraus-

forderung, einen technischen Gegenstand in Bezug auf seinen Status bzw. Bau-

zustand so präzise zu erkennen, dass ein korrekter Bildinhalt eingeblendet werden

kann, ohne dass es der Erfindung auf deren Inhalt ankomme.

Mit der erfindungsgemäßen Analyse eines Kantenmodells und der damit verbun-

denen Auswahl eines bestimmten virtuellen Bildbestandteils könne der korrekte

Bildbestandteil dem konkreten Objekt zugeordnet werden und die korrekte Infor-

mation der menschlichen Wahrnehmung zugeführt werden. Daher sei die Pro-

zesskette umfassend die Aufnahme eines realen Objektes, das durch das transpa-

rente Display sichtbar ist, die Bildung eines Kantenmodells, die Auswahl eines

virtuellen Bildbestandteils in Abhängigkeit des ermittelten Kantenmodells und die

Darstellung des ausgewählten virtuellen Bildbestandteils die Lösung eines techni-

schen Problems mit technischen Mitteln.

Auch bei einer zergliedernden Betrachtungsweise der einzelnen Anspruchs-Merk-

male begründe die Auffassung des Prüfers, dass diese in der Beschreibung nicht

ausführlich genug abgehandelt seien, kein Vorliegen einer

„Wiedergabe von Infor-

- 4 -

mationen als

solche“. Für einen solchen Rückschluss zur Stützung eines vermeint-

lichen Patentierungsausschlusses gebe es keine Rechtsgrundlage.

Zur Begründung ihres Antrags auf Erstattung der Beschwerdegebühr trägt die

Anmelderin vor, der angefochtene Beschluss sei auf der Grundlage der Anhörung

vom 15. September 2015 ergangen, in der ausweislich des Protokolls der Prüfer

und der Vertreter der Anmelderin 2 Stunden 15 Minuten miteinander Argumente

ausgetauscht hätten. Die Argumente der Anmelderin seien im Protokoll aber nicht

einmal

wiedergegeben. Im Beschluss werde nur darauf verwiesen: „… die Argu-

mentation in der Anhörung vom 15. September 2015 war dabei nicht geeignet, die

Prüfungsstelle zu überzeugen (siehe Protokoll).“ Der angefochtene Beschluss

setze sich in keinster Weise mit den Argumenten der Anmelderin auseinander.

Das vollständige Ignorieren der Argumente der Anmelderin stelle eine Verletzung

des Rechts auf rechtliches Gehör der Anmelderin dar.

Die Anmelderin stellt mit Eingabe vom 3. Juli 2018 den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben unter Zurückverwei-

sung an die Prüfungsstelle (zur vollständigen Ermittlung des Stan-

des der Technik),

hilfsweise, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein

Patent auf der Grundlage des zurückgewiesenen Hauptantrags zu

erteilen,

die Beschwerdegebühr zu erstatten,

hilfsweise, eine mündliche Verhandlung durchzuführen,

weiterhin hilfsweise, den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und ein Patent auf der Grundlage des zurückgewiesenen Hilfsan-

trags 3 zu erteilen,

- 5 -

weiterhin hilfsweise, den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und ein Patent auf der Grundlage des zurückgewiesenen Hilfsan-

trags 4 zu erteilen.

Hauptantrag

Patentansprüche 1 und 2 lauten (mit einer Gliederung versehen, welche angelehnt

ist an die Gliederung im Zurückweisungsbeschluss, wobei beim Anspruch 2 die

Unterschiede zum Anspruch 1 markiert sind):

Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils

(VIRT) auf einem transparenten Display (11),

(1a)

eines realen Objektes aufgenommen wird,

(1b)

Display (11) sieht,

(1c)

bild (KANTE) des realen Objektes generiert wird,

(1d)

eller Bildbestandteil (VIRT) ausgewählt wird,

(1e)

(1f)

[leer]

(1g)

mittels des transparenten Displays (11) dargestellt wird.

- 6 -

Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils

(VIRT) auf einem transparenten Display (11A),

(1a)

eines realen Objektes aufgenommen wird,

(1b)

Display ( 11 ) sieht,

(1c)

bild (KANTE) des realen Objektes generiert wird,

(1d)

eller Bildbestandteil (VIRT) ausgewählt wird,

(2f)

wobei der ausgewählte virtuelle Bildbestandteil (VIRT) mit

zumindest einem Teil des realen Bildes (RB) zu einem

Augmented-Reality-Bild (ARB) kombiniert wird,

(2g)

das Augmented-Reality-Bild (ARB) mittels des transparen-

ten Displays (11A) dargestellt wird.

Hilfsantrag 3

sprüche, mit entsprechender Gliederung und Kennzeichnung der Unterschiede zur

Fassung nach Hauptantrag:

Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils

(VIRT) auf einem transparenten Display (11),

- 7 -

(1a3)

eines realen Objektes Kraftfahrzeuges oder einer Kompo-

nente eines Kraftfahrzeuges aufgenommen wird,

(1b3)

parente Display (11) sieht,

(1c3)

bild (KANTE) des realen Objektes Kraftfahrzeuges oder der

Komponente des Kraftfahrzeuges generiert wird,

(1d3)

zustand ermittelt wird, wobei zu dem ermittelten Bauzu-

stand ein korrespondierender virtueller Bildbestandteil

(VIRT) ausgewählt wird,

(1e3)

Instandhaltungs-, Reparatur- oder Herstellungsmaßnahme

beschreibt,

(1f)

[leer]

(1g)

mittels des transparenten Displays (11) dargestellt wird.

Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils

(VIRT) auf einem Display (11A),

(1a3)

eines realen Objektes Kraftfahrzeuges oder einer Kompo-

nente eines Kraftfahrzeuges aufgenommen wird,

- 8 -

(1c3)

bild (KANTE) des realen Objektes Kraftfahrzeuges oder der

Komponente des Kraftfahrzeuges generiert wird,

(1d3)

zustand ermittelt wird, wobei zu dem ermittelten Bauzu-

stand ein korrespondierender virtueller Bildbestandteil

(VIRT) ausgewählt wird,

(1e3)

Instandhaltungs-, Reparatur- oder Herstellungsmaßnahme

beschreibt,

(2f)

wobei der ausgewählte virtuelle Bildbestandteil (VIRT) mit

zumindest einem Teil des realen Bildes (RB) zu einem

Augmented-Reality-Bild (ARB) kombiniert wird,

(2g)

Displays (11A) dargestellt wird.

Hilfsantrag 4

(1a3)

folgendes zusätzliches Merkmal eingefügt:

(1x4)

kantenbildern dadurch erzeugt wird, dass aus einem CAD-

Modell (31) mittels eines Kantenkonvertierungsmoduls (30)

die Vergleichskantenbilder verschiedener Bauzustände

generiert und in der Datenbasis (22) abgelegt werden,

- 9 -

(1d3)

dahingehend, dass „in Abhängigkeit des Kantenbildes (KANTE) mittels der Daten-

basis (22) ein Bauzustand e

rmittelt wird…“.

Bezüglich des formal nebengeordneten Anspruchs

9, welcher auf ein „Verfahren

zur Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Herstellung eines Kraftfahrzeugs

“

gerichtet, aber auf die vorherigen Ansprüche zurückbezogenen ist, und der Unter-

ansprüche wird auf die Akte verwiesen.

Aufgabe

bei Training, Schulung, Reparatur, Wartung, Instandhaltung und/oder Herstellung,

insbesondere von Kraftfahrzeugen, anzubieten (siehe Offenlegungsschrift Abs.

[0006]).

In der Beschwerdebegründung vom 17. Mai 2016 (Seite 5, Absatz 1) ist angege-

ben, es stehe die Herausforderung im Blickpunkt, einen technischen Gegenstand

in Bezug auf seinen Status bzw. Bauzustand so präzise zu erkennen, dass ein

korrekter Bildinhalt eingeblendet (und somit der menschlichen Wahrnehmung

zugeführt) werden könne, ohne dass es der Erfindung auf dessen Inhalt an-

komme.

II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde führt zur Auf-

hebung des angegriffenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an

das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1.

- 10 -

Die

vorliegende

Patentanmeldung betrifft

die Arbeitsweise eines Augmen-

ted-Reality-Systems, wobei ein künstlicher Bildbestandteil einem realen Bild über-

lagert dargestellt werden soll, insbesondere zur Verwendung bei Training, Schu-

lung, Reparatur, Wartung, Instandhaltung und/oder Herstellung von Kraftfahrzeu-

gen.

In Absatz [0002] der Offenlegungsschrift

wird „Augmented Reality“ als eine Art der

Mensch-Technik-Interaktion beschrieben, die dem Anwender Informationen in sein

Sichtfeld einblendet und so seine Wahrnehmung erweitert. Beim Verfahren gemäß

Patentanspruch 1 soll der Anwender

(„Betrachter“) ein transparentes Display (11)

ähnlich wie eine Brille tragen (Figur 1), wobei er das reale Bild in Durchsicht durch

das transparente Display sieht; in dieses reale Bild sollen mittels des Displays vir-

tuelle Bildbestandteile sozusagen

„eingeblendet“ werden. Alternativ kann gemäß

Patentanspruch 2 ein separates, nicht-transparentes Display (11A) wie z. B. ein

übliches Tablett verwendet werden (Figur 11), wobei dann eine Kamera ein reales

Bild eines realen Objektes aufnimmt, welches auf dem Display dargestellt wird; in

dieses dargestellte Bild können durch Überlagerung im Bildspeicher ebenfalls vir-

tuelle Bildbestandteile VIRT „eingeblendet“ werden.

Aus dem Stand der Technik waren derartige Systeme und Verfahren bereits

bekannt (siehe z. B. Offenlegungsschrift Abs. [0002] bis [0005], [0016]). Die An-

meldung befasst sich

mit der Frage, wie die Auswahl des „richti-

gen“ einzublendenden Bildes durchgeführt werden soll. Dazu geben die beiden

unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gleichermaßen die Lehre, aus dem erfassten

Bild des sichtbaren realen Objektes (welches dafür auch im Falle des Anspruchs 1

durch eine Kamera aufgenommen wird) ein „Kantenbild“ des realen Objektes zu

generieren; dieses Kantenbild (verstanden als vereinfachtes, abstrahiertes Bild

des realen Objektes) wird für die Auswahl des darzustellenden virtuellen Bildbe-

standteils herangezogen. Die

Begriffe „Kamera“ und „Kantenbild“ sind in Abs.

[0012] noch näher erläutert.

- 11 -

Gemäß Absatz [0032] ist eine Datenbasis 22 vorgesehen mit gespeicherten Ver-

gleichs-Kantenbildern, welche zum Beispiel aus einem CAD-Modell eines Kraft-

fahrzeugs abgeleitet wurden (Abs. [0034]

– Hilfsantrag 4); diese Bilder können

Bauzuständen des Kraftfahrzeugs zugeordnet sein (Hilfsantrag 3). Das von dem

realen Objekt abgeleitete Kantenbild wird mit den Vergleichs-Kantenbildern in der

Datenbasis verglichen. Bei hinreichender Übereinstimmung, d. h. wenn das reale

Objekt quasi „wiedererkannt“ wurde, kann dann ein (ggf. zu dem dadurch ermit-

telten Bauzustand korrespondierendes) zugeordnetes virtuelles Bild (Figur

8: „Vier

Schrauben … herausdrehen“) aus einer Datenbasis 21 abgerufen werden. Auf

diese Weise kann mit einem Augmented-Reality-System die Arbeit des Technikers

hilfreich unterstützt werden.

Die Patentansprüche 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldung (Hauptantrag) sind

auf eine allgemeine Grundform der Anmeldung gerichtet, welche ganz allgemein

„reale Objekte“ betrifft und auf die Verwendung von Kantenbildern zur Auswahl

des darzustellenden virtuellen Bildes abzielt.

Die zwischenzeitlich geltenden Hilfsanträge 1 und 2 werden nicht weiterverfolgt.

Hilfsantrag 3 beschränkt sich auf Bilder eines Kraftfahrzeugs oder einer Kompo-

nente eines Kraftfahrzeugs und bezieht die Ermittlung eines Bauzustandes (des

Kraftfahrzeugs) als Zwischenschritt mit ein.

Hilfsantrag 4 umfasst noch den Schritt der Erzeugung einer Datenbasis (22) mit

gespeicherten Vergleichskantenbildern dadurch, dass aus einem CAD-Modell mit-

tels eines Kantenkonvertierungsmoduls die Vergleichskantenbilder verschiedener

Bauzustände generiert werden.

- 12 -

technische Aufgabe

gelöst wird, kann hier darin gesehen werden, dass in einem

– an sich bekannten –

Augmented-Reality-System ein technischer Gegenstand, insbesondere in Bezug

auf seinen Bauzustand, möglichst einfach aber so präzise erkannt werden soll,

dass ein korrektes diesem Gegenstand bzw. Bauzustand zugeordnetes Bild abge-

rufen und (sowohl auf einem transparenten Display, als auch in einem kombinier-

ten Bild auf einem Standard-Display) dargestellt werden kann.

Fachmann

ted-Reality-Systemen vertrauter Diplom-Ingenieur mit mehrjähriger Berufserfah-

rung in der digitalen Bildverarbeitung anzusehen.

Der Zurückweisungsbeschluss war aufzuheben, weil die von der Prüfungs-

stelle angeführten Versagungsgründe nicht vorliegen.

3.1

III.

denden Grund für die Zurückweisung, dass durch die Verfahren nach Patentan-

Wiedergabe von Informationen als

solches

tentschutz ausgeschlossen ist).

Die Prüfungsstelle begründet dies indes nicht stringent, sondern befasst sich

ausführlich mit der Frage, ob bzw. inwieweit eine technische Problemlösung vor-

3.3

zur Lehre der Anmeldung fest: das beanspruchte Verfahren implementiere mit

technischen Mitteln die Wiedergabe von Informationen, die dem Betrachter Infor-

mationen über einen ausgewählten Bildbestandteil auf einem transparenten Dis-

play darstelle. Selbst wenn dabei Informationen zu einer Wartungs-, Instandhal-

tungs-, Reparatur- oder Herstellungsmaßnahme dargestellt würden, so würden

diese Maßnahmen durch die beanspruchten Verfahren nicht automatisch durch-

- 13 -

geführt, sondern es würden jeweils nur dem Benutzer nur dafür zweckmäßige In-

formationen auf einem transparenten Display bereitgestellt. Außerdem verweist

die Prüfungsstelle auf den Prüfungsbescheid vom 27. April 2015

– dort ist ausge-

führt, die Lehre des Hauptanspruchs sei „auf die Darstellung eines virtuellen Bild-

bestandteils (VIRT) auf einem transparenten Display gerichtet, worin nur die Wie-

dergabe von Information mit technischen Mitteln erkannt werden kann“.

3.2

Einer solchen Beurteilung kann jedoch nicht gefolgt werden. Das Vorliegen

des genannten Ausschlusstatbestands lässt sich damit nicht rechtfertigen.

3.2.1

Der Bundesgerichtshof hat zur Klärung des Ausschlusstatbestandes „Wie-

dergabe von Informationen“ in der Entscheidung BGH GRUR 2015, 660 –

ausgeführt:

„Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei

denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in

besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildin-

halten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen

Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und darauf

gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen durch den Menschen

in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu verbessern oder zweck-

mäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines technischen Problems mit techni-

schen Mitteln.

“

Das dort zugrundeliegende Problem, wie eine geordnete Bildfolge

– unabhängig

von deren Inhalt

– so angezeigt werden kann, dass der Nutzer in die Lage versetzt

wird, sie schnell und effizient zu erfassen, ist nach dieser Entscheidung e

in „kon-

kretes technisches Problem“.

Demgegenüber sind jedoch Anweisungen, die

„ausschließlich den Inhalt der dem

Nutzer zur Verfügung gestellten Information betreffen“, bei der Prüfung auf erfin-

II. 2. b) aa) (3)

- 14 -

= Absatz 33 mit noch weiteren Beispielen). So wurde z. B. in der Entscheidung

BGH GRUR 2017, 261

– die Darstellung eines Untersu-

chungsbefunds und hieraus gewonnener Erkenntnisse

als „Wiedergabe von Infor-

mationen“ beurteilt.

3.2.2

stand „Wiedergabe von Informationen – als solche“ bei den Patentansprüchen 1

und 2 gemäß Hauptantrag nicht vorliegt.

Wie ausgeführt, werden zwei Verfahren beansprucht, bei denen der Betrachter ein

reales und ein damit korrespondierendes virtuelles (Teil-) Bild als überlagert wahr-

(1c)

korrespondierende virtuelle Bild (aus einer Datenbank) ausgewählt werden soll

–

nämlich indem aus dem realen Bild ein Kantenbild des real sichtbaren Objektes

gebildet wird und ein Vergleich mit einer Menge vorhandener, „möglicher“ Kanten-

bilder durchgeführt wird. Bei Übereinstimmung mit einem der hinterlegten Kanten-

bilder kann das real sichtbare Objekt als „identifiziert“ verstanden werden, und das

dem übereinstimmenden Kantenbild (in der Datenbank) zugeordnete virtuelle Bild

ist dasjenige, das jetzt als Überlagerung angezeigt werden soll.

Diese Lehre ist „unabhängig vom Inhalt“ des virtuellen Bildes. Es steht nicht die

Vermittlung bestimmter Inhalte

(„Vier Schrauben … herausdrehen“) im Blickpunkt,

sondern der Weg, wie das mit einem bestimmten realen Bild korrespondierende

(gespeicherte) virtuelle Bild bestimmt werden kann. Sie beruht auf technischen

Überlegungen, indem sie z.

B. ein „Kantenbild“ als vorteilhaft, aber auch hinrei-

chend für den erforderlichen Vergleich ansieht.

3.2.3

(1e3)

Instandhaltungs-, Reparatur- oder Herstellungsmaßnahme

beschreibt,

- 15 -

Dieses Merkmal betrifft „ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung

gestellten Information

“ und ist daher im Sinne der oben genannten Rechtspre-

chung bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

3.3

Sozusagen „hilfsweise“ begründet die Prüfungsstelle ihren Zurückweisungs-

beschluss noch damit, dass keine Anweisung eines der Anträge die Lösung eines

technischen Problems mit technischen Mitteln bestimme, daher könne keines der

Merkmale zu einer solchen Lösung beitragen. Mangels Lösung eines technischen

Problems mit technischen Mitteln könne keine Erfindung vorliegen.

Dazu werden auf den Seiten 4, 5 und 6 des Zurückweisungsbeschlusses einzelne

Anspruchsmerkmale betrachtet und es wird jeweils festgestellt, sie würden ledig-

lich bestimmungsgemäß eingesetzt, deshalb könnten sie nicht die Lösung eines

technischen Problems bestimmen

– oder sie umschrieben nur das zu lösende Pro-

blem, ohne die Lösung zu kennzeichnen.

3.4

Auch wenn die Prüfungsstelle hier von den richtigen Grundlagen ausgeht,

weicht sie dann aber in der Einzel-Argumentation davon ab, so dass die Schluss-

folgerungen keinen Bestand haben können.

3.4.1

Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung eines technischen Problems mit

technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011,

125

– ).

Das zugrundeliegende technische Problem ist durch Auslegung des Patentan-

spruchs aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der

Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten,

welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tat-

sächlich lösen (siehe z. B. BGH X ZR 79/12 Rn. 9 m. w. N.).

- 16 -

3.4.2

das einfache aber korrekte Auffinden eines zu einem bestimmten, für den Be-

trachter sichtbaren realen Objekt korrespondierenden Bildes aus einer Datenbank,

indem ein für das Auffinden geeignetes und günstiges Kriterium angegeben wird.

Wie ausgeführt, kann als die den beiden unabhängigen Patentansprüchen zugrun-

deliegende Aufgabe gesehen werden,

einen technischen Gegenstand, insbeson-

dere in Bezug auf seinen Bauzustand, möglichst einfach aber so präzise zu

erkennen, dass ein korrektes diesem Gegenstand bzw. Bauzustand zugeordnetes

Bild abgerufen und dargestellt werden kann.

Dieses konkrete technische Problem wird durch den Gegenstand des Anspruchs 1

und des Anspruchs 2 gelöst. Damit liegt ein Ausschlusstatbestand basierend auf

einer fehlenden technischen Problemlösung nicht vor.

3.4.3

inwieweit die isolierten Anspruchsmerkmale überhaupt eine Problemlösung ange-

ben. Diese Frage ist selbstverständlich im Prüfungsverfahren von Bedeutung, aber

nicht in Verbindung mit der Argumentation des Bundesgerichtshofs zu Aus-

schlusstatbeständen.

3.4.3.1

Dass etwa eine handelsübliche Kamera lediglich „bestimmungsgemäß

eingesetzt“ und „weder modifiziert noch grundsätzlich abweichend adressiert“ wird

(vgl. Zurückweisungsbeschluss Seite 4 Mitte), erlaubt nicht die Folgerung, dass

sie zu einer Lösung eines technischen Problems nicht beitragen könnte.

Soweit die Begriffe in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verwendet

werden, beschränken sie sich auf Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfah-

ren der elektronischen Datenverarbeitung (vgl. etwa BGH GRUR 2011, 610

– : „Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Pro-

blems liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abwei-

chend adressiert werden.

“ / BGH GRUR 2002, 143 –

- 17 -

: „Letzteres führt zu der Erkenntnis, dass eine beanspruchte Lehre nicht

schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungs-

gemäß den Einsatz eines Computers erfordert.

“). Dieser Ausgangspunkt erlaubt

keine Anwendung auf Geräte, deren technische Natur außer Zweifel steht (Ka-

mera, Display).

3.4.3.2

Die Prüfungsstelle geht im Weiteren anscheinend davon aus, dass ein

bereits gelöstes Problem

kein „technisches Problem“ mehr darstellen könne. Auch

wenn der typische Ingenieur dem vielleicht zustimmen mag, liegt der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs zur Definition von Ausschlusstatbeständen eine

solche Überlegung ersichtlich nicht zugrunde.

Ganz im Gegenteil hat der Bundesgerichtshof

beispielsweise formuliert: „Der in

der Fingerbewegung liegende Steuerbefehl soll

… nicht nur die Entsperrung, son-

dern auch eine den Befehl und den Fortgang seiner Ausführung symbolisierende

Anzeige auslösen. Dies ist eine technische Lösung des technischen Problems

…“

(BGH GRUR 2015, 1184

III. 1. b)

zustellen, diese Lösung sei vorbekannt.

Hier bleibt festzuhalten, dass die Frage, ob einzelne Anspruchsmerkmale zu einer

technischen Problemlösung beitragen, unabhängig von der Frage zu beurteilen ist,

ob diese Lösung schon bekannt war.

3.4.3.3

Die Frage, ob ein Merkmal vielleicht nur das zu lösende Problem um-

schreibt, ohne jedoch die Lösung zu kennzeichnen, steht ebenfalls nicht im Zu-

sammenhang mit der Feststellung eines Ausschlusstatbestands. Sie betrifft viel-

mehr, wie in der Entscheidung BGH BlPMZ 1985, 28

– dargelegt, die

Zulässigkeit einer Anspruchsfassung.

- 18 -

Die geltenden unabhängigen Patentansprüche 1 und 2 des Hauptantrags

sind zulässig. Einer Patenterteilung steht aber noch entgegen, dass der relevante

Stand der Technik bisher nicht abschließend ermittelt und mit der Anmelderin dis-

kutiert wurde. Zu diesem Zweck ist die Anmeldung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen.

4.1

Die Patentansprüche 1 und 2 des Hauptantrags weisen keine grundsätzli-

chen Mängel auf.

Es handelt sich um die ursprünglichen Ansprüche vom Anmeldetag, sie sind damit

zweifellos ursprünglich offenbart.

Insbesondere kann der Senat der Auffassung der Prüfungsstelle nicht folgen, dass

(1c)

„wobei in Abhängigkeit des realen Bildes ein Kantenbild des

realen Objektes generiert wird

“ nur das zu lösende Problem kennzeichne. Denn

die Erzeugung von Kantenbildern aus realen Bildern war aus dem Stand der Tech-

(1d)

„nur die außertechnischen Vorgänge der Sammlung,

Speicherung, Auswertung und Verwendung von Daten“ beträfe, ist hier eine zu

starke Vereinfachung, die dem Merkmal nicht gerecht wird. Denn das Merk-

(1d)

(1c)

s „in Abhän-

gigkeit des Kantenbildes

“ und beruht damit auf der Entscheidung, Kantenbilder als

Kriterium für das Auffinden des dem realen Bild zugeordneten virtuellen Bildbe-

standteils einzusetzen. Dieser Entscheidung liegt die technische Erkenntnis

zugrunde, dass ein Kantenbild aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften vorteil-

haft, aber auch hinreichend ist, um das zugrundeliegende reale Objekt zu identifi-

zieren.

Damit greift eine Reduktion allein auf „die außertechnischen Vorgänge der

Sammlung, Speicherung, Auswertung und Verwendung von Daten“ zu kurz.

- 19 -

An der Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre bestehen ebenfalls keine Zweifel.

4.2

Die Prüfungsstelle hat im Erstbescheid folgende Druckschrift zum Stand der

Technik entgegengehalten:

applications in manufacturing: a survey. In: International

journal of production research, Vol. 46 No. 10, Mai 2008,

S. 2707

–2742

(siehe OS Abs. [0016])

über die Möglichkeiten des Einsatzes von „augmented reality“ im Bereich der Pro-

dukt-Herstellung, auch für die Automobil-

Industrie. Über „Kantenbilder“ findet sich

jedoch nichts.

beschreibt die Erzeugung eines Augmented-Reality-Bildes basierend auf einem

von einer Kamera aufgenommenen realen Umgebungs-Bild, wobei ein Verfahren

trag für ein transparentes Display durch den dortigen Patentanspruch 2 in etwa

(2g)

Kraftfahrzeuge beschrieben (vgl. etwa Fig. 2, Fig. 4 und Ansprüche 8 bis 10).

Zur Auswahl des zusätzlich anzuzeigenden virtuellen Bildbestandteiles lässt sich

blem, an welchem Ort im Bild der virtuelle Bildbestandteil angezeigt werden soll,

wobei das dafür herangezogene „Merkmalsbild“ gemäß Abs. [0010] ein Kantenbild

sein kann

. Gemäß Abs. [0021] soll etwa „ein zu montierendes Bauteil mittels des

- 20 -

virtuellen Bildbestandteils

… markiert oder gekennzeichnet“ werden. Was als virtu-

eller Bildbestandteil angezeigt werden kann, ist nur kurz in Abs. [0024] beschrie-

ben (alphanumerische Zeichen, farblicher Hintergrund…). Alternativ zeigt Figur 4

bildliche Darstellungen (Schraubendreher). Jedoch ist die Auswahl des anzuzei-

genden virtuellen Bildbestandteils nicht weiter erläutert

(Abs. [0036]: „Das System

… umfasst … eine Datenbasis 14 mit virtuellen Bildbestandteilen oder eine sons-

tige Quelle virtueller Bildbestandteile. Aus dieser Datenbasis 14 bzw. der sonsti-

gen Quelle wird dem Szenengenerator 13 ein virtueller Bildbestandteil VIRT zuge-

führt

.“).

Tracking, und zusätzlich noch zur Bestimmung der Position, an welcher der virtu-

elle Bildbestandteil angezeigt wird

– aber nicht zum Auswählen des virtuellen Bild-

(1d)

mann

– solange ihm nicht noch weitere Kenntnisse zugerechnet werden können –

(1c)

markerloses Tracking, insbesondere für Augmented-Reality-Systeme, auf Basis

von Kantenmodellen. Sie gibt jedoch keinen Hinweis, dass die Kantenbilder auch

zur Auswahl von anzuzeigenden Bildbestandteilen herangezogen würden.

4.3

Dieser Stand der Technik ist im Erstbescheid allerdings nur ganz kurz

benannt worden. Eine Diskussion hat ausweislich der Akte bisher nicht stattgefun-

den. Insbesondere ist auch nicht ersichtlich, dass die hier für wesentlich gehalte-

(1c)

Nachdem somit das Deutsche Patent- und Markenamt für die geltende Fassung

der Patentansprüche noch nicht geprüft hat, ob die Voraussetzungen für die Er-

teilung eines Patents erfüllt sind, war die Anmeldung

– auch um der Anmelderin

- 21 -

keine Tatsacheninstanz zu nehmen

– antragsgemäß an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG; Schulte, PatG,

10. Auflage (2017), § 79 Rn. 21).

4.4

Mit den Ansprüchen 3 bis 9 des Hauptantrags und mit den Hilfsanträgen hat

der Senat sich nicht weiter befasst, da noch nicht abschließend geklärt ist, ob und

in welchem Umfang eine Patenterteilung möglich ist.

Die Beschwerdegebühr war nicht zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen, wenn es aufgrund

besonderer Umstände der Billigkeit entspricht. Solche besonderen Umstände kön-

nen beispielsweise bei einem schwerwiegenden Verfahrensverstoß wie der Verlet-

zung des rechtlichen Gehörs vorliegen. Im vorliegenden Fall ist jedoch bei Berück-

sichtigung aller Umstände nicht von einem solchen Verstoß auszugehen.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör garantiert unter anderem die Bereitschaft des

Patentamts, das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen

und sich damit auseinanderzusetzen. Es muss zumindest ersichtlich sein, dass

der Vortrag der Beteiligten bei der Entscheidung in Erwägung gezogen worden ist

(Schulte, PatG, 10. Auflage (2017), Einleitung Rdnr. 293 ff., 296). Das ist hier der

Fall.

Zwar hat sich die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss nicht umfassend

mit jedem Argument der Anmelderin beschäftigt. Der Prüfer hat aber die Anmelde-

rin bereits in der Anhörung mit seiner Auffassung konfrontiert und sie hat ihre Ge-

genargumente vorgebracht. In der Niederschrift fand dies entsprechend Ausdruck,

zudem wurde dargelegt, dass sich der Prüfer mit den vorgebrachten Argumenten

vor Beschlussfassung auseinandersetzen werde. Damit ist ersichtlich, dass der

Vortrag der Anmelderin bei der Entscheidung in Erwägung gezogen worden ist,

- 22 -

zudem hat der Prüfer in seinem Beschluss ausdrücklich auf das Anhörungsproto-

koll verwiesen. Damit ist es unschädlich, dass die Entscheidung selbst nicht mehr

in allen Einzelheiten auf das Vorbringen der Anmelderin eingeht. Grundsätzlich ist

nämlich davon auszugehen, dass entgegengenommenes Vorbringen auch zur

Kenntnis genommen und erwogen worden ist, auch wenn die Prüfungsstelle zu

einzelnen Punkten schweigt (Schulte, a. a. O., Einleitung Rdnr. 296).

Die sachlich unrichtige Beurteilung der Technizität begründet ebenfalls keinen An-

spruch auf eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, selbst wenn ein erfahrener

Patentrechtler sie ohne weiteres als unzutreffend ansehen würde (Schulte,

a. a. O., § 73 Rdnr. 140).

Nachdem dem Hauptantrag der Anmelderin auf Zurückverweisung entspro-

chen wurde, war eine isoliert auf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr be-

schränkte mündliche Verhandlung entbehrlich (entspr. Schulte, a. a. O., § 78

Rdnr. 15; Benkard, PatG, 11. Auflage (2015), § 78 Rdnr. 5; BPatGE 13, 69).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richter-

amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit

Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 23 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Forkel