Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 125/06

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BPatG: internet, handel, stimme, beschreibende angabe, telekommunikation, verkehr, software, unterscheidungskraft, integration, englisch

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 125/06

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 08 814.2

_______________________

…

Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 29.

Juli

2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richter

- 2 -

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 7. August 2006 wird aufgehoben.

G r ü n d e

Die Wortmarke DE 306 08 814

voicetrading

soll für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wieder-

gabe von Ton und Bild; Produkte zur Integration von

Computern mit dem Fernsprechwesen; Netzwerkver-

mittlungsverteiler für die Internet-Telefonie;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommuni-

kationsverbindungen zu einem weltweiten Computer-

netzwerk; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen

für die Telekommunikation; Email-Dienste; Leitungs-,

Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Te-

lekommunikation; Bereitstellen von Informationen im

Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Softwa-

re); Bereitstellung von Plattformen im Internet; Be-

reitstellung von Portalen im Internet;

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Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und

Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in

Datennetzen; Datenverwaltung auf Servern; Dienst-

leistungen einer Datenbank; Hard- und Software-

beratung; Konvertieren von Computerprogrammen

und Daten; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen

im Internet; Integration von Computern mit dem Fern-

sprechwesen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 7. August 2006 zurückgewiesen. Beim angemel-

deten Zeichen "voicetrading" handele es sich für sämtliche beanspruchten Waren

und Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige

Sachangabe, der sich der Begriffsinhalt "trading per voice" im Sinne von "münd-

licher (Börsen-)Handel" entnehmen lasse. Der Begriffsinhalt ergebe sich dabei

ohne weiteres und unmittelbar aus der Bedeutung der beiden Einzelbestandteile,

die seit langem in der deutschen Gegenwartsalltagssprache verwendet würden.

Darüber hinaus gebe es vielfach ähnlich gebildete Begriffe, die dem Verkehr be-

kannt seien, wie z. B. "voice over IP", "Voice-Brokerage", "Voice-Browser", "Voice-

Chat" oder "Day-Trading", "Online-Trading", "Insider-Trading" etc. Auch das ange-

meldete Zeichen werde bereits in beschreibender Weise verwendet.

Die Beschwerdeführerin hat dem widersprochen und dargelegt, es sei bereits feh-

lerhaft, dem angemeldeten Zeichen den Begriffsinhalt "mündlicher (Börsen-)Han-

del" zugrunde zu legen. Die nächstliegende Übersetzung führe zu "Stimmenhan-

del" oder "Sprachhandel", mithin der deutschen Sprache unbekannten Begriffen.

Weder Sprache noch Stimme würden kommerzialisiert oder seien Gegenstand

eines Handels. Es gehe weiter um eine neue, nicht geläufige Wortzusammen-

stellung, die jedenfalls nicht zum allgemeinen deutschen Sprachgebrauch gehöre.

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Die Nachweise des Amtes bezögen sich auf rein englischsprachige Quellen, was

diese Auffassung bestätige.

Im Übrigen käme eine Eintragung nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht, da die zur

Anmeldung gebrachte Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt

habe. Die Beschwerdeführerin betreibe eine Plattform für den Verkauf von Kapa-

zitäten im Bereich des sog. VoIP. Sie wende sich an internationale und nationale

Reseller, die bei ihr die üblichen Kapazitäten verbunden mit technischen Zugangs-

voraussetzungen für "Voice over internet protocol" erstehen könnten. Die Waren

und Dienstleistungen würden ausschließlich dem Handel, nicht jedoch dem End-

verbraucher angeboten.

Die Anmelderin beantragt daher,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und in der Sache

begründet. Das angemeldete Zeichen ist für die verfahrensgegenständlichen Wa-

ren und Dienstleistungen weder als beschreibende Angabe noch auf Grund feh-

lender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

und Nr. 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer

Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu wer-

den. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Be-

urteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung

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der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR

2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff.

- BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; GRUR 2005, 1042 ff.

– Rn. 23 – THOMSON LIFE/LIFE; GRUR 2004, 1027 – Rn. 42 ff. – DAS

PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 18 - FUSS-

BALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 – Bü-

rogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153,

1154 – anti KALK). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wort-

marke nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder

es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-

kannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets

nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH

GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417,

418 - BerlinCard). Keine der vorgenannten Alternativen trifft auf den Begriff

"voicetrading" zu.

1. 1. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden englischen Begriffen

"voice" und "trading" zusammen. "Voice" steht für "Stimme; Artikulierung;

Mitspracherecht" (http://dict.leo.org) bzw. "Stimme, Meinung, Ansicht, Ent-

scheidung; Sprachrohr, Sprecher; Mitsprache-, Stimmrecht, Stimme" (Der

Grosse Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Band 1, 3. Aufl. 2003, S. 1446).

"Trading" bedeutet in der deutschen Übersetzung "Handel, Geschäft, Ver-

kehr; handelnd; kaufmännisch" (http://dict.leo.org; Langenscheidt-Routledge,

Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finanzen Englisch, 3. Aufl. 2007,

S. 649). Die Markenstelle hat die Wortkombination als "trading per voice" =

"mündlicher (Börsen-) Handel" übersetzt. Diese Bedeutung kann dem ange-

meldeten Zeichen nicht ohne weiteres entnommen werden. Der erste Zei-

chenbestandteil "voice" kann nach den o. g. Übersetzungsmöglichkeiten

nicht beschränkt werden auf den Sinngehalt "mündlich". Die Fachwörter-

bücher kennen für "mündlich" die englischen Begriffe "vocal, oral, by word of

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mouth, verbal, parol" etc., nicht jedoch "voice". Wortverbindungen mit dem

Begriff "voice" haben alle mit Sprache oder Stimme zu tun, so dass vorlie-

gend nur eine Übersetzung mit "Handel mit/ durch Sprache/ Stimme" oder

U. "Stimmgeschäft" angemessen erscheint. Dieser Bedeutungsgehalt

vermittelt aber im Deutschen keinen ohne weiteres verständlichen Sinn. Ge-

gebenenfalls könnte angenommen werden, dass man im kaufmännischen

Verkehr Handel mit seinem Stimmrecht betreibt. Dazu bedarf es jedoch

mehrerer vermittelnder analytischer Gedankenschritte, die bei der Prüfung

der Schutzfähigkeit nicht zulässig sind. Dem angesprochenen Publikum

muss sich die Bedeutung des Zeichens ohne weiteres erschließen, nicht erst

nach mehrfacher Überlegung.

1. 2. Die Recherche des Senats hat eine fast ausschließlich kennzeichnende

Verwendung des Begriffs für die Anmelderin ergeben. Ein lexikalischer

Nachweis war in folgenden Wörterbüchern nicht zu finden: Der große Eich-

born, Wirtschaftswörterbuch, Bd. 1 3. Aufl. 2003; Botto, Dictionary of e-Bu-

siness, 2003; Michael Merz, E-Commerce und E-Business, 2. Aufl. 2002;

Hamblock / Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsenglisch, 6. Aufl. 2006;

Langenscheidt / Routledge, Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finan-

zen, Englisch, 3. Aufl. 2007; Beck-Wirtschaftsberater, Business-Englisch, dtv

2006; Kreisel/ Tabbert, Net Jargon, 1996; Rosenbaum, Chat-Slang, Lexikon

der Internet-Sprache, 2.

Aufl. 1999; Carstensen/ Busse, Anglizismen-

Wörterbuch, Bd. 3 P-Z oder Loskant, Das neue Trendwörter Lexikon, 1998.

Auch in den elektronischen Nachschlagewerken wie www.woerter-

buch.info/?query; www.wordspy.com; www.collinslanguage.com; http://wort-

schatz.uni-leipzig.de ist ein Eintrag nicht verzeichnet. Die Tatsache, dass es

sich bei der Anmeldung um eine Wortschöpfung handelt, die bislang in kei-

nem Nachschlagewerk zu verzeichnen ist, begründet für sich genommen

allerdings nicht schon deren Unterscheidungskraft. Eine große Anzahl an

Wortzusammensetzungen ist lexikalisch nicht verzeichnet und dennoch für

den angesprochenen Verkehr ohne weiteres verständlich. Anders als in den

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Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften pos-

tuliert, ergibt hier die Zusammensetzung zweier für sich genommen ver-

ständlicher Begriffe in der Kombination keinen hinreichend deutlichen Sinn-

gehalt für den deutschen Verbraucher, der ihn veranlassen könnte, die an-

gemeldete Bezeichnung nur als Hinweis auf Waren- und Dienstleistungs-

eigenschaften und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel zu ver-

stehen (GRUR 2008, 608 ff. - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - BioID; GRUR

2004, 680 – BIOMILD).

Hinweise zur Verwendung der beanspruchten Anmeldung finden sich nach

der Senatsrecherche zudem weder im Archiv des Handelsblatts von 1995 bis

2008 noch im Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1990 bis 2008.

Lediglich in einem englischsprachigen Artikel vom 11. Oktober 2001 wird der

Begriff "voice trading" in Zusammenhang mit einem Bericht über das Attentat

des 11. September 2001 verwendet. Eine vereinzelte Quelle in englischer

Sprache reicht allerdings nicht aus, um für das deutsche Publikum einen

eindeutig im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt anzunehmen, der

ausschließt, dass die inländischen Verkehrskreise das Zeichen als betrieb-

lichen Herkunftshinweis verstehen könnten.

1. 3. Das Zeichen in seiner Gesamtheit weist im Hinblick auf die beanspruchten

Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Produkte zur Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen; Netz-

werkvermittlungsverteiler für die Internet-Telefonie; Telekommunikation; Be-

reitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten

Computernetzwerk; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Tele-

kommunikation; Email-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienst-

leistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im

Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von

Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet;

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Bereitstel-

lung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datenverwaltung auf Ser-

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vern; Dienstleistungen einer Datenbank; Hard- und Softwareberatung; Kon-

vertieren von Computerprogrammen und Daten; Zurverfügungstellung von

Speicherplätzen im Internet; Integration von Computern mit dem Fern-

sprechwesen"

trotz der Sinnhaftigkeit seiner Einzelelemente weder einen eindeutig im Vor-

dergrund stehenden Aussagegehalt auf, noch ist es unmittelbar beschrei-

bend oder Wort als solches, so dass es insgesamt geeignet ist als betrieb-

licher Herkunftshinweis zu dienen. Geräte, die zur Übermittlung von Ton und

Bild bestimmt sind, sind zwar das Medium über das die Sprache oder die

Stimme transferiert wird. Es erschließt sich jedoch nicht, inwieweit die Stim-

me dadurch handelbar oder zum Objekt eines Handels im Sinne des Be-

standteils "trading" wird. Entsprechendes gilt für die technischen Dienstleis-

tungen der Telekommunikation oder der Entwicklung von Hard- und Softwa-

re, die auf die Nutzung, Entwicklung, Übertragung und Bereitstellung von

Daten ausgerichtet sind, und zwar auch von Sprachdaten, die Stimme als

solche aber dadurch nicht zum kaufmännischen Handelsgut machen.

Für das Zeichen in seiner Gesamtheit lässt sich auch kein Interesse der

Mitbewerber an einer beschreibenden Verwendung feststellen, so dass auch

das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht

entgegensteht.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein